נספח י"ג – סעיף 17(ג) לחוק – קיבול בקשה לפי פטנט מקביל.

‫מ שרד המ שפט ים‬
‫רשות הפטנטים‬
‫פרק‪ .23 :‬מחלקת הפטנטים – בוחני פטנטים‬
‫מהדורה‪1 :‬‬
‫תאריך‪1.11.2010 :‬‬
‫הוראות עבודה‬
‫נושא‪ :‬בחינת בקשה לפטנט‬
‫דף‪ 1 :‬מתוך‪3 :‬‬
‫מס' ההוראה‪ :‬הע'‪ -‬יג‪23.1/‬‬
‫נספח י"ג ‪ -‬סעיף ‪(17‬ג) – בחינת בקשה וקיבולה לפי פטנט מקביל‬
‫‪.1‬‬
‫על הבוחן לבדוק שהמבקש ביקש להחיל על בקשתו לרישום פטנט את הוראות סעיף זה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לתשומת לבכם בנספח זה נתייחס למושגים הבאים‪:‬‬
‫‪ .2.1‬פטנט מקביל – פטנט שניתן על אותה אמצאה במדינה אחרת‪ ,‬אשר רואים אותו כזהה לכאורה לבקשה‬
‫הנבחנת ע"פ חוק ואשר הינו בעל קשר ישיר של דין קדימה עם הבקשה הנבחנת‪.‬‬
‫‪ .2.2‬בקשה נבחנת – הבקשה הישראלית העומדת לבחינה‪.‬‬
‫‪ .2.3‬מדינה חברה – מדינת האיגוד או מדינה שהיא חברה בארגון הסחר העולמי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫על הבוחן לבדוק האם הבקשה עומדת בהוראות הסעיף ‪(17‬ג)(‪(17-)1‬ג)(‪ )5‬לחוק‪:‬‬
‫‪ .3.1‬האם קיימת זהות בין שם בעל הפטנט‪ ,‬שעליו המבקש מבקש להשתית את הבחינה לפי סעיף ‪(17‬ג)‪ ,‬לשם‬
‫מבקש הבקשה הנבחנת כפי שמופיע במערכת התפעולית‪ .‬במידה ושם בעל הפטנט שונה משם מבקש‬
‫הבקשה הישראלית על הבוחן להשיג על כך בפני המבקש‪ .‬אולם אם שם המבקש בעת מועד הגשת הפטנט‬
‫המקביל הינו זהה לשם המבקש של הבקשה הנבחנת אין להעלות השגה לגבי חוסר זהות בשמות המבקשים‪.‬‬
‫‪ .3.2‬שהמבקש השתית את הבחינה לפי הוראת הסעיף ‪(17‬ג) על פטנט אחד בלבד ‪ .‬אם המבקש השתית את‬
‫בקשתו על יותר מפטנט אחד לא ניתן לקבלה‪ .‬כאשר מדובר בשני פטנטים‪ ,‬שבאחד נתבע התקן ובשני שיטה‬
‫לייצורו או שבאחד נתבע מוצר ובשני תהליך להכנתו ניתן לקבל בקשה המבוססת על שני פטנטים‪.‬‬
‫‪ .3.3‬שהפטנט המקביל שעליו מבקש המבקש להשתית את הבחינה ניתן באחת מהמדינות שמתפרסמות ברשומות‬
‫כמדינות המתאימות לדרישה לבחינה לפי סעיף ‪(17‬ג) לחוק‪ .‬בהתאם לחוזר רשם מ‪.‬נ‪ ,75 .‬המדינות‬
‫המתאימות כנ"ל הן‪ :‬אוסטריה‪ ,‬אוסטרליה‪ ,‬ארצות הברית‪ ,‬גרמניה‪ ,‬דנמרק‪ ,‬הממלכה המאוחדת‪ ,‬הפדרציה‬
‫הרוסית‪ ,‬יפן‪ ,‬משרד הפטנטים האירופאי‪ ,‬נורווגיה‪ ,‬קנדה ושבדיה‪.‬‬
‫‪ .3.4‬האם הבקשה עומדת בקשר של דין קדימה לפי הוראות הסעיף ‪(17‬ג)(‪()1‬א)‪(-‬ג) עם הפטנט המקביל‬
‫‪ .3.4.1‬עבור בקשת הפטנט בישראל נדרש כדין דין קדימה‪ ,‬מכוח הבקשה המקבילה ‪ -‬הבקשה הישראלית‬
‫הנבחנת תובעת דין קדימה מן הבקשה המקבילה‪.‬‬
‫‪ .3.4.2‬עבור הבקשה המקבילה נדרש על פי הדין החל עליה דין קדימה מכוח בקשת פטנט בישראל ‪-‬‬
‫הבקשה המקבילה תובעת דין קדימה מבקשה לפטנט ישראלית שנבחנת‪.‬‬
‫‪ .3.4.3‬עבור בקשת הפטנט בישראל נדרש כדין דין קדימה מכוח בקשה אחרת להגנה שהוגשה במדינה‬
‫החברה‪ ,‬ומכוחה של הבקשה האחרת נדרש דין קדימה עבור הבקשה המקבילה‪ ,‬על פי הדין החל‬
‫עליה ‪ -‬בקשת הפטנט בישראל תובעת דין קדימה מבקשה שהוגשה במדינה אחרת (לדוגמא‪,‬‬
‫אירופאית)‪ ,‬והבקשה שעליה ניתן פטנט (לדוגמא‪ ,‬אמריקאית) תובעת דין קדימה מאותה בקשה‪.‬‬
‫‪ .3.5‬סוגיות הקשורות בריבוי דיני קדימה‬
‫‪.3.5.1‬‬
‫הבקשה הנבחנת מבוססת על יותר ממסמך בכורה אחד והפטנט המקביל תובע דין קדימה ממסמך‬
‫בכורה אחד – במקרה זה ניתן לקבל את הבקשה לבחינה לפי סעיף ‪(17‬ג) לחוק אם הסימוכין‬
‫למערכת התביעות של הפטנט המקביל נובעים ממסמך הבכורה המשותף‪.‬‬
‫‪.3.5.2‬‬
‫הבקשה הנבחנת מבוססת על דין קדימה אחד והפטנט המקביל מבוסס על יותר מדין קדימה אחד ‪-‬‬
‫במקרה זה ניתן לבחון את הבקשה לפי סעיף ‪(17‬ג) לחוק אם התביעות שבפטנט המקביל נובעות‬
‫ממסמך הבכורה המשותף‪ .‬נטל ההוכחה של הסימוכין לתביעות מוטל על המבקשת ועל הבוחן‬
‫להתנות את קיבול הבקשה הנבחנת לפי סעיף ‪(17‬ג) בציון הסימוכין לתביעות במסמך הבכורה‬
‫המשותף‪.‬‬
‫מ שרד המ שפט ים‬
‫רשות הפטנטים‬
‫פרק‪ .23 :‬מחלקת הפטנטים – בוחני פטנטים‬
‫מהדורה‪1 :‬‬
‫‪.3.5.3‬‬
‫תאריך‪1.11.2010 :‬‬
‫הוראות עבודה‬
‫נושא‪ :‬בחינת בקשה לפטנט‬
‫דף‪ 2 :‬מתוך‪3 :‬‬
‫מס' ההוראה‪ :‬הע'‪ -‬יג‪23.1/‬‬
‫הבקשה הנבחנת מהווה כניסה לשלב לאומי של בקשת ‪ PCT‬ואינה תובעת דין קדימה‪ .‬המבקש‬
‫ביקש להשתית את הבחינה על פטנט מקביל‪ ,‬אשר דורש דין קדימה מבקשה שלישית ומהווה כניסה‬
‫לשלב לאומי של אותה בקשה ‪ PCT‬במדינה אחרת‪ .‬במקרה זה‪ ,‬כיוון שבין הבקשה הנבחנת לבין‬
‫הפטנט המקביל אין קשר של דין קדימה (כיוון שבקשת ה‪ PCT -‬לא תובעת דין קדימה) לא ניתן‬
‫לקבל את הבקשה הנבחנת לפי סעיף ‪(17‬ג) לחוק‪ .‬אולם‪ ,‬ניתן יהיה לקבל את הבקשה הנבחנת לפי‬
‫חוזר הרשם מ‪.‬נ‪( 70 .‬המתוקן)‪.‬‬
‫‪ .3.6‬שהמבקש המציא ללשכה את תרגום התביעות שבפטנט לשפה שבה הוגשה הבקשה בישראל בהתאם‬
‫להוראות הסעיף ‪(17‬ג)(‪ .)3‬הפניית המבקש למספר הפטנט בצורה שהבוחן מזהה את תביעות הפטנט בוודאות‬
‫מקיימת גם היא את דרישת הסעיף ‪(17‬ג)(‪ . )3‬הסעיף אינו מסמיך את הבוחן לדרוש תרגום מאושר או לדרוש‬
‫את תרגום הפטנט כולו‪.‬‬
‫‪ .3.7‬מספר התביעות שווה או קטן ממספר התביעות של הפטנט המקביל‪.‬‬
‫‪ .3.7.1‬אין לקבל תביעות מצומצמות בהיקפן אלא רק מספר מצומצם יותר של תביעות‪.‬‬
‫‪ .3.7.2‬התביעות המוגשות חייבות להיות זהות לתביעות הפטנט המקביל‪ .‬אולם‪ ,‬תביעות אומניבוס בלתי‬
‫תלויות בבקשות שמספרן גבוה מ‪ 174,000 -‬אינן קבילות כיוון שאינן מקיימות את דרישות חוזר‬
‫הרשם מ‪.‬נ‪.63 .‬‬
‫‪ .3.8‬המבקש הגיש תיאור ושרטוטים זהים לאלו שבפטנט המקביל ‪ -‬אם אין הפירוט של הבקשה הנבחנת זהה‬
‫לפטנט המקביל על הבוחן לבדוק שהתיאור והשרטוטים עומדים בדרישות הסעיף ‪ 12‬לחוק‪ .‬להלן הבדיקות‬
‫שעל הבוחן להפעיל כדי לבדוק האם מתקיימים תנאי הסעיף ‪ 12‬לחוק‪:‬‬
‫‪ .3.8.1‬שם האמצאה מזהה את האמצאה‪.‬‬
‫‪ .3.8.2‬שרטוטים קיימים במידת הצורך‪.‬‬
‫‪ .3.8.3‬דרכי הביצוע המתוארים בבקשה הנבחנת מאפשרים לבעל מקצוע לבצע את האמצאה מתוארות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אם מערכת התביעות מהווה תיקון למערכת התביעות המקורית והפרוט אינו זהה לפרוט הפטנט המקביל ניתן‬
‫לדרוש שהגדרת האמצאה במבוא לפירוט תותאם לתביעות המתוקנות בהתאם לדרישות חוזר הרשם ‪. )P(23‬‬
‫‪ .5‬במקרה שפרוט הבקשה הנבחנת אינו זהה לפרוט הפטנט המקביל ניתן לדרוש להזכיר בפירוט את הפרסומים‬
‫הקרובים ביותר לאמצאה בהתאם לתקנה ‪(20‬א)(‪ .)1‬הפעלת התקנה ניתנת מכוח סעיף ‪ 12‬לחוק‪.‬‬
‫‪ .6‬אם לאחר הבדיקה שצוינה בסעיף ‪ 3‬הבקשה עמדה בתנאים המפורטים בו יש לראות בה כאילו נתקיימו לגביה‬
‫הוראות הסעיפים ‪ 12 ,8 ,5 ,4‬ו‪ 13 -‬לחוק‪.‬‬
‫‪ .7‬הבחינה לפי ‪(17‬ג) לחוק אינה פותרת את הבוחן מבדיקה אם הבקשה עומדת בדרישות הסעיפים ‪ ,)1(7 ,3‬ו‪9 ,2 -‬‬
‫ו‪.19 -‬‬
‫כאשר מערכת התביעות של הפטנט המקביל כוללת תביעות אשר אינן כשירות לפטנט לפי סעיף ‪ 3‬לחוק‪,‬‬
‫‪.7.1‬‬
‫לא ניתן לאשר את הבקשה לבחינה לפי סעיף ‪(17‬ג)‪ .‬לדוגמא‪ ,‬כאשר התביעות תובעות תכנת מחשב או שיטה‬
‫עסקית‪ ,‬דהיינו הבקשה אינה בתחום טכנולוגי‪.‬‬
‫כאשר מערכת התביעות של הבקשה הנבחנת כוללת "תביעות שימוש" שמנוסחות בניגוד לחוזר מ‪.‬נ‪30 .‬‬
‫‪.7.2‬‬
‫לא ניתן לאשר את הבקשה לבחינה לפי סעיף ‪(17‬ג)‪ ,‬כי מערכת התביעות אינה מקיימת את דרישות סעיף ‪3‬‬
‫לחוק (האמצאה אינה מוצר או תהליך)‪ .‬תיקון ניסוח התביעות מאפשר את בחינת הבקשה לפי חוזר מ‪.‬נ‪70 .‬‬
‫(המתוקן) בלבד‪.‬‬
‫מ שרד המ שפט ים‬
‫רשות הפטנטים‬
‫פרק‪ .23 :‬מחלקת הפטנטים – בוחני פטנטים‬
‫מהדורה‪1 :‬‬
‫תאריך‪1.11.2010 :‬‬
‫הוראות עבודה‬
‫נושא‪ :‬בחינת בקשה לפטנט‬
‫דף‪ 3 :‬מתוך‪3 :‬‬
‫מס' ההוראה‪ :‬הע'‪ -‬יג‪23.1/‬‬
‫‪ .7.3‬סעיף ‪ – )1(7‬תהליך רפואי בגוף האדם‬
‫כאשר מערכת התביעות של הבקשה הנבחנת‪ ,‬כולה או בחלקה‪ ,‬תובעת שיטה לטיפול רפואי בגוף האדם‬
‫לא ניתן יהיה לקבל את הבקשה לבחינה לפי סעיף ‪(17‬ג) לחוק‪ .‬תיקון ניסוח התביעות לשיטה לטיפול‬
‫רפואי בגוף האדם לתביעות שימוש בהתאם להוראות חוזר הרשם מ‪.‬נ‪ ,30 .‬מאפשר את בחינת הבקשה לפי‬
‫חוזר הרשם מ‪.‬נ‪( 70 .‬המתוקן) בלבד‪.‬‬
‫‪ .7.4‬בכל הנוגע להפעלת הסעיפים ‪ 9 ,2‬ו‪ 19 -‬לחוק – ראה נספח ה' ‪ -‬סעיפים ‪ 9 ,2‬ו‪ – 19 -‬חפיפות (בניסוח‬
‫מחדש)‪.‬‬
‫‪ .7.4.1‬כאשר הבקשה הנבחנת לפי סעיף ‪(17‬ג) הינה בקשת חלוקה על הבוחן להשוות את מערכת‬
‫התביעות בבקשת החלוקה הנבחנת למערכת התביעות בבקשה ההורה‪ .‬אם קיימת חפיפה בין‬
‫התביעות לא ניתן יהיה לבחון את הבקשה לפי סעיף ‪(17‬ג) לחוק עד הסרתה‪:‬‬
‫‪ .7.4.1.1‬אם הסרת חפיפה ע"י המבקש נעשתה דרך תיקון התביעות‪ ,‬מערכת התביעות אינה זהה עוד‬
‫לתביעות הפטנט המקביל‪ ,‬אינה מקיימת את הוראות הסעיף ‪(17‬ג)(‪ )4‬לחוק ועל כן לא ניתן‬
‫לבחון את הבקשה לפי סעיף ‪(17‬ג)‪.‬‬
‫‪ .7.4.1.2‬אם הסרת החפיפה ע"י המבקש נעשתה דרך הורדת התביעות החופפות ניתן לבחון את‬
‫הבקשה לפי סעיף ‪(17‬ג) לחוק‪.‬‬
‫‪ .8‬הבחינה לפי סעיף ‪(17‬ג) אינה פותרת את הבוחן מבדיקה של עמידה בדרישות הסעיף ‪ 10‬לחוק‪.‬‬
‫‪ .9‬סעיף ‪( 17‬ד)‬
‫‪ .9.1‬כאשר מבקשים להחיל על בקשה את סעיף ‪(17‬ג) לחוק על סמך פטנט שמתקבל במדינה שמכירה בתקופת‬
‫חסד על הבוחן לבדוק אם הממציא פרסם את אמצאתו בתקופת החסד‪ .‬תקופת חסד מוגדרת כתקופה‬
‫הקודמת לתאריך דין הקדימה‪ ,‬שבמהלכה הממציא יכול לפרסם את אמצאתו מבלי שהפרסום ייחשב כידע‬
‫קודם‪ .‬ברשימת המדינות שעליהן ניתן להחיל את הבקשה לפי ‪(17‬ג) קיימות מדינות שמקנות תקופת חסד‪,‬‬
‫ולכל מדינה תקופת חסד משלה (כגון ארה"ב‪ ,‬יפן‪ ,‬אוסטרליה)‪.‬‬
‫‪ .9.2‬בוחן במדינה שמאפ שרת תקופת חסד אינו מתייחס לפרסום האמצאה של מבקש אם נעשה בתקופה זו‪ .‬על‬
‫כן אם הממציא פרסם את אמצאתו בתקופת החסד‪ ,‬הבוחן הישראלי לא יוכל לראות את הבקשה כאילו‬
‫היא מקיימת את הוראות הסעיפים ‪ 4‬ו‪ 5 -‬לחוק‪.‬‬
‫‪.9.2.1‬‬
‫במקרים כגון אלו אם הציטוטים שוללים את החידוש או ההתקדמות ההמצאתית בבקשה על‬
‫הבוחן להפעיל את סעיף ‪(17‬ד) לחוק וזאת באישור הממונה על הבוחנים או סגנו‪ .‬פרסום‬
‫האמצאה בתקופת חסד יכול להוות טעם מיוחד להפעלת הסעיף ‪(17‬ד)‪.‬‬
‫‪ .10‬סעיף ‪(17‬ה)‬
‫למרות שחובת המבקש לידע את הרשות הנוגע לקיומם של הליכים לביטול הפטנט המקביל או הליכי התנגדות למתן‬
‫הפטנט המקביל‪ ,‬על הבוחן לבדוק אם אין מתקיימים הליכים אלו‪.‬‬
‫אם קיימים הליכים לביטול הפטנט או הליכי התנגדות למתן הפטנט‪ ,‬על מנת למנוע כפל הליכים יש‬
‫‪.10.1‬‬
‫להודיע למבקש על השהיית הבחינה עד לתום הליכי הביטול או ההתנגדות בהתאם להוראות חוזר הרשם מ‪.‬נ‪.72 .‬‬