suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan osa

Transcription

Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit
OHJEET SISÄMARKKINOIDEN
HARMONISOINTIVIRASTOSSA
(TAVARAMERKIT JA MALLIT)
SUORITETTAVAAN YHTEISÖN
TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN
OSA B
TUTKINTA
JAKSO 4
EHDOTTOMAT HYLKÄYSPERUSTEET JA
YHTEISÖN YHTEISMERKIT
Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 1
DATE 02/01/2014
Sisällysluettelo
1
Yleiset periaatteet ...................................................................................... 4
1.1
Perusteltu rekisteröintieste ....................................................................... 4
1.2
Vuoropuhelu hakijan kanssa ..................................................................... 4
1.3
Euroopan unionia koskevat kriteerit ......................................................... 5
1.4
Merkityksettömät kriteerit .......................................................................... 6
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
2
Sana tai ilmaus ei ole käytössä ...................................................................... 6
Tarve säilyttää vapaassa käytössä ................................................................ 6
Tosiasiallinen yksinoikeus .............................................................................. 6
Kaksoismerkitys .............................................................................................. 6
1.5
Tavaroita ja palveluja koskevien rekisteröintiesteiden laajuus............... 7
1.6
Rekisteröintiesteestä ilmoittamisen ajankohta ........................................ 8
1.7
Erottamislausumat ..................................................................................... 8
1.8
Eri hylkäysperusteiden välinen suhde ...................................................... 8
Ehdottomat hylkäysperusteet (tavaramerkkiasetuksen 7 artikla) ......... 9
2.1
Graafinen
esitys
(tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan
a alakohta) .................................................................................................. 9
2.1.1
2.1.2
Yleiset huomautukset ..................................................................................... 9
Esimerkkejä tavaramerkkihakemuksista, jotka on hylätty tai hyväksytty
7 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella ................................................ 10
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.3
2.2
Hajumerkit ................................................................................................. 10
Makumerkit ................................................................................................ 10
Äänimerkit ................................................................................................. 11
Liikettä sisältävät merkit ............................................................................ 11
Kahden tai useamman värin epämääräinen ja muodoton yhdistelmä
”missä tahansa ilmenemismuodossa” ....................................................... 12
Moniselitteiset ja ristiriitaiset kuvaukset, jotka eivät ole yhdenmukaisia
merkin luonteen kanssa............................................................................. 12
Suhde muihin tavaramerkkiasetuksen säännöksiin ..................................... 13
Erottamiskyky
(tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan
1 kohdan
b alakohta) ................................................................................................ 13
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Yleiset huomautukset ................................................................................... 13
Sanaosat....................................................................................................... 14
Kirjojen nimet ................................................................................................ 15
Värit .............................................................................................................. 15
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.5
Yksittäiset kirjaimet ....................................................................................... 18
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
Yksittäiset värit .......................................................................................... 16
Väriyhdistelmät .......................................................................................... 16
Yleiset huomautukset ................................................................................ 18
Esimerkkejä ............................................................................................... 19
Iskulauseiden erottamiskyvyn arviointi ......................................................... 19
Yksinkertaiset kuvio-osat .............................................................................. 22
Tavanomaiset kuvio-osat .............................................................................. 23
Typografiset merkit ....................................................................................... 24
Kuvasymbolit ................................................................................................ 24
Yleiset tai erottamiskyvyttömät merkit .......................................................... 25
Kolmiulotteiset tavaramerkit ......................................................................... 27
FINAL
VERSION 1.0
sivu 2
DATE 02/01/2014
2.2.12.1
2.2.12.2
2.2.12.3
2.2.12.4
Alustavat huomautukset ............................................................................ 27
Muodot, jotka eivät liity itse tavaroihin ja palveluihin ................................. 27
Itse tavaran muoto tai tavaroihin tai palveluihin liittyvät muodot ................ 27
Pakkauksen muoto .................................................................................... 30
2.2.13 Kuosimerkit ................................................................................................... 32
2.2.14 Sijaintimerkit ................................................................................................. 35
2.3
Kuvailevuus (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta). 36
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.2
Sanamerkit.................................................................................................... 39
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.2.6
2.3.2.7
2.3.2.8
2.3.2.9
2.3.2.10
2.3.3
2.3.4
Alustavat huomautukset ............................................................................ 55
Tyylitellyt sanaosat .................................................................................... 57
Muihin kuvio-osiin yhdistetyt sanaosat ...................................................... 59
Tavalliset merkit tai merkinnät (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan d alakohta) ................................................................................ 64
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
Yksi sana ................................................................................................... 39
Sanayhdistelmät ........................................................................................ 40
Kirjoitusvirheet ja poisjätöt ......................................................................... 42
Lyhenteet ja kirjainsanat ............................................................................ 43
Iskulauseet ................................................................................................ 44
Maantieteelliset nimitykset......................................................................... 45
Tavaroiden tai palvelujen kohdetta kuvaavat ilmaukset ............................ 47
Yksittäiset kirjaimet ja numerot .................................................................. 50
Värien nimet .............................................................................................. 52
Kasvilajikkeiden nimet ............................................................................... 53
Kuviomerkit ................................................................................................... 54
Esittävyyden vähimmäistaso ........................................................................ 55
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.4
Kuvailevuuden käsite ................................................................................ 36
Viiteperusta ............................................................................................... 37
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainitut
ominaisuudet ............................................................................................. 38
Ajankohta, jona ilmaus tulee tavalliseksi ...................................................... 64
Tavallisiksi tulleiden ilmausten arviointi ........................................................ 64
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan sovellettavuus
kasvilajikkeiden nimiin .................................................................................. 65
Teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön muoto, tavaran
arvoon olennaisesti vaikuttava muoto tai tavaran luonteenomainen
muoto (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohta) ........... 65
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
Tavaran luonteenomainen muoto ................................................................. 67
Teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön tavaran muoto .................. 68
Tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto ............................................ 71
FINAL
VERSION 1.0
sivu 3
DATE 02/01/2014
1
Yleiset periaatteet
1.1
Perusteltu rekisteröintieste
Jos tutkija toteaa ehdottoman hylkäysperusteen olevan olemassa, hakijalle on
ilmoitettava rekisteröintiesteestä ilmoituksella, jossa eritellään kaikki todetut yksittäiset
hylkäysperusteet sekä esitetään selkeät ja erilliset perustelut kullekin perusteelle.
Kaikki rekisteröintiesteet perusteluineen tulee ilmoittaa samassa ilmoituksessa, ja
kullekin hylkäysperusteelle on esitettävä omat perustelut. Monissa tapauksissa jotkin
hylkäysperusteet ovat päällekkäisiä, esimerkiksi erottamiskyky ja kuvailevuus.
Tällaisissakin tapauksissa kullekin hylkäysperusteelle on esitettävä erilliset perustelut.
Jos sanamerkillä esimerkiksi todetaan olevan semanttinen merkitys, jonka perusteella
sen rekisteröinti voidaan hylätä sekä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan että c alakohdan perusteella, ilmoituksessa hylkäysperusteista olisi
käsiteltävä kumpaakin näistä perusteista erillisissä kohdissa. Tällaisessa tapauksessa
olisi ilmoitettava selkeästi, perustuuko erottamiskyvyn puuttuminen samoihin vai eri
näkökohtiin kuin ne seikat, joiden perusteella tavaramerkkiä pidetään kuvailevana.
Yhteisön tavaramerkin hylkäämiseen riittää, että yksi 7 artiklassa mainituista
perusteista täyttyy vain osassa Euroopan unionia. Tutkijoita kuitenkin kannustetaan
luettelemaan tässä vaiheessa kaikki hylkäysperusteet, joita voidaan soveltaa.
Toisinaan hakijan esittämät huomautukset tai tavaroiden ja palvelujen luettelon
rajaaminen
(osittainen
peruuttaminen)
johtaa
muiden
hylkäysperusteiden
soveltamiseen. Tutkijoita muistutetaan, että jos haetun yhteisön tavaramerkin
hylkääminen täytyy perustaa uusiin hylkäysperusteisiin tai uusiin näkökohtiin,
osapuolelle on annettava mahdollisuus esittää huomautuksensa niistä.
1.2
Vuoropuhelu hakijan kanssa
Tutkintamenettelyn aikana tutkijan pitäisi pyrkiä vaihtamaan mielipiteitä hakijan kanssa.
Kaikissa menettelyn vaiheissa tutkijan on tarkasteltava huolellisesti hakijan esittämiä
huomautuksia. Tutkijan on samoin tarkasteltava omasta aloitteestaan uusia
tosiseikkoja tai näkökohtia, jotka puoltavat tavaramerkin hyväksymistä. Hakemus
voidaan hylätä vain, jos tutkija on päätöksen tekoajankohtana vakuuttunut siitä, että
sen rekisteröinnille on perusteltu este.
Jos hakija ei ole esittänyt huomautuksia ja jos tutkija ei ole löytänyt omasta
aloitteestaan syitä, jotka saattaisivat muuttaa hänen näkemystään, hakijalle lähetetään
hylkäyspäätös. Sen tulee sisältää alkuperäinen rekisteröintiestettä tai -esteitä koskeva
ilmoitus tai ilmoitukset sekä toteamus siitä, että hakemus on hylätty, ja maininta
muutoksenhakumahdollisuudesta. Lopullisessa päätöksessä tavaramerkkiä ei ole
asianmukaista hylätä pelkästään ”rekisteröinnin epäämistä koskevassa ilmoituksessa
esitetyistä syistä”.
Jos hakija riitauttaa alkuperäisessä ilmoituksessa esitetyt syyt, hylkäyspäätöksessä on
ensin esitettävä alkuperäiset perustelut ja sitten käsiteltävä hakijan esittämiä
huomautuksia. Jos tutkijan on esitettävä uusia tosiseikkoja tai perusteita hylkäykselle,
hakijalle on annettava mahdollisuus esittää huomautuksia niistä ennen lopullisen
päätöksen tekemistä.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 4
DATE 02/01/2014
Jos hakija yrittää kumota puutteen rajaamalla tavaroiden ja palvelujen luetteloa, on
mahdollista, että rajaamisen myötä syntyy uusi hylkäysperuste, esimerkiksi
harhaanjohtavuus kuvailevuuden lisäksi. Tässä tapauksessa olisi lähetettävä toinen
rekisteröintiestettä koskeva ilmoitus, jotta hakijalle annetaan mahdollisuus esittää
huomautuksensa kaikista niistä hylkäysperusteista, joiden on todettu täyttyvän.
Tiettyjä tavaroita tai palveluja varten haettua rekisteröintiä, jota on rajattu sillä ehdolla,
että kyseisillä tavaroilla tai palveluilla ei ole määrättyä ominaisuutta, ei pitäisi hyväksyä
(ks. tuomio 12.2.2004, C-363/99, ’Postkantoor’, , 114 kohta). Esimerkiksi tavaramerkin
”Teatteri” osalta ei pitäisi hyväksyä rajausta, jonka mukaan rekisteröintiä haetaan
”kirjoille, lukuun ottamatta teatteria käsitteleviä kirjoja”. Sen sijaan myönteisesti
muotoillut rajaukset, kuten ”kemiaa käsittelevät kirjat”, voivat yleensä olla
hyväksyttäviä.
Käytössä syntyneen erottamiskyvyn [7 artiklan 3 kohta] todistamisen osalta hakijalla on
oikeus vakuuttaa, että sen tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytössä, ja
esittää asianmukaiset todisteet käytöstä. Hakijan on toimitettava todisteensa käytöstä
rekisteröintiestettä koskevan ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen ja ennen kuin tutkija
tekee lopullisen päätöksensä. Tältä osin hakija voi pyytää määräaikojen pidentämistä
rekisteröintiestettä
koskevan
ilmoituksen
vastaanottamisen
jälkeen
tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön mukaisesti. Jos tutkija
haluaa hyväksyä tavaramerkin 7 artiklan 3 kohdan perusteella, hylkäysilmoitusta ei
lähetetä. Jos käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta huolimatta tutkija toteaa,
ettei yhteisön tavaramerkkihakemusta edelleenkään voida hyväksyä 7 artiklan
1 kohdan perusteella, koska todisteet käytöstä eivät olleet vakuuttavia,
hylkäysilmoitukseen on sisällytettävä maininta mahdollisuudesta hakea päätökseen
muutosta valituslautakunnassa. Siihen on myös sisällytettävä perustelut sille, miksi
tavaramerkki on jonkin 7 artiklan 1 kohdassa mainitun perusteen vastainen, ja erilliset
perustelut sille, miksi hakijan vakuutusta käytössä syntyneestä erottamiskyvystä ei
voida hyväksyä.
1.3
Euroopan unionia koskevat kriteerit
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohta on Euroopan unionin säännös, ja sitä on
tulkittava unionissa yhtenäisesti. Olisi virheellistä soveltaa erottamiskykyä koskevia
erilaisia vaatimuksia, jotka perustuvat erilaisiin kansallisiin perinteisiin, tai soveltaa
yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaisesti erilaisia (ts. lievempiä tai tiukempia)
vaatimuksia sen mukaan, mikä maa on kulloinkin kyseessä.
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaan rekisteröintihakemus on hylättävä,
vaikka hylkäämisperuste on olemassa ainoastaan osassa Euroopan unionia.
Tämä tarkoittaa, että hylkäämiseen riittää, jos tavaramerkki on kuvaileva tai siltä
puuttuu erottamiskyky jollakin EU:n virallisella kielellä. Muiden kielten osalta
hylkäyspäätös tehdään, jos tavaramerkki on 7 artiklan 1 kohdan vastainen kielellä, jota
merkittävä osa kohdeyleisöstä ainakin osassa Euroopan unionia ymmärtää (ks.
jäljempänä kohta 2.3.1.2, Viiteperusta, ja tuomio 13.9.2012, T-72/11, ’Espetec’, , 35–
36 kohta).
Jos rekisteröintieste ei perustu sanan semanttiseen merkitykseen, hylkäysperuste
koskee yleensä koko Euroopan unionia. Kohdeyleisölle merkistä syntyvä mielleyhtymä,
liike-elämän käytännöt tai hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen
käyttö voivat kuitenkin olla erilaisia Euroopan unionin eri osissa.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 5
DATE 02/01/2014
1.4
Merkityksettömät kriteerit
Hakijat esittävät usein huomautuksia, jotka tuomioistuimet ovat jo todenneet
merkityksettömiksi. Nämä huomautukset on hylättävä viittaamalla asiaa koskevien
tuomioiden vastaaviin kohtiin.
1.4.1
Sana tai ilmaus ei ole käytössä
Sillä, ettei haetun käsitteen kuvailevaa käyttöä voida varmentaa, ei ole merkitystä.
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen tutkinta on tehtävä
ennakoiden (olettamalla, että tavaramerkkiä käytetään hakemuksen kohteena olevien
tavaroiden tai palvelujen osalta). Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan sanamuodosta ilmenee selvästi, että riittää, jos tavaramerkkiä ”voidaan
käyttää” osoittamaan tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia (ks. tuomio 23.10.2003,
C-191/01, ’Doublemint’, 33 kohta).
1.4.2
Tarve säilyttää vapaassa käytössä
Usein perusteluna käytetään, etteivät muut talouden toimijat tarvitse ilmausta, jolle
rekisteröintiä haetaan, että ne voivat käyttää suorempia ja yksinkertaisempia nimityksiä
tai että niillä on käytettävissään synonyymeja tavaroiden asianomaisten
ominaisuuksien kuvaamiseen.
Kaikki nämä huomautukset
on hylättävä
merkityksettöminä.
Vaikka tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perustana on sitä
koskeva yleinen etu, että kuvailevia käsitteitä ei pitäisi rekisteröidä tavaramerkkeinä,
jotta ne säilyvät kaikkien kilpailijoiden vapaassa käytössä, viraston ei tarvitse osoittaa,
että olisi olemassa konkreettinen, ajankohtainen tai pakottava tarve säilyttää kuvailevat
ilmaukset vapaassa käytössä (konkretes Freihaltebedürfnis) (ks. tuomio 4.5.1999,
C-108/97, ’Chiemsee’, 35 kohta ja tuomio 12.2.2004, C-363/99, ’Postkantoor’,
61 kohta).
Näin ollen on merkityksetöntä, onko olemassa synonyymeja tai muita vieläkin
tavanomaisempia tapoja, joilla tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia voidaan kuvailla
(ks. tuomio 12.2.2004, C-265/00, ’Biomild’, 42 kohta).
1.4.3
Tosiasiallinen yksinoikeus
Sillä, että hakija on ainoa niitä tavaroita ja palveluja tarjoava taho, joiden osalta
tavaramerkki on kuvaileva, ei ole merkitystä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan kannalta. Tällaisessa tapauksessa on kuitenkin suurempi todennäköisyys,
että
asianomaisen
hakijan
tavaramerkin
katsotaan
tulleen
käytössä
erottamiskykyiseksi.
1.4.4
Kaksoismerkitys
Hakijoiden usein esittämä huomautus, jonka mukaan haetuilla ilmauksilla on useita
merkityksiä eikä jokin niistä ole kuvaileva kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, on
hylättävä. Hakemuksen hylkäämiseen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
FINAL
VERSION 1.0
sivu 6
DATE 02/01/2014
c alakohdan perusteella riittää, jos ainakin yksi käsitteen mahdollisista merkityksistä on
kuvaileva asianomaisten tavaroiden ja palvelujen osalta (ks. tuomio 23.10.2003,
C-191/01, ’Doublemint’, 32 kohta; vahvistettu asiassa C-363/99, ’Postkantoor’, tuomio
12.2.2004, 97 kohta).
Koska tutkinnassa on keskityttävä hakemuksen kohteena oleviin tavaroihin ja
palveluihin, huomautukset, jotka koskevat haetun tavaramerkin muodostavan sanan tai
sanojen muita mahdollisia merkityksiä (jotka eivät liity kyseisiin tavaroihin tai
palveluihin), ovat merkityksettömiä. Samoin silloin, kun haettu tavaramerkki on eri
osista koostuva sanamerkki, tutkinnan kannalta merkityksellinen on se merkitys, joka
mahdollisesti liittyy merkkiin kokonaisuutena tarkasteltuna, eivätkä sen yksittäisten
osien mahdolliset merkitykset erikseen tarkasteltuina (ks. tuomio 8.6.2005, T-315/03,
’Rockbass’, 56 kohta).
1.5
Tavaroita ja palveluja koskevien rekisteröintiesteiden laajuus
Lähes kaikkia ehdottomia hylkäysperusteita, ja erityisesti niistä olennaisimpia eli
erottamiskyvyn puuttumista, kuvailevuutta, tavanomaisuutta yleisessä kielenkäytössä
ja harhaanjohtavuutta, on arvioitava niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille
rekisteröintiä haetaan. Jos rekisteröintieste todetaan, tutkijan on eriteltävä, mitä
hylkäysperustetta (tai hylkäysperusteita) sovelletaan kyseiseen tavaramerkkiin kunkin
tavaran tai palvelun osalta. Riittää, että hylkäysperustetta sovelletaan yhteen
tavaroiden ja/tai palvelujen yhtenäiseen ryhmään. Yhtenäisenä ryhmänä pidetään
sellaisten tavaroiden ja/tai palvelujen ryhmää, joiden välillä on riittävän suora ja
konkreettinen yhteys (tuomio 2.4.2009, T-118/06, ’ULTIMATE FIGHTING
CHAMPIONSHIP’, 28 kohta). Kun sama hylkäysperuste koskee tavaroiden tai
palvelujen luokkaa tai ryhmää, voidaan antaa yhteiset yleisperustelut kaikkien
kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta (tuomio 15.2.2007, C-239/05,
’Kitchen company’, 38 kohta).
Kuvailevuuden osalta rekisteröintieste koskee paitsi niitä tavaroita ja palveluja, joita
haetun tavaramerkin muodostama sana tai sanat kuvailee/kuvailevat suoraan, myös
sitä laajaa ryhmää, johon sisältyvät (ainakin mahdollisesti) yksilöitävissä oleva
alaryhmä tai tietyt tavarat ja palvelut, joita haetulla tavaramerkillä kuvaillaan suoraan.
Jos hakija ei ole tehnyt tarkoituksenmukaista rajausta, kuvailevuuteen perustuva
rekisteröintieste vaikuttaa väistämättä myös laajaan ryhmään. Esimerkiksi tavaramerkki
”EUROHEALTH” on hylättävä koko ”vakuutustoiminnan” osalta eikä pelkästään
terveysvakuutusten osalta (ks. tuomio 7.6.2001, T-359/99, ’Eurohealth’, 33 kohta).
Rekisteröintieste koskee myös niitä tavaroita ja palveluja, jotka liittyvät suoraan niihin,
joihin kuvaileva merkitys sopii. Lisäksi silloin, jos kuvaileva merkitys liittyy toimintaan,
jossa käytetään useita luettelossa erikseen mainittuja tavaroita tai palveluja,
rekisteröintieste koskee niitä kaikkia (ks. tuomio 20.3.2002, T-355/00, ’Tele Aid’,
useista tavaroista ja palveluista, joita käytetään tarjottaessa apua autonkuljettajille
välimatkan päästä tai jotka liittyvät siihen).
On mahdollista hakea rekisteröintiä tavaroille ja palveluille niin kutsuttuina
liitännäistavaroina tai -palveluina siten, että niitä on tarkoitus käyttää pääasiallisten
tavaroiden tai palvelujen käytön yhteydessä tai sen tukena. Näihin kuuluvat tyypillisesti
tavaroiden pakkauspaperi ja käyttöohjeet sekä mainonta tai korjauspalvelu. Tällaisissa
tapauksissa liitännäistavaroita on lähtökohtaisesti tarkoitus käyttää ja myydä yhdessä
pääasiallisen tuotteen kanssa (esim. ajoneuvot ja käyttöohjeet). Tästä seuraa, että jos
FINAL
VERSION 1.0
sivu 7
DATE 02/01/2014
yhteisön tavaramerkkiä pidetään kuvailevana pääasiallisten tavaroiden osalta, se on
kuvaileva myös siihen läheisesti liittyvien liitännäistavaroiden osalta.
1.6
Rekisteröintiesteestä ilmoittamisen ajankohta
Rekisteröintiesteestä on ilmoitettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja
mahdollisimman täydellisessä muodossa. Joissakin tapauksissa virasto kuitenkin avaa
tutkintamenettelyn uudelleen ex officio, jos tavaramerkki on selvästi hyväksytty
virheellisesti tai jos samoja, uuden oikeuskäytännön mukaisia päätelmiä sovelletaan
tavaramerkkiin, joka on hyväksytty jo aikaisemmin (tuomio 8.7.2004, T-289/02,
’Telepharmacy
Solutions’,).
Yhteisön
tavaramerkkihakemusten
kohdalla
rekisteröintiesteestä voidaan ilmoittaa milloin tahansa ennen rekisteröintiä, toisin
sanoen myös tavaramerkin julkaisemisen jälkeen. EU:n nimeävien kansainvälisten
rekisteröintien kohdalla esteestä voidaan ilmoittaa niin kauan kuin väiteaika (kuusi
kuukautta uudelleenjulkaisemisesta) ei ole alkanut (tavaramerkkiasetuksen
täytäntöönpanoasetuksen 112 säännön 5 kohta). Tällaisessa tapauksessa mahdollinen
aikaisemmin lähetetty ilmoitus tavaramerkin väliaikaisesta tilasta peruutetaan. Virasto
voi myös avata tutkintamenettelyn uudelleen kolmansien osapuolten esittämien
huomautusten perusteella (tavaramerkkiasetuksen 40 artikla).
1.7
Erottamislausumat
Tavaramerkkiasetuksen 37 artiklan 2 kohdassa annetaan tutkijalle mahdollisuus pyytää
rekisteröinnin edellytyksenä, että tavaramerkin osatekijälle, jolla ei ole erottamiskykyä,
ei vaadittaisi yksinoikeutta. Käytännössä tutkijat eivät yleensä turvaudu tähän
säännökseen. Jos tavaramerkkiä ei ole todettu yksinomaan kuvailevaksi eikä siltä
puutu erottamiskyky, se yleensä hyväksytään ilman erottamislausumaa.
Erottamislausuma ei yleensä auta poistamaan ehdottomiin hylkäysperusteisiin
perustuvaa rekisteröintiestettä.
Jos tavaramerkki koostuu sellaisten osatekijöiden yhdistelmästä, joista yksikään ei ole
sellaisenaan selkeästi erottamiskykyinen, erillisistä osatekijöistä ei ole tarpeen antaa
erottamislausumaa. Jos aikakauslehden tavaramerkkinä on esimerkiksi ”Alicante Local
and International News”, siihen sisältyville yksittäisille osatekijöille ei tarvita
erottamislausumaa.
Jos hakijan erottamislausuma ei poista hylkäysperustetta tai hakija ei hyväksy
edellytettyä erottamislausumaa, hakemus on hylättävä siltä osin kuin on tarpeen.
Jos hakija on esittänyt hakemuksessaan erottamislausuman osatekijälle, jolla ei ole
erottamiskykyä, erottamislausuma tulee säilyttää, vaikka tutkija ei pitäisi sitä
tarpeellisena. Tutkijan on hylättävä erottamiskykyisiä osatekijöitä koskevat
erottamislausumat, koska niiden seurauksena tavaramerkin suojan laajuus jäisi
epäselväksi.
1.8
Eri hylkäysperusteiden välinen suhde
Rekisteröintiestettä
koskevan
ilmoituksen
ja
mahdollisen
myöhemmän
hylkäyspäätöksen on sisällettävä kaikki sovellettavat hylkäysperusteet. Kullekin
hylkäysperusteelle on esitettävä erilliset perustelut. Jotta vältetään sekaannus siitä,
perustuiko hylkääminen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b vai c alakohtaan
FINAL
VERSION 1.0
sivu 8
DATE 02/01/2014
vai molempiin, kumpaakin hylkäysperustetta olisi käsiteltävä oman otsikon alla. Jos
hakija muuttaa tavaroiden ja palvelujen luetteloa siten, että uusi hylkäysperuste tulee
sovellettavaksi, kyseinen peruste on mainittava. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin,
jos hakija rajaa hakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen luetteloa siten, että
tavaramerkistä tulee harhaanjohtava. Jos hylkäämiselle esitetään useita perusteita,
hakijan on kumottava ne kaikki, koska hylkääminen voi perustua yhteenkin
hylkäämisperusteeseen (tuomio 19.9.2002, C-104/00 P, ’Companyline’, 28 kohta).
Näiden ohjeiden seuraavissa kappaleissa käsitellään kutakin tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan alakohtaa aakkosjärjestyksessä siten, että ensin tarkastellaan
7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja viimeiseksi 7 artiklan 1 kohdan k alakohtaa. Tämän
jälkeen käsitellään tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua käytön
kautta saavutettua erottamiskykyä ja viimeisessä kappaleessa yhteistavaramerkkejä.
2
Ehdottomat
7 artikla)
hylkäysperusteet
2.1
Graafinen esitys (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
a alakohta)
2.1.1
Yleiset huomautukset
Tässä kappaleessa tarkastellaan SMHV:n velvoitetta hylätä merkit, jotka eivät ole
tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan mukaisia. Tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan mukaan
yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti,
erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka
tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen
tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tavaramerkkiasetuksen
4 artiklassa asetetaan siten kaksi edellytystä: (a) merkki voidaan esittää graafisesti ja
(b) merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.
Graafista esitystä koskevan vaatimuksen tehtävänä on erityisesti täsmentää itse
tavaramerkki, jotta voidaan määritellä rekisteröidyn tavaramerkin haltijalleen antaman
suojan tarkka kohde. Oikeuskäytännössä on selkeästi vahvistettu, että
tavaramerkkidirektiivin 2 artiklassa, joka vastaa tavaramerkkiasetuksen 4 artiklaa,
tarkoitetun graafisen esityksen on mahdollistettava merkille kyky tulla esitetyksi
visuaalisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla niin, että esitys on
selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja
objektiivinen (tuomio 12.12.2002, C-273/00, ’Sieckmann’, 46–55 kohta ja tuomio
6.5.2003, C-104/01, ’Libertel’, 28–29 kohta).
Toisin sanoen merkkiä, jota ei voida esittää graafisesti, ei rekisteröidä yhteisön
tavaramerkiksi tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan.
Unionin tuomioistuin on lisäksi korostanut, että merkistä on voitava tehdä muuttumaton
ja varma havainto, joka takaa sen, että kyseessä oleva tavaramerkki osoittaa
alkuperän. Esityksen tarkoituksena on juuri poistaa kaikki subjektiiviset seikat merkin
havaitsemis- ja tunnistamisprosessista. Näin ollen graafisen esityksen tavan on oltava
yksiselitteinen ja objektiivinen.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 9
DATE 02/01/2014
Jos merkkiä ei voida luontaisesti esittää graafisesti, kuvaus voi olla riittävä, mikäli
kuvaus on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä,
kestävä ja objektiivinen. Siksi äänimerkit voidaan rekisteröidä kuvauksen perusteella,
kun taas hajuja ei voida rekisteröidä (ks. jäljempänä).
2.1.2
Esimerkkejä tavaramerkkihakemuksista, jotka on hylätty tai hyväksytty
7 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella
Jäljempänä oleva luettelo esimerkeistä ei kata kaikkia mahdollisia tapauksia.
2.1.2.1 Hajumerkit
Tällä hetkellä ei ole keinoa esittää hajuja tyydyttävällä tavalla graafisesti. Kemiallisen
kaavan osalta vain harvat ihmiset tunnistaisivat tarkoitetun hajun kaavan perusteella.
Hajunäytteen tallettaminen ei myöskään ole tavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa
tarkoitettu graafinen esitys, koska hajunäyte ei ole riittävän vakaa tai kestävä.
Hajumerkkien osalta graafisen esitettävyyden vaatimuksia ei siis voida täyttää
kemiallisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella, hajunäytteen tallettamisella tai
näiden keinojen yhdistelmällä (ks. tuomio 12.12.2002, C-273/00, ’Sieckmann’, 69–
73 kohta).
Tällä hetkellä ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä kansainvälistä hajuluokittelua, jonka
perusteella voitaisiin (kuten kansainvälisten värikoodien tai musiikillisen
nuottikirjoituksen perusteella) tunnistaa hajumerkki objektiivisesti ja tarkasti kutakin
hajua erikseen koskevan nimityksen tai tarkan koodin perusteella (tuomio 27.10.2005,
T-305/04, ”Kypsän mansikan tuoksu”, 34 kohta). Kuten edellä mainitussa asiassa
Sieckmann, vaikka hajumerkkejä, joita voidaan kuvailla monella eri tavalla, ei voida
esittää graafisesti yhdellä kuvauksella, ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että
hajumerkki voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti kuvata siten, että se täyttää kaikki
tavaramerkkiasetuksen
4 artiklan
edellytykset
sellaisina
kuin
niitä
on
oikeuskäytännössä tulkittu (tuomio 27.10.2005, T-305/04, ”Kypsän mansikan
tuoksu”, 28 kohta).
Edellä mainitussa asiassa (punaisen mansikan) graafisen esityksen sen enempää kuin
sanallisen kuvauksenkaan (”kypsän mansikan tuoksu”) ei katsottu täyttävän asetettuja
edellytyksiä. Mansikan tuoksu vaihtelee lajikkeesta toiseen. Näin ollen kuvaus ”kypsän
mansikan tuoksu” voi viitata useisiin lajikkeisiin ja siis useisiin erottamiskykyisiin
tuoksuihin, eikä se ole yksiselitteinen tai täsmällinen eikä pysty poistamaan
subjektiivisuutta kyseisen merkin tunnistamis- ja havaitsemisprosessissa. Hajumerkin
graafinen esitys ei voi olla mansikan kuva, joka esittää ainoastaan marjaa, joka tuottaa
oletettavasti samanlaista tuoksua kuin kyseessä oleva hajumerkki eikä siis tuoksua,
jolle rekisteröintiä haetaan.
2.1.2.2 Makumerkit
Edellä kohdassa 2.1.2.1 esitettyjä perusteluja voidaan soveltaa vastaavasti
makumerkkeihin (ks. päätös 4.8.2003, R 120/2001-2 – ’The taste of artificial strawberry
flavour’).
FINAL
VERSION 1.0
sivu 10
DATE 02/01/2014
2.1.2.3 Äänimerkit
Jos äänimerkki koostuu musiikista, virasto hyväksyy vain perinteisen nuottikirjoituksen
haetun merkin graafiseksi esitykseksi (asiassa C-283/01, ’Shield Mark’, 27.11.2003
annetussa tuomiossa asetettujen edellytysten mukaisesti). Jos merkki kuitenkin
koostuu muusta äänestä kuin musiikista, oskillogrammista tai sonogrammista koostuva
graafinen esitys on hyväksyttävä, mikäli sen yhteydessä toimitetaan sähköisesti
vastaava äänitiedosto (ks. pääjohtajan päätös EX-05-3, 10.10.2005).
2.1.2.4 Liikettä sisältävät merkit
Liikettä sisältävien tavaramerkkien on myös täytettävä graafista esittämistä koskevat
edellytykset. Asiassa R 443/2010-2 – ”RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF
STILLS (MOVEMENT MARK)” 23.9.2010 tekemässään päätöksessä toinen
valituslautakunta totesi, että tapauksissa, joissa merkki määritellään sekä graafisella
esityksellä että sanallisella kuvauksella, kuvauksen on vastattava graafisen esityksen
sisältöä, jotta esitys on muun muassa selvä, täsmällinen, ymmärrettävä ja objektiivinen.
Asianomaisessa tapauksessa tutkija katsoi, että esitykseen sisältyvät pysäytyskuvat
yhdessä kuvauksen kanssa eivät osoittaneet selkeästi liikettä, erityisesti koska niistä ei
käynyt riittävän selvästi ilmi, miten liike etenee eri pysäytyskuvien välillä:
Toinen valituslautakunta kuitenkin totesi tältä osin, että merkin graafinen esitys ja
verbaalinen kuvaus ovat täysin yhteensopivia ja täydentävät toisiaan. Hakija oli
toimittanut riittävän määrän pysäytyskuvia, jotta liikkeen eteneminen voitiin kuvata
selkeästi, sekä täsmällisen ja yksityiskohtaisen sanallisen kuvauksen liikkeen
etenemisestä, eikä liikettä sisältävän merkin toiminnasta jäänyt epäselvyyttä. Toisen
valituslautakunnan vahvistamien edellytysten mukaisesti liikettä kuvaavan
tavaramerkin rekisteröinti voidaan hylätä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
a alakohdan perusteella vain, kun ”kohtuullisen tarkkaavaisen henkilön on
ponnisteltava erityisen ankarasti ymmärtääkseen liikettä kuvaavan tavaramerkin
sisällön”.
Pysäytyskuvien määrälle ei ole asetettu rajoitusta. Kuvien määrä riippuu kyseessä
olevasta liikkeestä, kunhan muodolliset vaatimukset esityksestä täyttyvät.
Tavaramerkin kuvauksen on oltava täsmällinen ja se on mukautettava liikkeen
FINAL
VERSION 1.0
sivu 11
DATE 02/01/2014
jatkuvuuteen ja moniosaisuuteen, jotta sillä voidaan kuvata merkkiä asianmukaisesti ja
tehokkaasti.
2.1.2.5 Kahden tai useamman värin epämääräinen ja muodoton yhdistelmä ”missä
tahansa ilmenemismuodossa”
Kahden tai useamman värin epämääräinen ja muodoton yhdistelmä ”missä tahansa
ilmenemismuodossa” ei täytä graafisen esityksen selkeydelle ja muuttumattomuudelle
asioissa Sieckmann ja Libertel asetettuja edellytyksiä, mikä on edellytys sen kyvylle
toimia
tavaramerkkinä
(ks.
myös
päätös
27.7.2004,
R 730/2001-4
–
’YELLOW/BLUE/RED’).
Pelkkä kahden tai useamman värin yhdistelmä ilman muotoa tai ääriviivoja taikka
pääasiassa kyseessä olevan kaltainen maininta kahdesta tai useammasta väristä
”kaikissa ajateltavissa olevissa muodoissa” ei osoita sellaista täsmällisyyttä ja
muuttumattomuutta, jota vaaditaan tavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa (tuomio
24.6.2003, C-49/02, ’Sininen ja keltainen väri’, 34 kohta).
Lisäksi tällaiset esitykset mahdollistaisivat lukuisia erilaisia yhdistelmiä, minkä vuoksi
kuluttajan ei olisi mahdollista havaita ja muistaa yhtä tiettyä yhdistelmää ja siten toistaa
varmuudella aikaisempaa ostokokemusta. Ne eivät myöskään anna toimivaltaisille
viranomaisille ja talouden toimijoille mahdollisuutta tunnistaa tavaramerkin haltijalle
annetun suojan laajuutta. Näin ollen kahden tai useamman abstraktissa ja
ääriviivattomassa muodossa kuvatun värin graafiseen esitykseen tulee sisältyä
systemaattinen sommitelma, jossa kyseessä olevat värit on yhdistetty keskenään
ennalta määrätyllä ja muuttumattomalla tavalla (tuomio 14.6.2012, T-293/10,
”Seitsemän eriväristä neliötä”, 50 kohta).
2.1.2.6 Moniselitteiset ja ristiriitaiset kuvaukset, jotka eivät ole yhdenmukaisia merkin
luonteen kanssa
Kuvausta, joka on moniselitteinen ja ristiriitainen, ei voida hyväksyä. Lisäksi kuvauksen
on oltava yhdenmukainen merkin luonteen kanssa. Asiassa T-293/10, ”Seitsemän
eriväristä neliötä”, 14.6.2012 antamassaan tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin
katsoi, että tavaramerkin kuvaus (”kuusi pintaa, jotka on järjestetty geometrisesti
kolmeen pariin samansuuntaisia pintoja siten, että kukin pari sijaitsee kohtisuoraan
kahteen muuhun pariin nähden, ja i) kaksi vierekkäistä pintaa ovat aina erivärisiä ja ii)
kussakin pinnassa on mustilla viivoilla erotettu ristikkokuvio, joka jakaa pinnan
yhdeksään yhtä suureen osaan”) oli liian vaikeasti ymmärrettävä:
Näin määritelty merkki ei ole pelkkä värimerkki vaan kolmiulotteinen tavaramerkki tai
kuviomerkki, joka vastaa tietynmuotoisen kohteen ulkoasua, tässä tapauksessa
kuutiota, joka on peitetty neliöillä, jotka on järjestetty tietyllä tavalla väreittäin. Vaikka
kuvaus olisi ollut selkeä ja helposti ymmärrettävä – mitä se ei ollut –, siihen olisi joka
tapauksessa sisältynyt lähtökohtainen ristiriita merkin todellisen luonteen osalta (64 ja
66 kohta).
FINAL
VERSION 1.0
sivu 12
DATE 02/01/2014
2.1.3
Suhde muihin tavaramerkkiasetuksen säännöksiin
Kun tavaramerkin rekisteröinnille on olemassa este tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan a alakohdan perusteella, ei ole tarpeen tutkia muita tavaramerkin mahdollisia
hylkäysperusteita, kuten tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b tai c alakohtaa.
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaan 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
säädettyjä ehdottomia hylkäysperusteita ei voida kumota sillä, että tavaramerkki on
käytössä tullut erottamiskykyiseksi.
2.2
Erottamiskyky (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b alakohta)
2.2.1
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki
pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tai palvelun tietyn
yrityksen tuotteeksi ja erottamaan näin tarkoitetun tavaran muiden yritysten tavaroista
(tuomio 29.4.2001, yhdistetyt asiat C-468/01 P–C-472/01 P, 32 kohta; tuomio
21.10.2004, C-64/02 P, 42 kohta; tuomio 8.5.2008, C-304/06 P, 66 kohta ja asia ’Audi
v. SMHV’, 33 kohta). Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tätä erottamiskykyä
voidaan arvioida vain yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille
tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö
mieltää tavaramerkin (tuomio 29.4.2001, yhdistetyt asiat C-468/01 P–C-472/01 P,
33 kohta; tuomio 8.5.2008, C-304/06 P, 67 kohta ja asia ’Audi v. SMHV’, 34 kohta)
(tuomio 14.6.2012, T-293/10, ’Seitsemän eriväristä neliötä’, ja tuomio
12.7.2012, C-311/11 P, ’Wir machen das Besondere einfach’, 23 kohta).
Vaikka yleisesti tunnustetaan, että jo vähäinenkin erottamiskyky riittää, on myös
otettava huomioon, että ollakseen erottamiskykyinen yhteisön tavaramerkkinä merkin
on oltava erottamiskykyinen koko Euroopan unionissa.
Euroopan unionin tuomioistuinten vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sellaiselta
sanamerkiltä, joka tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän
takia väistämättä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta (ks. tuomio 12.6.2007,
T-190/05, ’TWIST & POUR’, 39 kohta).
Vastaavasti silloin, kun tietty ilmaus ei ole kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta
selkeästi kuvaileva siinä määrin, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan mukaista rekisteröintiestettä ei sovelleta, merkkiä ei tästä huolimatta
voitaisi rekisteröidä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan
sillä perusteella, että kohdeyleisö mieltää tavaramerkin vain antavan tietoa kyseisten
tavaroiden ja/tai palvelujen luonteesta eikä osoittavan niiden alkuperää. Näin oli
ilmauksen ”medi” tapauksessa, jonka katsottiin pelkästään antavan kohdeyleisölle
tietoa tavaroiden lääkinnällisestä tai terapeuttisesta käyttötarkoituksesta tai siitä, että
ne viittaavat yleisesti lääketieteen alaan (tuomio 12.7.2012, T-470/09, ’Medi’, 22 kohta).
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen rekisteröintieste on
kyseessä myös silloin, kun käytettyä leksikaalista rakennetta, vaikka se ei olisikaan
kieliopillisesti oikea, voidaan pitää yleisenä mainoskielessä ja kyseisessä kaupallisessa
FINAL
VERSION 1.0
sivu 13
DATE 02/01/2014
asiayhteydessä. Näin todettiin yhdistelmästä ”ECO PRO”, jossa ylistävä osatekijä PRO
on sijoitettu kuvailevan osatekijän ECO jälkeen ja jonka kohdeyleisö mieltäisi
osoitukseksi siitä, että tavaramerkin osoittamat tavarat on tarkoitettu ”ympäristöalan
asiantuntijoille” tai liittyvät ”ympäristön tukemiseen” (tuomio 25.4.2013, T-145/12, ’ECO
PRO’, 29–32 kohta).
2.2.2
Sanaosat
Sanat eivät ole erottamiskykyisiä tai eivät voi antaa erottamiskykyä moniosaiselle
merkille, jos niitä käytetään niin yleisesti, että ne ovat menettäneet kyvyn erottaa
tavaroita ja palveluja. Tämän perusteella on hylättävä seuraavat ilmaukset, sellaisinaan
tai muihin sellaisiin osatekijöihin yhdistettynä, joita ei voida rekisteröidä.
Ilmaukset, jotka pelkästään osoittavat tavaroiden ja palvelujen tiettyä myönteistä tai
vetoavaa laatua tai tehtävää, on hylättävä, jos niitä käytetään joko yksin tai kuvaileviin
ilmauksiin yhdistettynä:
•
ECO ilmaisee ”ekologista” (tuomio 24.4.2012, T-328/11, ’EcoPerfect’, 25 kohta ja
tuomio 15.1.2013, T-625/11, ’ecoDoor’, 21 kohta);
•
MEDI viittaa ”lääketieteelliseen” (tuomio 12.7.2012, T-470/09, ’medi’);
•
MULTI tarkoittaa ”paljon, monta, enemmän kuin yksi” (päätös 21.7.1999;
R 99/1999-1 – ’MULTI 2 ’n 1’, päätös 17.11.2005, R 904/2004-2 – ’MULTI’)
•
MINI ilmaisee ”hyvin pientä” tai ”pikkuruista” (päätös 17.12.1999, R 62/1999-2 –
’MINIRISC’);
•
Premium/PREMIUM
viittaa
”parhaaseen
laatuun”
(tuomio
22.5.2012, T-60/11, 46–49, 56 ja 58 kohta ja tuomio 17.1.2013, yhdistetyt asiat
T-582/11 ja T-583/11, ’PREMIUM L’ ja ’PREMIUM XL’, 26 kohta);
•
PLUS osoittaa ”jotain lisää, ylimääräistä, parasta laatua, erinomaista omassa
lajissaan” (päätös 15.12.1999, R 329/1999-1 – ’PLATINUM PLUS’,);
•
ULTRA 1 ilmaisee
’ULTRAFLEX’,);
•
UNIVERSAL viittaa tavaroihin, jotka soveltuvat yleiseen tai yleismaailmalliseen
käyttöön (tuomio 2.5.2012, T-435/11, ’UniversalPHOLED’, 22 ja 28 kohta).
”äärimmäistä”
(päätös
9.12.2002,
R 333/2002-1
–
Ylätason verkkotunnusta kuvaavat päätteet, kuten ”.com”, osoittavat vain paikkaa,
jossa tieto on saatavilla internetissä, eivätkä siten voi tehdä kuvailevasta tai muutoin
esteellisestä tavaramerkistä rekisteröintikelpoista. Näin ollen tavaramerkkiä
www.books.com ei voida rekisteröidä painotuotteille, kuten ei myöskään ilmausta
”kirjat” sellaisenaan. Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti tämän asiassa T-338/11,
”photos.com”, 21.11.2012 antamansa tuomion 22 kohdassa, jossa se totesi, että
osatekijä ”.com” on tekninen ja yleinen rakenneosa, jota on käytettävä kaupallisen
internetsivun osoitteen tavallisessa rakenteessa. Lisäksi se voi myös osoittaa, että
tavaramerkkihakemuksen kohteena olevia tavaroita ja palveluja voidaan hankkia tai
1
Muutettu 23.6.2010
FINAL
VERSION 1.0
sivu 14
DATE 02/01/2014
tarkastella verkossa tai että ne liittyvät internetiin. Näin ollen on myös katsottava, ettei
kyseinen osatekijä ole erottamiskykyinen asianomaisten tavaroiden tai palvelujen
osalta.
Yrityksen oikeudellisen muodon lyhenteet, kuten Ltd. ja GmbH, eivät voi lisätä
merkin erottamiskykyä.
Myöskään ilmauksia, jotka osoittavat, että tavarat ja palvelut ovat peräisin tietyltä
ihmisryhmältä, kuten ”company”, ”people” ja ”Club”, ei voida rekisteröidä. Esimerkiksi
tavaramerkkiä ”Kitchen Company” ei voida rekisteröidä keittiöitä varten. Asia on toisin,
jos koko merkillä ei pelkästään viitata tavaroihin ja palveluihin abstraktisti, vaan siitä
syntyy yleisvaikutelma erillisestä, yksilöitävissä olevasta yksiköstä. Esimerkiksi ”Royal
Society for the Prevention of Cruelty to Animals” ja ”International Trade Mark
Association” voitaisiin rekisteröidä tavaramerkiksi.
Yksittäisten henkilöiden nimet ovat erottamiskykyisiä riippumatta siitä, miten yleinen
nimi on, myös kaikkein yleisimpien sukunimien, kuten Smith tai García, tapauksessa.
Ks. tuomio 16.9.2004, C-404/02, ’Nichols’, 26 ja 30 kohta. Sama pätee huomattavien
henkilöiden, kuten valtionpäämiesten, nimiin.
2.2.3
Kirjojen nimet
Yksinomaan kuuluisan tarinan tai kirjan nimestä koostuvilta tavaramerkeiltä voi puuttua
erottamiskyky 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan niiden tavaroiden ja palvelujen
osalta, joiden kohde (sisältö) voi koskea kyseistä tarinaa. Syynä tähän on se, että
tietyistä tarinoista (tai niiden nimistä) on tullut niin vakiintuneita ja tunnettuja, että ne
ovat siirtyneet yleiseen kielenkäyttöön eikä niille voida antaa mitään muuta merkitystä
kuin kyseisen tarinan merkitys.
Esimerkiksi ”Peter Pan”, ”Tuhkimo” tai ”Ilias” voivat aivan hyvin olla erottamiskykyisiä
tavaramerkkejä esimerkiksi maalille, vaatteille tai kynille. Ne eivät kuitenkaan voi toimia
erottavassa roolissa esimerkiksi kirjojen tai elokuvien yhteydessä, koska kuluttajat
olettavat, että tavarat viittaavat Peter Panin tai Tuhkimon tarinaan ja että se on
kyseisten ilmausten ainoa merkitys.
Tavaramerkin rekisteröinti on evättävä vain, jos kyseinen nimi on riittävän kuuluisa
ollakseen erittäin tuttu asianomaiselle kuluttajalle ja jos tavaramerkki voidaan mieltää
tavaroiden tai palvelujen yhteydessä siten, että se tarkoittaa ensisijaisesti kuuluisan
tarinan tai kirjan nimeä. Tavaramerkiltä todetaan puuttuvan erottamiskyky
todennäköisemmin, jos voidaan osoittaa, että tarinasta on julkaistu monia eri versioita
ja/tai siitä on tehty useita televisio-, teatteri- ja elokuvasovituksia, jotka ovat tavoittaneet
laajan yleisön.
Kyseisen tavaramerkin luonteen mukaan rekisteröinti voidaan evätä painotuotteiden,
elokuvien, tallenteiden, näytelmien ja esitysten osalta (luettelo ei ole täydellinen).
2.2.4
Värit
Tässä kohdassa käsitellään yksittäisiä värejä tai väriyhdistelmiä (”pelkkä väri”).
Jos
tavaramerkkiä
haetaan
pelkille
väreille
tai
väriyhdistelmille,
on
tarkoituksenmukaista tutkia, ovatko ne erottamiskykyisiä käytettyinä joko tavaroissa tai
FINAL
VERSION 1.0
sivu 15
DATE 02/01/2014
niiden pakkauksissa tai palvelujen tarjoamisen yhteydessä. Tavaramerkin
hylkäämiseen riittää, jos tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen kummassakaan näistä
tilanteista. Väriyhdistelmien kohdalla erottamiskyvyn tutkimisen on perustuttava
oletukseen, että väriyhdistelmä haetussa muodossaan esiintyy tavaroissa tai niiden
pakkauksessa tai palvelujen osalta mainos- tai myynninedistämismateriaalissa.
2.2.4.1 Yksittäiset värit
Kuten unionin tuomioistuin on vahvistanut, kuluttajat eivät ole tottuneet olettamaan
tavaroiden tai niiden pakkauksen värin perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän
puuttuessa, että tavaroilla olisi tietty alkuperä, sillä pelkkää väriä ei nykyisessä liikeelämässä lähtökohtaisesti käytetä yksilöimiskeinona (tuomio 6.5.2003, C-104/01,
’Libertel’,). Väriltä sellaisenaan puuttuu yleensä se ominaisuus, että se erottaisi tietyn
yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista (65 kohta). Näin ollen yksittäiset värit eivät
ole erottamiskykyisiä tavaroiden ja palvelujen osalta paitsi hyvin poikkeuksellisissa
olosuhteissa.
Tällaiset hyvin poikkeukselliset olosuhteet edellyttävät, että hakija osoittaa
tavaramerkin olevan ehdottoman epätavallinen tai huomiota herättävä kyseisten
tavaroiden osalta. Tällaiset tapaukset ovat erittäin harvinaisia, esimerkiksi jos maidosta
käytettäisiin mustaa väriä. Hylkääminen ei edellytä, että tavaramerkissä on jokin
jäljempänä kohdassa 2.2.4.2 luetelluista tekijöistä, mutta jos näin on, sitä olisi
käytettävä lisäperusteena hylkäämiselle. Jos todetaan, että kyseistä yksittäistä väriä
käytetään yleisesti asianomaisella alalla ja/tai että sillä on koristeellinen tai
toiminnallinen tarkoitus, väri on hylättävä. Yleinen etu on unionin yleisen
tuomioistuimen mukaan este yhden tietyn värin monopolisoinnille riippumatta siitä,
kuuluuko asianomainen toimiala hyvin erityiseen markkinasegmenttiin (tuomio
13.9.2010, T-97/08, ”Oranssin värin sävy”, 44–47 kohta).
2.2.4.2 Väriyhdistelmät
Jos tavaramerkkiä haetaan pelkälle väriyhdistelmälle, graafisessa esityksessä on
kuvattava nämä värit avaruudellisesti siten, että voidaan määrittää haetun oikeuden
laajuus (suoja käsittää sen, mitä esityksessä on nähtävissä). Graafisesta esityksestä
olisi käytävä selvästi ilmi eri värien suhde ja asema toisiinsa, eli siihen tulisi sisältyä
systemaattinen sommitelma, jossa kyseessä olevat värit on yhdistetty keskenään
ennalta määrätyllä ja muuttumattomalla tavalla (tuomio 24.6.2004, C-49/02, ’Sininen ja
keltainen väri’, 33 kohta ja tuomio 14.6.2012, T-293/10, ’Seitsemän eriväristä neliötä’,
50 kohta).
Esimerkiksi tavaramerkki, jossa on pieni keltainen raita punaisen päällä, eroaa
tavaramerkistä, jossa punaista ja keltaista on samassa suhteessa ja punainen osa
sijaitsee vasemmalla. Abstrakti vaatimus, erityisesti jossa kaksi väriä esiintyy ”missä
tahansa mahdollisessa yhdistelmässä” tai ”missä tahansa suhteessa”, ei ole
hyväksyttävä ja johtaa rekisteröinnin epäämiseen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan a alakohdan nojalla (päätös 27.7.2004, R 730/2001-4 – ’GELB/BLAU/ROT’,
34 kohta). Tämä seikka on erotettava väriyhdistelmän esiintymistä tuotteessa
koskevasta maininnasta, jollaista ei edellytetä, koska merkityksellistä on rekisteröinnin
kohde eikä tapa, jolla se esiintyy tai sitä voidaan käyttää tuotteessa.
Väriyhdistelmän tapauksessa hylkääminen voi perustua vain erityisiin tosiseikkoihin tai
perusteisiin, ja jos tällaisia erityisiä perusteita hylkäämiselle ei todeta, tavaramerkki on
FINAL
VERSION 1.0
sivu 16
DATE 02/01/2014
hyväksyttävä. Jos toinen kahdesta väristä on joko tuotteesta yleisesti käytetty väri tai
tuotteen luontainen väri eli jos tuotteen tavanomaiseen tai luontaiseen väriin on lisätty
toinen väri, rekisteröintiestettä sovelletaan samalla tavalla kuin jos värejä olisi vain yksi.
Esimerkiksi harmaa on puutarhatyökalujen kädensijassa tavallisesti käytetty väri ja
valkoinen on pesuainetablettien luontainen väri. Siten pesuainetablettia, joka on
valkoinen ja jossa on toinen kerros punaista, on itse asiassa arvioitava tapauksena,
jossa on kyse värin lisäämisestä.
Kahden värin yhdistelmä tulisi joka tapauksessa hylätä esimerkiksi seuraavissa
tapauksissa.
•
Jos väri on pelkästään tavaroiden koristeellinen osatekijä tai vastaa kuluttajan
toivetta (esim. autojen tai t-paitojen värit) asianomaisten värien määrästä
riippumatta.
•
Väri määräytyy tavaroiden luonteen perusteella (esim. musteet).
•
Väri määräytyy teknisen käyttötarkoituksen perusteella (esim. sammuttimien
punainen väri, sähköjohdoissa käytettävät eri värit).
•
Väri on tuotteelle tavanomainen tai yleinen (esim. punainen sammuttimissa,
keltainen postipalveluissa).
•
Väri osoittaa tavaroiden tiettyä ominaisuutta, kuten makua (keltainen sitruunan
mausta, pinkki mansikan mausta).
•
Väriyhdistelmä on myös hylättävä, jos väriyhdistelmää voidaan todeta
käytettävän jo markkinoilla, erityisesti jos useat kilpailijat käyttävät sitä (esim. on
pystytty osoittamaan, että monet eri yritykset käyttävät punaisen ja keltaisen
väriyhdistelmää olut- tai virvoitusjuomatölkeissä).
Kaikissa näissä tapauksissa tavaramerkin rekisteröinti tulee evätä, mutta vasta
kyseisten tavaroiden ja palvelujen sekä markkinatilanteen huolellisen analysoinnin
jälkeen.
Palveluja osoittavien värimerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa käytettävien kriteerien ei
pitäisi erota kriteereistä, joita sovelletaan tavaroita osoittaviin värimerkkeihin (kuten
unionin yleinen tuomioistuin muistutti 12.11.2010 antamassaan tuomiossa asiassa
T-404/09, ’GREY-RED’). Kyseisessä asiassa katsottiin, ettei haettu väriyhdistelmä
poikennut asianomaisen kuluttajan kannalta merkittävästi kyseisistä palveluista
tavallisesti käytettävistä väreistä. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että haettu
väriyhdistelmä oli hyvin lähellä valkoisen ja punaisen väriyhdistelmää, jota käytetään
rautateiden tasoristeysten puomeissa ja junaliikenteeseen liittyvissä liikennemerkeissä,
ja että kohdeyleisö pitäisi merkkiä kokonaisuudessaan toiminnallisena tai
koristeellisena osatekijänä eikä osoituksena palvelujen kaupallisesta alkuperästä.
Mitä enemmän värejä on, sitä vähemmän yhdistelmällä on todennäköisesti
erottamiskykyä, koska suurta määrää eri värejä ja niiden järjestystä on vaikea muistaa.
Lisätietoa värien nimistä on kohdassa 2.3.2.9.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 17
DATE 02/01/2014
2.2.5
Yksittäiset kirjaimet 2
2.2.5.1 Yleiset huomautukset
Asiassa C-265/09 P, ’α’, 9.9.2010 antamassaan tuomiossa unionin tuomioistuin katsoi,
että jos tavaramerkit koostuvat yksittäisistä kirjaimista, jotka on esitetty tavanomaisilla
kirjoitusmerkeillä ja joita ei ole graafisesti muunneltu, asianomaisia tavaroita tai
palveluita koskevan konkreettisen tutkinnan yhteydessä on arvioitava, voidaanko
kyseisellä merkillä erottaa erilaiset tavarat ja palvelut toisistaan (39 kohta).
Unionin tuomioistuin muistutti, että kirjaimet ovat tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan
mukaan yksi ryhmä niitä merkkejä, jotka voivat olla yhteisön tavaramerkkeinä, jos näillä
merkeillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista (28 kohta), ja tähdensi, ettei merkin rekisteröinti tavaramerkiksi edellytä sitä,
että tavaramerkin haltijalla on tiettyä kielellistä tai taiteellista luovuutta tai mielikuvitusta.
Vaikka unionin tuomioistuin myönsi, että on aiheellista ottaa huomioon vaikeudet, joita
tiettyihin ryhmiin kuuluvista tavaramerkeistä voi erottamiskyvyn toteamisessa niiden
luonteen vuoksi aiheutua, ja että erottamiskyvyn toteaminen voi olla vaikeampaa
yksittäisestä kirjaimesta muodostuvan tavaramerkin osalta kuin muiden sanamerkkien
osalta (39 kohta), se totesi kuitenkin selkeästi, että nämä seikat eivät voi oikeuttaa
erottamiskyvyn arviointiperusteeseen, sellaisena kuin sitä on oikeuskäytännössä
tulkittu, lisättävien tai siitä poikkeavien erityisten arviointiperusteiden käyttöön ottamista
(33–39 kohta).
Todistustaakasta unionin tuomioistuin totesi, että tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan
1 kohdan mukaan viraston on rekisteröinnin ehdottomia hylkäysperusteita tutkiessaan
viran puolesta selvitettävä merkitykselliset tosiseikat, jotka voivat johtaa
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisen perusteen soveltamiseen, ja että
tätä vaatimusta ei voida lieventää eikä selvitysvastuuta kääntää yhteisön tavaramerkin
hakijan vahingoksi (55–58 kohta). Viraston tehtävä on siten selittää ja perustella, miksi
tavaramerkiltä, joka koostuu tavanomaisilla kirjoitusmerkeillä esitetystä yksittäisestä
kirjaimesta, puuttuu erottamiskyky.
Näin ollen on suoritettava perusteellinen tutkinta tapauksen tosiseikkojen perusteella,
jotta voidaan arvioida, voiko tavallisilla kirjoitusmerkeillä esitetty yksittäinen kirjain
toimia tavaramerkkinä kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta. Tämä tosiseikkoihin
perustuvan arvioinnin tarpeellisuus merkitsee sitä, ettei ole mahdollista tukeutua
oletuksiin (kuten siihen, etteivät kuluttajat ole yleisesti tottuneet näkemään yksittäisiä
kirjaimia tavaramerkkeinä).
Tutkittaessa yksittäisistä kirjaimista koostuvia tavaramerkkejä on siten vältettävä yleisiä
ja toteennäyttämättömiä perusteluja, kuten sellaisia, jotka liittyvät merkkien saatavilla
oloon, kun otetaan huomioon kirjainten rajallinen määrä. Viraston velvollisuutena on
todeta tosiseikkoihin perustuvan arvioinnin pohjalta, miksi haettua tavaramerkkiä ei
voitaisi rekisteröidä.
Näin ollen on selvää, että yksittäisistä kirjaimista koostuvia tavaramerkkejä olisi
tutkittava perinpohjaisesti ja tiukasti ja että kussakin tapauksessa on tutkittava
huolellisesti, voidaanko tiettyä kirjainta pitää luontaisesti erottamiskykyisenä kyseessä
olevien tavaroiden ja/tai palvelujen osalta.
2
Tässä osassa käsitellään yksittäisiä kirjaimia 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä. Yksittäisistä
kirjaimista 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä ks. kohta 2.3.2.8
FINAL
VERSION 1.0
sivu 18
DATE 02/01/2014
2.2.5.2 Esimerkkejä
Esimerkiksi teknisillä aloilla, joilla käsitellään muun muassa tietokoneita, koneita,
moottoreita ja työkaluja, on todennäköisempää, että yksittäiset kirjaimet mielletään
teknisiksi viittauksiksi tai malli- tai luetteloviittauksiksi kuin osoitukseksi niiden
alkuperästä, joskin tämä päätelmä pitäisi esittää tosiseikkoihin perustuvan arvioinnin
tuloksena.
Alustavan tutkinnan tuloksen mukaan tavaramerkkiä, joka koostuu tavallisilla
kirjoitusmerkeillä esitetystä yksittäisestä kirjaimesta, ei ehkä voida rekisteröidä
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti sillä perusteella,
että siltä puuttuu luontainen erottamiskyky kaikkien tai joidenkin kyseisten tavaroiden
ja/tai palvelujen osalta.
Näin olisi esimerkiksi silloin, jos ”hedelmämehuja” varten haettu tavaramerkki koostuu
yksittäisestä C-kirjaimesta, koska sitä käytetään yleisesti C-vitamiinista. Kohdeyleisö ei
mieltäisi kirjainta kyseisten tavaroiden kaupallista alkuperää osoittavaksi merkiksi.
Muita esimerkkejä erottamiskyvyn puuttumisesta olisivat yksittäisistä kirjaimista
koostuvat tavaramerkit, joille haetaan rekisteröintiä lelukuutioita varten. Tällaisia
kuutioita käytetään usein, kun lapsille opetetaan, miten kuutioissa olevia kirjaimia
yhdistämällä muodostetaan sanoja. Nämä kirjaimet eivät kuitenkaan kuvaa tuotetta
sinänsä. Toinen esimerkki ovat yksittäiset kirjaimet, joille haetaan rekisteröintiä
arpajaispalveluja varten, joissa kirjaimia käytetään usein osoittamaan eri
numerosarjoja.
Vaikka molemmissa edellä mainituissa tapauksissa kirjainten ja tavaroiden tai
palvelujen välillä ei ole suoraa kuvailevaa yhteyttä, yksittäisestä kirjaimesta koostuvalta
tavaramerkiltä puuttuisi erottamiskyky, koska lelukuutioiden ja arpajaisten yhteydessä
kuluttajat ovat tottuneempia näkemään yksittäisillä kirjaimilla joko toiminnallisen tai
käytännöllisen sivumerkityksen eivätkä pidä niitä osoituksena tavaroiden ja palvelujen
kaupallisesta alkuperästä.
Toisaalta, jos ei voida todeta, että yksittäiseltä kirjaimelta puuttuu kokonaan
erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja/tai palvelujen osalta, se tulee hyväksyä
tavaramerkiksi, vaikka se olisi esitetty tavallisilla kirjoitusmerkeillä tai verrattain
tavanomaisella tavalla.
Esimerkiksi kirjain
hyväksyttiin tavaramerkiksi luokkaan 39 kuuluville
palveluille ”kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi, matkojen järjestäminen” ja
luokkaan 43 kuuluville palveluille ”Ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus”
(ks. päätös 30.9.2010, R 1008/2010-2, 12–21 kohta).
Lisää esimerkkejä on jäljempänä kohdassa 2.3.2.8.
2.2.6
Iskulauseiden erottamiskyvyn arviointi
Unionin tuomioistuin on todennut, ettei iskulauseisiin pidä soveltaa ankarampia
arviointiperusteita kuin muunlaisiin tavaramerkkeihin erottamiskykyä arvioitaessa
FINAL
VERSION 1.0
sivu 19
DATE 02/01/2014
(tuomio 12.7.2012, C-311/11 P, ’WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH’,
oikeuskäytäntöviittaukset mukaan luettuina).
Iskulauseita ei voida rekisteröidä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
b alakohdan nojalla, jos kohdeyleisö mieltää ne pelkiksi myynninedistämisilmaisuiksi.
Tällainen tavaramerkki on kuitenkin katsottava erottamiskykyiseksi, jos kohdeyleisö voi
suoralta kädeltä katsoa sen mainostehtävänsä lisäksi osoitukseksi sen kattamien
tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä.
Unionin tuomioistuin on esittänyt seuraavat kriteerit, joita olisi käytettävä arvioitaessa
iskulauseen erottamiskykyä (tuomio 21.1.2010, C-398/08 P, ’VORSPRUNG DURCH
TECHNIK’, 47 kohta ja tuomio 13.4.2011, T-523/09, ’WIR MACHEN DAS
BESONDERE EINFACH’, 37 kohta).
Iskulause on todennäköisesti erottamiskykyinen, kun se mielletään myös muuksi kuin
pelkäksi mainosviestiksi, jossa kehutaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia, kun
•
•
•
•
•
sillä on useita merkityksiä ja/tai
se sisältää sanaleikin ja/tai
siihen sisältyy käsitteellinen ristiriita tai yllätys, jolloin se voidaan mieltää
mielikuvitukselliseksi, yllättäväksi tai odottamattomaksi, ja/tai
siinä on tiettyä omaperäisyyttä tai mieleenpainuvuutta ja/tai
se saa kohdeyleisössä aikaan kognitiivisen prosessin tai edellyttää tulkintaa.
Edellä mainittujen lisäksi seuraavat iskulauseen ominaisuudet voivat myötävaikuttaa
siihen, että se todetaan erottamiskykyiseksi:
•
•
epätavalliset lauserakenteet
kielellisten ja tyylillisten tehokeinojen,
loppusoinnun, paradoksin jne., käyttö.
kuten
alkusoinnun,
metaforan,
Epätavallisten kieliopillisten muotojen käyttöä on kuitenkin arvioitava huolellisesti,
koska iskulauseet kirjoitetaan usein yksinkertaistetussa muodossa, jotta ne olisivat
tiiviimpiä ja näppärämpiä (ks. muun muassa tuomio 24.1.2008, T-88/06,’SAFETY
1ST’, 40 kohta). Tämä tarkoittaa, että kieliopillisten tekijöiden, kuten määräisten
artikkelien tai pronominien (SE, NE (englannin kielessä esim. THE) jne.),
konjunktioiden (TAI, JA jne.) tai prepositioiden (englannin kielessä esim. OF, FOR jne.)
puuttuminen ei aina riitä tekemään iskulauseesta erottamiskykyistä. Asiassa ”SAFETY
1ST” unionin tuomioistuin katsoi, ettei ilmauksen ”1ST” käyttäminen ilmauksen ”FIRST”
tilalla ollut riittävän epätavallista lisätäkseen tavaramerkin erottamiskykyä.
Iskulause, jonka merkitys on epäselvä tai käsittämätön tai jonka tulkinta edellyttää
kuluttajilta huomattavia ponnisteluja, on myös todennäköisesti erottamiskykyinen,
koska kuluttajat eivät pysty luomaan selkeää ja suoraa yhteyttä sen ja hakemuksen
kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen välille.
Kohdeyleisön
erikoistuneisuus
ja
sen
keskivertokuluttajaa
korkeampi
tarkkaavaisuusaste eivät voi vaikuttaa määräävästi merkin erottamiskyvyn
arvioimisessa sovellettaviin oikeudellisiin arviointiperusteisiin. Kuten unionin
tuomioistuin on todennut, ”siitä ei välttämättä seuraa, että merkin heikompi
erottamiskyky riittää, kun kohdeyleisö on erikoistunut” (tuomio 12.7.2012, C-311/11 P,
”WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH”, 48 kohta).
FINAL
VERSION 1.0
sivu 20
DATE 02/01/2014
Seuraavissa esimerkeissä esitetään joitakin niistä eri tehtävistä, joita iskulauseilla voi
olla, ja perusteluja, jotka voivat tukea niiden rekisteröinnin epäämistä
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.
Yhteisön tavaramerkki
Päätehtävä
Asia
Yhteisön tavaramerkki nro 5 904 438
MORE THAN JUST A CARD
luokka 36
(pankkikortti-, luottokortti- ja
maksukorttipalvelut)
Asiakaspalvelua koskeva lausuma
R 1608/2007-4
Rekisteröinti hylätty tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella
Iskulause pelkästään välittää tietoa hakemuksen kohteena olevista tavaroista ja palveluista.
Tämänkaltaista kieltä englanninkielinen puhuja käyttäisi kuvatessaan pankkikorttia, joka on hieman
epätavallinen. Iskulauseesta saa sen käsityksen, että kortilla on myönteisiä ominaisuuksia, jotka eivät ole
ensi näkemältä ilmeisiä. Se, että iskulause jättää avoimeksi sen, mitä nämä ominaisuudet ovat, eli että
tavaramerkillä ei kuvata tiettyä palvelua tai ”kortin” ominaisuutta, ei tee tavaramerkistä erottamiskykyistä.
Päätehtävä
Asia
WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD
luokka 40
Asiakaspalvelua koskeva lausuma
-
Tavaramerkki on myynninedistämisessä käytettävä ylistävä viesti, jossa korostetaan palvelujen
myönteisiä näkökohtia, lähinnä, että ne auttavat saamaan parhaan aseman liike-elämässä ja säilyttämään
tämän aseman tulevaisuudessa.
Päätehtävä
Asia
SAVE OUR EARTH NOW
luokat 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 ja 28
Arvolausuma tai poliittinen motto
R 1198/2008-4
Merkki on yksinkertainen ja vilpitön vetoomus ryhtyä toimiin ja edistää maapallon hyvinvointia suosimalla
ympäristöystävällisten tuotteiden ostamista. Valittaja väittää, että sana ”now” (nyt) muodostaa
omaperäisen osatekijän, koska kukaan ei usko, että ostamalla kyseisiä tuotteita he kirjaimellisesti
pelastavat maapallon nyt. Sana ”NOW” on valittajan väitteestä poiketen tunteisiin vetoava sana, jota
käytetään yleisesti markkinoinnissa, kun kuluttajia kehotetaan kuluttamaan ja hankkimaan haluamansa
heti: se on kehotus toimia. Asianomainen kuluttaja tunnistaa ja mieltää merkin välittömästi ylistäväksi
mainosilmaisuksi, joka osoittaa, että tavarat edustavat ympäristöystävällistä vaihtoehtoa muille
samantyyppisille tavaroille, eikä osoitukseksi niiden kaupallisesta alkuperästä.
Päätehtävä
Asia
DRINK WATER, NOT SUGAR
luokat 32 ja 33
Innostava tai motivoiva lausuma
R 718/2007-2
Tavaramerkki on kulunut iskulause, joka pelkästään välittää sen ajatuksen, että kuluttaja juo oikeaa vettä
eikä sokeripitoisia juomia. Tavaramerkiltä puuttuu toissijainen tai peitelty merkitys, siinä ei ole
mielikuvituksellisia osatekijöitä, ja sen viesti kuluttajalle on selvä, suora ja yksiselitteinen. Näistä syistä sitä
tuskin mielletään osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä. On helppo vetää johtopäätös, että tavaramerkki
koostuu pelkästään hyvästä neuvosta, siis että terveyden näkökulmasta on parempi juoda vettä, johon ei
ole lisätty sokeria. Mikä olisikaan parempi keino myydä tällaisia tuotteita kuin käyttää sellaista ilmausta
kuin ”DRINK WATER, NOT SUGAR”? Kuluttajat lukevat sen hyväksyen, mutta etsivät itse tavaramerkkiä
muualta tuotteesta.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 21
DATE 02/01/2014
Seuraavassa on esimerkkejä hyväksytyistä iskulauseista:
•
DEFINING TOMORROW, TODAY, päätös 7.2.2012, R 1264/2011-2, yhteisön
tavaramerkki nro 9 694 431, luokkiin 9, 10, 16, 35, 41, 44 ja 45 kuuluvia tavaroita
ja palveluja varten
•
SITEINSIGHTS, valituslautakunnan päätös 8.11.2011, R 879/2011-2, yhteisön
tavaramerkki nro 9 284 597, luokkiin 9 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten
•
THE PHYSICIAN DRIVEN IMAGING SOLUTION, kansainvälinen rekisteröinti
nro W 01 096 100, luokkiin 9, 16 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten
•
UNMASKING THE SOCIAL NETWORK OF FRAUD, yhteisön tavaramerkki
nro 10 477 941, luokkiin 9, 36 ja 45 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.
Iskulausetta ei voida rekisteröidä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan nojalla, jos se antaa suoraan tietoa tavaroiden tai palvelujen lajista,
laadusta, käyttötarkoituksesta tai muista ominaisuuksista (ks. jäljempänä
kohta 2.3.2.5).
2.2.7
Yksinkertaiset kuvio-osat
Yksinkertaisilla geometrisillä kuvioilla, kuten ympyröillä, viivoilla, suorakulmioilla tai
tavallisilla viisikulmioilla, ei voida välittää viestiä, jonka kuluttajat pystyvät muistamaan,
eivätkä kuluttajat näin ollen pidä niitä tavaramerkkeinä.
Kuten unionin yleinen tuomioistuin on todennut, hyvin yksinkertainen merkki, joka
koostuu geometrisestä peruskuviosta, kuten ympyrästä, viivasta, suorakulmiosta tai
viisikulmiosta, ei pysty sellaisenaan välittämään viestiä, jonka kuluttajat pystyvät
muistamaan, eivätkä kuluttajat näin ollen pidä niitä tavaramerkkeinä (ks. asia T-304/05,
22 kohta).
Esimerkkejä hylätyistä tavaramerkeistä
Merkki
T&P
Perustelut
Luokka 33
Merkki koostuu pelkästään tavanomaisesta
viisikulmiosta, siis yksinkertaisesta geometrisestä
Tuomio 12.9.2007.
kuviosta. Geometrisellä muodolla tuotemerkin
muotona miellettäisiin olevan toiminnallinen tai T-304/05, ’Viisikulmio’
esteettinen tarkoitus eikä alkuperää osoittava
tehtävä.
Luokat 9,
14,16, 18,
21, 24, 25,
28, 35–39,
41–45
Merkki mielletään äärimmäisen yksinkertaiseksi
geometriseksi muodoksi, lähinnä suunnikkaaksi.
Täyttääkseen yksilöimistä koskevan tavaramerkin
tehtävän suunnikkaan pitäisi sisältää osatekijöitä,
jotka erottavat sen muista suunnikasta koskevista
Tuomio 13.4.2011,
esityksistä. Merkin kaksi ominaispiirrettä ovat T-159/10, ’Suunnikas’
ensinnäkin se, että se on hieman kallellaan
oikealle, ja toiseksi se, että kuvion pohja on
hieman pyöreä ja kääntyy vasemmalle. Tavallinen
kuluttaja ei havaitsisi tällaisia vivahteita.
FINAL
Asia
VERSION 1.0
sivu 22
DATE 02/01/2014
Merkki
T&P
Perustelut
Asia
Luokat 14,
18, 25
Merkki ei sisällä osatekijöitä, jotka edes verrattain
tarkkaavainen kohdeyleisö muistaisi helposti ja
välittömästi. Se mielletään sekä luokkaan 14 että
luokkiin 18 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta
yksinomaan koristeeksi.
Tuomio 29.9.2009,
T-139/08, ’Hymiön
hymyn puolikasta
esittävä kuviomerkki’
Luokka 9
Merkki
koostuu
tavallisesta
tasasivuisesta
kolmiosta. Kolmion kääntäminen ylösalaisin ja
sen punainen ääriviiva eivät anna merkille
erottamiskykyä. Merkistä saatava yleisvaikutelma
säilyy edelleen yksinkertaisena geometrisenä
muotona, joka ei ensi näkemältä pysty
välittämään tavaramerkin viestiä.
Kansainvälinen
rekisteröinti
nro W01 091 415
Luokat 3,
18, 24, 43,
44
Merkki
koostuu
pelkästä
yksinkertaisesta
geometrisestä kuviosta ja on väriltään vihreä.
Asia T-282/09, ”Vihreä
Kyseistä väriä käytetään yleisesti ja laajasti
neliö”, tuomio
tavaroiden ja palvelujen mainonnassa ja
9.12.2010
markkinoinnissa niiden vetovoiman lisäämiseksi,
eikä se välitä mitään tiettyä viestiä.
Esimerkki hyväksytystä tavaramerkistä
Merkki
T&P
Luokat 35,
41
2.2.8
Perustelut
Asia
Merkki koostuu kuviosta, jossa on kaksi
päällekkäistä kolmikulmaista osaa. Merkistä
saatava yleisvaikutelma on paljon monitahoisempi
nro 10 948 222
kuin yksinkertaisesta geometrisestä muodosta
saatava yleisvaikutelma.
Tavanomaiset kuvio-osat
Seuraava viininlehden esitys ei ole erottamiskykyinen viinin yhteydessä:
Myöskään seuraava maitotuotteista käytettävä lehmän esitys ei ole erottamiskykyinen:
Yhteisön tavaramerkki nro 11 345 998, jolle haettiin rekisteröintiä luokkia 29 (maito ja
maitotuotteet jne.) ja 35 varten.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 23
DATE 02/01/2014
Edellä esitetyn merkin rekisteröinti hylättiin, koska lehmiä koskevia esityksiä käytetään
yleisesti maidosta ja maitotuotteista. Se, että tavaramerkki koostuu lehmän
”ilmakuvasta”, ei riitä tekemään siitä erottamiskykyistä, koska tavalliseen merkkiin
tehtävät vähäiset muutokset eivät tee siitä erottamiskykyistä. Samaa perustelua
voitaisiin soveltaa myös maitoon liittyviin tuotteisiin, kuten maitosuklaaseen.
2.2.9
Typografiset merkit
Yleisö ei pidä typografisia merkkejä, kuten pistettä, pilkkua, puolipistettä,
lainausmerkkiä tai huutomerkkiä, osoituksena tuotteiden alkuperästä. Kuluttajat
mieltävät ne merkiksi, jonka tarkoitus on kiinnittää kuluttajan huomio, eivätkä merkiksi,
joka
osoittaa
kaupallista
alkuperää.
Sama
perustelu
pätee
yleisistä
valuuttasymboleista, kuten €, £, $, koostuviin merkkeihin. Riippuen siitä, mistä
tavarasta tai palvelusta on kyse, edellä mainitut merkit antavat kuluttajalle vain tiedon
siitä, että tietyllä tuotteella tai palvelulla käydään kauppaa kyseisessä valuutassa.
Seuraavia tavaramerkkejä ei rekisteröity.
Merkki
T&P
Luokat 14,
18 ja 25
Perustelut
Asia
Unionin
yleinen
tuomioistuin
vahvisti
valituslautakunnan näkemyksen, jonka mukaan
haettu
tavaramerkki
ei
ole
riittävän
erottamiskykyinen. Se koostuu pelkästään
välimerkistä eikä sisällä muita erityisiä piirteitä,
jotka asiakkaat voisivat välittömästi havaita.
Kyseessä on arkipäiväinen merkki, jota käytetään
nro 5 332 184
paljon liike-elämässä tai mainonnassa. Kun
otetaan huomioon merkin käytön yleisyys,
asianomainen kuluttaja mieltää huutomerkin siten,
että sillä pelkästään mainostetaan jotakin
ylistävään sävyyn tai yritetään kiinnittää kuluttajan
huomio (ks. tuomio 30.9.2009, T-75/08, ’!’).
Haettu tavaramerkki hylättiin, koska tavaroiden
(elintarvikkeet ja juomat), joille rekisteröintiä
haettiin, tapauksessa prosentit ovat erityisen
tärkeitä
hinnan
kannalta.
Prosenttimerkki
esimerkiksi osoittaa selvästi, että kustannushintasuhde on edullinen, koska hintaa on
alennettu
tietyllä
prosenttimäärällä
normaalihintaan verrattuna. Tällaista punaisen
Luokat 29,
ympyrän sisälle sijoitettua prosenttimerkkiä
nro 5649256
30, 31 ja 32
käytetään myös usein loppuunmyynneistä,
erikoistarjouksista, varastontyhjennyksistä tai
edullisista merkittömistä tuotteista. Kuluttaja pitää
merkkiä pelkkänä kuvasymbolina, joka välittää
viestin siitä, että tavaroita, joille rekisteröintiä
haetaan, myydään alennettuun hintaan (ks.
päätös
16.10.2008,
R 998/2008-1
–
’Prozentzeichen’).
2.2.10 Kuvasymbolit
Kuvasymbolit (piktogrammit) ovat koristelemattomia perusmerkkejä ja -symboleja, joilla
tulkitaan olevan puhtaasti tiedottava tai ohjeistava arvo kyseisten tavaroiden tai
palvelujen osalta. Esimerkkejä kuvasymboleista ovat merkit, jotka osoittavat
käyttötapaa (kuten puhelimen kuva pizzan kotiinkuljetuspalvelujen yhteydessä) tai
FINAL
VERSION 1.0
sivu 24
DATE 02/01/2014
joihin sisältyy yleismaailmallisesti ymmärrettävä viesti (kuten veitsi ja haarukka
ravitsemuspalvelujen yhteydessä).
Yleisesti käytetyt kuvasymbolit, kuten valkoinen P-kirjain sinisellä taustalla
osoittamassa pysäköintipaikkaa (tällaisen merkin rekisteröinti voitaisiin hylätä myös
7 artiklan 1 kohdan d alakohdan perusteella) tai jäätelön kuva osoittamassa, että
lähiympäristössä myydään jäätelöä, eivät ole erottamiskykyisiä niiden tavaroiden tai
palvelujen osalta, joiden yhteydessä niitä käytetään.
Merkki
Perustelut
Asia
Kun otetaan huomioon hakemuksen kohteena
olevien, luokkiin 9, 35, 36, 38 ja 42 kuuluvien
tavaroiden
ja
palvelujen
(esimerkiksi
käteisautomaatit, pankkipalvelut) laji, yleisö
ymmärtää merkin käytännön ohjeena tai
Tuomio 2.7.2009,
suuntanuolina, jotka osoittavat, mihin kohtaan
T-414/07,
automaatissa magneettikortti on syötettävä.
’Kuviomerkki, joka
Kolmioiden suhde muihin haetun tavaramerkin
kuvaa korttia pitelevää
osatekijöihin merkitsee sitä, että kohdeyleisö
kättä ja kolmea
mieltää ne suuntanuoliksi. Kuluttajat näkevät
kolmiota’
tämäntyyppistä käytännön tietoa päivittäin
kaikenlaisissa paikoissa, kuten pankeissa,
supermarketeissa,
asemilla,
lentokentillä,
pysäköintihalleissa, puhelinautomaateissa jne.
(37–42 kohta).
nro 9 894 528
luokkaan 9 kuuluvia
tavaroita varten
Merkin rekisteröinti hylättiin, koska se on
keskeisiltä osiltaan sama kuin kansainvälinen
turvallisuussymboli, josta käytetään nimitystä
”suurjännitemerkki” tai ”varoitus, sähköiskun
vaara”. Se on määritelty virallisesti ISO 3864 standardissa suurjännitteen symbolia koskevaksi
standardiksi, jossa kuvio sisältyy kolmioon, joka
osoittaa, että kyseessä on vaaran symboli. Koska
tämä merkki on pääosin sama kuin yleinen
kansainvälinen
merkki,
jota
käytetään
osoittamaan suurjännitteestä aiheutuvaa vaaraa,
se hylättiin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan b alakohdan nojalla.
Päätös 21.9.2012,
R 2124/2011-5 –
’Device of lightning
bolt’
2.2.11 Yleiset tai erottamiskyvyttömät merkit
Merkin muodostava kuvio-osa voi myös koostua muodoista tai kuvioista, jotka
kohdeyleisö mieltää erottamiskyvyttömiksi merkeiksi. Tässäkin tapauksessa syynä
hylkäämiseen on se, etteivät tällaiset kuvio-osat voi sellaisinaan jäädä kuluttajan
mieleen, koska ne ovat liian yksinkertaisia ja/tai yleisesti käytettyjä hakemuksen
kohteena olevien tavaroiden/palvelujen yhteydessä.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 25
DATE 02/01/2014
Katso seuraavat esimerkit.
Merkki
Perustelut
Asia
Haetulta tavaramerkiltä ”puuttuu kokonaan
erottamiskyky”, ja se hylättiin
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
nro 4373403,
b alakohdan nojalla, koska se on erittäin
kolmiulotteinen merkki, jolle arkipäiväinen ja tavanomainen tarrojen kohdalla.
haettiin rekisteröintiä
Merkki kertoo paljon tavaroiden luonteesta ja
luokkaan 16 kuuluvia
hyvin vähän, jos lainkaan, tuottajan identiteetistä
tavaroita varten (tarrat,
(11 kohta).
käsikäyttöisissä
merkintälaitteissa
käytettävät tarrat ja etiketit
[muut kuin
kangasvalmisteiset])
nro 9 715 319
luokkiin 6, 7, 8, 9 ja 20
kuuluvia tavaroita varten
Tavaramerkki hylättiin, koska sen perusmuoto
yhdistettynä pelkästään kirkkaankeltaiseen väriin
ei voi alan ammattilaisen ja suuren yleisön
mielessä erottaa hakemuksen kohteena olevia
tavaroita tietyn yrityksen valmistamiksi. Tässä
tapauksessa keltainen väri voidaan mieltää
tavaroiden koristeeksi sekä siten, että sen
tarkoituksena on kiinnittää huomiota tavaroihin,
mutta se ei välitä mitään erityistä tietoa tai
selkeää
viestiä
tavaroiden
kaupallisesta
alkuperästä.
Kuten
lisäksi
tiedetään,
kirkkaankeltaista
väriä
käytetään
yleisesti
toiminnallisesti monien erilaisten tavaroiden
yhteydessä, muun muassa lisäämään kohteiden
näkyvyyttä, korostamaan tai varoittamaan. Näistä
syistä asianomaiset kuluttajat eivät tunnista tätä
väriä tavaramerkiksi, vaan mieltävät sillä olevan
varoittava tai koristeellinen tehtävä.
Päätös 22.5.2006,
R 1146/2005-2
Päätös 15.1.2013,
R 444/2012-2 –
’Device of a label in
yellow colour’
Seuraavat tavaramerkit hylättiin samasta syystä.
nro 11 177 912, luokat 29, 30 ja
31
nro 11 171 279, luokat 29, 30 ja
31
nro 10 776 599 muun muassa
luokkiin 32 ja 33 kuuluvia
tavaroita varten
Kolmessa edellä olevassa tapauksessa sekä merkkien väri että muoto ovat verrattain
yleisiä. Samat perustelut pätevät hedelmien tyyliteltyyn esitykseen viimeisessä näistä
kolmesta tapauksesta. Lisäksi mainitut kuvio-osat esittävät tai ainakin vahvasti
viittaavat joidenkin hakemuksen kohteena olevien tavaroiden, kuten hedelmämehujen,
ainesosiin.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 26
DATE 02/01/2014
2.2.12 Kolmiulotteiset tavaramerkit
2.2.12.1 Alustavat huomautukset
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdä eroa eri
tavaramerkkityyppien välillä määritettäessä sitä, voidaanko tavaramerkillä erottaa
yhden yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks.
tuomio 5.3.2003, T-194/01, ’Munanmuotoinen tabletti’ 44 kohta). Kun tätä
yhdenmukaista oikeudellista standardia sovelletaan eri tavaramerkkeihin ja -luokkiin,
ne
on
erotettava
toisistaan
kuluttajalle
syntyvän
mielleyhtymän
ja
markkinaolosuhteiden perusteella.
Itse tavaran muodosta koostuviin merkkeihin ei pidä soveltaa tiukempia kriteereitä kuin
muihin tavaramerkkeihin, mutta niiden kohdalla erottamiskyvyn toteaminen voi olla
vaikeampaa, koska kohdeyleisö ei välttämättä käsitä tällaisia tavaramerkkejä samalla
tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä (ks. tuomio 8.4.2002, C-136/02 P, ’Maglite’,
30 kohta).
Kolmiulotteiset tavaramerkit voidaan ryhmitellä kolmeen luokkaan:
•
•
•
muodot, jotka eivät liity itse tavaroihin ja palveluihin
muodot, jotka koostuvat itse tavaroiden tai niiden osan muodosta
pakkauksen tai säilytysastian muoto.
2.2.12.2 Muodot, jotka eivät liity itse tavaroihin ja palveluihin
Muodot, jotka eivät liity itse tavaroihin tai palveluihin (esim. Michelin-ukko), ovat
yleensä erottamiskykyisiä.
2.2.12.3 Itse tavaran muoto tai tavaroihin tai palveluihin liittyvät muodot
Kolmiulotteisia tavaramerkkejä, jotka koostuvat itse tuotteen muodon esittämisestä,
koskeva oikeuskäytäntö on merkityksellinen myös tuotteen tai sen osan
kaksiulotteisista esityksistä koostuvien kuviomerkkien kannalta (ks. tuomio
14.9.2009T-152/07, ’Kellotaululla olevat geometriset kentät’).
Muotoa, joka on hakemuksen kohteena olevien tavaroiden tai niiden pakkauksen
muoto, on tutkittava seuraavien kolmen vaiheen mukaisesti.
Vaihe 1: tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukainen arviointi
Tutkijan on lähtökohtaisesti ensin tutkittava, täyttyykö jokin tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan e alakohdan hylkäysperusteista, sillä niitä ei voida kumota käytössä
syntyneellä erottamiskyvyllä. Tästä ensimmäisestä vaiheesta ks. jäljempänä kohta 2.5,
Teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön muoto, tavaran arvoon olennaisesti
vaikuttava muoto tai tavaran luonteenomainen muoto.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 27
DATE 02/01/2014
Vaihe 2: kolmiulotteisen tavaramerkin osatekijöiden yksilöiminen
Toisessa vaiheessa tutkijan on määritettävä, sisältääkö kolmiulotteisen tavaramerkin
esitys muita osatekijöitä, kuten sanoja tai merkkejä, jotka voisivat tehdä
tavaramerkistä erottamiskykyisen. Yleisperiaate on, että mikä tahansa osatekijä, joka
on sellaisenaan erottamiskykyinen, tekee kolmiulotteisesta tavaramerkistä
erottamiskykyisen, kunhan se voidaan havaita tuotteen tavanomaisessa käytössä.
Tyypillisiä esimerkkejä ovat sana- tai kuvio-osat tai niiden yhdistelmät, jotka ovat
nähtävissä muodon ulkopinnalla ja ovat selvästi näkyvillä, kuten pullojen etiketit. Näin
ollen myös tuotteen tavanomainen muoto voidaan rekisteröidä kolmiulotteiseksi
tavaramerkiksi, jos siinä on näkyvissä erottamiskykyinen sanamerkki tai etiketti.
Erottamiskyvyttömät tai kuvailevat osatekijät yhdistettynä tavanomaiseen muotoon
eivät kuitenkaan anna erottamiskykyä kyseiselle muodolle (tuomio 18.1.2013,
T-137/12, ’Vibraattorin muoto’’, 34–36 kohta).
Vaihe 3: itse muodon erottamiskykyä koskevat kriteerit
Lopuksi on tutkittava itse muodon erottamiskykyä koskevat kriteerit. Tällöin
arvioidaan aluksi sitä, eroaako muoto perusmuodoista tai yleisistä tai odotetuista
muodoista niin olennaisesti, että kuluttaja voi sen perusteella tunnistaa tavarat vain
niiden muodon perusteella ja ostaa saman tuotteen uudelleen, jos hänen
kokemuksensa siitä olivat myönteisiä. Hyvä esimerkki tästä ovat krokotiilinmuotoiset
pakastevihannekset.
Tutkittaessa yksinomaan itse tavaran muodosta koostuvien kolmiulotteisten
tavaramerkkien erottamiskykyä merkityksellisiä ovat seuraavat kriteerit:
•
Muoto ei ole erottamiskykyinen, jos se on perusmuoto (ks. tuomio 19.9.2001,
T-30/00, ’Pyykin- tai astianpesuainetabletin muoto’,) tai perusmuotojen
yhdistelmä (ks. päätös 13.4.2000, R 263/1999-3).
•
Ollakseen erottamiskykyinen muodon on poikettava merkittävästi kuluttajan
odottamasta muodosta ja yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta
tavasta. Mitä enemmän muoto muistuttaa tavaran todennäköisintä muotoa, sitä
todennäköisempää on, että kyseessä oleva muoto ei ole erottamiskykyinen (ks.
tuomio 8.4.2002, C-136/02 P, ’Maglite’, 31 kohta).
•
Ei riitä, että muoto on vain tavanomaisen muodon muunnelma tai useiden
muotojen muunnelma alalla, jossa erilaisia malleja on valtavasti (ks. tuomio
8.4.2002, C-136/02 P, ’Maglite’, 32 kohta ja tuomio 7.2.2002, T-88/00,
’Maglite’, 37 kohta).
•
Kuluttaja mieltää kolmiulotteisen tavaramerkin toiminnalliset muodot tai piirteet
toiminnallisiksi. Esimerkiksi pesuainetablettien kohdalla viistetyillä reunoilla
vältetään pyykin vahingoittumista ja eriväriset kerrokset edustavat eri aktiivisia
ainesosia.
Kuluttajat ovat tottuneet pitämään kolmiulotteisia tavaramerkkejä merkkeinä, jotka
yksilöivät tuotteen, mutta sama ei välttämättä koske kolmiulotteista tavaramerkkiä, joka
esittää itse tavaran ulkoasua. Tästä seuraa, että erottamiskyvyn arvioinnissa on
päädyttävä samaan lopputulokseen sekä sellaisten kolmiulotteisten merkkien osalta,
jotka muodostuvat tavaran itsensä muodosta, että sellaisten kuviomerkkien osalta,
FINAL
VERSION 1.0
sivu 28
DATE 02/01/2014
jotka muodostuvat luonnonmukaisesta saman tavaran kuvasta (tuomio 19.9.2001,
T-30/00, ’Pyykin- tai astianpesuainetabletin muoto’, 49 kohta).
Seuraavassa on esimerkkejä tavaroiden muodoista, joille on haettu tavaramerkkiä, ja
niiden arvioinnista.
Merkki
Perustelut
Asia
Kuviomerkit, joiden graafisessa esityksessä
toistetaan
itse
tavarat
luonnollisessa
muodossaan, eivät ole erottamiskykyisiä tällaisten
tavaroiden osalta. ”Tablettimuodossa olevia
pyykin- ja astianpesuaineita” koskeva tabletin
esitys hylättiin. Muoto eli suorakulmainen tabletti
on yksi geometrisistä perusmuodoista ja yksi Tuomio 19.9.2001, Tpyykintai
astianpesuaineiden
ilmeisistä
30/00, ’Pyykin- tai
muodoista. Keskivertokuluttaja ei pidä sitä, että astianpesuainetabletin
tabletin kulmia on hieman pyöristetty, kyseisen
muoto’,
muodon erityispiirteenä (tuomio 19.9.2001,
T-30/00, ’Pyykin- tai astianpesuainetabletin
muoto’, 44 ja 53 kohta). Sama lähestymistapa on
vahvistettu useissa tuomioissa, myös asiassa
C-144/06 P, ’Tabletti’, 4.10.2007 annetussa
tuomiossa.
Muodon rekisteröinti hylättiin, koska se on
pelkästään
muunnelma
tämänkaltaisten
tuotteiden eli taskulamppujen tavanomaisesta
muodosta (31 kohta).
Tuomio 8.4.2002,
C-136/02 P, ’Maglite’
Muodon rekisteröinti hylättiin, koska se ei poikkea
merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla
vallitsevasta tavasta. Vaikka kyseisen toimialan
tuotteet
ovat
tyypillisesti
muodoltaan
Tuomio 18.1.2013,
pitkänomaisia, markkinoilla on myös monia muita T-137/12, ’Vibraattorin
muotoja, jotka ovat pallomaisia tai pyöreitä
muoto’
(29 kohta). Se, että tuotteeseen on lisätty pieni
kuvaileva sanaosa ”fun factory”, ei tee koko
muodosta erottamiskykyistä (36 kohta).
Unionin
tuomioistuin
vahvisti
tämän
kolmiulotteisen
merkin
hylkäämisen
sillä
perusteella, ettei se poikkea riittävästi makeisissa
ja suklaissa tavallisesti käytetyistä muodoista ja
väreistä. Muodon yhdistäminen kuvio-osiin ei
johda kaksiulotteisia tavaramerkkejä koskevien
kriteerien soveltamiseen.
On
lähtökohtaisesti
ongelmallista,
mikäli
tavaramerkin
esityksestä
ja
tavaraja
palveluluettelosta ei käy selväksi, mitä haettu
muoto edustaa: tietämättä, mikä muoto on, ei
voida varmistaa, onko se erottamiskykyinen, eikä
sitä, onko se yleinen tai toiminnallinen. Hakijaa on
pyydettävä selventämään muodon luonnetta
(hakijalla on velvollisuus tehdä yhteistyötä ja
toimittaa
totuudenmukaisia
tietoja).
Joka
tapauksessa kyseiset muodot tulee hylätä, jos ne
koostuvat perusmuodoista tai arkipäiväisistä
osatekijöistä.
FINAL
VERSION 1.0
Tuomio 6.9.2012,
C-96/11 P,
’Suklaahiiret’
sivu 29
DATE 02/01/2014
Merkki
Perustelut
Asia
Kolmiulotteinen tavaramerkki, joka koostuu
kahvasta ja jota haettiin luokkaan 8 kuuluvia
tavaroita varten (maa- ja metsätaloudessa ja
puutarhanhoidossa
käytettävät
käsityökalut,
mukaan lukien puutarhasakset, oksasakset,
pensassakset ja -leikkurit [käsityökalut]), hylättiin.
Tuomio 16.9.2009,
T-391/07, ’Kahva’
Vastaavia kriteereitä sovelletaan soveltuvin osin palveluihin liittyviin muotoihin,
esimerkiksi pesukoneen muotoon pesulapalvelujen yhteydessä.
2.2.12.4 Pakkauksen muoto
Edellä esitettyjä kriteerejä sovelletaan myös tavaroissa käytettävien säilytysastioiden
tai pakkausten muotoon. Haetun muodon on poikettava olennaisilta osiltaan
perusosien tai tavanomaisten osien yhdistelmästä ja oltava huomiota herättävä.
Pakkausten osalta on otettava myös huomioon tietyn osatekijän mahdollinen
toiminnallinen luonne. Koska pakkauksia ja säilytysastioita voidaan käyttää liikeelämässä eri tavalla erityyppisissä tuotteissa, selvitettäessä sitä, mitä muotoja
markkinoilla on käytössä, on suositeltavaa valita vertailukohdaksi riittävän laaja
tavaraluokka (ts. maitopakkauksen erottamiskyvyn arvioimiseksi haku on suoritettava
yleisesti juomissa käytettävien pakkausten osalta; ks. tältä osin asiassa C-173/04,
’Standbeutel’, esitetty ratkaisuehdotus).
Merkki
Perustelut
Asia
Haettu muoto hylättiin, koska katsottiin, että
suklaapupujen muoto ja kullanvärinen pakkaus
ovat yleisiä ilmiöitä markkinoilla ja vastaavat
kyseisen alan tapoja. Yksittäisiä osatekijöitä eli
pupun muotoa, kullanväristä foliopaperia ja
punaista pliseerattua nauhaa, johon on kiinnitetty
kello, ei pidetty erikseen eikä yhteisesti
erottamiskykyisinä (44–47 kohta).
Tuomio 24.5.2012,
C-98/11 P,
’Punanauhaisen
suklaapupun muoto’
Vieressä kuvatun tavaramerkin, joka esittää
makeisten pakkaamiseen käytettävää päistään
kierrettyä karamellipaperia (eikä siten itse
tuotetta), rekisteröinti hylättiin, koska kyseessä on
”normaali ja perinteinen makeiskääreen muoto” ja
”markkinoilla on suuri määrä näin käärittyjä
makeisia” (56 kohta). Sama koskee kyseisen
kääreen
väriä
eli
”vaaleanruskeaa
(kermakaramelli)”. Tässä värissä itsessään ei ole
mitään epätavallista, eikä ole harvinaista nähdä
sitä käytettävän makeiskääreissä (56 kohta).
Siten keskivertokuluttaja ei näe kyseistä
tavaramerkkiä sellaisenaan osoituksena tuotteen
kaupallisesta alkuperästä vaan ainoastaan
makeiskääreenä.
Tuomio 10.11.2004,
T-402/02,
’Karamellipaperi’
FINAL
VERSION 1.0
sivu 30
DATE 02/01/2014
Merkki
Perustelut
Asia
Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti haetun
muodon hylkäämisen. Hoikka kaula ja litistetty
pullo-osa eivät poikkea haetun tavaramerkin
tarkoittamia tavaroita, nimittäin mehuja, mausteita
ja
maitotuotteita,
sisältävien
pullojen
tavanomaisesta muodosta. Kaulan pituus tai sen
läpimitta tai pullon leveyden ja paksuuden välinen
suhde eivät ole millään tavalla omintakeisia
(50 kohta). Lisäksi, vaikka pullon kyljissä olevat
urat voitaisiinkin katsoa poikkeukselliseksi, se ei
kuitenkaan
yksinään
vaikuta
haetusta
tavaramerkistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan
niin paljon, että tavaramerkki poikkeaisi
merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla
vallitsevasta tavasta (53 kohta).
Tuomio
15.3.2006T-129/04,
’Muovipullon muoto’
Seuraavat muodot hyväksyttiin.
Valituslautakunnan päätös 4.8.1999, R 139/1999-1 – ’Granini Bottle’
Tuomio 24.11.2004, T-393/02, ’Valkoisen ja läpinäkyvän pullon muoto’
Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että edellä kuvattu pullo on epätavallinen ja sen
avulla voidaan erottaa kyseessä olevat tuotteet, nimittäin vaatteiden pesussa
käytettävät aineet ja muoviset säilytysasiat nestemäisille aineille, niistä tuotteista, joilla
on eri kaupallinen alkuperä (47 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin mainitsi kolme
tällaista piirrettä. Ensinnäkin kyseessä oleva pakkaus on erityisen kulmikas, ja kulmat,
särmät ja pinnat saavat sen muistuttamaan kristallia. Toiseksi pakkauksesta saa
monoliittisen vaikutelman, koska pakkauksen korkki on integroitu pakkauksen
muodostamaan kokonaisuuteen. Kolmanneksi pakkaus on erityisen litteä. Tämä
yhdistelmä antaa siis kyseessä olevalle pullolle erityisen ja epätavallisen ulkoasun
(40 kohta).
FINAL
VERSION 1.0
sivu 31
DATE 02/01/2014
2.2.13 Kuosimerkit
Kuviomerkkiä voidaan pitää kuosimerkkinä, kun se koostuu useista säännöllisesti
toistuvista rakenneosista.
Kuosimerkit voivat kattaa kaikenlaisia tavaroita ja palveluja. Käytännössä niitä koskevia
hakemuksia jätetään kuitenkin lähinnä paperin, kankaan, vaatteiden, nahkatuotteiden,
korujen, tapettien, huonekalujen, laattojen, renkaiden ja rakennustuotteiden kaltaisia
tavaroita varten, toisin sanoen sellaisia tavaroita varten, joissa on tavallisesti kuoseja.
Näissä tapauksissa kuvio muodostaa pelkästään tavaran ulkoasun. Tältä osin on syytä
huomata, että vaikka kuosit voidaan esittää neliön- tai suorakulmionmuotoisissa
merkeissä, niitä on arvioitava ikään kuin ne kattaisivat koko niiden tavaroiden pinnan,
joille rekisteröintiä haetaan.
On myös otettava huomioon, että kun kuosimerkkiä haetaan juomien tai yleensä
nestemäisten aineiden kaltaisille tavaroille, siis tavaroille, joita yleensä jaellaan ja
myydään pakkauksissa, kuosia on arvioitava ikään kuin se kattaisi tuotteen
säilytysastian tai pakkauksen ulkopinnan.
Edellä esitetystä seuraa, että kuosien erottamiskyvyn arvioinnissa tutkijan olisi
pääsääntöisesti käytettävä samoja kriteerejä, joita sovelletaan itse tuotteen ulkoasusta
koostuviin kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin (ks. tuomio 19.9.2012, T-329/10, ’Mustista,
harmaista, beigeistä ja tummanpunaisista ruuduista koostuva merkki’).
Palvelujen osalta tutkijoiden on pidettävä mielessä, että kuosimerkkejä käytetään
käytännössä kirjelomakkeissa ja kirjeenvaihdossa, laskuissa, internetsivuilla,
mainoksissa, liikemerkeissä jne.
Jos kuosi on tavanomainen, perinteinen ja/tai tyypillinen, se ei yleensä ole
erottamiskykyinen. Kuosit, jotka koostuvat peruskuvioista tai yksinkertaisista kuvioista,
eivät yleensä ole myöskään erottamiskykyisiä. Syynä hylkäämiseen on se, etteivät
tällaiset kuosit välitä erityistä viestiä, joka tekisi merkistä kuluttajille helposti
mieleenpainuvan. Paradoksaalisesti sama pätee kuoseihin, jotka koostuvat erittäin
monimutkaisista
kuvioista.
Näissä
tapauksissa
kuosin
kokonaisuuden
monimutkaisuuden vuoksi kuosin yksittäisiä yksityiskohtia ei voida painaa mieleen
(tuomio 9.10.2002, T-36/01, ’Tavaroiden pinnalla oleva kuvio’, 28 kohta). Monissa
tapauksissa kohdeyleisö mieltäisikin kuosit pelkiksi koristeiksi.
Tältä osin on otettava huomioon, ettei keskivertokuluttaja yleensä tarkastele tavaroita
analyyttisesti. Tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen
keskivertokuluttajan on pystyttävä tavaramerkin perusteella erottamaan kyseinen
tavara muiden yritysten tavaroista niin, että hänen ei tarvitse enempää pohtia asiaa
eikä verrata tavaramerkkiä muihin merkkeihin eikä olla erityisen huolellinen tässä
suhteessa (tuomio 12.2.2004, C-218/01, ’Perwoll bottle’, 53 kohta ja tuomio 12.1.2006,
C-173/04, ’Pystyasennossa pysyvät pussit’, 29 kohta).
Se, että kuosilla voi olla myös muita tehtäviä ja/tai vaikutuksia, on yksi lisäperuste pitää
sitä erottamiskyvyttömänä. Jos kuosi on sitä vastoin mielikuvituksellinen, epätavallinen
ja/tai sattumanvarainen, poikkeaa yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta
tavasta tai, yleisemmällä tasolla, jää helposti kohdeyleisön mieleen, se ansaitsee
yleensä suojan yhteisön tavaramerkkinä.
Kuten edellä on esitetty, kuosimerkkien erottamiskykyä on arvioitava yleensä
tavaroiden osalta. Kuosimerkiltä, jolta on katsottu puuttuvan erottamiskyky sen
FINAL
VERSION 1.0
sivu 32
DATE 02/01/2014
kattamien tavaroiden osalta, on myös katsottava puuttuvan erottamiskyky näihin
tavaroihin läheisesti liittyvien palvelujen osalta. Esimerkiksi tikkauskuosilta, joka ei ole
erottamiskykyinen vaatteiden ja nahkatavaroiden osalta, on katsottava puuttuvan
erottamiskyky myös kyseisiä tavaroita koskevien vähittäismyyntipalvelujen osalta (ks.
vastaavasti päätös 29.7.2010, R 868/2009-4, – ‘Device of a pocket’). Samat päätelmät
pätevät kangaskuosiin esimerkiksi kankaiden valmistusta koskevien palvelujen osalta.
Seuraava kuosien esimerkkiluettelo ei ole tyhjentävä.
Merkki
nro 8 423 841, luokkia 18,
24 ja 25 koskeva
kuviomerkki
Perustelut
Asia
Itse tuotteen ulkoasusta koostuvia kolmiulotteisia
tavaramerkkejä koskevia kriteerejä voidaan myös
soveltaa itse tuotteen ulkoasusta koostuviin
kuviomerkkeihin. Yleisesti ottaen tavaramerkistä,
joka koostuu yksinkertaisesta ja yleisestä
koristekuviosta, puuttuu osatekijä, joka voisi
kiinnittää kuluttajien huomion, eikä se ole riittävä
osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lähdettä tai
alkuperää. Vieressä kuvattu tavaramerkki koostui
tekstiilikuviosta, ja sen katsottiin siten sisältävän
itse tuotteiden ulkoasun, koska tavaramerkkiä
haettiin luokkia 18, 24 ja 25 varten.
Tuomio 19.9.2012,
T-326/10,
’Vaaleanharmaan,
tummanharmaan,
beigen,
tummanpunaisen ja
ruskean värinen
ruutukuvio’, 47 ja
48 kohta
Tuomio 19.9.2012,
T-329/10, ’ Mustista,
Edellisen esimerkin tapaan unionin yleinen harmaista, beigeistä
tuomioistuin
vahvisti
tässäkin
asiassa
ja tummanpunaisista
tavaramerkin hylkäämisen.
ruuduista koostuva
merkki’
nro 8 423 501, luokkia 18,
24 ja 25 koskeva
kuviomerkki
nro 5 066 535, luokkaa 12
(renkaat) koskeva
kuviomerkki
Jos tavaramerkki koostuu tavaroiden tai
palvelujen tyylitellystä esityksestä, kohdeyleisöön
kuuluva kuluttaja näkee sen ensi silmäyksellä
pelkästään tuotteen tietyn osan tai koko tuotteen
esityksenä. Tässä tapauksessa, jossa oli kyse
renkaita
koskevasta
hakemuksesta,
kohdeyleisöön
kuuluva
kuluttaja
mieltäisi
tavaramerkin pelkäksi renkaan urien esitykseksi
eikä
osoitukseksi
tuotteen
lähteestä
tai
alkuperästä. Kuosi on arkipäiväinen, eikä
tavaramerkki voi täyttää tehtäväänsä alkuperän
osoittajana.
FINAL
VERSION 1.0
-
sivu 33
DATE 02/01/2014
Merkki
nro 9 526 261, luokkiin 16,
18 ja 25 kuuluvia tavaroita
koskeva kuviomerkki
(tyyliteltyjen V-kirjaimien
jono)
nro 9 589 219, luokkaan 9
kuuluvia tavaroita koskeva
kuviomerkki
Perustelut
Asia
Tavaramerkki hylättiin luokkien 18 ja 25 osalta ja
hyväksyttiin luokan 16 osalta. Vaikka merkkiä
kuvattiin ”tyyliteltyjen V-kirjaimien jonoksi”,
kohdeyleisö mieltäisi merkin todennäköisimmin
joko sarjaksi siksak-kuviota tai ruutumaisia
geometrisiä kuvioita. Joka tapauksessa kuvio on
hyvin yksinkertainen ja arkipäiväinen ja siten
erottamiskyvytön.
-
Merkki, joka hakemuksen mukaan koskee
”monireikäisiä levyjä, joita voidaan käyttää
kemiallisessa
tai biologisessa
analyysissa
käyttämällä elektrokemiluminesenssia tieteellistä
käyttöä, laboratoriokäyttöä tai lääketieteellistä
Päätös 9.10.2012,
tutkimuskäyttöä varten”, hylättiin, koska se ei
R 412/2012-2 –
osoita alkuperää. Hakemuksessa tavaramerkkiä
’Device of four
kuvattiin siten, että se vastaa tavaroiden pohjassa
identically sized circles’
olevaa kuviota, ja tutkijan todettiin esittäneen
perustellusti, että huomiota herättävien piirteiden
puuttumisen vuoksi kuluttaja ei voi mieltää sitä
miksikään muuksi kuin pelkäksi tavaroiden
koristeeksi.
Tavaramerkki hylättiin, koska taskuihin tikatut
kuviot ovat tavallisia muotialalla, eikä tähän
nimenomaiseen kuosiin sisälly mieleen painuvia
tai
huomiota
herättäviä
piirteitä,
jotka
todennäköisesti
antaisivat
tavaramerkille
tarvittavan
vähimmäiserottamiskyvyn,
jotta
kuluttaja voi mieltää sen muuksi kuin pelkäksi
nro 6 900 898, luokkiin 18 ja koristeelliseksi osatekijäksi.
25 kuuluvia tavaroita varten
Tavaramerkki,
jota
oli
tarkoitus
käyttää
lasipinnoilla,
hylättiin
7 artiklan
1 kohdan
b alakohdan
nojalla.
Hylkäämistä perusteltiin sillä, että kohdeyleisö ei
ole tottunut pitämään lasilaattojen pinnalla olevia
kuvioita osoituksena tavaran kaupallisesta
alkuperästä ja että kuvio katsotaan tavaran
toiminnalliseksi osaksi, jotta lasista saadaan
läpinäkymätöntä. Lisäksi kuosin monimutkaisuus
ja mielikuvituksellisuus eivät riitä osoitukseksi
siitä, että kyseinen kuvio olisi erottamiskykyinen.
nro 3 183 068, luokkiin 19 ja Nämä ominaisuudet johtuvat esteettisestä tai
koristeellisesta viimeistelystä, kuosin yksittäisiä
21 kuuluvia tavaroita
yksityiskohtia ei voida painaa mieleen, eikä sitä
koskeva kuviomerkki
voida tarkastella havaitsematta samalla tavaran
ominaispiirteitä.
FINAL
VERSION 1.0
Tuomio 28.9.2010,
T-388/09, 19–
27 kohdat
Tuomio 9.10.2002,
T-36/01, ’ Tavaroiden
pinnalla oleva
kuvio’, 26–28 kohta
sivu 34
DATE 02/01/2014
Merkki
Perustelut
Asia
Tavaramerkki hylättiin, koska se koostuu hyvin
yksinkertaisista
rakenneosista
ja
on
kokonaisuudessaan arkipäiväinen perusmerkki.
Hakemuksen kohteena olevien tavaroiden, kuten
puhdistusliinojen ja antiseptisten liinojen, osalta
haettu merkki voi edustaa tavaroiden ulkoasua
siinä mielessä, että niissä käytettävällä kankaalla
voi olla tällainen rakenne. Merkissä pelkästään
toistetaan identtisiä neliöitä, eikä siinä ole
Päätös 14.11.2012,
nähtävissä erityisesti mielikuvituksellisuuden tai
R 2600/2011-1 –
sen tavan osalta, jolla sen osatekijät yhdistyvät
’Device of a black and
toisiinsa,
mitään
sellaista
osatekijää
tai
white pattern’
huomattavaa vaihtelua, joka erottaisi merkin
nro 10 144 848, luokkiin 3, toisesta merkistä, jossa eri neliömäärästä
säännöllinen
kuvio
esitetään
5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 ja koostuva
tavanomaisella tavalla. Kunkin yksittäisen neliön
21 kuuluvia tavaroita
muoto ja tapa, jolla ne on yhdistetty, eivät ole
koskeva kuviomerkki
välittömästi havaittavia piirteitä, jotka voivat
kiinnittää keskivertokuluttajan huomion ja joiden
perusteella
kuluttaja
mieltää
merkin
erottamiskykyiseksi.
2.2.14 Sijaintimerkit
Sijaintimerkkejä koskevilla hakemuksilla pyritään suojaamaan merkki, joka koostuu
osatekijöistä (kuvio, väri jne.), jotka on sijoitettu tiettyyn osaan tuotetta ja jotka ovat
tietyssä suhteessa tuotteen kokoon nähden. Tavaramerkistä toimitettavaan esitykseen
on liitettävä kuvaus, josta käy ilmi haettavan oikeuden täsmällinen luonne.
Samat tekijät, jotka otetaan huomioon kolmiulotteisia tavaramerkkejä tutkittaessa, ovat
merkityksellisiä myös sijaintimerkkien osalta. Tutkijan on erityisesti pohdittava,
pystyykö kuluttaja tunnistamaan merkin, joka on itsenäinen/erillinen itse tuotteiden
tavanomaiseen ulkoasuun nähden. Toinen merkityksellinen näkökohta sijaintimerkkien
tarkastelussa on se, ymmärretäänkö tavaramerkin sijoittaminen tavaroihin
todennäköisesti viittauksena tavaramerkkiin.
On syytä huomata, että vaikka kohdeyleisö voi olla tarkkaavainen tuotteen eri
esteettisten yksityiskohtien suhteen, se ei automaattisesti merkitse, että kohdeyleisö
mieltäisi ne tavaramerkiksi. Tietyissä yhteyksissä, ja ottaen huomioon tiettyjen liikeelämän alojen yleisen käytännön ja vallitsevan tavan, sijaintimerkki voi kiinnittää
huomiota itsenäisenä piirteenä, joka voidaan erottaa itse tuotteesta, ja siten välittää
tavaramerkin viestin.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 35
DATE 02/01/2014
Seuraavassa on kaksi esimerkkiä sijaintimerkkien arvioinnista.
Merkki
Perustelut
Asia
Tässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin
vahvisti
tavaramerkin
hylkäämisen
7 artiklan
1 kohdan
b alakohdan nojalla. Tavaramerkin kuvauksen
Tuomio 14.9.2009,
mukaan ”tavaramerkki koostuu pyöreistä ja
T-152/07, ’Kellotaululla
suorakulmaisista
kentistä
kellotaululla”.
olevat geometriset
Tuomioistuin katsoi, ettei tavaramerkki ollut
kentät’,
itsenäinen eikä erotettavissa itse tuotteen
muodosta tai mallista. Kellotaululle sijoitettujen
osatekijöiden ei katsottu poikkeavan merkittävästi
muista markkinoilla olevista malleista.
Asiassa oli kyse sukkatuotteesta, jossa varpaiden
kohdalla on oranssi kaistale. Unionin yleisen
tuomioistuimen näkemyksen mukaan ei ollut
todisteita siitä, että kyseisen tuotteenosan väritys
miellettäisiin tavallisesti tavaramerkin luonteiseksi.
Se päinvastoin totesi, että tämä piirre
todennäköisesti
miellettäisiin
kyseisen
markkinasektorin yleisen käytännön tai vallitsevan
tavan mukaiseksi koristeelliseksi piirteeksi.
Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti näin ollen
7 artiklan
1 kohdan
b alakohtaan perustuvan rekisteröintiesteen.
2.3
Kuvailevuus
c alakohta)
2.3.1
Tuomio 15.6.2010,
T-547/08, ’Sukan
kärjen oranssi väri’
7 artiklan
1 kohdan
2.3.1.1 Kuvailevuuden käsite
Merkki on hylättävä kuvailevana, jos sillä on merkitys, jonka kohdeyleisö mieltää heti
antavan tietoa hakemuksen kohteena olevista tavaroista ja palveluista. Näin on silloin,
jos merkki antaa tietoa muun muassa tavaroiden tai palvelujen määrästä, laadusta,
ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta, lajista ja/tai koosta. Ilmauksen ja tavaroiden ja
palvelujen välillä on oltava riittävän suora ja konkreettinen yhteys (tuomio 20.7.2004,
T-311/02, ’Limo’, 30 kohta ja tuomio 30.11.2004, T-173/03, ’Nurseryroom’, 20 kohta) ja
se on voitava ymmärtää asiaa sen enempää pohtimatta (tuomio 26.10.2000, T-345/99,
’Trustedlink’, 35 kohta). Jos tavaramerkki on kuvaileva, se on myös erottamiskyvytön.
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ei sovelleta ilmauksiin, joissa
ainoastaan vihjataan tavaroiden tiettyihin ominaisuuksiin tai herätetään mielikuvia
niistä. Niistä käytetään toisinaan myös nimitystä epämääräiset tai epäsuorat viittaukset
tavaroihin (tuomio 31.1.2001, T-135/99, ’Cine Action’, 29 kohta).
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perustana oleva yleinen etu
koskee sitä, ettei yksinoikeuksia pitäisi antaa puhtaasti kuvaileviin ilmauksiin, joita
muutkin talouden toimijat mahdollisesti haluavat käyttää. Tutkijan ei kuitenkaan tarvitse
osoittaa, että hakija tai sen kilpailijat käyttävät jo kuvailevaa ilmausta. Näin ollen niiden
kilpailijoiden määrällä, joihin käyttö mahdollisesti vaikuttaa, ei ole merkitystä. Jos sana
tavanomaisessa ja yksinkertaisessa merkityksessään on kuvaileva, tätä
FINAL
VERSION 1.0
sivu 36
DATE 02/01/2014
hylkäysperustetta ei siis voida kumota osoittamalla, että hakija on ainoa taho, joka
tuottaa tai pystyy tuottamaan kyseisiä tavaroita.
2.3.1.2 Viiteperusta
Viiteperustalla tarkoitetaan sitä, miten kohdeyleisö tavallisesti ymmärtää kyseessä
olevan sanan. Sen tueksi voidaan esittää sanakirjamerkintöjä ja internetsivuilta
löytyneitä esimerkkejä ilmauksen kuvailevasta käytöstä, tai se voi käydä selvästi ilmi
siitä, miten käsite tavallisesti ymmärretään.
Tutkijan ei tarvitse osoittaa, että sana sisältyy sanakirjaan, voidakseen hylätä merkin.
Erityisesti moniosaisten ilmausten kohdalla sanakirjoissa ei mainita kaikkia mahdollisia
yhdistelmiä. Merkityksellistä on ilmauksen tavanomainen ja ilmeinen merkitys. Lisäksi
kuvailevina pidetään ilmauksia, joita käytetään erikoisterminologiana osoittamaan
tavaroiden ja palvelujen ominaisia piirteitä. Näissä tapauksissa ei ole tarpeen osoittaa,
että ilmaisun merkitys on välittömästi ilmeinen asianomaisille kuluttajille, joille tavarat ja
palvelut on suunnattu. Riittää, että käsitettä on tarkoitus käyttää tai että osa
kohdeyleisöstä voi ymmärtää sen hakemuksen kohteena olevien tavaroiden tai
palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvauksena (ks. tuomio 17.9.2008, T-226/07,
’PRANAHAUS’, 36 kohta).
Viiteperustan osalta sovelletaan seuraavia periaatteita ilmauksen käytön osalta sekä
kielenkäytössä että sanakirjoissa:
•
Merkki on hylättävä, jos se on kuvaileva jollakin Euroopan unionin virallisella
kielellä kyseisen maan koosta tai väestömäärästä riippumatta.
•
Systemaattisia kielitarkastuksia tehdään vain Euroopan unionin virallisilla kielillä.
Jos kuitenkin on vakuuttavia todisteita siitä, että ilmauksella on merkitys jollakin
muulla kielellä kuin unionin virallisella kielellä ja että se ymmärretään osassa
Euroopan unionia, myös tällainen ilmaus on hylättävä.
Todisteet voivat perustua asianomaisen tutkijan omaan tietämykseen, tai niitä voidaan
esittää kolmansien osapuolten huomautuksissa tai peruutuspyyntöihin sisällytetyissä
asiakirjoissa.
Merkki on siten hylättävä myös, jos merkin kielellä on virallisen kielen asema
jäsenvaltiossa, vaikka kyseinen kieli ei olisikaan Euroopan unionin virallinen kieli.
Esimerkiksi ilmaus HELLIM on turkinkielinen käännös sanasta ”halloumi”, joka on yksi
juustolaji. Koska turkki on Kyproksen virallinen kieli, osa Kyproksen väestöstä
ymmärtää ja puhuu sitä, ja siten keskivertokuluttaja Kyproksessa voi ymmärtää merkin
siten, että HELLIM on kuvaileva ilmaus juustolle (ks. tuomio 13.6.2012 T-534/10,
’HELLIM/HALLOUMI’).
•
Mikäli virastolle on esitetty tarvittavat todisteet, merkki hylätään, jos se on
kuvaileva jollakin kielellä, kunhan (kyseistä kieltä) ymmärretään osassa unionia
(ks. tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 2 kohta ja tuomio 13.9.2012, T-72/11,
”Espetec”, 35–36 kohta). Se, että jotakin kieltä ymmärretään osassa Euroopan
unionia, samoin kuin ilmauksen merkitys asianomaisella kielellä tulee viraston
tietoon yleensä joko kolmannen osapuolen esittämissä huomautuksissa tai
menettämis- tai mitättömyyskanteessa.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 37
DATE 02/01/2014
•
Internethaku on myös perusteltu tapa osoittaa kuvaileva merkitys erityisesti
uusien ilmausten tai slangisanojen kohdalla, mutta todisteiden perusteella on
arvioitava huolellisesti, käytetäänkö sanaa tosiasiallisesti kuvailevasti, koska ero
kuvailevan käytön ja tavaramerkkikäytön välillä internetissä on usein epäselvä ja
koska internetissä on valtavasti jäsentelemätöntä ja vahvistamatonta tietoa.
•
Rekisteröintiesteen yhteydessä on selkeästi mainittava, minkä kielen tai kielten
vuoksi hylkäysperustetta voidaan soveltaa ainakin niissä jäsenvaltioissa, joissa
kyseinen kieli on virallinen kieli tai yksi virallisista kielistä, mikä tekee
muuntamisen
kansalliseksi
tavaramerkkihakemukseksi
mahdottomaksi
kyseisessä
jäsenvaltiossa
(ks.
Tavaramerkkiasetuksen
täytäntöönpanoasetuksen 45 säännön 4 kohta).
2.3.1.3 Tavaramerkkiasetuksen
ominaisuudet
7 artiklan
1 kohdan
c alakohdassa
mainitut
Tavaroiden ja palvelujen laji
Tähän ryhmään kuuluvat itse tavarat ja palvelut eli niiden tyyppi tai luonne. Tällaisia
määreitä ovat esimerkiksi ”Pankki” rahoituspalveluista tai ”Universaltelefonbuch”
kaikenkattavasta puhelinluettelosta (tuomio 14.6.2001, yhdistetyt asiat T-357/99 ja
T-358/99, ’Universaltelefonbuch’).
Laatu
Tämä ryhmä käsittää ylistävät ilmaukset, joilla viitataan asianomaisten tavaroiden
ensiluokkaiseen laatuun, sekä tavaroiden luontaiseen laatuun viittaavat ilmaukset.
Siihen kuuluvat sellaiset ilmaukset kuin ”kevyt”, ”erityisen”, ”tuore” sekä ”erittäin kevyt”
tavaroista, jotka voivat olla erityisen kevyitä (päätös 27.6.2001, R 1215/00-3 –
’Hyperlite’). Lisäksi luvut voivat viitata tuotteen laatuun, kuten ”2000” viittaa moottorin
kokoon tai ”75” viittaa moottorin hevosvoimiin (kw).
Määrä
Tähän ryhmään kuuluvat sitä määrää, jossa tavaroita yleensä myydään, osoittavat
ilmaukset, kuten ”six-pack” tai ”kuuden kappaleen pakkaus” oluesta, ”yksi litra” juomista
ja ”100” (grammaa) suklaapatukoista. Merkityksellisiä ovat vain liike-elämän kannalta
olennaiset määrämitat, eivät sellaiset, jotka ovat teoriassa mahdollisia. Esimerkiksi
ilmaus ”99,999” olisi hyväksyttävä suklaan yhteydessä.
Käyttötarkoitus
Käyttötarkoitus voi olla tapa, sovellus tai tehtävä, jossa tavaraa tai palvelua on tarkoitus
käyttää. Esimerkkinä tästä on ”Trustedlink”, jota käytettiin IT-alalla tavaroista ja
palveluista, joilla pyritään luomaan turvallinen (luotettava) yhteys (tuomio 26.10.2000,
T-345/99, ’Trustedlink’). Tavaramerkkeihin, joiden rekisteröinti on hylätty tällä
perusteella, kuuluvat ”Inhale” sisäänhengitettävistä lääkkeistä (päätös 21.5.2002,
R 6/00-2 – ’Inhale’) ja ”Therapy” hierontavälineistä (päätös 8.9.1999, R 144/99-3 –
’THERAPY’). Tätä rekisteröintiestettä sovelletaan myös lisätarvikkeisiin: tavaroiden
tyyppiä kuvaava ilmaus kuvaa myös kyseisten tavaroiden lisätarvikkeiden
käyttötarkoitusta. Siten tavaramerkkiä ”New Born Baby” ei voida rekisteröidä
FINAL
VERSION 1.0
sivu 38
DATE 02/01/2014
nukketarvikkeille eikä tavaramerkkiä ”Rockbass” bassokitaroiden tarvikkeille (tuomio
8.6.2005, T-315/03, ’Rockbass’ (asiassa C-301/05 P tehdystä valituksesta on päästy
sovintoratkaisuun)).
Arvo
Tähän ryhmään kuuluvat sekä maksettava (korkea tai alhainen) hinta sekä laadullinen
arvo. Se käsittää siten paitsi ilmaukset, kuten ”erityisen” tai ”huippu-”, myös ilmaukset,
kuten ”halpa” tai ”enemmän vastinetta rahoillesi”. Arvo käsittää myös ilmaukset, jotka
osoittavat yleisessä kielenkäytössä laadultaan ensiluokkaisia tavaroita.
Maantieteellinen alkuperä
Ks. jäljempänä kohta 2.3.2.6, Maantieteelliset nimitykset.
Tavaroiden valmistusajankohta tai palvelujen suoritusajankohta
Tähän ryhmään kuuluvat ilmaukset, jotka koskevat palvelujen suoritusajankohtaa joko
nimenomaisesti (”iltauutiset”, ”24 tuntia”) tai epätavallisessa muodossa esitettynä
(”24/7”). Se käsittää myös ajankohdan, jona tavarat on valmistettu, jos se on
merkityksellinen niiden kannalta (vanha viinin vuosikerta). Viinin yhteydessä
vuosikertaa osoittava numero ”1998” olisi merkityksellinen, toisin kuin suklaan kohdalla.
Muut ominaisuudet
Tämä ryhmä käsittää muut tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet ja osoittaa, ettei sitä
edeltävä 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan sisältyvä luettelo ole tyhjentävä.
Periaatteessa minkä tahansa tavaroiden ja palvelujen ominaisuuden on johdettava
tavaramerkin hylkäämiseen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
nojalla. Tässä yhteydessä on merkityksetöntä, ovatko tavaroiden tai palvelujen
ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai toissijaisempia ominaisuuksia tai onko
olemassa synonyymeja, joilla näitä ominaisuuksia voidaan kuvailla (tuomio 12.2.2004,
C-363/99, ’Postkantoor’, 102 kohta ja tuomio 24.4.2012, T-328/11, ’EcoPerfect’,
41 kohta).
Esimerkkejä ”muista ominaisuuksista”
•
•
2.3.2
hakemuksen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen kohde: (ks. jäljempänä
kohta 2.3.2.7 Tavaroiden tai palvelujen kohdetta kuvaavat ilmaukset)
kohdekuluttajan määritelmä: ”lapset” tai ”ellos” vaatteiden osalta (tuomio
27.2.2002, T-219/00, ’Ellos’).
Sanamerkit
2.3.2.1 Yksi sana
Kuvailevat ilmaukset ovat ilmauksia, jotka koostuvat tavaroiden ja palvelujen
ominaisuuksia koskevasta tiedosta, minkä tarkoituksena on erottaa ne
FINAL
VERSION 1.0
sivu 39
DATE 02/01/2014
samankaltaisista tavaroista ja palveluista niiden luonteen (eikä kaupallisen alkuperän)
perusteella ja antaa siten kuluttajalle mahdollisuus tehdä valintansa tavaroiden ja
palvelujen luontaisen laadun, tehtävän, tyypin tai muiden ominaisuuksien eikä niiden
kaupallisen alkuperän perusteella. Tästä syystä kuvailevat ilmaukset eivät voi täyttää
tavaramerkin tehtävää. Samasta syystä hylkäysperustetta sovelletaan riippumatta siitä,
käyttävätkö muut kilpailijat kyseistä ilmausta jo kuvailevasti asianomaisista tavaroista ja
palveluista.
Sana on kuvaileva varsinkin, jos tavaramerkillä on kuvaileva merkitys joko suurelle
yleisölle (jos tavarat on suunnattu sille) tai tietylle suppeammalle yleisölle (riippumatta
siitä, onko tavarat suunnattu myös suurelle yleisölle):
•
ilmaus ”AIRSHOWER”, vaikka sitä ei käytetäkään markkinoilla, on kuvaileva
suihkujärjestelmien osalta (tuomio 21.1.2009, T-307/07)
•
ilmaus ”MEDIGYM” on kuvaileva lääkintävoimistelussa käytettävien välineiden
yhteydessä (tuomio 8.2.2013, T-33/12).
Myöskään ilmauksia, jotka kuvaavat tavaroiden ja palvelujen toivottuja ominaisuuksia,
ei voida rekisteröidä:
•
•
”PRIMA” (päätös 22.3.2000, R 83/1999-2)
”LITE” (tuomio 27.2.2002, T-79/00).
Tällaisia ilmauksia ei voida rekisteröidä miltei kaikkien tavaroiden ja palvelujen
yhteydessä. On kuitenkin tärkeää erottaa ylistävät ilmaukset, joilla kuvataan – joskin
yleisellä tasolla – tavaroiden ja palvelujen toivottavia ominaisuuksia, kuten edullisuutta,
mukavuutta ja korkealaatuisuutta, ja joita ei voida rekisteröidä, sellaisista ilmauksista,
jotka ovat ylistäviä laajemmassa merkityksessä. Jälkimmäisillä ilmauksilla viitataan
epämääräisiin myönteisiin sivumerkityksiin tai ostajaan tai tavaroiden valmistajaan
muttei nimenomaisesti itse tavaroihin ja palveluihin.
Seuraava ilmaus ei ole kuvaileva:
•
”BRAVO”, koska on epäselvää, kuka sanoo ”BRAVO” kenelle ja mitä kehutaan
(tuomio 4.10.2001, C-517/99).
2.3.2.2 Sanayhdistelmät
Pelkkä sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee tavaroiden tai palvelujen
ominaisuuksia, on kyseisten ominaisuuksien osalta pääsääntöisesti itsekin kuvaileva.
Pelkkä tällaisten osien liittäminen toisiinsa tekemättä niihin mitään tavanomaisesta
poikkeavaa muutosta, kuten lauseopillista tai semanttista muutosta, voi tuottaa
ainoastaan kuvailevan merkin. Jos yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseessä
olevien tavaroiden tai palvelujen osalta ja kyseinen uudissana luo sen ansiosta
vaikutelman, joka on riittävän kaukana kyseisen uudissanan muodostavien osien
välittämien ilmausten pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutuksesta, uudissana on
enemmän kuin kyseisten osien summa (tuomio 12.2.2004, C-265/00, ’Biomild’, 39 ja
43 kohta). Ilmauksia ”tavanomaisesta poikkeava yhdistelmä”, ”riittävän kaukana siitä
vaikutelmasta” ja ”enemmän kuin kyseisten osien summa” on tulkittava siten, ettei
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovelleta, jos tapa, jolla kaksi
kuvailevaa osaa on yhdistetty, on itsessään mielikuvituksellinen.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 40
DATE 02/01/2014
Seuraavassa on esimerkkejä tapauksista, joissa rekisteröinti hylättiin:
•
”Biomild” jugurtin mietoudesta ja luonnonmukaisuudesta (tuomio 12.2.2004,
C-265/00)
•
”Companyline” vakuutus- ja finanssipalveluista (tuomio 19.9.2002, C-104/00 P)
•
”Trustedlink”
sähköisen
kaupankäynnin
tietokoneohjelmistoista,
konsultointipalveluista yrityksille, integrointiohjelmistopalveluista ja sähköisen
kaupankäynnin teknologioita ja palvelusta koskevista koulutuspalveluista (tuomio
26.10.2000, T-345/99)
•
”Cine Comedy” radio- ja televisiolähetysten välityksestä, elokuvien tuotannosta,
esittämisestä ja vuokrauksesta sekä elokuvien oikeuksien myöntämisestä,
välityksestä, vuokrauksesta sekä muusta käytöstä (tuomio 31.1.2001, T-136/99)
•
”Teleaid” sähkökäyttöisistä ja elektronisista laitteista puheen tai tietojen siirtoon,
moottoriajoneuvojen korjauspalveluista ja tiepalvelusta, tietoverkon ylläpidosta,
hinaus- ja pelastuspalveluista sekä tietokonekeskuksen palveluista, joihin liittyy
ajoneuvojen sijainnin ja aseman määrittäminen (tuomio 20.3.2002, T-355/00)
•
”Quickgripp” käsityökaluista, kiinnittimistä ja niiden tarvikkeista (määräys
27.5.2004, T-61/03)
•
”Twist and Pour” kahvallisista muovisista säilytysastioista, jotka myydään
nestemäisen maalin säilytykseen ja kaatamiseen käytetyn välineen olennaisina
osina (tuomio 12.6.2007, T-190/05)
•
”CLEARWIFI” televiestintäpalveluista, nimittäin tietokoneen ja viestintäverkkojen
suurnopeusyhteydestä (tuomio 19.11.2009, T-399/08)
•
”STEAM GLIDE” sähköraudoista, sähkösilitysraudoista, sähköraudoista
vaatteiden silitykseen, niiden osista ja tarvikkeista (tuomio 16.1.2013, T-544/11).
Erottamiskyvyttömän verbaalisen osan pelkkä yhdistäminen toiseen kuvailevaan
verbaaliseen osaan ei voi tehdä yhdistelmästä erottamiskykyistä. Siten osan ”EURO” ja
puhtaasti kuvailevien käsitteiden yhdistelmät on hylättävä, jos ”EURO” vahvistaa koko
merkin kuvailevuutta tai jos käsitteen ja kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä on
perusteltu yhteys. Tämä vastaa 7.6.2001 asiassa T-359/99, ’Eurohealth’, annettua
tuomiota.
Substantiivien ja adjektiivien täsmällinen, kieliopillisesti oikea käyttö ei ole ratkaisevaa
määritettäessä sitä, onko merkki kuvaileva. Sen sijaan on arvioitava, muuttuuko
sanayhdistelmän merkitys, jos se käännetään päinvastaiseksi. Esimerkiksi ”Vacations
direct” (ei voitu rekisteröidä, päätös 23.1.2001, R 33/2000-3) on käytännössä sama
kuin ”direct vacations”, kun taas ”BestPartner” ei ole sama asia kuin ”PartnerBest” ja
saksankielinen ilmaus ”Sportschule” (urheiluakatemia) tarkoittaa eri asiaa kuin
”Schulsport” (koululiikunta).
Erikielisistä sanoista tehdyt yhdistelmät eivät välttämättä muuta lopputulosta, jos
kuluttajat ymmärtävät vaivatta molemmat ilmaukset.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 41
DATE 02/01/2014
2.3.2.3 Kirjoitusvirheet ja poisjätöt
Kirjoitusvirhe ei välttämättä muuta merkin kuvailevaa luonnetta. Sanat voidaan kirjoittaa
väärin toisen kielen vaikutuksesta tai sen vuoksi, miten sana kirjoitetaan EU:n
ulkopuolella, kuten amerikanenglannissa, slangikielessä tai jotta sanasta tulisi
muodikkaampi. Esimerkkejä hylätyistä merkeistä ovat:
•
•
•
•
•
”Xtra” (päätös 27.5.1998, R 20/1997-1)
”Xpert” (päätös 27.7.1999, R 0230/1998-3)
”Easi-Cash” (päätös 20.11.1998, R 96/1998-1)
”Lite” (tuomio 27.2.2002, T-79/00)
”Rely-able” (tuomio 30.4.2013, T-640/11).
Lisäksi kuluttajat ymmärtävät asiaa sen enempää pohtimatta merkin ”@” a-kirjaimena
tai merkin ”€” e-kirjaimena. Kuluttajat myös korvaavat tietyt numerot sanoilla,
esimerkiksi englannissa ”2” ja ”to” tai ”4” ja ”for”.
Toisaalta jos kirjoitusvirhe on mielikuvituksellinen ja/tai huomiota herättävä tai muuttaa
sanan merkitystä (hyväksytty: ”MINUTE MAID”, yhteisön tavaramerkki nro 2 091 262,
[eikä ”minute made”]), merkki voidaan hyväksyä.
Kirjoitusvirheet tekevät merkistä yleensä riittävän erottamiskykyisen, kun
•
ne ovat huomiota herättäviä, yllättäviä, epätavallisia, sattumanvaraisia ja/tai
•
ne pystyvät muuttamaan sanaosan merkitystä tai edellyttävät kuluttajalta
jonkinlaista pohdintaa, jotta syntyy välitön ja suora yhteys ilmaukseen, joihin niillä
oletettavasti viitataan.
Seuraavat tavaramerkit hylättiin.
Merkki
Perustelut
Asia
Tavaramerkki koostuu pelkästään osista ”ACTIV”,
joka on ilmeinen väärin kirjoitettu muoto sanasta
”ACTIVE”, sekä ”MOTION” ja ”SENSOR”.
Yhdistettynä
sanat
muodostavat
täysin
ymmärrettävän
ja
selkeästi
kuvailevan
yhdistelmän, ja näin ollen tavaramerkki hylättiin.
Päätös 6.8.2012,
R 716/2012-4 –
’ACTIVMOTION
SENSOR’, 11 kohta
ACTIVMOTION SENSOR
nro 10 282 614 luokkaan 7
(uima- ja kylpyläaltaiden
puhdistusvälineet, lähinnä
lakaisimet, pölynimurit ja
niiden osat)
Vieressä esitettyä ilmausta ei ole olemassa
sanana,
mutta
se
muistuttaa
läheisesti
espanjankielistä
adjektiivia
”extraordinario”.
Päätös
EU:n nimeävä
Espanjalaiset ja portugalilaiset kuluttajat mieltävät 8.3.2012R 2297/2011kansainvälinen rekisteröinti
merkin erinomaista, erityistä, huomattavaa, 5 – ’Xtraordinario’, 11–
nro 930 778, luokkaan 33
suurenmoista tai ihanaa tarkoittavan sanan väärin
12 kohta
kirjoitetuksi muodoksi ja liittävät näin merkkiin
(tequila)
kuvailevan merkityksen.
XTRAORDINARIO
FINAL
VERSION 1.0
sivu 42
DATE 02/01/2014
Toisaalta seuraavat tavaramerkit hyväksyttiin:
Merkki
LINQ
nro 1 419 415 luokkiin 9 ja
38 kuuluvia tavaroita ja
palveluja varten
Perustelut
Asia
Kyseessä on keksitty sana, joka ei esiinny
missään tunnetussa sanakirjassa, eikä ole
osoitettu, että tätä väärin kirjoitettua muotoa
käytettäisiin
yleisesti
valittajan
kannalta
merkityksellisillä liike-elämän aloilla. Lisäksi,
koska sana on lyhyt, viimeinen Q-kirjain jää
mieleen epätavallisena osatekijänä, ja sanalla on
siten ilmeisen mielikuvituksellinen kirjoitusasu.
Päätös 4.2.2002,
R 9/2001-1 – ’LINQ’,
13 kohta
Tässä sanamerkissä yhdistelmä ”Ql” on erittäin
epätavallinen englannin kielessä, koska QLIQID
kirjainta seuraa yleensä U-kirjain. Sanan ”liquid”
huomiota
herättävän
väärän
kirjoitusasun
Päätös
ansiosta kuluttaja huomaisi myös kiireessä sanan
22.2.2008R 1769/2007
nro 5 330 832, joka koski ”LIQID” epätavallisuuden. Kirjoitusasu vaikuttaa
-2 – ’LIQID’, 25 kohta
alun perin luokkiin 3, 5 ja 32 lisäksi paitsi merkistä syntyvään visuaaliseen
vaikutelmaan myös lausuntatavasta syntyvään
kuuluvia tavaroita
vaikutelmaan, koska haettu merkki lausutaan eri
tavalla kuin sana ”liquid”.
2.3.2.4 Lyhenteet ja kirjainsanat
Kuvailevien ilmausten lyhenteet ovat sellaisenaan kuvailevia, jos niitä käytetään tai
voidaan käyttää tällä tavoin ja jos kohdeyleisö, joko suuri yleisö tai aihealueeseen
perehtynyt yleisö, tunnistaa ne samaksi kuin koko kuvaileva merkitys. Kuvailevuuteen
ei riitä pelkästään se, että lyhenne on johdettu kuvailevasta ilmauksesta.
Seuraavat merkit hylättiin, koska niiden kuvaileva merkitys kohdeyleisölle voitiin
osoittaa selvästi:
•
•
•
•
”SnTEM” (tuomio 12.1.2005, yhdistetyt asiat T-367/02–T-369/02)
”TDI” (tuomio 3.12.2003, T-16/02 [asiassa C-82/04 P tehty valitus sovittiin])
”LIMO” (tuomio 20.7.2004, T-311/02)
”BioID” (tuomio 5.12.2002, T-91/01 [asiassa C-37/03 P tehdyn valituksen
johdosta unionin yleisen tuomioistuimen antama tuomio kumottiin ja toisen
valituslautakunnan päätös hylättiin]).
On syytä huomata, että internettietokantojen, kuten AcronymFinder.com,
käyttämisessä viiteperustana on oltava erittäin huolellinen. On suositeltavampaa
käyttää teknisiä hakuteoksia tai tieteellistä kirjallisuutta esimerkiksi tietojenkäsittelyn
alalla. Vaihtoehtoisesti se, että useat talouden toimijat käyttävät lyhennettä
asianomaisella alalla internetissä, riittää lyhenteen tosiasiallisen käytön
toteennäyttämiseen.
Merkit, jotka koostuvat kirjainsanasta, joka ei ole itsenäisenä kuvaileva ja joka edeltää
tai seuraa kuvailevaa sanayhdistelmää, on hylättävä kuvailevina, jos kohdeyleisö
ymmärtää merkin pelkästään sanana, joka on yhdistetty kyseisen sanayhdistelmän
lyhenteeseen, esimerkiksi ”Multi Markets Fund MMF”. Näin siksi, että kirjainsanan ja
sanayhdistelmän tarkoituksena on selventää toisiaan ja korostaa niiden välillä olevaa
yhteyttä (tuomio 15.3.2012, yhdistetyt asiat C-90/11 ja C-91/11, ’Natur-Aktien-Index /
Multi Markets Fund’, 32 ja 40 kohta). Näin on myös silloin, kun kirjainsana ei koostu
pelkistä sanayhdistelmän ”lisäosista”, kuten artikkeleista, prepositioista tai
välimerkeistä, kuten seuraavat esimerkit osoittavat:
FINAL
VERSION 1.0
sivu 43
DATE 02/01/2014
•
•
”NAI – Der Natur-Aktien-Index”
”The Statistical Analysis Corporation – SAC”.
Vaikka edellä esitetty sääntö kattaa useimmat tapaukset, kaikkia tapauksia, joissa
kuvaileva sanayhdistelmä on yhdistetty kyseisen sanan lyhenteeseen, ei pidetä
kokonaisuudessaan kuvailevina. Näin on silloin, jos kohdeyleisö ei välittömästi miellä
kirjainsanaa kuvailevan sanayhdistelmän lyhenteeksi vaan erottamiskykyiseksi
osatekijäksi, jonka ansiosta merkki on enemmän kuin osiensa summa, kuten seuraava
esimerkki osoittaa:
•
”The Organic Red Tomato Soup Company – ORTS”.
2.3.2.5 Iskulauseet
Iskulausetta ei voida rekisteröidä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan perusteella, jos se ilmaisee välittömästi tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, käyttötarkoitusta tai muita ominaisuuksia.
Oikeuskäytännössä vakiintuneet perusteet sen arvioimiseksi, onko iskulause kuvaileva
vai ei, ovat samoja kuin vain yhden sanan sisältävän sanamerkin arvioinnissa
sovellettavat perusteet (tuomio 6.11.2007, T-28/06, ’VOM URSPRUNG HER
VOLLKOMMEN’, 21 kohta). Niiden erottamiskyvyn arvioinnissa ei ole sovellettava
ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin, kun otetaan erityisesti
huomioon, että käsite ”iskulause” ei viittaa merkkien erityiseen alaryhmään (tuomio
12.7.2012, C-311/11 P, ’WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH’, 26 ja 40 kohta).
Esimerkki kuvailevasta iskulauseesta
•
Hakemus, joka koski tavaramerkkiä ”FIND YOUR WAY” luokkaan 9 kuuluvia
tavaroita (satelliittinavigointijärjestelmät jne.) varten (päätös 18.7.2007,
R 1184/2006-4), hylättiin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja
c alakohdan perusteella. Hakemuksen kohteena olevien luokkaan 9 kuuluvien
tavaroiden yhteydessä ilmauksen ”FIND YOUR WAY” on selkeästi tarkoitus
kertoa kuluttajalle, että hakijan tavarat auttavat kuluttajia määrittämään
maantieteellisen sijainnin ja löytämään siten perille. Haetun merkin välittämä
viesti viittaa suoraan siihen, että matkustaessaan paikasta toiseen kuluttajat
löytävät etsimänsä reitin käyttämällä hakemuksessa määriteltyjä tavaroita.
•
Sanamerkillä ”BUILT TO RESIST” voi olla vain yksi mahdollinen merkitys
luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden eli paperin, paperitavaroiden ja
toimistotarvikkeiden,
luokkaan 18
kuuluvien
tavaroiden
eli
nahan,
nahkajäljitelmien, muihin luokkiin kuulumattomien matkustustarvikkeiden ja
satuloiden sekä luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden eli vaatteiden, jalkineiden ja
päähineiden yhteydessä, nimittäin se, että tavarat on valmistettu kestämään ja
että ne ovat siten vankkatekoisia ja kestävät kulutusta (tuomio 16.9.2009,
T-80/07, ’BUILT TO RESIST’, 27–28 kohta).
FINAL
VERSION 1.0
sivu 44
DATE 02/01/2014
2.3.2.6 Maantieteelliset nimitykset
Maantieteellisiä nimityksiä ovat kaikki olemassa olevat paikannimet, esimerkiksi maa,
alue, kaupunki, järvi tai joki. Luettelo ei ole täydellinen. Maantieteellisten nimitysten
adjektiivimuodot eivät ole riittävän erilaisia kuin alkuperäinen nimitys , jotta kohdeyleisö
voisi ajatella niiden viittaavan johonkin muuhun merkitykseen kuin maantieteelliseen
nimitykseen (tuomio 15.10.2003, T-295/01, ’OLDENBURGER’, 39 kohta). Esimerkiksi
adjektiivin ”saksalainen” mielletään viittaavan Saksaan ja adjektiivin ”ranskalainen”
mielletään viittaavan Ranskaan. Lisäksi vanhentuneet nimitykset, kuten Ceylon,
Bombay ja Burma, kuuluvat tähän ryhmään, jos niitä käytetään edelleen yleisesti tai
kuluttajat ymmärtävät ne yleisesti alkuperänimityksiksi.
Tässä kohdassa käsitteellä ”maantieteellinen nimitys” viitataan mihin tahansa
maantieteelliseen nimitykseen yhteisön tavaramerkkihakemuksessa, kun taas käsitteitä
”maantieteellinen merkintä”, ”alkuperänimitys” ja ”lähtöisyysmerkintä” käytetään vain
niitä suojaavan lainsäädännön yhteydessä.
Edellä olevaa ohjetta ei sovelleta merkkiin, jossa käytetään maantieteellistä nimitystä,
sisältää muita sellaisia osatekijöitä, jotka voitaisiin rekisteröidä sellaisenaan ja jotka
maantieteelliseen nimitykseen yhdistettynä tekisivät koko merkistä erottamiskykyisen.
Jos merkkiin sisältyy muita ei-kuvailevia tai erottamiskykyisiä osatekijöitä, niiden
yhdistelmän (koko merkin) rekisteröitävyyttä on arvioitava samalla tavalla kuin
tapauksissa, joissa kuvailevat osatekijät yhdistyvät erottamiskykyisiin tai ei-kuvaileviin
osatekijöihin (ks. jäljempänä kohta 2.3.4, Esittävyyden vähimmäistaso).
Suojattuja maantieteellisiä merkintöjä koskeva erikoistapaus
EU:n lainsäädännössä suojattuja alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä
käsitellään 7 artiklan 1 kohdan j ja k alakohdan yhteydessä.
Maantieteelliset nimitykset, joista ei säädetä erikseen lainsäädännössä
Kuten kaikkien muidenkin kuvailevien ilmausten kohdalla, on arvioitava, kuvaako
maantieteellinen nimitys tavaroiden ja palveluksen objektiivisia ominaisuuksia. Arviointi
on suoritettava suhteessa hakemuksen kohteena oleviin tavaroihin ja palveluihin ja
suhteessa kohdeyleisön käsitykseen. Maantieteellisen nimityksen kuvaileva luonne voi
liittyä
•
•
•
tavaroiden valmistuspaikkaan
tavaroiden kohteeseen (esim. kaupunki tai alue, jota matkaoppaassa käsitellään,
tai sanomalehden levikkialue)
palvelujen suorittamispaikkaan.
Maantieteellisten nimitysten arviointi
Ensimmäinen vaihe maantieteellisen nimityksen arvioinnissa on sen määrittäminen,
ymmärtääkö kohdeyleisö sen maantieteelliseksi nimitykseksi. Tämä on varmistettava
normatiivisesti ottamalla lähtökohdaksi kohtuullisen valistunut kuluttaja, jolla on riittävä
yleistieto mutta joka ei ole maantieteen asiantuntija.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 45
DATE 02/01/2014
Toinen vaihe maantieteellisen nimityksen arvioinnissa on sen määrittäminen, onko
maantieteellinen nimitys, joka halutaan rekisteröidä tavaramerkiksi, sellaisen paikan
nimi, joka tällä hetkellä yhdistetään asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen
tyyppisiin tavaroihin, tai onko kohtuudella odotettavissa, että vastaisuudessa se
yhdistetään tällä tavalla näihin tavaroihin (tuomio 4.5.1999, yhdistetyt asiat C-108/97 ja
C-109/97, ’Chiemsee’, 31 kohta). Toisin sanoen maantieteellistä nimitystä ei saa
ymmärtää pelkäksi suggestiiviseksi tai mielikuvitukselliseksi ilmaukseksi. Esimerkiksi
Pohjoisnapa ja Mont Blanc ovat yleisesti tunnettuja maantieteellisiä nimityksiä, mutta
jäätelön tai urheiluautojen yhteydessä niitä ei ymmärrettäisi mahdolliseksi
valmistuspaikaksi vaan pelkästään suggestiiviseksi ja mielikuvitukselliseksi
ilmaukseksi.
Sen osalta, onko kohtuudella odotettavissa, että nimitys vastaisuudessa yhdistetään
tällä tavalla, on erityisesti otettava huomioon tämän nimen tunnettuusaste
asianomaisessa kohderyhmässä sekä nimen ilmaiseman paikan ja kyseisten
tavaroiden ominaispiirteet (tuomio 4.5.1999, yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97,
’Chiemsee’, 32 ja 37 kohta). On syytä huomata, ettei tavaramerkkiä voida hylätä
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla pelkästään sillä
perusteella, että tavarat tai palvelut voidaan teoriassa valmistaa tai suorittaa
hakemuksessa mainitun maantieteellisen nimityksen osoittamassa paikassa (tuomio
8.7.2009, T-226/2008).
Sitä, käytetäänkö maantieteellistä nimitystä, jota ei tosiasiallisesti käytetä osoittamaan
tuotteen maantieteellistä alkuperää, todennäköisesti tällä tavoin tulevaisuudessa, on
arvioitava kuluttajan tämänhetkisen näkemyksen sekä objektiivisten kriteerien
perusteella. Tässä yhteydessä on erityisesti otettava huomioon maantieteellisen
alkuperän merkityksellisyys kyseisille tavaroille ja liike-elämässä vallitseva tapa käyttää
maantieteellisiä nimityksiä osoittamaan tavaroiden alkuperää tai viittaamaan tavaroiden
tiettyihin laadullisiin ja objektiivisiin kriteereihin.
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ei koske pelkästään
maantieteellisiä nimityksiä, jotka ovat yleisesti tunnettuja tai joiden osalta virasto pystyy
osoittamaan tosiasiallisen tarpeen säilyttää ne vapaina kilpailijoiden käyttöä varten.
Siten pelkästään se seikka, että vain yksi valmistaja käyttää maantieteellistä nimitystä,
ei riitä kumoamaan rekisteröintiestettä, vaikka se onkin tärkeä peruste, joka on otettava
huomioon arvioitaessa tavaramerkin käytössä syntynyttä erottamiskykyä.
On ainakin joitain maantieteellisiä nimityksiä, joiden rekisteröinti voidaan hylätä
pelkästään sen perusteella, että ne ovat laajasti tunnettuja ja kuuluisia tuotteiden tai
palvelujen korkeasta laadusta. Tällaisessa tapauksessa ei ole tarpeen arvioida
yksityiskohtaisesti yhteyden olemassaoloa (tuomio 15.12.2011, T-377/09, ’Passionately
Swiss’, 43–45 kohta).
Maantieteelliset nimitykset: mielikuvituksellinen vai kuvaileva
Se, ymmärretäänkö olemassa oleva maantieteellinen nimitys asianomaisten tavaroiden
ja palvelujen yhteydessä siten, että se antaa tietoa niiden valmistuspaikasta, vai
pikemminkin mielikuvitukselliseksi ilmaukseksi, määräytyy pitkälti myös tavaroiden
luonteen perusteella.
Kaikissa käytännön tapauksissa on tarkoituksenmukaista tutkia, onko asianomaisten
tavaroiden yhteydessä maantieteelliseen alkuperään viittaaminen liike-elämän
FINAL
VERSION 1.0
sivu 46
DATE 02/01/2014
käytännön tai perinteiden mukaista. On suositeltavaa kuulla tässä yhteydessä
kyseessä olevan jäsenvaltion kansalaista.
Maataloustuotteiden tai juomien (kivennäisvesi, olut) yhteydessä maantieteellisillä
nimityksillä on yleensä tarkoitus viitata tuotantopaikkaan. Näin ei kuitenkaan ole
välttämättä kaikissa jäsenvaltioissa, ja asia riippuu myös maantieteellisen paikan tai
alueen koosta (tuomio 15.10.2003, T-295/01, ’OLDENBURGER’).
Tekstiili- ja ihonhoitotuotteiden kohdalla jotkin alueet voivat olla niiden perinteisiä
valmistuspaikkoja, kun taas muualla ilmaus saattaa olla mielikuvituksellinen. Tällaisissa
tapauksissa on hyödyllistä selvittää, valmistetaanko näitä tuotteita todellakin
kyseisessä paikassa ja onko asia kohdeyleisön tiedossa kansallisesti tai
kansainvälisesti. Tätä edellytystä ei pidä sekoittaa maantieteellisen merkinnän
tunnettuuteen sinänsä. Sen täyttyminen ei myöskään välttämättä merkitse sen
edellytyksen täyttymistä, että maantieteellisen nimityksen ja kyseisten tavaroiden tai
palvelujen välillä on oltava yhteys (tuomio 15.10.2008, T-230/06, ’Port Louis’, 28–
35 kohta).
On yleinen käytäntö käyttää muodikkaita kaupunginnimiä tavaroista ja palveluista, jotka
eivät liity siihen, mistä kaupunki on tunnettu (”Hollywood” purukumista), tai tiettyjen
muodikkaiden asuinalueiden tai ostoskatujen nimiä (”Champs Élysées” pullotetusta
vedestä, ”Manhattan” tomaateista, ”Denver” valaistuslaitteista tai ”Port Louis”
tekstiileistä). Ne mielletään mielikuvituksellisiksi ilmauksiksi, eikä niitä pidä hylätä. Sitä
vastoin ilmausta ”Milano” ei voida rekisteröidä vaatteita varten.
Palvelujen osalta maantieteellinen nimitys mielletään monissa tapauksissa palvelujen
suorituspaikaksi (hylättävä: München rahoituspalveluista, Zürich vakuutuksista, Islas
Canarias matkailupalveluista).
Hotellien ja ravintoloiden yhteydessä maantieteellinen nimitys voi liittyä ruokalajeihin,
ravintolan omistajan kotipaikkaan tai kaupunginosaan tai katuun, jolla ravintola
sijaitsee, tai sillä ei ole mitään yhteyttä palveluihin (”Hotel Bali” Benidormissa,
Espanjassa).
2.3.2.7 Tavaroiden tai palvelujen kohdetta kuvaavat ilmaukset
Jos merkki koostuu yksinomaan sanasta, joka kuvaa kyseisten tavaroiden tai
palvelujen kohdetta tai sisältöä, se on hylättävä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan perusteella. Ilmauksilla, jotka ovat yleisesti tunnettuja ja jotka
kohdeyleisö todennäköisesti yhdistää johonkin tiettyyn asiaan, tuotteeseen tai
toimintaan, pystytään kuvailemaan tavaroiden tai palvelujen kohdetta.
Olennainen kysymys on se, voidaanko haettua merkkiä käyttää liike-elämässä
niiden tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, joille haetaan rekisteröintiä, tavalla,
jonka kohdeyleisö mieltää väistämättä kyseisten tavaroiden tai palvelujen kohdetta
kuvailevaksi, minkä vuoksi ilmaukset olisi säilytettävä muiden talouden toimijoiden
vapaassa käytössä.
Esimerkiksi laajalti tunnettu nimi, kuten ”Vivaldi”, yhdistetään välittömästi kuuluisaan
säveltäjään, aivan kuten ilmaus ”sukset” yhdistetään välittömästi hiihtoon. Luokka 16
(kirjat) on erinomainen esimerkki tavaroista, joilla on kohde tai sisältö, mutta tähän
kohtaan perustuva rekisteröintieste voi koskea myös muita tavaroita ja palveluja, kuten
tietovälineitä, DVD:itä, CD-ROM-levyjä tai toimituspalveluja. Tässä kohdassa ilmauksia
FINAL
VERSION 1.0
sivu 47
DATE 02/01/2014
”kohde” ja ”sisältö” käytetään toistensa synonyymeina. Ks. myös kohta 2.2.3., Kirjojen
nimet.
Kuuluisien henkilöiden (erityisesti muusikkojen tai säveltäjien) nimet voivat osoittaa
tavararyhmää, jos yleisö voi ymmärtää tällaiset nimet yleisniminä nimen yleisen käytön,
käytöstä kuluneen ajan, kyseisen henkilön kuolinajankohdan, nimen popularisoitumisen
ja tunnistamisen tai sen seurauksena, että asianomaisen henkilön musiikkia esittävät
useat esittäjät tai sitä käytetään musiikkikoulutuksessa. Esimerkki tästä olisi Vivaldi,
jonka musiikkia orkesterit soittavat ympäri maailmaa, eikä merkin ”Vivaldi” ymmärretä
osoittavan musiikin alkuperää.
Edellä esitetyn perusteella tavaramerkin rekisteröinti evätään
•
vain sellaisten tavaroiden (esim. kirjat) tai palvelujen (esim. koulutus) osalta,
joiden kohde liittyy muihin asioihin, tuotteisiin ja/tai toimintoihin (esim. historiaa
käsittelevä kirja tai historian kurssi)
•
kun merkki koostuu yksinomaan kohteen määrittelevästä sanasta (esim.
”AJONEUVOT” tai ”HISTORIA”) ja
•
tapauskohtaisesti arvioimalla useita eri tekijöitä (ks. jäljempänä).
Tavarat ja palvelut, joilla voi olla kohde
Useimmissa tapauksissa tavarat tai palvelut, jotka voivat koostua rekisteröinnin
estävästä kohteesta tai sisältää sellaisen, ovat seuraavia:
•
luokka 9:
○
ei voida rekisteröidä
—
—
•
STATISTICAL ANALYSIS ohjelmistoista
ROCK MUSIC CD-levyistä
luokka 16: painotuotteet, valokuvat ja opetusmateriaali, kunhan se sisältää
painotuotteita
○
—
—
—
—
•
magneettiset tietovälineet, ohjelmistot, äänilevyt, elektroniset julkaisut
(järjestelmästä toiseen poimittavat)
HISTORY kirjoista
PARIS matkaoppaista
CAR aikakauslehdistä
ANIMALS valokuvista
luokka 28: lautapelit
o
ei voida hyväksyä
-
”Memory” (määräys 14.3.2011, C-369/10)
FINAL
VERSION 1.0
sivu 48
DATE 02/01/2014
•
luokka 35: messut, mainonta, vähittäismyyntipalvelut
○
—
—
—
•
luokka 38: kaukoviestintä
○
—
—
•
ELECTRONICA elektroniikka-alan messuista (tuomio 5.12.2000,
T-32/00, ’Electronica’, 42–44 kohta)
LIVE CONCERT mainospalveluista
CLOTHING vähittäismyyntipalveluista
NEWS tietoliikenteestä
MATH verkkofoorumien tarjoamisesta
luokka 41: koulutus, opetus,
ladattavat)
○
ajanviete,
elektroniset
julkaisut
(muut
kuin
—
—
—
GERMAN kielikursseista
HISTORY koulutuksesta
COMEDY televisio-ohjelmista.
Edellä oleva luettelo Nizzan luokituksen mukaisista luokista ei ole täydellinen,
mutta se pätee valtaosaan tapauksista. Kuvailevaan kohteeseen perustuvaan
rekisteröintiesteeseen olisi siten vedottava lähinnä edellä lueteltujen tavaroiden ja
palvelujen yhteydessä.
Tutkijan on arvioitava sen todennäköisyyttä, että merkki mielletään alkuperän
osoittajaksi. Tältä osin ilmaus voidaan ymmärtää eri tavoin riippuen siitä, miten se on
kirjoitettu. Esimerkiksi kirjojen tai televisio-ohjelmien yhteydessä ilmaus ”PENGUIN”
ymmärretään todennäköisemmin osoitukseksi alkuperästä kuin ilmaukset ”PENGUINS”
tai ”THE PENGUIN”, jotka mielletään todennäköisemmin kuvaileviksi otsikoiksi.
Tavaroiden tai palvelujen määrittely tavalla, jossa jätetään ulkopuolelle merkissä
kuvattu tietty ominaisuus, ei estä tavaramerkin hylkäämistä kohteen perusteella, jos
haettu merkki on tavaroiden tai palvelujen tiettyä ominaisuutta kuvaileva ilmaus. Hakija
ei voi asettaa tavaroita tai palveluja koskevan rekisteröintivaatimuksen ehdoksi sitä,
että niillä ei ole määrättyä ominaisuutta (ks. tuomio 12.2.2004, C-363/99,
’Postkantoor’, 114–116 kohta). Seuraavat keksityt esimerkit havainnollistavat sellaisia
tavaroiden tai palvelujen nimikkeitä, jotka olisi hylättävä:
•
•
•
COMEDY televisiolähetyksistä, lukuun ottamatta komedioita
PENGUINS (monikossa) kirjoista, lukuun ottamatta pingviinejä käsitteleviä kirjoja
TECHNOLOGY kursseista, lukuun ottamatta tietokone- ja teknologiakursseja.
Edellä olevista esimerkeistä voidaan erottaa myönteiset tavaroita tai palveluja koskevat
vaatimukset, joissa haetun merkin on mahdotonta kuvata mitään kohdetta tai sisältöä.
Esimerkiksi seuraavat keksityt esimerkit voitaisiin rekisteröidä ainakin siltä osin kuin
merkit kuvaavat kohdetta:
FINAL
VERSION 1.0
sivu 49
DATE 02/01/2014
•
•
•
COMEDY
talousuutisia,
politiikkaa
ja
teknologiaa
televisiolähetyksistä
PENGUIN villiä länttä, keskiaikaa ja muinaista Roomaa
sarjakuvakirjoista
TECHNOLOGY luovan kirjoittamisen kursseista.
käsittelevistä
käsittelevistä
2.3.2.8 Yksittäiset kirjaimet ja numerot
Yksittäiset kirjaimet 3
Unionin tuomioistuin totesi, että viraston on rekisteröinnin ehdottomia hylkäysperusteita
tutkiessaan tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti selvitettävä viran
puolesta merkitykselliset tosiseikat, jotka voivat johtaa tällaisen perusteen
soveltamiseen ja että tätä vaatimusta ei voida lieventää eikä selvitysvastuuta kääntää
yhteisön tavaramerkin hakijan vahingoksi (tuomio 9.9.2010, C-265/09 P, 55–58 kohta).
Viraston tehtävänä on siten selittää ja perustella, miksi yhdestä ainoasta tavanomaisilla
kirjoitusmerkeillä esitetystä kirjaimesta koostuva tavaramerkki on kuvaileva.
Näin ollen yksittäisistä kirjaimista koostuvia tavaramerkkejä tutkittaessa on vältettävä
yleisluonteisia ja toteennäyttämättömiä perusteluja, kuten sellaisia, jotka liittyvät
merkkien saatavilla oloon, kun otetaan huomioon kirjainten rajallinen määrä. Ei
myöskään ole asianmukaista perustaa rekisteröintiestettä teoreettisiin pohdintoihin
siitä, mitä eri merkityksiä merkillä mahdollisesti voi olla. Viraston velvollisuutena on
todeta tosiseikkoihin perustuvan arvioinnin pohjalta, miksi haetun tavaramerkin
rekisteröinnille on este.
Näin ollen on selvää, että yksittäisistä kirjaimista koostuvia tavaramerkkejä on tutkittava
perinpohjaisesti ja tarkasti ja että jokainen tapaus edellyttää huolellista tutkintaa.
Esimerkkejä
Esimerkiksi teknisillä aloilla, kuten niillä, jotka koskevat tietokoneita, koneita,
moottoreita ja työkaluja, tietyillä kirjaimilla voi olla kuvaileva sivumerkitys, jos ne
antavat riittävän tarkkaa tietoa kyseisistä tavaroista ja/tai palveluista.
Sanamerkkiä ”E” pidettiin myös kuvailevana luokkaan 7 kuuluvien tuulivoimaloiden ja
niiden osien, generaattoreiden, tuulivoimaloiden roottorien lapojen ja tuulivoimaloiden
roottorien
osalta,
luokkaan 9
kuuluvien
tuulivoimaloiden
ohjauskytkinten,
taajuusmuuntajien sekä mittaus-, merkinanto- ja valvontalaitteiden osalta ja
luokkaan 19 kuuluvien tuulivoimalatornien osalta, koska sen voidaan ymmärtää
viittaavan energiaan tai sähköön (tuomio 21.5.2008, T-329/06, ’E’, 24–31 kohta ja
päätös 8.9.2006, R 394/2006-1, 22–26 kohta).
Rekisteröimättä jättäminen voi olla perusteltua myös laajemmalle yleisölle tarkoitettujen
tavaroiden ja/tai palvelujen osalta. Esimerkiksi S-, M- tai L-kirjainta ei voitaisi
3
Tässä osassa yksittäisiä kirjaimia käsitellään 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä.
Yksittäisistä kirjaimista 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä ks. kohta 2.2.5
FINAL
VERSION 1.0
sivu 50
DATE 02/01/2014
rekisteröidä vaatteita varten, koska näitä kirjaimia käytetään kuvaamaan tiettyä
vaatekokoa, nimittäin lyhenteinä sanoista ”Small”, ”Medium” tai ”Large”.
Jos ei voida todeta, että tietty yksittäinen kirjain on kuvaileva kyseisten tavaroiden ja/tai
palvelujen osalta, ja jos haetun tavaramerkin rekisteröinnille ei ole estettä jonkin toisen
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan säännöksen perusteella, hakemus on
hyväksyttävä.
Ks. muita esimerkkejä edellä kohdassa 2.2.5.2.
Numerot
Asiassa C-51/10 P, ’1000’, 10.3.2011 antamassaan tuomiossa unionin tuomioistuin
katsoi, että merkit, jotka koostuvat pelkästään numeroista, joita ei ole muunneltu
graafisesti, voidaan rekisteröidä tavaramerkeiksi (29–30 kohta).
Unionin tuomioistuin viittasi yhdestä kirjaimesta koostuvia merkkejä koskevassa
asiassa C-265/09 P, ”α”, 9.9.2010 antamaansa tuomioon (31 kohta) ja korosti, että
numeroista koostuvia tavaramerkkejä on tutkittava erityisesti suhteessa kyseessä
oleviin tavaroihin ja/tai palveluihin (32 kohta).
Numero voidaan näin ollen rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi vain, jos se on
erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen
osalta (32 kohta) eikä ole pelkästään kuvaileva tai muulla tavoin erottamiskyvytön
näiden tavaroiden ja palvelujen osalta.
Valituslautakunta esimerkiksi vahvisti tavaramerkin ”15” hylkäämisen luokkaan 25
kuuluvien vaatteiden, jalkineiden ja päähineiden osalta sillä perusteella, että numero
”15” liittyy suoraan ja nimenomaisesti näihin tavaroihin, koska se sisältää ilmeistä ja
suoraa tietoa niiden koosta. Valituslautakunta myös vahvisti saman merkin
hylkäämisen luokkaan 32 kuuluvia oluita varten. Käytännön kokemus asianomaisten
tavaroiden markkinoinnista, johon myös tutkija vetosi, osoitti, että unionin markkinoilla
oli monia hyvin vahvoja oluita, joiden alkoholipitoisuus on 15 til-% (päätös 12.5.2009,
R 72/2009-2, 15–22 kohta).
Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti tavaramerkin ”1000” hylkäämisen luokkaan 16
kuuluvia julisteita, kortteja, esitteitä, aikakauslehtiä, mukaan lukien aikakauslehdet,
jotka sisältävät sanaristikkoja ja tehtäviä, painotuotteita ja päivälehtiä varten. Se totesi,
että merkki ”1000” viittaa määrään ja että kohdeyleisö katsoo sen välittömästi ja ilman
lisäpohdintoja kyseisten tavaroiden ominaisuuksien kuvaukseksi, erityisesti sivujen,
teosten, tietojen ja kokoelmaan kuuluvien tehtävien määrän kuvaukseksi tai niissä
mainittujen erien hierarkkiseksi luokitteluksi (26 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin
lisäsi, että esitteissä ja aikakauslehdissä julkaistaan usein luokitteluja ja kokoelmia,
jolloin niiden sisällön ilmoittamisessa suositaan pyöreitä lukuja (27 kohta). Unionin
tuomioistuin vahvisti tuomion edellä mainitussa asiassa C-51/10 P, ’1000’,
antamassaan tuomiossa.
Unionin yleinen tuomioistuin tukeutui samoihin perusteluihin vahvistaessaan merkkien
”100”, ”300”, ”222”, ”333” ja ”555” hylkäämisen edellä lueteltuja luokkaan 16 kuuluvia
tavaroita varten (tuomio 19.11.2009, yhdistetyt asiat T-425/07 ja T-426/07 (100 ja 300),
ja tuomio 19.11.2009, yhdistetyt asiat T-200/07, T-201/07 ja T-202/07 (222, 333, 555).
FINAL
VERSION 1.0
sivu 51
DATE 02/01/2014
Numeroita käytetään tunnetusti usein antamaan merkityksellistä tietoa kyseessä
olevista tavaroista ja/tai palveluista. Esimerkiksi seuraavissa tapauksissa
tavaramerkkiä ei voitaisi rekisteröidä sillä perusteella, että haettu merkki on kuvaileva,
koska se viittaa
•
tavaroiden valmistusajankohtaan tai palvelujen suoritusajankohtaan, jos
kyseinen seikka on merkityksellinen kyseisten tavaroiden/palvelujen yhteydessä.
Esimerkiksi numeroa 1996 tai 2000 ei voitaisi rekisteröidä viinejä varten, koska
viinin ikä on hyvin merkityksellinen tekijä ostopäätöksen kannalta,
•
koko: 1600 autoista, 185/65 renkaista,
•
määrä: 200 savukkeista,
•
puhelinnumerot: 0800 tai 0500 Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 800 Italiassa,
902 Espanjassa jne.,
•
palvelujen suorittamisen aika: 8–10, 24/7,
•
tavaroiden teho: 115 (hv) moottoreista tai autoista,
•
nopeus: 486, 586, 686, 266, 333, 500, 550 tietokoneista,
•
alkoholipitoisuus: 8,5 til-% lager-oluesta, 13 til-% viineistä.
Jos numerolla ei ilmeisestikään ole mitään mahdollista merkitystä kyseisten tavaroiden
ja palvelujen yhteydessä, se voidaan hyväksyä, esimerkiksi ”77” rahoituspalveluista tai
”333” ”vaatteista, erityisesti farkuista”.
2.3.2.9 Värien nimet
Merkkiä, joka koostuu yksinomaan värin nimestä, ei voida rekisteröidä
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, jos hakemus
koskee tavaroita, joiden osalta kohdeyleisön voidaan kohtuudella olettaa mieltävän
värin siten, että se kuvaa jotain tavaroiden ominaisuutta. Esimerkiksi värin nimi
SININEN kuvaa juustojen yhteydessä tiettyä juustolajia, VIHREÄ taas teelaatua.
RUSKEA kuvaa sokerien kohdalla sokerin väriä ja lajia. Tämä sääntö pätee lähinnä
yleisiin väreihin, esimerkiksi pääväreihin tai HOPEAAN ja KULTAAN. Jos tavarat, joille
rekisteröintiä haetaan, koskevat väriaineita, kuten maalia, mustetta, värjäysaineita,
kosmetiikkaa jne., värin nimi voi kuvata tavaroiden tosiasiallista väriä, ja yksinomaan
väristä koostuvat merkit olisi hylättävä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan perusteella. Tällaisissa tapauksissa värien nimiä ei miellettäisi
tavaramerkeiksi vaan pelkästään tavaroiden olennaisinta ominaisuutta kuvaaviksi
osatekijöiksi.
Yleisesti on sovellettava seuraavia ohjeita.
•
Jos väri on tavaroiden tyypillinen piirre ja merkityksellinen kuluttajan tekemän
valinnan kannalta, kuten vaatteiden ja moottoriajoneuvojen kohdalla, värien
nimet, kuten SMARAGDI tai APRIKOOSI, joilla on tosin myös muita mahdollisia
merkityksiä, yhdistetään voimakkaasti tiettyihin väreihin, ja ne on hylättävä.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 52
DATE 02/01/2014
•
Sanoilla, kuten SAFIIRI tai FLAMINGO, ei ole riittävän vahvaa väriin viittaavaa
sivumerkitystä, joka syrjäyttäisi niiden väreihin liittymättömän merkityksen, eikä
tällaisten sanamerkkien rekisteröintiä pitäisi yleensä hylätä, jos niillä ei
todennäköisesti mielletä olevan väriin viittaavaa merkitystä niiden tavaroiden tai
palvelujen yhteydessä, joille rekisteröintiä haetaan.
Muihin sanoihin yhdistettyinä värien nimet voidaan rekisteröidä, jos merkki
kokonaisuudessaan on erottamiskykyinen: ICE COFFEE, VANILLA ICE ja MISTY
BLUE. Kuvailevia yhdistelmiä, kuten DEEP BLUE (syvänsininen), ei pidä hyväksyä.
Sanakirjoissa esiintyviä sanoja, jotka ovat kuvailevia mutta vaikeaselkoisia ja joita
toiset toimijat eivät todennäköisesti käytä, voidaan hyväksyä: LUNA (alkemistien
käyttämä nimi hopeasta) ja CARNELIAN (synonyymi sanalle CORNELIAN (karneoli),
joka tarkoittaa vähemmän tunnettua punaista jalokiveä).
2.3.2.10 Kasvilajikkeiden nimet
Kasvilajikkeiden nimet kuvaavat viljelylajikkeita tai elävien kasvien alalajikkeita tai
maataloudessa käytettävien kasvilajikkeiden siemeniä. Kohdeyleisö ei miellä niitä
sellaisenaan tavaramerkeiksi.
Tässä kohdassa käsitellään vain sellaisia kasvilajikkeiden nimiä, joita käytetään liikeelämässä, mutta joita yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) ei ole rekisteröinyt asetuksen
N:o 2100/94 mukaisesti. Yhteisön tavaramerkkihakemuksien, jotka sisältävät
rekisteröityjä kasvilajikkeiden nimiä tai koostuvat sellaisista, käsittely selitetään
toisaalla näissä ohjeissa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan
yhteydessä.
Kriteerit kasveja koskevan tavaramerkin kuvailevuuden arvioimiselle eivät poikkea
niistä, joita sovelletaan muihin tavaramerkkiryhmiin. Tavaramerkkilainsäädännön
säännöksiä sovelletaan kasveihin samalla tavalla kuin muihin tavararyhmiin. Tästä
seuraa, että kasvilajikkeen nimi on hylättävä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan c alakohdan perusteella, ellei se ole tullut käytössä erottamiskykyiseksi
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Aina kun yhteisön tavaramerkkihakemus koostuu elävien kasvien, maataloudessa
käytettävien viljelykasvien siementen, tuoreiden hedelmien, tuoreiden vihannesten ja
kasvisten tai vastaavien nimistä, tutkijan on todennettava internethakujen avulla, onko
haetun tavaramerkin muodostava ilmaus sama kuin tietyn sellaisen kasvilajikkeen nimi,
jota jo käytetään liike-elämässä.
Jos haun yhteydessä ilmenee, että kyseistä ilmausta käytetään jo liike-elämässä joko
EU:ssa tai sen ulkopuolella, tutkijan on evättävä rekisteröinti tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella sen vuoksi, että kyseinen ilmaus kuvaa
asianomaisten tavaroiden luonnetta.
Tapauksen olosuhteista riippuen ja mikäli käytössä olevat todisteet osoittavat, että
kyseistä ilmausta on käytetty siinä määrin, että siitä on tullut totunnainen EU:n liikeelämässä, rekisteröinti voidaan evätä sekä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan että d alakohdan perusteella.
Esimerkiksi 1.3.2012 tekemässään päätöksessä asiassa R 1095/2011-5, ’SHARBATI’,
viides valituslautakunta vahvisti tavaramerkin ”SHARBATI”, jota oli haettu luokkaan 30
kuuluvia tavaroita, riisiä, jauhoja ja viljavalmisteita, leipää, leivonnaisia ja makeisia
FINAL
VERSION 1.0
sivu 53
DATE 02/01/2014
varten, hylkäämisen, koska se kuvaa edellä mainittuja tuotteita: Sharbati on riisi- ja
vehnälajike, joksi nimitetään Intiassa tunnettua tietyntyyppistä jauhoa.
Vaikka useimmat esitetyistä todisteista olivat peräisin Intiasta, osa todisteista liittyi
perushyödykemarkkinoilla käytävään vientikauppaan. Näin ollen se, että tietty sana on
Intiassa käytettävän riisilajikkeen nimi, oli jo vahva osoitus siitä, että tuotetta voitaisiin
myydä Euroopan unionissa.
Valituslautakunnan mukaan ei kuitenkaan ollut riittäviä todisteita siitä, että ilmauksesta
”SHARBATI” oli tullut yleinen Euroopan unionissa. Vaikka oli osoitettu, että Sharbatiriisiä tai Sharbati-vehnää oli tarjottu talouden toimijoille Euroopan unionissa, sitä oli
tosiasiallisesti tuotu Euroopan unioniin ja että kyseiselle tuotteelle ei ollut toista
täsmällistä
nimeä,
ei
ollut
riittäviä
todisteita
siitä,
että
yhteisön
tavaramerkkihakemuksen jättämishetkellä tuotteet olivat siinä määrin tunnettuja kuin
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa edellytetään.
Rekisteröinti on myös evättävä, jos haettu tavaramerkki on liike-elämässä käytetyn
kasvilajikkeen nimen vähäinen muunnelma (ts. kyse on vähäisistä eroista, jotka eivät
muuta merkistä syntyvää visuaalista tai lausuntatapaan perustuvaa käsitystä), jolloin
kuluttajat voivat luulla, että kyseessä on kasvilajikkeen kuvaileva nimi tai yleisnimi.
Toinen esimerkki tästä löytyy 3.12.2009 tehdystä päätöksestä asiassa R 1743/2007-1
– ’VESUVIA’. Siinä valituslautakunta katsoi, että Yhdysvalloista ja Kanadasta peräisin
olevien todisteiden perusteella voitiin katsoa, että ruusulajikkeen nimestä ”Vesuvius”
saattaa tulla tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu
kuvaileva nimi Euroopan unionissa ja että haettu tavaramerkki ”VESUVIA” muistuttaa
sitä. Valituslautakunta perusteli hylkäämistä sillä, että ruusuihin viitataan yleensä
femininiinimuodossa.
Lopuksi on syytä huomata, että rekisteröinti ON evättävä paitsi tavaramerkeiltä, jotka
ovat samoja kuin liike-elämässä jo käytetty kasvilajikkeen nimi (tai sen vähäisiä
muunnelmia), myös sellaisen tavaran ja/tai palvelun osalta, joka voidaan suoraan
yhdistää kyseiseen kasvilajikkeen nimeen (esimerkiksi kyseisen kasvilajikkeen tuonti ja
vienti).
2.3.3
Kuviomerkit
Merkkejä, jotka on esitetty muilla kuin latinalaisilla, kreikkalaisilla tai kyrillisillä kirjaimilla,
pidetään muotovaatimusten yhteydessä kuviomerkkeinä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita,
ettei näiden merkkien semanttista sisältöä otettaisi huomioon 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan soveltamisen yhteydessä.
Jos kuviomerkki koostuu yksinomaan luonnossa esiintyvästä perusmuodosta, joka ei
poikkea merkittävästi todenmukaisesta kuvauksesta, jolla osoitetaan tavaroiden tai
palvelujen
lajia
tai
käyttötarkoitusta,
sen
rekisteröinti
on
evättävä
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella kyseisten
tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta kuvailevana.
Merkki
Asia
Tuomio 8.7.2010, T-385/08,
Koiran kuva’
FINAL
VERSION 1.0
sivu 54
DATE 02/01/2014
Merkki
Asia
Tuomio 8.7.2010, T-386/08,
’Hevosta esittävä merkki’
Edellä mainituissa asioissa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että luokkiin 18 ja 31
kuuluvien tavaroiden osalta koiran tai hevosen kuva osoittaa eläinlajia, jolle tavarat on
tarkoitettu.
Ensiksi mainitussa asiassa unionin yleinen tuomioistuin huomautti, että luokkaan 18
kuuluvat tavarat oli valmistettu erityisesti koiria varten, kuten koirahihnat, kaulapannat
ja muut koirille tarkoitetut varusteet, esimerkiksi laukut. Eläintarvikkeiden alalla on
yleinen käytäntö käyttää todenmukaisia tai tyyliteltyjä mutta realistisia eläinten kuvia
osoittamaan, mistä eläinlajista on kyse. Siten luokkaan 18 kuuluvien tavaroiden osalta
kohdeyleisö mieltää kuvan viestin välittömästi asiaa sen enempää pohtimatta siten,
että kyseiset tavarat on tarkoitettu koirille. Koiran kuva osoittaa siten kyseisten
tavaroiden olennaista ominaisuutta. Haettu merkki on näin ollen kuvaileva (25–
28 kohta).
Sama pätee luokkaan 31 kuuluviin tavaroihin. Koska kotieläinten ruokatarvikkeisiin
kuuluu koiranruoka, haettu tavaramerkki on kyseisten tavaroiden kuvaileva ilmaus,
jonka kohdeyleisö ymmärtää välittömästi (29 kohta).
Jälkimmäisessä asiassa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että luokkaan 25 kuuluvien
vaatteiden, päähineiden ja vöiden osalta hevosen kuva kuvaa tavaroiden lajia tai
käyttötarkoitusta, nimittäin sitä, että ne on kehitetty erityisesti tai soveltuvat
ratsastukseen. Koska kohdeyleisö yhdistäisi hevosen suoraan ratsastukseen, unionin
yleinen tuomioistuin totesi, että hevosen kuvan ja kyseisten tavaroiden välillä oli suora
ja konkreettinen yhteys (35–38 kohta).
Esimerkkinä mainittakoon, että alla olevaa merkkiä pidettiin riittävän tyyliteltynä
poiketakseen merkittävästi todenmukaisesta kuvasta, jolla osoitetaan tavaroiden tai
palvelujen lajia tai käyttötarkoitusta, ja näin ollen se rekisteröitiin.
Merkki
2.3.4
Yhteisön tavaramerkin nro
Tavarat ja palvelut
Yhteisön tavaramerkki nro 844
Luokat 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31,
41, 42
Esittävyyden vähimmäistaso
2.3.4.1 Alustavat huomautukset
Ilmaukset tai merkit, jotka ovat erottamiskyvyttömiä, kuvailevia tai yleisiä, voidaan
rekisteröidä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan
hylkäysperusteista huolimatta, jos ne yhdistyvät muihin osatekijöihin, jotka tekevät koko
FINAL
VERSION 1.0
sivu 55
DATE 02/01/2014
merkistä erottamiskykyisen. Toisin sanoen 7 artiklan 1 kohdan b, c ja/tai d alakohdan
hylkäysperusteita ei voida välttämättä soveltaa merkkeihin, jotka koostuvat
erottamiskyvyttömästä, kuvailevasta tai yleisestä osatekijästä yhdistettynä muihin
osatekijöihin, jotka antavat koko merkille tarvittavan vähimmäiserottamiskyvyn.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että yksi tärkeimmistä kysymyksistä, joihin tutkijat
päivittäisessä työssään vastaavat, on se, onko tavaramerkki riittävän esittävä, jotta sillä
on rekisteröinniltä edellytettävä vähimmäiserottamiskyky.
Kuvio-osat
voivat
tehdä
merkistä,
joka
koostuu
kuvailevasta
ja/tai
erottamiskyvyttömästä sanaosasta, erottamiskykyisen, jolloin se voidaan rekisteröidä
yhteisön tavaramerkiksi. Tutkijan on näin ollen pohdittava, riittävätkö merkin tyylittely
ja/tai graafiset piirteet tekemään siitä tavaramerkin.
Tässä asiakirjassa ilmaisu ”kuvio-osa” pitää sisällään minkä tahansa merkissä
esiintyvän graafisen tai tyylitellyn osatekijän, kuten fontin, fonttikoon, sanojen/kirjainten
värit ja sijainnin/sommittelun. Se käsittää myös geometriset muodot, etiketit, kuosit ja
symbolit samoin kuin edellä mainittujen osatekijöiden yhdistelmät.
Kun kuvio-osa, joka on sellaisenaan erottamiskykyinen, lisätään kuvailevaan ja/tai
erottamiskyvyttömään sanaosaan, tavaramerkki voidaan yleensä rekisteröidä,
edellyttäen että kuvio-osa on kokonsa ja sijaintinsa perusteella selkeästi
tunnistettavissa merkissä.
Merkki
Tavarat ja palvelut
nro 11 418 605
Luokka 24
Edellä kuvatun merkin rekisteröinti evättiin, koska fontti ei ole erottamiskykyinen, sillä se ei poikkea
merkittävästi liike-elämässä yleisesti käytetyistä fonteista, ja koska i-kirjaimen päällä oleva punainen
tyylillinen tehokeino on tuskin havaittavissa.
Vaikka kuvio-osa täyttäisi edellä mainitut edellytykset, on silti arvioitava koko merkkiä
suhteessa tavaroihin ja palveluihin, joille rekisteröintiä haetaan.
Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että kun sanaosa on kuvaileva tai siltä
puuttuu erottamiskyky, on tarkistettava erityisesti, onko kuvio-osa
•
huomiota herättävä ja/tai yllättävä ja/tai odottamaton ja/tai epätavallinen ja/tai
sattumanvarainen;
•
sellainen, että merkki jää välittömästi ja pysyvästi kuluttajien mieleen, koska se
kääntää
heidän
huomionsa
pois
sanaosan
välittämästä
kuvailevasta/erottamiskyvyttömästä viestistä;
•
luonteeltaan sellainen, että kohdeyleisöltä vaaditaan
merkityksen ymmärtämiseksi/arvaamiseksi.
FINAL
VERSION 1.0
tulkintaa sanaosan
sivu 56
DATE 02/01/2014
Merkki
Tavarat ja palvelut
nro 11 595 601
Luokkaan 3 kuuluvat tuotteet
(merkki tutkittavana)
Edellä kuvatun tavaramerkin rekisteröinti evättiin, koska se on selvästi kuvaileva (ja siltä puuttuu
erottamiskyky) luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden osalta, joille rekisteröintiä haetaan. Ilmauksen kuvaileva
sisältö syrjäyttää L-kirjaimen esittävän ulkoasun, vaikka kyseistä L-kirjainta sellaisenaan pidettäisiinkin
rekisteröintikelpoisena samoja tavaroita ja palveluja varten.
Se, että merkki sisältää kuvio-osia, ei estä sitä olemasta harhaanjohtava tai yleisen
järjestyksen vastainen tai kuulumasta muiden hylkäysperusteiden soveltamisalaan,
sellaisina kuin ne on esitetty tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan h, i, j ja
k alakohdissa.
2.3.4.2 Tyylitellyt sanaosat
Kuvailevia tai erottamiskyvyttömiä sanaosia, jotka on esitetty perus- tai vakiofontilla ja
joissa on tai ei ole käytetty lihavoinnin tai kursivoinnin kaltaisia tehokeinoja, ei
pääsääntöisesti voida rekisteröidä. Mitä luettavampi ja/tai yleisempi fontti on, sitä
vähemmän sillä on erottamiskykyä. Samat perustelut pätevät käsinkirjoitettuihin
fontteihin. Helposti luettavilta ja/tai yleisiltä käsinkirjoitetuilta fonteilta puuttuu yleensä
erottamiskyky. Toisin sanoen merkin erottamiskyvyn lisäämiseksi fontin tyylittelyn
pitäisi olla luonteeltaan sellainen, että se edellyttää kuluttajilta ponnistelua sanaosan
merkityksen ymmärtämiseksi suhteessa tavaroihin ja palveluihin, joille rekisteröintiä
haetaan.
•
Vakiofontti + kursivointi
Merkki
Tavarat ja palvelut
nro 4 651 683
Muun muassa luokkiin 1, 7 ja 22
kuuluvat tavarat
Edellä kuvattu merkki hylättiin. Siinä ”Foam” on kirjoitettu vakiofontilla ja ”plus” pelkästään kursivoitu.
Koska kumpikaan näistä muodoista ei ole millään tavallaan huomiota herättävä tai poikkeuksellinen,
kohdeyleisö ei näe visuaalisia osatekijöitä siten, että niiden ansiosta merkillä on alkuperää osoittava
tehtävä (päätös 7.5.2008, R 655/2007-1 – ’Foamplus’, 16 kohta).
•
Erikoisfontti
Merkki
Tavarat ja palvelut
nro 5 456 207
Luokat 12, 25 ja 28
Ilmaus ”Superleggera” tarkoittaa englanniksi erittäin kevyttä. Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti
tavaramerkin hylkäämisen (ks. tuomio 19.5.2010, T-464/08, ’Superleggera’, 33–34 kohta). Unionin yleinen
tuomioistuin huomautti, että vaikka fontissa on tiettyä erityisyyttä, tyyli ei todennäköisesti luo
kohdeyleisölle välitöntä ja pysyvää muistikuvaa tai erota hakijan tavaroita muiden markkinoilla olevien
toimittajien tavaroista. Tämä johtuu siitä, että käsinkirjoitetut kirjaimet ovat tavanomaisia kaupallisella
alalla. Näin ollen kuluttajien ja tässä tapauksessa kohdeyleisön silmissä kyseinen tyyli on edelleen
suureksi osaksi tavanomainen. Hakijan huomautuksesta, jonka mukaan ison S-kirjaimen käyttö sanan
alussa muuttaa tapaa, jolla ilmaus ”Superleggera” ymmärretään, unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettei
ison kirjaimen käytöstä seuraa, että ilmauksen ei mielletä antavan yleisölle tietoa kyseisistä tavaroista.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 57
DATE 02/01/2014
•
Väri
Pelkkä markkinoilla tavanomaisen ja/tai yleisesti käytetyn värin tai väriyhdistelmän
lisääminen ei riitä tekemään kuvailevasta ja/tai erottamiskyvyttömästä sanaosasta
rekisteröintikelpoista. Ks. seuraava esimerkki tavaramerkistä, joka hylättiin värin
lisäämisestä huolimatta.
Merkki
•
Tavarat ja palvelut
nro 7 147 689
Luokkiin 9 ja 38 kuuluvat tavarat
ja palvelut
Fontti, fonttikoko tai sanojen ja/tai kirjainten sommittelu
Tapa, jolla sanaosat on sijoitettu, voi lisätä merkkiin erottamiskykyä, jos osien sijoittelu
vaikuttaa siihen, miten kuluttaja mieltää niiden merkityksen. Toisin sanoen sommittelun
on oltava luonteeltaan sellainen, että kuluttajalta edellytetään pohdintaa sanaosien ja
rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen välisen yhteyden
ymmärtämiseksi. Se, että sanaosat on sommiteltu pystysuunnassa, ylösalaisin tai
yhdelle, kahdelle tai useammalle viivalle, ei yleensä riitä antamaan merkille
rekisteröinnin edellyttämää vähimmäiserottamiskykyä.
Merkki
Tavarat ja palvelut
nro 8 294 233
Luokkaan 3 kuuluvat tavarat
Edellä kuvattu tavaramerkki, jolle haettiin rekisteröintiä kosmetiikkaa sekä ihon- ja
kauneudenhoitotuotteita varten, hylättiin, koska fontti on arkipäiväinen ja koska kahden sanaosan esitystä,
jossa osat on sijoitettu päällekkäin, ei voida pitää epätavallisena. Se, että b-kirjain on suurempi kuin muut
sanan ”beauty” kirjaimet, on tuskin havaittavissa. Pelkästään nämä seikat eivät voi tehdä haetusta
merkistä erottamiskykyistä (tuomio 11.7.2012, T-559/10, ’Natural beauty’, 26 kohta).
Seuraavaa merkkiä pidettiin hyväksyttävänä.
Merkki
Tavarat ja palvelut
nro 2795771
Luokkiin 9 ja 38 kuuluvat tavarat
ja palvelut
Kirjainsana ”DVB” tulee sanoista ”Digital Video Broadcasting”, jotka tarkoittavat tietyntyyppistä
lähetysteknologiaa. Ellei kirjainsana ”DVB” ole entuudestaan tuttu, edellä kuvatun merkin merkityksen
arvaaminen edellyttää jossain määrin pohdintaa ja tulkintaa. Merkin muodostavat kirjaimet eivät ole
selkeästi yksilöitävissä erillisinä, koska merkki voisi olla tyylitelty DV3, D13, DVB tai jopa LV3 tai LVB.
Fontti ei myöskään poikkea merkittävästi yleisistä fonteista. Koska edellä olevalla merkillä on ainakin
vähimmäiserottamiskyky, se voi toimia tavaramerkkinä (päätös 9.10.2008, R 1641/2007-2, 23–25 kohta).
FINAL
VERSION 1.0
sivu 58
DATE 02/01/2014
2.3.4.3 Muihin kuvio-osiin yhdistetyt sanaosat
Arkipäiväisiin muotoihin tai kuvioihin yhdistetyt sanaosat
Perusmuotoihin ja -kuvioihin kuuluvat pisteet, viivat, viivaosat, ympyrät ja monikulmiot,
kuten kolmiot, neliöt, suorakulmiot, suunnikkaat, viisi- ja kuusikulmiot jne. On myös
otettava huomioon, että on olemassa muotoja ja kuvioita, jotka eivät tosin ole
geometrisiä mutta jotka ovat liian yksinkertaisia tai arkipäiväisiä tehdäkseen merkistä
erottamiskykyisen.
Kuvailevia tai erottamiskyvyttömiä sanaosia ei todennäköisesti voida hyväksyä, kun ne
on yhdistetty perusluonteisiin/yksinkertaisiin/arkipäiväisiin muotoihin/kuvioihin, ovatpa
ne geometrisiä tai eivät. Tämä johtuu pääosin seuraavista seikoista:
•
kun kuluttajat tarkastelevat tavaramerkkiä, sanaosa on yleensä se osatekijä, joka
todennäköisimmin tunnistetaan ja muistetaan helposti;
•
edellä kuvatut muodot/kuviot eivät välitä mitään erityistä viestiä kuluttajille eivätkä
näin ollen pysty kääntämään heidän huomiotaan toisaalle sanaosan
kuvailevasta/erottamiskyvyttömästä merkityksestä.
Perusvärin ja/tai markkinoilla yleisesti käytetyn värin käyttö ei anna tavaramerkille
riittävää erottamiskykyä.
Seuraavaa tavaramerkkiä ei voitu hyväksyä.
Merkki
Tavarat ja palvelut
nro 6 039 119
Luokkaan 24 kuuluvat tavarat
Toisaalta monimutkaiset muodot ja kuviot voivat lisätä merkkiin erottamiskykyä. Mitä
monimutkaisempia muodot/kuviot ovat, sitä erottamiskykyisempiä ne yleensä ovat.
Jotta merkillä voidaan katsoa olevan riittävä erottamiskyky, esimerkiksi seuraavat muut
tekijät on kuitenkin otettava huomioon:
•
muodon/kuvion ei tule koostua perusluonteisten/yksinkertaisten/arkipäiväisten
muotojen/kuvioiden, ovatpa ne geometrisiä tai eivät, erottamiskyvyttömästä
yhdistelmästä. Tällaisissa tapauksissa on myös tarpeen arvioida asianmukaisesti
kuvio-osan ”visuaalista tehoa” suhteessa sanaosan visuaaliseen tehoon;
•
muodon/kuvion ei tule koostua yleisestä/erottamiskyvyttömästä etiketistä;
•
muodon/kuvion ei tule olla yleisesti käytössä liike-elämässä niiden tavaroiden ja
palvelujen yhteydessä, joille rekisteröintiä haetaan;
•
muodon/kuvion ei tule koostua kuviosta, jota kohdeyleisö ei voi muistaa helposti;
•
muodolla/kuviolla ei tule olla pelkästään koristeellisia tai toiminnallisia piirteitä;
FINAL
VERSION 1.0
sivu 59
DATE 02/01/2014
•
muodon/kuvion ei tule koostua tavaroiden ja/tai palvelujen (tai niiden osan)
kuvailevasta/erottamiskyvyttömästä kaksiulotteisesta esityksestä, eikä sen tule
vahvistaa sanaosan välittämää kuvailevaa ja/tai myyntiä edistävää viestiä;
•
muodon/kuvion ei tule koostua tavaroiden, joille rekisteröintiä haetaan,
säilytysastian/pakkauksen
kaksiulotteisesta
esityksestä,
joka
ei
ole
erottamiskykyinen;
•
muodon/kuvion
ei
tule
koostua
tavaroiden
tai
niiden
ulkoasun/hahmon/ääriviivojen esityksestä, joka ei ole erottamiskykyinen;
•
muodon/kuvion ei tule koostua sen paikan/tilan/alueen/sijainnin, jossa tavaroita
tai palveluja myydään/tarjotaan/jaellaan/asetetaan näytteille, kaksiulotteisesta
esityksestä, joka ei ole erottamiskykyinen.
osan
Edellä kuvatut piirteet voivat olla päällekkäisiä ja myös esiintyä samanaikaisesti
samassa merkissä.
Jäljempänä on lueteltu muutamia esimerkkejä kuvio-osista, jotka kuuluvat johonkin
edellä kuvatuista ryhmistä.
Kuvio-osat, jotka koostuvat tavaroiden tai palvelujen tai niiden osan kuvailevasta tai
erottamiskyvyttömästä esityksestä
Joissain tapauksissa kuvio-osa koostuu rekisteröintihakemuksen kohteena olevien
tavaroiden tai palvelujen (tai niiden osan) esityksestä. Esitystä pidetään
lähtökohtaisesti kuvailevana ja/tai erottamiskyvyttömänä, kun
•
se on ”uskollinen” tai ”todenmukainen” kuvaus tavaroista ja palveluista;
•
se koostuu tavaroiden ja palvelujen symbolisesta tai tyylitellystä (mutta silti
realistisesta) kuvauksesta.
Molemmissa
tapauksissa
rekisteröinnin
epääminen
edellyttää,
että
tavaroiden/palvelujen esitys ei poikkea merkittävästi liike-elämässä yleisesti käytetyistä
esityksistä.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 60
DATE 02/01/2014
Kuvio-osat, joita käytetään liike-elämässä yleisesti tavaroiden tai palvelujen yhteydessä
Kuvio-osat, joita käytetään liike-elämässä yleisesti niistä tavaroista ja/tai palveluista,
joille rekisteröintiä haetaan, eivät yleensä lisää koko merkin erottamiskykyä.
Esimerkkinä tästä ovat seuraavat tavaramerkit.
Merkki
Tavaramerkin nro
Tavarat ja palvelut
EU:n nimeävä kansainvälinen
rekisteröinti nro 1 116 291
Luokkiin 29, 30, 31 ja 43 kuuluvat
tavarat ja palvelut
Edellä kuvattuun tavaramerkkiin sisältyvä saksankielinen ilmaus ”Einfach Gut!” tarkoittaa ”Yksinkertaisesti
hyvää!”. Punainen sydän on muoto, jota käytetään markkinoilla yleisesti tavaroista ja palveluista ja
erityisesti elintarvikkeista, kuten suklaasta ja makeisista, varsinkin juhlapäivien, kuten ystävänpäivän,
yhteydessä. Näin ollen tavaramerkin rekisteröinti hylättiin.
Merkki
Asia
Tuomio 15.9.2005, C-37/03 P, ’BioID’
Edellä kuvatun tavaramerkin rekisteröinti hylättiin luokkiin 9, 38 ja 42 kuuluvien tavaroiden osalta, jotka
koskevat
tietokoneohjelmistojen
ja
tietoliikennepalvelujen
käyttöoikeuksien
valvontaa
ja
turvallisuusominaisuuksia. Kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin merkitsevän kokonaisuutena biometristä
tunnistamista, joten kirjainsanassa, jota ei voida erottaa tavaroista ja palveluista, joita
rekisteröintihakemus koskee, ei ole mitään, millä voitaisiin kohdeyleisön näkökulmasta taata kuluttajalle
tai loppukäyttäjälle tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun tietty alkuperä (70 kohta). Erityisten
erottamiskykyisten osatekijöiden puuttuminen, Arial-kirjasintyypillä kirjoitetut kirjaimet sekä eripaksuiset
kirjaimet eivät mahdollista sitä, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä voitaisiin taata
kohdeyleisölle niiden tavaroiden ja palvelujen tietty alkuperä (71 kohta).
Kuoseista koostuvat kuvio-osat
Kuosit eivät yleensä lisää kuvailevista/erottamiskyvyttömistä sanaosista koostuvien
merkkien erottamiskykyä, jos kohdeyleisö mieltää ne pelkiksi koristeellisiksi
osatekijöiksi. Tällaisissa tapauksissa ne eivät välitä mitään erityistä viestiä, jonka
ansiosta merkki jäisi helposti kuluttajien mieleen.
Erottamiskyvyttömien ja/tai arkipäiväisten kuvio-osien yhdistelmät
Arkipäiväisten kuvio-osien (geometristen tai muiden) yhdistelmät eivät yleensä lisää
sanaosista koostuvien merkkien erottamiskykyä, jos ne eivät pysty kääntämään
kuluttajan
huomiota
toisaalle
sanaosien
välittämästä
kuvailevasta
tai
erottamiskyvyttömästä viestistä. Tällaisissa tapauksissa on tarpeen arvioida
asianmukaisesti kuvio-osan ”visuaalista tehoa” suhteessa sanaosan visuaaliseen
tehoon.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 61
DATE 02/01/2014
Katso esimerkiksi seuraavat hylätyt tavaramerkit.
Merkki
Tavarat ja palvelut
nro 11 439 932
Luokkiin 39 ja 41 kuuluvat
palvelut
(auton yhteiskäyttöä koskevat
palvelut mukaan luettuina),
peruutettu
Tässä tapauksessa merkin yläosassa sijaitseva suhahdusta kuvaava kuvio-osa ei riitä lisäämään
tavaramerkin erottamiskykyä. Se ei ole huomiota herättävä, havaittava tai mieleenpainuva eikä hallitseva
suhteessa muihin sana- ja kuvio-osiin. Suhahdus-osa (kuten muutkaan kuvio-osat, ts. fontit, värit ja
etiketti) ei pysty suuntamaan kuluttajien huomiota toisaalle ilmauksen ”SUPERCAR EXPERIENCE”
välittämästä selkeästi kuvailevasta/erottamiskyvyttömästä viestistä.
Samat perustelut pätevät soveltuvin osin seuraavan merkin kuvio-osaan.
Merkki
Tavarat ja palvelut
nro 11 387 941
Luokat 9, 35 ja 41
Toisaalta seuraavat tavaramerkit on hyväksytty.
Merkki
Tavarat ja palvelut
nro 10 894 996
Luokkiin 12, 35 ja 36 kuuluvat
tavarat ja palvelut
(rekisteröity)
nro 10 834 299
tavarat ja palvelut
(rekisteröity)
Molemmissa tapauksissa joillakin kuvio-osista (sanan ”Specialized” edessä oleva merkki ja sanan ”ECO”
oikealle puolelle kaaren muotoon sommitellut viisi suorakulmiota) on itsenäinen visuaalinen teho, ja niillä
on samantasoinen vaikutus merkistä saatavaan yleisvaikutelmaan kuin sanaosalla, joten ne pystyvät
kiinnittämään kuluttajan huomion.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 62
DATE 02/01/2014
Yleisiin tai erottamiskyvyttömiin etiketteihin yhdistetyt sanaosat
Joissain tapauksissa kuvailevia ja/tai erottamiskyvyttömiä sanaosia yhdistetään
tehokeinoihin, jotka eivät tosin ole yksinkertaisia geometrisiä muotoja mutta jotka
koostuvat yleisistä tai erottamiskyvyttömistä etiketeistä. Tällaiset etiketit eivät jää
sellaisinaan kuluttajan mieleen, koska ne ovat liian yksinkertaisia ja/tai yleisesti
käytettyjä liike-elämässä niiden tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, joille
rekisteröintiä haetaan. Katso seuraava esimerkki.
Merkki
Merkki
Yhteisön tavaramerkki nro
Tavarat ja palvelut
nro 116 434
Luokka 32
(hylätty)
Tavarat ja palvelut
nro 1 166 164
palvelut
Sen osalta, miten kohdeyleisö havaitsee etiketin muodon ja värin, on todettava, että hintaa koskevia
värillisiä etikettejä käytetään yleisesti kaikenlaisten tavaroiden ja palvelujen kaupassa. Se, että etiketti on
silmiinpistävä yleisön kannalta, ei vaikuta tavaramerkin hallitsevien sanallisten osatekijöiden
merkitykseen. Lisäksi kuvio vahvistaa sanallisten osatekijöiden myynninedistävyyttä kohdeyleisön
mielestä (tuomio 3.7.2003, T-122/01, ’Best Buy’, 33–37 kohta).
Tällaisissa tapauksissa myöskään ”yleisten” värien (tai niiden yhdistelmän) lisääminen
ei lisää merkin erottamiskykyä. Näin on sitäkin suuremmalla syyllä, kun värillä, jolle
haetaan rekisteröintiä, on muitakin tehtäviä kuin pelkästään koristeena toimiminen.
Tästä on esimerkkinä seuraava tavaramerkki.
Merkki
Tavarat ja palvelut
nro 10 849 263
Luokkiin 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44
ja 45 kuuluvat palvelut
(hylätty)
Se, että tämäntyyppistä etikettiä käytetään tavallisesti tavaroista (kuten
alkoholijuomista, nougat’sta jne.), ei riitä antamaan merkille riittävää erottamiskykyä
palvelujen osalta.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 63
DATE 02/01/2014
2.4
Tavalliset merkit tai merkinnät
7 artiklan 1 kohdan d alakohta)
2.4.1
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan merkkejä, jotka
muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet
tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan, ei rekisteröidä.
Tässä yhteydessä merkin yleisyys voi viitata johonkin muuhun kuin itse tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksiin. Tämä hylkäysperuste käsittää myös sanat, joilla alun perin
ei ollut merkitystä tai joilla oli toinen merkitys. Se kattaa myös tietyt lyhenteet, jotka ovat
siirtyneet epämuodolliseen kielenkäyttöön tai ammattikieleen ja joista on siten tullut
yleisiä liike-elämässä.
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen hylkäysperuste
käsittää myös kuvio-osat, jotka ovat joko usein käytettyjä tai joista on jopa tullut
vakiintunut tapa osoittaa tavaroita ja palveluja, esimerkiksi valkoinen P-kirjain sinisellä
taustalla pysäköintipaikoista tai Asklepioksen sauva apteekeista. Viinien ja väkevien
alkoholijuomien osalta se käsittää niin kutsutut perinteiset ilmaukset, jotka eivät tosin
ole maantieteellisiä nimityksiä mutta jotka osoittavat tietyntyyppisten tuotteiden
luonnetta, vaikkakin ainoastaan tietyillä maantieteellisillä alueilla.
2.4.2
Ajankohta, jona ilmaus tulee tavalliseksi
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohta on suureksi osaksi
päällekkäinen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan kanssa, joten on hyvin harvinaista,
että tähän säännökseen vedotaan sellaisenaan. Tämä johtuu siitä, että tavaramerkin
kuvailevuutta tai erottamiskykyä on arvioitava sekä suhteessa rekisteröintihakemuksen
jättämispäivään että päätöksen tekopäivään, jolloin useimmissa tapauksissa on
merkityksetöntä, oliko merkin ilmaus tai kuvio-osa ei-kuvaileva tai erottamiskykyinen
useita vuosia ennen kyseistä ajankohtaa tai kun ilmaus otettiin ensi kertaa käyttöön.
Joissain tapauksissa haetusta merkistä tulee tavallinen rekisteröintiajankohdan jälkeen.
Merkin merkityksen muuttuminen, minkä seurauksena merkistä tulee tavallinen sen
rekisteröinnin jälkeen, ei johda sen julistamiseen mitättömäksi ex tunc
tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella mutta voi johtaa
sitä koskevan oikeuden menettämiseen ex nunc tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan
1 kohdan b alakohdan perusteella. Esimerkiksi yhteisön tavaramerkin ”STIMULATION”
rekisteröinti peruutettiin sillä perusteella, että siitä on tullut energiajuomien yhteydessä
yleisesti käytetty ilmaus.
2.4.3
Tavallisiksi tulleiden ilmausten arviointi
Unionin yleinen tuomioistuin on todennut, ettei tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan d alakohtaa voida soveltaa, kun merkin käyttö markkinoilla rajoittuu yhteen
ainoaan toimijaan (joka ei ole yhteisön tavaramerkin hakija) (tuomio 7.6.2011,
T-507/08, ’16PF’). Toisin sanoen tavaramerkin ei katsota tulleen tavalliseksi pelkästään
sen vuoksi, ettei tavaramerkin hakija ollut ensimmäinen toimija, joka on käyttänyt sitä
tavaramerkkinä. Jotta merkin tavallisuus voidaan osoittaa, tutkijan on esitettävä
todisteita (jotka saadaan yleensä internetistä) siitä, että asianomaiset kuluttajat ovat
joutuneet kosketuksiin tavaramerkin kanssa muussa kuin tavaramerkkiä koskevassa
FINAL
VERSION 1.0
sivu 64
DATE 02/01/2014
yhteydessä ja että kuluttajat näin ollen tunnistavat sen tavallisen merkityksen niiden
tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, joille rekisteröintiä haetaan.
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki
koostuu yleisestä ylistävästä ilmauksesta, jolla ei ole nimenomaista tavallista yhteyttä
kyseisiin tavaroihin ja palveluihin (ks. tuomio 4.10.2001, C-517/99, ’Bravo’, 27 ja
31 kohta).
Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että ilmaus ”5 HTP” on tavallinen nimitys aktiiviselle
aineelle 5-hydroksitryptofaani, jota käytetään lääkkeissä tasaamaan mielialaa (tuomio
9.3.2011,
T-190/09,
’5
HTP').
Se
vahvisti
tavaramerkin
hylkäämisen
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan perusteella ja katsoi, että
kohdeyleisön altistuminen merkille oli ollut sellaista, että he ymmärtäisivät sen
lääkkeiden yhteydessä tavalliseksi tämäntyyppistä lääkettä osoittavaksi nimitykseksi.
Tältä osin tuomioistuin piti merkityksettömänä sitä, tiesikö yleisö lyhenteen merkityksen
vai ei. Kuvailevan merkityksen puuttumiseen kuluttajan silmissä ei siten voida vedota
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohtaan perustuvan hylkäämisen
kumoamiseksi.
2.4.4
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan sovellettavuus
kasvilajikkeiden nimiin
On syytä huomata, että kysymys merkin yleisestä luonteesta voi nousta esille sellaisten
tavaramerkkien tutkinnassa, jotka koostuvat pelkästään kasvilajikkeen nimestä, joka on
sama kuin lajikenimi. Näiden ohjeiden edellä olevassa osassa todetaankin, että jos
käytössä olevat todisteet osoittavat, että tietystä kasvilajikkeen nimestä on tullut
tavallinen Euroopan unionissa kyseisen lajikkeen yleisnimenä, sen lisäksi, että
tavaramerkkihakemus
hylätään
7 artiklan
1 kohdan
c alakohdan nojalla kuvailevuuden perusteella, tutkijoiden tulee hylätä se myös
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla sillä perusteella, että
tavaramerkki koostuu pelkästään ilmauksesta, josta on tullut yleinen asianomaisella
liike-elämän alalla Euroopan unionissa. Ks. edellä kohta 2.3.2.10, Kasvilajikkeiden
nimet.
2.5
Teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön muoto,
tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto tai tavaran
luonteenomainen muoto (tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan e alakohta)
2.5.1
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan merkkejä, jotka
muodostuvat yksinomaan (i) tavaran luonteenomaisesta muodosta, (ii) teknisen
tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai (iii) tavaran arvoon
olennaisesti vaikuttavasta muodosta, ei voida rekisteröidä.
On syytä muistaa, ettei tavaramerkkiä voida perustellusti hylätä tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella, jos haettu merkki koostuu muodosta,
johon on lisäksi yhdistetty erottamiskykyinen kohde (sana- ja/tai kuvio-osa), koska
merkki ei tällöin muodostu yksinomaan muodosta.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 65
DATE 02/01/2014
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa ei kuitenkaan määritellä,
minkä tyypin merkkejä pidetään siinä tarkoitettuina muotoina. Siinä ei erotella
kolmiulotteisia muotoja, kaksiulotteisia muotoja tai kolmiulotteisten muotojen
kaksiulotteisia esityksiä. Siten on katsottava, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan e alakohtaa voidaan soveltaa tavaramerkkeihin, joissa toisinnetaan muotoja,
riippumatta siitä, missä ulotteisuudessa ne on esitetty (tuomio 8.5.2012, T-331/10,
’Mustatäpläinen pinta’, 24 kohta). Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan sovellettavuus ei siten rajoitu kolmiulotteisiin muotoihin.
Tältä osin on huomattava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin
luokittelu ”kuviomerkiksi” ei kaikissa tapauksissa estä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
1 kohdan e alakohdassa säädettyjen hylkäysperusteiden soveltamista. Unionin
tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin ovat todenneet, että oikeuskäytäntöä, joka
on kehitetty itse tavaran ulkoasusta muodostuville kolmiulotteisille tavaramerkeille, on
sovellettava myös silloin, kun haettu tavaramerkki on kuviomerkki, joka esittää
kyseessä olevan tuotteen kaksiulotteista kuvaa (tuomio 22.6.2006, C-25/05 P,
’Makeiskäärepaperi’, 29 kohta ja tuomio 4.10.2007, C-144/06, ’Tabletti’, 38 kohta).
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdasta ilmenee, että (luonnossa esiintyvän tai
valmistetun) tavaran luonteenomaisten muotojen, teknisen tuloksen saavuttamiseksi
välttämättömien muotojen tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavien muotojen
tapauksessa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaista
rekisteröintiestettä ei voida kumota osoittamalla, että muodoista on tullut käytössä
erottamiskykyisiä. Vastaavasti tavaramerkkisuoja ei tule kyseeseen, kun muoto kuuluu
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan soveltamisalaan huolimatta
siitä, voiko kyseinen muoto tosiasiassa olla erottamiskykyinen markkinoilla.
Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että 20.9.2007 antamassaan tuomiossa asiassa
C-371/06, ’BENETTON’, joka koski ensimmäisen neuvoston direktiivin N:o 89/104
(tavaramerkkidirektiivi) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmannen luetelmakohdan
(joka vastaa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohtaa) tulkintaa, unionin
tuomioistuin katsoi, että tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto ei voi olla
tavaramerkki
kyseisen
direktiivin
3 artiklan
3 kohdan
(joka
vastaa
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohtaa) nojalla, kun se on ennen
rekisteröintihakemusta hankkinut vetovoimansa sen johdosta, että se on tullut
tunnetuksi erottamiskykyisenä merkkinä sellaisten mainoskampanjoiden seurauksena,
joissa esitellään kyseessä olevan tavaran erityiset ominaisuudet.
Yhdistetyissä asioissa C-53/01, C-54/04 ja C-55/01, ’Linde’, 8.4.2003 antamansa
tuomion
44 kohdassa
unionin
tuomioistuin
lisäksi
totesi,
että
koska
tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohta on ennakkoeste, joka voi estää
yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteröinnin, tästä seuraa, että
jos yksikin tässä säännöksessä mainituista kriteereistä täyttyy, tällaista merkkiä ei
voida rekisteröidä tavaramerkiksi.
Unionin tuomioistuin huomautti lisäksi, että jos tämä ennakkoeste ei estä rekisteröintiä,
on edelleen tarpeen selvittää, onko tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen
merkin rekisteröinti evättävä yhden tai useamman 3 artiklan 1 kohdan b, c ja
d alakohdassa mainitun rekisteröintiesteen vuoksi (45 kohta).
Jos merkin tutkiminen tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
mukaisesti johtaa siihen, että jonkin kyseisessä säännöksessä mainituista kriteereistä
todetaan täyttyneen, ei ole enää tarpeen tutkia, onko merkki tullut käytössä
erottamiskykyiseksi, koska tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
FINAL
VERSION 1.0
sivu 66
DATE 02/01/2014
mukaista rekisteröintiestettä ei voida kumota vetoamalla 7 artiklan 3 kohtaan (tuomio
6.10.2011, T-508/08, ’Kaiuttimen ulkoasu’, 44 kohta). Tämä vapautus selittää sen, että
tilanteessa, jossa olisi mahdollista soveltaa useita tavaramerkkiasetuksen
7 artiklan 1 kohdassa säädettyjä ehdottomia hylkäysperusteita, merkki kannattaa
tutkia ensin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.
Merkin tutkimiseen ensin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
osalta ei kuitenkaan ole velvoitetta.
Jos haettu merkki koostuu muodosta, jonka kohdeyleisö todennäköisesti mieltää sekä
pelkästään toiminnallisena että muotona, joka ei poikkea merkittävästi alan yleisestä
käytännöstä, ja erottamiskyvyttömyyttä koskevat todisteet ovat vankempia kuin merkin
toiminnallisuuteen viittaavat todisteet, saattaa olla suositeltavaa evätä rekisteröinti vain
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella (tuomio 18.1.2013,
T-137/12, ’Vibraattorin muoto’, 33 kohta).
Jos toisaalta kaikki eri osatekijät, joista muoto koostuu, voidaan selkeästi yksilöidä ja
jos voidaan päätellä, että kaikki sen olennaiset (ts. tärkeimmät) piirteet ovat
välttämättömiä teknisen tuloksen saavuttamiseksi tai vaikuttavat olennaisesti tavaran
arvoon,
tutkijoiden
on
evättävä
tavaramerkin
rekisteröinti
ensisijaisesti
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii tai iii alakohdan perusteella
tapauksesta riippuen. Näin ollen moitteettoman ja tehokkaan oikeudenkäytön sekä
prosessiekonomian syistä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
mukaisesta rekisteröintiesteestä on ilmoitettava mahdollisimman pian.
Sen jälkeen kun tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohdan
mukaisesta rekisteröintiesteestä on ilmoitettu, hakijan esittämät todisteet voivat myös
osoittaa, että kaikki muodon olennaiset piirteet ovat välttämättömiä teknisen tuloksen
saavuttamiseksi tai että muoto vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon. Tällaisissa
tapauksissa on ilmoitettava lisäksi 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii tai iii alakohdan
mukaisesta rekisteröintiesteestä, jotta hakija voi esittää huomautuksensa. Tällainen
lähestymistapa on kuitenkin mahdollinen vain rajallisessa määrässä tapauksia.
Tällaisessa tapauksessa hakija voi yrittää kumota rekisteröintiesteen vain
huomautuksilla, koska käytössä syntynyttä erottamiskykyä koskevia todisteita ei oteta
huomioon tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohtaan perustuvan
rekisteröintiesteen yhteydessä.
2.5.2
Tavaran luonteenomainen muoto
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan mukaan
merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, ei
voida rekisteröidä.
Tätä hylkäysperustetta sovelletaan vain, kun haettu tavaramerkki koostuu yksinomaan
(valmistetun tai luonnossa esiintyvän) tavaran todenmukaisesta muodosta; esimerkiksi
alla oleva banaanin realistinen kuva esitettynä banaanien yhteydessä:
FINAL
VERSION 1.0
sivu 67
DATE 02/01/2014
Jos tietyllä tuotteella voi olla eri muotoja, rekisteröintiä ei ole tarkoituksenmukaista
evätä tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan perusteella,
koska tavaralla ei ole vain yhtä mahdollista luontaista muotoa. Tätä hylkäysperustetta
ei olisi asianmukaista soveltaa esimerkiksi alla olevaan sähköpartakoneen pään
muotoon, jota esityksen kuvauksen mukaan käytetään sähköpartakoneissa, koska
sähköpartakonetta ei tarvitse välttämättä valmistaa tämänmuotoisena:
Muita hylkäysperusteita voidaan tästä huolimatta mahdollisesti soveltaa, kuten
kyseisessä asiassa tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
ii alakohtaa, koska tämän muodon olennaiset toiminnalliset piirteet johtuvat
yksinomaan tietyn teknisen tuloksen tavoittelemisesta (tuomio 18.6.2002, C-299/99,
’Philips’).
Kaikissa niissä tapauksissa, joissa haettu tavaramerkki koostuu yksinomaan tavaran
luonteenomaisesta
muodosta,
rekisteröinti
voidaan
lisäksi
evätä
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla sillä perusteella, että
kyseinen muoto kuvailee tavaroiden luonnetta.
2.5.3
Teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön tavaran muoto
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan mukaan
merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi
välttämättömästä tavaran muodosta, ei voida rekisteröidä.
Unionin tuomioistuin on antanut teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä
tavaran muodosta kaksi merkittävää tuomiota, joissa annetaan ohjeita yksinomaan
tällaisesta muodosta muodostuvien tavaramerkkien tutkintaan (tuomio 18.6.2002,
C-299/99, ’Philips’, ja tuomio 14.9.2010, C-48/09 P, ’Punainen Lego-palikka’) ja joissa
tulkitaan muun muassa tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohtaa, joka vastaa
tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohtaa.
Edellä olevasta merkistä unionin tuomioistuin totesi, että kun tarkastellaan merkkejä,
jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä
tavaran muodosta, tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii kohdalla
on tarkoitus estää se, että sellaisia muotoja, joiden keskeiset piirteet johtuvat
teknisestä tehtävästä, rekisteröidään, minkä seurauksena tavaramerkin tuottama
yksinoikeus estää kilpailijoita tarjoamasta tällaisen toiminnon sisältäviä tavaroita tai
ainakin poistaa heiltä vapauden valita se tekninen ratkaisu, jota kilpailijat haluavat
FINAL
VERSION 1.0
sivu 68
DATE 02/01/2014
käyttää tällaisen toiminnon sisällyttämiseksi tavaroihinsa (tuomio 18.6.2002, C-299/99,
’Philips’, 79 kohta).
On syytä huomata, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
ii alakohdan, jossa viitataan merkkeihin, jotka muodostuvat ”yksinomaan” teknisen
tuloksen saavuttamiseksi ”välttämättömästä” tavaran muodosta, on tarkoitus taata, että
ainoastaan sellaisten tavaran muotojen rekisteröinti evätään, joihin sisältyy pelkästään
tekninen ratkaisu ja joiden rekisteröiminen tavaramerkiksi haittaisi näin ollen todella
sitä, että muut yritykset voivat käyttää tätä teknistä ratkaisua (tuomio 14.9.2010,
C-48/09 P, ’Punainen Lego-palikka’, 48 kohta).
Merkki muodostuu ”yksinomaan” teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä
tavaran muodosta, kun muodon kaikki olennaiset piirteet johtuvat teknisestä
tehtävästä, eikä sellaisten muiden kuin olennaisten piirteiden, joilla ei ole teknistä
tehtävää, olemassaololla ole tässä yhteydessä merkitystä (tuomio 14.9.2010,
C-48/09 P, ’Punainen Lego-palikka’, 51 kohta). Se, että saattaa olla käytettävissä
vaihtoehtoisia mitoiltaan tai muotoilultaan erilaisia muotoja, joiden avulla voidaan
saavuttaa sama tekninen tulos, ei sellaisenaan estä tämän säännöksen soveltamista
(tuomio 14.9.2010, C-48/09 P, ’Punainen Lego-palikka’, 53–58 kohta).
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa ei kuitenkaan
voida soveltaa, jos kyseisen tavaran muotoon sisältyy merkittävä ei-toiminnallinen
osatekijä, kuten koristeellinen tai mielikuvituksellinen osatekijä, jolla on huomattava
merkitys kyseisessä muodossa (tuomio 14.9.2010, C-48/09 P, ’Punainen Lego-palikka’,
52 kohta).
Sitä vastoin sillä, että kolmiulotteiseen merkkiin, jonka kaikki olennaiset piirteet sanelee
tekninen ratkaisu, jota kyseessä oleva merkki ilmentää, sisältyy yksi tai useampi
vähämerkityksinen mielivaltainen piirre, ei ole vaikutusta arvioon, jonka mukaan
kyseinen merkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi
välttämättömästä tavaran muodosta.
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan oikea
soveltaminen edellyttää, että tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen
ratkaiseva viranomainen määrittää asianmukaisesti kyseisen kolmiulotteisen merkin
olennaiset piirteet. ”Olennaisia piirteitä” koskeva ilmaisu on ymmärrettävä siten, että
sillä tarkoitetaan merkin tärkeimpiä osatekijöitä (tuomio 14.9.2010, C-48/09 P,
’Punainen Lego-palikka’, 68–69 kohta).
Kyseessä olevat olennaiset piirteet on määritettävä tapauskohtaisesti. Merkin
olennaisten piirteiden määrittelyn jälkeen on vielä selvitettävä, johtuvatko kaikki nämä
piirteet kyseisen tavaran teknisestä tehtävästä.
Kun yhteisön tavaramerkkihakemusta arvioidaan 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
ii alakohdan perusteella, on pohdittava ilmauksen ”tekninen tulos” merkitystä. Tätä
ilmausta on tulkittava laajasti ja siten, että se käsittää esimerkiksi muodot,
•
•
•
•
jotka sopivat yhteen toisen esineen kanssa
jotka tekevät tavarasta mahdollisimman lujan
joissa käytetään vähiten materiaalia
jotka helpottavat tarkoituksenmukaista säilytystä tai kuljetusta.
Pääosin toiminnallisia muotoja koskeva tärkein tapaus koskee koottaviin leluihin
kuuluvan rakennuspalikan muotoa.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 69
DATE 02/01/2014
Mitättömyysvaatimusta koskeneessa asiassa viraston kaksi käsittelyastetta (ensin
mitätöintiosasto ja sen jälkeen suuri valituslautakunta) julistivat mitättömäksi yhteisön
tavaramerkin nro 107 029, joka koski alla kuvattua kolmiulotteista merkkiä, luokkaan 28
kuuluvien ”leikkirakennussarjojen” osalta:
Merkki
Tavarat ja palvelut
nro 107 029
Luokka 28
(leikkirakennussarjat)
Suuri valituslautakunta totesi eritoten, että punaisen Lego-palikan eri piirteet täyttävät
kukin erityisiä teknisiä tehtäviä, joita ovat (i) nystyrät: korkeus ja halkaisija
tarttumisvoimaa varten; määrä monikäyttöisyyttä ja asettelu yhteenliittämistapoja
varten; (ii) toissijaiset rakenteet: tarttumisvoima, määrä parasta tarttumisvoimaa varten
kaikissa asennoissa; seinämän paksuus, jotta se voi toimia tukena; (iii) reunat:
liittäminen muiden palikoiden reunoihin muurin muodostamiseksi; (iv) ontto alapuoli:
yhteenliittäminen nystyröihin kokoamisen mahdollistamiseksi; (v) yleismuoto:
rakennuspalikan muoto; koko, jota lapsi voi pitää kädessään (päätös 10.7.2006,
R 856/2004-G, 54 kohta).
Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi edellä mainitusta päätöksestä tehdyn valituksen ja
vahvisti suuren valituslautakunnan esittämät toteamukset sekä totesi, että viimeksi
mainittu oli soveltanut oikein tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
ii alakohtaa (tuomio 12.11.2008, T-270/06, ’Punainen Lego-palikka’).
Käsitellessään unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta tehtyä valitusta asiassa
C-48/09 P, ’Punainen Lego-palikka’, 14.9.2010 antamassaan tuomiossa unionin
tuomioistuin pysytti unionin yleisen tuomioistuimen tuomion ja totesi, että
”– – tavaroiden muotoon sisältyvä ratkaisu on teknisesti ensisijainen
kyseiseen luokkaan kuuluville tavaroille. Jos tällaisesta muodosta koostuva
kolmiulotteinen merkki rekisteröitäisiin tavaramerkiksi, tavaramerkin haltijan
kilpailijoiden olisi vaikeaa saattaa markkinoille todellisen vaihtoehdon
tarjoavia tavaran muotoja eli muotoja, jotka eivät ole samankaltaisia ja jotka
olisivat kuitenkin toiminnalliselta kannalta houkuttelevia kuluttajille”
(60 kohta).
Unionin tuomioistuin selvensi, että muodon olennaiset piirteet on määritettävä
mahdollisimman objektiivisesti tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
ii alakohdan soveltamista varten. Tuomioistuin lisäsi, että olennaisten piirteiden
määrittäminen voi tapauksen mukaan ja erityisesti asian vaikeusasteen mukaisesti
tapahtua kyseisen merkin pelkän visuaalisen tutkimisen perusteella tai se voi
päinvastoin perustua syvälliseen tutkimiseen, jossa otetaan huomioon arvioinnin
kannalta hyödylliset seikat, kuten tutkimukset ja asiantuntijalausunnot tai jopa tiedot
kyseisille tavaroille aiemmin myönnetyistä immateriaalioikeuksista (71 kohta).
Unionin tuomioistuin myös huomautti, että
FINAL
VERSION 1.0
sivu 70
DATE 02/01/2014
”muodon piirteiden teknistä toiminnallisuutta voidaan arvioida muun
muassa ottamalla huomioon aikaisempia patentteja koskevat asiakirjat,
joissa kuvaillaan kyseisen muodon toiminnallisia osatekijöitä” (85 kohta).
Näin ollen se seikka, että kyseinen muoto on tai on ollut vaatimuksen kohteena
rekisteröidyssä patentissa tai patenttihakemuksessa, on alustava näyttö siitä, että
muodon ne piirteet, jotka on määritelty toiminnallisiksi patenttivaatimuksessa, ovat
välttämättömiä teknisen tuloksen saavuttamiseksi.
Alla kuvattua muotoa, jolle haettiin rekisteröintiä veitsiä ja veitsenkahvoja varten,
koskeva asia toimii esimerkkinä siitä, miten määritetään muodon olennaiset piirteet ja
miten arvioidaan sitä, onko kaikilla näillä piirteillä tekninen tehtävä:
Merkki
Asia
Tuomio 19.9.2012, T-164/11,
’Veitsenkahva’
Kyseisessä asiassa muotoa, jolle rekisteröintiä haettiin, kuvattiin seuraavasti:
”– – hieman kaareva veitsenkahva, jolle on tunnusomaista pieni, 5–
10 asteen kulma veitsenterän ja kahvan rungon pitkittäisakselin välissä ja
jonka keskiosassa ulkoreunan poikkileikkaus on hieman pyöristetty siten,
että se levenee kahvan kapenevaa päätä kohti. Kahvassa on myös
pyälletty ruuvi veitsen rungossa.”
Unionin tuomioistuin totesi, että
”kuten patentista [johon mitättömyysvaatimuksen esittäjä vetosi] ilmenee,
veitsenterän ja helmiäiskahvan pitkittäisakselin välinen kulma helpottaa
teknisesti leikkaamista. Keskiosa on erityisen tärkeä pitkien viiltojen
kannalta. Se tekee leikkaamisesta tarkempaa ja mahdollistaa samalla
suuremman voiman käyttämisen. Pyälletty ruuvi mahdollistaa lisäksi rungon
avaamisen ja veitsenterien vaihtamisen muita työkaluja käyttämättä ja
vaikeuttamatta veitsen käsittelyä käytön aikana” (30 kohta).
Näin ollen se katsoi, että merkin tärkeimmät osatekijät, jotka muodostavat sen
olennaiset piirteet, ovat kaikki yksinomaan toiminnallisia (33 kohta).
2.5.4
Tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto
Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan mukaan ei voida
rekisteröidä merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti
vaikuttavasta muodosta, tai jos ne rekisteröidään, ne todennäköisesti julistetaan
mitättömiksi.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 71
DATE 02/01/2014
Vaikka sama muoto voidaan periaatteessa suojata sekä mallina että tavaramerkkinä,
on syytä huomata, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan
iii alakohdassa evätään tavaramerkkisuoja muodoilta vain tietyissä tapauksissa,
nimittäin kun merkki muodostuu yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta
muodosta.
Toistaiseksi ainoa merkittävä tapaus, jossa oli kyse tavaran arvoon olennaisesti
vaikuttavasta muodosta, koskee alla kuvattua kaiuttimen kolmiulotteista esitystä, josta
tehtiin päätös 10.9.2008 asiassa R 497/2005-1.
Merkki
Asia
Päätös 10.9.2008, R 497/2005-1
Kaiuttimien lisäksi tavaramerkkiä haettiin luokkaan 9 kuuluville laitteille ja välineille
äänisignaalien vastaanottoon, käsittelyyn, toistoon, säätöön ja jakamiseen sekä
luokkaan 20 kuuluville hifihuonekaluille.
Mainitussa päätöksessä ensimmäinen valituslautakunta katsoi, että kyseisen
kaiuttimen muotoa pidetään eräänlaisena puhtaana, solakkana ja ajattomana
veistoksena, ja totesi, että muoto itsessään on ratkaiseva osatekijä kuluttajan, joka
näkee muodossa tuotteen olennaisen arvon, arvioinnille tuotteesta (34 kohta).
Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti edellä mainitun valituslautakunnan päätöksen
6.10.2011 antamassaan tuomiossa asiassa T-508/08, ’Kaiuttimen ulkoasu’. Se on
toistaiseksi ainoa Euroopan unionin tuomioistuinten tuomio, jossa käsitellään
kysymystä tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavista koristeellisista muodoista.
Unionin yleinen tuomioistuin muistutti, että olennaisesti tavaran arvoon vaikuttavien
muotojen rekisteröinnin kieltämisen perimmäinen tarkoitus on sama kuin täysin
toiminnallisten muotojen kohdalla: sen tilanteen välttäminen, että tavaramerkistä
johtuvaa pysyvää yksinoikeutta käytettäisiin sellaisten muiden oikeuksien
säilyttämiseen, joille on säädetty lainsäädännössä vanhentumisajat (65 kohta).
Mainitun asian kohteesta unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kyseessä olevan
tavaran muotoilu on erittäin tärkeä seikka kuluttajien valinnan kannalta, vaikka kuluttaja
ottaa huomioon myös muut tavaran ominaisuudet. Se lisäksi huomautti, että sen
muodon, jonka rekisteröintiä on haettu, muotoilu on nimittäin aivan erityinen ja
keskeinen osa kantajan tavaramerkkistrategiaa ja lisää kyseessä olevan tavaran
houkuttelevuutta eli sen arvoa. Unionin yleinen tuomioistuin myös katsoi, että
riidanalaisessa päätöksessä mainituista seikoista eli otteista jälleenmyyjien,
huutokauppojen tai käytettyjen tavaroiden myyntiin tarkoitetuilta internetsivuilta ilmenee
lisäksi, että kyseisen muodon esteettisiä ominaisuuksia korostetaan ensisijaisesti ja
että mainittua muotoa pidetään eräänlaisena puhtaana, solakkana ja ajattomana
veistoksena musiikin toistamista varten, mikä tekee siitä myös merkittävän seikan
myynninedistämisargumenttina (75 kohta). Näin ollen se päätteli, että riippumatta
FINAL
VERSION 1.0
sivu 72
DATE 02/01/2014
kyseessä olevan tavaran muista ominaisuuksista muoto, jonka rekisteröintiä on haettu,
vaikuttaa olennaisesti kyseisen tavaran arvoon.
Edellä mainitusta tuomiosta seuraa, että on tärkeää määrittää, voiko muodon
esteettinen arvo sellaisenaan määrätä suureksi osaksi tuotteen kaupallisen arvon ja
kuluttajan tekemän valinnan. Tämän kannalta on merkityksetöntä, vaikuttavatko
tuotteen kokonaisarvoon myös muut tekijät, jos itse muoto vaikuttaa siihen
olennaisesti.
Käytännössä tätä hylkäysperustetta sovelletaan useimmiten tavaroihin, joissa
esineen muoto on pääasiallinen, joskaan ei välttämättä ainoa, ostopäätöksen
määräävä tekijä. Näin on esimerkiksi taide-esineiden, korujen ja maljakoiden
kaltaisten esineiden sekä muiden sellaisten esineiden kohdalla, joita ostetaan
ensisijaisesti niiden muotoon liittyvän esteettisen arvon vuoksi.
Toisaalta se, että muoto voi olla mieleinen tai houkuttava, ei riitä tekemään siitä
rekisteröintikelvotonta. Jos näin olisi, olisi käytännössä mahdotonta kuvitella muodosta
koostuvaa tavaramerkkiä, koska nykypäivänä kaikki teollisesti hyödynnettävät tuotteet
tutkitaan, testataan ja muotoillaan teollisesti ennen niiden lanseeraamista markkinoille
(päätös 3.5.2000, R 395/1999-3 – ’Gancino quadrato singolo’, 1–2 ja 22–36 kohta).
Valituslautakunta esimerkiksi katsoi, ettei alla esitetty muoto vaikuta olennaisesti
tavaran arvoon.
Merkki
Asia
Päätös 14.12.2010, R 486/2010-2,
’Tuolin muoto’
Valituslautakunta katsoi, että vaikka edellä esitetty muoto oli esteettisesti miellyttävä ja
jossain määrin silmää viehättävä, se ei poikennut riittävästi tuolien esittämistä
koskevista normeista hakemuksen jättämisajankohtana. Se myös totesi, että tuoli
ostetaan istumista varten ja että sitä käytetään mukavana toimistohuonekaluna kotona
tai työpaikalla. Valituslautakunnan mukaan kyseinen asia erosi edellä mainitusta
kaiuttimia koskeneesta asiasta, ja se huomautti, että tuolin ominaisuudet, kuten sen
selkärankaa tukeva kaareva selkänoja ja sen mukavuutta lisäävät käsinojat samoin
kuin jaloissa olevat neljä pyörää, käyvät ilmi muodosta, toisin kuin kaiuttimen tekniset
ominaisuudet edellä mainitussa päätöksessä.
Valituslautakunnan mukaan asema ”design-ikonina”, johon yhteisön tavaramerkin
haltija vetosi edellä kuvatun tuolin yhteydessä, ei automaattisesti osoittanut, että
tuotteen arvo määräytyisi ensisijaisesti muodon perusteella. Valituslautakunnan
käsityksen mukaan tuotteen arvo oli pikemminkin seurausta siitä, että tuolissa on
FINAL
VERSION 1.0
sivu 73
DATE 02/01/2014
vankka, mukava ja ergonominen suunnittelu, joka on tullut tunnetuksi erityisesti
huomattavien markkinointiponnistelujen ansiosta usean vuoden kuluessa.
Valituslautakunta huomautti myös, ettei yhteisön tavaramerkin haltija ollut väittänyt,
että muodon arvo johtuu sen ulkoisesta viehätyksestä, ja että mitättömyysvaatimuksen
esittäjä ei ollut toimittanut todisteita siitä, että myyjät mainostivat kyseistä tuolia lähinnä
sen esteettisen ulkoasun perusteella (21–23 kohta) (valituslautakunnan päätöksestä
valitettiin ja asia on vireillä unionin yleisessä tuomioistuimessa numerolla T-161/11).
Tällaisia tavaramerkkejä on tutkittava tapauskohtaisesti. Useimmissa näistä
tapauksista asianmukainen tutkinta on mahdollinen vain, jos hakijan (tai kolmannen
osapuolen) esittämät tiedot tai asiakirjat osoittavat, että muodon esteettinen arvo voi
sellaisenaan pitkälti määrätä tuotteen kaupallisen arvon ja kuluttajan tekemän valinnan.
Juuri näin oli kahdessa edellä mainitussa asiassa: Kaiuttimia koskeneessa asiassa
valituslautakunta hylkäsi tavaramerkin tämän perusteen nojalla arvioituaan huolellisesti
hakijan
toimittamia
todisteita.
Jälkimmäisessä
asiassa
puolestaan
mitättömyysvaatimuksen esittäjä oli esittänyt vaatimuksensa tueksi todisteita, jotka
kuitenkin osoittautuivat riittämättömiksi.
FINAL
VERSION 1.0
sivu 74
DATE 02/01/2014

suoritettavaan yhteisön tavaramerkkien tutkintaan osa

Transcription

Similar documents

Tavaramerkki – Ikuisesti Sinun

Kattovalokupu jalustalla

Suoritustasoilmoitus

Säännöt - Tervan tie

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille (pdf) - Papula

IPR ja sen hallinnan käytännön esimerkkejä

oikeudenkäynnin ja täytäntöönpanon perusteet

Tavaramerkkien erottamiskyky

Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Selvitys tavaramerkkilain muutostarpeista

Liitettä V koskevat ohjeet - ECHA

Berggren Legal IPR-uutisia joulukuu 2012 (PDF)

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta

Toimintakertomus 2014 - Onnettomuustutkintakeskus

Käsikirja Euroopan tietosuojaoikeudesta

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat - ECHA

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen