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FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS
O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM PARÓDIAS
DE MARCAS EMPRESARIAIS NO REGIME DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL:
O caso Johnnie Walker v. João Andante
Nova Lima
2013
LEONARDO MACHADO PONTES
O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM PARÓDIAS
DE MARCAS EMPRESARIAIS NO REGIME DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL:
O caso Johnnie Walker v. João Andante
Dissertação apresentada ao Curso de Pós
graduação stricto sensu, Mestrado em Direito, da
Faculdade de Direito Milton Campos, como
requisito parcial à obtenção do título de Mestre
em Direito.
Área de concentração: Direito Empresarial
Orientador: Prof. Carlos Alberto Rohrmman
Nova Lima
2013
P813 d
PONTES, Leonardo Machado
O direito à liberdade de expressão em paródias de marcas empresariais
no regime da propriedade intelectual: o caso Johnnie Walker v. João Andante./
Leonardo Machado Pontes – Nova Lima: Faculdade de Direito Milton Campos /
FDMC, 2013.
267 f. enc.
Orientador: Prof. Carlos Alberto Rohrmman
Dissertação (Mestrado) – Dissertação para obtenção do título de Mestre,
área de Concentração Direito Empresarial junto a Faculdade de Direito
Milton Campos.
Referências: f. 245-267
1.
Marca. 2. Paródia. 3. Diluição. 4. João Andante. 5. Johnnie Walker.
I. Rohrmman, Carlos Alberto. II. Faculdade de Direito Milton Campos III. Título.
CDU 347.77(043)
Faculdade de Direito Milton Campos – Mestrado em Direito Empresarial
Dissertação intitulada “O DIREITO À LIBERDADE DE
EXPRESSÃO
EM
PARÓDIAS
DE
MARCAS
EMPRESARIAIS NO REGIME DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL: O caso Johnnie Walker v. João
Andante.”, de autoria do mestrando Leonardo Machado
Pontes, para exame da banca constituída pelos seguintes
professores:
___________________________________________
Prof. Carlos Alberto Rohrmman
(Orientador)
___________________________________________
Prof.
___________________________________________
Prof.
___________________________________________
Prof.
Nova Lima - MG, 26 de maio de 2013.
Alameda da Serra, 61 – Bairro Vila da Serra – Nova Lima – Cep 34000-000 – Minas Gerais – Brasil. Tel/fax (31) 3289-1900
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
ADI
Ação Direta de Inconstitucionalidade
Am. J. Comp. L.
American Journal of Comparative Law
AIPLA
American Intellectual Property Law
Association
AM. U. J. Gender, Soc. Pol'y & L.
American
University
Journal
of
Gender, Social Policy & the Law
Antitrust L.J.
Antitrust Law and Economics Review
Ariz. L. Rev.
Arizona Law Review
Baylor L. Rev.
Baylor Law Review
BenCJ
Benelux Court of Justice
Berkeley Tech. L.J.
Berkeley Technological Law Journal
BNA
Bloomberg’s BNA Intellectual Property
Law Resource Center
B.C.L. Rev.
Boston College Law Review
B.U. L. Rev.
Boston University Law Review
BYU L. Rev.
Brigham
Young
University
Law
Review
Brook. J. Int'l L.
Brooklyn Journal of International Law
Cal. Interdisc. L. J.
California Interdisciplinary Law Journal
Cal. L. Rev.
California Law Review
Cal. W. L. Rev.
California Western Law Review
Cambridge L.J.
Cambridge Law Journal
Cardozo Arts & Ent. L.J.
Cardozo Arts & Entertainment Law
Journal
Cardozo J. Int'l & Comp. L.
Cardozo Journal of International and
Comparative Law
Cardozo. L. Rev.
Cardozo Law Review
Case W. Res. L. Rev.
Case Western Reserve Law Review
Ch
Law reports: Chancery Division
Cir.
Circuit
C.C.S.D.N.Y
Circuit Court, Southern District of New
York
Colum. J. Eur. L.
Columbia Journal of European Law
Colum. J. Transnat'l L.
Columbia Journal of Transnational
Law
Colum. L. Rev.
Columbia Law Review
CMLR
Common Market Law Report
CTM
Community Trademark
Computer L. Rev. & Tech. L.J.
Computer
Law
Review
and
Technology Journal
Conn. L. Rev.
Connecticut Law Review
CONPEDI
Conselho Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em Direito
Cornell L. Rev.
Cornell Law Review
CTEA
Copyright Term Extension Act.
3ed Cir.
Court of Appeals, 3rd Circuit
4th Cir.
Court of Appeals, 4th Circuit
6th Cir.
7th Cir.
8th Cir.
9th Cir.
10th Cir.
11th Cir.
CAFC
Court of Appeals for the Federal
Circuit
CCPA
Court of Customs and Patent Appeals
CFI
Court of First Instance ( e desde de 1º
de dezembro de 2009 ‘the General
Court’)
EC
Court of Justice of the European
Communities
DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L.
DePaul
Journal
of
Arts
and
Entertainment Law
D. Conn.
District Court of Connecticut
D.D.C.
District of D.C.
D.Kan.
District Court of Kansas
N.D. III
District Court for the Northern District
of Illinois
D. Md.
District of Maryland
D. Mass.
District of Massachusetts
D. Minn.
District of Minnesota
D.N.H.
District of New Hampshire
E.D.N.Y
Eastern District Court of New York
E.D. Pa.
Eastern District of Pennsylvania
EJCL
Electronic Journal of Comparative Law
Emory L. J.
Emory Law Journal
Eng. Rep.
English Reports- KD270. I220. E56
1990
ESPM
Escola Superior de Propaganda e
Marketing
ECJ
European Court of Justice (e desde 1º
de dezembro de 2009 ‘the Court of
Justice of the European Union’)
ECSC
European Court of Justice for Coal
and Steel Communities
ECR
European Court Reports
EEC
European Economic Community
ETMR
European Trade Mark Reports
Fenaca
Federação Nacional da Cachaça
FCR
Federal Court Reporter
F. Cir.
Federal Circuit
F
Federal Reporter 1st series (United
States)
F. 2d
Federal Reporter 2nd series (United
States)
F. 3d
Federal Reporter 3rd series (United
States)
FRCP
Federal Rule of Civil Procedure
F. Supp.
Federal Supplement 1st series
F. Supp. 2d
Federal Supplement 2nd series
F. Supp. 3d
Federal Supplement 3rd series
FTDA
Federal Trademark Dilution Act
Flo. L. Rev.
Florida Law Review
Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.
Fordham Intellectual Property Media &
Entertainment Law Journal
Fordham L. Rev.
Fordham Law Review
Geo. L.J
Georgetown Law Journal
Geo. Wash. L. Rev.
George Washington Law Review
GLJ
German Law Journal
Gonz. L. Rev.
Gonzaga Law Review
Harv. J.L. & Pub. Pol'y.
Harvard Journal of Law & Public
Policy
Harv. J.L. & Tech.
Harvard Journal of Law & Technology
Harv. L. Rev.
Harvard Law Review
Hastings Comm. & Ent. L.J
Hastings
Communications
Entertainment
Law
and
Journal
(Comm/Ent)
Houston L. Rev.
Houston Law Review
IDEA
Journal of Law and Technology
Ind. L. J
Indiana Law Journal
In re
‘in regard to’ (usado em ações legais
em que há somente uma parte)
Intell. Prop. L. Bull.
Intellectual Property Law Bulletin
Int'l & Comp. L.Q.
International and Comparative Law
Quarterly
IDEA
Intellectual Property Law Review
IJBL
International Journal of Baltic Law
J. Intell. Prop. L.
Journal of Intellectual Property Law
J.L. & Econ.
Journal of Law & Economics
J.L. & Pol'y.
Journal of Law & Public Policy
J. Legal Stud.
Journal of Legal Studies
J. Marshall L. Rev.
John Marshall Law Review
J. Marshall. Rev. Intell. Prop. L.
John Marshall Review of Intellectual
Property Law
J. Pat. & Trademark Off. Soc'y.
Journal of Patent and Trademark
Office Society
J. Polit. Econ.
Journal of Political Economy
L.Ed.
Lawyers Edition, Supreme Ct Reports
(USA)
Loy. L.A. Ent. L. Rev.
Loyola Entertainment Law Journal
Marq. Intell. Prop. L. Rev.
Marquette
Intellectual
Property
Review
Masaryk U. J.L. & Tech.
Masaryk University Journal of Law
and Technology
Memphis St. U. L. Rev.
Memphis State University Law Review
Miami L. Rev.
Miami Law Review
Mil. L. Rer.
Michigan Law Review
Media L. Rep.
Media Law Reporter
MLR
Modern Law Review
Neb. L. Rev.
Nebraska Law Review
N.Y. App. Div.
New York Appellate Division
N.Y.U. L. Rev.
New York University Law Review
N.C. J.L. & Tech.
North Carolina Journal of Law &
Technology
N.D. Cal.
Northern District of California
N.D. Ga.
Northern District of Georgia
N.D. Ohio
Northern District of Ohio
Nw. J. Tech. & Intell. Prop.
Northwestern Journal of Technology
and Intellectual Property
Nw. U. L. Rev.
Northwestern University Law Review
Notre Dame L. Rev.
Notre Dame Law Review
OHIM
Office for Harmonization in the Internal
Market
Pepp. L. Rev.
Pepperdine Law Review
RIDC
Revue
Internationale
de
Droit
Comparé
Roger Willliams U. L. Rev.
Roger Williams University Law Review
San Diego L. Rev.
San Diego Law Review
Santa Clara Computer & High Tech L.J.
Santa
Clara
Computer
Technology Law Journal
Santa Clara L. Rev.
Santa Clara Law Review
and
High
St. Louis U. L. J.
Saint Louis University Law Journal
S. REP.
Senate Report
SEBRAE
Serviço Brasileiro de Apoio as Médias
e Pequenas Empresas
S. Cal. L. Rev.
Southern California Law Review
S.D. Fla.
Southern District of Florida
S.D.N.Y
Southern District of New York
Stan. L. Rev.
Stanford Law Review
StellenboschLRev.
Stellenbosch Law Review
S. Ct.
Supreme Court Reporter
Sup. Ct. Rev.
Supreme Court Review
Temp. J. Sci. Tech. & Envtl. L.
Temple
Journal
of
Science,
Technology & Environmental Law
Tex. Intell. Prop. L.J.
Texas
Intellectual
property
Law
Journal
Tex. Int'l & L.J
Texas International Law Journal
Tex. L. Rev.
Texas Law Review
Tex. Wesleyan L. Rev.
Texas Wesleyan Law Review
T. Jefferson L. Rev.
Thomas Jefferson Law Review
TDRA
Trademark Dilution Revision Act
TMR
Trademark Reporter
TTAB
Trademark Trial and Appeal Board
TRIPs
Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights
Tul. Eur. & Civ. L.F
Tulane European & Civil Law Forum
Tul. L. Rev.
Tulane Law Review
USLW
United States Law Week
U.S
United States Reports
U.S.P.T.O
United States Patent and Trademark
Office
U.S.P.Q
United
States
Patents
Quarterly,
Second Series
UCLA L. Rev.
University of California School of Law
Review
U. Chi. L. Rev.
University of Chicago Law Review
U. Dayton L. Rev.
University of Dayton Law Review
U. Miami Bus. L. Rev.
University of Miami Law Review
U. Pa. L. Rev.
University
of
Pennsylvania
Law
School
U. Pitt. L. Rev.
University of Pittsburg Law Review
URAA
Uruguay Round Agreements Act.
Val. U. L. Rev.
Valparaiso University Law Review
Vand. L. Rev.
Vanderbilt Law Review
Vill. L. Rev.
Villanova Law Review
Wake Forest L. Rev.
Wake Forest Law Review
W.D. Pa.
Western District of Pennsylvania
W. New Eng. L. Rev.
Western New England Law Review
Wis. L. Rev.
Wisconsin Law Review
Yale L. J.
Yale Law Journal
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Desenho 1
Marca mista João Andante
Desenho 2
Marcas Johnnie Walker para as
classes 33-10 e NCL (7) – 41
Desenho 3
website João Andante
Desenho 4
A embalagem e o recipiente da
cachaça João Andante
Desenho 5
A embalagem e o recipiente do whisky
Johnnie Walker
LISTA DE CASOS CITADOS
Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc., 531 F.2d 4 (2d Cir. 1976)
Accord Life Tech., Inc. v. Gibbco Scientific, Inc., 826 F.2d 775 (8th Cir. 1987)
Adidas-Am. v. Payless Shoesource, Inc., 546 F. Supp. 2d 1029 (D. Or. 2008)
Adidas-Salomom v. Fitnessworld, C-408/01, [2003] ECR I-12537, [2004] CMLR
14, [2004] Ch 120, [2204] FSR 21, [2004] ETMR 10.
ADI 4.451
Alliance Metals, Inc. v. Hinely Indus., Inc., 222 F.3d 895 (11th Cir. 2000)
Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc. 369 N.E. 2d 1162
(N.Y. 1977)
American Communications Association v. Douds 339 U.S. 382 (1950)
American Cyanamid Corp. v. Connaught Lab., Inc., 800 F. 2d 306 (2d Cir. 1986)
American Dairy Queen Corp. v. New Line Cinema, 35 F. Supp. 2d 727 (D. Minn.
1998)
American Greetings Corp. v. Easter Unlimited, Inc., 579 F. Supp. 607 (S.D.N.Y.
1983)
American Express Co. v. Vibra Approved Lab. Corp., No 87-Civ,-8840, 1989 WL
39679 (S.D.N.Y. Apr. 19 1989)
American Home Products Corp. v. Barr Lab., Inc., 834 F.2d 368 (3rd Cir. 1987).
American Home Prods. Corp. v. Johnson Chem. Co., 589 F. 2d 103 (2d Cir. 1978)
Am. Steel Foundries v. Robertson, 269 U.S. 372 (1926)
AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F. 2d 341 (9th Cr. 1979)
Amoco Oil Company v Rainbow Snow, Inc., 809 F2d 656 (10th Cir 1987)
Amstar Corp. v. Domino’s Pizza, Inc., 615 F. 2d. 252, 262 (5th Cir.), cert. denied,
419 U.S 899 (1980)
Anheuser-Bush, Inc. v. Balducci Publ’ns., 28 F. 3d 769 (8th Cir. 1994).
Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc. 962 F. 2d 316 (4th Cir.), cert. denied,
113 S. Ct. 206 (1992).
Arnstein v. Porter 154 F. 2d 464, 1946 U.S. App. 68 U.S.P.Q. (BNA) 288
Arrow Distilleries v. Globe Brewing Co., 117 F.2d 347 (4th Cir. 1941)
Astra Pharm. Prods., Inc. v. Beckman Instruments, Inc., 718 F.2d 1201(1st Cir.
1983)
Avrick v. Rockmont Envelope Co., 155 F.2d 568, 573 (10th Cir.1946)
Beneficial Corp. v. Beneficial Capital Corp., 529 F. Supp. 445,450 (S.D.N.Y. 1982)
Barenblatt v. United States 360 U.S. 109 (1959)
Berlin v. E.C. Publications, Inc. 329 F.2d 541, 545 (2d Cir.) cert. denied, 379 U.S.
822, 85 S.Ct. 46, 13 L.Ed.2d 33 (1964).
Big 0 Tire Dealers v. Goodyear Tire & Rubber Co., 561 F.2d 1365, 1371 (10th Cir.
1977), cert. dismissed, 434 U.S. 1052 (1978).
Black Dog Tavern Co. v. Hall, 823 F. Supp. 48 (D. Mass. 1993)
Bolger v. Youngs Drug Prod's Corp. 463 U.S. 60, 66, 103 S.Ct. 2875, 77 L.Ed.2d
469 (1983).
Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc. 510
F.2d 1004, 1012 (5th Cir.), cert. denied, 423 U.S. 868, 96 S.Ct. 132, 46 L.Ed.2d 98
(1975).
Brett v. Ebel, 29 A.D. 256 (N.Y. App. Div. 1898)
Bulova Watch Co.v. Stolzberg, 69 F.Supp. 543 (D. Mass. 1947).
Burck v. Mars, Inc., 571 F. Supp. 2d 446 (S.D.N.Y. 2008)
Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S 569 (1994)
Canadian Imperial Bank v. Wells Fargo Bank N.A, U.S.P.Q 2d 1813 (Fed. Cir.
1987)
Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., Case C-39/97, [1998]
ECR1-5507.
Carling Brewing Co. v. Philip Morris Inc., 297 F.Supp. 1330 (N.D.Ga.1968)
Cartier, Inc. v. Three Sheaves Co., Inc., 465 F.Supp. 123 (S.D.N.Y.1979)
Charles of the Ritz Group Ltd v. Quality King Distr., Inc., 832 F. 2d 1317 (2d Cir.
1987)
C.L.A.S.S Promotions v. D.S. Magazines, Inc., 753 F 2d 14 (2d Cir. 1985).
Cliff’s Notes Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publ’g Group, Inc., 886 F. 2d 490 (2d
Cir. 1989)
Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Association. 95 F. 3d 959
(10th Cir. 1996)
Carey v. Population Servs. Int'l, 431 U.S. 678 (1977)
Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc. 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972).
Compco Corporation v. Day-Brite Light, Inc. 376 U.S. 234 (1964)
Communications Satellite Corp. v. Comcet, Inc., 429 F. 2d 1245 (4th Cir.), cert.
denied, 400 US. 942 (1970)
Conopco Inc. 3DO Co., 53 U.S.P.Q 3d 146 (S.D.N.Y. 1999).
Coty, Inc. v. Le Blume Import Co., Inc. 292 F. 264 (S.D.N.Y)
Cruttwell v. Lye, (1810) 17 Ves. Jun. 334, 34 Eng. Rep. 129 (Ch.).
Cue Publishing Co. v. Colgate-Palmolive Co. 45 Misc. 2d 161, 256 N.Y.S. 2d 239,
245-256, aff'd 23 A.D.2d 829, 259 N.Y.S. 2d 377 (1965).
Custom Mfg. & Eng’g, Inc. v. Nudway Servs., 508 F.3d 641 (11th Cir. 2007)
Dallas Cowboys Cheerleaders v. Pussycat Cinema, Ltd. 604 F. 2d 200, 202-03
(2d Cir.1979)
Daly v. Palmer 6 F. Cas. 1132 (C.C.S.D.N.Y. 1868) (Nº. 3,552)
Davidoff v. Gofkind, Case C-292/00,[2003] ECR I-389, [2003] FSR 28
DC Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Business, Inc., 598 F. Supp. 110 (N.D Ga.
1984)
Deer & Co. v. MTD Products 41 F. 3d 39 (2d Cir. 2004)
Shen Manufacturing Co. v. Ritz Hotel Ltd., 393 F.3d 1238, 73 USPQ2d 1350 (Fed.
Cir. 2004)
Dennis v. United States 341 U.S. 494 (1951)
Dr. Seuss Ent. v. Penguin Books USA, Inc. 109 F. 3d 1394 (9th Cir.), cert.
dimissed, 118 S. Ct. 27 (1997)
Dorr-Oliver, Inc. v. Fluid-Quip, Inc., 94 F.3d 376 (7th Cir. 1996)
Dreyfus Fund v. Royal Bank of Canada 525 F. Supp. 1108 (S.D.N.Y. 1981).
Dwinell-Wright Co. v. White House Milk Co., 132 F.2d. 822 (2d Cir.1943)
Eclipse Assoc., Ltd. v Data General Corp., 894 F. 2d 1114 (9th Cir 1990)
Edgar Rice Burroughs, Inc. v. High Society Magazine, Inc., 7 Media L. Rep. 1862
(S.D.N.Y. 1981)
Eldred v. Ashcroft 537 U.S. 186 (2003)
Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co. 623 F.2d 252 (2d Cir.1980).
Elvis Presley Enters. v. Capece, 141 F. 3d 188 (5th Cir. 1998)
Edenfield v. Fane, 507 U.S. 761 (1993)
ETW Corp. v. Jireh Publishing, Inc., 332 F. 3d 915 (6th Cir. 2003).
Federated Foods v. Fort Howard Paper Co. 192 USPQ 24 (CCPA 1976).
Feist Publication, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S 340, 361 (1991).
Ferrari S.P.A Esercizio v. Roberts 944 F. 2d 1235, 1244-45 (6th Cir. 1991).
Fisher v. Dees 794 F. 2d 432 (9 th Cir. 1986)
Florence Mfg. Co. v. J. C. Dowd & Co. 178 F. 73, 75 (2 Cir. 1910)
Fotomat Corp. v. Cochran 437 F.Supp. [1231] at 1244 [D.Kan.1977]
Gazette Newspapers, Inc. v. New Paper, Inc. 934 F. Supp. 688, 692. 40 U. S. P. Q.
2d (BNA) 1900, 1903 (D. Md.1996).
G.D. Searle & Co. v. Chas. Pfizer & Co., 265 F.2d 385, 387, 121 U.S.P.Q. 74 (7th
Cir. 1959)
General Eletric Co. v. Milky Way Prods., 215 U.S.P.Q (BNA)124 (N.D. Ga. 1981).
Gen. Mills, Inc. v. Kellogg Co., 824 F.2d 622, 627, 3 U.S.P.Q.2d 1442 (8th Cir.
1987)
Giant Food, Inc. v. Nation's Foodservice, Inc., 710 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1983).
Gillette Canada Inc. v. Ranir Corp., 23 USPQ 2d 1768 (TTAB 1992).
Girl Scouts of U.S v. Personality Posters Mfg. Co. 304 F Supp 1228, 163 USPQ
505 (SDN 1969).
Golan v. Gonzales 501 F. 3d 1179 (10th Cir. 2007)
Greater New Orleans Broad. Ass'n v. United States, 527 U.S. 173 (1999)
Grey v. Campbell Soup Co., 650 F. Supp. 1166, 1175 (C.D. Cal. 1986), aff’d, 830
F.2d 197 (9th Cir. 1987)
Groucho Marx Prod., Inc. v. Day and Night Co. 689 F.2d 317, 319 n. 2 (2d
Cir.1982)
Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway &Sons 523 F.2d
1331 (2d Cir. 1975), af'g 365 F. Supp. 707 (S.D.N.Y. 1973)
Hanover Star Milling v. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916)
Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Pacific Graphics, Inc., 776 F. Supp. 1454
(W.D. Wash. 1991)
Harley-Davidson, inc. v. Grottanelli, 164 D. 3d 806 (2d Cir. 1999)
Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters. 471 U.S. 539 (1985)
Hasbro, Inc. v. Lanard Toys, Ltd., 858 F.2d 70 (2d Cir. 1988).
H.C. Wainwright & Co. v. Wall St. Transcript Corp., 418 F. Supp. 620 (S.D.N.Y.
1976)
Helene Curtis Indus. v. Suave Shoe Corp., 13 U.S.P.Q.2d (BNA) 1618 (T.T.A.B.
1989)
Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc. 255 F.3d 1180, 1184 (9th Cir.2001)
Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Production, Inc., 73 F. 3d 497 (2d Cir. 1996)
Horphag Research Ltd v. Pellegrini 337 F. 3d 1036 (9th Cir. 2003).
Hustler Magazine v. Falwell 485 U.S. 46, 108 S.Ct. 876, 882, 99 L.Ed.2d 41 (1988).
Indústria e Comércio de Aguardente Menago v. Havana Club Holding S/A e
Instituto Nacional de Propriedade Industrial Sentença. Justiça Federal de 1º grau
em Minas Gerais, 08ª Vara. Processo n.º 2008.38.00.028358-2. Juiz Renato Martins
Prates. 02 de junho de 2011.
In re Brown's Will (1925) 211 App. Div. 662, 208 N. Y. Supp. 359
In re Coors Brewery Company 343 F.3d 1340 (2003)
In re E. I. DuPont DeNemours & Co., 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973)
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L’Oréal v. OHIM Case C-235/05P [2006] ECR I-57
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Lucasfilm Ltd. v. High Frontier, 622 F.Supp. 931 (D.D.C.1985)
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Marvin Worth Productions v. Superior Films Corp. 319 F. Supp. 1269 (S.D.N.Y.
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Mattel, Inc. v. MCA Records 296 F. 3d 894 (9th Cir. 2002), cert. denied, 123 S. Ct.
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MCA, inc. v. Wilson 425 F. Supp. 443 (S.D.N.Y. 1976), aff’d, 677 F. 2d. 180 (2d
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remanded, 560 F. 2d 1061 (2d Cir. 1977), cert. denied, 434 U.S. 1013 (1978)
Merriam-Webster, Inc. v. Random House, Inc., 35 F.3d 65, 32 U.S.P.Q. 2d 1010
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Metro. Bank v. St. Louis Dispatch Co., 149 U.S. 436 (1893)
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Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942)
Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp. 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987)
Morehead City Sea Food Co., Inc., v. Way (1915) 169 N. C. 679, 86 S. E. 603
Moseley v. Victoria’s Secret Catalog 527 U.S. 418 (2003).
Mushroom Makers, Inc. v. R.G Barry Corp., 580 F. 2d 44 (2d Cir. 1987)
Musingwear, Inc. v. Jockey International 31 U.S.P.Q. 2d 1146 (D. Minn.), aff’d, 39
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Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987)
New Line Cinema Corp. v. Bertlesman Music Group 639 F. Supp. 1517 (S.D.N.Y.
1988)
Newport Pac. Corp. v. Moe's Sw. Grill, LLC, No. 05-995-KL, 2006 WL 2811905, at
*5 (D. Or. Sept. 28, 2006)
New York Times Company v. Sullivan 376 U.S. 255 (1964).
Nihon Keizai Shimbun, Inc. v. Comline Bus. Data, Inc., 166 F.3d 65 (2d Cir. 1999)
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Nike, Inc. v. "Just Did It" Enters., 6 F.3d 1225 (7th Cir. 1993)
No Fear, Inc. v. Imagine Films, Inc. 930 F. Supp. 1381 (C.D. Cal. 1995)
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OHIM v. Shaker di Laudato & C Sas, Case C-334/05, [2007] ERC I-4529
Original Appalachian Artworks inc. v. Topps Chewing Gum, Inc. 642 F. Supp.
1031 (N.D. Ga. 1986)
Ortho Pharmaceutical Corp. v. American Cyanamid Co. 361 F. Supp. 1032
Oxford Indus., Inc. v. JBJ Fabrics, Inc., No. 84 CIV.2505, 1988 WL 9959, at *3
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Reddy Communications, Inc. v. Environmental Action Foudation, Inc., 477 F.
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Resorts Int’l, Inc. v. Greate Bay Hotel & Casino, Inc., 830 F. Supp. 826 (D.N.J.
1992)
Robert Stigwood Group, Ltd. v. O’Reilly, 346 F. Supp. 376 (D. Conn. 1972)
Rogers v. Grimaldi 875 F. 2d 944 (2d Cir. 1989)
Rohauer v. Killiam Shows, Inc. 379 F. Supp. 723 (S.D.N.Y. 1974), rev’d on other
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Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, Inc. 366 F. 2d 303 (2d Cir. 1966),
cert. denied, 385 U.S. 1009 (1967)
RotoRooter Corp. v. O’Neal, 513 F.2d 44, 45 (5th Cir. 1975)
Pacific & Co. v. Duncan, 572 F. Supp. 1186 (N.D. Ga. 1983)
Packman v. Chi. Tribune, 267 F.3d 628, 60 U.S.P.Q. 2d 1245 (7th Cir. 2001)
Palm Bay Imports, Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee en 1772
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Parks v. LaFace Records 329 F. 3d 437 (6th Cir. 2003).
Patsy’s Brand v. I.O.B. Realty, 317 F.3d 209, 218, 65 U.S.P.Q. 2d 1442 (2d Cir.
2003)
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Pennzoil Co. v. Crown Cent. Petroleum Corp., 50 F.Supp. 891 (D. Md. 1943)
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Premier-Pabst Corp. v. Elm City Brewing Co., 9 F. Supp. 754 (D. Conn. 1935)
Procter & Gamble Co. v. Johnson & Johnson 485 F. Supp. 1185, 205 U.S.P.Q.
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Sally Beauty Co. v. Beautyco, Inc., 304 F.3d 964 (10th Cir. 2002)
Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co. 978 F. 2d 947 (7th Cir. 1992).
San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Committee 483
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SAT.1 Satellitenfernsehen GmbH v. OHIM, Case C-329/02, [2004] ETMR 80.
Savin Corp. v. Savin Group, 391 F.3d 439 (2nd Cir. 2004)
Scandia Down Corp. v. Euroquilt, Inc. 772 F.2d 1423 (7th Cir. 1985)
Schnley Distillers, Inc. v. General Cigar Co, Inc. 427 F. 2d 783 (1970).
Schwinn Bicycle Co. v. Ross Bicycle, Inc., 870 F. 2d 1117 (7th Cir.1989)
S.C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson, 116 F.2d 427 (2d Cir. 1940)
Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F. 2d 1342 (C.C.P.A 1977)
Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co. – 376 U.S. 225 (1964)
Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of Am., 110 F.3d 234 (4th Cir. 1997)
Shen Manufacturing Co. v. Ritz Hotel Ltd., 393 F.3d 1238, 73 USPQ 2d 1350
(Fed. Cir. 2004)
Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald’s Corp. 562 F. 2d
1157 (9th Cir. 1977)
Silverman v. CBS Inc. 870 F.2d 40, 49 (2d Cir.), cert. denied, U.S., 109 S.Ct. 3219,
106 L.Ed.2d 569 (1989).
Slater v. Slater (1903) 175 N. Y. 143, 67 N. E. 224
Smithkline Beckman Corp. v. Pennex Prods. Co., 605 F. Supp. 746 (E.D. Pa.
1985)
SquirtCo v. Seven-Up Co., 628 F.2d 1086 (8th Cir. 1980)
Starbucks I, No. 01 Civ. 5981 LTSTHK, 2005 WL 3527126, at *29 (S.D.N.Y. Dec.
23, 2005)
Standard Oil Co. of N.M v. Standard Oil Co. of Cal., 56 F. 2d 873 (10th Cir.1932)
Starbucks Corp. v. Dwyer, No. 3:00-CV-1499 MMC (N.D. Cal. Filed Apr. 28, 2000)
Steinway & Sons v. Robert Demars & Friends, 210 U.S.P.Q. 954 (C.D.Cal.1981)
Stop the Olympic Prison v. United States Olympic Comittee 489 F. Supp. 1112
(S.D.N.Y. 1980)
Sugar Busters LLC v. Brennan 177 F.3d 258 (5th Cir.1999)
SunAmerica Corp. v. Sun Life Assurance Co. of Canada, 77 F. 3d 1325 (11th
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Sunbeam Lighting Co. v. Sunbeam Corp., 183 F.2d 969, 973 (9th Cir. 1950)
Suncoast Tours, Inc. v. Lambert Group, Inc., No. CIV.A.98-5627, 1999 WL
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Sunquest Info. Sys., Inc. v. Park City Solutions, Inc., 130 F. Supp. 2d 680, 696
(W.D. Pa. 2000)
SunTrust Bank v Houghton Mifflin Co. 268 F3d 1257, 60 USPQ 2d 1225, 14 FLW
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Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co. 437 F.2d 566, 568 (2d Cir.
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Tiffany & Co. v. Boston Club, inc. 231 F. Supp. 836 (D. Mass. 1964)
Time, Inc. v. Bernard Geis Associates 293 F. Supp. 130 (S.D.N.Y. 1968)
TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001).
Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Int’l Ltd., 996 F.2d 1366 (2d Cir.
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Union Carbide Corp. v. Ever-Ready, Inc., 531 F.2d at 382 [(7th Cir.), cert. denied,
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United States v. Billy, 46 F. Supp. 726, 731 (E.D. Pa. 1975)
United States v. Bodin, 375 F. Supp. 1265 (W.D. Okla. 1974)
United States v. United Foods, Inc., 533 U.S. 405 (2001)
Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co. 746 F. 2d, 112 (2d Cir. 1984).
Universal Money Ctrs., Inc. v. Am. Tel. & Tel. Co., 22 F.3d 1527, 30 U.S.P.Q. 2d
1930 (10th Cir. 1994)
Valentine v. Chrestensen’s 316 U.S. 52 (1942)
Verifine Products, Inc., v. Colon Bros., Inc., 799 F. Supp. 240 (D. Puerto Rico,
1992)
Virginia State Bd. of Pharmacy 425 U.S 748 (1976)
Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007)
Wagamama Ltd v. City Centre Restaurants plc [1995] F.S.R. 713
Washburn v. Nat'l Wall-Paper Co., 81 F. 17 (2d Cir. 1897)
Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bors 529 US 205 (2000)
Walt Disney Productions v. Air Pirates 345 F. Supp. 108 (N.D. Cal. 1972)
Walt Disney Prods v. Mature Pictures Corp., 389 F. Supp. 1397 (S.D.N.Y. 1975).
Wesco Mfg., Inc. v. Tropical Attractions, Inc., 833 F.2d 1484 (11 th Cir. 1987)
Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc., 2000 WL 758415 (5th Cir)
White v. Samsung Elecs. Am., Inc., 971 F.2d 1395 (9th Cir. 1992) cert. denied, 113
S. Ct. 2443 (1993)
Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und
Segelzubehor Walter Huber, Joined Cases C-108/97 & C-109/97, 1999 E.C.R. 12779.
World Wrestling Fedn. Ent’t, Inc. v. Big Dog Holdings, Inc. 208 F. Supp. 2d 413
(W.D. Pa. 2003)
W.T Rogers Co. v. Keane, 778 F. 2d 334 (7th Cir. 1985)
Wynn Oil Co. v. Thomas, 839 F.2d 1183 (6th Cir. 1988)
Yale Electric Corp. v Robertson, 26 F2d 972, (2d Cir 1928)
Yankee Publ'g, Inc. v. News Am. Publ'g, Inc 809 F. Supp. 267, 276
(S.D.N.Y.1992).
Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co. 433 U.S. 562 (1977)
Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F. 2d 786 (5th Cir. 1983)
RESUMO
A presente dissertação visa a estudar a defesa da paródia (parody) no
direito das marcas nos Estados Unidos, e como a utilização dessa defesa, no direito
brasileiro, poderia ser articulada a partir da experiência norte-americana. A paródia
está presente em grande parte da literatura ocidental e o seu sucesso se deve não
somente ao humor que suscita, mas também por se tratar de um poderoso meio de
críticas estéticas e sociais, que expõe a mediocridade e a pretensão dos poderosos.
A paródia, portanto, é humor, uma forma de comentário e crítica social, uma arte
antiga e que pode chocar e ofender. Todavia, recentemente esse gênero vem sendo
ameaçado pelo grande guarda-chuva dos direitos de propriedade intelectual, em que
a exploração econômica da paródia pode conflitar com a habilidade de uma marca
ou de uma obra preservar a sua singularidade e unicidade – diluição ou direitos
morais, que funcionam enquanto vetores que visam a preservar o feixe de sentidos
pré-estabelecidos por seus titulares. Enquanto a marca e o direito de autor visam a
se estabelecer pelo monoideísmo ou por um feixe restrito de sentidos, portanto, a
paródia visa a se estabelecer por uma visão dialógica. Uma grande fonte de
preocupação nos Estados Unidos em relação às marcas tem sido a contínua
ampliação dos direitos de proteção e a fuga de suas bases tradicionais. Assiste-se,
i.e, a uma mutação nos testes de confusão, com a expressa adoção pelas cortes de
doutrinas como a confusão pré-venda, confusão subliminar e a confusão pós-venda,
para além do Estatuto Federal (Lanhan Act), devido a uma ampliação e até mesmo
distorção da goodwill. Em 1996 foi promulgado o Federal Trademark Dilution Act
(FTDA), em que se criou a causa de ação com base na diluição da qualidade
distintiva de uma marca famosa. A diluição de uma marca, ao contrário da tutela
tradicional, direciona-se a garantir os direitos proprietários do titular e não a proteção
do mercado consumidor. Nesse contexto, percebe-se nitidamente uma abertura para
o conflito com as paródias em situações comerciais, uma vez que mesmo em
circunstâncias em que o parodiador não cause confusão em relação ao sinal poderia
ser processado. A dissertação, partindo do método funcionalista rabeliano, busca
realizar o transplante legal do instituto da paródia, nos Estados Unidos, para o Brasil,
por meio de uma análise detalhada do caso Jonnie Walker v. João Andante e a
análise de precedentes norte-americanos.
Palavras-chave: Marca. Paródia. Diluição. João Andante. Johnnie Walker.
ABSTRACT
The project seeks to study the defense of parody in trademark law, and
how this defense, in the Brazilian law, could be articulate departing from the North
American experience. Parody is present in a large part of the western literature and
its success is due not only to the humor that it raises, but also for being a powerful
form of aesthetic and social critic that exposes the mediocrity and the pretension of
the ‘great’ ones. The parody, therefore, is humor, a form of comment and social
critic, an old art, and that can offend. Recently it has been threatened by the great
umbrella of intellectual property rights, in the sense that the economical exploration
of parody can conflict with the ability of a trademark or of a work to preserve its
singularity and unity – dilution or moral rights – that are vectors that seek to preserve
the pre-established meaning attributed by the title-holders. While trademark and
copyright seek settling down a homological relation, therefore, parody seeks settling
down a dialogical vision. A great source of concern in the United States in relation to
trademarks has been the continuous amplification of the protection rights and the
escape of traditional bases of protection. One can see, i.e, a mutation in the
confusion tests, with the expressed adoption by the courts of doctrines as the presale confusion, subliminal confusion and post-sale confusion, going beyond the
Federal Statute (Lanhan Act), due to an amplification and even distortion of goodwill.
In 1996 the Federal Trademark Dilution Act was promulgated (FTDA), rising up the
number of causes of actions based in the dilution of the distinctive quality of famous
trademarks. The dilution of a mark, unlike its traditional protection, is addressed to
guarantee the title-holder's rights of property and not the protection of the consumer
market. In this context, it can be noticed a sharply opening of conflicts of parodies in
commercial situations, once that even in circumstances in which the parodist doesn't
cause confusion in relation to the sign, he can still be prosecuted. The dissertation,
departing from Rabel’s functionalist method, seeks to accomplish the legal transplant
of the institute of parody in the United States to Brazil through a detailed analysis of
the case Jonnie Walker v. João Andante and the north-American case law.
Key-words: Trademark . Parody. Dilution. João Andante. Johnnie Walker.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ..........................................................................................................32
1
Plano de trabalho .....................................................................................41
1.1
Importância do trabalho ..........................................................................43
1.2
Método do trabalho .................................................................................43
1.2.1
As funções do funcionalismo por equivalência ..........................................47
1.2.2
Evolução do direito comparado .................................................................51
1.2.3
Debates mais recentes no direito comparado............................................57
1.2.4
Alguns problemas inerentes ao método jurídico comparativo ...................62
1.3
Justificativas para o estudo do direito de paródia das marcas na
perspectiva comparada do direito norte-americano ...................................63
CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO À TEORIA GERAL DA MARCA NOS ESTADOS
UNIDOS E NA UNIÃO EUROPÉIA ...........................................................................66
1
AS FUNÇÕES DA MARCA E SUA RELAÇÃO COM A ANÁLISE
ECONÔMICA DO DIREITO.......................................................................66
1.1
Estados Unidos........................................................................................66
1.1.2
União Européia ..........................................................................................69
1.2
Os tipos existentes de marca e a questão da distintividade ...............72
1.2.1.
Estados Unidos: distintividade em relação à fonte (source distinction),
distintividade diferencial (differential distinctiveness), a aquisição de
sentido secundário (secundary meaning) e a classificação das marcas ...72
1.2.1.1 Formas de distintividade (distinctiveness): distintividade em relação à fonte
(source distinction) e distintividade diferencial (differential distinctiveness) 72
1.2.1.1.1 O sentido secundário (secundary meaning) ...............................................74
1.2.1.1.2 O sentido secundário (secundary meaning) e a classificação das marcas .74
1.2.1.2 A força da marca e sua relação com a distintividade diferencial (differential
distinctiveness) ...........................................................................................76
1.2.1.2.1 A distintividade diferencial (differential distinctiveness) e sua relação com a
expansão da proteção às marcas ...............................................................76
1.2.1.3 As políticas de proteção do domínio público e sua relação com as marcas
fracas ..........................................................................................................77
1.2.2
União Européia ...........................................................................................79
1.3
A característica de fonte de identificação da marca e sua relação com
a análise econômica do direito................................................................81
1.4
A distinção da proteção legal da marca em relação à proteção ao
direito de autor e a patente: a teoria econômica da tragédia do
commons (the tragedy of the commons theory)....................................82
1.4.1
O problema de se tratar a marca como um direito de propriedade: o
fenômeno da ‘propertização’ e o que a análise econômica do direito tem a
dizer sobre isso...........................................................................................88
1.4.2
Contendo o fenômeno da mutação no direito das marcas: a proteção do
direito das marcas deve se limitar a sua base legal e econômica .............89
1.5
Análise entre sinais e o ‘fator confusão’ em expansão .......................91
1.5.1
Estados Unidos ..........................................................................................91
1.5.1.1 Confusão em relação à fonte (confusion as to the source) ou (point-ofpurchase confusion) ..................................................................................92
1.5.1.2 Confusão em relação ao patrocínio ou afiliação (confusion as to
sponsorship or affiliation) ...........................................................................93
1.5.1.3 Confusão reversa (reverse confusion) .......................................................93
1.5.1.4 A ampliação das formas de confusão ........................................................94
1.5.1.4.1 Confusão pré-venda (pre-sale confusion) ou doutrina da confusão inicial
(initial interest confusion) ...........................................................................95
1.5.1.4.2 Confusão pós-venda (post-sale confusion) ...............................................96
1.5.1.4.3 Confusão (?) subliminar (subliminal confusion ou subliminal trademark
association)................................................................................................98
1.5.1.5 Os testes utilizados pelas cortes norte-americanas para a verificação da
violação (multifactor tests) e considerações em relação aos sinais...........99
1.5.2
União Européia ........................................................................................106
1.5.2.1
L’Oréal v. OHIM ......................................................................................106
1.5.2.1.1 Confusão direta (likelihood of direct confusion), confusão indireta
(likelihood of indirect confusion) e associação em sentido estrito (strict
sense association) ..................................................................................106
1.5.2.1.2 Os fatores estabelecidos no caso L’Oréal v. OHIM e considerações sobre
os sinais ..................................................................................................107
1.6
Alguns casos práticos de abuso .........................................................109
1.6.1
Horphag Research Ltd. v. Pellegrini: a doutrina da confusão inicial (initial
interest confusion doctrine) .....................................................................110
1.6.2
O caso “Stopping Valium”: a ‘diluição’ da marca (trademark dilution) ....113
1.6.3
Ferrari S.P.A Esercizio v. Roberts: confusão ‘pós-venda’ (post sale
confusion doctrine) .................................................................................115
1.7
Por uma correta análise do direito das marcas: as defesas criadas
para a contenção do abuso .................................................................117
1.7.1
O que é a defesa da paródia (parody) nas marcas?: o caso Vuitton
Malletier v. Haute Diggity Dog ................................................................117
CAPÍTULO II: A ORIGEM HISTÓRICA DA GOODWILL NO DIREITO NORTEAMERICANO ..........................................................................................................119
2
CONCEITOS BÁSICOS DE GOODWILL...............................................119
2.1
Goodwill v. o modelo de transmissão de informações (information
transmission model) .............................................................................120
2.2
Os tipos existentes de goodwill no direito das marcas: brand
goodwill, firm goodwill e inherent goodwill .......................................123
2.2.1
Brand goodwill ........................................................................................123
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.4
Firm goodwill............................................................................................124
Inherent goodwill ......................................................................................125
A evolução histórica da goodwill nos Estados Unidos ......................125
A transição operada pela goodwill em relação ao direito absoluto de
propriedade no século XIX para o direito de propriedade sobre one’s
business no início do século XX ..............................................................126
O ataque à goodwill como propriedade (goodwill-as-property-theory) no
inicio do século XX na jurisprudência sociológica, no realismo jurídico e na
análise econômica do direito ...................................................................129
A explosão da goodwill na segunda metade do século XX e no início do
século XXI em diante ...............................................................................132
As idéias de Frank I Schechter ................................................................132
Posterior desenvolvimento das idéias de Schechter nos Estados Unidos135
O que restou da diluição após a decisão da Suprema Corte em
Moseley e a promulgação do TDRA .....................................................144
CAPÍTULO III: A PARÓDIA DE MARCAS E A JURISPRUDÊNCIA NORTEAMERICANA ...........................................................................................................146
3
ASPECTOS INICIAIS SOBRE JURISPRUDÊNCIA DAS PARÓDIAS ...146
3.1
Jurisprudência pré-FTDA ......................................................................149
3.1.1
Década de 70 para o início da década de 80: o teste das adequadas vias
alternativas de comunicação (adequate alternative avenues of
communication test).................................................................................149
3.1.1.1 Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc. ......................................................153
3.1.1.1.1 Girl Scouts of U.S v. Personality Posters Mfg. Co. comparado com CocaCola Co. v. Gemini Rising, Inc .................................................................155
3.1.1.2 Dallas Cowboys Cheerleaders v. Pussycat Cinema ................................157
3.1.1.3 Conclusões prévias .................................................................................159
3.1.2
Década de 80 para década de 90: a dicotomia entre discurso comercial e o
discurso não-comercial (commercial speech v. non-commercial speech
dichotomy) e a linguagem paródica como inibidora da confusão ............162
3.1.2.1 L.L. Bean v. Drake Publishers, Inc ...........................................................166
3.1.2.2 Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Publishing Group, Inc ................168
3.1.2.3 Jordache Enters, v. Hogg Wyld, Ltd. .......................................................171
3.1.2.4 Conclusões prévias .................................................................................174
3.1.3
Da década de 90 em diante: a ampliação do teste do valor artístico nas
paródias de marcas (artistic relevance test) ............................................179
3.1.3.1 Mattel, Inc. v. MCA Records ....................................................................180
3.1.3.2 Tommy Hilfiger Licensing Inc. v. Nature Labs, llc ....................................184
3.2
O debate sobre o discurso comercial e o discurso não-comercial: o
aprofundamento da dimensão constitucional ....................................186
3.2.1
A falta de critérios para estabelecer a diferença entre o comercial e o nãocomercial .................................................................................................191
3.2.2
O discurso não comercial na jurisprudência constitucional da Suprema
Corte .........................................................................................................194
CAPÍTULO IV: O CASO JOHNNIE WALKER V. JOÃO ANDANTE E A
INCORPORAÇÃO DA DEFESA DA PARÓDIA NA LEI DAS MARCAS E NO
DIREITO BRASILEIRO ...........................................................................................200
4
O CASO JOHNNIE WALKER V. JOÃO ANDANTE ...............................200
4.1
Fatos .......................................................................................................201
4.2
Sobre a marca João Andante ...............................................................202
4.3
Como a jurisprudência norte-americana ofereceria elementos para o
julgamento do caso ...............................................................................204
4.3.1
Primeiro fator: a similaridade e a não similaridade entre as marcas em sua
inteireza, em relação a sua aparência, som, força, conotação e impressão
comercial .................................................................................................205
4.3.1.1 Aparência.................................................................................................205
4.3.1.2 Som .........................................................................................................207
4.3.1.3 Força da marca........................................................................................209
4.3.1.4 Conotação ...............................................................................................211
4.3.1.5 Impressão comercial ................................................................................213
4.3.2
A similaridade ou dissimilaridade e a natureza dos bens ou serviços como
descrito na aplicação ou no registro ou, ainda, em conexão com a marca
anterior em uso ........................................................................................214
4.3.3
A similaridade ou não similaridade dos canais de troca estabelecidos e
que provavelmente continuarão a existir .................................................224
4.3.4
As condições sobre as quais os compradores para quem as compras são
realizadas, i.e, impulsivos v. cuidadosos, sofisticados ou não.................229
4.3.5
A fama de marca preexistente (vendas, propaganda, vantagem no uso) 232
4.3.6
O número e a natureza de marcas similares no uso ou em bens
similares...................................................................................................233
4.3.7
A natureza e a extensão de qualquer confusão atual ..............................234
4.3.8
A vantagem de tempo durante, e as condições sob as quais houve uso
concorrente sem que houvesse evidência de confusão atual..................235
4.3.9
A variedade de bens nos quais a marca é usada ou não (marca de casa,
marca de família, marca de produto) .......................................................235
4.3.10
A extensão em que o aplicante tem o direito de excluir outros do uso de
sua marca e de seus bens .......................................................................236
4.3.11
Resultado.................................................................................................237
4.4
Conclusão provisória ............................................................................237
4.5
O julgamento da ADI 4.451 MC REF/DF ...............................................238
5
CONCLUSÃO ..........................................................................................242
6
REFERÊNCIAS.........................................................................................................244
INTRODUÇÃO
Inevitably, there is a clash between broad trademark protection and the use
of trademarks in parodyY When the subject of parody is the trademark, the
fusion can lead to challenges by trademark owners that the value and worth
of the trademark is being diminished.
(Natalie A. Dopson)
Dilution protects famous trademarks owners from the use of their marks by
others that serve to either weaken the mark’s capacity to serve as a source
identifier or harm the reputation of their mark. Parody, on the other hand, is
protected form of expression under the First Amendment that allows an artist
to poke fun at recognizable aspects of society.
(Justin J. Gunnell)
Parody is derisive and often offensive. Thus, parody falls directly within the
definition of dilution via tarnishment. This enables courts to freely grant
preliminary injunctions against trademark parodies under the dilution theory
despite the statutory exception for noncommercial uses that ostensibly
protects parody from infringement claims.
(Sarah Mayhew Schlosser)
A presente dissertação visa a estudar a defesa da paródia (parody) no
direito das marcas nos Estados Unidos, e como a utilização dessa defesa, no direito
brasileiro, poderia ser articulada a partir da experiência norte-americana.1
A paródia data desde a Grécia Antiga. Derivada da palavra grega para (ao
lado de), e oidia, de aeidein (cantar), significa literalmente ‘cantar ao lado de
outrem’.2 Geralmente se acredita que o fundador do gênero foi Hipponax de
Ephesus, enquanto Aristhopanes e Lucien são considerados os parodistas dos
tempos clássicos.3
Ao longo da história, grandes autores ocidentais escreveram paródias ou
foram vítimas das mesmas, como Shakespeare, Pope, Swift, Austen, Joyce, Keats,
Shelly, Byron, Hemingway, Faulkener, Voltaire e Cervantes.
4
Enquanto Aldous
Huxley disse que as “paródias e as caricaturas são as mais penetrantes das
1
2
3
4
Para as justificações de o porquê estudar a defesa da paródia no direito comparado norteamericano, cf. item 1.4, bem como as suas justificativas metodológicas, demonstrando que não se
trata de diletantismo do autor.
PROWDA, Judith B. Parody and fair use in copyright law: setting a fairer standard in Campbell v.
Acuff-Rose Music, Inc. Communications & the Law, v. 17, p. 54, 1995.
PROWDA, op. cit., p. 54.
WEIR, Moana. Making sense of copyright law relating to parody: a moral rights perspective. Monash
University Law Review, v. 19, n. 2, p. 194, 1992; BERNSTEIN, Richard A. Parody and fair use in
copyright. Copyright Law Symposium - Harvard Law School, v. 31, p. 12, 1984.
32
críticas”, Oscar Wild se referiu as mesmas como “o tributo que a mediocridade
presta aos gênios”.5
A caricatura obtém seu humor ao colocar personagens de trabalhos
‘sérios’ em situações ridículas, explorando a incongruência da justaposição.6 O
burlesco é mais sofisticado porque imita o estilo do trabalho, e, por meio do estilo
imitado, faz troça, embora com relação a um tópico distinto do trabalho original.7 A
paródia, considerada a maior dessas formas de arte, enfoca tanto o estilo do
trabalho parodiado quanto o seu conteúdo, criando humor e perspicácia em relação
às variações sutis que expõem a fraqueza do trabalho original.8 A sátira, por outro
lado, não critica o trabalho original, mas meramente o utiliza como um veículo para
outros propósitos que não a crítica.9
A paródia está presente em grande parte da literatura ocidental e o seu
sucesso se deve não somente ao humor que suscita, mas também por se tratar de
um poderoso meio de críticas estéticas e sociais, que expõe a mediocridade e a
pretensão dos poderosos.10 A paródia, portanto, é humor, uma forma de comentário
e crítica social, uma arte antiga e que pode chocar e ofender.11
Todavia, recentemente esse gênero vem sendo ameaçado pelo grande
guarda-chuva dos direitos de propriedade intelectual, em que a exploração
econômica da paródia pode conflitar com a habilidade de uma marca ou de uma
obra preservar a sua singularidade e unicidade – diluição ou direitos morais, que
funcionam enquanto vetores que visam a preservar o feixe de sentidos préestabelecidos por seus titulares.12 E porque a paródia visa a justamente modificar
5
BERNSTEIN, Richard A. Parody and fair use in copyright. Copyright Law Symposium - Harvard Law
School, v. 31, p. 12-13, 1984.
6
LIGHT, Sheldon N. Parody, burlesque, and the economic rationale for copyright. Conn. L. Rev., v.
11, n. 4, p. 616, 1979.
7
LIGHT, op. cit., p. 616.
8
LIGHT, op. cit., p. 616.
9
A distinção entre sátira e paródia foi criada pela Suprema Corte Norte-Americana no caso Campbell
v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S 569, at 580 (1994).
10
PONTES, Leonardo Machado; AMORIM, Verônica Vieira. A paródia no direito comparado: três
teorias sobre a questão. In: XX Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Direito. Direito, Arte e Literatura. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011. p. 6307.
11
MEAD, Frank. Cocaine, coffee mugs, sex, and bug killing floor wax: welcome to the realm of parody
and the likelihood of confusion. T. Jefferson L. Rev, v. 21, p. 305-328, 1999.
12
PONTES, Leonardo Machado. A ira da arte pós-moderna contra o direito de autor: preservando o
sentido dos símbolos culturais e protegendo os autores da “recodificação”. In: CONPEDI: Conselho
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, 2011, Espírito Santo. Direito, Arte e Literatura.
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011, p. 7172-7191 (“todo o novo objeto cultural depende de
proteção legal enquanto o seu sentido se difunde na cultura. Em outras palavras, se não houvesse
33
essa relação, expondo a marca ou a obra às visões críticas do parodista, inclusive,
muitas vezes grotescas, profanas e degradantes, ela pode vir a conflitar com as
proteções acordadas pela propriedade intelectual. Enquanto a marca e o direito de
autor visam a se estabelecer pelo monoideísmo ou por um feixe restrito de sentidos,
portanto, a paródia visa a se estabelecer por uma visão dialógica.13
Por exemplo, a Screw Magazine expôs as marcas dos personagens
Poppin Fresh e Poppie Fresh em atos indiscriminadamente sexuais.14 A fabricante
popular de calças nos Estados Unidos, Jordache, sofreu a paródia de outra
fabricante de calças da marca ‘Lardache’ para mulheres gordas cuja logomarca era
um porquinho.15 A marca de cerveja Michelob e seu slogan ‘One taste and you’ill
drink it drie’ foram usados como ‘One taste and you’ill drink it oily’, mostrando uma
mistura viscosa e preta saindo da lata Michelob, com objetivo de criticar a poluição
ao meio ambiente.16 A marca Snuggle the Bear foi usada no jogo de video game
BattleTanxs: Global Assault, no qual o popular urso de pelúcia era mostrado sendo
perseguido, queimado, pisoteado e baleado.17 Uma atriz pornô usou a camisa de um
time de futebol americano (Dallas Cowboys) em vinte minutos de atuação, o que foi
alegado como paródia pelos réus.18 As bonecas da marca Barbie foram mostradas
sendo atacadas por utensílios de cozinha com o objetivo de criticar a ‘objetificação’
das mulheres associadas à Barbie.19 O slogan da Coca-cola ‘Enjoy Coca-cola’ foi
usado como ‘Enjoy Cocaine’20. A música Mickey Mouse March foi cantada e tocada
como background de um filme pornográfico, sob a alegação de paródia21. As iniciais
da General Eletric (GE) foram usadas para Genital Eletric.22 Star Wars foi parodiado
por Starballz23.
uma controle inicial ou uma proteção inicial, jamais o objeto adquiriria um sentido pré-estabelecido,
que define o próprio, entre um feixe restrito de possíveis significados.”). Cf., outrossim, HUGHES,
Justin. “Recoding” Intellectual Property and overlooked audience interests. Tex. L. Rev., v. 77, p.
923-1010, 1999.
13
SAKULIN, Wolfgang. Trademark protection and freedom of expression: an inquiry into the conflict
between trademark rights and freedom of expression under European law. Rotterdam: Wolters
Kluwer. 2011, p. 6-7.
14
Pillsbury v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972).
15
Jordache Enters, v. Hogg Wyld, Ltda., 828 F 2d. 1482, 1483-84 (10th Cir. 1987).
16
Anheuser-Bush, Inc. v. Balducci Publ’ns, 28 F. 3d 769 (8th Cir. 1994).
17
Conopco Inc. 3DO Co., 53 U.S.P.Q 3d 146 (S.D.N.Y. 1999).
18
Dallas Cowboys Cheerleaders v. Pussycat Cinema, Ltd. 604 F. 2d 200, 202-03 (2d Cir.1979).
19
Mattel, Inc. v. Walking Mountain Products., 356 F. 3d 792 (9th Cir. 2003).
20
Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc. 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972).
21
Walt Disney Prods v. Mature Pictures Corp., 389 F. Supp. 1397 (S.D.N.Y. 1975).
22
General Eletric Co. v. Milky Way Prods., 215 U.S.P.Q (BNA)124, 125-126 (N.D. Ga. 1981).
23
LucasFilm Ltd. v. Media Mkt. Group, Ltd., 182 F. Supp. 2d 897, 899 (N.D. Cal. 2002).
34
A paródia, assim, pode afetar a forma como o titular da marca ou do
direito de autor preserva a sua audiência, uma vez que existem determinadas
formas de superexposição que diminuem a demanda por um trabalho ou por uma
marca parodiada.24
Todavia, como reconhecido pelas cortes norte-americanas, as marcas
famosas são alvos perfeitos para o ataque de paródias, uma vez que “basta alguém
abrir uma revista ou ligar a televisão para testemunhar a influência persuasiva das
marcas”.25
O cartunista Dewyer, i.e, criou uma paródia da mundialmente famosa
marca do Starbucks, criticando a franquia e os seus consumidores como “prostitutas
do consumo”.26 Publicou sua paródia na capa de sua revista de quadrinhos,
chamada Lowest Comic Denominator, no seu website, bem como em um numero
restrito de camisas, canecas e adesivos. Inevitavelmente, foi processado pelo
Starbucks sob as alegações de violação ao copyright, concorrência desleal, e
diluição de marca.27
A única das alegações que prevaleceu, segundo a corte, foi a alegação
de diluição da marca devido a sua associação a elementos negativos (tarnishment),
uma vez que tanto a alegação de violação ao direito de autor quanto a legação de
prática de concorrência desleal seria barrada pela defesa da paródia.28
A paródia corporativa, como uma forma de discurso, vem recebendo das
cortes menos proteção do que no caso de paródias políticas, inclusive aquelas que
podem ser consideradas bem mais lesivas aos direitos individuais de personalidade.
No famoso caso julgado pela Suprema Corte Norte-America Hustler
Magazine v. Falwell29, i.e, foi considerado protegido pela primeira emenda (liberdade
de expressão) as palavras ‘bullshit’ e ‘come’, em uma paródia publicitária do
reverendo Jerry Falwell, no qual o mesmo cometeria incesto, relatando a sua
24
25
26
27
28
29
Cf. BRADFORD, Laura R. Parody and perception: using cognitive research to expand fair use in
copyright. B.C.L. Rev., v. 46, p. 705-770, 2005; BRADFORD, Laura R. Emotion, dilution, and the
trademark consumer. Berkeley Tech. L.J., v. 23, p. 1227-1298, 2008 (apresentando pesquisas
empíricas que demonstrariam justamente isso, bem como o papel que a emoção desempenha na
compra dos consumidores).
L.L Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26, 28 (1st Cir. 1987).
Cf. SCHLOSSER, Sarah Mayhew. The high price of (criticizing) coffee: the chilling effect of the
Federal Trademark Dilution Act on corporate parody. Ariz. L. Rev., v. 43, p. 937, 2001.
Starbucks Corp. v. Dwyer, No. 3:00-CV-1499 MMC (N.D. Cal. Filed Apr. 28, 2000). Cf.
SCHLOSSER, op. cit., p. 931.
485 U.S. 46 (1988).
35
‘primeira vez’.30 O caso foi considerado dentro da doutrina do discurso não comercial
(noncommercial speech doctrine), devido a sua natureza política, mesmo que tenha
sido considerado que a publicidade alavancou as vendas das revistas Hustler.
Nesse caso, portanto, a reputação da figura pública Fawell recebeu menos proteção
do que a reputação da paródia corporativa do Starbucks, mesmo que Fawell na
paródia praticasse incesto com a sua mãe...31 Isso é uma grande contradição, pelo
menos para o olhar de um civilista brasileiro.
No caso New York Times v. Sullivan32 a Suprema Corte definiu quais as
formas de discurso difamatório poderiam receber a proteção da primeira emenda,
isto é, se o discurso for direcionado contra um oficial público, o discurso será
protegido, desde que não feito com conhecimento de que é falso ou com descuido
flagrante de que ele seria ou não seria falso.33 Assim, a corte determinou que
discursos difamatórios consciente ou flagrantemente descuidados não seriam objeto
de proteção em relação às autoridades públicas, o que dá muito mais estabilidade e
certeza para a prática de discursos contra estas, aumentando as garantias à
30
Todavia, compare a decisão do Starbucks com a decisão em Cliff’s Notes Inc. v. Bantam
Doubleday Dell Publ’g Group, Inc., 886 F. 2d 490, 493 (2d Cir. 1989), interpretando a decisão da
Suprema Corte em Hustler Magazine v. Falwell como concedendo proteção à paródia mesmo
quando aplicada para um produto vendido comercialmente e optando por não aplicar a diluição.
Compare, outrossim, a decisão do Starbucks com a decisão em Rogers v. Grimaldi 875 F. (2d. Cir.
1989), estabelecendo que os direitos sobre as marcas somente podem superar o direito à
liberdade de expressão nas paródias quando o interesse público na probabilidade de confusão
supere o interesse na liberdade de expressão. Cf. PEARSON, Anthony. Commercial trademark
parody, the Federal Trademark Dilution Act, and the First Amendment. Val. U. L. Rev., v. 32, p. 999
e 1004, 1998.
32
376 U.S. 254 (1964).
33
Esse balanceamento por definição em relação às figuras públicas seria justificável em vários
sentidos. Isso porque o direito à privacidade ou à honra não pode proibir a publicação de matérias
que são de interesse geral. Além disso, as figuras públicas, em vários sentidos, renunciam ao
direito de levar suas vidas longe de um controle maior da sociedade. Segundo a Suprema Corte, a
pessoa pública é definida pela ocupação de cargo público, porque adquire a responsabilidade de
controle sobre a conduta pública, bem como a pessoa que adquire status ao exercer um papel de
proeminência. A public figure doctrine tem um forte interesse de proteger aqueles que levam uma
vida privada enquanto um interesse fraco para proteger as pessoas públicas. Para a Suprema
Corte, pelo fato de as pessoas públicas terem acesso à mídia, podem se defender melhor do que
as pessoas privadas, que não possuem esse acesso. Conforme a Suprema Corte, as pessoas
públicas assumem o risco de sofrer difamação quando entram na esfera pública e de suportarem
as conseqüências da crítica, porque tomam a decisão de lá estarem por sua livre vontade. As
pessoas privadas, ao contrário, por nunca se exporem voluntariamente, não assumem esse risco.
Cf. WARREN, Samuel; BRANDEIS, Louis D. The right to privacy. Harv. L. Rev., v. 4, n. 5, p. 193220, 1891; GILLES, Susan M. Public plaintiffs and private facts: should the “public figure” be
transplanted into privacy law? Neb. L. Rev., v. 83, p. 1204-1239, 2005.
31
36
liberdade de expressão.34 A autoridade pública, assim, deve provar a malícia de
quem realizou o discurso, sem a qual não pode obter qualquer tipo de medidas
compensatórias. O titular de uma marca famosa, ao contrário, basta provar a
ocorrência de probabilidade de diluição de sua marca...
Até que ponto as marcas de corporações teriam mais privilégios por não
serem tratadas como ‘pessoas públicas’ está pouco claro em suas justificações. Na
realidade, em um primeiro momento, parece que o direito de proteção das marcas
famosas contra a diluição seria até mais poderoso que os escrutínios da liberdade
de expressão. Mais sobre isso, cf. item 3.2 e ss.
Não é sem razão, portanto, que a paródia, em relação aos possíveis
conflitos com a marca e o direito de autor, vem recebendo grande atenção da
literatura acadêmica nos Estados Unidos.35
Uma grande fonte de preocupação nos Estados Unidos em relação às
marcas tem sido a contínua ampliação dos direitos de proteção e a fuga de suas
bases tradicionais. Assiste-se, i.e, a uma mutação nos testes de confusão, com a
expressa adoção pelas cortes de doutrinas como a confusão pré-venda, confusão
subliminar e a confusão pós-venda, para além do Estatuto Federal (Lanhan Act),
devido a uma ampliação e até mesmo distorção da goodwill. Em 1996 foi
34
35
Cf. NIMMER, Melville. The right to speak from time to time: first amendment theory applied to libel
and misapplied to privacy. Cal. L. Rev., v. 56, p. 935-967, 1968; NIMMER, Melville. Does copyright
abridge the first amendment guarantees of free speech and press? UCLA Law Review, v. 17, p.
1180-1204, 1970; NIMMER, Melville. The meaning of symbolic speech under the first amendment.
UCLA L. Rev., v. 21, p. 29-62, 1974.
Cf. RAMALLO, Ana. Parody in trademarks and copyright: has humor gone too far? Cambridge
Student Law Review, v. 5, p. 58-74, 2009; DOPSON, Natalie A. The Federal Trademark Dilution
Act and its effect on parody: no laughing matters. J. Intell. Prop. L., v. 5, p. 539-571, 1998;
GERHARDT, Deborah R. The 2006 Trademark Dilution Revision Act rolls out a luxury claim and a
parody exemption. N.C. J.L. & Tech., v. 8, n. 2, p. 205-230, 2007; SKOCH, Greg. Commercial
trademark parody: a creative device worth protection. J.L. & Pol'y., v. 9, p. 357-370, 2000;
WELKOWITZ, David S. Trademark parody after Hustler Magazine v. Falwell. Communications and
Law, v. 11, p. 65-74, 1989; KLEIN, Thorsten. The uncertain balance between parody and
trademark rights. Contemporary Legal Issues, v. 12, p.356-361, 2000; BLANKE, Jordan M. Victor’s
little secret: Supreme Court decision means more protection for trademark parody. Fordham Intell.
Prop. Media & Ent. L. J., v. 13, p. 1053-1100, 2003; PARTRIDGE, Mark V.B. Trademark parody
and the first amendment: humor in the eye of the beholder. J. Marshall L. Rev., v. 29, p. 877-890,
1996; BAXTER, Kelly. Trademark parody: how to balance the Lanham Act with the First
Amendment. Santa Clara L. Rev., v. 44, p. 1179-1210, 2004; LEVY, Keren. Trademark Parody: a
conflict between constitutional intellectual property interests. Geo. Wash. L. Rev., v. 69, p. 425-451,
2001; FLETCHER, Anthony. The product with the parody trademark: what’s wrong with Chewy
Vuiton? TMR, v. 100, p. 1091-1146, 2010; BABISKIN, Lisa M. Oh, pretty parody: Compbell v.
Acuff-Rose Music, Inc. Harv. J.L. & Tech., v. 8, n. 1, p. 193-229, 1994; BIMBAITÉ, Monika. When
is parody a violation of copyright? IJBL, v. 1, n. 2, p. 15-33, 2004; GOETSCH, Charles C. parody
as free speech – the replacement of the fair use doctrine by first amendment protection. W. New
Eng. L. Rev., v. 3, p. 39-66, 1981; JACOBSON, Nels. Faith, rope & parody: Campbell v. AcuffRose, Oh, Pretty Woman”, and parodists’ rights. Houston L. Rev., v. 31, p. 955-1026, 1995.
37
promulgado o Federal Trademark Dilution Act (FTDA), em que se criou a causa de
ação com base na diluição da qualidade distintiva de uma marca famosa.36 Na base
de fundamentação da diluição está a ampliação da goodwill, que historicamente
passou também a sofrer uma mutação. A diluição de uma marca, ao contrário da
tutela tradicional, direciona-se a garantir os direitos proprietários do titular e não a
proteção do mercado consumidor. Isso porque não importa a inexistência de
concorrência entre os bens ou a inexistência de qualquer confusão. Há diluição
quando uma marca famosa conhecida por distinguir um produto ou um serviço,
passaria a distinguir vários produtos e serviços, o que enfraqueceria a sua
capacidade distintiva, na medida em que os concorrentes, mesmo que não
gerassem confusão no mercado com seus produtos ou serviços, ‘diluiriam’ a marca
por seu uso não-conflituoso. Essa fragilização de uma marca poderia significar a
perda significativa de investimentos porque seria teoricamente enfraquecida na
mente dos consumidores em relação a outros produtos ou serviços que o titular não
produz. Os congressistas que apoiaram a lei descreveram o fenômeno da diluição
como “uma infecção capaz de destruir o valor de publicidade de uma marca” e como
“a morte pelo ferrão de mil abelhas”.37
Nesse contexto, percebia-se nitidamente uma abertura para o conflito
com as paródias em situações comerciais, uma vez que mesmo em circunstâncias
em que o parodista não causasse confusão em relação ao sinal, poderia ser mais
uma ‘abelha’ a roubar o ‘mel’ da marca, isto é, ‘capitalizar’ a sua goodwill.38
Quando o FTDA foi promulgado, questões como o que constituiria uma
marca enquanto ‘famosa’ (se uma fama pública geral no país – general public theory
–, ou se apenas a fama em relação a um nicho de mercado em particular – niche
market theory –
39
) eram nebulosas. Da mesma forma as questões relacionadas ao
escopo de proteção destinado à diluição (se somente blurring ou se também
tarnishment40) e às exceções legais (proteção da paródia pela liberdade de
expressão mesmo que para discursos comerciais – commercial speech –, ou se
36
GUNNELL, Justin J. Evaluation of the dilution parody paradox in the wake of the Trademark Dilution
Revision Act of 2006. Cardozo Arts & Ent. L.J., v. 26, p. 442, 2009.
37
GUNNELL, op. cit., p. 447.
38
Sobre a goodwill, cf. capítulo II.
39
KENEMUTH, Lori. The niche market manual: a guide to understanding the niche market theory.
AIPLA Quarterly Journal, v. 32, n. 1, p. 121-154, 2004.
40
Esses coinceitos serão explicados no seu devido momento.
38
apenas para discursos não-comerciais – noncommercial speech –, dependendo, é
claro, da forma como as cortes iriam construir o escopo do ‘comercial’).
O FTDA, portanto, tinha grande possibilidade de afetar as paródias,
justamente em face de sua natureza incerta e da ampliação do escopo de proteção
às marcas, podendo-se afirmar existir uma jurisprudência pré-FTDA e uma
jurisprudência pós-FTDA.
No caso Moseley v. Victoria’s Secret Catalog41, julgado pela Suprema
Corte Norte-Americana, foi a primeira vez que a corte se posicionou sobre uma
questão concernente à diluição, adotando uma posição restritiva sobre o instituto.
Segundo a corte, a linguagem do estatuto demandava, além de qualquer dúvida,
que o autor provasse diluição real e não simplesmente uma probabilidade de
diluição.42 Isso significava que o autor deveria prover as cortes com provas
concretas de harm ao valor econômico da marca e não simplesmente aduzir uma
probabilidade subjetiva de harm, ainda que não fossem necessárias as provas das
conseqüências do harm, como a perda de vendas ou de lucros.43 Segundo a
Suprema Corte, o mero fato de os consumidores associarem o sinal mentalmente
com a marca famosa era insuficiente para estabelecer a diluição. Haveria a
necessidade, portanto, de provas circunstanciais, ainda que não tão custosas como
uma pesquisa empírica de opiniões.44 A decisão da Suprema Corte abriu espaço,
ainda, para a exclusão do tarnishment como causa de ação para a diluição,
aumentando as tensões que tangenciavam a lei.45-46
41
42
43
44
45
46
527 U.S. 418 (2003).
BLANKE, op. cit., p. 1054.
BLANKE, op. cit., p.1058.
Id., 2003, p. 1059.
CACOVEAN, Corina I. Is free riding aided by parody to sneak between the cracks of the Trademark
Dilution Revision Act? Hastings Comm. & Ent. L.J, v. 31, p. 445, 2009.
Para comentários da doutrina brasileira sobre o caso, cf. SOARES, José Carlos Tinoco. “Marcas
notoriamente conhecidas” – “marcas de alto renome” vs “diluição”. Rio de Janeiro: LumenJuris.
2010, p. 285, 287, 313-316. Percebe-se que a aproximação de Tinoco é bastante restritiva e
perigosa. Restritiva, uma vez que falha em perceber o que realmente havia por trás da decisão da
Suprema Corte e que já se refletia no judiciário, isto é, a necessidade de limitar uma doutrina
amorfa e instável como a diluição, alvo de inúmeras críticas. Perigosa, uma vez que afirma que
seria óbvia a imitação realizada, quando foi demonstrado pelas evidências do julgamento que
inexistia a confusão entre as marcas Victoria’s Secret e Victor’s little Secret, o que levou a autora à
implacar o argumento da diluição, justamente para contornar a ausência de confusão. Não existe
nada de óbvio na ‘diluição’, conforme será demonstrado ao longo do trabalho, e nunca deve se
tratar uma confusão como ‘óbvia’ por um ‘juízo abstrato’. A confusão é um fato empírico.
Raciocícios indutivos e abstratos como o de Tinoco são inviáveis.
39
Mais uma vez o Congresso Norte-Americano interferiu47, promulgando o
Trademark Dilution Revision Act (TDRA) em seis de outubro de 2006, com o objetivo
de clarificar as ambigüidades, bem como de proteger claramente os usos
tradicionais da Primeira Emenda, como a paródia, aumentando a força tradicional
das defesas afirmativas de fair-use.48
Alguns autores afiram agora, por exemplo, que os antigos testes para a
asserção da confusão, criados pelas cortes norte-americanas nas décadas de 70 e
80 (alternative avenues test), em relação às paródias, não teriam mais lugar na
jurisprudência das cortes, sendo abandonados em função da aplicação de outro
teste, chamado de artistic relevance test, criado a partir do julgamento do caso
“Ginger and Fred”49, culminando no julgamento dos casos da “Barbie”50, “Tiger
Woods”51 e “Rosa Parks”52.53
Esses julgamentos dão um peso muito maior às
prerrogativas da liberdade de expressão, modificando o enfoque das marcas como
direitos de propriedade.
47
O TDRA, segundo Bone, é o resultado de uma campanha de dois anos no Congresso NorteAmericano para derrotar a decisão da Suprema Corte em Moseley v. Victoria’s Secret Catalog.
Primeiro porque, ao contrário da decisão da Suprema Corte, a lei estabelece como causa de ação
a “probabilidade de diluição” (likely to cause dilution). Em segundo lugar, a causa de ação baseada
em tarnishment é expressamente adotada, afastando a interpretação ambígua de alguns cortes,
com base na decisão da Suprema Corte, que a tinham afastado. Em terceiro lugar, a lei permite
que designs não registrados sejam protegidos, desde que o titular prove a fama e a nãofuncionalidade do produto, tentando mitigar os efeitos das decisões da Suprema Corte em WalMart Stores, Inc. v. Samara Bors 529 US 205 (2000) e TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays,
Inc., 532 U.S. 23 (2001). Em quarto lugar, e isso é positivo, a lei acaba com a teoria do nicho do
mercado, aplicando a teoria pública geral, exigindo que a fama da marca seja nacional e não
somente em relação ao nicho do produto em questão. Em quinto lugar, a lei protege marcas
descritivas famosas contra a diluição. Em termos gerais, portanto, mesmo que a lei tenha
codificado a defesa da paródia, ela é retrógada, permitindo a afirmação de direitos de maneira
mais agressiva pelas corporações, aumentando os custos sociais e os riscos de litígios. Cf. BONE,
Robert G. A skeptical view of the Trademark Dilution Revision Act. Intell. Prop. L. Bull., v. 11, p.
187-198, 2007. Para uma visão mais detalhada, explicando a situação da diluição antes da
decisão de Moseley e após a promulgação do TDRA, cf. DELFLASH, Marc L.; SILBERT, Sarah;
HILLSON, Christina. Life after Mosely: the Trademark Dilution Revision Act. Tex. Intell. Prop. L.J.,
v. 16, p. 125-150, 2008 e GUNNELL, Justin L. Goldilocks and the three federal dilution standards:
an empirical review. Tex. Intell. Prop. L.J., v. 17, p. 101-181, 2008. Para uma análise de como as
cortes vêm construindo a diluição de uma maneira restrita, mesmo após o TDRA, cf. BEEBE,
Barton. The continuing debacle of U.S antidilution law: evidence from the first year of Trademark
Dilution Revision Act case law. Santa Clara Computer & High Tech L.J., v. 24, p. 449-467, 2008.
48
CACOVEAN, op. cit., p. 445.
49
Rogers v. Grimaldi 875 F. 2d 944 (2d Cir. 1989).
50
Mattel, Inc. v. MCA Records 296 F. 3d 894 (9th Cir. 2002), cert. denied, 123 S. Ct. 993 (2003).
51
ETW Corp. v. Jireh Publishing, Inc., 332 F. 3d 915 (6th Cir. 2003).
52
Parks v. LaFace Records 329 F. 3d 437 (6th Cir. 2003).
53
Cf. TIMBERS, Kelly L.; HUSTON, Julia. The “artistic value test” just became relevant: the increasing
strength of the First Amendment as a defense to trademark infringement and dilution. TMR, v. 93,
p. 1278-1301, 2003.
40
Assim, a jurisprudência das paródias nos Estados Unidos em relação
às marcas e ao copyright possui uma grande riqueza legislativa, judicial e
acadêmica, que precisa ser estudada.
1 Plano de trabalho
No capítulo I será estudada a teoria geral das marcas nos Estados Unidos e
na União Européia. O capítulo I é importante para familiarizar o leitor com o direito
das marcas e demonstrar a mutação do fenômeno de ampliação da proteção,
explicando-se, nesse processo, como os conceitos chaves do direito das marcas
foram evoluindo. A ampliação da proteção ocorre não somente nos Estados Unidos,
mas também na Europa. É necessário contextualizar o direito das marcas em uma
perspectiva internacional, a fim de demonstrar o ‘quadro geral’ ou o ‘estado da arte’
entre os pólos que advogam com mais fervor uma proteção expansiva, tanto o
europeu quanto o norte-americano. Esse capítulo é fadado a não ser exaustivo, uma
vez que visa simplesmente a demonstrar, ainda que sucintamente, uma imagem
geral, mas também é importante, no sentido de demonstrar as pressões
internacionais que outros países, como o Brasil, poderão estar sujeitos,
consecutivamente alertando os leitores sobre a questão.54
No capítulo II será analisado o conceito histórico de goodwill na
jurisprudência norte-americana e aprofundado os conceitos de diluição. É impossível
compreender diluição de uma maneira racional e metodológica sem que antes se
entenda o conceito de goodwill, muito mais poderoso e que subjaz ao mesmo. Não
há como se entender os motivos que levaram o fundador da diluição, Frank
Schechter, a propô-la na primeira metade do século XX, se não se compreende a
54
Isso se torna claro a partir da obra de Tinoco, que advoga agressivamente o direito dos titulares de
marcas, muitas vezes sem qualquer juízo crítico, com base nesses modelos, ignorando, por
completo, a enorme quantidade de críticas à diluição que exitem internamente nos Estados Unidos
e na Europa, tanto por parte das cortes quanto da doutrina. Isso se revela também na enorme
compilação de casos que o livro traz sem que tenha sido traçado previamente uma metodologia
capaz de rigorosamente organizá-los para o leitor. Além disso, o direito comparado exige um
estudo mais aprofundado da cultura e da mentalidade jurídica norte-americanas, o que se
considera faltar na obra de Tinoco. Todavia, a obra tem o mérito de buscar ir além, isto é, de
somar a nossa doutrina. Embora haja claramente uma discordância entre a presente dissertação e
o livro de Tinoco, reflete-se apenas no campo das idéias, que são perfeitamente disputáveis.
41
forma como a goodwill no direito das marcas era aplicada pelas cortes. Muito mais
do que uma mera pesquisa descritiva, que como tal seria dispensada, a prospecção
história da goodwill é necessária até mesmo para se questionar a necessidade ou
não de algo tão amorfo como a diluição, tornando-se uma pesquisa diacrônica
crítica, que compara o presente e o passado com a finalidade de obter respostas e
não simplesmente criar uma ‘moldura’ para a pesquisa.
O capítulo III se dedicará a pesquisa da jurisprudência das paródias de
marcas nos Estados Unidos, dividida em dois períodos distintos, demonstrando a
sua evolução: a jurisprudência pré-e-pós-FTDA, e a jurisprudência pós-TDRA. No
final do capítulo será estudada a doutrina constitucional do discurso não comercial e
comercial (commercial e noncommercial speech) e sua evolução pela jurisprudência
da Suprema Corte, perquirindo-se como as cortes norte-americanas interpretam
usos comerciais de paródias de marcas como permissivos ou não. Sempre que
possível, se fará uma contraposição entre a jurisprudência de paródias no direito de
autor, com o objetivo de se compreender o estado da questão. Muitos casos, por
exemplo, são baseados na alegação conjunta de violação à marca e ao direito de
autor. A análise da paródia pelo direito de autor, nesses casos, acaba afetando a
análise da paródia pelo direito das marcas. Da mesma forma, a única decisão sobre
paródias da Suprema Corte Norte-Americana é no contexto do direito de autor55, de
maneira que deve ser avaliado em que medida esse direito pode afetar os litígios
envolvendo marcas.
O capítulo IV buscará fazer o transplante legal da defesa da paródia nas
marcas, a partir da experiência norte-americana, para o direito brasileiro, baseandose no caso Johnnie Walker v. João Andante, uma paródia de marca, atualmente
aguardando a decisão do INPI no processo administrativo de nulidade, movido pela
titular da Johnnie Walker. Esse caso vem atraindo grande atenção da mídia
brasileira e está sendo vivenciado de perto pelo autor da dissertação, um dos
advogados dos titulares da cachaça João Andante. Nesse capítulo será abordada a
melhor forma de essa defesa ser erguida no direito brasileiro, se por meio do direito
constitucional, se por meio de uma reforma legislativa ou se, na realidade, apenas
por uma mera adequação dos testes de confusão em relação a uma paródia.
55
Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S 569 (1994).
42
1.1 Importância do trabalho
A importância de se construir defesas robustas em relação à marca,
sendo uma das mais importantes a paródia, serve não somente para promover o
debate social, que enriquece a sociedade com uma diversidade de idéias estéticas,
mas também para impedir os chamados efeitos paralisantes (chilling effects), que
criam censura mediante o abuso do poder de monopólio.
Justifica-se a importância acadêmica do trabalho, por que: a) trata de
tema inédito no Brasil; b) é um estudo de direito comparado; c) expõe uma área
nova e polêmica no direito das marcas; d) esclarece os limites e as políticas públicas
de controle para impedir o uso abusivo das marcas; e) estuda teorias que, se
incorporadas ao direito brasileiro, promoverão a livre concorrência, a liberdade de
expressão e a liberdade artística; f) permite o aprofundamento da dimensão jurídica
da liberdade de expressão; g) é inadmissível que o aparato repressivo estatal seja
sutilmente utilizado para promover direitos privados mediante a imposição de
censura ou em violação à livre concorrência.
1.2 Método do trabalho
Again, the only difference seems to be that the domestic lawyer thinks he
only needs to study the legal authorities of a single jurisdiction. But once
again, he should not. Judges or scholars or lawmakers in another
jurisdiction, facing the same problem, may have formulated a rule or
acknowledged a principle which, in fact, better describes the law in force in
his own jurisdiction. In that case, it is a better statement of the law in his own
jurisdiction. He should no more ignore what they say than an American
physicist should ignore a German or an Italian.
(James Gordley)
A comparação vem recebendo da metodologia grande importância.56
Nessa
56
pesquisa
acadêmica,
em
particular,
entre
os
métodos
jurídicos
Alguns conceitos básicos utilizados no direito comparado são explicados por AJANI, Gianmaria;
ANDERSON, Miriam; AMAYUELAS, Esther Arroyo; PASA, Barbara. Sistemas jurídicos
comparados: lecciones y materiales. Barcelona: Universitat de Barcelona. 2010, parte I (a
43
comparativos57, por força da chamada análise funcionalista58, foi eleito o
funcionalismo por equivalência (equivalence functionalism). Por ‘método’ deve-se
entender a técnica utilizada em relação à comparação, podendo ser tanto histórica,
funcional,
57
58
59
evolucionária,
estrutural,
temática,
empírica
ou
estatística.59
comparação pode ser sincrônica ou horizontal, quando se compara no espaço, ou diacrônica ou
vertical, quando se compara no tempo. Há microcomparação quando se compara fragmentos ou
instituições de um direito; macrocomparação quando se compara ordenamentos jurídicos.
Genótipos de um direito são atividades humanas presentes e permanentes nas culturas jurídicas,
ao passo que fenótipos são os dados analisados de primeira aparência. É chamado de formante
operacional a regra que define a decisão, e de formante conceitual os conceitos utilizados para
compreender a regra. Não há proeminência de um formante sobre o outro, que podem ser
variáveis, dependendo do sistema. Quando os formantes não são expressos, mas implícitos, temse um criptotipo, isto é, uma óbvia mentalidade jurídica e cultural, tão definidora daquele
ordenamento, que não é necessário expressá-la diretamente. Essas idéias de formantes se
baseiam na teoria dos formantes legais, do professor compartista italiano Rodolfo Sacco e de seu
asseclas, conhecidos como o ‘grupo de Trento’). Cf. GAMBARO, Antonio; SACCO, Rodolfo;
VOGEL, Louis. Traité de droit comparé: le droit de lòccident et dàilleurs. Paris: LGDJ, 2011;
SACCO, Rodolfo. Trattato di Diritto Comparato: Introduzione al Diritto Comparato. Torino:
UTET,1992; MONATERI, Pier Giuseppe. Methods in comparative law: an intellectual overview. In:
MONETERI, Pier Giuseppe (org). Methods of comparative law. Glos: EE, 2012, p. 7-24. Para a o
entendimento da diferença entre microcomparação e macrocomparação, cf. a clássica obra
erd
traduzida para o inglês de ZWEIGERT, K.; KÖTZ, H. Introduction to Comparative Law. 3 ed.
Oxford University Press: Oxford. 1988, p. 4-5 (explicando que a linha que divide a
microcomparação da macrocomparação é flexível, na medida em há que se estudar os processos
pelos quais as normas foram aplicadas e que somente há microcomparação se é levado em conta
o contexto institucional que cerca as normas comparadas e sua aplicação.). Sobre a ‘circularidade
do entendimento’, cf. ZIPPELIUS, Reinhold. Introduction to German legal methods. 10th ed.
Durham: Carolina Academic Press, 2006, p. 73.
Sobre os métodos jurídicos comparativos e suas críticas, cf. BRAND, Oliver. Conceptual
comparisons: towards a coherent methodology of comparative legal studies. Brook. J. Int'l L., v. 32,
n. 2, p. 405-466, 2007; LEGRAND, Pierre. Comparative legal studies and commitment to theory.
MLR, v. 58, p. 262-273, 1995; MOROSINI, Fabio. Globalization & law beyond traditional
methodology of comparative legal studies and an example from private international law. Cardozo
J. Int'l & Comp. L., v. 13, p. 541-561, 2005; ZUMBANSEM, Peer. Comparative law’s coming of
age? Twenty years after Critical Comparisons. GLJ, v. 6, n. 7, p. 1073-1084, 2005; MARKESINIS,
Basil. Understanding American law by looking at it thought foreign eyes: towards a wider theory for
the study and use of foreign law. Tul. L. Rev., v. 81, p. 123-185, 2007; RENNEN, van TP.
Philosophical underpinnings of modern comparative legal methodology. StellenboschLRev., v. 7,
n.1, p. 37-60, 1996; PICKER, Colin B. Comparative Law Methodology & American legal culture:
obstacles and opportunities. Roger Willliams U. L. Rev., v. 16, p. 86-99, 2011; MICHAELS, Ralf.
The functional method of comparative law. Duke Law School Faculty Scholarship Series, paper 26,
p. 1-47, 2005; SACCO, Rodolfo. Legal formats: a dynamic approach to comparative law
(Installment I of III). Am. J. Comp. L., v. 39, n. 1, p. 1-34, 1991; KÖTZ, M. Hein. Comparative law in
Germany today. RIDC, v. 51, n. 4, 1999, p.753-758; PLATSAS, Antonios Emmanuel. The
functional and the dysfunctional in the comparative method of law: some critical remarks. EJCL, v.
12.3, p. 1-16, 2008; GORDLEY, James. Is comparative law a distinct discipline? Am. J. Comp. L.,
v. 46, p. 607-615, 1998.
Cf. MICHAELS, op. cit., p. 1-22.
PALMER, Vernon Valentine. From Lerotholi to Lando: some exemples of comparative law
methodology. Am. J. Comp. L., v. 53, p. 263, 2005. O caráter ‘científico’ do direito comparado,
todavia, é objeto de polêmica, havendo aqueles que simplesmente o descrevem como método e
não uma ciência e aqueles que defendem a sua ‘cientificidade’. Cf. MALDONADO, Marco D. Silva.
Crítica a la comparación jurídica y al método que emplea. Alegatos, n. 74, p. 131-146, 2010. No
início do século XX Lambert, Arminjon, Nolde e Wolf defendiam o direito comparado como uma
ciência, ao passo que Gutteridge e René David, posteriormente, teriam apenas o tratado como um
‘método’, uma vez que o direito comparado não se desligaria dos demais ramos do direito, sendo
44
Etimologicamente, ‘método’ significa a busca por certa forma de verdade. Da palavra
grega ‘methodos’, consiste no prefixo ‘meta’ (depois) e no sufixo ‘hodos’ (caminho).
Na sua forma latina, ‘modo de procedimento’ ou ‘processo racional’.60
Só há ‘direito comparado’ se há reflexões em relação ao problema que o
trabalho busca analisar. Um trabalho puramente descritivo, que não aplique qualquer
tipo de reflexão crítica para reinterpretar ou reformar o objeto com base no estudo do
direito comparado não pode ser chamado de ‘direito comparado’.61
Na pesquisa comparada, “o funcionalismo consiste em comparar os
elementos que representam a mesma função a fim de mostrar que, embora haja
diferentes
procedimentos
técnicos
utilizados,
as
soluções
restantes
são
62
definitivamente equivalentes” . O funcionalismo é um dos métodos mais tradicionais
utilizados no direito comparado, embora venha sendo alvo constante de críticas de
outras escolas do direito comparado.63
Quando se fala em ‘funcionalismo’, a primeira referência óbvia é o tratado
de Zweigert e Kötz, que escrevem: “o princípio básico metodológico de todo o direito
comparado é aquele do funcionalismo” e a “questão para qual todo o estudo
comparado é colocado deve ser puramente em termos funcionais”.64 Embora, seja
verdade, não tenham explicado satisfatoriamente a questão, como nota, por
exemplo, James Gordley65 ou sequer mencionado outros métodos, conforme nota
Samuel66, dando a falsa impressão de que seria o único. Com efeito, uma das
60
61
62
63
64
65
66
que o aditivo ‘comparado’ não poderia criar um caráter científico ‘separado’. Cf. BLAGOJEVIC,
Borislav T. Le droit comparé: method ou science? RIDC, v. 5, n. 4, p. 649-657, 1953. Há aqueles,
ainda, que defendem o direito comparado tanto como uma ciência quanto um método, sendo de
grande importância nesse sentido a obra de Constantinesco: Introduction au droit comparé,
traduzida no Brasil em CONSTANTINESCO, Leotin-Jean. Tratado de direito comparado:
introdução ao direito comparado. São Paulo: Renovar, 1998. Para um debate moderno sobre o
tema, cf. ROTONDI, Mario. Technique du droit, dogmatique et droit comparé. RIDC, v. 20, n. 1, p.
5-18, 1968.
GLANERT, Simone. Method? In: MONETERI, Pier Giuseppe (org). Methods of comparative law.
Glos: EE, 2012, p. 65.
ZWEIGERT; KÖTZ, op. cit., p. 6.
Cf. LAITHIER, Yves-marie. Droit comparé. Paris: Dalloz. 2009, p. 25. Philipp Hecks também
advogou a idéia de uma ‘equivalência da construção’, isto é, que o mesmo pensamento poderia
ser expresso de várias formas com o mesmo resultado obtido. Cf. ZIPPELIUS, Reinhold.
Introduction to German legal methods. 10th ed. Durham: Carolina Academic Press, 2006, p. 18.
Para uma análise ainda que superficial sobre as críticas, cf. item 1.3.2.
GORDLEY, James. The functional method. In: MONETERI, Pier Giuseppe (org). Methods of
comparative law. Glos: EE, 2012, p. 107.
SAMUEL, Geoffrey. Epistemology and comparative law: contributions from sciences and social
sciences. In: HOECKE, Mark Van (org). Epistemology and methodology of comparative law.
Oxford: Hart Publishing, 2004, p. 38.
45
possíveis explicações para a ausência de esquemas teóricos metodológicos em
relação ao funcionalismo sejam o seu caráter pragmático e uma preferência geral de
autores comparatistas de partirem diretamente para a análise de questões práticas,
buscando os seus propósitos e fins. Isso revela, por outro lado, a inexistência de
uma pan-disciplinaridade em relação ao método, que não pode se desvincular
completamente de seu contexto.67 Assim, por exemplo, é surpreendente que o
tratado de Zweigert e Kötz, de 714 páginas, somente dedique as 48 primeiras
páginas a questões metodológicas propriamente ditas. Gordley, que critica os
referidos autores e escreve um artigo especificamente sobre o ‘método funcional’, é
vítima de sua própria crítica, pois não esclarece em quase nada o conceito, embora
o mesmo reconheça a falta de coerência de teorias de uma forma geral.68 Assim, o
mérito da sistematização dos elementos principais do funcionalismo, ainda que se
baseasse nas idéias de Zweigert e Kötz, parece ser de Michaels, que promoveu uma
variação no tema do funcionalismo, tentando corrigir grande parte de seus erros.
Mas o que vem a ser especificamente o funcionalismo por equivalência?
Conforme explica Michaels, o funcionalismo por equivalência é
[...] uma resposta ao desafio de que função não é nada mais do que
relações causais, ou contém um elemento de teleologia. O funcionalismo
por equivalência explica uma instituição como uma solução contingente
entre várias possibilidades. Como conseqüência, a especificidade de um
sistema mesmo na presença de problemas universais está em sua decisão
de uma contra todas as outras (funcionalmente equivalentes) soluções [...]
Desenvolvimentos legais não são assim necessários, mas somente
possíveis, não predeterminados, mas contingentes. Este método, por sua
vez, requer a compreensão da sociedade (e os seus subsistemas, inclusive
o Direito), como um sistema constituído pela relação dos elementos, ao
contrário de construído por elementos que são independentes uns dos
outros. 69
O funcionalismo por equivalência seria, portanto, um método voltado para
os problemas, compreendendo as instituições jurídicas em relação a estes, mas não
de maneira abstrata ou generalizante. Tem natureza epistemológica, não
‘metafísica’70. O funcionalismo por equivalência propõe equivalentes funcionais aos
institutos estrangeiros, isto é, soluções que poderiam ter sido adotadas, decorrentes
67
68
69
70
GLANERT, op. cit., p. 65.
GORDLEY, op. cit., p. 107-119.
MICHAELS, op. cit., p. 21.
É verdade que existem parcelas de metafísica na epistemologia e que é impossível escapar de
uma metafísica. A questão aqui é simplesmente ressaltar o aspecto pragmático da abordagem,
oposto aos grandes quadros de generalização e abstração.
46
da análise comparada. Os métodos, todavia, são necessários para fazer justiça ao
direito comparado.71
1.2.1 As funções do funcionalismo por equivalência
Conforme explica Michaels, são sete as funções estudadas pelo
funcionalismo por equivalência: a) a função epistemológica; b) a função comparativa;
c) a função presuntiva; d) a função “formalizadora”; e) a função avaliativa; f) a função
“universalizadora” e; g) a função crítica.72
A primeira das funções, a epistemológica, opta por escolher a perspectiva
de um observador como uma alternativa à perspectiva do participante em relação às
aproximações culturais, enfocando a visão da lei em uma específica relação
funcional.73 Assim, o funcionalismo opta por uma visão de um observador de fora do
sistema legal, não se colocando na posição de um observador interno ao sistema.
Se alguém analisa o sistema norte-americano, é desnecessário ele pensar como um
americano para compreender o sistema, sem que corra o risco do reducionismo.
Analisar os sistemas por suas funções e problemas é buscar uma visão
construtiva.74
71
72
73
74
LEGEAIS, Raymond. Grands systèmes de droit comtemporaines: approché comparative. 2ª ed.
Paris: Litec. 2005, p. 256.
MICHAELS, op. cit., p. 25. Essas funções foram retiradas da obra de ZWEIGERT; KÖTZ, op. cit.,
p. 32-47.
Id., 2005, p. 26.
Até mesmo o fato de um pesquisador, ao comparar um instituto estrangeiro, não estar constrito
aos criptotipos daquele sistema, permite uma construção mais rica e até mesmo inovadora. A
crítica a essa função pelos pós-modernos, todavia, é no sentido contrário, insistindo que o
pesquisador tem que ter um amplo conhecimento do aspecto social e lingüístico de outra cultura,
sob pena de exercer “controle cognitivo em seus leitores e diluir a si mesmo no processo”.
PALMER, op. cit., p. 266. Pode ser contraargumentado, todavia, que até mesmo em relação aos
antropólogos, como, i.e, Paul Bohannan, é impossível sequer pensar em comparar outra cultura
sem a utilização de conceitos e terminologias próprios ao comparatista, que tornem inteligível a
comparação. Cf. ALFORD, William P. On the limits on ‘grand theory’ in comparative law. Wash. L.
Rev., v. 61, p. 947, 1986. No grande quadro de teorias, por exemplo, que se pretenderam
‘neutras’, como a historiografia genealógica de Foucault, foi demonstrado por outros autores como
Habermas e Honneth, que o conceito lingüístico de cultura que o francês emprega indiretamente
designa um padrão de pensamento de uma sociedade como um todo em um período específico,
desbancando a suposta ‘neutralidade’ de sua teoria, o que demonstra que até mesmo no campo
da etnologia esse é um problema que persiste, ainda mais quando Foucault, tentando se valer
deste conceito para construir uma verdadeira ‘contraciência’ européia, deparou-se com os
mesmos problemas. Cf. HABERMAS, Jürgem. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo:
Martins Fontes. 2000; HONNETH, Axel. The critic of power: reflective stages in the critical social
47
A segunda função, a função comparativa, está baseada na idéia de que
explicações funcionais são mais plausíveis do que outras possíveis explicações. Isso
porque, dada a sua natureza pragmática, é mais plausível buscar comparar de
maneira empírica do que filosoficamente; é mais fácil questionar funções do que
valores – a função como tertium comparationis.75 Sob a perspectiva do
funcionalismo por equivalência, os problemas podem ser comparados, não porque
todas as sociedades possuem os mesmos problemas, mas porque a busca por
respostas aos problemas contingentes pode ser identificada como uma referência a
outras possíveis respostas, os equivalentes funcionais que não foram escolhidos no
sistema.76 As soluções legais para casos com fatos semelhantes, de maneira
semelhante, embora com diferentes fundamentações, permitem inferir que essas
soluções são aparentemente diferentes, mas que podem ser funcionalmente
equivalentes.
A terceira função, a função presuntiva (praesumptio similitudinis),
tradicionalmente pressupõe que os problemas são universais, e ao se enfocar os
problemas, é possível funcionalmente comparar as soluções. Esses problemas
serão similares somente com relação aos elementos pesquisados, pois embora
determinadas soluções possam ser iguais em determinado ponto, serão diferentes
ou disfuncionais em relação a outro.77 Assim, a comparabilidade de instituições pode
levar a soluções diferentes, mesmo diante da comparação, o que significa que os
equivalentes funcionais não necessariamente levam a similaridade, embora partam
dessa premissa.78 É interessante notar, todavia, que essa praesumptio similitudinis
somente tem lugar no terreno do direito civil que não é carregado por imperativos
morais que constituem a ordem pública, relativamente ‘a-político’. Porém, no terreno
75
76
77
78
theory. London: MIT, 1991; DALLMAYR, Fred R. Borders or horizons? Gadamer and Habermas
revisited. Chicago-Kent Law Review, v. 76, 2001, p. 825-852; LITOWITZ, Douglas. Foucault on
Law: Modernity as negative utopia. Queen’s Law Journal, v. 21, 1996, p. 1-36.
MICHAELS, op. cit., p. 29. Cf., outrossim, MARKESINIS, Basil. Comparative Law: a subject in
search of an audience. Mod. L. Rev., v. 53, p. 1-21, 1990 (explicando que a melhor aproximação é
aquela que evita grandes generalizações sobre outro direito, buscando analisar tópicos
específicos de cada vez.); ZWEIGERT; KÖTZ, op. cit., p. 45 (“o ênfase dessa ciência legal deve
ser o estudo dos problemas atuais e não de suas construções conceituais que buscam resolvê-los.
O direito é um ‘motor social’ e a ciência do direito é uma ciência social. Advogados comparatistas
reconhecem isso: é, com efeito, o ponto de partida intelectual e metodológico de sua disciplina”.).
Id., p. 31.
Id., p. 34.
Esse quado talvez possa ser explicado em parte pela idéia de isomorfismo no direito comparado,
isto é, somente se compara aquilo que pode ser comparado, o que exigiria um degrau mínimo de
homogeneidade ou unidade intelectual. Cf. LANGROD, Georges. Quelques réflexions
méthodologiques sur la comparaison en science juridique. RIDC, v. 9, n. 2, p. 353-369, 1957.
48
de um direito civil mais ‘relativo’ essa terceira função atua enquanto um princípio
heurístico, mesmo entre o civil law e o common law.79 Gordley entende que Zweigert
e Kötz não teriam estabelecido a função presuntiva como uma premissa do
funcionalismo, mas apenas como uma possível presunção para abrir novas linhas de
pesquisa80, mas isso também parece ser incorreto, já que Zweigert e Kötz
especificamente tratam essa função como um princípio heurístico, isto é,
independentemente de ser verdadeiro ou falso, deve necessariamente ser adotado a
título provisório. Além disso, como nota Samuel, o método funcional conclama à
praesumptio similitudinis.81
A quarta função, a função da construção do sistema, significa que o
comparatista, após desconstruir as instituições de outro sistema em funções, deve
buscar explicar essas mesmas funções por meio de suas instituições ou o seu
vocabulário. Isso significa que:
[...] as soluções que encontramos em diferentes jurisdições devem ser
separadas do seu contexto conceitual e extipardas dos tons de sua doutrina
nacional para que possam ser vistas puramente sobre a luz de sua função,
82
como uma tentativa de satisfazer uma necessidade legal.
Da mesma forma, seria necessário que o comparatista subitamente
eliminasse os seus preconceitos, cunhados por meio de sua experiência e educação
no direito nacional para estudar o direito comparado. Isso é artificial e, conforme
critica Glanert, completamente ingênuo e presunçoso no pensamento dos dois
alemães.83 Com efeito, o problema de uma ontologia inerente é inevitável, conforme
será visto mais à frente.
A quinta função, a função formalizadora, baseia-se na idéia de que o
funcionalismo, ao demonstrar as semelhanças ou as disfunções de determinados
institutos, pode fornecer mecanismos para a escolha de leis. Todavia, o
funcionalismo, por si mesmo, não tem a pretensão ou a condição de afirmar qual
instituto ou lei seria a melhor, embora possa fornecer quantitativamente e até
79
ZWEIGERT, Konrad. Des solutions identiques par des voies différentes: quelques observations en
matière de droit comparé. RIDC, v. 18, n. 1, p. 5-18, 1966; ZWEIGERT; KÖTZ, op. cit., p. 40.
80
GORDLEY, op. cit., p. 118.
81
SAMUEL, op. cit., p. 64. Mais sobre isso, cf. item 1.2.3.
82
83
GLANERT, op. cit., p. 68.
49
mesmo qualitativamente o material de pesquisa para que as pessoas responsáveis
pela criação de leis possam aperfeiçoar a legislação.84
A sexta função, a da universalização, busca utilizar o método funcionalista
para a construção de legislações uniformes, que transcendam os obstáculos de
cada ordem jurídica particular. Na União Européia, i.e., as diretivas são transpostas
não na estrutura de suas doutrinas, mas somente em relação aos seus resultados,
de modo que os Estados-Membros são livres para aprovarem legislações que
funcionem como equivalentes funcionais.85 O princípio da União Européia do mútuo
reconhecimento requer não a similaridade, mas a equivalência, isto é, equivalência
funcional.86 Essa função é capaz de prover os materiais por meio dos quais, por
exemplo, os legisladores, os advogados e os juízes teriam um melhor ponto de
partida para compreender e até mesmo interpretar determinados institutos, mas é
incapaz, por si mesma, de afirmar qual seria a melhor solução. Isso depende em
grande parte do esforço do comparatista.
A sétima função, a função crítica, significa tolerância em relação à lei
estrangeira, crítica à legislação estrangeira, crítica à própria lei, e crítica ao direito
como um todo.87 O ponto mais controvertido dessa função é o debate segundo o
qual, se por questões de ordem pública, poderia uma corte nacional utilizar uma
legislação estrangeira como referência para a construção de sua própria decisão.
Todavia, isso não pareceria tão surpreendente assim quando alguém descobrisse
que Portalis, o arquiteto do Code Civil, advogasse à época uma ciência
84
Até mesmo uma lei de interesse local como a Loi Badinter, de 5 de julho de 1985, relativa à
mitigação dos danos das vítimas de acidentes na circulação, foi caracterizada pelo busca do
legislador francês de instrumentos do direito estrangeiro para a sua criação. Cf. LEGEAIS,
Raymond. L’utilisation du droit comparé par les tribunaux. RIDC, v. 46, n. 2, p. 347, 1994. A
tradição legal italiana, i.e, no século XIX foi profundamente marcada pelo direito francês.
Posteriormente, pelo direito alemão. A partir da década de 50 por parcelas do direito norteamericano, o que demonstra como a função formalizadora permeia as culturas jurídicas. Cf.
SACCO, Rodolfo. La formation au droit comparé: l’expérience italienne. RIDC, v. 48, n. 2, p. 273278, 1996. No Canadá, por exemplo, 23% das decisões da Suprema Corte entre 1984-1994
citaram fontes não-canadenses de direito e 53% da doutrina do código civil de Quebec cita fontes
estrangeiras para sua interpretação. Cf. GLENN, H. Patrick. Vers un droit comparé intégré? RIDC,
v. 51, n. 4, p. 847, 1999.
85
MICHAELS, op. cit., p. 41. Cf., outrossim, RENÉ, David. Le droit comparé: enseignement de culture
générale. RIDC, v. 2, n. 4, p. 682-685, 1950 (explicando que a necessidade do direito comparado
decorre da necessidade de uma sociedade pós-industrial, isto é, das práticas comerciais e da
necessidade de uma unificação dessas práticas. Todavia, mais importante do que isso, segundo
René, seria o enriquecimento do ‘espírito’ dos juristas em relação aos problemas que são postos.
Nesse sentido, obras como l’Esprit des lois, de Montesquieu; Fonction du droit civil comparé, de
Lambert e as obras de Jhering, Maine e Pound plasmariam essa importância. René vai mais longe,
ao dizer que o direito comparado seria um instrumento da cultura geral do jurista.).
86
MICHAELS, op. cit., p. 41.
87
Id., p. 42
50
transnacional, opondo-se a uma exegese pura da lei, tendo citado autores como
Blackstone, Bynkershoeck, Heineccius, Pufendorf e Wolf; que as cortes francesas do
século XIX se baseassem em precedentes estrangeiros em suas decisões, e que
uma corte de Nova Iorque tenha citado Grotius e Pufendorf em 1805 para resolver
um caso citado até os dias de hoje.88
Essas sete funções podem ser resumidas em três passos: (1) a escolha
da aproximação para a resolução do problema; (2) o estudo, nos sistemas jurídicos,
de como esse problema seria resolvido; (3) com base nos resultados, as
similaridades são listadas, explicadas e avaliadas.89
1.2.2 Evolução do direito comparado
Quando se analisa a história do direito comparado, principalmente na
Europa, percebe-se que houve momentos de contração, com ênfase nas diferenças,
bem como momentos de integração, com base nas semelhanças. Isso era muitas
vezes influenciado pelo contexto histórico ou por uma forma de filosofia do direito
que preponderou.90 Da mesma forma, a análise poderia ficar restrita à comparação
de livros ou atingir mais profundamente a ‘lei em ação’.91
De acordo com Glenn, a história do direito comparado na Europa poderia
ser distinguida em dois períodos: um primeiro período preparatório à articulação dos
direitos nacionais (direito romano, canônico, costumeiro) e um segundo período, a
partir do século XIX, complementar à articulação dos direitos nacionais.92 Como
explica Constantinesco, o direito precisou ascender de sua condição ptolomaica
para abraçar uma visão copernicana, resultando, por força de várias mudanças
contingenciais no tráfego comercial e político, a criação de uma ciência do direito
88
Cf. GORDLEY, James. Comparative legal research: its function in development of harmonized law.
Am. J. Comp. L., v. 43, p. 555-567, 1995.
89
BRAND, Oliver. Conceptual comparisons: towards a coherent methodology of comparative legal
studies. Brook. J. Int'l L., Brooklyn, v. 32, n. 2, p. 409, 2007;
90
SCHLESINGER, Rudolf B. The past and future of comparative law. Am. J. Comp. L., v. 43, p. 477 e
ss, 1995.
91
PALMER, op. cit., p. 264.
92
GLENN, H. Patrick. Vers un droit comparé intégré? RIDC, v. 51, n. 4, p. 842, 1999.
51
comparado, deixando de ser apenas um método comparativo.93 Há autores que
contribuíram com importantes trabalhos ao longo da história para evidenciar a
comparação, embora seja somente mais tarde, no século XIX, que o direito
comparado irá se tornar realmente um método e atingirá a condição de ciência. Por
isso, há importantes autores que são considerados precursores.
Por exemplo, os ingleses, entre eles, Bacon, investigando a tradição do
civil law, teria declarado a necessidade de um sistema universal de justiça94. Além
dele, os ingleses Fortecue, Saint-German, Fulbeck, Selden e lord Mansfield teriam
criado importantes obras ou reflexões comparativas95; os italianos Azo, Bartolus96 e
Vico97; o holandês Grotius; o alemão Leibniz; o francês Montesquieu e, antes deste,
os coutumiers Dumoulin, Coquille, Loysel, e Bourjon98 usaram em larga escala
materiais de direito comparado e fizeram revelar a sua importância.99 Montesquieu,
principalmente, por ter usado esses materiais em ampla observação empíricohistórica com o objetivo de legitimar uma fonte de experiência legislativa é um dos
maiores precursores do direito comparado.100
Isso, sem dúvida, torna esses autores precursores, mas dificilmente
poderia se afirmar que o direito comparado surgiria com os mesmos, uma vez que
não havia ainda uma metodologia rigorosa ou uma ciência propriamente dita.101
É preciso chegar-se à primeira metade do século XIX para que haja as
primeiras tentativas metodológicas e de sistematização do direito comparado. Isso
se dá com os alemães do sul, da escola de Heidelberg – Thibault, Gans, Zachariae e
Mittermaier102 –, ferrenhos opositores da Escola Histórica. Esta somente tinha olhos
para o direito romano e alemão, talvez o que de mais ptolomaico houvesse no
direito, embora, paradoxalmente, seja o historicismo e a visão metodológica
diacrônica da Escola Histórica de Savigny e Eichhorn que permitiria o
93
CONSTANTINESCO, op. cit., p. 26, 47, 61.
HUG, Whalter. The history of comparative law. Harv. L. Rev., v. 45, p. 1046, 1932.
95
CONSTANTINESCO, op. cit., p. 74-77.
96
SCHLESINGER, op. cit., p. 477 e ss.
97
Cf. DEL VECCHIO, Giorgio. La comunicabilità del diritto e le idee de Vico. La Critica, v. 9, p. 58-66,
1911.
98
CONSTANTINESCO, op. cit., p. 36.
99
HUG, op. cit., p. 1047.
100
Id., 1932, p. 1050; LAITHIER, op. cit., p. 5.
101
CONSTANTINESCO, op. cit., p. 70.
102
Id., 1988, p. 95.
94
52
desenvolvimento posterior do direito comparado na boca de seus opositores.103 Há,
por exemplo, o tão aclamado debate entre Feuerbach e Gans sobre a jurisprudência
e história do direito comparado.104 Em 1810 Feuerbach declarou que:
Se anatomistas têm a sua própria anatomia comparativa, por que os juristas
não têm o seu próprio direito comparativo? Da mesma forma que a ciência
da lingüística compara línguas, se é para a jurisprudência universal (com
efeito, a academia legal tout court) vitalizar as suas necessidades, então há
que se comparar os direitos e práticas legais de todas as nações em todos
105
os tempos e em todos os lugares, o mais parecido e o mais diferente.
O alemão Zachariae, por sua vez, desenvolveu o mais importante tratado
sobre o direito francês e em razão do código de Napoleão.106 Heidelberg,
Mittermaier, Bernhöft, von Litsz, von Stein, Goldschmidt, Mayer e Köhler, da mesma
forma, desenvolveram importantes estudos comparando institutos estrangeiros.107
Köhler, principalmente, em relação à propriedade intelectual, é um dos autores mais
profícuos, tendo estudado, ao seu tempo, inclusive, a legislação latino-americana
sobre o assunto.108 Zachariae e Mittermaier, com o objetivo de solidificar o direito
comparado, fundaram em 1829 o Kritische Zeitschrift ffir Rechtswissenschaft und
103
Id., p. 98-102. É preciso criticar com todo rigor as idéias de Monateri, que afirma a gênese do
direito comparado teria surgido de um modelo ariano-romano político, atribuído ao historicismo da
Escola Histórica ou que Savigny teria proposto a função do direito romano formulado em termos
para toda Europa. Embora seja o historicismo como método que forneça as ferramentas para o
direito comparado se desvincular de uma tradição universalista do direito natural, é ele, por outro
lado, que impede o direito comparado na Alemanha, e de uma maneira geral, no mundo, uma vez
que os partidários da escola histórica somente teriam olhos para o direito alemão, justamente
nessa tradição ariano-romana de reformulação do direito romano, o que inclusive teria degenerado
no nazismo e na crença de etnias superiores. O direito comparado não surge dessa política
ariano-romana, como orgulhosamente pretende fazer crer Monateri, mas justamente da oposição
de sua consagração, ainda que pelo modelo do próprio historicismo como método. O trabalho de
Constantinesco, traduzido para o alemão e citado por Zweigert e Kötz, demonstra precisamente
isso. Assim, Monateri, talvez levado pelo orgulho de ser italiano, tenha confundido as questões. Cf.
MONATERI, Pier Giuseppe. Methods in comparative law: an intellectual overview. In: MONETERI,
Pier Giuseppe (org). Methods of comparative law. Glos: EE, 2012, p. 12-15. Aliás, o artigo de
Monetari chega a ser ‘medonho’, no sentido de endeusar o direito europeu e de tornar nulo e sem
qualquer papel outros direitos, menos ‘prestigiados’, sendo que isso é advogado abertamente pelo
autor e não interpretado das entrelinhas. Segundo ele, haveria uma ‘elite cultural’ que exerceria
papel de dominância e que o critério para o empréstimo de um direito prestigiado seria o número
de vezes com que esse direito é emprestado ou reiteradamente citado e usado pelas elites
culturais. Isso é completamente ridículo.
104
HUG, op. cit., p. 1054.
105
FEUERBACH, apud KÖTZ, M. Hein. Comparative law in Germany today. RIDC, v. 51, n. 4, 1999,
p. 753-754.
106
HUG, op. cit., p. 1056.
107
HUG, op. cit., p. 1057 e ss; KÖTZ, op. cit., p. 754.
108
Cf. KAWOHL, F. Commentary on Josef Köhler’s The Author’s Right (1880). In: BENTLY, L.;
KRETSCHMER, M (org). Primary Sources on Copyright (1450-1900). Disponível em:
<www.copyrighthistory.org>. Consulta em: 26 de dezembro de 2012.
53
Gesetzgebung des Auslandes, um proeminente periódico, dedicado exclusivamente
ao direito comparado.109
Lerminier, Laboulaye, Foelix, Foucher, Saint-Josef, Ernest Glasson e
Lévy-Ullmann criaram importantes trabalhos de direito comparado na França, sendo
que o primeiro e o segundo assumiram a cátedra de direito comparado no Collège
de France.110 Foelix, considerado o fundador do direito internacional privado na
França, em 1834, tentando fazer peso ao periódico alemão, fundou a Revue
étrangère de Législation, todavia, sem muito sucesso.111
Benthan e Austin, na Inglaterra, em um sentido muito menos expressivo,
tentaram empreender trabalhos com esse objetivo, sendo, porém, os trabalhos de
Burge e Leoni Levi que marcaram o campo britânico.112 Kent e Story, nos Estados
Unidos, empreenderam importantes trabalhos estudando o direito inglês e o direito
continental em relação ao direito norte-americano.113
Somente em 1894, quando foi fundando na Alemanha o Internationale
Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre e em
1869 na França a Société de législation Comparée, que a disciplina do direito
comparado passou a ser gradualmente reconhecida.114 Essas razões se justificaram
em parte pelo enorme sucesso internacional da Convenção de Berna, harmonizando
as questões relativas ao direito de autor.115 Essa projeção do direito comparado
também se deve ao que Kötz chama de la belle époque du droit comparé, o primeiro
congresso internacional de direito comparado que aconteceu em 1900 em Paris,
organizado por Salleilles e Lambert.116 A propósito, a importante obra de direito
comparado de Lambert, publicada em 1903, é dedicada a Salleilles, descrito como
109
HUG, op. cit., p. 1057.
HUG, op. cit., p. 1061.
111
Id., 1932, p. 1061.
112
Id., p. 1063-1065.
113
Id., p. 1066-1067.
114
KÖTZ, op. cit., p. 754.
115
Id., 1999, p. 754; RICKETSON, Sam; GINSBURG, Jane C. International Copyright and
Neighbouring Rights: the Bern Convention and Beyond. 2. ed. Oxford: Oxford University Press.
2006, v. 1, p. 359-362; RICKETSON, Sam. The Bern Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works: 1886-1986. London: Queen Mary College University of London. 1987, p. 228 e ss;
RICKETSON, Sam. People or machines: the Bern Convention and the changing concept of
authorship. Columbia-VLA Journal of Law & the Arts, New York, v. 16, p. 1-38, 1992.
116
KÖTZ, op. cit., p. 754; MECCA, Giuseppe. Un jurista del modernismo: Raymond Saleilles y los
origines del derecho comparado. Erste europäische Internetzeitschrift für Rechtsgeschichte, p.
260-270, 2010.
110
54
‘mestre’.117 O que esses dois comparatistas tinham em mente não era nada menos
do que um ambicioso projeto de um droit commun de l’humanité.118
Nesse congresso, Salleilles já afirmava que o direito comparado seria
uma ‘ciência’ cujo objeto seria descobrir os conceitos e os princípios a todos os
sistemas ‘civilizados’, que chamou de droit ideal relatif, embora, seja verdade,
confunda muitas vezes ciência com método. Salleilles baseava-se, por excelência,
no método histórico, que provinha do positivismo sociológico e do pensamento de
Jhering.119 Traduz do alemão o BGB e cria numerosos trabalhos de metodologia e
direito comparado. Refutando em grande parte a abstração do legalismo, Salleilles
buscaria renovar o método jurídico, reagindo ao legalismo estrito dos exegetas e
buscando um modelo universal que permitiria ao francês introduzir elementos
estrangeiros do direito comparado, inclusive apelando para a influência do caráter
jurisprudencial.120
Além
dele,
também
compartilhavam
dessas
idéias
de
cientificidade os europeus Levy-Ullman, Köhler, Arminjon, Nolde e Wolff, Rabel e
Brutau, bem como representando os Estados Unidos Yntema, Rheinstem e Hall,
presentes no congresso.121
Como explica Kötz, a visão que prevaleceu no Congresso foi aquela do
funcionalismo de Ernest Rabel, colocando o direito comparado ao lado de outras
ciências à época.122 Rabel dirigia o Instituto para o Direito Comparado na
Universidade de Munique. O funcionalismo, considerado o mais tradicional ‘método’
do direito comparado ganhou então força, embora venha sendo constantemente alvo
de críticas.
Da mesma forma, nos Estados Unidos, ainda que mais tardiamente do
que na Europa, o direito comparado ganhou força com a criação em 1952 do
American Journal of Comparative Law, fundando por Hessel Yntema na
Universidade de Michigan e pelos trabalhos de Rudolf Schlesinger e Arthur von
117
LAMBERT, Édouard. La function du droit civil comparé. Paris: V. Giard & E. Brière. 1903 (nessa
obra, Lambert buscou analisar o direito comum legislativo e o direito civil comparado, bem como
estudar a história do direito comparado na França e nos países vizinhos, empreendendo uma
análise sistemática sobre direito de família, bens, obrigações e atos jurídicos em relação à
sucessão, estudando o Deutsches Privatrecht.).
118
119
MECCA, op. cit., p. 263 e ss; CONSTANTINESCO, op. cit., p. 214-219.
120
Id., 2010, p. 270.
121
KAMBA, W. J. Comparative Law: a theoretical framework. Int'l & Comp. L.Q., v. 23, p. 487-488,
1974.
122
KÖTZ, op. cit., p. 755.
55
Mehren na mesma década.123 O trabalho de Schlesinger segue a mesma tradição
dos trabalhos de René David124, e Zweigert e Kötz125, uma tradição, portanto, que se
firma a partir da década de 50.126
Na Itália, igualmente, é a partir da década de 50 que o direito comparado
ganhará mais força, a partir do trabalho de Gorla127, embora devam ser ressaltados
os esforços empreendidos por Amari no século anterior, resgatado por autores como
Del Vecchio, Maroi, De Francisci e Rotondi, que empreende um direito comparado
histórico, oposto ao positivismo e ao conceitualismo sistemático germânico, que
busca construir como uma ciência empírica da pesquisa dos fatos, enfocando o seu
trabalho na análise jurisprudencial, tal como os norte-americanos.128 O funcionalismo
penetra na Itália, curiosamente, por influência norte-americana.129 É verdade,
todavia, que em 1929 Galgano funda o Instituto de Estudos Legislativos em Roma.
Uma das críticas ao direito comparado provém do movimento CLS –
Critical Legal Studies ou, de maneira mais específica, o ‘grupo de Utah’ – uma
amálgama de críticas do feminismo, pós-estruturalismo, pós-modernismo e póscolonialismo, que visa a denunciar o papel do status quo no direito comparado como
indiferente à categoria do ‘outro’ ou do ‘diferente’.130 De acordo com essas críticas
jamais se poderia compreender ou comparar outro sistema se não há uma análise
profunda do contexto social, que geralmente é trabalhado pelo sociólogo ou pelo
antropólogo, com vistas a um método ‘orgânico’.131 Outras críticas são direcionadas
propriamente aos problemas da análise funcionalista, como o problema da tautologia
ou de uma falsa teleologia, isto é, a repetição da categoria das funções, que oculta
ou não aclara a percepção daquilo que é simplesmente repetido ou que se encontra
subjacente à função; ainda, um valor oculto que é utilizado para a realização da
123
REIMANN, Mathias. The progress and failure of comparative law in the second half of the twentieth
century. Am. J. Comp. L, v. 50, p. 671-700, 2002.
124
DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes. 2002.
125
erd
ZWEIGERT, K.; KÖTZ, H. Introduction to Comparative Law. 3 ed. Oxford University Press:
Oxford. 1988.
126
REIMANN, op. cit., p. 685.
127
GORLA, Gino. Il contratto, problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico:
Milan: Giuffrè. 1955, v. I e II.
128
MONATERI, Pier Giuseppe. Critique et différence: le droit comparé en Italie. RIDC, v. 51, n. 4, p.
990, 1992.
129
MONATERI, op. cit., p. 991.
130
PETERS, Anne; SCHWENKE, Heiner. Comparative law beyond post-modernism. Int'l & Comp.
L.Q., v. 49, p. 800-834, 2000.
131
PALMER, op. cit., p. 265.
56
comparação, que é incapaz de refletir outros valores na comparação.132 Para uma
crítica à opacidade do pós-modernismo no direito comparado, ver Markesinis,
chegando a chamar essa escola, inclusive, de inútil sob um ponto de vista prático.133
Todavia, é importante deixar claro que o próprio Rabel já havia ressaltado
a importância de se investigar a ‘mentalidade’ de outra cultura, sua história,
economia, etc., o que dificilmente poderia estabelecer o funcionalismo como cego a
essas diferenças. De acordo com Rabel, nós deveríamos comparar leis
funcionalmente, não apenas o que elas dizem, mas também que problemas elas
resolvem em cada sistema; as leis deveriam ser consideradas contextualmente, nas
bases de procedimentos e instituições existentes; o contexto socioeconômico e
cultural deveria ser analisado para se atingir a profundidade do conhecimento.134
Kötz, por sua vez, é um discípulo de Rabel e, de acordo com Markesinis, declarava
a necessidade de se analisar as normas ‘em seu contexto’ de forma
multidimensional. Nesse sentido, pode ser entendido que o tratado de Zweigert e
Kötz segue a tradição rabeliana do funcionalismo, embora reduzindo a importância
prática atribuída a um estudo histórico mais aprofundado.135
1.2.3 Debates mais recentes no direito comparado
Em relação ao estudo do método de pesquisa no direito comparado, é
comum a contraposição entre duas correntes para indicar como as idéias em relação
ao tema podem ser completamente antagônicas. A primeira delas, chamada de
aproximação pela convergência (convergence approach), foi proposta por Sir Basil
Markesinis, de caráter funcionalista.136 Segundo essa teoria, embora diferenças
entre sistemas jurídicos existam, no nível do problema de sua contextualização, as
soluções funcionais aos problemas tendem a ser similares, isto é, aquilo que
132
TURNER, Jonathan H.; MARYANSKI, Alexandra R. Is neofunctionalism really functional?
Sociological Theory, v. 6, n. 1, p. 110-121, 1988.
133
MARKESINIS, Basil. Comparative law in the courtroom and classroom: the history of the last thirtyfive years. Oxford: Hart Publishing. 2003, p. 51 e ss.
134
REIMANN, op. cit., p. 679-680; KÖTZ, op. cit., p. 755.
135
MARKESINIS, Basil. Comparative law in the courtroom and classroom: the history of the last thirtyfive years. Oxford: Hart Publishing. 2003, p. 39.
136
MARKESINIS, Basil S. Foreign law & comparative methodology: a subject & a thesis. Oxford: Hart
Publishing. 1997.
57
realmente importa ao comparatista.137 A busca de similaridades, assim, nos sistemas
legais, common law e civel law, conduz a sua maior integração, principalmente
quando direcionados à análise de fatos e de casos. Como explica Markesinis “uma
forma de obter o meu objetivo foi fundir o common law e o civil law ensinando
técnicas e apresentando o meu objeto por meio de casos”.138 Para tanto, Markesinis
teve que optar por colocar de lado o conceitualismo de outro sistema e descobrir as
verdadeiras políticas não-expressas que jaziam por trás das situações fáticas, que
se analisadas sob o ponto de vista dos conceitos, renderia poucos resultados.139
Assim, optou por uma aproximação funcional e não conceitual, por meio de exegese,
comparação, e um percurso histórico.140 Por exemplo, para analisar o sistema
alemão, rigorosamente construído pelos pandectistas, foi necessário desconstruí-lo
e depois reconstruí-lo, de forma a torná-lo palatável por meio do estudo de casos.141
Conforme afirma o inglês, a base de sua técnica está na aproximação
histórico/comparativa germânica, por meio do estudo de dados empíricos.142
Todavia, o seu livro não aprofunda qualquer questão relativa ao método. O livro
deve ser visto como um testemunho empírico e prático, da coletânea dos textos que
reúne, dos inúmeros anos de comparatista e professor, de que o método funcional
aplicado rende frutos e ‘funciona’. Segue a mesma tradição de Zweigert e Kötz,
embora dirigindo a sua preleção para o estudo de casos. Como a maioria dos
comparatistas, seus esforços estão direcionados para estudar a coisa em si, para
não cair na crítica de Radbruch de que as “ciências que são muito preocupadas com
a sua própria metodologia são ciências doentes”.143
Em sentido oposto, situa-se a teoria da não-aproximação pela
convergência (non-convergence approach), proposta por Pierre Legrand, de índole
culturalista.144 Segundo essa teoria radical, o direito é uma parte muito maior de uma
cultura jurídica, uma parte viva, que não se limita a sua moldura jurídica. Partindo-se
dessa premissa, focar nas similaridades seria errado ou apenas superficial, uma vez
que cada cultura constrói a sua própria identidade cultural, de acordo com diferentes
137
MOROSINI, op. cit., p. 545.
MARKESINIS, op, cit., p. 3.
139
Id., 1997, p. 4.
140
Id., p. 5.
141
Id., p. 6.
142
Id., p. 10.
143
Ver citação em ZWEIGERT; KÖTZ, op. cit., p. 33.
144
LEGRAND, Pierre. Le Droit Comparé. Paris: Universitaire de France. 1999.
138
58
necessidades e movimentos.145 Disso resulta que soluções funcionais nem sempre
tenderão à similaridade, o que seria até mesmo contraintuitivo. O estudo comparado,
dessa maneira, não seria um estudo para a busca da função, mas um exercício
hermenêutico (démarche herméneutique),146 o que eliminaria qualquer possibilidade
de um transplante legal.147 Aliás, para Legrand, o método seria ‘formalista’ e
inaceitavelmente ‘unidimensional’,148 o que o autor substitui pelo estudo da
mentalité, isto é, as estruturas cognitivas, que estão na apreciação da cultura que
subjaz à legalidade.149 É por isso que se diz aproximação pela não-convergência,
pois uma vez que o comparatista estude a cultura, a história, a política, a ideologia,
etc., verá inúmeras diferenças em relação ao objeto estudado. Ao contrário, o
funcionalismo, porque enfoca as funções, e as semelhanças e diferenças em relação
a estas, estará sempre mais disposto a identificar convergências com o objeto
pesquisado.150
A crítica é a de que o funcionalismo seria capaz de desvendar apenas
uma camada do direito comparado – o aspecto técnico –, faltando ao mesmo à
capacidade de compreender significados subjacentes, como o contexto ideológico,
social, político e econômico das normas. Partindo dessa premissa, para os
culturalistas, o estudo comparado só tem sentido em sua perspectiva crítica, para
afastar idéias congeladas no direito interno, não ultrapassando tais condições. Não
se poderia falar, assim, na criação de um modelo, mas apenas de um relativismo
145
MOROSINI, op. cit., p. 546. Cf., outrossim, LEGRAND, Pierre. Questions à Rodolfo Sacco. RIDC,
v. 47, n. 4, p. 943-971, 1995 (entrevista entre Legrand e Sacco, por meio da qual fica evidente, em
função das perguntas feitas por Legrand a Sacco, uma concepção culturalista do direito
comparado daquele, dando bastante importância à análise do passado do comparatista, sua
formação, como essa formação interferiria na análise do comparatista, e como o comparatista se
comportaria em relação ao ‘outro’.).
146
BRAND, op. cit., p. 429.
147
BRAND, op. cit., p. 429; AJANI; ANDERSON; AMAYUELAS; PASA, op. cit., p. 27. É importante
notar que, embora geralmente o direito comparado tenha sido considerado como uma ciência na
França, nunca houve muita unidade em relação ao método adotado. Houve uma profunidade de
trabalhos que se ocuparam do problema, embora uma coerência interna ainda não exista, ainda
que haja grande importância em relação às categorias epstemológicas. Cf. PICARD, Etienne.
L'état du droit comparé en France. RIDC, v. 51, n. 4, p. 885-915, 1999.
148
Ver citações em GLANERT, op. cit., p. 62.
149
Ver citações em SAMUEL, op. cit., p. 64.
150
É comum que autores comparatistas, embora recebendo bem análises históricas, não vêem a
necessidade de seu estudo no direito comparado para legitimá-lo, preferindo a análise de institutos
e sistemas funcionalmente. Um desses comparatistas, por exemplo, é Alan Watson. Cf. WATT,
Gary. Comparison as deep appreciation. In: MONETERI, Pier Giuseppe (org). Methods of
comparative law. Glos: EE, 2012, p. 82. Todavia, a historicidade é de grande importância, tanto
que não se sabe, em alguns casos, distinguir onde começa o direito comparado e onde termina a
análise histórica.
59
lingüístico.151 Não se fará menção aqui a outras teorias.152 De fato, existem
limitações epistemológicas153 evidentes em relação ao ‘método’, que não podem ser
ignoradas, como a sua característica especulativa, que levaram Mallarmé a dizer
que todo o método é ficção e Heidegger que qualquer método é um método-nomundo.154 Gadamer demonstrou que é impossível suprimir a dimensão ontológica e
de facticidade do sujeito que interpreta, o que se aplicaria para qualquer
comparatista.155
O debate proposto, portanto, entre Legrand e os funcionalistas, como
Zweigert e Kötz, ou autoproclamados neo-rabelianos, como Markesinis156, está na
diferença entre a interpretação hermenêutica e a interpretação funcional.
Como
explica Samuel, a interpretação hermenêutica é vertical, uma vez que envolve a
relação entre dois objetos, o significado (o que é expresso) e o significante (o que é).
O
significante,
portanto,
seria
representado
pela
mentalidade
cultural.
A
interpretação funcional, por outro lado, estabelece uma relação circular, no qual o
significante é apenas outra função.157 Isso significa que, epistemologicamente, os
funcionalistas podem estar atuando sobre premissas que falsamente compreendem
o significante ou distorcem o seu papel.158 Embora uma análise hermenêutica seja
mais profunda, não significa que seja melhor do que aquela funcional, uma vez que
existem níveis de interpretação hermenêutica, umas mais profundas, outras menos.
Interpretações hermenêuticas menos profundas, por exemplo, não podem se dizer
melhores que interpretações funcionais.159 Da mesma forma, o funcionalismo pode
se provar um estágio inicial, juntamente com uma análise hermenêutica, que se
151
BRAND, op. cit., p. 429 e ss.
Para uma análise robusta, cf. BRAND, Oliver. Conceptual comparisons: towards a coherent
methodology of comparative legal studies. Brook. J. Int'l L., v. 32, n. 2, p. 405-466, 2007
(discutindo outras escolas metodológicas, como Comparative Law and Economics e Critical
Comparative Law, bem como propondo o seu modelo de Conceptual Comparisons).
153
No direito, a epistemologia, está centrada, de um lado, no cartesianismo, e nos juristas que
estudavam a disciplina no direito como um mos geometricus e, de outro, no mos Italicus e no
common law medieval, pouco interessado em questões de contrução de sistemas. A
espistemonlogia pode ser validade de três formas: em termos de credibilidade em relação à
correspondência da percepção de alguém; em termos de coerência interna, como meio de
credibilidade de suas premissas internas e de sua validação; ou em termos de consenso, isto é,
haveria credibilidade, uma vez que a maioria concordaria. Cf. SAMUELS, op. cit., p. 45 e 57.
154
Ver referência em GLANERT, op. cit., p. 69-70.
155
Id., 2012, p. 70-74.
156
É o próprio autor que se intitula neo-rabeliano. Cf. MARKESINIS, Basil. Comparative law in the
courtroom and classroom: the history of the last thirty-five years. Oxford: Hart Publishing. 2003.
157
SAMUEL, op. cit., p. 61.
158
Id, 2004, p. 61.
159
Id., p. 62.
152
60
provará ou não correta quando ambas as interpretações forem fundidas em um nível
estrutural posterior, de maior profusão, que pode ser conciliatório entre ambas as
aproximações.160
O
plano metodológico
da
pesquisa
proposta
está
baseado
no
funcionalismo por equivalência, e, portanto, mais nas idéias teóricas de Markesinis e
Michaels.161 Michaels tem o mérito de tentar uma sistematização do funcionalismo
mais correta do que aquele de Zweigert e Kötz, em que buscou uma maior
fundamentação teórica, bem como corrigir alguns dos problemas do trabalho dos
alemães. Markesinis, todavia, tem o mérito de basear o seu método no estudo de
casos e decisões judiciais, o que será em grande medida utilizado no presente
trabalho.
Isso porque, embora soluções funcionais no campo do direito de
propriedade intelectual, não necessariamente tendam à similaridade (praesumptio
similitudinis), muito de sua base internacional e histórica comum abre uma
possibilidade para tal perspectiva.162
Diferenças, inegavelmente, existem, mas podem ser “contornadas” pela
base comum das soluções intentadas – um núcleo funcional comum e equivalente
de soluções, que é o objetivo da própria análise funcionalista. Se a técnica dos
institutos é analisada, pode-se extrair um núcleo funcional, que independe de uma
pesquisa sociológica163, porque se considera os fundamentos dos institutos. O
transplante legal do instituto da paródia, nos Estados Unidos, para o Brasil, fica,
portanto, possibilitado, pelo menos em relação ao seu campo de domínio lógico e
funcional. Isso já seria suficiente para fundamentar e validar a cachaça João
Andante. Indo além, todavia, teria que ser verificado, dado a grande diferença do
tratamento à primeira emenda norte-americana e a liberdade de expressão no Brasil,
se o contexto cultural, social e jurídico permitiria esse transplante, uma vez que
mesmo o funcionalismo rabeliano ou neo-rabeliano pressupõe estudar ao máximo a
questão à luz da comparação. O trabalho, de toda sorte, somente se proporá a
160
Id., p. 64.
Cf. MARKESINIS, Basil. Comparative law – a subject in search of an audience. MLR, v. 53, n. 1,
January, p. 1-21, 1990; MARKESINIS, Basil. Litigation-mania in England, Germany and the USA:
are we so very different? Cambridge L.J., v. 49(2), July, p. 233-276, 1990; MARKESINIS, Basil.
French System Builders and English problem solvers: missed and emerging opportunities for
convergence of French and English law. Texas International Law Journal, v. 40, p. 663-690, 2005;
MARKESINIS, Basil. Understanding American law by looking at it thought foreign eyes: towards a
wider theory for the study and use of foreign law. Tul. L. Rev., v. 81, p. 123-185, 2007.
162
Basta pensar na Convenção de Berna, na Convenção da União de Paris e no Acordo TRIPs.
163
Alguém ficaria surpreso, todavia, com as relações que podem exitir e ser intercambiantes entre a
sociologia da lei e o direito comparado. ZWEIGERT; KÖTZ, op. cit., p. 10-12.
161
61
analisar a cultura jurídica, tomando por base um precedente do STF sobre a
questão, a fim de investigar se as grandes diferenças entre a cultura jurídica norteamericana e a cultura jurídica brasileira poderiam ser compatíveis nesse campo.
Uma pesquisa histórica sobre o republicanismo brasileiro e norte-americano e sobre
a idéia de liberdade de expressão, infelizmente, não será feita no trabalho, embora
fosse desejável. Isso dependeria do auxílio de um historiador treinado no campo da
História.
Para se erradicar os problemas da própria análise, o núcleo funcional é
sempre objeto de teste e avaliação – resultados grosseiros são desprezáveis,
enquanto resultados próximos são aceitáveis. É nesse sentido que o método jurídico
comparativo é valido como propósito de pesquisa e reformulações jurídicas do
próprio direito interno. Não se dá importância, portanto, a pequenas diferenças.
1.2.4 Alguns problemas inerentes ao método jurídico comparativo
O método jurídico comparativo, todavia, em razão de sua própria
complexidade, suscita alguns esclarecimentos. O primeiro deles, dentro da noção de
abertura ontológica do próprio comparatista, postula que uma análise que não se
pretenda ver presa à letra morta das legislações estrangeiras, será produzida,
inevitavelmente, com distorções do intérprete. Isso porque a objetividade é uma
epistemologia perniciosa, em que há sempre uma medida de sugestibilidade
cultural.164
Assim o comparatista é sempre um observador-participante.165 Nesse
sentido, ele sempre buscará uma estratégia pragmática, focada em determinados
institutos, arbitrariamente escolhidos pelo mesmo, perdendo de vista, portanto, os
164
LEGRAND, op. cit., p. 266; HOECKE, Mark Van; WARRINGTON, Mark. Legal cultures, legal
paradigms and legal doctrine: towards a new model for comparative law, Int'l & Comp. L.Q., v. 47,
p. 515, 1998 (argumentando que cada comparatista teria o seu próprio paradigma, que já seria
responsável por de alguma forma determinar valores iniciais pré-existentes à sua pesquisa. No
caso dos comparatistas da cultura ocidental vetores como o racionalismo, o individualismo e o
positivismo seriam predominantes).
165
Id., 1955, p. 266. Também sobre o aspecto subjetivo da pesquisa comparada, cf. LAITHIER, Yvesmarie. Droit comparé. Paris: Dalloz. 2009, p. 16.
62
rituais e as ideologias de outra cultura jurídica.166 Isso muitas vezes irá redundar em
um formalismo legal, com vistas a um mercado global, que simplesmente irá ignorar
outras contingências culturais, como os direitos de liberdade ou de acesso aos
produtos intelectuais. Por outro lado, “l’idéologie de l’autosuffisance culturalle n’est
pas autre chose que lìdéologie du retard”.167 Todavia, isso não quer dizer que essas
distorções, por atuação do comparatista, não possam ser reduzidas, com base não
somente em uma extensa bibliografia sobre o direito estrangeiro, mas também pela
rigidez de seleção dos casos comparados e testes das soluções funcionais. A
neutralidade, não obstante, é impossível de ser atingida. O aculturamento jurídico,
por outro lado, é sempre uma questão que permanece.168
A pretensão, todavia, não é de natureza “formalista”. Em todo o trabalho
será indicado os conflitos e tensões que pairam sobre os institutos das marcas e das
paródias, bem como a natureza ideológica dos mesmos. É por isso que, na análise
dos sistemas jurídicos, deve-se buscar evitar grandes generalizações; a construção
ideal é partir de tópicos pequenos usados como pontos de partida para
gradualmente atingir-se o quadro geral.169
1.3 Justificativas para o estudo do direito de paródia das marcas na
perspectiva comparada do direito norte-americano
Por que o estudo comparado nesse campo? Atualmente, em função da
crescente harmonização e convergência das legislações sobre o assunto, a
propriedade intelectual se torna um direito prima facie internacional, de modo que o
método jurídico comparativo se torna extremamente atrativo, tornando-se preferível
166
ZUMBANSEM, Peer. Comparative law’s coming of age? Twenty years after Critical Comparisons.
GLJ, v. 6, n. 7, p. 1076, 2005. Cf., outrossim, KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções
científicas. São Paulo: Perspectiva. 2011 (descrevendo a ciência como uma permanente busca
para se preservar o status quo de cientistas. A revolução científica, assim, ao contrário de algo em
pró do conhecimento ou voltado para o conhecimento, seria algo muito mais relacionado à
impossibilidade de o pensamento dominante se manter em função de uma prova irrefutável do
paradigma apontado como falso. Cientistas, assim, seriam grupos rivais, que buscam se sustentar
em suas mesmas estruturas, atribuindo-se à ciência, portanto, uma dimensão muito mais
comezinha, mundana e subjetiva do que o suposto aspecto ‘nobre’ da neutralidade do
conhecimento científico.).
167
LAITHIER, op. cit., p. 19.
168
LAITHIER, op. cit., p. 20.
169
MARKESINIS, op. cit., p. 2.
63
a outros métodos, pelo menos em relação à Propriedade Intelectual, em razão de
sua própria estrutura internacional jurídica e econômica.
Atualmente, portanto, ignorar o direito comparado das marcas nessa área
não é mais possível, principalmente em relação a sua enorme mudança, apenas na
última metade do século XX.
Tal aproximação não é de qualquer forma despropositada, na medida em
que novos ramos do direito, como a propriedade intelectual e o comércio eletrônico,
desvinculam-se, sobremaneira, da tradição romana. São, assim, institutos novos e a
fortiori, com formulação internacional, o que elimina grande parte das diferenças que
poderiam sobrevir de outros institutos mais antigos, fincados no direito romano, com
base na tradição dos sistemas jurídicos.170
Além disso, a idéia da impossibilidade de comparação de sistemas
jurídicos diversos é uma questão hoje ultrapassada. A comparação dispõe de
instrumentos necessários. Não importam as grandes diferenças entre os sistemas
jurídicos, seja o norte-americano, seja o europeu; os sistemas tradicionais sem
escrita, como alguns sistemas africanos, ou, ainda, a comparação com alguns
sistemas socialistas. Tudo é passível de comparação.171
Isso é extremamente relevante, na medida em que o método jurídico
comparativo, principalmente o estudo de casos, permite: (1) corrigir ou melhorar o
direito nacional; (2) moldar o desenvolvimento da legislação nacional; (3) corrigir ou
completar o quadro do sistema estrangeiro por meio dos escritos de sua doutrina; (4)
revelar o que o direito realmente é ou porque é o que é.172
O sistema escolhido deve ser seletivo ratione materie. Precisa ser
escolhido em razão de sua riqueza, desenvolvimento, relevância e transplantação.173
O primeiro passo determinante dessa escolha diz respeito ao valor intrínseco do
sistema, testado pelo tempo (intrinsec and time-tested value).174 O sistema norteamericano, nesse sentido, satisfaz de maneira suficiente o primeiro passo, na
medida em que é o maior mercado de propriedade intelectual, com inúmeros
170
MARKESINIS, 2005, p. 666.
GAMBARO, Antonio; SACCO, Rodolfo; VOGEL, Louis. Traité de droit comparé: le droit de
lòccident et dàilleurs. Paris: LGDJ. 2011, p. 256.
172
MARKESINIS, op. cit., p. 3 e ss.
173
MARKESINIS, op. cit., p. 177.
174
Id, 2007, p. 179.
171
64
registros de casos, artigos, periódicos especializados e cursos próprios em
universidades com padrão de excelência em escala internacional.
Em junho de 2010, i.e, o Senate Committee on the Judiciary ouviu o
testemunho do Office of the Intellectual Property Enforcement Coordinator e dos
principais CEOs das maiores indústrias de entretenimento dos Estados Unidos.175
Foi estimado, no Congresso, que os valores da propriedade intelectual norteamericana anuais chegam a cinco trilhões de dólares (1/3 do valor de mercado
norte-americano e 40% do produto doméstico) e que a propriedade intelectual
emprega atualmente, apenas nos Estados Unidos, oito milhões de trabalhadores.176
Como pode se perceber apenas pela rápida introdução ao tema, a
paródia de marcas nos Estados Unidos possui uma grande riqueza legislativa,
econômica, judicial e doutrinária. A defesa da paródia foi ampliada e expressamente
codificada pela TDRA, como uma decorrência da necessidade de se fortalecer as
defesas de fair use.
Dinâmico, em constante evolução, possui uma base de
precedentes sobre paródias que outro sistema pode dificilmente igualar. Da mesma
forma, a idéia de diluição é norte-americana, embora o seu criador, Schechter, tenha
se inspirado para criá-la em um precedente alemão – o caso da marca Odol.
Portanto, é o sistema mais indicado para a realização da pesquisa, e não um mero
modismo acadêmico.
175
S. REP. No. 111-373, at 9 (2010). Cf. ESPINOSA, Grace. Internet piracy: is protecting Intellectual
Property worth government censorship? Tex. Wesleyan L. Rev., v. 18, p. 323, 2011.
176
ESPINOSA, op. cit., p. 323.
65
CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO À TEORIA GERAL DA MARCA NOS ESTADOS
UNIDOS E NA UNIÃO EUROPÉIA
1 AS FUNÇÕES DA MARCA E SUA RELAÇÃO COM A ANÁLISE ECONÔMICA
DO DIREITO
1.1 Estados Unidos
We do not need trademark protection just to be sure of having enough
words, though we my need patent protection to be sure of having enough
inventions and copyright protection to be sure of having enough books,
movies, and musical compositionsY the case for property rights is much
stronger in the former instance then in the latter.
(William M. Landes; Richard A. Posner)
The explanation traditionally given is that these judges are reluctant to grant
broad ‘rights in gross’ in words, images, or product features. They suffer, in
other words, from the condition common to centuries of trademark thinking:
monopolyphobia.
(Barton Beebe)
A importância de um direito como a marca é geralmente relacionado a
duas funções nos Estados Unidos: a) redução dos custos de procura dos
consumidores, tornando produtos e produtores mais facilmente identificáveis no
mercado (source function); e b) incentivos gerados para o investimento contínuo na
qualidade dos produtos (quality function ou public function).177 Esse tipo de
177
Cf. Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co., 515 U.S. 159, 163-64 (1995) (afirmando que as marcas
reduzem o tempo de compra e de fazer decisões sobre a compra, bem como permitem aos
titulares investirem em expedientes de contínua qualidade de produtos); W.T Rogers Co. v. Keane,
778 F. 2d 334, 338 (7th Cir. 1985); LANDES, William M.; POSNER, Richard A. Trademark Law: an
economic perspective. The Journal of Law and Economics, v. 30, p. 265-309, 1987; LANDES,
William M.; POSNER, Richard A. The economics of trademark law. TMR – The Trademark
Reporter, v. 78, p. 267-306, 1988; LANDES, William M.; POSNER. The economic structure of
intellectual property law. Cambridge: Harvard University Press. 2003; GRIFFITHS, Andrew. An
economic perspective on Trade Mark Law. Cheltenham: EE. 2011; BONE, Robert G. Hunting
goodwill: a history of the concept of goodwill in trademark law. B.U. L. Rev., v. 86, p. 547-622,
2006; KRATZKE, William P. Normative economic analysis of trademark law. Memphis St .U. L.
66
fundamentação é de natureza utilitária ou consequencialista, oposta a uma
fundamentação de ordem deontológica, bastante conservadora, que visa apenas à
maximização da riqueza e da eficiência do mercado.178 Embora esse filtro redutor de
complexidades possa ser alvo de críticas bem argumentadas,179 fato é que a análise
do direito das marcas predominantemente pauta-se na idéia de que deva ser
analisado com base na promoção de eficiências econômicas180, ignorando, porém, o
178
179
180
Rev., v. 21, 1991, p.199-290; KLIEGER, Robert N. Trademark dilution: the whittling away of the
rational basis for trademark protection. U. Pitt. L. Rev., v. 58, 1997, p. 789-866.
Cf. MILLER, Jeremy M. Economic analysis of legal method and law: the danger in valueless
values. Gonz. L. Rev., v. 21, p. 425-455, 1986 (criticando arduamente o que considerada a visão
mais retrógrada e perigosa do positivismo de Posner); MALLOY, Robin Paul. Is Law and
Economics moral? – humanistic economics and a classical liberal critique of Posner’s economic
analysis. Val. U. L. Rev., p. 147-161, 1990 (explicando que a visão de Posner é apenas uma visão
entre as várias possíveis no campo da Law and Economics, como as visões concorrentes de
Bruce Ackerman, advogando uma perspectiva liberal, e Richard Epstein, advogando um modelo
libertário. Para um liberal clássico, como Adam Smith ou Malloy, por exemplo, o mercado, a
eficiência e a maximização da riqueza jamais seriam um fim em si mesmo, como advogado por
Posner, mas meios para um fim mais nobre, isto é, a liberdade individual e a liberdade de uma
maneira geral.). Visões ideológicas, portanto, no próprio campo da Law and Economics poderiam
apontar para políticas públicas sensivelmente diferentes em relação à análise econômica das
marcas, principalmente no que diz respeito à concessão de mais ou menos direitos para os
titulares de marcas. Uma visão como a de Posner, que somente enfoca timidamente a lei como
um vetor simplesmente para a maximização da riqueza e da eficiência do mercado poderia ter
conseqüências antihumanistas e antilibertárias, que não promovem de modo algum, por exemplo,
a liberdade de novos players, da livre escolha informada de consumidores ou da possibilidade de
liberdade artística nas paródias de marcas, uma vez que favorece a doutrina da diluição, porém
com certos limites. O próprio Posner, conforme será visto no capítulo III, somente admite paródias
de marcas (alvo), mas não a sátira de marcas (arma), o que somente faria sentido para o direito
de autor, uma vez que mesmo para as sátiras não seria provável que os titulares de marcas, dado
à sua própria linguagem monológica, estivessem mais dispostos a licenciá-las para referidos usos.
Cf. BEEBE, Barton. The Semiotic Analysis of Trademark Law. UCLA Law Review, v. 51, p. 623704, 2004; NASER, Mohammad Amin. Revisiting the philosophical foundations of trademarks in
the US and UK. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 2010.
Cf. POSNER, Richard. The economic approach to law. Tex. L. Rev., v. 53, p. 757-782, 1975;
POSNER, Richard. Utilitarianism, economics, and legal theory. J. Legal Stud., v. 8, p. 103-140,
1979; POSNER, Richard. The decline of law as an autonomous discipline: 1962-1987. Harv. L.
Rev., v. 100, p. 761-780, 1987; COASE, H.R. The problem of social cost. J.L. & Econ., v. 3, p. 169, 1960; CALABRESI, Guido. Some thoughts on risk distribution and the law of torts, Yale L. J., v.
70, n. 4, p. 499-553, 1961; TREBILCOCK, Michael J. The limits of contract. Cambridge: Harvard
University Press. 1997. Há basicamente três perspectivas: a economia positiva (positive
economics), a economia normativa (normative economics) e a economia política (politic
economics). A primeira se baseia na idéia segundo a qual os indivíduos são motivados
racionalmente para a realização de seus interesses individuais, no sentido de maximizar suas
utilidades, sujeitos às constrições e às opções de escolha. Em outras palavras, a análise de
precondições por meio dos impactos econômicos, os padrões alocativos e distributivos da política,
e a maneira pela qual os indivíduos responderiam aos incentivos e desincentivos em cumprir
aquela política. Assim, embora não seja função da economia positiva determinar o ‘certo’ ou o
‘errado’ da pena de morte, não obstante um estudo de economia positiva pode demonstrar que a
abolição da pena de morte poderá contribuir significativamente para um aumento na taxa de
homicídios. Nesses termos, o estudo positivo acaba por contribuir para o debate ético da pena de
morte, mesmo que em um primeiro momento não estivesse preocupado com questões de
validação normativa. A segunda perspectiva, aquela da economia normativa, busca responder se
uma transação particular, se uma política proposta ou se uma mudança legal tornaria os
indivíduos afetados pela alteração em termos de como eles percebem o seu próprio bem estar.
67
papel de outros importantes fatores de política pública, como, i.e, o direito à
liberdade de expressão e o direito de novos concorrentes a entrarem no mercado.
Com efeito, é tão recorrente referida explicação que o próprio USPTO – United
States Patent and Trademark Office –, fornece a seguinte definição: “A função
primária da marca é para indicar origem. Contudo, a marca também serve para
garantir a qualidade dos bens e, por meio de promoção, serve para criar e manter a
demanda pelo produto.”181 Todavia, pode ser dito também que indiretamente, a lei
das marcas está infundida com concepções deontológicas e morais de labor-desert,
provindas da labor theory de John Locke, principalmente quando algumas cortes se
agarram em noções contrárias às práticas de free-riding para ampliar os direitos
proprietários dos titulares de marcas em contextos em que inexiste o fator de
confusão.182
181
182
Esse tipo de pensamento é associado por Epstein e Ackerman como equivalente ao utilitarismo de
Bentham e Stuart Mill, geralmente porque os próprios economistas e juristas desse campo não
diferem entre “utilidade” e “bem-estar”. Todavia, como tentou demonstrar insatisfatoriamente
Posner, a análise econômica normativa e o utilitarismo seriam diferentes, pois os fatores de
“maximização da felicidade”, utilizados pelos utilitaristas em suas análises ambíguas, não são
aqueles utilizados na análise econômica. Apontando essas pseudo-justificativas como imorais,
dúbias e não-científicas, cf. MALLOY, Robin Paul. Is Law and Economics moral? – humanistic
economics and a classical liberal critique of Posner’s economic analysis. Val. U. L. Rev., p. 147161, 1990. Por exemplo, a teoria de Posner justificaria a escravidão, bem como excluiria pessoas
sem recursos da sociedade e do governo, sem que Posner seja capaz de fundamentar referido
quadro para além de uma simples escolha subjetiva. Não obstante, para o pensamento da
economia normativa há um ceticismo sobre a idéia de eficiência das decisões coletivas nas mãos
do Estado, atribuindo-se um alto valor normativo aos regimes de negócios privados e a ordenação
privada. A terceira perspectiva é aquela ligada ao pensamento dos liberais, como Mill, Hayek,
Friedman e Nozick, que atribuem um valor central à autonomia privada como um valor social e
uma precondição essencial à liberdade privada – uma noção deontológica da autonomia como um
bem em si mesmo, por ser o legítimo exercício do direito ao autogoverno e a autodeterminação.
Cf. FLETCHER, Patricia Kimball. Joint registration of trademarks and the economic value of
trademark system. U. Miami. L. Rev., v. 36, p. 297-335, 1982.
A literatura da labor theory no campo do direito de autor e da patente é bastante rica. Cf.
MOSSOFF, Adam. Locke’s Labor Lost. U. Chi. L. Sch. Roundtable, v. 9, p. 155-164, 2002;
MOSSOFF, Adam. What is property? Putting the pieces back together. Ariz. L. Rev., v. 45, p. 371443, 2003; MOSSOFF, Adam. Is Copyright Property? San Diego L. Rev., v. 42, p. 29-43, 2005;
MOSSOFF, Adam. Who care what Thomas Jefferson though about patents? Reevaluating the
patent “privilege” in historical context. Cornell L. Rev., v. 92, p. 953-1012, 2007; MOSSOFF, Adam.
Patents as constitutional private property: the historical protection of patents under the takings
clause. B.U. L. Rev., v. 87, p. 689-724, 2007; HUGHES, Justin. The Philosophy of Intellectual
Property. Geo. L.J, v. 77, p. 287-366, 1989; HUGHES, Justin. Copyright and incomplete
historiographies: of piracy, propertization, and Thomas Jefferson. S. Cal. L. Rev., v. 79, p. 9031084, 2006; HUGHES, Justin. Locke’s 1694 Memorandum (and more incomplete copyright
historiographies). Cardozo. L. Rev., v. 27, p. 555-572, 2010; SPITZLINGER, Roland. On the Idea
of owning ideas: applying Locke’s labor appropriation theory to intellectual goods. Masaryk U. J.L.
& Tech., v. 5, n. 2, p. 273-287, 2011. Em relação à marca, todavia, bases lockeanas de
fundamentação também vêm sendo pesquisadas. Defendendo a sua aplicação, ainda que com
alguns limites, i.e, SAKULIN, Wolfgang. Trademark protection and freedom of expression: an
inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European law.
Rotterdam: Wolters Kluwer. 2011. Defendendo a sua não aplicação para as marcas, i.e. NASER,
68
1.1.2 União Européia
Essa forma de pensar econômica não encontra eco somente nos Estados
Unidos, mas também na União Européia. A lei das marcas e da concorrência
desleal, bem como as leis relacionadas à concorrência, são vistas como um meio
complementário
de
se
atingir
um
sistema
regulatório
economicamente
significativo.183
The European Court of Justice (ECJ)184, no julgamento do caso L’Oréal v.
Bellure185 decidiu que as funções das marcas incluem a garantia de qualidade dos
bens e dos serviços, bem como as funções de comunicação, investimento, e
propaganda, uma vez que as marcas protegem o investimento dos titulares, provém
incentivos econômicos, e criam condições para mais inovação e investimento.186
Mohammad Amin. Revisiting the philosophical foundations of trademarks in the US and UK.
Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 2010.
183
Cf. CUNNIGHAN, M. A. A complementary existence: an economic assessment of the trademark
law and competition law interface in the European Community. Tul. Eur. & Civ. L.F., v. 10, p. 141171, 1995.
184
Criada em 1952, The European Court of Justice for Coal and Steel Communities (Court of Justice
ECSC), assumiu o nome de Court of Justice of the European Communities (Court of Justice – EC)
em 1958, com a entrada em vigor do Tratado de Roma. Posteriormente, com a entrada em vigor
do Tratado de Lisboa em 2009, passou a possuir a designação corrente – Court of Justice of the
European Union. Cf. RONCAGLIA, Pier Luigi; SIRONI, Giulio Enrico. Trademark functions and
protected interests in the decisions of the European Court of Justice. TMR, v. 101, p.147, 2011. No
que se refere à aplicação do direito das marcas, a jurisprudência da ECJ pode ser dividida em dois
momentos: a) (1970-1990), quando a corte estabeleceu os princípios cardeais da proteção das
marcas com base no tratado que estabeleceu a União Européia, onde o direito da marcas
conflitava bastante com o princípio da livre circulação dos bens; e b) (1997 em diante), quando a
corte, a partir do caso Sabel, com base na própria legislação comunitária das marcas, passou a
decidir os casos (First Council Directive 89/104/EEC, de Dez. 21, 1988, para a aproximação das
leis dos Estados Membros relativas às marcas [O.J. 1989 L 40, p. 1], emendada pelo Agreement
on the European Economic Area, de Mai. 2, 1992 [O.J. 1994 L 1, p. 3], agora substituída pela
Directive 2008/95/EC do European Parliament and of the Council of Oct. 22, 2008 [O.J. 2008 L
299, p. 25]. Cf. RONCAGLIA; SIRONI, op. cit., p. 147. Por meio da instituição do Council
Regulation 40/94, 20 dez., 1993, criou-se a marca comunitária (CTM), cujo registro é válido em
todo o território da União Européia. As marcas são registradas no Office for Harmonization in the
Internal Market (marcas e designs) (OHIM), cujo sistema é diferente dos sistemas nacionais de
registro. Cf. Student Notes. Trademark Law in the European Union: an over view of the case law of
the Court of Justice and the Court of First Instance (1997-2001). Colum. J. Eur. L., v. 9, p. 176,
2003. As cortes nacionais dos Estados membros da União Européia, podem, em determinados
casos, quando tenham dúvidas ou precisem clarificar algumas disposições das diretivas sobre
marcas, referendar os casos para que a ECJ decida. Da mesma forma, disputas provindas do
registro da CTM podem ser apeladas da Court of First Instance (CFI), renomeada General Court
pela Tratado de Lisboa, para a ECJ, da mesma forma renomeada para Court of Justice of the
European Union. Cf. MICHAELS, Amanda; NORRIS, Andrew. A practical approach to Trademark
Law. 4 ed. Oxford: Oxford University. 2010, p. 3.
185
Case C-487/07, 18 jun. 2009, [2009] ETMR 55.
186
Cf. MICHAELS; NORRIS, op. cit., p. 8.
69
A posição da ECJ parece ser mais ampla do que aquela pensada nos
Estados Unidos187, cujas funções prioritárias atribuídas às marcas são a de origem e
de qualidade. Segundo a interpretação da ECJ, a marca não se limitaria a apenas
essas duas funções, mas também englobaria direitos do tipo proprietário, como as
funções de propaganda e investimento.
O investimento na promoção de um produto seria considerado um valor
em si mesmo, ainda que não houvesse abusos advindos em razão da violação das
funções de origem e qualidade, constituindo-se no ‘risco de associação’, mais amplo
que o ‘risco de confusão’, para se proteger a chamada brand equity.188 O ‘risco de
associação’, ao contrário do ‘risco de confusão’, pode atrair noções anticompetitivas189, razão pela qual se explicava a interpretação bastante restrita dado
ao instituto pela ECJ,190 antes da emenda de 5 de maio de 2004191, que ampliou o
escopo de violação da seção 10(3), seguida das decisões dos casos Davidoff e
Adidas-Salomom.192
De acordo com a emenda, a partir de 2004, mesmo na ausência de
qualquer confusão em relação à função de origem, ainda assim pode haver violação,
em razão da afetação das funções de comunicação, investimento, e propaganda.193
187
Todavia, ao se considerar a expansão da proteção às marcas nos Estados Unidos em termos
formulados como inherent goodwill ou differential distinctiveness, pode ser também entendido que
essas outras funções da marca, que envolvem propaganda e investimento, também seriam
protegidas em termos mais amplos, ainda que haja grande desconfiança em protegê-las como
bens indissociáveis de seus representantes tangíveis, isto é, as marcas da forma como percebidas
no mercado. Funcionalmente, por exemplo, essas funções seriam similares à confusão pré-venda
e à confusão subliminal nos Estados Unidos. Cf. item 1.2.1 e ss e item 2 e ss, bem como,
outrossim, o capítulo II.
188
Cf. TESSENSOHN, John A. May you live in interesting times – European Trademark Law in the
wake of Sabel BV v. PUMA AG. J. Intell. Prop. L., v. 6, p. 226 e ss, 1999.
189
A jurisprudência do Reino Unido, i.e, é francamente contrária ao conceito de ‘risco de associação’,
rejeitando essa aproximação mais ampla dos países membros da Benelux (Luxemburgo, Bélgica e
Países baixos), para o qual a mera invocação da imagem da marca na mente do consumidor,
mesmo na ausência de confusão, seria suficiente para a caracterização do ilícito. As razões para
tais decisões se baseavam na idéia de que embora não houvesse ‘confusão’ entre os produtos, a
invocação da marca na mente do consumidor violava, em si, os canais de propaganda criados
pelo titular da marca. Como a marca permite ao titular geralmente controlar a reputação de seu
bem, ela é considerada parte da goodwill de uma sociedade. Cf. Wagamama Ltd v. City Centre
Restaurants plc [1995] F.S.R. 713, o caso inglês, da High Court, que rejeitou essa aproximação
ampla de Benelux. Todavia, devido a implementação da diretiva e ao julgamento da EJC no caso
l’Oréal et alii v. Bellure et alii, em 2009, a proteção da função de propaganda/comunicação passa
a ser protegida em si mesma.
190
Cf. item 1.2.2.
191
Regulations 2004, SI 2004/946.
192
Davidoff v. Gofkind, Case C-292/00,[2003] ECR I-389, [2003] FSR 28; Adidas-Salomom v.
Fitnessworld, Case C-408/01,[2003] ECR I-12537, [2004] CMLR 14, [2004] Ch 120, [2204] FSR
21, [2004] ETMR 10.
193
MICHAELS; NORRIS, op. cit., p. 154.
70
Isso poderia ser atingido desde que o autor mostre que o público irá realizar uma
associação entre a marca deste com a do réu, mesmo na ausência de confusão. Da
mesma forma, tampouco é necessário demonstrar que as atividades do réu causam
dano à reputação do autor; basta provar que o réu está explorando a reputação da
marca do autor (free riding ou ride on the coat-tails).194
O Prof.º Larrieu, i.e, ao escrever um artigo específico sobre as ‘novas’
funções da marca, encontrou enormes dificuldades teóricas para justificá-las. Essas
‘novas’ funções aparentam possuir natureza ‘metafísica’ e ‘etérea’.
O autor começa por reconhecer que a função de comunicação e de
publicidade é muito misteriosa (plus mystérieuse)195. A publicidade seria uma
estratégia comercial para a promoção de vendas. Essa função redundaria na
‘imagem’ da marca, como a ‘imagem de luxo’, a ‘imagem séria’, a ‘imagem de
saúde’, a ‘imagem durável’, a ‘imagem de respeito social’, que os concorrentes não
poderiam utilizar, assim se beneficiando da reputação da marca ou de sua
‘personalidade’, mesmo na ausência de qualquer confusão no mercado gerada na
mente dos consumidores.196 Esse fator de exclusividade pertenceria somente ao
titular, que teria investido durante muito tempo na construção daquela ‘imagem’.
Todavia, o autor adverte que, em função do princípio da livre circulação
dos bens, essas funções somente podem ser acionadas quando haja a
suscetibilidade de se portar um atentado às mesmas, embora não dê maiores
justificativas do quê constituiria essa ‘suscetibilidade’.197
Essa função, por exemplo, foi descrita pela corte de Belenux, no
julgamento do caso Claeryn v. Klarein198, como o poder das marcas que induz os
consumidores a comprarem (Kooplustwekkend vermongen).199 Um conceito elusivo,
superabundante, pouco explicativo e potencialmente anticompetitivo, que poderia
ser usado para explicar e conectar qualquer tipo de relação entre dois signos.
Portanto, conforme explica Sakuli, a função de propaganda seria igual à
caracterização da goodwill de per si, isto é, a função de propaganda seria
virtualmente indistinguível da goodwill. Todavia, não se trata de qualquer goodwill.
194
Id., 2010, p. 155.
LARRIEU, Jacques. Les nouvelles functions de la marque. In: LARRIEU, Jacques (org.). Les
metamorphoses de la marque. Toulouse: l’Université Toulouse 1 Capitole, 2011, p. 59.
196
LARRIEU, op. cit., p. 60.
197
Id., 2011, p. 62.
198
BenCJ, 1 de mar., 1975.
199
SAKULIN, op. cit., p. 48.
195
71
Funcionalmente, esse conceito guarda correlação com a inherent goodwill, conforme
articulada em termos bem mais amplos e criticáveis por algumas decisões nos
Estados Unidos.200
Essa ampliação à proteção da marca é extremamente questionável, uma
vez que trata a goodwill como pura misappropriation; protege o titular, e não o
mercado ou os consumidores; ignora a marca como um veículo de transmissão de
informações na análise econômica, tratando a goodwill como um direito de
propriedade per se, sem conexão aos fatos; ignora os reais fatores econômicos,
como percebidos no mercado; cria direitos duvidáveis e nocivos à concorrência,
entre inúmeros outros prejuízos que serão analisados nesse trabalho.201
1.2 Os tipos existentes de marca e a questão da distintividade
1.2.1. Estados Unidos: distintividade em relação à fonte (source distinction),
distintividade diferencial (differential distinctiveness), a aquisição de sentido
secundário (secundary meaning) e a classificação das marcas
1.2.1.1 Formas de distintividade (distinctiveness): distintividade em relação à fonte
(source distinction) e distintividade diferencial (differential distinctiveness)
A marca é uma palavra, um design ou um símbolo, que é utilizada para o
propósito de distinguir os produtos e os serviços de concorrentes no mercado, que
credenciam aqueles serviços ou produtos como originários de suas sociedades202-203
200
Cf. item 2.2.3
Sobre o tema, cf. itens 2 e ss.
202
Entre 1776-1970, com o nascimento da economia moderna, dois trabalhos importantes foram
escritos sobre a firma, no início do século XX, que mudaram a forma de se raciocinar
economicamente sobre as firmas – a linguagem dos custos de transação: o trabalho do professor
Knight, Risk, Uncertainty, and Profit (1921), e o trabalho de Coase, The Nature of the Firm (1937).
Esse dois trabalhos, à época, todavia, pouca ou quase nenhuma influência tiveram. Essas idéias
somente vão reaparecer com os trabalhos de Williamson, Demsetz e Anchian, Jensen e Meckling,
e Hart, na segunda metade do século XX. Na realidade, a teoria até então prevalente à época, era
a teoria de Berle e Means que escreveram em 1932 The Modern Corportion and Private Property,
que lançou as bases para a teoria conhecida como Principal-Agent (Diretor-Agente), desenvolvida
posteriormente por Eugene Fama, em seus trabalhos Agency Problems and the Theory of the
Firm, e Separation of Ownership and Control. Pela leitura dos artigos, inclusive, percebe-se que a
201
72
empresariais. Por meio do sentido de fonte de identificação (source function)204 que
as marcas adquirem no mercado, ou por meio da distintividade diferencial
203
204
teoria de Coase simplesmente é citada, embora não sirva de muita referência. Mais citado do que
Coase, e que possui muito mais importância, são as idéias de Williamson, em seus trabalhos
Analysis and Antitrust Implications (1975), The Economic Institutions of Capitalism (1985), e The
Mechanics of Governance (1996), que partindo das bases lançadas por Coase, irá desenvolver
uma teoria mais coesa, trabalhando sobre a noção de comportamento oportunista em contratos
incompletos. Os trabalhos de Williamson parecem ter, academicamente, mais importância e
aplicabilidade, talvez porque o trabalho de Coase sofra de algumas inconsistências teóricas.
Demsetz e Achian, que criticam profundamente a teoria de Coase, buscaram desenvolver a sua
própria teoria, no trabalho Production, Information Costs and Economic Organization (1972).
Segundo os autores, os custos da produção conjunta ou em times requerem o monitoramento
cuidadoso da contribuição de cada ator. Jensen e Meckling, economistas financeiros, foram
pioneiros na integração da teoria de Demsetz e Achian com o enfoque anterior da teoria do
Principal-Agent, no trabalho publicado Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and
Owrnership Structure (1976), ao estudarem a relação entre os CEOs e os acionistas. Grossman e
Hart, no trabalho The Costs and Benefits of Ownership: a theory of vertical and Lateral Integration
(1986), e Hart e Moore, no trabalho Property Rights and the Nature of the Firm (1988) tentaram
explicar a firma em termos de direitos de propriedade residuais sobre bens físicos. Todavia,
definitivamente pode ser atribuída a Coase a mudança na forma de se analisar economicamente
não somente as firmas, mas outros institutos ou mecanismos, o que certamente representa uma
mudança teórica em relação à literatura da economia neoclássica.
A idéia de Coase é a de que em determinadas situações, os custos serão menores se uma
transação é levada por meio da firma ao contrário de ser buscada no próprio mercado, uma vez
que o planejamento e o pensamento que acompanham os custos de transação eram ignorados
pela literatura neoclássica. O custo de transação no mercado é aquele custo de aprendizagem ou
depuração dos termos do negócio, o que pode ser grande se a transação que envolver estes
custos tiver que ser repetida inúmeras vezes. Segundo Coase, esses custos seriam reduzidos ao
se atribuir a uma das partes a autoridade sobre os termos do negócio. Essa autoridade seria
representada pela ‘firma’. Os limites desta autoridade, todavia, encerram-se no ponto em que os
custos marginais dos valores economizados igualam-se aos custos adicionais de erro na
administração ou custos rígidos. Todavia, é preciso notar que várias críticas foram direcionadas ao
próprio Coase, i.e, aquelas realizadas por Achian e Demsetz, questionando, primeiramente, a dita
‘autoridade’ da firma, o que já ensejaria aqui um ponto bastante falho. Se um empregado se
recusa a seguir as ordens do empregador, o mesmo será dispensado por descumprimento do
contrato. Da mesma forma, se a relação tivesse sido buscada no mercado, com um terceiro, e se
o terceiro tivesse violado o contrato, caberia a resolução do contrato. A firma, portanto, não
poderia ditar mais ao empregado do que o consumidor poderia ditar ao padeiro como vender o seu
pão. A idéia, portanto, de que a firma se baseia em autoridade é falha, uma vez que não foi
demonstrado satisfatoriamente e de maneira clara por Coase que os benefícios do modelo de
quantidade sobre o modelo de preços somente pode ser atingido por meio da integração. A
segunda crítica é que não resta claro até que ponto a firma pode economizar os custos de
transação, começando pelo fato de que os custos de uma negociação a longo termo podem ser
excessivos, surgidos na fase ex post da própria negociação e muitas vezes não antecipados,
ocasionando, v.g, o desperdício de atividades coletivas para o aumento da própria participação de
uma das partes. Levando-se, em conta, ainda, os custos de assimetria de informações, os
resultados gerados poderiam ser negativos. A segunda idéia do modelo de Coase de que a
manutenção das firmas suprime o mecanismo de preço também não se sustenta. O fenômeno da
transferência do preço, hoje comum, é um contra-exemplo à idéia de Coase. Os mecanismos de
preços não são suprimidos, são simplesmente transferidos, conforme demonstraram Eccles e
White, no trabalho Price and Authority in Inter-Profit Center Relations (1988). Assim, não resta
claro, tampouco demonstrado de uma maneira rigorosa, em que medida esses custos já não
poderiam ser reduzidos no próprio mercado, questionando-se a necessidade da própria firma. Cf.
HART, Oliver. An economist’s perspective on the theory of the firm. Colum. L. Rev., v. 89, p. 17571774, 1989.
Uma marca é distintiva em relação à fonte quando suas funções servem para se referir a uma
origem ou uma fonte de produção de bens, identificável no mercado pelos consumidores.
73
(differential distinctiveness)205 conquistada, os consumidores baseiam-se nestas
como meio de obterem os produtos que mais adequadamente satisfazem seus
gostos e preferências pessoais.
1.2.1.1.1 O sentido secundário (secundary meaning)
Quando a marca é capaz de criar uma associação mental em um número
significativo de consumidores em relação à fonte singular de um produto ou serviço,
dize-se que a marca adquiriu o chamado sentido secundário (secundary meaning),
passível, assim, de receber a proteção legal. Além de serem decorativas ou
descritivas (sentido primário), elas adquirem um sentido secundário, o qual denota
origem.206 Isso significa que a marca deve ser distintiva, “como um distintivo de
origem, e não simplesmente que ela seja capaz de ser distinguida de outras marcas
no mercado. Ela precisa conservar a sua significância para o consumidor médio.”207
Em outras palavras, não pode ser vista apenas como uma decoração, ornamento ou
descrição.208
1.2.1.1.2 O sentido secundário (secundary meaning) e a classificação das marcas
Em relação a algumas marcas, o sentido secundário é presumido pela lei,
isto é, para aquelas marcas que são consideradas inerentemente distintivas, é
desnecessário provar essa associação mental singular, embora a proteção seja
ainda baseada na capacidade de a marca adquirir sentido de identificação, isto é,
secundary meaning. Na categoria de marcas inerentemente distintivas, encontramse as chamadas marcas fantásticas (fanciful)209, arbitrárias (arbitrary)210 e sugestivas
205
A ‘distintividade diferenciadora’, ao contrário da ‘distintividade de origem’, serve para indicar o
tanto que a marca ou o bem é distinto ou diferenciado de outras marcas e bens no mercado.
206
BEEBE, Barton. Search and persuasion in Trademark Law. Mil. L. Rev., v. 103, p. 2029, 2005.
207
MICHAELS; NORRIS, op. cit., p. 16-17.
208
BEEBE, op. cit., p. 2005.
209
São marcas fantásticas, aquelas palavras ou símbolos completamente novos e inventados pela
mente humana, inexistentes, anteriormente, no domínio público, como, v.g, a marca Kodak.
74
(sugestives)211-212. Essas categorias de marcas são presumidas distintivas porque
elas não possuem outro sentido óbvio para os consumidores senão aquele de
identificação do produto, igualmente justificadas pela redução dos custos de
administração e registro de marcas.213 Em outras palavras, “essas marcas não se
relacionam semanticamente aos produtos que sinalizam. Elas explicam a si
mesmas”. 214
Por outro lado, existem marcas que jamais podem ser consideradas
inerentemente distintivas, como as chamadas marcas descritivas (descriptive)215. A
sua proteção somente pode ser acionada por meio de provas que comprovem essa
conexão mental singular dos consumidores em relação à marca em um caso
concreto, que provem que ela deixou de apenas possuir um sentido descritivo ou
decorativo para denotar igualmente origem, por meio do uso comercial e promoção
no tempo. Finalmente, existem as chamadas marcas genéricas (generic)216, que
jamais podem receber qualquer proteção.217
210
São marcas arbitrárias aquelas palavras ou símbolos que, embora existam no domínio público e
não sejam novas, são empregadas para produtos que não possuem qualquer associação com a
palavra ou símbolo, como, v.g, Sonho de Valsa para bombons.
211
São marcas sugestivas aquelas palavras ou símbolos existentes no domínio público, que embora
digam alguma coisa sobre o produto, somente o fazem de uma maneira sugestiva e não de uma
maneira claramente descritiva, como, v.g, Passa-Tempo para brinquedos.
212
Cf. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc., 531 F.2d 4 (2d Cir. 1976) (propondo, pela
primeira vez, a diferenciação entre marcas fantásticas, arbitrárias, sugestivas, descritivas e
genéricas, o que foi seguido por todas as demais cortes.).
213
Cf. BONE, op. cit., p. 557-558.
214
215
São marcas descritivas aquelas palavras ou símbolos existentes no domínio público e que de fato
descrevem o produto que sinalizam, como, v.g. Motocicletas para a venda de motocicletas. A
forma empregada para distinguir as marcas descritivas das marcas sugestivas é feita por meio da
aplicação de quatro testes. Cf. Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F. 2d 786 (5th
Cir. 1983) (propondo que a diferença entre a marca descritiva e a marca sugestiva poderia ser
traçada por meio: a) do teste da definição pelo dicionário (perguntando se a definição da palavra
pelo dicionário se refere à qualidade do produto. Se for descritiva a palavra, então também seria
descritiva a marca); b) teste da imaginação (perguntando se há um degrau necessário de
imaginação para fazer a conexão ao sentido ordinário do produto. Se houver um esforço de
imaginação para se chegar ao objeto do produto, então a marca seria sugestiva; c) o teste do
competidor (perguntando se o competidor teria que ter acesso ao termo em questão para vender o
produto. Em caso positivo, seria descritiva; d) teste do uso pela terceira parte (perguntando com
que freqüência os comerciantes usaram o termo para vender o produto. Se houver freqüência,
então seria descritiva). Cf. BONE, op. cit., p. 557; DINWOODIE, Graeme B; JANIS, Mark D. Trade
dress and design law. New York: Walter Kluwer, 2010, p. 65.
216
As chamadas marcas genéricas são aquelas palavras ou símbolos, que em virtude da perda de
sua distintividade, tornam-se, ao contrário, o nome comum do bem, perdendo a sua proteção legal
enquanto marca, como, v.g, a antiga marca Aspirina.
217
Discute-se se o teste formulado em Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc., 531 F.2d 4 (2d
Cir. 1976) seria adequado para determinar o grau de distintividade em uma marca de design. No
caso da configuração de produtos para acessar a distintividade é preferível utilizar a aproximação
realizada em Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F. 2d 1342 (C.C.P.A 1977), em
que a corte julgou que para decidir se um design é arbitrário ou distintivo deve ser verificado se: a)
75
1.2.1.2 A força da marca e sua relação com a distintividade diferencial (differential
distinctiveness)
A força de uma marca no mercado é associada à distintividade diferencial
que ela porta, também chamada de brand differentiation.218 Essa força, portanto, é
medida com base na unicidade e singularidade de uma marca, na medida em a
mesma se destacaria da multidão de marcas concorrentes no mercado.219
Para se decidir se um autor merece prosperar em uma ação, primeiro
deve ser questionado se sua marca funciona como denotação de fonte, e não como
um mero termo descritivo. Em segundo lugar, deve-se questionar quão
diferencialmente distinta é sua marca em relação a outras no mercado, uma vez que
para marcas mais fortes, uma proteção maior é concedida; ao contrário, para marcas
fracas, que são menos diferencialmente distintas do que outras no mercado, uma
proteção menor é concedida.220
Presume-se que, quanto mais distinta é uma marca, maior será a
consciência dos consumidores sobre a mesma, acessível por meio de suas
memórias.221
1.2.1.2.1 A distintividade diferencial (differential distinctiveness) e sua relação com a
expansão da proteção às marcas
A differential distinctiveness representa uma metamorfose na forma como
tradicionalmente as marcas eram protegidas. A differential distinctiveness protege o
‘poder de venda da marca’, isto é, sua unicidade e singularidade, mesmo na
a configuração do produto não é uma forma básica ou um design comum; b) a configuração é não
usual ou única em determinado campo; c) a configuração do produto não é um mero refinamento
de uma forma comum e ornamental bem conhecida, e d) a configuração do produto é capaz de
criar uma fonte de identificação distinta das palavras que o acompanham. Em relação à
embalagem, todavia, as cortes continuam a aplicar o teste Abercrombie. Cf. DINWOODIE; JANIS,
op. cit., p. 67 e 77; Two Pesos v. Taco Cabana 505 US 763, 768 (1992); Fun-damental Too, Ltd. v.
Gemmy Indus, Inc., 111 F. 3d 993 (2d Cir. 1997).
218
Cf. BEEBE, op. cit., p. 2030.
219
Id., 2005, p. 2030.
220
Id., p. 2031.
221
Id., p. 2032.
76
ausência de qualquer confusão operada no público consumidor ou em relação à
função de origem da marca.
A violação ao ‘poder de venda da marca’, nos Estados Unidos, União
Européia e Japão, tornou-se, assim, uma causa de ação específica contra a violação
de marcas conhecidas ou famosas, acionadas por meio da doutrina da anti-diluição
(anti-dilution), sob as formas de blurring222 ou tarnishment223, e como forma de se
manter a persuasão comercial dessas marcas.224
1.2.1.3 As políticas de proteção do domínio público e sua relação com as marcas
fracas
Uma vez que a marca, como redutora dos custos de informação dos
consumidores, protege os canais de comunicação entre o titular e o consumidor, ela
simultaneamente fecha todos os canais de comunicação que utilizem palavras
idênticas ou similares. Por que há perda da comunicação em relação aos
222
Embora esse conceito seja estudado com mais detalhes no capítulo II, basta explicar por ora que
blurring, dentro da idéia previamente discutida de ‘poder de venda’ de uma marca ou de
‘distintividade diferenciadora’, visa justamente a impedir a perda de ‘unicidade’ e ‘singularidade’
em relação a uma marca. Ocorre blurring (obscurecimento) quando uma marca famosa, mesmo
que aplicada para serviços totalmente diferentes por um concorrente, ainda que em circunstâncias
totalmente diversas, na ausência de qualquer confusão, violaria o ‘magnetismo’ da marca famosa,
pois quanto mais utilizada é a sua imagem, menos terá a marca o poder de conservar a sua
‘unicidade’ e ‘singularidade’. É considerado, portanto, que quem ‘obscurece’ a capacidade de a
marca manter o seu ‘magnetismo’, a sua ‘singularidade’, e a sua ‘unicidade’, violaria o direito dos
titulares dessa marca em manter a sua ‘distintividade diferenciadora’, impedindo-a, cada vez mais,
de se destacar no mercado. Em outras palavras, estariam impedindo o titular de preservar a
chamada goodwill-generating capacity. É óbvio que essa aproximação é extremamente polêmica e
alvo de inúmeras críticas, que serão analisadas com mais detalhe no capítulo II. Cf. JOERN,
William. Goodwill Harboring: The Trademark Dilution Revision Act of 2006 legitimates the goodwill
investment in a trademark while safeguarding the first amendment. DePaul J. Art, Tech. & Intell.
Prop. L., v. 17, p. 271, 2007
223
Embora esse conceito seja estudado com mais detalhes no capítulo II, basta explicar por ora que
tarnishment, dentro da idéia previamente discutida de ‘poder de venda’ de uma marca ou de
‘distintividade diferenciadora’, visa justamente a impedir a perda de ‘unicidade’ e ‘singularidade’
em relação a uma marca. Ocorre tarnishment (maculação) quando uma marca famosa, mesmo
que aplicada para serviços totalmente diferentes por um concorrente, ainda que em circunstâncias
totalmente diversas, na ausência de qualquer confusão, é considerada maculada, uma vez que a
sua imagem é associada a produtos de qualidade degradante ou inferior, gerando conexões
negativas ou, ainda, para produtos cuja mensagem seja desassociada da imagem da marca. Em
outras palavras, estariam impedindo o titular de preservar a chamada goodwill-generating capacity
É óbvio que essa aproximação é extremamente polêmica e alvo de inúmeras críticas, que serão
analisadas com mais detalhe no capítulo II. Cf. JOERN, op. cit., p. 273.
224
Cf. BEEBE, op. cit., p. 2045.
77
consumidores não confundidos, foram criadas doutrinas legais e judiciais nos
Estados Unidos para a redução desses custos.225
Uma das principais políticas públicas do direito das marcas naquele país
diz respeito à necessidade de se limitar ou eliminar por completo a proteção aos
elementos descritivos, que são comumente empregados para descrever serviços ou
produtos no mercado. Porque as palavras descritivas são incapazes, por si, de
adquiriram o sentido de identificação de fonte, e porque para que haja a proteção da
marca é preciso que a mesma possua função de origem226, essas palavras
descritivas somente podem vir a receber proteção em face do acréscimo de outros
elementos que a tornem distintiva ou com base na aquisição de sentido secundário,
devendo este sempre ser provado.
Um termo é considerado descritivo quando “ele imediatamente descreve
um ingrediente, uma qualidade, característica ou quando ele diretamente porta
informações concernentes à função, natureza, propósito, ou uso dos bens e
serviços”,227 conforme foi julgado, i.e, pela T.T.A.B – Trademark Trial and Appeal
Board228 –, nos Estados Unidos.
Por exemplo, no caso Gazette Newspapers, Inc. v. New Paper, Inc.,229
foi decidido que a titular da marca Gazette não poderia impedir com que o
concorrente utilizasse a marca The Frederick Gazette. De acordo com a corte,
embora o termo Gazette não fosse totalmente descritivo, como Newspapers, não
obstante as considerações de política pública e a proteção do domínio público
exigiam tratar o termo como descritivo.230
225
GRYNBERG, Michael. Things are worst then we think: trademarks defenses in a “formalist” age.
Berkeley Tech. L.J., v. 24, p. 899, 2009.
226
Tradicionalmente a proteção é vista com base na source function. De fato, se uma marca é
incapaz de indicar uma origem, ela jamais poderá ser protegida. Mas existe outra espécie de
violação, acionada por meio da differential distinctiveness.
227
In re Intelligent Instrumentation, Inc. 40U.S.P.Q.2d (BNA) 1792 (T.T.A.B 1996). Isso significa que
está excluída da esfera da proteção da marca a expressão nominativa imposta pela natureza do
serviço, entendida como aquela estandardizada, porque igual ou comum no comércio. Cf. MORO,
Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a
proteção outorgada pelos institutos da Propriedade Intelectual. São Paulo: Saraiva. 2009, p. 128129.
228
A T.T.A.B (Trademark Trial and Appeal Board) é um órgão responsável por rever certas decisões
sobre aplicações de registros de marcas e determinados procedimentos no âmbito do United
States Patent and Trademark Office (USPTO), compondo sua estrutura administrativa. Cf.
HANTMAN, Ronald D. Patent Infringement. Journal of Patent and Trademark Society, v. 72, n. 6,
p. 519-616, 1990.
229
934 F. Supp. 688, 692. 40 U. S. P. Q. 2d (BNA) 1900, 1903 (D. Md.1996).
230
PARTRIDGE, Mark V.B. A review of recent trademark and unfair competition cases in U.S. IDEA,
v. 38, n. 1, p. 58, 1998.
78
Segundo a ECJ, a vedação ao registro de termos descritivos tem por
motivação razões antimonopolísticas: “... é no interesse do público, que requer que
signos ou indicações, usados no comércio, para designar características de bens e
serviços, sejam livremente utilizados por todos.”
231
Da mesma forma, a corte
entende por proibido o registro de marcas que “consistem exclusivamente de sinais
ou indicações que se tornaram costume na linguagem corrente ou em bona fide e
estabeleceram práticas comerciais”.232
A ECJ, i.e, no caso Chiemsee,233 decidiu que uma sociedade alemã que
havia registrado a marca Chiemsee (o nome do lago nas proximidades da loja) para
pranchas de surf não poderia impedir outra concorrente, que se localizava perto do
lago, de utilizar o termo, na medida em que indicava origem geográfica (descritiva) e
deveria ser livre para todos usarem.234
Entre 1997 e 2000, ECJ estabeleceu em quatro decisões (Sabel235,
Canon236, Lloyde Schuhfabrik237 e Marca Mode238) aquilo que a corte entende por
um princípio fundamental do direito das marcas – a distintividade.239 O princípio da
distintividade significa a garantia de que o consumidor possa fazer escolhas sem
que haja um risco de confusão, uma vez que terá a clara capacidade de associar os
bens ou serviços relacionados com a marca a um centro de produção, da titularidade
de alguém, responsável por garantir a qualidade desses bens ou serviços.240
Todavia, quão distintiva precisa ser a marca para receber proteção legal?
Essa é uma questão bastante complexa. Dois casos julgados pela corte sugerem
que uma ‘distintividade mínima’ seria suficiente – Baby-Dry241 e SAT.1242. No
231
OHIM v. Celltech R&D Ltd., Case C-273/05 P, [2007] ECR 1-2883.
Cf. RONCAGLIA; SIRONI, op. cit., p. 175.
233
Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehor Walter
Huber, Joined Cases C-108/97 & C-109/97, 1999 E.C.R. 1-2779.
234
Cf. Student Notes. Trademark Law in the European Union: an over view of the case law of the
Court of Justice and the Court of First Instance (1997-2001). Colum. J. Eur. L., v. 9, p. 179, 2003.
235
Sabel BV v. Puma AG, Case C-251/95, [1997] ECR 1-6191.
236
Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., Case C-39/97, [1998] ECR1-5507.
237
Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, C-342/97, [1999] ECR 13819.
238
Marca Mode CV v. Adidas AG et alli, C-425/98 [2000] ECR 1-4861.
239
Cf. RONCAGLIA; SIRONI, op. cit., p. 155.
240
Id., 2011, p. 155.
241
Procter& Gamble Co. v. OHIM “Baby-dry”, Case C-383/99, [2001] ECR I-6251, [2002] ECR I-5475.
242
SAT.1 Satellitenfernsehen GmbH v. OHIM, Case C-329/02, [2004] ETMR 80.
232
79
primeiro caso, a ECJ decidiu que a marca será distinta quando os termos utilizados
sejam perceptivelmente diferentes das palavras usualmente empregadas. A corte
identificou que a marca Baby-Dry para fraudas (bebê seco) criava um elemento de
invenção léxica, que lhe conferia a distinção.243 O termo, segundo a EJC, somente
será descritivo quando, “no uso normal, sob o ponto de vista do consumidor, seja
diretamente ou por referência, para designar suas características essenciais, a
respeito do qual o registro foi buscado.”
244
No caso SAT.1, a corte decidiu que a
combinação de uma abreviação (SAT) com um número (1) era suficiente para a
proteção, mesmo que o termo fosse usual e não tivesse um alto grau de
distintividade.245 Esses casos sugerem um baixo standard, embora não tenham sido
adotados comentários expressos da corte sobre uma suposta jurisprudência da
‘distintividade mínima’.246
Para haver interferência com a distintividade de uma marca, deve ser
estabelecido que a interferência afete a vinculação estabelecida entre os bens ou
serviços com a função de fonte de identificação da marca. Segundo a ECJ, para que
haja ‘risco de confusão’, deve ser demonstrado que o público pode ser levado a erro
quanto à origem dos bens.247 O conceito de fonte de identificação pela EJC é
entendido de forma ampla; significa não somente a fonte material dos produtos e
serviços, mas também a esfera de controle e consentimento do titular para o uso da
marca.248
Devido à análise ampla do conceito, até mesmo nas hipóteses em que os
consumidores saibam que os produtos adquiridos em questão são de outra fonte
empregada, mas se eles ainda acreditarem que os produtos da fonte empregada
são de alguma forma ligados à fonte de identificação de outra marca, como se esta
também estivesse sendo utilizada, haverá o chamado ‘risco de associação’.249
243
MICHAELS; NORRIS, op. cit., p.17.
Procter & Gamble (BABY-DRY), Case C-383/99, 2001 E.C.R. 1-6251, para. 39
245
246
Id., 2010, p. 17.
247
Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., Case C-39/97, [1998] ECR 15507. Cf.
RONCAGLIA; SIRONI, op. cit., p. 156.
248
RONCAGLIA; SIRONI, op. cit., p. 156.
249
Id., 2011, p. 157.
244
80
1.3 A característica de fonte de identificação da marca e sua relação com a
análise econômica do direito
Os consumidores podem nem mesmo saber qual é a sociedade que
produz determinada marca, mas a marca, como fonte de identificação, já possibilita
que aquele produto ou serviço, uma vez experimentado pelo consumidor, possa ser
novamente identificado, com a mesma expectativa de qualidade, mesmo que o
nome da sociedade empresarial permaneça anônimo.250 O fato de alguém não saber
qual é o nome da sociedade empresarial que fabrica, v.g, o produto tylenol não
impede o fato óbvio de que se vier a comprar outro produto tylenol, o mesmo virá de
uma mesma fonte, que tenha a mesma qualidade do produto antes adquirido, da
forma como antes esperado. Pelo menos é isso que é induzido no mercado e,
portanto, protegido, pois os consumidores não perdem tempo novamente em se
informar sobre as funções descritivas de um produto que já tenha sido previamente
consumido.251
A falha, assim, na proteção desse direito imporia severos prejuízos. O
primeiro deles seria a destruição do capital de informação que é geralmente
associado a uma marca. Da mesma forma como acontece no direito de autor,
porque os custos para a duplicação de um rótulo, design ou embalagem são
facilmente acessíveis, a falha na proteção de uma marca criaria incentivos para a
sua duplicação por meio da livre escalada no mercado (free riding), sem que
necessariamente fosse mantida a qualidade do produto.
250
A capacidade de a marca funcionar por si mesma, sem que necessariamente designe uma
sociedade em particular, representa um salto na jurisprudência norte-americana e na história da
evolução da marca, como teremos oportunidade de analisar no decorrer do trabalho. O Trademark
Act, de 1905, nos Estados Unidos, i.e., aplicava a chamada physical source theory, por meio da
qual as marcas eram vistas como a função singular de representar para o consumidor o local físico
de origem de um determinado produto. Da mesma forma, as cortes, de uma maneira geral, eram
relutantes em condenar réus que não promovessem concorrência direta com o titular da marca.
Conforme julgado pelo juiz Learned Hand, em 1923 – Coty, Inc. v. Le Blume Import Co., Inc. 292
F. 264, 267-68 (S.D.N.Y), “é claro, por óbvio, não necessariamente [que o uso] seja conhecido
como o do criador; ao contrário, é suficiente que o artigo seja conhecido como provindo de uma
singular, ainda que de fonte anônima [no uso da marca].” Cf. KLIGER, op. cit., p. 800 e ss; Cf.,
outrossim, SCHECHTER, Frank. The rational basis for trademark protection. Harv. L. Rev., v. 40,
p. 816 e ss, 1927 (comentando o julgado e concordando com o mesmo, bem como expressando
os demais julgados da época como retrógados – “embora o consumidor não saiba uma fonte
específica de um artigo de marca, não obstante ele sabe que dois artigos, portando a mesma
marca, emanam de uma mesma fonte.”).
251
CUNNIGHAN, op. cit., p. 146.
81
Se todas as demais sociedades pudessem duplicar os produtos, a
habilidade de um produtor para manter a qualidade de seu produto seria
severamente impactada, uma vez que os retornos no custo de promoção de uma
marca não se justificariam. Se os concorrentes pudessem se beneficiar da
linguagem de aceitação de uma marca no mercado, reproduzindo produtos por
custos marginais mais baixos, o titular da marca não teria porque manter a qualidade
original de seu produto. A sua tendência seria a redução da qualidade de seu
produto, de maneira a ser capaz também de competir em igualdade de chances com
os demais concorrentes que se beneficiaram da linguagem de aceitação de seu
produto. Se ele não vier a fazer isso, muito possivelmente poderá vir a sofrer danos,
prejudicando o seu negócio.
Isso significa que a habilidade de manter a qualidade de um produto está
relacionada com a possibilidade de a lei ser capaz de proteger a marca. Em outras
palavras, a proteção concedida pelo direito às marcas permite a produção de
produtos com qualidade consistente e até mesmo mais alta, devido a essa singular
característica de referência à fonte. Portanto, a marca cria incentivos para
expedientes de investimento na qualidade dos produtos. Todavia, alguém poderia
objetar: mas e se os concorrentes produzissem bens com a mesma qualidade de
uma marca anterior, utilizando a mesma marca? Qual seria então a lógica
econômica para protegê-la? Essa pergunta é importante, uma vez que a proteção
das marcas não se justifica como base na concessão de incentivos para a criação
de mais marcas, como acontece com o direito de autor e a patente, onde referidos
incentivos ex post são considerados a ratio essendi destes direitos.252
1.4 A distinção da proteção legal da marca em relação à proteção ao direito de
autor e a patente: a teoria econômica da tragédia do commons (the tragedy of
the commons theory)
252
Cf. HUGHES. Justin. The Philosophy of Intellectual Property. Geo. L.J, v. 77, p. 287-366, 1989;
GORDON, Wendy J. A property right in self-expression: equality and individualism in the nature
law of Intellectual Property. Yale L. J., v. 102, p. 1533-1609, 1993; WAGNER, R. Polk. Information
wants to be free: Intellectual Property and the mythologies of control. Colum. L. Rev., v. 103, p.
905-1034, 2003.
82
A idéia de uma marca como um direito de propriedade, capaz de
conceder direitos no todo (rights in gross) é falsa e reflete uma má compreensão da
questão.253 Ao contrário do direito de autor254 e da patente255, que podem ser
considerados direitos de propriedade, palavras ou símbolos que designam uma
marca não afetam a viabilidade física desse bem, de modo que esse direito não
pode ser intrinsecamente caracterizado como um commons ou fazer uso da teoria
da tragédia do commons (the tragedy of the commons)256, pelo menos da mesma
forma que utilizada para o direito de autor e para a patente.
253
254
255
256
Cf. KRATZKE, William P. Normative economic analysis of trademark law. Memphis St .U. L. Rev.,
v. 21, 1991, p. 199-290.
Cf. POSNER, Richard. The constitutionality of the Copyright Term Extension Act: economics,
politics, law, and judicial technique in Eldred v. Aschcroft. The Supreme Court Review, p. 148,
2003 (explicando que o direito de autor, além de servir a função de incentivo às criações, possui
outras funções econômicas relevantes, consistentes com a proposição geral da “comodificação” e
“propertização”, na medida em que encoraja a exploração cuidadosa de recursos valiosos).
Cf. KITCH, Edmund W. The nature and function of the patent system. The Journal of Law and
Economics, v. 20, p. 265-290, 1977 (explicando que o sistema de patentes historicamente era
interpretado pela teoria da recompensa, mas que passa a ser também justificado pela chamada
teoria prospectiva, por meio da qual existem direitos privados e de propriedade nas patentes, na
medida em que estes direitos são a melhor maneira de encorajar a comercialização e o uso futuro
eficientes. Segundo Kitch, os recursos tecnológicos de informação não são eficientemente
explorados na ausência de direitos privados de propriedade. Da mesma forma, referido sistema
incentiva o investimento na maximização das potencialidades inventivas, na medida em que o
pacote de informação intangível não poderá ser apropriado por competidores. Em certa medida é
a aplicação do teorema de Coase, segundo o qual a concentração do poder de controle em todo o
uso subseqüente e pesquisa da tecnologia resultada na eficiência do licenciamento, assumindo
ser a informação perfeita, as partes racionais e o licenciamento sem custos); KITCH, Edmund W.
Property rights in inventions, writings, and marks. Harv. J.L. & Pub. Pol'y., v. 18, p. 119-124, 1990
(explicando o que ele considerada como a literatura “pop” sobre a propriedade intelectual, que se
atém a uma crítica circular e retórica sobre monopólios no sistema patentário e autoral,
desconsiderando que esses sistemas raramente criam monopólios econômicos, devido aos seus
próprios limites estatutários, tratando-os por propriedade). Aprofundando referido estudo, cf.
KITCH, Edmund W. Elementary and persistent errors in the Economic Analysis of Intellectual
Property. Vand. L. Rev., v. 53, p. 1729-1742, 2000.
Para a análise dessa teoria, cf. TREBILCOCK, op. cit., p. 13-15 (explicando que na Idade Média,
os povos dos vilarejos e das cidades tinham acesso comum (commons) aos pastos para dar de
pastar aos seus gados, tendo sido demonstrado, por meio de dados históricos, que muitos desses
pastos eram superutilizados, resultando o uso em sua destruição. A teoria econômica da
propriedade postula que como o objetivo de um indivíduo é o cálculo da maximização de seu bem
estar, o povo do vilarejo buscaria igualar o custo marginal dos benefícios com os custos marginais
privados na utilização do pasto. Todavia, porque cada um do vilarejo pode usar o pasto, o custo
marginal privado é menor que o custo marginal social, pois se cada qual buscar maximizar ao
máximo a sua utilidade social, o pasto eventualmente será superutilizado (orvergrazing), o que
resultará na minimização do bem social comum. Todavia, se a propriedade sobre o pasto fosse
atribuída exclusivamente a apenas um indivíduo do vilarejo, tal resultado não aconteceria, pois a
relação de desequilíbrio entre os custos marginais privados e os custos sociais iria regularizar,
gerando a exploração mais eficiente daquele recurso). Essa idéia é aplicada a patente e ao direito
de autor, uma vez que, havendo o incentivo para a cópia de trabalhos e de invenções sem a
remuneração aos seus titulares, a ausência de proteção criaria o overgrazing, levando,
consecutivamente, em curto prazo, ao aumento de alguns benefícios privados, mas, em longo
prazo, ao aumento dos custos sociais globais, na medida em que não haveria incentivo para a
produção criativa ou inventiva. Assim, a fim de se aumentar o bem social maior, centra-se o
83
A lei, v.g., protege o direito de autor e a patente, uma vez que, em sua
ausência, se as pessoas tivessem livre acesso ao bem protegido, não haveria
incentivo para se manter o seu valor, pois todas aquelas pessoas iriam explorar o
bem até que o mesmo se tornasse desgastado e finalmente não houvesse mais
mercado para o mesmo.257 Para esse fenômeno, dá-se nome de overgrazing. Para
se impedir, assim, a chamada “tragédia do commons”, são garantidos por lei direitos
privados e centrados de controle sobre as produções intelectuais para a criação de
mais patentes e mais obras, que, na sua ausência, restariam prejudicadas.258
Economicamente, a proteção à patente e ao direito de autor pode ser
pensada em termos de como a eficiência dinâmica (dynamic eficiency) supera as
medidas estáticas de eficiência alocativa (allocative efficiency)259 e eficiência
produtiva (productive-efficiency)260. Conforme explica Griffiths:
Os standards da eficiência alocativa e da eficiência produtiva são medidas
estáticas de riqueza na medida em que focam na alocação de um dado
estoque de recursos ou no uso de recursos em um ponto particular no
tempo. Em contraste, o standard da ‘eficiência dinâmica’ foco no escopo
para se aumentar e melhorar o estoque dos recursos da sociedade no
tempo, levando em conta a sua variedade e qualidade: a riqueza pode ser
aumentada por esse standard por meio do desenvolvimento, produção e
marketing de novos produtos ou o melhoramento de produtos existentes por
meio da inovação e do empreendedorismo [...] Eficiência dinâmica é um
standard útil para analisar a patente e o sistema de direito de autor (e
257
258
259
260
controle do exercício sobre o direito nas mãos do autor e do inventor, para que haja mais
invenções e mais criações.
Cf. LANDES, William M; POSNER, Richard A. An economic analysis of copyright law. J. Legal
Stud., v. 18, p. 325-363, 1989; POSNER, Richard A. When is parody fair use? J. Legal Stud., v. 21,
p. 67-78, 1992; HUGHES, Justin. “Recoding” Intellectual Property and overlooked audience
interests. Tex. L. Rev., v. 77, p. 923-1010, 1999; BRADFORD, Laura R. Parody and perception:
using cognitive research to expand fair use in copyright. B.C.L. Rev., v. 46, p. 705-770, 2005.
Cf. OLSON, David. First amendment interests and copyright accommodations. B.C.L. Rev., v. 50,
p. 1395, 2009, nota. 12, (explicando que, embora o direito de autor restrinja determinados
discursos – os chamados discursos sem valor (valuess speech) –, uma vez que repetitivos e já
explorados no mercado, com baixíssimo custo transacional (cópias sem autorização), o regime do
direito de autor é responsável por promover o aumento geral dos discursos); NIMMER, Melville.
Does copyright abridge the first amendment guarantees of free speech and press? UCLA Law
Review, v. 17, 1970, p. 1180-1204, (afirmando que a proibição do uso da expressão de autores
pode vir até mesmo a limitar a liberdade de expressão, mas que isso é justificado pelo bem público
maior do incentivo para a produção de mais obras por meio de direitos exclusivos).
“O standard da eficiência alocativa mede a possibilidade de transferência de um recurso particular
da parte que é seu titular ou controlador para outra parte que o valora mais ou pode derivar um
maior benefício ou retorno do recurso”. GRIFFITHS, Andrew. An economic perspective on Trade
Mark Law. Cheltenham: EE. 2011, p. 40.
“O standard da eficiência produtiva foca no quão bem as empresas transformam recursos de uma
forma (como inputs) para outra ou outros (como outputs): há o escopo para aumentar a riqueza
por esse standard se é possível produzir um dado output com a combinação de menor preço de
inputs ou produzir um maior output (ou mais outputs) com a mesma combinação de inputs”.
GRIFFITHS, op. cit., p. 40.
84
formas relacionadas de direitos de propriedade intelectual) de uma
perspectiva econômica, já que esses direitos restringem o uso e a
exploração de certos recursos intangíveis em um ponto particular no tempo
e, portanto, são capazes provavelmente de reduzir a riqueza média em
termos estáticos. Todavia, é possível justificar tais restrições em termos de
eficiência dinâmica em razão dos incentivos que eles provêm para investir
na produção de novos recursos intangíveis e, assim, aumentar a riqueza
261
geral no tempo.
Todavia, a lei não protege a marca com o objetivo de incentivar a criação
de mais marcas, conforme já dito; na realidade, só pode existir direito de
“propriedade” em uma marca, na medida em que a palavra ou o símbolo é
empregado necessariamente como um indicador de fonte e adquire sentido dessa
maneira no mercado.262 O valor resta na preservação da capacidade de identificação
da marca, portanto, nesta função de identificação, e somente quando esta é afetada
faz sentido proceder à coação estatal. A palavra ou o símbolo não deixa de
pertencer ao domínio público; ao contrário, a palavra ou o símbolo somente pode ser
exclusivamente
utilizado quando indicar
a fonte de
identificação de
um
serviço/produto ou, ainda, quando sugerir afiliação, patrocínio ou qualquer outra
forma de associação que gere confusão provável e palpável com aquela fonte de
identificação que a palavra ou símbolo passou a distinguir.
Assim, se um artista desenha uma garrafa da Coca-Cola em um mural,
recriando uma crítica estética, e se o público não tiver dúvidas de que aquele mural
não foi criado ou patrocinado pela Coca-Cola, nenhuma das tutelas repressivas,
previstas para a proteção da marca, poderá ser invocada.263
261
GRIFFITHS, op. cit., p. 40-41.
Para interessante análise sobre a questão, cf. SAMUELSON, Pamela. Reviving Zacchini:
analyzing first amendment defenses in right of publicity and copyright cases. Tul. L. Rev., v. 57, p.
836-929, 1983 (explicando que o direito de publicidade – o direito de uma pessoa controlar e se
beneficiar de seu nome, estilo de atuação e características similares – é protegido por um direito
de propriedade ou proprietário, que se assemelha mais ao direito de autor do que à marca, isto é,
a exploração comercial da imagem de uma pessoa, porque contempla direitos no todo (rights in
gross), é traçado como um paralelo em relação ao direito de autor, mas não em relação à marca.
Com efeito, várias cortes já apontaram para esse paralelo entre o direito de autor e o direito de
publicidade, como Lugusi v. Universal Pictures (dizendo que limitações aos direitos de publicidade
podem ser criadas com base na análise analógica do direito de autor) e State of Presley v. Russen
(sugerindo que o estatuto de New Jersey deveria decidir os limites aos direitos de publicidade
usando a lei de direito de autor como guia).
263
Será discutido no capítulo II o estatuto da anti-diluição, criado nos Estados Unidos, que, com
efeito, pela menos em relação às marcas famosas, passam a conceder direitos extensivos por
meio das doutrinas conhecidas por blurring e tarnishment. Seria somente por meio das ações
previstas nesses estatutos, assim, que a lei de marcas poderia em tese ser acionada para coibir o
exemplo acima fornecido, uma vez que a diluição de uma marca não exige a necessidade de
confusão em relação à fonte de um produto. Cf. SCHECHTER, Frank. The Rational Basis of
Trademark Protection. Harv. L. Rev., v. 40, p. 813-825, 1927; MCCARTHY, Thomas J. Proving a
262
85
Os aspectos estéticos de uma marca, se empregados em circunstâncias
que não induzam qualquer confusão com a fonte de identificação, somente podem
ser protegidos pelo campo autoral, uma vez que o direito das marcas não pode
usurpar a função constitucional do direito de autor. Isso porque somente este direito
é equipado suficientemente com doutrinas de proteção do domínio público para a
proteção da expressão e não das idéias, que refletem a política pública legislativa de
incentivo às criações, bem como melhor equipado para lidar com questões
relacionadas à liberdade de expressão.264
As duas doutrinas principais de proteção do domínio público no campo
autoral são a doutrina da fusão (merger doctrine) e das cenas justas (scenes a faire
doctrine),265 que embora se assemelhem em parte a doutrina da funcionalidade e da
funcionalidade estética266, doutrinas de proteção do domínio público no campo da
264
265
266
trademark has been diluted: theories or facts? Houston L. Rev., v. 41, n. 1, p. 713-747, 2005;
PORT, Kenneth L. Trademark dilution in Japan. Nw. J. Tech. & Intell. Prop., v. 4, n. 2, p. 228-254,
2006.
Cf. MCGOWAN, David. Why the first amendment cannot dictate copyright policy. University of
Pittsburgh Law Review, v. 65, p. 281-338, 2004.
Para uma análise sobre o tema, cf. PONTES, Leonardo Machado. Direito de autor: a teoria da
dicotomia entre a ideia e a expressão. Belo Horizonte: Arraes. 2012; KURTZ, Leslie, A. Copyright:
the scenes a faire doctrine. Flo. L. Rev., Florida, v. 41, p. 79-114, 1989; GRABOWSKI, Theodore J.
Jr. Copyright protection for video game programs and audiovisual displays; and – substantial
similarity and the scope of audiovisual copyrights for video games. Loy. L.A. Ent. L. Rev., v. 3, p.
139-162, 1983; GUPTA, Arjun. “I’ll be your mirror” – contemporary art and the role of style in
copyright infringement analysis. U. Dayton L. Rev., v. 31, p. 45-80, 2005; MICK, Stephen R.
Applying the merger doctrine to copyright of computer software. U. Pa. L. Rev., Pennsylvania, v.
37, p. 173-214, 1990; MURRAY, Michael D. Copyright, originality, and the end of the scènes à faire
and merger doctrines for visual works. Baylor L. Rev., v. 58, p. 779-860, 2006; CADY, John.
Copyrighting computer programs: distinguishing expression from ideas. Temp. J. Sci. Tech. &
Envtl. L., v XXII, n. 1, p. 15-63, 2004; BROADDUS, Aaron M. Eliminating the confusion: a
restatement of the test for copyright infringement. DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L., v. 5, p. 4379, 1995; MCKNIGHT, Steven G. Substantial similarity between video games: an old copyright
problem in a new medium. Vand. L. Rev., v. 36, p. 1277-1312, 1983.
Segundo essas doutrinas, quando as marcas ou o chamado trade dress são analisados sob a
perspectiva de identificadores de fonte, as características descritivas, funcionais, intangíveis e
meramente ornamentais e publicitárias não podem receber proteção. Isso porque estes elementos
não conseguem funcionar estavelmente, tampouco eficientemente, como identificadores de fonte.
Porque no exemplo do artista acima fornecido a função de identificação de fonte da marca não é
prejudicada, cabe apenas a análise autoral para determinar se a crítica estética realizada pelo
artista seria permitida pela lei. A lei da marca, que não possui as defesas relacionadas ao campo
autoral, não pode ser ilegitimamente utilizada para usurpar a sua função. Cf. PONTES, Leonardo
Machado. Explorando as defesas do direito de autor, da marca e do trade dress na doutrina da
anti-diluição. In: XX Encontro Nacional do CONPEDI – Conselho Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Direito: Democracia e reordenação do pensamento jurídico: compatibilidade entre
a autonomia e a intervenção estatal. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011, p. 11318-11343.
Disponível em <www.conpedi.org.br>; ANDERSON, J. Scott. Painstaking semantics: selecting
website trade dress elements to survive a copyright preemption challenge. J. Marshall. Rev. Intell.
Prop. L., v. 7, p. 97-116, 2007; FRITCH, David M. Should the purple pill by any other drug
company still be as purple? The changing face of trade dress protection for pharmaceutical
manufactures. IDEA, v. 74, n. 2, p. 171-201, 2007; MAYS, Paula. Trade dress. J. Pat. & Trademark
86
marca, são tradicionalmente aplicadas em conflitos não preocupados, a princípio,
com a deturpação da fonte de identificação de um determinado trabalho.267
É por isso que a marca não é um direito de propriedade como a patente
ou o direito de autor, na medida em que é limitada em sua proteção estatutária à
função de identificação de fonte, somente adquirindo relevância quando esta função
de fonte e o capital de informação a esta inerente, restem afetados, isto é, somente
quando clash of informations can impair the quality of information that the mark
conveys.268 “Quando mais de um vendedor utiliza uma marca para portar
mensagens conflitantes informativas e de identificação, a marca perde valor como
uma transmissora de mensagens de informação e identificação.”269 Nesse sentido, a
marca serve também para potencializar o standard da eficiência dinâmica, na
medida em que a mesma provê incentivos para o investimento contínuo em
qualidade, no empreendedorismo e no marketing. Todavia, isso somente pode ser
atingido pela função de origem, uma vez que a funcionalidade em si ou a criatividade
em si, sem a presença de sentido secundário e distintividade, não pode ser
protegido pela marca.
Para se estabelecer, i.e, uma violação ao copyright, o peticionário precisa
apenas estabelecer a titularidade sobre o trabalho e a demonstração da cópia
subseqüente desautorizada270. Para se estabelecer, i.e, uma violação a uma patente
basta ao peticionário demonstrar que as reivindicações de sua patente estão sendo
utilizadas, vendidas, ou produzidas sem autorização.271 Todavia, para estabelecer a
violação de sua marca, não basta ao peticionário demonstrar que a palavra ou
Off. Soc'y., v. 88, p. 392-396, 2006; RONCAGLIA; SIRONI, op. cit., p. 175-176 (explicando que a
ECJ também proíbe o registro e a utilização de formas de produtos que resultem: a) da natureza
do bem em si mesmo; b) formas que são necessárias para obter um resultado técnico, incluindo
as formas que são essenciais a obtenção de um produto, bem como aquelas que possuem
utilidade técnica ou funcionalidade estética. Cf. Philips Electronics NV v. Remington Consumer
Products LTD, Case C-299/99, [2002] ECR 1-5475; LindeAG v. Deutsches Patent – und
Markenamt; Winward Industries Inc. v. Deutsches Patentund Markenamt; Rado Uhren AG v.
Deutsches Patent – und Markenamt, Cases C-53/01 to C-55/01, [2003] ECR 1-3161; Libertel
Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, Case C-104/01, [2003] ECR 1-3793.
267
Conforme claramente julgado pela Suprema Corte Norte-Americana, nos chamados Trademark
Cases – 100 U.S. 82 (1879) –, em Compco Corporation v. Day-Brite Light, Inc – 376 U.S. 234
(1964) – e Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co. – 376 U.S. 225 (1964) –, configurações que não
sejam protegidas pelo direito de autor ou pela patente não podem ser protegidas pela marca. Isso
porque esta não tem por função proteger elementos estéticos ou inventivos, mas apenas servir
como função de identificação, o que não é qualquer tabu e nem mesmo deveria ser.
268
BONE, op. cit., p. 559.
269
KRATZKE, op. cit., p. 205.
270
Cf. Feist Publication, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S 340, 361 (1991).
271
GUNNELL, Justin J. Evaluation of the dilution-parody paradox in the wake of the Trademark
Dilution Revision Act of 2006. Cardozo Arts & Ent. L.J., v. 26, p. 443, 2009.
87
símbolo está sendo utilizado. Deve ser estabelecido que a marca, da forma como
utilizada, confunde os consumidores.272
Nesses termos, em relação à inovação do próprio produto, a marca
somente pode atingir uma função complementar à patente e ao direito de autor
quando há a presença da função de origem, pois nesse caso a sua utilização pode
“[...] combater alguns dos riscos da inovação, aumentar os prêmios da inovação e,
assim, aumentar os incentivos que as firmas têm para inovar”.273
1.4.1 O problema de se tratar a marca como um direito de propriedade: o fenômeno
da ‘propertização’ e o que a análise econômica do direito tem a dizer sobre isso
É por isso que não existem direitos de propriedade no todo (rights in
gross) nas marcas, e é aqui que reside o maior ponto de conflito e maus entendidos,
como teremos oportunidade de expor, na medida em que este direito passou a
sofrer uma metamorfose assustadora no século XX274, um movimento caracterizado
por alguns como “propertização”275, dando margem a inúmeros abusos, por meio da
ampliação de direitos duvidáveis.276
“O erro fundamental ao se supor que o direito das marcas é um direito in
gross ou at large, como é um direito de autor ou patente estatutária, é um erro sobre
o qual ambos, em verdade, possuem pouco ou nenhuma analogia.”277
O fato de não existirem direitos de propriedade no todo para as marcas
significa que deve ser atribuída por lei escassez artificial as mesmas278, gerando,
portanto, preocupações acerca de legítimas políticas de concorrência a serem
preservadas pelas cortes. Isso cria a chamada competição monopolística
272
GUNNELL, op. cit., p. 443; LAFRANCE, Mary. Understanding Trademark Law. 2ed ed. San
Francisco: Matthew Bender (LexisNexis). 2009, p. 11.
273
GRIFFITHS, op. cit., p. 33.
274
Cf. WELKOWITZ, David S. Reexamining trademark dilution. Vand. L. Rev., v. 44, p. 531-588,
1991; MOSKIN, Jonathan E. Dilution or delusion: the rational limits of trademark protection. TMR –
The Trademark Reporter, v. 83, p. 122-148, 1993.
275
LEMLEY, Mark A. The modern Lanham Act and the death of common sense. Yale L. J., v. 108, p.
1687-1715, 1999.
276
Para todos os efeitos, cf. ROTHMAN, Jennifer. Initial interest confusion: standing at the
crossroads of trademark law. Cardozo. L. Rev., v. 27, p.105-191, 2006; LEMLEY, op. cit., p. 16981703.
277
United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S., 90, 97 (1918).
278
KRATZKE, op. cit., p. 204.
88
(monopolistc competition), que depende exclusivamente da capacidade de
diferenciação de produtos essencialmente homogêneos pelos consumidores.279
Em uma análise normativa, portanto, a marca serve para aumentar a
riqueza geral ao reduzir os custos sociais relacionados à redução dos custos de
informação dos consumidores, da mesma forma que a manutenção da qualidade
nos produtos é incentivada por essa maximização informativa.280 A infração a este
direito, justamente ao contrário, teria por função aumentar os custos de informação
dos consumidores, o que viria a reduzir a riqueza social.
Por outro lado, e isto é fundamental, a extensão de proteção a esse
direito, em circunstâncias tais que nenhuma confusão surgisse no uso da marca,
aumentaria desnecessariamente e ilegitimamente outros custos sociais, como a
liberdade de escolha de produtos pelos consumidores, redução e queda de preços,
livre manifestação da liberdade artística e da expressão.
“O titular de uma marca possui um direito de propriedade somente nas
instâncias em que seja necessário para evitar a confusão dos consumidores em
relação a quem produziu os bens e facilitar a diferenciação... dos bens.”
281
Não é
sem razão que alguns comentadores norte-americanos se referem à marca como
um direito de quase-propriedade (quasi-property).282
1.4.2 Contendo o fenômeno da mutação no direito das marcas: a proteção do direito
das marcas deve se limitar a sua base legal e econômica
Pergunta-se novamente: por que proteger uma mesma marca utilizada
por dois concorrentes com a mesma qualidade empregada?
Parte dessa justificativa está calcada, conforme explica Cunnigham, no
fato de que, devido ao fenômeno da “standardização” e consistência da produção
entre competidores, e de uma maior competição no mercado global, a sociedade
não pode mais simplesmente confiar em sua reputação, patronagem local e em
279
Id., 1991, p. 206.
Id., p. 206.
281
International Order of Job’s Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F. 2d. 912, 919 (9th Cir. 1980).
282
GUNNELL, op. cit., p. 442.
280
89
relações estabelecidas, com o objetivo de aumentar sua participação no mercado.283
Essa capacidade de aumento na participação do mercado é geralmente atribuída à
promoção da marca, induzindo, inclusive, a irracionalidade de compras de produtos
de qualidade inferior, apenas e tão-somente por conta de uma determinada marca,
criando as chamadas barreiras artificiais à entrada de novos competidores no
mercado.284
Da mesma forma, assim como qualquer sistema de comunicação, o
objetivo de uma marca é minimizar a soma dos custos para evitar o
desentendimento e os custos da comunicação.285 Assim, porque a marca é um signo
de identificação, a informação correta sobre a fonte de um produto permite a
redução dos custos de informação (consumer search costs286) com base na
experiência dos consumidores,287 o que cria um mecanismo capaz de melhorar a
eficiência – racionalidade da dinâmica da eficiência (dynamic efficiency ratonale)288 –
comerciantes não investiriam em marcas se não pudessem conservar o seu valor.
As marcas reduzem os custos de informação porque habilitam o consumidor com um
simples método para escolha de um produto.
Dessa forma, o consumidor que olha para determinado símbolo ou
palavra, já sabe, como base em sua experiência e propagandas, que determinado
283
CUNNIGHAM, op. cit., p. 145.
KLIEGER, op. cit., p. 860. Este ponto é bastante polêmico, sendo atenuado pelos economistas, e
sua importância no direito econômico vem sendo reduzida, principalmente em relação à dicotomia
criada entre propaganda “informativa” e “persuasiva”, atribuindo a esta última o fator de barreiras a
entrada de novos concorrentes no mercado. Cf. POSNER, Richard. Working paper III: advertising
and product differentiation. Antitrust L.J., v. 2, p. 47-50, 1969; BONE, op. cit., p. 602-604.
285
LANDES; POSNER, op. cit., p. 271.
286
O termo é atribuído ao trabalho de STIGLER, George. The economics of information. J. Polit.
Econ., v. 69, n. 3, p. 213-225, 1961 [Stigler buscou demonstrar a mudança na análise das
instituições quando pesquisadas sob a perspectiva da busca pela informação e sua relação com o
preço dos bens. Segundo o autor, a dispersão da busca, mesmo que para produtos homogêneos,
é onipresente. A dispersão, portanto, seria uma medida de ignorância porque nunca haveria
absoluta homogeneidade nos bens e nos termos da venda. Segundo Stigler, os novos meios de
identificação dos vendedores eram as propagandas, ao oposto da localidade geográfica, que
desempenhava um papel fundamental na redução dos custos dos comerciantes medievais, tais
como as feiras. Por meio das propagandas, os custos na identificação dos vendedores seriam
reduzidos drasticamente, que seria uma medida de eliminação da ignorância. A goodwill dos
comerciantes, nesse aspecto, também poderia passar a ser pensada como uma relação de custos
de informação. Para o autor, a goodwill poderia ser definida como a contínua patronagem dos
consumidores sem a necessidade de uma contínua busca (por exemplo, somente uma verificação
ocasional). A goodwill, portanto, seria um fator essencial para a redução dos custos de informação
dos consumidores. Stigler definiu, portanto, o valor da informação como a quantidade definida pela
redução dos custos esperados dos compradores em relação as suas compras. Em outras
palavras, “reputação” denotaria a persistência da qualidade e comandaria o preço, na medida em
que economizaria no custo da procura.].
287
LANDES; POSNER, op. cit., p. 275.
288
SAKULIN, op. cit., p. 55.
284
90
símbolo ou palavra identifica uma pletora de sentidos de qualidade e informação
previamente estabelecidos. Ele não precisa recorrer
novamente a essas
informações, tampouco buscar na internet por características descritivas do produto,
uma vez que as mesmas são condensadas e resumidas em pouco tempo pela
própria marca. A marca, em outras palavras, passa a simbolizar tudo isso. Isso é
particularmente verdadeiro em relação a produtos que necessitam de algum uso
anterior para se provar confiáveis, reduzindo a necessidade de outros usos
posteriores para a certificação de qualidade.289
A proteção, nesses termos, também seria necessária, na medida em que,
em curto prazo, na ausência de proteção, os consumidores seriam enganados
quanto à fonte dos produtos que compram e, em longo prazo, as marcas perderiam
totalmente seu valor como identificadores de fonte, já que não poderiam mais,
seguramente, servir como redutoras dos custos de informação de compras. Isso
porque as marcas não seriam mais confiáveis para designar a função esperada,
gerando ineficiências, portanto, na própria competição.
1.5 Análise entre sinais e o ‘fator confusão’ em expansão
1.5.1 Estados Unidos
Nos Estados Unidos, o Lanham Act290 proíbe três categorias gerais de
confusão: a) confusão em relação à fonte (confusion as to the source); b) confusão
289
290
LEMLEY, op. cit., p. 1690.
O The Lanham Trademark Act, de 1946, é a legislação federal nos Estados Unidos responsável
por regular o direito das marcas no âmbito federal. Os Estados da Federação possuem seus
próprios estatutos estaduais regulando também esse direito. O Comitê do Senado sobre Patentes,
quando discutiu o projeto de lei que virou o Lanham Act, explicou que o propósito do estatuto
federal era duplo: proteger o público para que possa ter confiança o bastante para, quando
compre um produto, seja aquele que ele desejava adquirir; quando o titular de uma marca tenha
expendido energia, tempo e dinheiro, possa ele ter protegido o seu investimento contra a
apropriação de piratas. Segundo o relatório do Comitê do Senado, proteger as marcas era
essencial para proteger o público do engano, garantir a competição leal, e assegurar a
comunidade de empresários as vantagens inerentes à reputação e goodwill. S. REP. No. 1333,
79th Cong., 2d Sess. 3. Antes do Estatuto Federal, o direito das marcas era essencialmente
protegido pelo common law, embora o Congresso já tivesse promovido o seu registro em 1870,
adicionando penas criminais alguns anos depois. A proteção federal somente é conferida quando
91
em relação ao patrocínio ou afiliação (confusion as to sponsorship or affiliation); e
confusão reversa (reverse confusion).291 Primeiro, o autor deve estabelecer que a
sua marca seja válida, que é o titular da marca e que detém o direito de prioridade
sobre o uso de sua marca em relação ao réu, sob pena de sequer a corte avaliar a
probabilidade de confusão.292 Depois, o autor deve provar que o uso da marca do
réu provavelmente conflita com a fonte de origem de seus produtos ou serviços.293 O
chamado likelihood of confusion existe quando “um número apreciável de
compradores ordinariamente prudentes podem provavelmente ser enganados ou,
com efeito, simplesmente confundidos, em relação à fonte dos bens em questão.”294
Deve ser estabelecido pela parte que a confusão é provável, não meramente
possível, tampouco inevitável.295 “As marcas precisam ser comparadas sob a luz do
que ocorre no mercado, não na corte”.296
1.5.1.1 Confusão em relação à fonte (confusion as to the source) ou (point-ofpurchase confusion)
291
292
293
294
295
296
os produtos ou os serviços são empregados no campo interestadual, e quando a lei estadual
somente ofereça proteção a negócios distinguidos por marcas dentro de um Estado particular.
Segundo a Suprema Corte Norte-Americana, no caso Hanover Star Milling v. Metcalf, 240 U.S.
403, 413 (1916) “marcas protegidas pelo common law (common law trademarks), e o direito ao
seu uso exclusivo, são, é claro, classes entre os direitos de propriedade... mas somente no sentido
do direito de um homem de continuar gozando da reputação de seu comércio e da goodwill que
flui daí, livre das interferências indesejadas de outros, é um direito de propriedade, do qual a
proteção da marca é meramente uma instrumentalidade.” A proteção fornecida pelo Estatuto
Federal, todavia, é substancialmente superior à proteção fornecida pelo common law. Cf.
ROBINSON, David A. A fair use analysis of trademark parody: Cliff Notes, Inc. v. Bantam
Doubleday Dell Publishing Group. Loy. L.A. Ent. L. Rev., v. 11, p. 230, 1991.
ALLEN, Michael J. The scope of confusion actionable under Federal Trademark Law: who must be
confused and when? Wake Forest L. Rev., v. 26, p. 325, 1991.
Custom Mfg. & Eng’g, Inc. v. Nudway Servs., 508 F.3d 641, 648, n. 8 (11th Cir. 2007). Nota de
ed
LAFRANCE, Mary. Understanding Trademark Law. 2 ed. San Francisco: Matthew Bender
(LexisNexis). 2009, p. 135.
Lamparello v. Falwell, 420 F. 3d 309, 313 (4th Cir. 2005); SunAmerica Corp. v. Sun Life Assurance
Co. of Canada, 77 F. 3d 1325, 1334 (11th Cir.), cert. denied, 519 U.S. 822 (1996). Nota de
LAFRANCE, op. cit., p. 135.
Perini Corp. v Perini Construction, Inc., 915 F2d 121, 127 (4th Cir 1990). Cf. KAEDING, Patricia J.
Cleary erroneous review of mixed questions of law and fact: the likelihood of confusion
determination in trademark law. U. Chi. L. Rev., v. 59, p. 1239, 1992. Ver, outrossim, Charles of the
Ritz Group Ltd v. Quality King Distr., Inc., 832 F. 2d 1317, 1321 (2d Cir. 1987); Mushroom Makers,
Inc. v. R.G Barry Corp., 580 F. 2d 44, 47 (2d Cir. 1987).
Eclipse Assoc., Ltd. v Data General Corp., 894 F. 2d 1114, 1118-19 (9th Cir 1990). Cf. KAEDING,
op. cit., p. 1293. Ver, outrossim, Standard Oil Co. of N.M v. Standard Oil Co. of Cal., 56 F. 2d 873
(10th Cir.1932); Schwinn Bicycle Co. v. Ross Bicycle, Inc., 870 F. 2d 1117 (7th Cir.1989).
Amoco Oil Company v Rainbow Snow, Inc., 809 F2d 656, 662 (10th Cir 1987). Cf. KAEDING, op.
cit., p. 1293.
92
A
confusão em relação à fonte
ocorre quando
o consumidor
erroneamente crê que o uso do sinal em relação à marca se originou da mesma
fonte do produto ou do serviço que a marca sinalizava. É suficiente que o público
acredite que o sinal se origine de uma única, mesmo que anônima fonte.297 Esse tipo
de confusão ocorre com mais freqüência nos casos de concorrência direta entre
produtos, ao contrário das hipóteses de concorrência com produtos não
relacionados.298
1.5.1.2 Confusão em relação ao patrocínio ou afiliação (confusion as to sponsorship
or affiliation)
A confusão em relação ao patrocínio ou a afiliação amplia as hipóteses de
confusão que não dependem necessariamente da confusão em relação à fonte.
Essa confusão deriva da crença do consumidor que o uso do sinal em relação à
marca provê do patrocínio, aprovação ou endosso da marca em relação ao sinal,
mesmo que os consumidores saibam que o titular da marca não produz aquele tipo
de produto.299 Essa confusão, portanto, pode decorrer entre dois produtos no
mercado que sequer realizem uma concorrência direta, desde que existam
condições em relação ao comprador para que este possa, logicamente, supor que o
sinal e a marca possuam uma ligação comum, como se pertencessem à mesma
fonte produtiva.300
1.5.1.3 Confusão reversa (reverse confusion)
297
Id., 1991, p. 325.
Id., p. 325.
299
Id., p. 326.
300
Helene Curtis Indus. v. Suave Shoe Corp., 13 U.S.P.Q.2d (BNA) 1618, 1624 (T.T.A.B. 1989). Cf.,
outrossim, as decisões em American Dairy Queen Corp. v. New Line Cinema, 35 F. Supp. 2d 727
(D. Minn. 1998) ; Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publ'ns, 28 F.3d 769, 772-73 (8th Cir. 1994);
Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak, 836 F.2d 397, 397 (8th Cir. 1987); Burck v. Mars, Inc., 571 F.
Supp. 2d 446 (S.D.N.Y. 2008), bem como os comentários de Mark Lemley e Mark McKenna sobre
a expansão até mesmo irrefletida desse tipo de proteção em muitos casos (LEMLEY, Mark A;
MCKENNA, Mark. Irrelevant confusion. Stan. L. Rev., v. 62, p. 413-454, 2009).
298
93
A confusão reversa ocorre quando uma sociedade geralmente mais
poderosa que a sociedade titular da marca começa a realizar uma campanha
publicitária de maiores proporções em relação ao seu sinal, a ponto dos
consumidores pensarem que é o titular do sinal quem criou a marca ou sempre foi o
seu titular. Em tese, não haveria aqui a confusão típica, pois os consumidores
entendem que quem sempre foi o titular da marca era o titular do sinal. Para evitar,
assim, a confusão reversa, e permitir com que sociedades empresariais médias e
pequenas possam sobreviver no mercado, a doutrina da confusão reversa impede
esse disparate.301
Assim, a confusão reversa ocorre quando um usuário maior
satura o mercado com uma marca similar ou idêntica aquela de um titular menor.
Nesse caso, a marca menor não buscaria “lucrar” com a goodwill associada com o
uso da marca maior, mesmo que a marca maior dê maior projeção. Isso não importa,
pois haveria a violação da marca menor pela marca maior, na medida em que os
consumidores passam a pensar que a marca menor pertence a marca maior ou é
conectada a esta, fazendo com que a marca menor perca a sua identidade,
habilidade de mover para outros mercados e controlar a sua reputação.302
1.5.1.4 A ampliação das formas de confusão
As três formas de confusão até então vistas focam suas análises no
momento em que os consumidores estão realizando suas compras, a fim de se
identificar ou não a confusão. Porém, as cortes estadunidenses vêm também
expandindo as formas tradicionais de confusão, para além do momento peculiar de
aquisição do bem. Essas ampliações consistem na doutrina da confusão pré-venda
(pre-sale confusion) ou doutrina da confusão inicial (initial interest confusion) e na
doutrina da confusão pós-venda (post-sale confusion). Referidas expansões foram
em parte encorajadas pela emenda do Lanham Act, em 1962, em sua seção 31,
onde se passou a determinar a violação quando o uso do infrator fosse
“provavelmente capaz de gerar confusão, causar erro ou engano”. Ao se eliminar da
301
Cf. Big 0 Tire Dealers v. Goodyear Tire & Rubber Co., 561 F.2d 1365, 1371 (10th Cir. 1977), cert.
dismissed, 434 U.S. 1052 (1978).
302
Cf. Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co. 978 F. 2d 947 (7th Cir. 1992).
94
frase ‘compradores’, o Congresso permitiu com que houvesse a expansão dos casos
de confusão para hipóteses não relacionadas especificamente com o momento de
compra.303
1.5.1.4.1 Confusão pré-venda (pre-sale confusion) ou doutrina da confusão inicial
(initial interest confusion)
De acordo com a doutrina da confusão pré-venda, haverá uma confusão
inicial quando o titular do sinal, usando elementos similares a uma marca, busque
atrair, divergir ou distrair o consumidor para adquirir o produto sinalizado. Mesmo
que o consumidor, em contanto com o produto sinalizado, perceba efetivamente que
o sinal não é proveniente do titular da marca e não guarde qualquer outra relação
que não uma simples associação, antes de comprar o produto, e, portanto, não haja
confusão, ainda assim algumas cortes reputam tal prática uma violação ao Lanham
Act.304 A lógica, muito criticada dessa teoria305, é impedir a chamada unfair bait-andswitch theory, isto é, proibir práticas que afetem as decisões dos consumidores, ao
se proibir que competidores, beneficiando-se da reputação e da goodwill de seus
rivais, causem uma ‘ingerência’ inicial no processo de venda dos bens. O dano
nesse caso é presumido, a menos que o réu possa apresentar prova em sentido
contrário.306
Essa doutrina não é totalmente contrária à competição se aplicada
corretamente. Conforme explica Petty, somente haveria razões suficientes para a
sua aplicação quando, em relação à dispersão inicial, conecta-se também uma
fraude. Assim, se o competidor usa o produto ‘isca’ para atrair o consumidor para a
sua loja, mas se recusa a vender o produto original que o consumidor estava
buscando ou se recusa a aceitar uma ordem futura de venda do produto original; se
não possui quantidade suficiente do produto original para suprir a demanda; e
303
Cf. TICHANE, David M. The maturing trademark doctrine of post-sale confusion. The Trade Mark
Reporter – TMR, v. 85, p. 403, 1995.
304
Cf. Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway &Sons 523 F.2d 1331 (2d Cir.
1975), af'g 365 F. Supp. 707 (S.D.N.Y. 1973); Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp. 818
F.2d 254 (2d Cir. 1987); Dreyfus Fund v. Royal Bank of Canada 525 F. Supp. 1108 (S.D.N.Y.
1981).
305
Cf. item 1.6.1.
306
ALLEN, op. cit., p. 344.
95
quando a dispersão inicial é feita pela utilização de palavras ou por meio de falsas
demonstrações para favorecer o produto ‘isca’.307 Assim, toda vez que há um
aumento considerável dos custos de informação do consumidor, tal como a
utilização da dispersão, conectada a alguma fraude, como atrair o consumidor para
o estabelecimento do competidor por meio do produto isca (bait), sem o
fornecimento do produto trocado (switched), haverá causa de ação com base na
doutrina da confusão inicial. Todavia, a mera referência pelo produto ‘isca’ ao
produto ‘trocado’, sem a presença concomitante do aumento de custos expressivos
ou fraude, não poderia, em hipótese alguma, implicar em qualquer violação.308 Isso
atrairia noções totalmente anticompetitivas e contrárias aos propósitos da lei, na
medida em que quando a dispersão inicial é facilmente corrigível antes da possível
compra, há muito mais benefícios de informação para os consumidores do que
prejuízos, por meio da diversificação de produtos e preços.309
1.5.1.4.2 Confusão pós-venda (post-sale confusion)
A doutrina da confusão pós-venda incide nos casos em que, embora no
momento da venda, inexista a possibilidade de confusão, uma vez que os produtos
são anunciados ou embalados por diferentes sinais, ou porque vendidos em
circunstâncias que não permitam inferir-se a confusão, posteriormente, quando
utilizados pelo próprio consumidor, destituídos dessas características iniciais, são
confundidos por outros consumidores como produtos provenientes do titular da
marca.310 Portanto, a doutrina pós-venda incide em contextos que são alheios às
situações de distribuição original dos produtos.311
A Levi’s, por exemplo, uma marca famosa de jeans, travou processo
contra a marca Lois Sportswear, pois estava sendo questionado que a utilização,
pela Lois, de seu padrão de costura de bolso registrado, seria uma violação a sua
307
PETTY, Ross D. Initial interest confusion versus consumer sovereignty: a consumer protection
perspective on trademark infringement. TMR, v. 98, p. 779, 2008.
308
Cf. item 1.6.1.
309
PETTY, op. cit., p. 786.
310
Cf. Lois Sportswear,U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co. 799 F2d 867, 230 USPQ 831 (CA 2 1986),
aff’g 631 F Supp 735, 228 USPQ 648 (SDNY 1985).
311
Cf. MCCARTHY, Anne M. The post-sale confusion doctrine: why the general public should be
included in the likelihood of confusion Inquiry. Fordham L. Rev., v. 67, n. 6, p. 3351, 1999.
96
marca. Em sua defesa, a Lois alegou que não haveria como existir confusão, pois
presumivelmente todos os consumidores que freqüentavam e compravam de sua
loja sabiam que se tratava de um produto Lois, não havendo como ser confundido
pelo da Levi’s. Da mesma forma, para reforçar suas argumentações, alegou que os
produtos eram sinalizados, anunciados e embalados com marcas da Lois, fato que
também reforçaria a inexistência de confusão.
Segundo a corte, todavia, quando outros consumidores vissem o jeans da
Lois na rua, fora da loja, utilizado por um consumidor, iriam associar o padrão de
costura da Levi’s com o padrão de costura da Lois, o que iria influenciar os
consumidores a continuar a comprar os jeans da Lois e não da Levi’s. Tal prática
seria reputada uma ‘confusão pós-venda’, em violação aos direitos da Levi’s.
Percebe-se que essa decisão é perigosa em vários sentidos. Primeiramente,
não é claro que os consumidores associam diretamente um padrão de costura com
uma marca, pois geralmente os aspectos estéticos de um trade dress não são
associados com a fonte de origem do produto.312 Depois, não é fácil identificar a
marca de uma calça jeans, tampouco associá-la com um costura em particular. Da
mesma forma, pode ser questionado que o momento de soberania do consumidor é
exercido durante a compra. Se ele tem a sua disposição, nesse momento, todas as
informações relevantes, sabendo claramente a loja em que está realizando a
aquisição, bem como a marca que está sendo consumida, a confusão ‘pós-venda’ se
torna um fator de inibição a sua soberania e livre escolha informada. Estaria sendo
privilegiado, mais uma vez, os direitos proprietários do titular da marca em oposição
ao mercado consumidor e a livre concorrência.
É por essa razão que várias cortes são resistentes contra a idéia de adotar
referida doutrina, limitando o momento da análise da confusão à compra do produto.
Nesse sentido, o 7th Circuit313 e o 1st Circuit314, bem como outras decisões de cortes
que não sejam de apelação.315
312
Conforme julgado pela Suprema Corte Norte-Americana no caso Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara
Bors., 529 US 205 (2000), “no caso do design de produtos, como no caso de cores, nós
pensamos que a predisposição dos consumidores para igualarem a identificação da fonte de um
produto com sua configuração não existe. Os consumidores estão cientes da realidade de que,
quase invariavelmente, mesmo o mais incomum dos designs [...] intenta não identificar a fonte,
mas tornar o produto em si mesmo mais útil ou apelativo”
313
Dorr-Oliver, Inc. v. Fluid-Quip, Inc., 94 F.3d 376,382 (7th Cir. 1996) (“O exame apropriado não é se
algumas pessoas vendo as partes de cima de plantas industriais seriam confundidas, mas se os
consumidores no mercado para partes de cima são provavelmente capazes de ser confundidos”;
97
1.5.1.4.3 Confusão (?) subliminar (subliminal confusion ou subliminal trademark
association)
Com incidência bastante limitada, em 1973 foi reconhecida, pela primeira
vez316, a chamada confusão subliminar.317 Até agora, somente o 2º Circuito318 e
algumas cortes distritais319 de outros circuitos têm aceitado a sua aplicação.
De acordo com essa doutrina bastante polêmica e amorfa, haveria
confusão subliminar quando um consumidor, deparando-se com uma marca ou um
trade dress, associasse a imagem mental desta marca ou deste trade dress à
imagem de uma marca já conhecida e estabelecida. Embora o consumidor tenha a
percepção para diferenciar ambos os produtos, não havendo a pronta confusão, em
um nível subconsciente ele associaria ambas as marcas, transferindo a goodwill
associada à marca estabelecida para a marca nova, havendo, assim, em tese, a
transferência da reputação de uma marca para a outra. Haveria, nesses termos,
uma ‘atração subconsciente’ para a nova marca, que seria objeto de violação.
Explica Chi-Ru que essa doutrina pode se estabelecer por três vias: a) a
associação subliminar, como uma terceira categoria independente da confusão em
relação à fonte ou à afiliação; b) confusão subliminar como uma forma de confusão
em relação à fonte, de maneira não-consciente ou consciente; c) confusão
subliminar como uma subcategoria de confusão pré-venda ou confusão inicial320.321
Nike, Inc. v. "Just Did It" Enters., 6 F.3d 1225, 1229 (7th Cir. 1993). Nota de MCCARTHY, op. cit.,
p. 3353.
314
Astra Pharm. Prods., Inc. v. Beckman Instruments, Inc., 718 F.2d 1201, 1206 (1st Cir. 1983) (“se a
confusão existe, ela deve ser baseada na confusão de uma pessoa relevante, i.e., um freguês ou
um comprador”.) Nota de MCCARTHY, op. cit., p. 3353.
315
Smithkline Beckman Corp. v. Pennex Prods. Co., 605 F. Supp. 746, 751 (E.D. Pa. 1985); American
Greetings Corp. v. Easter Unlimited, Inc., 579 F. Supp. 607, 616 (S.D.N.Y. 1983); Beneficial Corp.
v. Beneficial Capital Corp., 529 F. Supp. 445,450 (S.D.N.Y. 1982). Nota de MCCARTHY, op. cit., p.
3353.
316
Ortho Pharmaceutical Corp. v. American Cyanamid Co. 361 F. Supp. 1032.
317
CHI-RU, Jou. The perils of a mental association standard of liability: the case against the subliminal
confusion cause of action. Virginia Journal of Law & Technology, v. 11, n. 2, p. 1-43, 2006.
318
Playboy Enters., Inc. v. Chuckleberry Publ’g, Inc, 687 F.2d 563, 570 (2d Cir. 1982).
319
Verifine Products, Inc., v. Colon Bros., Inc., 799 F. Supp. 240, 251 (D. Puerto Rico, 1992);
Suncoast Tours, Inc. v. Lambert Group, Inc., No. CIV.A.98-5627, 1999 WL 1034683, at *5 (D.N.J.
1999); Resorts Int’l, Inc. v. Greate Bay Hotel & Casino, Inc., 830 F. Supp. 826 (D.N.J. 1992);
Oxford Indus., Inc. v. JBJ Fabrics, Inc., No. 84 CIV.2505, 1988 WL 9959, at *3 (S.D.N.Y. 1988).
Nota de CHI-RU, op. cit., p. 3.
320
Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway &Sons 523 F.2d 1331 (2d Cir. 1975),
af'g 365 F. Supp. 707 (S.D.N.Y. 1973); Sunquest Info. Sys., Inc. v. Park City Solutions, Inc., 130 F.
Supp. 2d 680, 696 (W.D. Pa. 2000); Philip Morris Inc. v. Star Tobacco Corp 879 F. Supp. 379
(S.D.N.Y. 1995).
98
Conforme explica o autor, todavia, esse tipo amorfo não pode ser tratado
como uma forma de confusão, uma vez que não faria sentido dar relevância a uma
associação inconsciente quando esta mesma associação não diz nada ou interfere
em nada em relação à associação consciente do consumidor, isto é, não contribuiria
em absolutamente nada com a dispersão de vendas.322 Prova disso é que algumas
cortes, mesmo após não atingirem resultados positivos com os testes tradicionais de
confusão, aplicam referida doutrina para condenar o réu, mesmo que confrontadas
com provas objetivas de que os consumidores não confundiriam as duas marcas
como provindas da mesma fonte. Por meio dessa tentativa incessante de tentar
condenar o réu, algumas cortes aplicam a doutrina da confusão subliminar para
reforçar a base da doutrina da confusão pré-venda ou para reforçar uma categoria
correlata à diluição.
Conforme será estudado no próximo capítulo, essa doutrina
é
abominável, uma vez que não passe de uma simples aplicação da doutrina da
misappropriation em relação à goodwill, sendo uma doutrina errática, especulativa,
subjetiva, anticompetitiva e que não possui apoio empírico da psicologia. Na
realidade, é uma forma camaleônica de infiltrar a doutrina da diluição nos testes
tradicionais de confusão, eliminando a necessidade da própria probabilidade de
confusão. Essa doutrina viola o direito à livre escolha informada dos consumidores e
o
direito
à
entrada
de
novos
concorrentes
no
mercado
para
ampliar
injustificadamente a base monopolística dos direitos dos titulares de marcas. Além
disso, desconsidera o fato essencial de que os novos entrantes, por meio de
propagandas ou embalagens informativas, precisam de alguma forma referir-se à
marca líder
no
mercado,
como
meio
de
ganharem
alguma visibilidade.
Economicamente, conforme será demonstrado, isso é justificado e sempre vem
sendo praticado de alguma forma.
1.5.1.5 Os testes utilizados pelas cortes norte-americanas para a verificação da
violação (multifactor tests) e considerações em relação aos sinais
321
322
CHI-RU, op. cit., p. 5.
CHI-RU, op. cit., p. 11. No mesmo sentido, cf. NASER, op. cit., p. 102 e ss (explicando, ainda, que
a confusão subliminar é uma forma camaleônica de contrabandear a doutrina da diluição para os
standards tradicionais dos testes de confusão).
99
O primeiro Restatement of Torts (1939)323 continha uma seção intitulada
Source Confusion, que teve muita importância na prática judicial.324 O Restatement
definia os fatores relevantes a serem considerados pelas cortes quando
investigassem a presença ou não de confusão, e que acabaram influenciando a
construção jurisprudencial.325 Eram eles:
• O grau de similaridade entre a designação e a marca ou o nome comercial em
relação a
Aparência;
Pronunciação das palavras utilizadas;
Tradução verbal das figuras e do design envolvido;
Sugestão;
• A intenção do ator em adotar a designação;
• A relação no uso e na maneira de marketing entre os bens e os serviços entre
o ator e aqueles utilizados pelo titular da marca;
• O grau de cuidado provável a ser exercido pelos compradores;326
As cortes de apelação estaduais norte-americanas, quando demandadas
em grau de apelação acerca da revisão da decisão sobre confusão, defendem
diferentes opiniões sobre a matéria. Algumas circunscrições, como a 3ª327, 4ª328,
5ª329, 7ª330, 9ª331 e 10ª332, entendem que a revisão da questão constitui uma matéria
323
A partir dos anos 30, adotou-se nos Estados Unidos os Restatements, que desde então
desempenharam um importante papel de sistematização, similar aos papéis dos códigos.
Conforme explica James Gordley, “embora o restatement não tenha qualquer degrau de
autoridade, ele representa a opinião final de distintos contribuintes, atingida após uma extensiva
consulta com aqueles que são eminentes no campo, aprovado por uma assembléia de experts, e
apoiado pelo prestígio do American Law Institute. Assim, tem um tipo único de autoridade que não
é aquele meramente de um tratado.” GORDLEY, James. European Codes and American
Restatements: some difficulties. Colum. L. Rev., v. 81, p. 142, 1981.
324
Cf. Amoco Oil Co. v. Rainbow Snow, 748 F.2d 556 (10th Cir. 1984).
325
The Restatement (Second) of Torts 1-2 (1979), por sua vez, omitiu todas as seções sobre
concorrência desleal. O conselho decidiu que já não era mais correto relacionar referida matéria
com o Restatement, uma vez que a competição desleal já havia adquirido o seu próprio corpo
legal independente. Cf. KAEDIN, op. cit., p. 1294.
326
COOPER, Robert James. Intellectual Property – likelihood of confusion and trademark infringement
– vocal similarity is accorded little weight in a confusion source case. In re Electrolyte Lab., Inc.,
929 F.2d 645 (Fed. Cir. 1990). Rutgers Law Journal, v. 23, p. 413, 1992.
327
American Home Products Corp. v. Barr Lab., Inc., 834 F.2d 368 (3rd Cir. 1987).
328
Pizzeria Uno Corp. v. Temple, 747 F.2d 1522 (4th Cir. 1984).
329
Marathon Mfg. Co. v. Enerlite Products Corp., 767 F.2d 214 (5th Cir. 1985).
330
Scandia Down Corp. v. Euroquilt, Inc. 772 F.2d 1423 (7th Cir. 1985).
100
de fato, somente sendo sujeita à revisão quando demonstrado claramente um erro
praticado na instância a quo.333 Outras circunscrições estaduais compreendem que
a questão referente à confusão é uma matéria tanto de direito quanto de fato, como
a 2ª334, a 6ª335, a 8ª336 e a 11ª337, devendo decidir se a trata como uma questão
predominantemente de direito ou de fato.338 A circunscrição federal339, todavia,
compreende a questão da confusão como uma matéria totalmente de direito,
permitindo julgamento de novo,340 aplicando os precedentes da antiga Court of
Customs and Patent Appels – CCPA.
A circunscrição federal se baseia em uma lista de treze fatores para a
análise da confusão, extraída do caso In re E. L DuPont DeNemours & Co.341 Os
treze fatores são:
• A similaridade e a não similaridade entre as marcas em sua inteireza, em
relação a sua aparência342, som343, força344, conotação345 e impressão
comercial346;
331
Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc., 778 F.2d 1352 (9th Cir. 1985). A 9ª circunscrição, embora
entenda que a questão é tanto de fato quanto de direito, para os propósitos da revisão, trata-a
como uma questão predominantemente de fato, o que sujeita a revisão somente a um erro claro.
332
Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987);
333
COOPER, op. cit., p. 414.
334
Hasbro, Inc. v. Lanard Toys, Ltd., 858 F.2d 70 (2d Cir. 1988).
335
Wynn Oil Co. v. Thomas, 839 F.2d 1183 (6th Cir. 1988).
336
Accord Life Tech., Inc. v. Gibbco Scientific, Inc., 826 F.2d 775 (8th Cir. 1987).
337
Wesco Mfg., Inc. v. Tropical Attractions, Inc., 833 F.2d 1484 (11 th Cir. 1987).
338
O Federal Rule of Civil Procedure (FRCP) 52(a) estabelece que uma questão de fato somente
possa ser revisada se estabelecida como claramente errônea. Se a determinação não é
claramente uma questão de fato, tampouco de direito, cabe a corte então entre ambas.
339
Nos Estados Unidos, desde 1982, o Congresso criou a Corte de Apelação para o Circuito Federal
(Court of Appeals for the Federal Circuit – CAFC), que resultou da fusão da Corte de Apelação de
Costumes e Patente (Court of Customs and Patent Appels – CCPA) e da Corte de Reivindicações
(Court of Claims), com o objetivo de uniformizar a jurisprudência naquela área A circunscrição
federal se baseia nos precedentes traçados pela antiga Court of Costums and Patent Appeals
como biding precedent. A circunscrição federal revê as decisões da T.T.A.B (Trademark Trial and
Appeal Board), responsável por rever certas decisões sobre aplicações de registros de marcas e
procedimentos no âmbito do United States Patent and Trademark Office (USPTO). Cf. COOPER,
op. cit., p. 423; HANTMAN, Ronald D. Patent Infringement. Journal of Patent and Trademark
Society, v. 72, n. 6, p. 519-616, 1990.
340
Giant Food, Inc. v. Nation's Foodservice, Inc., 710 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1983).
341
In re E. I. DuPont DeNemours & Co., 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973).
342
Analisa-se a impressão geral das marcas, mas é designado um peso avaliativo para cada aspecto
diferente destas, como os fatores dominantes, que pesam mais na impressão geral. Para se
designar um fator dominante, é considerado o impacto sobre o consumidor. A atribuição de
consideração do peso para determinados fatores ajudam no estabelecimento do impacto geral das
marcas. Quando os fatores dominantes são similares, geralmente suportam a existência de
confusão. Cf. COOPER, op. cit., p. 417. Ver, outrossim, C.L.A.S.S Promotions v. D.S. Magazines,
Inc., 753 F 2d 14, 18 (2d Cir. 1985).
101
• A similaridade ou dissimilaridade e a natureza dos bens ou serviços como
descrito na aplicação ou no registro ou, ainda, em conexão com a marca
anterior em uso347;
• A similaridade ou não similaridade dos canais de troca estabelecidos e que
provavelmente continuarão a existir348;
343
Atribui-se menos importância à similaridade de sons, e mais peso aos fatores visuais. O fator ‘som’
somente se torna realmente relevante, se geralmente os consumidores, em seus usos e
costumes, pedem o produto pelo nome e não os carregam diretamente das prateleiras. Cf.
COOPER, op. cit., p. 417. Cf, outrossim, Communications Satellite Corp. v. Comcet, Inc., 429 F. 2d
1245 (4th Cir.), cert. denied, 400 US. 942 (1970) (determinando que “Consat” e “Concet” eram
confundidas sonoramente).
344
A força da marca é estabelecida por sua ordem de classificação: fantástica, arbitrária, sugestiva,
descritiva ou genérica. Cf. item 1.2.1.1.1.1. Ver, outrossim, McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc.,
599 F 2d. 1126,1131 (2d Cir. 1979). Ao considerar a força de uma marca na análise do teste da
probabilidade de confusão, as cortes ainda levam em consideração três questões. Primeiramente,
quanto mais arbitrária é uma marca, mais distintiva ela será. Quanto mais distintiva é uma marca,
mais ela contribuirá para determinar a existência de confusão. Em segundo lugar, as cortes
comparam a marca do autor com as demais marcas existentes no mercado. Quanto mais similar é
a marca do autor em relação às outras marcas existentes, menos distintividade a marca terá no
mercado, o que pode demonstrar a inexistência de distintividade e a ausência da função de
origem, contribuindo para a inexistência de violação. A terceira consideração é a do sentido
secundário. Quanto mais extensivo for o uso da marca no tempo e quanto mais publicidade houver
sobre a mesma, mais sentido secundário a mesma terá, o que contribuirá para a decisão de
violação. Cf. GARDNER, Steven J. Trademark infringement: likelihood of confusion and trademark
parody: Anheuser-Busch, Inc. v. L & L. Wake Forest L. Rev, v. 28, p. 719-720, 1993.
345
A conotação é determinada pelo sentido da marca. Cf. GARDNER, op. cit., p. 721, citando AMF,
Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F. 2d 341, 352 (9th Cr. 1979) (que decidiu que “Slickcraft” e
“Sleekcraft” eram “virtualmente sinônimos”); American Home Prods. Corp. v. Johnson Chem. Co.,
589 F. 2d 103 (2d Cir. 1978) (que decidiu que “Roach Inn” e “Roach Motel” tinham o mesmo
sentido); American Cyanamid Corp. v. Connaught Lab., Inc., 800 F. 2d 306, 308-09 (2d Cir. 1986)
(rejeitando o ênfase no significado das marcas em que segmentos de duas marcas eram
genéricos ou descritivos”.).
346
A impressão geral é determinada pelo conjunto dos fatores, como o som, a aparência e a
conotação. Na análise da impressão comercial, a corte não deve avaliar os componentes
individuais da marca, contrastados lado a lado, mas a similaridade deve ser analisada na forma
como as marcas realmente aparecem no mercado, na medida em que consumidores raramente
comparam as marcas lado a lado, mas antes se baseiam nas figuras mentais das marcas e dos
produtos. Cf. GARDNER, op. cit., p. 721 (citando uma lista extensa de casos que aplicam essas
lógicas.).
347
Quanto mais similares dois produtos são, mais os consumidores serão confundidos em relação à
fonte do produto. Quanto mais similares dois produtos são, menos similares precisam ser as
marcas. Mesmo quando os produtos não sejam similares em relação à competição direta, a
probabilidade de confusão poderá aumentar em decorrência de outras possíveis associações que
tais produtos possam gerar ou, ainda, quando possam ser usados conjuntamente. Os seguintes
casos são citados por GARDNER, op. cit., p. 72: International Kennel Club v. Mighty Star, Inc. 846
F. 2d 1079, 1089 (7th Cir. 1988) (determinando que a probabilidade de confusão existiria porque,
sendo o autor, promotor e patrocinador de shows de cães, poderia ter sua marca confundida com
os brinquedos de cães criados pelo réu); In re Martin’s Famous Pastry Shoppe, Inc., 748 F. 2d.
1565 (Fed. Cir. 1984) (decidindo que a marca do autor, para pães, poderia ser confundida com a
do réu, para queijos).
348
Quanto mais direta é a competição entre os bens, menor é o requisito da similaridade; quanto mais
indireta é a competição entre os bens, maior é o requisito da similaridade. A possibilidade de
confusão é maior onde os bens sejam vendidos nas mesmas lojas ou nos mesmos tipos de lojas.
Cf. COOPER, op. cit., p. 417. Ver, outrossim, Hasbro, Inc. v. Lanard Toys, Ltd., 858 F. 2d 70, 77
(2d Cir. 1988). Quanto mais forte for a possibilidade de o autor expandir sua marca para o
102
• As condições sobre as quais os compradores para quem as compras são
realizadas, i.e, impulsivos v. cuidadosos, sofisticados ou não349;
• A fama de marca preexistente (vendas, propaganda, vantagem no uso)350;
• O número e a natureza de marcas similares no uso ou em bens similares;
• A natureza e a extensão de qualquer confusão atual351;
• A vantagem de tempo durante, e as condições sob as quais houve uso
concorrente sem que houvesse evidência de confusão atual;
• A variedade de bens nos quais a marca é usada ou não (marca de casa,
marca de família, marca de produto);
• A interferência no mercado entre o aplicante e o titular da marca anterior,
quando haja:
Um mero ‘consentimento’ para registrar ou usar;
Provisões de acordo designadas para evitar a confusão, i.e, limitações
no uso contínuo das marcas por cada parte;
349
350
351
mercado do réu, mais forte será a determinação da confusão. No sentido oposto, se existir
evidência de que o autor não irá eventualmente migrar para o mercado do réu, devido ao histórico
da marca, a possibilidade de confusão é enfraquecida. Quanto mais similar os canais de venda,
mais provável será a probabilidade de confusão. Quanto mais divergentes os canais de venda,
menos provável será a confusão. Cf. GARDNER, op. cit., p. 723, citando o caso Amstar Corp. v.
Domino’s Pizza, Inc., 615 F. 2d. 252, 262 (5th Cir.), cert. denied, 419 U.S 899 (1980) (que
determinou que os produtos de açúcar e condimento do réu eram vendidos para donas de casas
em mercearias, ao passo que as pizzas do autor eram vendidas para homens solteiros jovens, por
meio de outlets de fast-food, sendo a confusão improvável).
Para se determinar o grau de sofisticação dos consumidores, são selecionados determinados
fatores, como idade, sexo, nível de educação, estilo cognitivo, experiência com o produto e a área
de atuação do produto. Se o produto do réu é caro e especial, o degrau putativo de cuidado dos
consumidores relevantes aumenta em relação ao grau considerado razoável; se o produto é
barato e facilmente acessível, o degrau putativo de cuidado diminui da mesma forma. São
considerados ‘bens impulsivos’, que se enquadram na hipótese de consumidores descuidosos,
aqueles bens que são adquiridos em supermercados, a preços baixos e que geralmente os
consumidores não prestam muita atenção. São enquadrados na hipótese de consumidores
cuidadosos, os chamados ‘compradores profissionais’, que sabem o que estão comprando e
conhecem bem o mercado do bem procurado. De uma maneira geral, quanto maior for à
sofisticação do bem, menor será a chance do autor da ação vencer a demanda. Cf. BEEBE, op.
cit., p. 2037-2038.
A similaridade na metodologia do marketing ou da aparência das propagandas aumenta a
probabilidade de confusão. A dissimilaridade na metodologia do marketing ou da aparência das
propagandas diminui a probabilidade de confusão. Para determinar os contornos do marketing, as
cortes consideram o mercado alvo, a mídia em que o produto tem sua propaganda realizada, bem
como a concentração geográfica das propagandas. Cf. GARDNER, op. cit., p. 723.
A prova da existência concreta de confusão pesa consideravelmente para a determinação da
violação. Da mesma forma, a prova da inexistência de confusão concreta pesa consideravelmente
para a determinação da inexistência de confusão. A existência ou não de confusão pode ser
provada por meio de chamadas de telefones ou cartas incorretamente direcionadas ao titular da
marca do réu, no lugar do titular da marca do autor; das expressões de confusão dos
consumidores diante das possíveis relações entre a marca do réu e do autor; das pesquisas
realizadas perante os consumidores para inquirir a opinião destes sobre as marcas em questão.
Cf. GARDNER, op. cit., p. 725.
103
Transferência da marca, aplicação, registro e goodwill do negócio
relacionado;
Laches352 e stoppel353 atribuíveis ao titular da marca e indicáveis da
falta de confusão;
• A extensão em que o aplicante tem o direito de excluir outros do uso de sua
marca e de seus bens;
• A extensão da confusão potencial, i.e, se de minimus ou substancial;
• Qualquer outro fato estabelecido probatório dos efeitos do uso;354
As circunscrições estaduais geralmente possuem sua própria lista de
fatores para a determinação da confusão (heuristic device), o que, segundo aponta
um comentador, gera um estado babilônico.355 A 8ª e a 10ª circunscrições utilizam
geralmente um teste de seis fatores.356 A 4ª, 5ª, 7ª e 11ª geralmente utilizam um
teste de sete fatores.357 A 2ª e a 9ª utilizam, na maioria das vezes, um teste de oito
fatores.358 A 3ª circunscrição utiliza habitualmente dez fatores359 e a circunscrição
federal, conforme já demonstrado, treze fatores. Os fatores
comuns
as
circunscrições geralmente incluem:
• A similaridade entre as marcas;
• Similaridade entre os bens e os serviços;
• O cuidado provável dos compradores;
352
“Do francês lasches, negligência, incúria. Negligência e atraso não razoável no cumprimento de
um direito equitativo. Se o peticionário com total conhecimento dos fatos leva um tempo longo
desnecessário para iniciar a ação... A defesa – laches – somente é permitida se não há um
período estatutário limitador. Se há esse período, o peticionário pode iniciar a ação em qualquer
prazo até que o período permitido se expire.” (tradução livre). Cf. Oxford Dictionary of Law. 7ª ed.
Oxford: Oxford University. 2009, p. 314.
353
“Um princípio legal que impede a parte de negar ou alegar certos fatos que são devidos
unicamente à conduta anterior da parte, alegação pretérita ou negação.” Legal-dictionary.
Disponível em <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/estoppel>. Consulta em 1 de maio de
2012.
354
COOPER, op. cit., p. 415-416.
355
BEEBE, Barton. An empirical study of multifactor tests for trademark infringement. Cal. L. Rev., v.
94, p. 1582, 2006.
356
Sally Beauty Co. v. Beautyco, Inc., 304 F.3d 964, 972 (10th Cir. 2002); SquirtCo v. Seven-Up Co.,
628 F.2d 1086, 1091 (8th Cir. 1980).
357
Pizzeria Uno Corp. v. Temple, 747 F.2d 1522, 1527 (4th Cir. 1984); RotoRooter Corp. v. O’Neal,
513 F.2d 44, 45 (5th Cir. 1975); Alliance Metals, Inc. v. Hinely Indus., Inc., 222 F.3d 895, 907 (11th
Cir. 2000); Cf. BEEBE, op. cit., p. 1583.
358
Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961); AMF, Inc. v. Sleekcraft
Boats, 599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir. 1979). Cf. BEEBE, op. cit., p. 1584.
359
Interpace Corp. v. Lapp, Inc., 721 F.2d 460, 462-63 (3d Cir. 1983). Cf. BEEBE, op. cit., p. 1584.
104
• A força da marca do autor no mercado;
• A intenção do réu360;
• Incidentes de confusão atual.361
Dependendo do caso, outros fatores podem ser incluídos, como:
• O degrau em que os produtos comungam de compradores comuns;
• Similaridades entre os canais de propaganda e marketing das partes, e, se os
produtos
são
relacionados,
embora
não
compitam
diretamente,
a
probabilidade de que a marca anterior expanda para competir diretamente
com o infrator362 ;
Todavia, os dois casos mais citados para o estabelecimento dos fatores
de confusão é o Polaroid, criado pelo 2ed Circuit em 1961363 e o Sleekcraft, criado
pelo 9th Circuit em 1979.364 O autor não precisa prevalecer em todos os fatores para
vencer a ação, tampouco na maioria, o que depende somente da análise da corte.365
Os fatores não são taxativos e podem obter análise diferenciada em cada
julgamento.366 Geralmente as circunscrições se reportam a um número de fatores
mais relevantes (core factors) para o julgamento: a 2ª considera mais relevante a
similaridade, a proximidade dos bens e a força da marca do autor; a 3ª a
similaridade; a 4ª a evidência de confusão atual; a 6ª a proximidade; a 7ª a
360
Esse fator é encontrado em todas as circunscrições, com exceção da federal. Cf. BEEBE, op. cit.,
p. 1590. Esse fator somente pergunta se o réu agiu com má-fé. Se o réu agir com má-fé, a
determinação da violação aumenta consideravelmente. Todavia, se o réu age com boa-fé, isso em
nada interfere na análise dos demais fatores. O conhecimento pelo réu do produto do autor
geralmente é indicativo de sua má-fé. A intensidade de similaridade entre as marcas também pode
levar a uma presunção de má-fé, o que inverte o ônus para o réu demonstrar a inexistência de
confusão. Isso é demonstrado por meio da popularidade da marca do autor, pela grande
semelhança das marcas, pela alteração da marca do réu para se parecer com a marca do autor ou
por meio da similaridade de propagandas. Cf. GARDNER, op. cit., p. 723.
361
KAEDIN, op. cit., p. 1294.
362
Yale Electric Corp. v Robertson, 26 F2d 972, 973-74 (2d Cir 1928) (considerando que baterias e
lanternas Yale violavam a marca Yale para cadeados).
363
Polaroid Corp. v. Polaroid Elects, Corp. 287 F. 2d 492 (2d Cir. 1961), cert. denied 368 US. 820
(1961).
364
AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, (9th Cir. 1979).
365
KAEDIN, op. cit., p. 1295.
366
Shakespeare Co. v. Silstar Corp. of Am., 110 F.3d 234, 242 (4th Cir. 1997). Cf. BEEBE, op. cit., p.
1592.
105
similaridade, intenção do réu e confusão atual; a 9ª a similaridade, proximidade e
similaridade dos canais de propaganda; a 11ª o tipo de marca e confusão atual.367
1.5.2.1 L’Oréal v. OHIM
No caso L’Oréal v. OHIM368, a Corte Européia de Justiça fixou os
princípios que devem ser levados em conta quando se analisa marcas
semelhantes369. Isso porque marcas semelhantes podem ter ou não a capacidade
de afetar a linguagem de aceitação de uma marca anterior válida, justificando-se,
por essa razão, a criação de testes de balanceamento, que devem ser seguidos
pelas cortes quando comparam marcas em processos judiciais, da mesma forma
que pelos técnicos responsáveis pelo registro. O objetivo de referidos testes é
determinar se existe a possibilidade de haver confusão entre as marcas, que
poderiam ser tratadas pelos consumidores como provenientes da mesma fonte de
identificação.
1.5.2.1.1 Confusão direta (likelihood of direct confusion), confusão indireta (likelihood
of indirect confusion) e associação em sentido estrito (strict sense association)
Há dois tipos de confusão acionáveis: a) confusão direta (likelihood of
direct confusion); e b) confusão indireta (likelihood of indirect confusion). O primeiro
tipo de confusão ocorre quando o público confunde o sinal e a marca em questão, o
que ocorre geralmente nas hipóteses de competição direta. O segundo tipo ocorre
quando, embora o público não confunda o sinal e a marca em questão, o público
realiza uma associação incorreta entre os titulares do sinal e os titulares da marca,
367
Case C-235/05P [2006] ECR I-57.
369
Quando se tratam de marcas idênticas,
balanceamento para verificar a confusão.
368
há uma
violação que independe de testes de
106
confundindo-os como pertencentes ao mesmo marcado ou à mesma fonte
econômica.370 Quando o sinal apenas lembra a imagem mental da marca, embora
não leve à confusão – a chamada associação em estrito senso –, com a proteção
autônoma das funções de comunicação, publicidade e investimento das marcas, é
causa também de violação.371
1.5.2.1.2 Os fatores estabelecidos no caso L’Oréal v. OHIM e considerações sobre
os sinais
No caso L’Oréal v. OHIM, foram criados oito fatores pela ECJ para a
análise da confusão. São eles:
•
A possibilidade de confusão deve ser analisada globalmente, levando
em consideração todos os fatores relevantes;
•
A questão deve ser julgada por meio dos olhos do consumidor dos
bens em questão, que é considerado razoável, bem informado e
razoavelmente observador e circunspecto;
•
Para acessar o degrau de similaridade entre as marcas, a corte deve
determinar o grau de similaridade visual, auditiva, e conceitual, avaliando a
importância que deve ser dada a cada um destes elementos, levando em
consideração a natureza dos bens em questão, e as circunstâncias nas quais
são vendidos;
370
371
Cf. Student Notes. Trademark Law in the European Union: an over view of the case law of the
Court of Justice and the Court of First Instance (1997-2001). Colum. J. Eur. L., v. 9, p. 185, 2003.
SABEL, Case C-251/95, 1997 E.C.R. 1-6191, para. 16. Com essa decisão, a ECJ excluiu a
aproximação dos países da Belenux, que expressamente aceitavam a associação em estrito
senso como fator que acionava a violação, e que tanta polêmica gerou no Reino Unido, que se
negava a aplicar referido fator. Cf. item 1.1.2. Todavia, foi visto que, com a emenda de 5 de maio
de 2004, o escopo de violação ao art. 10 (3) foi consideravelmente ampliado, permitindo agora
como causa de ação a associação em sentido estrito, bastando ser provado pelo autor que o réu
usou de sua reputação, mesma na ausência de confusão ou dano à reputação. Nos Estados
Unidos, i.e, a mera capitalização da goodwill de um rival, sem que implique no engano de
consumidores ou em interferência com suas escolhas, não poderia implicar em violação de marca,
uma vez que o Lanhan Act não estabelece a misappropriation da goodwill como causa na
legislação federal. Cf. KLIEGER, op. cit., p. 792. Todavia, não é isso o que as cortes norteamericanas estão fazendo, seguindo também uma visão mais ampliada do fenômeno, como a
ECJ. É o caso das formas ampliativas de confusão, como a subliminal.
107
•
As impressões visuais, auditivas e conceituais criadas pelas marcas
devem ser determinadas pela impressão geral criada, levando em conta seus
elementos distintivos e dominantes. A percepção da marca na mente do
consumidor ordinário desempenha um papel decisivo para a apreciação da
possibilidade de confusão;
•
O consumidor geralmente percebe a marca como um todo e não
procede para analisar os seus vários detalhes;
•
Há uma grande possibilidade de confusão quando uma das marcas
tem um caráter altamente distintivo, em si mesmo ou por meio de sua
aquisição;
•
O consumidor raramente tem uma chance de fazer uma comparação
direta entre as marcas e, portanto, confia na percepção imperfeita da imagem
que guardou em sua mente, bem como a atenção do consumidor varia de
acordo com a natureza do serviço em questão;
•
A mera associação, no sentido de que a marca trás outra marca a
mente, não é suficiente para os propósitos de se estabelecer a confusão,
mas somente quando os consumidores venham a acreditar que fazem parte
do mesmo centro econômico de produção;372
A Corte Européia de Justiça, nos julgamentos dos casos Steelco373 e
Digipos374, estabeleceu que a contraposição entre os sinais devesse levar em
consideração o aspecto global, considerando a natureza inerente às distinções
factuais. Essa análise global é considerada indispensável para os casos que
envolvam a análise de marcas que contenham elementos descritivos.375
Para marcas complexas, isto é, que não contém o todo gráfico da marca
comparada, deve ser levado em consideração os elementos distintivos e dominantes
entre as marcas, principalmente se o elemento nominativo é descritivo. No caso
372
MICHAELS; NORRIS, op. cit., p. 61. A mera associação não é suficiente para criar a confusão,
mas pode ser suficiente para violar as funções autônomas de investimento, comunicação e
propagada das marcas. Nesses casos, não é preciso que o autor prove que o réu causou dano a
sua reputação, basta demonstrar que o réu usou a reputação da marca do autor, sem que para
tanto seja necessária a confusão.
373
BL 0/268/04, 23 ago. 2004.
374
RCP 24, para 48 [2008].
375
108
Medion376, embora tenha a ECJ estabelecido que a análise entre os sinais deva
levar em conta a impressão geral, a corte decidiu que a impressão geral pode ser
determinada por um ou mais dos componentes dominantes da marca.377
No caso Limoncello378, i.e, o depositante de uma marca mista
denominada Limoncello na CTM – Community Trade Mark – teve o seu pedido de
depósito oposto pelo titular espanhol da marca Limonchelo. A CFI – Court of First
Instance of the European Court of Justice –, decidiu que não haveria a possibilidade
de confusão entre os signos, na medida em que, por se tratar o depósito de uma
marca complexa, a análise visual do elemento dominante (o desenho de um prato
com limões), afastava a possibilidade de confusão entre os sinais, a despeito da
similaridade fonética e conceitual das marcas. Em grau de recurso, porém, a ECJ
estabeleceu que a análise com base no elemento dominante pode ser realizada
apenas e tão-somente se os demais elementos forem negligenciáveis.379
Portanto, em regra: a) analisa-se a impressão de conjunto, distinguindose questões factuais e determinando-se, ad hoc, se a impressão de conjunto pode
ser determinada por um elemento dominante ou não; e b) tratando-se de marca
complexa (a marca paradigma não reproduz o todo gráfico da marca parangonada)
ou com elemento descritivo, deve ser dado relevância aos elementos distintivos e
dominantes das marcas, caso se considere que os demais elementos podem ser
negligenciados.
1.6 Alguns casos práticos de abuso
É preciso, ainda que brevemente, demonstrar-se o abuso a que alude
esta introdução, quando fala da ‘extensão de direitos duvidáveis às marcas’, ainda
que em apenas três exemplos, com o objetivo de complementar o caráter
introdutório.
376
Case C-120/04, [2005] ECR I-8551.
378
OHIM v. Shaker di Laudato & C Sas, Case C-334/05, [2007] ERC I-4529.
379
MICHAELS, Amanda; NORRIS, Andrew. A Practical Approach to Trademark Law. 4th ed. Oxford:
Oxford University Press. 2010, p. 61.
377
109
1.6.1 Horphag Research Ltd. v. Pellegrini380: a doutrina da confusão inicial (initial
interest confusion doctrine)
No caso Horphag Research Ltd v. Pellegrini,381 o autor e o réu vendiam
suplementos de comida cujo prazo patentário havia se expirado nos Estados Unidos,
embora o inventor – Dr. Masquelier – ainda os comercializasse na França, Portugal,
Áustria, Alemanha e vários outros países com base na marca Pycnogenol.
O autor da ação conseguiu registrar a marca Pycnogenol antes de o
próprio inventor, o Dr. Masquelier, proceder ao registro nos Estados Unidos, com
base na comercialização de uma versão desse composto estampada pela marca
acima.
O réu da ação, por sua vez, era um licenciado do Dr. Masquelier nos
Estados Unidos, autorizado pelo mesmo para vender seus compostos, que tinham
efeitos antioxidantes naturais para tratar de problemas relacionados ao coração.
O réu, em seu website, fazia menção ao composto Pycnogenol,
explicando a sua história inicial, provinda da invenção do Dr. Masquelier, um
cientista francês que teria inventado o composto e nomeado a sua invenção de
Pycnogenol. É importante destacar que o réu jamais usou a marca Pycnogenol para
comercializar os compostos, mas antes usava a marca Masquelier, que foi registrada
nos Estados Unidos.
Além de fazer essa breve explicação no website, o réu também utilizou a
expressão Pycnogenol como metatag para o site. Um metatag é um HTML que
identifica o conteúdo de um site por meio do uso de motores de busca na internet. O
metatag é uma informação invisível utilizada em sites para descrever o seu
conteúdo. Este conteúdo, por sua vez, ao ser digitado em um motor de busca por
um usuário, se for aquele descrito no metatag, é identificado e achado pelo motor de
busca, revelando-o na lista de sites encontrados.382
A 9ª Circunscrição (9th Circuit), nos Estados Unidos, julgou que a
utilização da expressão Pycnogenol como metatag no site do réu constitui violação à
marca do autor, muito embora não houvesse qualquer confusão entre os
380
Para a análise do caso, cf. ROTHMAN, op. cit., p. 131-133.
337 F. 3d 1036 (9th Cir. 2003).
382
Cf. BECKER, Jeffrey M; PATEL, Purvi J. Recent trademark challenges in cyberspace and the
growth of initial interest confusion and nominative fair use doctrines. Computer L. Rev. & Tech.
L.J., v. IX, p. 1-47, 2005.
381
110
consumidores, uma vez que o site descrevia com precisão que a marca
comercializada nos Estados Unidos era Masquelier, embora explicando que o
Pycnogenol foi inventado por este no exterior.
A doutrina aplicada pela corte para atingir a sua conclusão [equivocada] é
chamada de a teoria da confusão inicial (initial interest confusion). Segundo referida
doutrina, uma das responsáveis por promover a inflação e mutação no direito das
marcas, mesmo que não haja confusão, se uma marca é empregada, como no caso
em análise, para distrair, atrair ou divergir o consumidor, ainda que apenas
inicialmente, o réu seria culpado por ter se apropriado da chamada goodwill do titular
da marca, mesmo que essa goodwill não tenha nada haver com a função de
identificação de fonte de uma marca e mesmo que não tenha havido interferência
nos canais de comunicação ou engano.
Assim, porque o titular da marca se esforçou para construir uma
reputação em torno de sua marca – o que nem mesmo ocorreu no presente caso,
uma vez que foi o próprio Masquelier o responsável por promover o termo
Pycnogenol internacionalmente –, o emprego de uma palavra, mesmo que em
circunstâncias que não induzam confusão, simplesmente porque há um “esforço” ou
dúbia goodwill construída sobre a mesma, não poderia ser utilizada em qualquer
circunstância que seja.
Em outras palavras, é a atribuição equivocada de direitos de propriedade
no todo (rights in gross) para as marcas, violando claramente as regras de eficiência
econômica que predominantemente pautaram a sua análise.
Essa decisão da 9ª Circunscrição é abusiva em inúmeros sentidos,
violando as políticas públicas relacionadas à promoção da concorrência. Porque a
menção ao termo Pycnogenol pelo réu não afeta o capital de informações e
identificações com a marca Pycnogenol, não é um uso que prejudica o valor da
marca como fonte de identificação. Ao contrário, é um uso correto, na medida em
que informa corretamente os consumidores e, portanto, reduz os custos sociais
relacionados à informação, garantindo, aos mesmos, uma maior amplitude de
escolhas, conseqüentemente possibilitando a concorrência e eventualmente a queda
dos preços.
Além disso, Pycnogenol é o nome do composto químico, assumindo uma
característica assim descritiva. Se fosse vedado ao réu utilizar essa expressão como
111
metatag, ocorreria, como de fato ocorreu, um market failure, por meio da geração de
ineficiências econômicas, devido ao aumento da soma dos custos relacionados a
uma comunicação tornada ineficiente. Ora, se o réu não pode nem mesmo utilizar a
expressão descritiva do composto de seu produto para garantir que a marca
Masquelier seja encontrada na internet, como poderá de fato competir? Não há
outras formas mais simples ou dinâmicas, daí porque há um aumento no custo da
comunicação.
Essa decisão, portanto, não somente torna ineficiente o mecanismo de
busca na internet, mal compreendendo o seu funcionamento, mas, ao tornar proibida
a utilização de termos que maximizam a competição sem a geração de quaisquer
prejuízos à linguagem informativa da marca, cria direitos inexistentes e duvidáveis.
A decisão da corte, porque praticamente reduziu a comunicação da marca
Masquelier substancialmente, contribui para a criação de um monopólio ilegítimo,
incapaz de ser justificado.
Imaginemos o seguinte exemplo. Um consumidor se dirige a uma drogaria
e questiona o farmacêutico que deseja o produto Pycnogenol. O farmacêutico,
então, direciona o consumidor até a instante onde se encontra não somente o
produto Pycnogenol, mas também todas as demais marcas que utilizam o mesmo
composto. O consumidor, por sua vez, se depara com a marca Masquelier. Em
razão do preço do produto, que é mais barato do que Pycnogenol, em razão de suas
mesmas características descritivas, e porque o farmacêutico confirmou o produto
como sendo bom, resolve comprar a marca Masquelier. Pergunta-se: alguém, em sã
consciência, julgaria referido ato uma violação aos direitos sobre a marca
Pycnogenol?
Mas foi exatamente isso que fez a 9ª Circunscrição no contexto
aproximado da internet, isto é, apenas porque o consumidor digitou no motor de
busca o termo Pycnogenol, uma vez que desconhecia outras marcas com o mesmo
ou similar composto, foi informado pelo motor de busca não só da marca
Pycnogenol, como da marca Masquelier e das demais concorrentes. Se o
consumidor opta por descartar Pycnogenol e comprar Masquelier, por meio de sua
escolha soberana em um sistema de concorrência, mesmo que antes estivesse
convicto de que compraria a marca Pycnogenol, qual é o problema?
112
A proteção sobre a marca foi utilizada nesse caso para ilegitimamente
suprir a concorrência, ou seja, se o consumidor perguntasse ao farmacêutico pelo
produto Pycnogenol, o farmacêutico seria compelido a criar uma instante exclusiva
da marca, de acordo com a corte, expurgando todas as marcas concorrentes, que
deveriam ficar em partes isoladas da farmácia. Isso é um verdadeiro abuso.
Como teremos oportunidade de analisar, os casos da chamada initial
interest confusion são mais constantes do que poderíamos imaginar, decorrendo a
necessidade de um alerta igualmente constante a que propõe este trabalho.
1.6.2 O caso “Stopping Valium”383: a ‘diluição’ da marca (trademark dilution)
Em 1982, o Public Citizen’s Health Research Group publicou um estudo
expondo os riscos de vários tranqüilizantes, que estavam sendo abusivamente
utilizados nos Estados Unidos. O tranqüilizante Valium, por ser o melhor
representante da chamada benzodiazepine family, foi escolhido para dar o título ao
trabalho: Stopping Valium. Isso porque a melhor forma de identificar o grupo do
composto é a utilização da expressão que é mais facilmente associada ao mesmo
pelos consumidores, isto é, Valium. Se o Citizen’s Group tivesse que utilizar a
expressão benzodiazepine family para ilustrar o título, provavelmente nenhum
consumidor iria entender do que se trata ou a questão não seria tratada com a
devida importância que merecia.
O titular do Valium, Hoffman LaRoche, descontente com o estudo
publicado, que poderia atrair reações negativas ao seu produto, uma vez que não
conseguiu desacreditar o resultado empírico da pesquisa, o que poderia dar causa a
outras ações, ingressou na justiça alegando que o título “diluía” a sua marca,
requerendo danos, medida liminar e a retirada dos trinta mil trabalhos publicados
com o objetivo de que fossem destruídos.
Em resposta, o Citizen’s Group contra-atacou que o Valium estava
promovendo uma caça às bruxas e utilizando os direitos sobre a marca como uma
383
Para a análise desse caso, cf. LEVY, Paul Alan. The Trademark Dilution Revision Act – a
consumer perspective. Fordham Intell.Prop.Media & Ent. L.J, v. 16, p.1189 e ss, 2006.
113
forma de impor censura (book-burning), o que atingiu particularmente a atenção da
mídia.
Este é um claro exemplo da utilização abusiva do direito da marca para
impor censura, tratando a mesma, incorretamente, como se fosse um direito de
propriedade no todo (rights in gross). Em primeiro lugar, é altamente improvável que
qualquer pessoa que lesse a pesquisa seria induzida a pensar que teria sido o titular
da marca Valium a pessoa que patrocinou ou promoveu o estudo. Isso porque, em
sã consciência, nenhum produtor patrocina uma pesquisa altamente negativa sobre
o seu próprio produto. Depois porque a pesquisa era creditada ao próprio Citizen’s
Group, o que somente poderia ser compreendido como uma forma de protesto social
garantido pelo direito à liberdade de expressão. Nesse sentido, o capital de
informação em relação à fonte de produção do produto não resta prejudicado.
Poderia até ser argumentado que o estudo prejudicava a marca Valium,
mas é difícil alguém imaginar que o direito sobre as marcas pode ser utilizado
extensivamente nesse sentido para impedir que até mesmo informações verídicas e
altamente importantes para a população, que afetam a sua saúde, sejam fornecidas.
A ré, mesmo confiante de que poderia vencer o processo, devido às
dúvidas e instabilidades do chamado Federal Trademark Dilution Act 384, que mesmo
na ausência de qualquer confusão no emprego de uma marca, condena aqueles que
fazem usa de uma marca famosa em circunstâncias depreciativas (tarnishing),
resolveu firmar transação com o autor para que nas próximas edições da publicação
o título fosse mudado para Valium and its chemical cousins.
Isso porque o Citizen’s Group possui recursos e uma equipe competente
de advogados para poder combater uma grande corporação. Todavia, imagine se
uma notificação extrajudicial, como acontece corriqueiramente, provinda do titular do
Valium, fosse envida para pequenos ou médios empresários, o departamento de
384
O Federal Trademark Dilution Act (FTDA), aprovado em 1995 pelo Congresso, é um dos estatutos
federais mais polêmicos dos Estados Unidos, responsável por emendar o Lanham Act, que regula
o direito das marcas naquele país. Foi revisado em 2006 pelo Trademark Dilution Revision Act
(TDRA), em grande parte devido a decisão da Suprema Corte Norte-Americana em Moseley v. V
Secret Catalogue, Inc. 537 U.S. 418, 432 (2003). Os principais responsáveis pela reforma junto ao
Congresso foram a International Trademark Association, representada pela presidente Anee
Gundelfinger; a American Intellectual Property Association, representada por Willian G. Barber; e
a American Bar Association, representada por Robert W. Sacoff. Cf. JOERN, William. Goodwill
Harboring: The Trademark Dilution Revision Act of 2006 legitimates the goodwill investment in a
trademark while safeguarding the first amendment. DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L., v. 17, p.
267-303, 2007. A antidilution doctrine será estudada mais à frente em nosso trabalho em detalhes
(cf. capítulo II).
114
uma universidade ou a um cientista, que empregassem o termo em circunstâncias
plenamente lícitas. Não há dúvida de que nesses casos, com raríssimas exceções,
eles optariam por desistir do uso que fariam. E isso é péssimo para a sociedade,
uma vez que cada vez mais não poderá fazer uso de idéias e críticas que são
fundamentais para o seu próprio desenvolvimento, por meio da deturpação de um
direito como a marca, utilizado, nesse caso, para impor censura.
É por isso que deve ser claro os seus limites, acima e além de qualquer
dúvida, para que o público possa ter seus direitos de liberdade de expressão
garantidos, sem que acintes desse tipo possam desencorajar a circulação de idéias
em uma sociedade, muito menos intimidar os cidadãos.
1.6.3 Ferrari S.P.A Esercizio v. Roberts: confusão ‘pós-venda’ (post sale confusion
doctrine)
No caso Ferrari S.P.A Esercizio v. Roberts385, a 6ª Circunscrição julgou
que a venda, pelo réu, de kits de painéis de fibras de vidro, que faziam carros
normais parecerem com modelos da Ferrari, era uma violação à marca desta, na
forma de violação ao trade dress. Todavia, o que mais chamou atenção nesse caso
foi a teoria empregada pela corte para chegar a sua conclusão – a doutrina da
‘confusão pós-venda’ (post sale confusion), mais umas das formas de metamorfose
e expansão do direito das marcas.
Isso porque, na venda desses kits, ninguém que os comprou pensava que
de alguma forma a Ferrari estava envolvida em sua venda, pois a fonte de
identificação era atribuída ao próprio réu. Portanto, claramente, até aquele momento,
inexistia qualquer confusão quanto à fonte de identificação dos produtos, pois todos
os consumidores sabiam que estavam comprando produtos que não eram
licenciados pela Ferrari. Com efeito, o próprio réu informava aos consumidores que
os kits não eram versões autênticas da Ferrari. Além disso, não havia competição
entre os produtos fornecidos pelo réu e aqueles fornecidos pela Ferrari, pois o réu
claramente não produzia carros esportivos, não havendo aqui, seriamente, risco de
dano à reputação da Ferrari.
385
944 F. 2d 1235, 1244-45 (6th Cir. 1991). Para a análise desse caso, cf. BONE, op. cit., p. 611-612.
115
Todavia, a corte argumentou que, após a instalação dos kits, quando
pessoas ordinárias olhassem para os carros trafegando pelas ruas, elas seriam
induzidas a crer que aqueles carros eram ‘provenientes’ da Ferrari e, portanto,
haveria confusão ‘pós-venda’, estendendo-se os direitos do titular da marca a todos
os momentos de utilização do produto, mesmo que dissociados do momento de sua
venda, isto é, mesmo que dissociados dos momentos de competição.
Em um primeiro momento, isso é bastante questionável, uma vez que a
corte nada mais fez do que presumir referida confusão, ignorando a própria natureza
da competição entre os produtos, que deveria pautar a análise da concorrência,
portanto, tratando a marca como um direito no todo (right in gross) e não um direito
cuja única significação poderia ser atingida quando a fonte de identificação se
tornasse de alguma forma afetada na competição. Isso não era claramente o que
ocorria no caso.
Todavia, o que é mais questionável ainda é a corte definir o design como
trade dress386 da Ferrari, independentemente das análises do direito de autor e do
design industrial, e, no caso dos Estados Unidos, do design patent, que exigem
requisitos determinados para que formas estéticas aplicadas a produtos de
reprodução em série possam ser protegidas.
O design industrial e o direito de autor decaem em domínio público,
significando que são protegidos por um período determinado, pois sempre devem,
de alguma forma, retornarem ao commons, em nome dos benefícios sociais do
domínio público. Mas a corte, ignorando os campos de proteção específicos,
equilibrados por políticas públicas,387 estendeu proteção perpétua ao design da
Ferrari, e, consecutivamente, a sua forma estética, por meio do uso questionável do
trade dress, em um contexto que sequer se baseou na análise da competição no
mercado! Bastou à corte alegar que o prestígio dos bens da Ferrari baseia-se em
sua
escassez
e
exclusividade,
sem
a
necessidade
de
qualquer
outra
fundamentação, para a condenação do réu.
386
387
Para análises dessa ordem, especialmente sobre trade dress, cf. PONTES, Leonardo Machado.
Explorando as defesas do direito de autor, da marca e do trade dress na doutrina da anti-diluição.
In: XX Encontro Nacional do CONPEDI – Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Direito: Democracia e reordenação do pensamento jurídico: compatibilidade entre a autonomia e
a intervenção estatal. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011, p. 11318-11343. Disponível em
<www.conpedi.org.br> Consulta em: 26 de dezembro de 2012.
Cf. item 1.2, supra.
116
Pouco se questiona aqui que o design da Ferrari passaria nos testes de
proteção do direito de autor e do design industrial, e que provavelmente o réu havia
cometido uma violação, mas certamente não com base no direito das marcas e sim
com base naqueles campos de proteção. Não faz qualquer sentido deturpar o direito
da marca, com fundamentações pouco convincentes, a fim de encerrar desfechos
intelectualmente duvidáveis. A proteção deve ser limitada no tempo, como qualquer
outra concepção estética protegida pela propriedade intelectual. O trade dress,
todavia, é sistematicamente empregado e, deve-se acrescentar, de maneira pouco
clara ou justificada, para usurpar os campos de proteção existentes, em detrimento
daquelas políticas públicas pensadas anteriormente para o equilíbrio.
1.7 Por uma correta análise do direito das marcas: as defesas criadas para a
contenção do abuso
Já foi mencionado que as situações de abuso surgem a partir do
momento que o direito das marcas é deturpado por interpretações que ignoram a
sua base econômica e estatutária. Igualmente, foi mencionado que novas defesas
foram criadas pelas cortes norte-americanas, visando, em parte, a conter referidos
abusos. Uma dessas defesas será estudada no presente trabalho: a paródia
(parody). Não se estudará outras defesas, como o nominative fair use.
1.7.1 O que é a defesa da paródia (parody) nas marcas?: o caso Vuitton Malletier v.
Haute Diggity Dog
Segundo Shaughnessy, a paródia incorpora algumas idéias ou elementos
de uma criação anterior com o objetivo de satirizar ou provocar humor. Não
obstante, a paródia exterioriza a sua própria mensagem distintiva, divertindo e
esclarecendo a sua audiência.388
388
SHAUGHNESSY, Robert J. Trademark parody: a fair use and first amendment analysis. The
Trademark Reporter, v. 77, p. 177, 1987.
117
A paródia cuja própria mensagem distintiva elimina a possibilidade de
confusão, se possuir valor artístico, deve ser protegida pelos escrutínios da
liberdade de expressão, pois somente consumidores irrealistas realmente poderiam
acreditar que elas são provenientes da mesma fonte.
Se um dos objetivos da
paródia é revelar a distinção de uma marca em relação à outra, exagerando os
elementos distintivos de uma maneira cômica, mais razão ainda para inexistir
qualquer violação. A paródia elimina a confusão sobre a linguagem da fonte de
identificação.
A justiça norte-americana apresenta exemplos nos quais os direitos à
liberdade de paródia nos casos de marca foram efetivamente protegidos pela
primeira emenda da Constituição Norte-Americana (liberdade de expressão).389
Assim, i.e, no caso Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog,390 o famoso
designer Louis Vuitton, titular da marca LOUIS VUITTON, usava a mesma marca
como sinal distintivo de vários produtos, como bolsas, perfumes e outros produtos. A
sociedade Haute Diggity Dog resolveu desenvolver uma linha de produtos para
cachorros, usando como marca a expressão “Chewy Vuiton”.
Louis Vuitton
processou a ré sob a alegação de violação e diluição de sua marca.
Segundo
a
corte,
que
julgou
o
caso,
"enquanto
a
paródia
intencionalmente cria uma associação com a marca famosa para ser uma paródia,
ela também intencionalmente comunica, se tiver sucesso, que não é a marca
famosa, mas antes uma sátira da marca famosa”.
Além disso, segundo julgou a corte, porque a marca Louis Vuitton era
conhecida, distintiva e forte, a paródia realizada pela ré não tinha poder de confundir
as marcas; ao contrário, fortalecia o caráter distintivo da marca Louis Vuitton,
justamente porque exagerava as diferenças. Isso significa que não havia
probabilidade palpável de um consumidor do Pet Shop confundir a marca Chewy
Vuiton com aquele de Louis Vuitton em seu sentido de fonte de identificação do
produto, mas antes a associação que poderia haver se reservava à linguagem
paródica, distinguindo ambos os produtos, bem como a inexistência de confusão.391
389
Cf. capítulo III e os casos comentados.
507 F.3d 252, 257 (4th Cir. 2007).
391
Mais sobre a análise da paródia de marcas será visto com profundidade no capítulo III. A análise
da doutrina brasileira parece ignorar completamente o efeito paródico no caso ‘Chewy Vuiton’.
Nesse sentido, cf. os comentários do caso por SOARES, José Carlos Tinoco. “Marcas
notoriamente conhecidas” – “marcas de alto renome” vs “diluição”. Rio de Janeiro: LumenJuris.
390
118
CAPÍTULO II: A ORIGEM HISTÓRICA DA GOODWILL NO DIREITO NORTEAMERICANO
2 CONCEITOS BÁSICOS DE GOODWILL
It is this corporate character of goodwill that makes its value uncertain and
problematical. A corporation is said to have no soul. But goodwill is its soul.
(John R. Commons)
De acordo com Jacobsen, o melhor conceito de goodwill talvez tenha sido
aquele fornecido pelo Internal Revenue Service, nos Estados Unidos:
Na análise final, goodwill é baseada na capacidade de ganho. A presença
da goodwill e o seu valor, portanto, repousa no excesso dos ganhos em
rede sobre e acima do retorno justo dos bens tangíveis em rede. Enquanto
o elemento da goodwill pode ser baseado primeiramente nos ganhos, tais
fatores, como o prestígio e o renome de um comércio, a titularidade do
negócio ou o nome da marca, e um histórico de operações de sucesso por
um período prolongado em uma localidade particular, podem também
392
desenvolver o suporte para a inclusão de valores intangíveis.
A Suprema Corte norte-americana, no caso United Drug Co. v. Theodore
Rectanus Co.,393 estabeleceu as seguintes relações entre goodwill e marca:
Não há tal coisa como propriedade em uma marca exceto como um direito
pertencente a um negócio ou comércio estabelecido em conexão com o
qual a marca é empregada... Em verdade, uma marca... é meramente um
meio conveniente para facilitar a proteção da goodwill em um negócio ao
colocar uma marca ou símbolo distintivo – uma assinatura comercial – na
mercadoria ou na embalagem em que é vendida.
2010, p. 378-380 (o autor sequer distingue a natureza paródica ou sequer parece estar ciente de
que essa característica altera bastante a análise da confusão e da diluição, podendo se falar,
inclusive, em uma corpo de jurisprudência somente sobre a paródia de marcas nos Estados
Unidos. Mais uma vez a análise do autor se mostra superficial, carregada por uma visão do ‘bem’
e do ‘mal’, no qual o titular da marca é sempre o ‘herói’ e por meio da qual escrutina o direito das
marcas somente pelo enfoque do direito do titular da marca, esquecendo-se de outras importantes
políticas que também devem nortear esse direito, como a livre concorrência e a liberdade de
expressão.).
392
JACOBSEN, Todd. Trademarks and goodwill – relationships and valuations. Contemp. Legal
Issues, v. 12, p. 193, 2001.
393
248 U.S. 90, 97, 98 (1918).
119
Segundo Jacobsen, as marcas podem ser avaliadas em várias situações,
sendo nesses momentos em que se irá aferir o valor econômico da goodwill a ela
relacionada, como em situações de compra, em situações de avaliação de danos em
processos judiciais, e nas situações de taxação da marca para o licenciamento.394
Na compra, por exemplo, o seu valor é determinado pela “diferença entre o preço da
venda e o preço corrente dos bens em rede identificáveis. O valor da goodwiil é
depois registrado e amortizado”.395 Nos processos de capitalização, quando não se
sabe o valor total do negócio, explica Jacobsen que a questão se torna bem mais
especulativa. Nesse caso, pode ser utilizada a premium profits approach, que
pergunta quanto de ganho adicional a sociedade recebe ao vender o seu produto, ao
contrário de um genérico equivalente, ou, ainda, a "excess earnings" approach, que
calcula, em primeiro lugar, os ganhos médios do negócio e, depois, o valor da rede
de bens tangíveis, multiplicada por uma taxa requerida de retorno – a diferença entre
os dois é o valor da goodwill.396
Basicamente, portanto, goodwill é um valor intangível agregado ao bem
tangível, seja em razão da reputação do negócio ou da marca, seja em razão dos
expedientes de propaganda, reputação e credibilidade associados ao processo no
tempo, que fazem com que a marca, o comércio ou o produto passem a valer mais
no mercado.
Nota-se, todavia, um déficit de artigos sobre o tema ou comentários
superficiais. Griffiths, por exemplo, que escreveu um livro específico sobre a análise
econômica das marcas, trata a goodwill somente em duas páginas.397 A base de
dados heinonline.org somente retorna cinco artigos específicos sobre o tema.398 Isso
reflete o perigo do conceito e sua natureza essencialmente “guarda-chuva”.
2.1 Goodwill v. o modelo de transmissão de informações (information
transmission model)
394
JACOBSEN, op. cit., p. 195.
Id., 2001, p. 195.
396
Id., p. 196.
397
398
O critério de busca utilizado foi por título específico “goodwill”.
395
120
[Y] mere appropriation of goodwill, absent consumer confusion, does not
run afoul of established trademark laws.
(Robert N. Klieger)
It seems strange that judges implementing an information transmission
model would even mention goodwill protection as a goal, let alone invoke
misappropriation arguments to justify liability expansions.
(Robet G. Bone)
“Caracterizar a lei das marcas em termos de proteção à goodwill conflita
ultimamente com as bem conhecidas metas orientadas para os propósitos da lei das
marcas em relação aos consumidores.”399 Com essa intrigante frase, Robert Bone
inicia seus estudos sobre a origem da goodwill na jurisprudência das marcas nos
Estados Unidos.
Nesse importante artigo, o autor irá demonstrar como o conceito de
proteção à goodwill se enquadra pobremente na modelo das marcas como
transmissoras de informação, uma vez que goodwill não tem nada haver diretamente
com a facilitação da escolha do consumidor ou com a garantia de escolha dos
produtos; na realidade, goodwill tem haver com a idéia de proteger vendedores
contra a misappropriation.400-401
Isso porque, como visto, a goodwill, de per si, é o valor agregado que
supera o valor tangível do bem. Analisar puramente a goodwill, portanto, não implica
em avaliar de que forma a competição entre as marcas no mercado se opera e,
portanto, se há ou não a presença de confusão na utilização da marca pelo
concorrente.
“Goodwill denota um valor especial que se liga a marca quando um
vendedor faz propaganda e investe na qualidade gerada pela lealdade do
consumidor – a capacidade de atrair consumidores no tempo.”
402
Ao contrário, o
modelo de transmissão de informações se baseia na qualidade de informação no
mercado, quando esta informação, cristalizada pela goodwill, é percebida pelos
consumidores.403
399
“O Ato de tomar algo de alguém de maneira errada.” Legal Dictionary. Disponível em
<http://www.thefreedictionary.com/misappropriation> Consulta em: 2 de maio de 2012.
401
402
Id., 2006, p. 549.
403
Id., p. 549.
400
121
Assim, há duas distinções. Primeiramente, a goodwill, quando protegida
em si mesmo, diz respeito à proteção da reputação do titular, devido ao investimento
na qualidade do produto, independentemente de fatores relacionados à confusão, e,
portanto, liga-se ao conceito de misappropriation. Essa forma de goodwill, porque
foge do modelo tradicional de responsabilidade, associado à confusão, gera muitas
vezes à promoção de interesses privados sobre interesses públicos, pois utilizada
como motivo para expandir a responsabilidade, e, consecutivamente, podendo
potencialmente gerar ineficiências econômicas.
Quando as cortes, portanto, utilizam a doutrina da confusão pré-venda,
em que inexiste a possibilidade de confusão, na realidade, as cortes estão
protegendo a reputação em si mesmo das marcas – a goodwill –, pois, segundo
entendem, os competidores não poderiam se aproveitar desta, mesmo na ausência
de confusão.404 Essa forma de raciocínio trata a goodwill e a marca como direitos de
propriedade in gross, ignorando a função de fonte de identificação dessas marcas, e,
portanto, o modelo de transmissão de informações da análise econômica. Essa
forma de tratamento também levanta uma interessante pergunta: deveria esse valor
agregado da goodwill ser protegido simplesmente porque houve considerável
investimento do titular ou, na realidade, essa circunstância deveria ser limita pela
política pública de proteção à liberdade de competição?
Por outro lado, quando se analisa a qualidade de informações no
mercado, geradas pela marca, e, portanto, cristalizadas, tem-se a goodwill como
conseqüência e não como bem em si mesmo, no modelo tradicional de
responsabilidade. Essa forma de goodwill, quando usada como fundamento para
impedir a violação da marca, encontra amparo no modelo das marcas como
transmissoras de informação, e, portanto, tem a capacidade de gerar eficiências
econômicas.
Todavia, goodwill é um conceito extremamente elusivo e de difícil
conceituação, podendo possuir inúmeros significados, dependendo do contexto.405 A
404
405
Cf. item 1.6.1
Cf. WRIGHT, Floyd A. The nature and legal basis of legal goodwill. Illinois Law Review, v. 24, p.
20-43, 1930. Conforme explica Wright, várias teorias conflitantes buscam conceituar a goodwill.
“Algumas autoridades a definem como o ‘hábito’, ‘costume’, ‘inércia’, o ‘caminho batido’, a
‘passagem’, ‘recomendação’ ou ‘introdução’. Pode ser a ‘chance’, ‘possibilidade’, ‘probabilidade’,
‘suposição’ ou ‘expectativa’... Pode ser ‘patronagem’, e esta ‘patronagem’ pode ser ‘pública’ ou em
relação a um ‘negócio’; ou pode ser ‘encorajamento’ ou até mesmo ’oportunidade’. Pode tomar
parte da natureza da ‘reciprocidade’, ‘cooperação comercial’, ou ter algum tipo de conexão com
122
análise desse trabalho, não obstante, será limitada em relação à correspondência da
goodwill com as marcas.
2.2 Os tipos existentes de goodwill no direito das marcas: brand goodwill, firm
goodwill e inherent goodwill
Quanto mais amplo o conceito de goodwill, mais ampla será a
possibilidade de responsabilização.406 O conceito mais restrito de goodwill é a brand
goodwill; o mais amplo, a inherente goodwill.
2.2.1 Brand goodwill
Brand goodwill se refere “a informação positiva em relação à determinada
marca, como a sua confiabilidade, alta qualidade, etc.”
407
Essa forma de goodwill é
a apropriada quando um competidor faz o consumidor acreditar que vende o mesmo
tipo de marca que sinaliza o bem do titular.408 É o mesmo fenômeno da confusão
tradicional, só que tratado em termos de apropriação da goodwill. Esse fenômeno se
enquadra perfeitamente no modelo da marca como uma transmissora de
informações na análise econômica.
um ‘comércio’ estabelecido ou um ‘negócio’; pode ser o papel do ‘negócio futuro potencial’,
‘acesso corporativo’ ou o ‘excesso do produtor’; ou pode ser igualmente ‘excesso de lucro’,
‘ganhos esperados’, ‘super-lucros’, qualquer um dos três podendo ser ‘capitalizado’; ou a
possibilidade de uma ‘anuidade igual à super-lucros no futuro’; pode passar por ‘benefício’ ou
‘vantagem’ – o benefício é na maior parte das vezes ‘positivo’, enquanto que a vantagem pode ser
‘competitiva’, ‘positiva’, ‘monopolística’ ou ‘diferencial’, para não dizer nada de ‘cada possível
vantagem’. Pode ser a verdadeira ‘seiva e vida do negócio’. Goodwill é ‘favor’, que pode ser
‘ganho’ ou ‘pelos olhos do público’. Pode ser ‘amizade’, um ‘sentimento de amizade’, ‘lealdade’,
‘sentimento’ ou um ‘estado de mente’. Da mesma forma, pode ser ‘boa disposição’, ‘reputação’ ou
‘confiança pública’, ‘confiança ganha’ ou simplesmente ‘confiança’. Pode ser só ‘habilidade’,
‘capacidade’, ‘habilidade para merecer ganhos’ ou o ‘poder de gerar ganhos’ – sem mencionar
‘força’ e ‘poder’... Goodwill pode ser a ‘liberdade para competir’, o ‘direito de ser livre da
competição’, o ‘direito de continuar com o negócio’, o ‘direito de sucessão’ sobre um negócio.
Além disso, pode ser associado com vários tipos de ‘valor’...” WRIGHT, op. cit., p. 20.
406
407
Id., 2006, p. 551.
408
Esse fenômeno pode ser associado, nos Estados Unidos, como confusão em relação à fonte
(1.5.1.1) e, em relação à União Européia, a confusão direta (1.5.2.1.1)
123
2.2.2 Firm goodwill
Firm goodwill,
[...] se estende além das associações em relação à marca para incluir as
impressões positivas da firma que venda a marca. Quando os consumidores
gostam de uma marca, eles algumas vezes generalizam os seus bons
sentimentos em relação à firma que vende a marca e todos os outros
409
produtos [...]
Essa forma de goodwill é apropriada por um competidor quando ele,
mesmo que não venda um produto que concorra com aquele do titular, não obstante
faz o consumidor pensar que o seu produto é associado, afiliado, endossado ou
aprovado pela firma titular da marca, beneficiando-se da reputação anterior e
levando os consumidores a engano.410
A firm goodwill amplia o suporte para a confusão. Ocorre nas hipóteses
em que os consumidores consomem a marca não porque desejam este ou aquele
produto, mas geralmente suportam todos os produtos do mercado da firma titular da
marca. Quando o concorrente, portanto, apropria-se dessa linguagem, interferindo
nos canais de comunicação, para fazer incutir nos consumidores a idéia de que seu
produto faz parte do mesmo mercado dos produtos do titular da marca, ou porque
faz parte do mesmo grupo econômico do titular da marca, ou porque foi de qualquer
forma patrocinado pela firma titular da marca, apropria-se da firm goodwill.
Ainda
que
essa
confusão
seja
um
modelo
mais
amplo
de
responsabilidade, ela não foge da idéia da marca como um modelo de transmissão
de informações na análise econômica, uma vez que ainda há interferência nos
canais de comunicação (diminuição da qualidade das informações e o aumento de
seus custos) e engano dos consumidores (eles compram somente porque acreditam
que o produto provém da mesma firma, ou porque esta crença fortemente os
influenciou na compra).
409
410
Esse fenômeno pode ser associado, nos Estados Unidos, como confusão em relação ao patrocínio
ou afiliação (1.5.1.2) e, em relação à União Européia, a confusão indireta (1.5.2.1.1).
124
2.2.3 Inherent goodwill
A inherente goodwill ocorre nos casos em que, mesmo na ausência de
confusão em relação à fonte (confusão direta/brand goodwill) ou de confusão em
relação ao patrocínio ou afiliação (confusão indireta/firm goodwill), a goodwill passa
a ter valor em si, sem qualquer conexão em relação às informações no mercado,
como cristalizadas e percebidas pelos consumidores, vindo a proteger a suscetível
‘reputação’ do titular em si. Por isso, torna-se pura misappropriation.411 Assim, essa
goodwill não protege os consumidores; protege a ‘reputação’ do titular, mesmo que
esta ‘reputação’ não tenha sido afetada em relação aos consumidores.412
Esse tipo de goodwill afasta-se do modelo da marca como transmissora
de informações413, podendo vir potencialmente a criar outros custos sociais e
contrários à concorrência, como monopólios ilegítimos; barreiras à entrada de
concorrentes; aumento dos preços; violação à liberdade de expressão e liberdade
artística; e a consagração de trade dress eternos em violação às políticas públicas
do direito de autor e da patente. Essa aproximação trata a goodwill como um direito
de propriedade in gross, mesmo que nenhum tipo de negócio tenha sido desviado
do titular da marca. É essa a forma de goodwill que é aplicada na doutrina da antidiluição, para proteger o titular e não o mercado, fugindo, portanto, do modelo de
transmissão de informações e dos testes de confusão tradicionalmente aplicados
pelas cortes.
2.3 A evolução histórica da goodwill nos Estados Unidos
411
Esse fenômeno pode ser associado, nos Estados Unidos, com a confusão pré-venda (itens
1.5.1.4.1 e 1.6.1) e alguns casos de confusão pós-venda (itens 1.5.1.4.2 e 1.6.3) e confusão
subliminar (item 1.5.1.4.3), em relação à União Européia, com a associação em sentido estrito
(1.5.2.1.1) e em relação à ampliação das funções das marcas, como a função de propaganda.
Recorde-se que o simples fato de uma marca lembrar a imagem mental de outra, como defendiam
os países de Belenux, sem que haja confusão, com a emenda de 5 de maio de 2004, agora é
causa para estabelecer uma violação, bastando que se prove que o réu se utilizou da reputação
do autor, mesmo na ausência de confusão ou dano à reputação.
413
Não há aqui afetação dos canais de comunicação – aumento de custos ou redução na qualidade
da informação.
412
125
A goodwill, na história dos precedentes, passou por três períodos e
compreensões distintas. No final do século XIX, era pensada como uma teoria da
propriedade e cria a transição entre uma teoria da propriedade absoluta sobre as
marcas para uma teoria da propriedade relacionada a one’s business. Na primeira
metade do século XX, a teoria da goodwill como um direito de propriedade entra em
colapso, com a ascensão da jurisprudência sociológica, do realismo jurídico e do
inicio da análise econômica sobre o fenômeno.414 Na segunda metade do século XX
em diante, a teoria da goodwill redobra suas forças, com a expansão do direito das
marcas (confusão pré-venda, pós-venda e anti-diluição). Todavia, no início do século
XXI, começam a surgir formas vigorosas de defesas codificadas, como a paródia e o
uso justo nominativo, que já estavam se desenvolvendo também na jurisprudência.
2.3.1 A transição operada pela goodwill em relação ao direito absoluto de
propriedade no século XIX para o direito de propriedade sobre one’s business no
início do século XX
No final do século XIX, uma violação a uma marca era tratada pelas
cortes estadunidenses, baseadas em seus poderes de equidade e jurisdição, como
uma invasão aos direitos de propriedade do titular para os propósitos de aplicação
da marca ou símbolo.415
A teoria das marcas foi desenvolvida sob o foco então prevalente da
theory of common law property rights e a teoria dos direitos naturais,416 fortemente
influenciadas pela labor theory de John Locke417 – a proteção do labor honesto e
414
Id., 2006, p. 560. Cf. Leather Cloth Co. v. Am. Leather Cloth Co., 46 Eng. Rep. 868, 870 (1863).
416
Id., p. 562.
417
Sobre o tema, cf. MOSSOFF, Adam. Locke’s Labor Lost. U. Chi. L. Sch. Roundtable, v. 9, p. 155415
164, 2002; MOSSOFF, Adam. What is property? Putting the pieces back together. Ariz. L. Rev., v.
45, p. 371-443, 2003; MOSSOFF, Adam. Is Copyright Property? San Diego L. Rev., v. 42, p. 2943, 2005; MOSSOFF, Adam. Who care what Thomas Jefferson though about patents?
Reevaluating the patent “privilege” in historical context. Cornell L. Rev., v. 92, p. 953-1012, 2007;
HUGHES, Justin. The Philosophy of Intellectual Property. The Georgetown Law Journal, v. 77, p.
287-366, 1989; HUGHES, Justin. Copyright and incomplete historiographies: of piracy,
propertization, and Thomas Jefferson. S Cal. L. Rev., v. 79, p. 903-1084, 2006; HUGHES, Justin.
Locke’s 1694 Memorandum (and more incomplete copyright historiographies). Cardozo. L. Rev., v.
27, p. 555-572, 2010; ALVES, Marco Antônio de Souza; PONTES, Leonardo Machado. O direito
126
industrial do produtor para impedir o furto de seu comércio, bem como a proibição de
intervenção com o comércio de outros.418 Todavia, com uma grande diferença: as
cortes somente tratavam as marcas como direitos de propriedade de maneira
restritiva, no uso particular de um negócio ou contra competidores diretos.419 Essa é
uma das razões que levará Frank I. Schechter, em 1927, a criar as bases para a
doutrina da anti-diluição (anti-dilution), como uma crítica a esses julgados que eram
bastante limitados na forma de analisar a confusão, e que permitirá aos legisladores
expandirem, até em demasia, os direitos sobre as marcas, no final do século XX e
início do século XXI.420
Naquela época, portanto, não se reconhecia a firm goodwill ou se ela foi
reconhecida, apenas de maneira limitada; a inherent goodwill jamais poderia ter sido
reconhecida, uma vez que iria frontalmente contra a idéia de propriedade como uma
esfera de livre ação (freedom of action) para que cada qual pudesse exercer
honestamente seu negócio e em igualdade de condições421 – o direito de
propriedade era limitado em relação a aqueles que queriam fazer o uso livre e
produtivo de sua própria propriedade, de modo que somente a interferência
‘maliciosa ou violenta’ com o ‘ganha pão’ de um homem era causa suficiente para
repressão estatal.422 O conceito de interferência ‘maliciosa e violenta’ jamais poderia
abarcar a idéia da inherent goodwill.
A brand goodwill, portanto, era o modelo prevalente de violação. Isso
porque, à época, a filosofia da propriedade era incompatível com o modelo da marca
como uma transmissora de informações, o que impedia formas de expansão da
responsabilidade, como a apropriação da firm goodwill.423 Mas é igualmente verdade
que a doutrina da goodwill somente estava começando,424 de modo que era mais
comum as cortes se referirem à violação de um comércio (trade) que acompanha
uma marca do que ao termo goodwill.
de autor como um direito de propriedade: um estudo histórico da origem do copyright e do droit
d’auteur. In: CONPEDI – Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (org). Anais
do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI. São Paulo: Fundação Boiteux. 2009, p. 9870-9890.
418
MCKENNA, Mark P. The normative Foundations of trademark law. Notre Dame L. Rev., v. 82, n. 5,
p. 1876, 2007. Cf. Lawrence Mfg. Co. v. Tenn. Mfg. Co., 138 U.S. 537, 546 (1891).
419
MCKENNA, op. cit., p. 1841.
420
Cf. item 2.3.3.1.
421
Id., 2007, p. 1876.
422
Id., p. 1877.
423
Id., p. 1880.
424
Id., p. 1886. Cf. Cruttwell v. Lye, (1810) 17 Ves. Jun. 334, 34 Eng. Rep. 129 (Ch.).
127
Em Cruttwell v. Lye (1810)425, o primeiro precedente no qual o termo
goodwill foi utilizado, goodwill foi definida como “nada mais do que a probabilidade
de que os consumidores irão retornar ao velho local”.
O contexto em que a doutrina da goodwill foi desenvolvida revela um
período de transição, no qual a idéia de uma teoria da propriedade absoluta sobre as
marcas é abandonada.426 Goodwill, isto é, one’s business, torna-se, assim, a
verdadeira propriedade (a marca quando verdadeiramente ligada a um negócio por
ela representada), a ponto de a Suprema Corte afirmar no passado que a marca é
simplesmente aquilo que permite arrancar os benefícios criados exclusivamente pela
goodwill.427 “Gradualmente, [as cortes] adotaram o posicionamento que a
responsabilidade por violação à marca não protegia a marca, nem mesmo a marca
técnica428, per se. A lei protegia a goodwill da marca.”429 De fato, essa forma de
entendimento é bastante diversa de alguns casos do final do século XIX, que
expressavam o entendimento de que a goodwill poderia ter valor em si,
independentemente de sua ligação com bens tangíveis do negócio em que a mesma
estava relacionada.430
Os comentadores do início do século XX atestaram, portanto, que o que
na realidade era a propriedade era a goodwill, e não a marca em si mesma,431 o que
inclui todas as fontes de patronagem do consumidor, como dinheiro investido em
campanhas e propagandas; aparatos da loja e atratividade; contribuições para o
público e eventos de caridade.432 Isso tornava a idéia de uma propriedade intangível
425
Cruttwell v. Lye, (1810) 17 Ves. Jun. 334, 34 Eng. Rep. 129 (Ch.).
Era difícil ou impossível para os teóricos da propriedade ou para as cortes fundamentarem a
marca em termos de uma propriedade absoluta quando a mesma era limitada a uma designação
de origem ou tipo de comércio. Se realmente fosse um direito de propriedade absoluto, seria
concedido sobre as palavras da marca, e não sobre as palavras somente quando em conexão ao
comércio praticado. Por essa razão, a necessidade da concorrência desleal e da criação do
conceito da goodwill, que passa a proteger one’s business contra a concorrência desleal, na forma
de um direito de propriedade. Cf. BONE, op. cit., p. 568.
427
Hanover Star Milling Co., 240 U.S. at 412-13.
428
No século XIX as cortes chamavam de ‘marcas técnicas’ as logomarcas e as palavras inventadas,
inexistentes no domínio público, o que corresponderia atualmente às marcas fantásticas (cf. item
1.2.1.1.1.1). Nesses casos, à época, era desnecessário provar a confusão e o engano do público,
bastando ao autor demonstrar a cópia da ‘marca técnica’.
429
CALBOLI, Irene. Trademark assignment “with goodwill”: a concept whose time has come. U. Flo. L.
Rev., v. 57, n. 4, p. 802, 2005.
430
Metro. Bank v. St. Louis Dispatch Co., 149 U.S. 436,446 (1893); Washburn v. Nat'l Wall-Paper Co.,
81 F. 17, 20 (2d Cir. 1897); Brett v. Ebel, 29 A.D. 256, 258-59 (N.Y. App. Div. 1898). Esse ultimo
caso afirmava expressamente que poderia existir propriedade na goodwill independentemente de
uma referência física. Cf. CALBOLI, op. cit., p. 804.
431
BONE, op. cit., p.568.
432
Id., 2006, p. 569.
426
128
da goodwill difícil de verificar, uma vez que poderia se estender para quaisquer
relações estabelecidas pela patronagem.433 É por essa razão que, historicamente,
esse conceito ficou ligado ao direito das marcas, todavia, com uma ampla
dificuldade de ser formulado em termos normativos. O Lanham Act, de 1905, em sua
história legislativa e em sua linguagem estatutária, não definiu o conceito.434
A propriedade, um feixe de relações legais (bundle of legal relations),
deixa de ser a marca em si, por razões teóricas incompatíveis com essa
fundamentação, para a marca somente se tornar ‘propriedade’ nos limites e nas
bases criadas pelo negócio sinalizado pela mesma, isto é, nos limites da goodwill do
titular. A jurisprudência do início do século XX suporta essas alegações.435
A grande vantagem da goodwill-as-property-right naquela época era que
permitia unificar a idéia de concorrência desleal e os direitos sobre as marcas sob
um único princípio, ao mesmo tempo eliminando as incoerências teóricas da marca
como um direito de propriedade in re, inclusive, tornando possível expandir a
goodwill para o conceito de firm goodwill.436 Todavia, ainda que teoricamente
possível essa expansão, as cortes e os comentadores do final do século XIX e início
do século XX eram relutantes em reconhecer outras formas de confusão que não
àquelas envolvidas pela brand goodwill.
2.3.2 O ataque à goodwill como propriedade (goodwill-as-property-theory) no inicio
do século XX na jurisprudência sociológica, no realismo jurídico e na análise
econômica do direito
O conceito elusivo e abrangente de goodwill apresentava um problema
para os teóricos formalistas da propriedade. A goodwill não podia ser quantificada;
na realidade, apresentava apenas uma probabilidade, e descrevia quando muito
uma mera conseqüência e não um conceito de propriedade.437 Essas dificuldades
433
CALBOLI, op. cit., p. 802.
CALBOLI, op. cit., p. 802.
435
Cf. Morehead City Sea Food Co., Inc., v. Way (1915) 169 N. C. 679, 86 S. E. 603; In re Brown's
Will (1925) 211 App. Div. 662, 208 N. Y. Supp. 359; Slater v. Slater (1903) 175 N. Y. 143, 67 N. E.
224. Cf. WRIGHT, op. cit., p. 21.
436
437
Id., 2006, p. 583.
434
129
permitiram ao realismo jurídico e a jurisprudência sociológica atacar o conceito de
goodwill entre 1910-1930.438
A idéia desses juristas era de que goodwill não tinha nada haver com
propriedade; na realidade, as marcas precisam ser analisadas unicamente em
função das políticas públicas relacionadas a este direito, como evitar confusão e
engano em relação à fonte dos bens.439 Segundo os realistas, entre outros Felix
Cohen, Zechariah Chafee, Milton Handler e Charles Pickett, o que as cortes
realizavam nos casos de concorrência desleal era distribuir poder econômico e
riqueza, e isso somente poderia ser feito sob a leitura dos interesses públicos, isto é,
se isso beneficiava ou não à sociedade, o que até então, no século XIX, não teria
sido considerado.440 Isso seria atingido em termos de custos sociais ou benefícios
ao se reconhecer direitos.441 E para que o interesse público pudesse prevalecer, era
necessário reduzir a idéia abrupta, e muitas vezes repetida, de goodwill-as-propertyright, o que poderia levar a expansão desnecessária e nociva dos direitos sobre as
marcas.442
É por essa razão, igualmente, que a Suprema Corte, entre 1910-1930,
começa utilizar o termo goodwill como uma forma de proteger os consumidores
contra a confusão, limitando o direito de propriedade nesses termos.443 Algumas
cortes, inclusive, utilizavam idéias realistas.444
Também na primeira metade do século XX, a goodwill é atacada pelos
economistas e juristas que começaram a estudar o conceito econômico de goodwill
e identificá-la, em alguns casos, com os abusos do poder de monopólio, entre eles
efeitos anti-competitivos em relação à lealdade sobre as marcas.445 Se a lealdade
resultante
fosse
baseada
na
qualidade
do
produto,
esta
lealdade
seria
economicamente eficiente; todavia, se os consumidores permanecessem fiéis a uma
438
Id., p. 585.
Id., p. 586.
440
Id., p. 587-588.
441
Id., p. 588.
442
Id., p. 588.
443
Cf. Am. Steel Foundries v. Robertson, 269 U.S. 372,380 (1926) ( “não há propriedade na marca
além do negócio ou comércio em conexão com o qual ela é empregada"); United Drug Co. v.
Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 97 (1918) ("não há tal coisa como um direito de propriedade
na marca, exceto como um direito ligado a um negócio ou comércio estabelecido em conexão com
o qual a marca é empregada"). Nota de CALBOLI, op. cit., p. 803.
444
Cf. Premier-Pabst Corp. v. Elm City Brewing Co., 9 F. Supp. 754, 758 (D. Conn. 1935) ( “dizer que
o direito ao nome tem valor; e que por isso é um direito de propriedade pela proteção da lei... é
argumentar a priori”). Nota de BONE, op. cit., p. 588.
445
BONE, op. cit., p. 589-590.
439
130
marca por razões outras que não a sua qualidade, então isso gerava ineficiências
econômicas, uma vez que concedia poder de mercado, aumento artificial de preços
acima do nível de competição, e aumentava as barreiras à entrada de novos
competidores.446
A goodwill, portanto, passou a ser associada a um conceito
extremamente pejorativo e negativo de práticas monopolísticas, o que criou um zelo
muito maior nos juízes daquela época.447
Assim, em alguns casos, os juízes somente permitiam a expansão da
goodwill, como a firm goodwill (sponsorship confusion) nas hipóteses em que
pudesse ser demonstrado pelo autor um risco genuíno de prejuízo concreto – perda
de consumidores devido a danos à reputação da marca, ou porque associada a
produtos de qualidade inferior ou porque houve perda da habilidade do autor de
entrar com a sua marca em um novo mercado, ocupado pela marca do réu.448
Essas limitações derivavam da crença de que, ao se proteger o
investimento em propaganda, desvinculado da forma como a marca era percebida
no mercado, contra a livre escalada de concorrentes (free riding), não compensava
os custos sociais e os efeitos anti-competitivos. Isso criaria poder de monopólio por
meio de propagandas psicológicas.449
Essas tensões se refletiram no Congresso Norte-Americano, quando
estão se discutia a Bill que se tornaria o Lanham Act de 1946. O Departamento da
Justiça (Department of Justice), i.e, opunha-se fortemente à expansão de direitos
sobre as marcas, que fugissem da noção de confusão, uma vez que essa expansão
criaria monopólios e somente beneficiaria grandes negócios.450 O Congresso decidiu
limitar a responsabilidade à confusão.
Embora os momentos descritos nos itens 2.2.1 e 2.2.2 tendam a
descrever de uma maneira geral a jurisprudência sobre marcas no século XX, é bem
verdade que a idéia de uma inherent goodwill existia em alguns julgados. Na
realidade, o discurso sobre misappropriation sempre foi muito forte. O trabalho de
Mark MacKenna, i.e, sugere que sempre a lógica proprietária existiu na
446
Id., 2006, p. 590-591.
Sunbeam Lighting Co. v. Sunbeam Corp., 183 F.2d 969, 973 (9th Cir. 1950). Nota de BONE, op.
cit., p. 591.
448
BONE, op. cit., p. 599, citando Dwinell-Wright Co. v. White House Milk Co., 132 F.2d. 822, 825 (2d
Cir.1943) (Hand, J.); S.C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson, 116 F.2d 427, 429 (2d Cir. 1940)
(Hand, J.).
449
BONE, op. cit., p. 600-601.
450
Id., 2006, p. 601.
447
131
jurisprudência das marcas de uma ou outra forma. Inclusive, existiam bases legais
na jurisprudência da época para suportar uma expansão no direito das marcas com
base na goodwill.451 A questão é: seria isso desejável?
2.3.3 A explosão da goodwill na segunda metade do século XX e no início do século
XXI em diante
No part of trademark law that I have encountered in my forty years of
teaching and practicing IP law has created so much doctrinal puzzlement
and judicial incomprehension as the concept of “dilution” as a form of
intrusion on a trademark. It is a daunting pedagogical challenge to explain
even the basic theoretical concept of dilution to students, attorneys and
judges. Few can successfully explain it without encountering stares of
incomprehension or worse, nods of understanding which mask and conceal
bewilderment and misinterpretation.
(Thomas McKarthy)
Dilution is one of the great mysteries of trademark law. Judges have trouble
understanding it and scholars have difficulty justifying it. Many of its
applications are highly problematic-expansive in scope, anti-competitive in
potential effect, and threatening to values of free expression.
(Robert Bone)
2.3.3.1 As idéias de Frank I Schechter
A idéia de inherente goodwill no direito da marcas – a proteção à
identidade – singularidade e unicidade –, como valor da reputação em si mesma,
independentemente de considerações de eficiência econômica, foi primeiramente
pensada por Frank I. Schechter, em 1927.
A autoria da doutrina da anti-diluição (anti-dilution) é reconhecidamente
atribuída a Frank I. Schechter, que escreveu, em 1927, no artigo The rational basis
for trademark protection, as bases para a sua criação,452 embora o autor jamais
451
MCKENNA, Mark P. The normative Foundations of trademark law. Notre Dame L. Rev., v. 82, n. 5,
p. 1839-1916, 2007.
452
SCHECHTER, Frank. The rational basis for trademark protection. Harv. L. Rev., v. 40, p. 813-833,
1927. Republicado em SCHECHTER, Frank. The rational basis for trademark protection. TMR, v.
60, p. 334-352, 1970.
132
tenha empregado o termo ‘diluição’, a não ser indiretamente para se reportar a
decisão alemã do caso Odol, que teria utilizado o termo ‘diluir’ (verwässert).453 O
autor conceitua diluição como a “gradual dispersão da identidade que se insere na
mente do público por seu nome ou imagem, sobre a disputa de bens econômicos
não-rivais”. 454
Isso porque, segundo a teoria de Schechter455: a) o valor da marca está
em seu poder de venda; b) o poder de venda está associado a sua força psicológica
sobre o público, não em relação apenas aos méritos do produto, mas em relação a
sua unicidade e singularidade; c) a unicidade ou a singularidade de uma marca pode
ser afetada ou viciada em relação a produtos relacionados ou não-relacionados à
marca; d) o nível de proteção, assim, dependeria dos esforços do titular, na
extensão de que quanto mais singular e única for a marca, mais protegida deveria a
mesma ser.
Segundo Schechter, é a marca em si, como símbolo, que vende o
produto, e não o produto nele mesmo. A questão aqui, portanto, é proteger o bem
como uma entidade destacada do produto – a marca famosa –, que expressa um
sentido de individualidade e de identidade, evitando-se a perda de credibilidade, de
afeição e de interesse do público, que independeria de qualquer questão relacionada
à confusão de mercados.456 Portanto, para Schechter, a função da marca não se
limitaria a função de origem (source function), mas a verdadeira função da marca
seria a “criação e retenção do consumidor”, a preservação da unicidade e da
individualidade da marca – a própria geração da goodwill.457
Conforme explica Schechter:
Descrever a marca meramente como um símbolo da good will, sem
reconhecer em si uma agência para a real criação e perpetuação da good
will, ignora o aspecto mais potencial da natureza das marcas e a fase mais
necessitada de proteção. Dizer que a marca ‘é meramente a manifestação
visível da goodwill mais importante do negócio, que é a ‘propriedade’ a ser
protegida contra a invasão’ ou que ‘a good will é a substância, que a marca
é meramente a sombra’, não corretamente descreve a função de uma
marca atualmente e obscurece o problema de sua proteção inadequada.458
453
SCHECHTER, op. cit., p. 832.
Id., 1927, p. 813.
455
Id., p. 831.
456
Cf. FOLEY, Kathryn M. Protecting fictional characters: defining the elusive trademark-copyright
divide. Conn. L. Rev., v. 41, n. 3, p. 921-926, 2009.
457
SCHECHTER, op. cit., p. 822.
458
Id., 1927, p. 818.
454
133
[...] mas hoje a marca não é meramente o símbolo da good will, mas
constantemente o mais efetivo agente para a criação da good will,
impregnando na mente do público uma anônima e pessoal garantia de
satisfação, criando um desejo para posteriores satisfações. A marca
realmente vende o produto. E, evidentemente, quanto mais distintiva a
marca, mais efetivo é o poder de venda.459
Segundo Schechter, portanto, o mais importante agente da goodwill, ao
contrário da patronagem e dos efetivos atos de negócios vinculados à reputação da
marca, seria o próprio símbolo da marca, o qual geraria e faria perpetuar a goodwill.
O símbolo geraria uma necessidade de desejo e de satisfação, ainda que de
natureza ‘anônima’, que atrairia continuamente o consumidor para o produto, uma
força motriz, portanto, psicológica.
Quando a marca conseguisse atingir uma fonte
uniforme de satisfação, à mesma deveria ser concedido o máximo de proteção
permitida.460
Para Schechter haveria duas razões que justificariam a proteção de uma
marca mesmo em que mercados não-rivais ou não-conflituosos competitivamente. A
primeira razão é o conceito de firm goodwill, que era francamente a exceção
aplicada à época. Segundo Schechter, mesmo que não houvesse dispersão do
negócio, se houvesse uma probabilidade de confusão em relação à fonte dos bens,
deveria haver violação da marca.461 Isso não é nenhuma surpresa em razão da
jurisprudência restritiva aplicada às marcas à época, que somente protegia a brand
goodwill. Portanto, Schechter estava advogando, na realidade, a ampliação dos
modelos tradicionais de confusão para incluir a confusão em relação ao patrocínio,
chamando, não obstante, tal idéia de diluição. Irritava Schechter a vaga doutrina dos
‘bens relacionais’, aplicada, limitadamente, à época.462 A segunda razão para a
violação da marca nessa situação não conflituosa seria apenas quando houvesse
descrédito, prejuízo financeiro, e outros danos similares e concretos infligidos ao
titular da marca.463 O próprio Schechter destaca, em seu artigo, o termo ‘concretos’,
percebendo-se, de sua parte, hesitação na concessão de proteção a bens nãoconflituosos em situações em que não houvesse qualquer prova de dano.
459
Id., p. 819.
Id., p. 823.
461
Id., p. 821.
462
Id., p. 823.
463
Id., p. 821.
460
134
2.3.3.2 Posterior desenvolvimento das idéias de Schechter nos Estados Unidos
Uma vez que a teoria proposta por Schechter em 1927 ia contra o
pensamento prevalente, suas idéias ficariam adormecidas e somente despertariam
mais tarde, em meados da década de 40. Conforme explica Bone, tendo os modelos
de confusão sido ampliados para incluir a firm goodwill, não haveria qualquer
necessidade de diluição.464 Devido à grande exploração do marketing psicológico no
pós-guerra e a expansão de uma mesma marca para vários nichos, a forma restritiva
de aplicação da brand goodwill entraria em colapso, seja em razão do novo mercado
ou da nova doutrina emergente, que se consolidaria com o Lanham Act de 1945.465
Surpreendentemente, entre 1927 e 1937466, não houve nenhuma forte
oposição aos escritos de Schechter à época, tampouco forte aprovação. O artigo de
Schechter foi citado em outros oito artigos, em quatro decisões da Suprema Corte
de Nova Iorque, e apenas em um tratado.467 O artigo escrito por John Wolf468,
conforme explica Bone, embora aderisse às idéias de Schechter, igualmente
advertia contra a aplicação de sua teoria, que não encontraria eco no pensamento
prevalente.469 Uma vez que a teoria de Schechter se afastava radicalmente das
idéias em voga, os advogados e os juízes pragmaticamente não tinham interesse
em discuti-las; eles estavam mais preocupados em expandir a brand goodwill para a
firm goodwill, bem como racionalizar referido processo de expansão da proteção.
Com a morte de Schechter, em 1937, Edward Rogers, que defendia a ampliação dos
modelos de confusão, torna-se a figura jurídica com maior destaque que irá
influenciar o projeto que se tornaria o Lanham Act de 1945, fazendo com que as
idéias de Schechter percam mais força ainda.470
É apenas nos anos 40 que o termo ‘diluição’ começa a surgir em algumas
decisões, embora não ainda como uma causa independente de ação, mas como um
464
BONE, Robert. Schechter’s ideas in historical context and dilution’s rocky road. Santa Clara
Computer & High Tech. L.J., v. 24, p. 471, 2008.
465
Id., 2008, p. 479-480.
466
Schechter morreu em 1937.
467
Id., p. 490.
468
WOLF, John. Non-Competing Goods in Trademark Law. Colum. L. Rev., v. 37, p. 301-302, 1937.
469
BONE, op. cit., p. 491
470
Id., 2008, p. 494.
135
reforço argumentativo.471 O Lanham Act de 1945 consolida a idéia da teoria da
goodwill-as-property, negligenciando, portanto, do corpo legal, qualquer norma
referente à diluição.
Todavia, a partir de 1947, quando as idéias de Schechter já tinham quase
desaparecido frente às idéias prevalentes de Edward Rogers, vários Estados norteamericanos passaram a promulgar leis estaduais anti-diluição, começando pelo
Estado de Massachusetts.472 Uma das possíveis razões para isso, sugere Bone,
deve-se à agressiva postura do advogado Rudolf Callmann, que havia imigrado da
Alemanha para estudar em Harvard. Tendo a teoria da diluição claramente uma
origem alemã, em seu tratado The Law of Unfair Competition and Trade-Marks
(1945), um dos mais influentes à época, Callmann irá dedicar-se a justificar a teoria
da anti-diluição de uma maneira legal e política.473 Entre 1940 e 1950 começa a
surgir um feroz debate sobre a diluição entre opositores e adeptos, sendo que
Edward Rogers, o mais proeminente defensor das idéias baseadas nas teorias da
confusão, morre 1949. New York, o Estado de Callmann, por exemplo, adota em
1955 um estatuto para a anti-diluição, devido talvez a grande influência que
Callmann estivesse exercendo.474
Estrategicamente,
portanto,
os
defensores
da
diluição
estavam
começando a programar-la localmente, fazendo com que ela se tornasse cada vez
mais forte. Todavia, mesmo quando localmente os Estados tinham adotado leis antidiluição, a interpretação judicial desses estatutos era bastante cética e restritiva. Os
juízes tinham dificuldade de aplicar a anti-dluição e mesmo de justificá-la, sendo que
as teorias sobre a confusão exerciam um papel essencial ainda para a determinação
da infração.475 É somente a partir de meados da década de 70 que a diluição passa
a realmente ser aplicada.476
471
Id., p. 497, citando as seguintes decisões: Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge
Co., 316 U.S. 203, 205 (1942); Arrow Distilleries v. Globe Brewing Co., 117 F.2d 347, 351 (4th Cir.
1941); Philco Corp. v. Phillips Mfg. Co., 133 F.2d 663, 670 (7th Cir. 1943); Pennzoil Co. v. Crown
Cent. Petroleum Corp., 50 F.Supp. 891, 900 (D. Md. 1943); Bulova Watch Co.v. Stolzberg, 69
F.Supp. 543, 546 (D. Mass. 1947).
472
Id., p. 497.
473
Id., p. 499.
474
Id., p. 501.
475
KLIEGER, Robert N. Trademark dilution: the whittling away of the rational basis for trademark
protection. U. Pitt. L. Rev., v. 58, 1997, p. 816; cf., outrossim, PATTISHALL, Beverly. Dawning
acceptance of the dilution rationale for trademark-trade identity protection. TMR, v. 74, p. 289-310,
1984.
476
Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc. 369 N.E. 2d 1162 (N.Y. 1977).
136
Em janeiro de 1996, o presidente Clinton sanciona o Federal Trademark
Dilution Revision Act (FTDA), quando então vinte e oito Estados norte-americanos já
tinham adotado estatutos anti-diluição.477 O estatuto federal passou a estabelecer
que:
O termo diluição significa o enfraquecimento da capacidade de uma marca
famosa identificar ou distinguir bens ou serviços, independentemente da
presença ou ausência de:
(1) competição entre o titular da marca famosa e as outras partes ou
(2) possibilidade de confusão, erro ou engano.
O debate que se operou no Congresso para a aprovação da legislação
federal, todavia, pode ser visto com mais ceticismo e descrença ainda. As
audiências públicas realizadas incluíram os testemunhos apenas de grandes chefes
de indústrias. A subcomissão do Congresso não escutou nenhum economista ou
acadêmico, tornando-se palco de puro lobby.478 Basicamente não houve quase
ninguém para falar em nome do direito dos consumidores.
Após 69 anos de
constante negação e fervorosas críticas, a diluição é finalmente promulgada
exclusivamente em função do lobby no Congresso, fruto de titulares e políticos
atuando nas sombras do Congresso.
Um final vergonhoso, alguém poderia
imaginar, mas talvez o único final possível para se admitir algo tão esdrúxulo quanto
essa doutrina.
De fato, a chamada teoria da escolha pública (public choice theory), que
aplica a análise econômica para entender o funcionamento do legislativo, indica que
a presença de grupos de interesse exerce um papel fundamental na aprovação da
legislação. Embora não existam dados empíricos dessa influência em relação ao
FTDA, estudos de análise econômica já indicaram que o lobby exerce pressão
decisiva, em alguns casos, para a aprovação de leis, sendo que, na maioria das
vezes, o interesse dos consumidores não é protegido. Conforme explicam Farber e
Frickey:
A desencorajada fraca literatura de ciência política recebeu um grande
“boost” em 1986, quando Kay Lehman Schlozman e John T. Tierney
477
478
KLIEGER, op. cit., p. 811.
Id.,1997, p. 839.
137
publicaram o primeiro estudo sistemático de grupos de interesse político em
vinte anos... Schlozman e Tierney concluíram que, a despeito do recente
crescimento de grupos largamente baseados como a Common Cause,
grupos de interesse político são dramaticamente inclinados em direção a
interesses econômicos estritos. Existem poucos lobistas para
consumidores, mas muitos lobistas para produtores. Além disso, Schlozman
e Tierney acharam pouco suporte na “sabedoria convencional” de
acadêmicos como Bauer, Pool e Dexter sobre a suposta organização e
política fracas de grupos de interesse. Hoje em dia, muitos grupos têm
recursos substantivos e se engajam em estratégias políticas sofisticadas,
incluindo a participação na política eleitoral. Contrário a outro achado de
Bauer, Pool e Dexter, grupos não são sempre ativos dos dois lados de uma
479
questão.
2.4 Analisando criticamente as idéias de Schechter e da goodwill em
perspectiva histórica
Sendo a goodwill uma situação econômica, ela deveria ser analisada
economicamente e, em especial, no direito das marcas, analisada economicamente
com o modelo de transmissão de informações. Caso contrário, a goodwill torna-se
pura misappropriation – um conceito guarda-chuva –, no qual tudo pode ser
encaixado.
Isso não somente torna as análises elusivas e incertas, como permitiria
qualquer tipo de abuso pelas cortes e pelos titulares, pois bastariam aos mesmos
mencionarem o termo ‘goodwill’, sem que os fatores econômicos específicos ao
caso fossem analisados480, especificamente em relação aos consumidores, para
obterem vitória nas ações judiciais. Essa super-simplificação, por certo, faz com que
os juízes passem ao largo de considerações e políticas do interesse público,
violando a livre concorrência:
É muito claro que nós temos olhado para a goodwill em si mesma sem dar a
atenção apropriada para as bases de cada caso em particular. Para ser
entendida completamente como um direito de propriedade, é necessário
conhecer a sua origem, e os fatores de sua razão de ser. Com a base
complexa na qual a goodwill repousa, é auto-evidente que, na tentativa de
reduzir a goodwill a um conceito simples, bem definido, nós encontraremos
dificuldades. A goodwill brota de uma situação fática econômica. A
aplicação do termo goodwill, para essa base econômica ou para essas
relações legais, é bastante imaterial se é entendido como o termo funciona
479
FARBER, Daniel A; FRICKEY, Philip. Law and public choice: a critical introduction. Chicago: The
University of Chicago Press. 1991, p. 19-20.
480
Esses fatores são claramente analisados nos casos de brand e firm goodwill. Cf. itens 1.5.1 e ss.
138
[...] o conceito deve ser uma variável, possuindo dimensões diferentes em
cada situação.481
Analisando-se historicamente o pensamento de Schechter, percebe-se
que o mesmo estava preocupado é com a interpretação restritiva das cortes em
relação às formas de firm goodwill, para o qual o mesmo havia proposto a sua teoria
como uma forma de contornar esse problema. Todavia, porque a firm goodwill
passou a ser protegida pela ampliação das formas tradicionais de confusão, não
haveria qualquer outra razão para se aplicar a diluição nessa hipótese.
Da mesma forma, Schechter somente estava disposto a permitir qualquer
outro aumento de proteção se fosse possível a prova concreta de danos – não uma
mera probabilidade de diluição. Um argumento similar foi adotado pela Suprema
Corte Norte-Americana em Moseley v. Victoria’s Secret Catalog482, que severamente
restringiu a aplicação da anti-diluição, eliminando a ‘probabilidade de diluição’.
Percebe-se que os motivos originais que fizeram Schechter propor sua teoria
perdem a sua razão de ser.
Da mesma forma a marca, como geradora autônoma de goodwill, é
efetivamente protegida pelos testes tradicionais e modernos de confusão, sendo
francamente desnecessário qualquer tipo de recurso à diluição. Além disso, a marca
não se torna geradora de goodwill até que atos de comércio, de patronagem e de
investimento tenham sido primeiramente realizados, agregando o valor da goodwill à
marca. Tanto isso é verdade que, contabilmente, não há como se calcular o valor da
marca sem se calcular o valor da goodwill. E para fazer isso, é indispensável
também calcular o valor dos bens tangíveis.483 O que se percebe da história da
goodwill, é que a mesma foi desenvolvida com o objetivo de proteger o consumidor,
bem como o concorrente, quando a sua brand ou firm goodwill fosse apropriada.
Trata-se de uma interpretação séria e equilibrada das cortes, visando à proteção das
políticas do domínio público. Nesse caso, como as cortes vinham aplicando a
goodwill, fazia sentido jurídico e econômico.
Por outro lado, há uma face oculta. As grandes indústrias, mesmo após
serem sucessivamente derrotadas nas cortes com a tentativa de conquistar a
diluição, buscaram se apropriar do Congresso e da legislação para aumentar a
481
WRIGHT, op. cit., p. 24.
527 U.S. 418 (2003). Cf. introdução.
483
JACOBSEN, op. cit., p. 195.
482
139
proteção de seus interesses privados, a despeito do interesse público. O TRDA é,
basicamente, como já afirmado na introdução, uma tentativa de o Congresso, por
meio de grupos de interesse, passar por cima da decisão do caso Moseley. Após
inúmeros anos de contínua rejeição da anti-diluição, esses grupos continuaram
ainda a pressionar o Congresso. Todavia, os proponentes da anti-diluição sofreram
uma pequena derrota com a promulgação do TRDA. Trata-se da exceção que
codificou a defesa afirmativa da paródia para as marcas. Essa defesa, dado os
efeitos anti-competitivos da anti-diluição, passou a se tornar um forte mecanismo de
proteção à liberdade de expressão, talvez mais forte ainda do que gostariam de
admitir os advogados da diluição.
Quando se estuda, portanto, o conceito de goodwill, é possível identificar
o tanto que a diluição é uma péssima idéia. Na realidade, quando o termo é
analisado diacronicamente, revela a atual disfunção da inherent goodwill, bem como
do uso retórico do termo pelas cortes. A marca não é um direito de propriedade in
gross. Não é um direito autoral ou uma patente, e não há nenhuma justificativa
minimamente plausível para tratá-la enquanto tal somente para proteger algo mais
elusivo ainda como a força ‘psicológica do marketing’, ‘valor’ ou ‘prestígio’ da marca,
nas hipóteses em que esta ‘força psicológica’, este ‘valor’ ou este ‘prestígio’ não
sejam afetados em relação aos consumidores da marca. A anti-diluição é aplicada
para proteger os interesses privados do titular da marca, não para proteger o
mercado ou os consumidores. Os efeitos anti-competitivos à concorrência e
atentatórios à liberdade de expressão superam em muito as possíveis ‘vantagens’
de algo que ninguém parece saber explicar como quantificar, medir ou conceituar.
Se a proteção contra a diluição tem por objetivo proteger “associações,
julgamentos repentinos, e a informação sub-cognitiva que se esconde nas
profundezas interiores da mente do consumidor”484, não é difícil perceber a forte
aversão a sua proteção, por ser algo completamente subjetivo e contrário à
objetividade da análise econômica, que deve pautar os standards da competição no
mercado. Como coloca Moskin:
O que nos chamamos um fenômeno que não pode ser visto, mesurado ou
de qualquer outra forma percebido ou detectado e que por sessenta e cinco
484
GUNNELL, Justin L. Goldilocks and the three federal dilution standards: an empirical review. Tex.
Intell. Prop. L.J., v. 17, p. 103, 2008.
140
anos tem se provado resistente à análise? Em propriedade intelectual, ele é
conhecido como diluição.485
Tampouco ajuda os proponentes da diluição se agarrar em noções
modernas de ciências cognitivas e psicológicas aplicadas à análise dos hábitos de
compra dos consumidores, com o objetivo de justificar a diluição.
Tushner, por
exemplo, examinando as técnicas de Neuromarketing, em relação às marcas e às
reações dos consumidores, chegou a interessantes resultados, que não permitem
suportar as alegações de diluição:
Porém, no mundo real, a prova de que uma reposta atrasa persiste por
qualquer tempo apreciável é limitada. Nós não sabemos em que ponto o
atraso de uma resposta se torna o suficiente para mudar a decisão de
compra. Os estudos de diluição encontraram estatisticamente diferenças
significativas em reações entre grupos expostos e não expostos a anúncios
diluídos, mas o significado estatístico não significa que os efeitos práticos
são substanciais... Proponentes da diluição têm retirado seletivamente de
campos de pesquisa que são díspares e fracamente relacionados entre si
para justificar a diluição. Demonstrações de influências poderosas de
contexto, evidências conflituosas sobre os efeitos da freqüência de uma
palavra na memória, e pesquisas em situações em que usos diluentes
podem mesmo melhorar o reconhecimento, lançam dúvida no modelo
cognitivo do blurring. Também a evidência disponível não suporta a
cognição persistente para o tarnishment, a despeito de seu apelo intuitivo.
Separadamente, a ciência cognitiva sugere extremas dificuldades em se
mesurar reações reais dos consumidores sem as distorcê-las por meio do
próprio ato de mensuração, levantando dúvidas sobre as pesquisas
486
utilizadas para identificar a diluição.
Não há qualquer sentido, portanto, em se proteger algo elusivo como a
diluição, que contraria séculos de prática judicial, que não se sabe definir o conceito
ou quando e como há sua ocorrência, tampouco quando as limitadas pesquisas
existentes no campo cognitivo sequer permitem mesurá-la. Os riscos diretos e os
custos sociais associados a esse tipo de proteção do ‘metafísico’ são grandes de
mais para permitir sua incidência sem uma grande limitação ou necessidade de
proteção à livre concorrência. Não há uma justifica racional forte o bastante para
explicar porque as emoções dos consumidores em relação à marca deveriam ser
protegidas em detrimento dos testes tradicionais de confusão.
485
486
MOSKIN, Jonathan. Dilution or delusion: the rational limits of trademark protection. TMR, v. 83, p.
122, 1993.
TUSHNET, Rebecca. Gone in sixty milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science. Tex. L.
Rev., v. 86, p. 528, 2008.
141
Da mesma forma, explica Bradford que as chamadas práticas de ‘blurring’
são historicamente utilizadas por concorrentes para ganharem acesso aos mercados
saturados, desempenhando um papel econômico importantíssimo em relação à
possibilidade de nova seleção de produtos pelos consumidores, que de outra forma
continuariam não identificados.487 Para tanto, a autora se vale do exemplo da marca
“Tiffany”. No caso Tiffany & Co. v. Boston Club, inc.,488 por meio da doutrina da
diluição, a Tiffany impediu com que um restaurante, que não tinha qualquer relação
com a venda de jóias, utilizasse o nome Tiffany, uma vez que referida prática seria
proibida por meio do ‘blurring’. Todavia, conforme relata Bradford, a própria Tiffany,
à época em que sequer ainda era famosa, utilizou expedientes similares para atrair a
atenção de consumidores, com base em padrões de outras marcas famosas. A
primeira propaganda anunciada pela Tiffany foi tingida com um padrão de cor azul.
Em 1841 esse padrão de cor azul era familiar para consumidores ricos e bem
educados, na medida em que um pintor francês, Jean-Marc Nattier, a utilizava
pioneiramente na pintura de mulheres da realeza de Versailles em 1700. Conforme
explica Bradford, os padrões de prata e azul de Nattier eram reconhecidos como
símbolos de prestígio. No mesmo tempo que a Tiffany adotou essa cor, a imperatriz
Eugénie, mulher de Napoleão, havia adotado a tonalidade como a sua cor de
assinatura. De acordo com Bradford, portanto, os herdeiros de Nattier, com base na
doutrina utilizada pela Tiffany para impedir o restaurante de utilizar o nome “Tiffany”,
poderiam tê-la utilizada, teoricamente, contra si, em relação à proteção do trade
dress da cor azul.489
Outro exemplo fornecido pela autora se refere à figura do Papai Noel
utilizado pela Coca-Cola para fazer a propaganda de seu produto nos anos 30. À
época, o líder de vendas de água, White Rock Ginger Ale, já vinha, por mais de 15
anos, utilizando a imagem do Papai Noel para comercializar o seu produto. Ginger
Ale, portanto, com base na doutrina da diluição, poderia ter facilmente estabelecido
a capitalização ou a misappropriation de sua goodwill pela Coca-Cola, com base nos
produtos relacionados à venda de bebidas, mesmo que a confusão entre os
487
BRADFORD, Laura R. Emotion, dilution, and the trademark consumer. Berkeley Tech. L.J., v. 23,
p. 1287, 2008.
488
231 F. Supp. 836 (D. Mass. 1964).
489
BRADFORD, op. cit., p. 1288.
142
mercados consumidores fosse inexistente, pelo simples fato de a Coca-Cola utilizar
o Papai Noel, que era utilizado pela marca líder de bebidas Ginger.490
Um dos grandes problemas do ‘blurring’, portanto, é que o blurring
sempre foi (de alguma forma) utilizado pelos concorrentes para poderem entrar em
mercados saturados, fornecendo aos consumidores novas opções de compra. A
cópia de pequenas impressões de marcas líderes é uma prática corriqueira na
indústria, como mecanismo que facilita a entrada de novos produtos. Se esses
‘empréstimos’ não causam confusão em relação à fonte (brand goodwill) ou ao
patrocínio (firm goodwill), não há qualquer lógica de mercado ou econômica para se
impedir referidas práticas. Todavia, as marcas que antes utilizaram expedientes de
blurring para acessar os mercados são as marcas que hoje querem impedir os
novos concorrentes de adotar procedimentos semelhantes.
Isso é no mínimo
curioso.
Da mesma forma, explica Bradford que o blurring pode ser vantajoso para
os consumidores, em relação à criação de propagandas informativas, ao contrário
somente de propagandas persuasivas.491
Os titulares da marca líder têm incentivos econômicos para realizar
propagandas persuasivas, isto é, propagandas que enaltecem o produto, mas sem
prover informações concretas ou funcionais sobre o mesmo. Trata-se de
propagandas com grande apelo à emoção, à fama e ao renome, por exemplo.
Todavia,
quando
novos
competidores
realizam
propagandas
comparativas,
contrastando o seu produto com o da marca líder, geralmente essas propagandas
trazem elementos informativos, mais do que elementos persuasivos, na tentativa de
expor alguma fraqueza do produto líder. Isso serve à função pública, por meio do
blurring, de gerar propagandas informativas, que beneficiam economicamente a
qualidade de informações no mercado consumidor, reduzindo as assimetrias de
informação.492
490
Id., 2008, p. 1290.
Id., p. 1291-1295.
492
Cf. LANDES, William M.; POSNER. The economic structure of intellectual property law.
Cambridge: Harvard University Press. 2003, p. 159-160 (criticando o julgamento do caso Deer &
Co. v. MTD Products 41 F. 3d 39 (2d Cir. 2004), no qual a corte julgou que a paródia comparativa
criada pela ré, que mostrava a marca da autora “Deer”, um veado, correr do trator “Hard-Man” da
ré, seria uma violação daquela, sob a alegação de que haveria confusão em relação à fonte e
diluição. Trata-se de uma decisão errada, uma vez que não haveria qualquer confusão em relação
à fonte ou diluição. De acordo com Landes e Posner “nos duvidamos [da decisão]. Era uma
491
143
Conceder-se proteção, portanto, à Inherent goodwill, contraria essas
práticas econômicas há anos adotadas por novos concorrentes, o que pode criar um
custo social muito maior, na ausência da efetiva confusão operada no mercado.
Conforme conclui Bradford:
Nos casos de diluição, o autor fornece evidência de que as pessoas
associam a sua marca com a do réu, evidência do aumento de tempo
necessário para conectar a marca famosa com o seu titular original, ou
evidência direta do aumento dos sentimentos negativos da marca após sua
exposição ao blurring. Evidência de associação, sem a prova da confusão,
não indica a diminuição da efetividade da marca. Um aumento no tempo ou
no esforço para avaliar a marca pode gerar sentimentos negativos sobre a
marca, da mesma forma que a conveniência de uma marca familiar pode
automaticamente gerar sentimentos positivos. Estes sentimentos não
podem ser diagnosticados em si mesmos. Eles devem ser situados em uma
network mais larga de preferências sobre o preço, atributos do produto,
número ótimo de vendedores, tipos de revendedores, e questões de política
social maiores. Irritação momentânea não nos diz nada sobre a balança de
interesses que o consumidor ultimamente prefere. Somente o consumidor
individual pode integrar essas motivações de competição. Talvez, ao
493
mesmo devesse ser dada mais chance de fazê-lo.
2.4 O que restou da diluição após a decisão da Suprema Corte em Moseley e a
promulgação do TDRA
Alguém pode se perguntar o que restou da diluição após sua limitação
pela Suprema Corte em Moseley a e tentativa do Congresso norte-americano de
passar por cima da decisão, empregando o standard da ‘probabilidade de diluição’.
Nas decisões sobre a questão após a decisão da Suprema Corte e após a
promulgação do TRDA, percebe-se, na realidade, ainda uma visão bastante
restritiva da diluição. As pesquisas de Gunnell494 sugerem que a diluição somente é
aplicada em situações nas quais: a) é provada pela condução de pesquisas de
mercado, levando em conta a porcentagem da opinião dos consumidores que
associam as marcas, havendo diluição se há uma ligação negativa no emprego da
marca do concorrente com a marca do titular, referente à porcentagem de
consumidores entrevistada (1 a 15% dos consumidores têm que apresentar a
paródia e propagandas comparativas beneficiam os consumidores porque é uma maneira eficiente
de prover informação de produtos”.
493
BRADFORD, op. cit., p. 1298.
494
GUNNELL, op. cit., p. 127-128.
144
associação negativa)495; b) é provada por meio da demonstração de que a marca
empregada pelo concorrente é idêntica a do titular496; c) é provada por meio da
apresentação de evidência que demonstre a confusão entre as marcas, conforme
tradicionalmente sempre vinha sendo feito (havendo confusão, automaticamente
haveria diluição)497; d) provada por meio do testemunho de especialistas ou
peritos498. Conforme explica Gunnell, a categoria de prova para acessar a diluição
que é mais favorecida pelas cortes é o segundo tipo, isto é, quando haja prova da
utilização de marcas idênticas. Nesses casos, quase sempre haverá diluição.499
Portanto, para que a diluição seja aplicada, as cortes exigem provas. Elas
raramente ou quase nunca se baseiam em inferências subjetivas, sem um amplo
conjunto de evidências, demonstrando, portanto, que os juízes ainda estão receosos
ao aplicar referida doutrina. A ‘probabilidade de diluição’, percebe-se, vem sendo
aplicada restritivamente.
Tendo sido demonstrado a disfunção da goodwill, que somente pode ser
atingida em perspectiva diacrônica, bem como os fraquíssimos argumentos da
goodwill que suportam a diluição, pode-se finalmente abordar os casos de paródia
de marcas, que passam a receber, naturalmente, uma base de fundamentação mais
forte.
495
Starbucks I, No. 01 Civ. 5981 LTSTHK, 2005 WL 3527126, at *29 (S.D.N.Y. Dec. 23, 2005). Nota
de GUNNELL, op. cit., p. 127.
496
Savin Corp. v. Savin Group, 391 F.3d 439, 452 (2nd Cir. 2004); Nike, Inc. v. Circle Group Internet,
Inc., 318 F. Supp. 2d 688, 695 (N.D. Ill. 2004).
497
Newport Pac. Corp. v. Moe's Sw. Grill, LLC, No. 05-995-KL, 2006 WL 2811905, at *5 (D. Or. Sept.
28, 2006). Nota de GUNNELL, op. cit., p. 127.
498
Adidas-Am. v. Payless Shoesource, Inc., 546 F. Supp. 2d 1029, 1065-66 (D. Or. 2008). Nota de
GUNNELL, op. cit., p. 127-128.
499
GUNENLL, op. cit., p. 128.
145
CAPÍTULO III: A PARÓDIA DE MARCAS E A JURISPRUDÊNCIA NORTEAMERICANA
The satirization of trademarks raises issues that the law has difficulty solving
today. This difficulty arises from the competing policies of avoiding consumer
confusion under trademark law, and providing free expressions for parodies.
(David Alain Robison)
[p] the in-your-face posture of modern marketing makes well-know
corporate trademarks natural subjects of parody, which achieves its effect
though farcical imitation of the real thing. The parody may target the
trademark itself or simply use it as a familiar stepping off point for some
other message.
(Steven M. Perez)
3 ASPECTOS INICIAIS SOBRE JURISPRUDÊNCIA DAS PARÓDIAS
É importante observar que a paródia, antes de se constituir em uma
defesa afirmativa, é mais um dos elementos que compõe, respectivamente, a
análise dos fatores de confusão500 em um litígio envolvendo marcas, ou a análise
dos fatores de fair use501, compondo um litígio autoral502. Portanto, não é uma
500
501
Cf., supra, item 1.5.1 e ss.
Originariamente, o fair use é uma doutrina judicial, que permitia aos autores copiar e adaptar
quantidades limitadas de material de copyright como um meio de defesa contra a alegação de
infringement. A doutrina permite usos não autorizados de obras protegidas pelo copyright para
certos propósitos específicos, como: crítica, comentário, reportagem de imprensa, aulas, incluindo
múltiplas cópias para a sala de aula, escolaridade e/ou pesquisa. A doutrina, inicialmente judicial,
foi incorporada na sessão 107, do Ato de 1976, codificado-se o entendimento. São quatros os
critérios fixados pelo Ato de 1976 para se determinar ou não o uso justo de uma obra: a) o
propósito e o caráter do uso, perquirindo se tal uso teria natureza comercial ou educacional, sem
fins lucrativos; b) natureza da obra protegida pelo copyright; c) a quantidade e a substancialidade
da porção utilizada da obra protegida pelo copyright como um todo; d) o efeito do uso sobre o
mercado potencial para o valor da obra protegida. Os critérios, todavia, não são taxativos ou
exaustivos. Basicamente, são três os fundamentos da fair use doctrine: 1) promoção do progresso
das artes e das ciências (Rosemont Enters., Inc. v. Random House); 2) interesse público na
disseminação da informação (Consumers Union v. Gen. Signal Corp.); e 3) resolução de conflitos
do copyright e da first amendment – liberdade de expressão (Wainwright Sec., Inc. v. Wall St.
Transcript Corp). Para a corte julgar favoravelmente a defesa de fair use, o caso deve comportar
(1) apenas os propósitos explicitamente elencados no art. 107, do Copyright Act; (2) a finalidade
não comercial; (3) o uso transformativo, oposto à cópia literal. Trabalhos que envolvem elementos
históricos, factuais e que já tenham sido publicados tendem a receber menos proteção e, por
conseqüência, fazer com que a defesa de fair use do réu prevaleça. A cópia substancial do
trabalho do autor na maioria das vezes não é considerada um uso justo, ao contrário da
apropriação não substancial. Mesmo assim, neste último caso, se o elemento apropriado for
qualitativo, pode haver violação. Deve ser sempre perguntado se o réu se apropriou mais do que
seria necessário para atingir o fim buscado em seu trabalho e se a apropriação do réu prejudicou o
146
defesa autônoma ou afirmativa, que pode se desvincular dos tradicionais aspectos
utilizados na análise de litígios envolvendo a marca ou o direito de autor. Isso pelo
menos na década de 70. As cortes dos casos julgados na década de 80 começam a
permitir paródias não-comerciais, mesmo em vista de provas que demonstrem a
presença de confusão.
Todavia, a paródia, em razão de sua própria natureza, tem grande
capacidade de alterar a análise dos fatores do teste de confusão, conforme
tradicionalmente articulado pelas cortes, bem como avocar um tratamento mais
expansivo em relação ao direito de autor.503 Todavia, a incidência da Primeira
Emenda norte-americana504, que resguarda o direito à liberdade de expressão, tem
uma vazão muito maior em relação aos conflitos que envolvem marcas do que em
relação aos conflitos que envolvem o direito de autor505, conforme ficará evidenciado
mais à frente.
mercado do autor, no sentido de que possíveis lucros de royalties por licenciamento foram
potencialmente prejudicados pelo réu. Cf. COTTER, Thomas F. Memes and Copyright. Tul. L.
Rev., New Orleans, v. 80, p. 383, 2006; PEPPE, Vincent H. Fair use of unpublished materials in
the Second Circuit: the letters of the law. Brooklyn Law Review, v. 54, p. 417-463, 1989; DE
TURRIS. Teresa. Copyright protection of privacy interests in unpublished works. 1994 Annual
survey of American Law: New York University School of Law, p. 277-308, 1994.
502
GARDNER, op. cit., p. 729.
503
Segundo a Suprema Corte, no julgamento do caso Campbell v. Acuff-Rose, a paródia pode citar
as características mais distintas e memoráveis do original para garantir que o objetivo paródico
seja atingido, isto é, até mesmo o coração da obra pode ser apropriado. Cf. JACOBSON, Nels.
Faith, rope & parody: Campbell v. Acuff-Rose, Oh, Pretty Woman”, and parodists’ rights. Houston
L. Rev., v. 31, p. 955-1026, 1995.
504
Sobre os aspectos básicos da Primeira Emenda, cf. EMERSON, Thomas. Toward a general theory
of the First Amendment. Yale L. J., v. 72, p. 877-956, 1963; SCHAUER, Frederick. Principles,
institutions, and the First Amendment. Harv. L. Rev., v. 84, p. 84-120, 1999; BORK, Robert H.
Neutral principles and some First Amendment problems. Ind. L. J., v. 47, n. 1, p. 1-35, 1972;
MEIKLEJOHN, Alexander. What does the First Amendment mean? U. Chi. L. Rev, v. 20, p. 461479, 1953; RUBENFELD, Jed. The First amendment’s purpose. Stan. L. Rev., v. 53, p. 767-832,
2001.
505
Embora a Suprema Corte americana jamais tenha se manifestado, durante muito tempo, sobre a
suposta tensão existente entre a primeira emenda e o direito de cópia, o Ninth Circuit revelou que:
“[...] o nosso silêncio não vem de negligência, mas do fato de que a dicotomia ideia/ expressão já
serve para acomodar os interesses do direito de cópia e da primeira emenda”. Recentemente, a
Suprema Corte se manifestou nos seguintes termos: “A lei do copyright não restringe a liberdade
de expressão porque o copyright protege apenas a forma de expressão e não a ideia expressada,
no caso Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters. [471 U.S. 539 (1985)]. A dicotomia
ideia/expressão também foi um dos argumentos utilizados pela Suprema Corte para julgar
constitucional a proteção ao copyright por mais vinte anos, no caso Eldred v. Ashcroft. Segundo a
Suprema Corte, as doutrinas da dicotomia ideia/expressão e fair use são “construídas sobre as
acomodações da Primeira Emenda”, recusando a análise de maior escrutínio sobre a questão. A
corte afirmou que, uma vez que ambas as cláusulas haviam sido adotadas em tempo próximo, os
framers (constituintes ou fundadores) as viam como compatíveis, bem como veio a estabelecer um
peso menor à primeira emenda nos casos em que interlocutor se afirme nos discursos de outra
pessoa. Com efeito, a District Court of Columbia, no julgamento deste caso e, portanto, antes da
manifestação da Suprema Corte, havia afirmado que “não há direitos de primeira emenda em se
147
Essa tendência se verifica em relação à evolução da jurisprudência de
paródias sobre marcas nos Estados Unidos. A jurisprudência pré-FTDA pode ser
dividida em dois momentos: da década de 70 à década de 80 e da década de oitenta
à década de 90. Esses momentos representam importantes mudanças em relação
ao posicionamento das cortes sobre a questão. É claro que alguns posicionamentos
anteriores, mesmo em vista de mudanças significantes, podem ocorrer novamente, o
que torna difícil determinar o posicionamento das cortes com base nas décadas. A
seguinte divisão, portanto, é meramente didática, pois embora se tente demonstrar
como a mudança de posicionamentos foi adquirindo relevância, estabelecer uma
linha temporal definitiva não é possível.
usar trabalhos autorais de outros.” A Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, em grau
de recurso, também afirmou que os precedentes sobre a matéria se inserem como barras
insuperáveis (insuperable bars) à matéria, julgando que “o direito de autor é categoricamente
imune a todos os desafios da primeira emenda”. Embora a Suprema Corte tenha criticado essa
linguagem, fato é que o tratamento dispensado pela mesma à questão se aproxima imensamente
a uma imunidade a priori no caso de conflitos entre ambos os direitos fundamentais. A corte,
assim, em teoria, não teria descartado a possibilidade de a primeira emenda prevalecer sobre a
cláusula constitucional do copyright, embora a margem para tanto seja bastante reduzida. Isso
porque a estrutura da lei de copyright protege adequadamente a liberdade de expressão. Nas
palavras da Suprema Corte, a cláusula constitucional do copyright somente deve ser desafiada
pelos escrutínios da liberdade de expressão nos casos em que a legislação “altere os contornos
tradicionais da proteção do copyright”, embora a Corte não tenha definido tais “contornos”. O
primeiro caso julgado pelas cortes inferiores, Golan v. Gonzales [501 F. 3d 1179 (10th Cir. 2007)],
tentou definir quais seriam esses contornos. Esse caso é interessante em inúmeros sentidos,
principalmente porque invocou a proteção à liberdade de expressão para desafiar as provisões de
um tratado internacional: a section 514, do URAA (Uruguay Round Agreements Act.), lei esta que
concedia proteção para trabalhos estrangeiros que já haviam caído em domínio público, termo
este necessário para que os Estados Unidos se adequassem à Convenção de Berna. O autor da
ação, Golan, era um professor de música que, antes da promulgação da lei, usava a música de
compositores estrangeiros cujas obras já haviam caído em domínio público. A vigência da lei,
portanto, ameaçou sua liberdade e sua vida profissional. Segundo o Tenth Circuit, o art. 514, do
URAA, deveria necessariamente sofrer os escrutínios da primeira emenda, uma vez que alterava
os contornos tradicionais do copyright, na medida em que a história havia sempre sinalizado que
trabalhos caídos em domínio público deveriam permanecer no domínio público. Justamente por
ser uma prática completamente “não usual” ou contrária à razão de ser do próprio copyright, a lei
infringiria os direitos de liberdade de expressão do autor. Ainda assim, a questão é nebulosa e não
há nenhuma clara indicação de que a primeira emenda ganhará maior margem de manobra sobre
a cláusula do copyright, a não ser em casos muito excepcionais que contrariem sua natureza.
Mesmo porque a proteção retrospectiva de trabalhos concedida pelo CTEA (Copyright Term
Extention Act.) foi julgada constitucional pela Suprema Corte no caso Eldred. Cf. RUBENFELD,
Jed. The freedom of imagination: Copyright’s Constitutionality. Yale L. J., New Haven, v. 112: 1, p.
5-59, 2003; JONES, Michael. Eldred v. Ashcroft: the constitutionality of the copyright term
extension act. Berkeley Technology Law Journal/Annual Review, v. 19, p. 85-105, 2004; DALLON,
Craig W. Original intent and the copyright clause: Eldred v. Ashcroft gets it right. St. Louis U. L.J.,
v. 50, p. 308-359, 2006; Copyright law – constitutional constraints – Tenth Circuit subjects
th
copyright statute to first amendment scrutiny – Golan v. Gonzales, 501 F.3d 1179 (10 Cir. 2007).
Harv. L. Rev., Cambridge, v. 121, n. 7, p. 1945, 2008. Disponível em:
<http//www.havardlawreview.org>.
148
3.1 Jurisprudência pré-FTDA
3.1.1 Década de 70 para o início da década de 80: o teste das adequadas vias
alternativas de comunicação (adequate alternative avenues of communication test)
Explica Partridge506 que, antes da década de 80, as cortes não permitiam
a aplicação da liberdade de expressão nos conflitos que envolviam marcas, com
base na decisão da Suprema Corte em Lloyd’s Corp. v. Tanner507, que fixou o teste
conhecido como adequate alternative avenues of communication, no contexto de
uma propriedade tangível.508
A idéia desse teste, tal qual aplicado e interpretado pelas cortes inferiores,
principalmente a Oitava Circunscrição, era no sentido de desqualificar a defesa da
paródia quando o parodista utilizasse a paródia para quaisquer outros propósitos
que não uma crítica direcionada à própria marca ou às práticas associadas à marca.
Se o propósito, portanto, do parodista, não fosse criticar a marca ou as práticas
associadas à marca, existira sempre outras vias adequadas e alternativas para
expressar a sua crítica, pois ele não precisaria necessariamente utilizar a marca
para criticar outras questões a ela não relacionadas. Segundo entendiam as cortes,
para se qualificar como paródia, a crítica deveria ser direcionada à própria marca ou
às práticas associadas à marca, caso contrário, não haveria uma paródia, mas uma
mera sátira. Os casos que expressaram esse posicionamento serão analiticamente
vistos mais à frente.509
506
PARTRIDGE, Mark V.B. Trademark parody and the first amendment: humor in the eye of the
beholder. J. Marshall L. Rev., v. 29, p. 879, 1996.
507
407 U.S. 551 (1972).
508
Não é totalmente precisa a afirmação do autor. No caso Girl Scouts of U.S v. Personality Posters
Mfg. Co, julgado em 1969, foi permitida a aplicação da primeira emenda, bem como a proteção da
“sátira” de uma marca e, portanto, não uma “paródia”, que dispensou a linguagem do teste das
vias alternativas de comunicação. Cf. item 3.1.1.1.1.
509
Os presentes casos, expressa ou implicitamente, utilizaram essa lógica: Coca-Cola Co. v. Gemini
Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972); Dallas Cowboys Cheerleaders v. Pussycat
Cinema 604 F. 2d 200 (2d Cir. 1979); General Elec. Co. v. Alumpa Coal Co., 205 U.S.P.Q. 1036
(D. Mass. 1979); Edgar Rice Burroughs, Inc. v. High Society Magazine, Inc., 7 Media L. Rep. 1862
(S.D.N.Y. 1981); DC Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Business, Inc., 598 F. Supp. 110 (N.D Ga.
1984); Original Appalachian Artworks inc. v. Topps Chewing Gum, Inc 642 F. Supp. 1031 (N.D.
Ga. 1986); Mutual of Omaha Insurance v. Novak 836 F. 2d 397 (8th Cir. 1985), cert. denied, 488
U.S. 933 (1988); MGM-Pathe Communications Co. v. Pink Panther Patrol 774 F. Supp. 869
(S.D.N.Y.1991); Anheuser-Buch, Inc. v. Balducci Publ’ns, 28 F. 3d 769 (8th Cir. 1994); Dr. Seuss
Ent. v. Penguin Books USA, Inc. 109 F. 3d 1394 (9th Cir.), cert. dimissed, 118 S. Ct. 27 (1997);
149
As cortes, por outro lado, que nessa década permitiram uma forma de
crítica ou protesto social à marca do titular, geralmente baseavam sua análise na
inexistência de confusão.510 Portanto, as cortes eram ainda resistentes à idéia de
aplicar a primeira emenda com alguma relevância para as questões relacionadas às
marcas, preferindo uma abordagem mais tradicional. Eram igualmente resistentes na
abordagem da diluição, muitas vezes exigindo a prova dos danos511.
Esse raciocínio, por exemplo, não é muito diferente da jurisprudência e da
doutrina sobre paródias no caso de litígios autorais. Aliás, nos litígios que envolviam
a cumulação da violação de direito autoral e marca, a análise da discussão do que
constituiria uma paródia aceitável para o direito de autor acabava por influenciar
também naquilo que seria considerado uma paródia de marca, na maioria das vezes
negativamente.512 O juiz Posner, no contexto específico do fair use, escreveu um
Elvis Presley Enters. v. Capece, 141 F. 3d 188 (5th Cir. 1998); Mattel, Inc. v. MCA Records 296 F.
3d 894 (9th Cir. 2002), cert. denied, 123 S. Ct. 993 (2003). Todavia, compare essas decisões com
Reddy Communications, Inc. v. Environmental Action Foudation, Inc., 477 F. Supp. 946 (D.D.C
1979) (permitindo com que a ré utilizasse a marca do autor para criticar a indústria de eletricidade,
mesmo que a marca do autor fosse utilizada para serviços de propaganda, ainda que alguns
serviços fossem relacionados à eletricidade, não dizendo respeito, propriamente, à crítica da
marca em si mesma); Stop the Olympic Prison v. United States Olympic Comittee 489 F. Supp.
1112 (S.D.N.Y. 1980) (decidindo que a utilização da logomarca das Olimpíadas de Inverno para
protestar contra o edifício prisional que seria construído após os jogos, seria protegida como uma
forma de crítica, ainda que não direcionada diretamente às próprias Olimpíadas); Pillsbury Co. v.
Milky Way Productions, Inc. 215 U.S.P.Q (BNA) 124 (N.D. Ga. 1981) (considerando como uma
paródia a utilização do personagem protegido pela marca da autora, “Poppin Fresh”, em um
contexto sexual, desconexo e sem relação à própria crítica da marca); Lucasfilm Ltd. v. High
Frontier, 622 F.Supp. 931 (D.D.C.1985) (determinando como permissiva a utilização da marca do
Star Wars, mesmo que tivesse sido utilizada para protestar contra o programa de defesa
estratégica do presidente Reagan, sem qualquer relação com a crítica do Star Wars); American
Express Co. v. Vibra Approved Lab. Corp., No 87-Civ,-8840, 1989 WL 39679 (S.D.N.Y. Apr. 19
1989) (decidindo que a utilização da marca da autora para a criação do “condom card”, da ré,
ainda que não representasse uma crítica à marca da autora, era protegida como paródia.); Hormel
Foods Corp. v. Jim Henson Production, Inc., 73 F. 3d 497 (2d Cir. 1996) (permitindo a utilização da
marca “SPAM” para a criação da paródia do personagem “Spa’am”, mesmo que não houvesse
qualquer crítica à marca da autora, relacionada à carne). Cf. LANGVARDT, Arlen W. Protected
marks and protected speech: establishing the first amendment boundaries in trademark parody
cases. Vill. L. Rev., v. 36, p. 1-103, 1991; PARTRIDGE, op. cit., p. 878-880; PEARSON, op. cit., p.
976 e ss.
510
Comparar com a nota de roda-pé anterior.
511
Cf. capítulo II.
512
Cf. DC Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Business, Inc., 598 F. Supp. 110 (N.D Ga. 1984)
(estabelecendo que utilização dos personagens Super Stud e Wonder Wench não comentavam
sobre os personagens Superman e Wonder Woman, sendo uma mero take-off comercial, que
violava o copyright. A corte sequer analisou ou distinguiu a paródia em relação à marca); Original
Appalachian Artworks inc. v. Topps Chewing Gum, Inc 642 F. Supp. 1031 (N.D. Ga. 1986)
(estabelecendo que não se tratava de uma paródia, mas de um mero take-off comercial, na
medida que os adesivos da ré, baseados nas bonecas da autora, não realizam qualquer
comentário sobre as bonecas. Tendo sido excluído a defesa da paródia em relação ao copyright, a
corte sequer buscou diferenciar a análise da paródia em relação à marca). Todavia, compare
esses casos com Dr. Seuss Ent. v. Penguin Books USA, Inc. 109 F. 3d 1394 (9th Cir.), cert.
150
artigo513, por meio do qual buscou diferenciar o conceito de paródia como “arma” e
paródia como “alvo”.
Segundo Posner, as exceções ao direito de autor apenas se justificariam
quando os custos transacionais, relacionados à obtenção de uma autorização do
titular dos direitos autorais, excedesse os próprios benefícios da transação. Estes
custos seriam excedidos quando “a produção da propriedade intelectual deixa de ser
estimulada ao se permitir aos criadores se apropriar do ganho privado do valor social
de suas criações”.514
A paródia como “arma” seria aquela paródia que utilizasse o trabalho de
um autor para criticar outras questões que não a sua própria obra; a paródia como
“alvo” seria aquela paródia que fosse direcionada ao próprio trabalho original, com o
objetivo de criticá-lo.
Segundo a idéia de Posner, somente haveria sentido em se permitir
intervir na posição do autor se a paródia fosse utilizada para criticar diretamente o
seu trabalho, pois somente nesse caso o autor realmente poderia impor custos
transacionais que superassem os próprios benefícios da transação. Mesmo, por
exemplo, que lhe fosse oferecido muito dinheiro, o autor poderia recusar autorizar a
paródia de sua obra simplesmente porque não desejaria ser ridicularizado. Nesse
sentido, portanto, faria sentido limitar o seu direito, uma vez que a liberdade de
expressão viria a ser severamente prejudicada, com a proibição de qualquer tipo de
dimissed, 118 S. Ct. 27 (1997) (determinando a inexistência de paródia no direito de autor por falta
de crítica ao trabalho parodiado. Todavia, a corte buscou diferenciar o conceito de paródia
aplicado para a defesa de violação marcária, vindo a afirmar que não se trata de uma defesa
afirmativa, mas somente mais um elemento que poderia vir a alterar os fatores de confusão.
Assim, a corte, com efeito, estabeleceu uma distinção entre ambas as proteções. Em relação ao
direito de autor, porque se trata de um direito de propriedade, deve haver uma crítica à obra
original. Em relação à marca, porque é um direito de quase-propriedade, deve ser apenas
verificado se há confusão. Assim, se fossemos aplicar a lógica da corte, o copyright somente
toleraria paródias, mas o direito das marcas toleraria paródias e sátiras, desde que não houvesse
confusão.). Todavia, compare Dr. Seuss com Elvis Presley Enters. v. Capece 141 F. 3d 188 (5th
Cir. 1998) (embora o caso não tratasse de copyright, mas de marca, a corte, baseando-se na
decisão Suprema Corte Norte-Americana em Campbell v. Acuff-Rose, afirmou que se uma paródia
de uma marca não critica a própria marca, a despeito de enviar a sua própria mensagem e
distinguir a fonte, a necessidade de paródia “diminuiria” e não justificaria o uso. Essa interpretação
da decisão da Suprema Corte, no contexto do copyright, para o contexto da marca, é muito
questionável, pois desconsiderada por inteiro a diferença na base de proteção de ambos os
direitos, conforme se verá no item 3.1.1.3).
513
POSNER, Richard A. When is parody fair use? J. Legal Stud., v. 21, p. 67-78, 1992.
514
POSNER, op. cit., p. 69.
151
paródia referente a um discurso sobre uma obra. Em sentido similar, as cortes
inferiores515 e a Suprema Corte516.
Da mesma forma, na jurisprudência das paródias sobre marcas na
década de 70 houve uma série de casos de conteúdo explícito sexual envolvendo
marcas, que aplicaram análises mais tendenciosas, em vista dessa realidade, para
julgarem os fatores de confusão como “presentes”. O desgosto, portanto, particular
dos julgadores, contribuiu (indevidamente?) para uma análise que deveria ter sido
mais “realista” ou “neutra”.517
Também, no contexto do direito de autor, não é incomum uma
jurisprudência desabonadora do fair use em contextos explicitamente sexuais,
menos “nobres” ou “políticos”.518
515
Cf. Walt Disney Productions v. Mature Pictures Corp. 389 F. Supp. 1397 (S.D.N.Y. 1975); MCA,
inc. v. Wilson 425 F. Supp. 443 (S.D.N.Y. 1976), aff’d, 677 F. 2d. 180 (2d Cir.1981); Fisher v. Dees
794 F. 2d 432, 436 (9 th Cir. 1986); Dr. Seuss Ent. v. Penguin Books USA, Inc. 109 F. 3d 1394 (9th
Cir.), cert. dimissed, 118 S. Ct. 27 (1997); e New Line Cinema Corp. v. Bertlesman Music Group
639 F. Supp. 1517 (S.D.N.Y. 1988) (julgando que para se qualificar como paródia, ela deve ao
menos, em algum momento, criticar o trabalho original. No primeiro caso, por exemplo, a corte
entendeu que os personagens da Disney utilizados pela ré foram usados para retratar temas ou
incidentes indiferentes aos próprios personagens, isto é, não havia uma crítica construtiva
propriamente direcionada à Disney. No último caso citado, na mesma linha, a corte expressou
dúvida de que o rap do réu poderia de alguma forma criticar o personagem Freddy Krueger, no
filme Nightmare on Elm Street). Cf. BABISKIN, Lisa M. Oh, pretty parody: Compbell v. Acuff-Rose
Music, Inc. Harv. J.L. & Tech., v. 8, n. 1, p. 193-229, 1994; BIMBAITÉ, Monika. When is parody a
violation of copyright? IJBL, v. 1, n. 2, p. 15-33, 2004; VOGEL, Jason M. The Cat in the Hat’s latest
bad trick: the Ninth Circuit’s narrowing of the parody defense to copyright infringement in Dr. Seuss
Enterprises v. Penguin Books USA, Inc. Cardozo. L. Rev., v. 20, p. 287-319, 1999; PROWDA, op.
cit., p. 88. Todavia, cf. GORMAN, Robert; GINSBURG, Jane C.; REESE, Anthony. Copyright cases
th
and materials. 18 ed. New York: Foundation Press. 2011, p. 821-823 [discutindo que, mesmo
quando a paródia não desacredite ou critique o trabalho parodiado, podendo ser mais facilmente
sujeita a uma licença, o fair use geralmente não é automaticamente negado – cf. Leibovitz v.
Paramout Pictures Corp., 137 F. 3d 109 (2d Cir. 1998)].
516
Cf. Campbell v. Acuff-Rose 510 U.S. 569 (1994) (julgando que a paródia deve se direcionar ao
trabalho parodiado e não simplesmente utilizá-lo como um veículo para outros propósitos. O
trabalho deve ser comentado ou criticado em algum momento, por meio da utilização de algum de
seus elementos, caso contrário, não será uma paródia. No voto do juiz Kennedy, o mesmo veio a
sinalizar que o foco da paródia deve ser o trabalho parodiado. Usar o trabalho parodiado apenas
como um pretexto para outras finalidades ou um take-off meramente satírico não torna a defesa
aceitável.).
517
Nesse sentido, cf. as críticas de LANGVARDT, op. cit., p. 21-22.
518
Cf. MCA, inc. v. Wilson 425 F. Supp. 443 (S.D.N.Y. 1976) (decidindo que a música “Cunnilingus
Champion of Company C”, que escreveu “let my people come”, não constituiria um fair use); Walt
Disney – Walt Disney Productions v. Air Pirates 345 F. Supp. 108 (N.D. Cal. 1972) (decidindo que
a utilização da música de Mikey Mouse como pano de fundo para uma cena de sexo de atores
pornôs não constituía um fair use.). Todavia, compare essas decisões com as decisões em
Lucasfilm Ltd. v. Media Group, Ltd., 182 F. Supp. 2d 897, 901 (N.D. Cal. 2002) (considerando que
o tratamento sexual de alguns elementos de Star Wars em Star Bollz seriam considerados
automaticamente como uma paródia protegida); Mattel, Inc. v. Pitt, 229 F. Supp. 2d 315 (S.D.N.Y.
2002) (julgando que o site “Lily the Diva Dominatrix”, ao expor fotografias e vender bonecas
transformadas da Barbie, com mamilos expostos, para expressar a escravidão e tortura sexuais,
seria uma paródia protegida). Para uma análise de paródias sexuais no direito de autor, cf.
152
A seguir, são discutidos alguns desses casos, que mesclaram, ao mesmo
tempo, o teste das adequate alternative avenues of communication e a questão do
“ofensivo” e do desgosto particular.
3.1.1.1 Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.
A autora, Coca-Cola Co., é uma corporação de Dalawere que vem
atuando antes de 1893 na comercialização de produtos relacionados à bebidas,
utilizando, em seus produtos, letras estilizadas, nas cores vermelha e branca, para
representar a palavra “Coca-Cola”. A autora obteve registro da marca em 1893, em
1905 e 1928, tendo extensivamente comercializado o seu produto nos Estados
Unidos e no mundo, por meio de vários meios de propaganda.
A ré, Gemini Rising, Inc., é uma sociedade de Nova Iorque que tem por
objeto a criação, comercialização e a distribuição de pôsteres, sobre os mais
variados assuntos. Em 1970, a ré criou um pôster, utilizando as mesmas cores e
letras estilizadas da Coca-Cola, para representar a frase Enjoy Cocaine (Aprecie
Cocaína). Conforme a própria ré admitiu, ela vendeu mais de 100.000 cópias dos
pôsteres ao preço de dois dólares, pelo menos em Nova Iorque.
A autora processou a ré, buscando obter uma preliminary injunction, antes
do julgamento do mérito, para impedir a ré de continuar a vender o seu produto, que
violaria a sua reputação e goodwill.
Somente se analisará as alegações de defesa que interessam para
estudar a paródia. Uma das principais alegações da ré foi a de que inexistiria a
confusão em relação à fonte ou a confusão em relação ao patrocínio ou afiliação,
uma vez que nenhum consumidor razoavelmente inteligente poderia supor que teria
sido a própria Coca-Cola a responsável por criar ou endossar o pôster.
Ao se debruçar sobre essa alegação, a corte expressou que
aparentemente algumas pessoas de inteligência mediana teriam sido confundidas
em relação à marca, conforme algumas provas coligidas pela autora demonstravam.
Essas pessoas teriam realmente acreditado que a Coca-Cola seria a responsável
TUSHNET, Rebeca. My fair ladies: sex, gender, and fair use in copyright. AM. U. J. Gender, Soc.
Pol'y & L, v. 15, p. 273-304, 2007.
153
pelo pôster. Para estabelecer o critério, a corte se baseou na decisão do caso
Florence Mfg. Co. v. J. C. Dowd & Co.519, no qual se estabeleceu que o standard do
comprador ordinário fosse composto também pelos ignorantes, pelos crentes ou
pelos que tomam decisões apressadas. Todavia, a prova de que apenas algumas
pessoas teriam sido realmente confundidas nesse contexto é muito questionável.
Compare essa decisão com aquela proferida em Jordache Enters, v. Hogg Wyld,
Ltda.520, que julgou que:
Por que nos entendemos que a marca Lardache foi uma paródia intencional,
nós assumimos que o público vai, em alguma medida, associar as duas
marcas. Para ser acionável, porém, a associação das duas marcas deve
manchar ou apropriar-se da good will e da reputação do titular da marca. Se
o público associa as duas marcas somente para os propósitos da paródia e
não associa as duas fontes dos produtos, o apelante não sofre um dano
acionável.
Compare essa decisão também com aquela proferida em Universal City
Studios, Inc. v. Nintendo Co.521, julgando que o fato de poucos consumidores
confundirem King Kong com o Donkey Kong do video game não seria suficiente para
admitir o summary judgment.
Da mesma forma, conforme critica Langvardt, a corte do caso Coca-Cola
somente tocou de passagem nessas provas, bem como falhou em explorá-las na
análise tradicional dos fatores de confusão, tendo sido largamente influenciada pela
sua opinião desabonadora da cocaína.522 A corte se referiu a cocaína como um
“trágico problema nos Estados Unidos” e uma “substância nociva”. Da mesma forma,
se referiu à ré como uma “irresponsável” com “intenção predatória”. Conforme
explica Langvardt, esses fatos levaram com que a corte construísse o standard da
confusão para beneficiar a sua análise subjetiva, sem entrar em detalhes que
poderiam ter apontado para outra decisão, isto é, para a inexistência de confusão.523
A ré também levantou a defesa da paródia e da liberdade de expressão,
baseando-se no caso Girl Scouts of U.S v. Personality Posters Mfg. Co.524 A corte,
519
178 F. 73, 75 (2 Cir. 1910).
828 F 2d. 1482, 1483-84 (10th Cir. 1987).
521
746 F. 2d, 112 (2d Cir. 1984).
522
LANGVARDT, op. cit., p. 22.
523
No mesmo sentido, cf. LANDES, William M.; POSNER. The economic structure of intellectual
property law. Cambridge: Harvard University Press. 2003, p. 160 (afirmando que inexistiria
confusão nesse caso, bem como não haveria uma proibição de sátiras na lei das marcas, ao
contrário do direito de autor).
524
304 F Supp 1228, 163 USPQ 505 (SDN 1969).
520
154
mais uma vez, discordou, distinguindo o contexto em que o caso Girl Scouts foi
aplicado do caso que por ela estava sendo julgado. De acordo com a corte, não se
aplicaria o precedente, uma vez que a autora havia feito prova da confusão. No caso
Girl Scouts, segundo a corte, a defesa da liberdade de expressão e da paródia
somente teria prevalecido em razão da inexistência de confusão. Da mesma forma,
a corte expressou que a ré apenas havia imitado a marca do autor, mas que não
havia criado uma paródia.
Em razão da importância do caso Girl Scouts e da problemática
associação de precedentes realizada pela corte do caso Coca-Cola, é importante
analisar o caso Girl Scouts e contrapô-lo ao caso Coca-Cola. As conclusões das
cortes, para fatos muito semelhantes, foram completamente opostas.
3.1.1.1.1 Girl Scouts of U.S v. Personality Posters Mfg. Co. comparado com CocaCola Co. v. Gemini Rising, Inc
A autora, Girl Scouts of U.S, é uma organização sem fins lucrativos,
dedicada às garotas de 7 a 17 anos de idade. Tem como propósito promover as
virtudes da verdade, lealdade, pureza e patriotismo, com mais de 3.750.000
membros e mais de 600.000 líderes adultos.
A ré, Personality Posters, por sua vez, é responsável pela impressão e
comercialização de pôsteres variados. A ré imprimiu e comercializou pôsteres,
representando uma garota sorridente vestida em um uniforme verde da Girl Scouts,
com suas duas mãos colocadas sobre o abdômen, revelando a gravidez da garota.
Nos pôsteres, aparecia ainda a frase Be Prepered (“Esteja preparado”), que é o
lema da autora.
A autora processou a ré sob várias alegações. Somente aquelas que
interessam ao estudo da paródia serão abordadas. A primeira delas foi a de falsa
designação de origem e a outra referente à diluição. A autora moveu uma
preliminary injunction, com o objetivo de impedir a comercialização dos pôsteres,
mesmo antes do julgamento do mérito. Todavia, a corte discordou completamente
das alegações da autora.
155
Respondendo a primeira das alegações, a corte expressou que a autora
tinha o ônus de provar a falsa representação e a tendência de enganar. De acordo
com a corte, a autora teria falhado em demonstrar a confusão. As provas
apresentadas simplesmente não continham essa realidade.
Além disso, a corte
expressou que hipoteticamente, mesmo que alguns consumidores fossem
momentaneamente confundidos, seria totalmente duvidoso que eles realmente
viriam a acreditar que a organização teria patrocinado ou criado os pôsteres. Além
disso, de acordo com a corte, ainda que a autora distribuísse seus próprios pôsteres,
os canais de distribuição eram totalmente diferentes daqueles utilizados pela ré. As
provas produzidas pela autora se limitavam a dizer que a autora havia recebido
inúmeras ligações, cujo objeto era a reclamação dos pôsteres, extremamente
ofensivos. Todavia, de acordo com a corte, indignação não é confusão. Da mesma
forma, a corte notou que o nome da ré, ainda que em letras pequenas, aparecia nos
pôsteres, o que diminuiria ainda mais qualquer probabilidade de confusão.
Em relação à alegação de diluição, com base no estatuto estadual de
Nova Iorque, o General Business Law, que previa a causa de ação com base na
diluição, a corte, aplicando os precedentes da Suprema Corte de Nova York, no
caso Cue Publishing Co. v. Colgate-Palmolive Co.525, afirmou que para se conceder
proteção contra à diluição, era necessário demonstrar algum tipo de confusão.
Mais relevantemente, a corte julgou que impedir a comercialização dos
pôsteres da ré seria uma violação à liberdade de expressão, como uma forma de
comentário social, merecedor de proteção.
Comparando-se essa decisão com a decisão do caso Coca-Cola, há
grande disparidade no tratamento dos fatos pelas cortes. Primeiramente, em relação
à confusão, a corte do caso Coca-Cola aceitou como prova ligações para a sede da
Coca-Cola de vários consumidores que desaprovavam os pôsteres, enquanto que a
corte do caso Girl Scouts claramente disse que “desaprovação não é confusão”. A
corte do caso Coca-Cola deu grande peso às provas de que poucos consumidores
teriam sido enganados, enquanto que a corte do caso Girl Scouts disse que mesmo
que poucos consumidores pudessem ser momentaneamente enganados, ainda
assim, dada a natureza absurda do pôster, isso não seria suficiente para invalidar a
proteção da ré. A corte do caso Coca-Cola disse que o nome pequeno da ré no
525
45 Misc. 2d 161, 256 N.Y.S. 2d 239, 245-256, aff'd 23 A.D.2d 829, 259 N.Y.S. 2d 377 (1965).
156
pôster não mitigava a possibilidade de confusão, enquanto que a corte do caso Girl
Scouts disse exatamente o oposto. A corte do caso Coca-Cola disse que não seria
tolerada a defesa da paródia, porque se tratava de uma mera sátira, enquanto que a
corte do caso Girl Scouts julgou que mesmo uma sátira, que utilize uma marca para
fazer uma crítica social, mesmo que não seja direcionada à própria marca, deve ser
protegida pela liberdade de expressão. Assim, a corte do caso Girls Scouts não
adotou o teste das vias alternativas de expressão, pois mesmo que a ré não
precisasse utilizar a marca da autora para criticar a gravidez de adolescentes ou o
moralismo norte-americano, ainda assim a corte permitiu com que a marca da
organização fosse utilizada incidentalmente para a realização da crítica.
3.1.1.2 Dallas Cowboys Cheerleaders v. Pussycat Cinema
A autora da ação, Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc., uma subsidiária do
Dallas Cowboys Football Club, Inc., empregava trinta e três mulheres para
acompanhar e torcer pelo time Dallas Cowboys em seus jogos de futebol americano.
Essas torcedoras apareciam freqüentemente na televisão e em propagandas
relacionadas ao time. As imagens dessas torcedoras eram também comercializadas
nas camisas do time de futebol, em calendários e pôsteres.526
Por sua vez, a ré, Pussycat Cinema, produziu o filme Debbie does Dallas
(“Debbie fode o Dallas”), que consistia em um filme pornográfico, cuja trama central
era baseada na torcedora de um colégio ficcional que tinha o sonho de se tornar
uma Texas Cowgirl. Para tanto, a idéia da torcedora era trocar serviços de sexo por
dinheiro, com o objetivo de arrecadar o suficiente para mandar Debbie e todo o
esquadrão de torcedoras para Dallas. Na cena final do filme, Debbie, durante vinte
minutos, usa a camisa do Dallas Cowboys em várias cenas sexuais. Além disso, a ré
fez propagandas e comercializou o filme com uma foto da Debbie com o uniforme do
Dallas Cowboys e as frases Starring ex Dallas Cowgirl Cheerleader Bambi Woods
and You'll do more than cheer for this X Dallas Cheerleader.
A autora da ação processou a ré sob a alegação de violação da marca de
sua camisa de futebol, concorrência desleal, bem como diluição. A ré, por sua vez,
526
604 F.2d 200, 203 U.S.P.Q. 161, 5 Media L. Rep. 1814.
157
apresentou várias defesas. Somente aquelas defesas que interessam às paródias
serão analisadas.
A primeira alegação da ré foi que inexistiria o fator de confusão, uma vez
que para haver confusão, teria que haver confusão em relação à fonte (sorce
confusion). Todavia, a corte discordou, articulando uma aproximação mais ampla em
relação à confusão, como a confusão em relação ao patrocínio ou à afiliação,
citando os casos Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co.527 e Boston
Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.528
De acordo com a corte, haveria confusão simplesmente porque a camisa
utilizada pela atriz pornô que interpretava o papel de Debbie invocaria na mente dos
consumidores a imagem mental da marca da autora. Portanto, a mera conjuração da
imagem mental seria suficiente para estabelecer a confusão. Essa lógica, todavia, é
questionável em vários sentidos, pois se trata de uma pura misappropriation de
goodwill. Como bem pontua Langvardt, a corte falhou em diferenciar entre um uso
que meramente chama à mente a imagem mental de uma marca, do uso que, além
de invocar a imagem mental de uma marca, também gera a probabilidade de
confusão.529 Compare esse decisão, por exemplo, com aquela proferida em
Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc.530, que afirmou que “a violação não
depende da medida de similaridade com que um fragmento de um determinado uso
duplica a marca, mas se este uso, em sua inteireza, cria uma probabilidade de
confusão”, ou com a decisão proferida em Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog531,
julgando que a mera conjuração, na mente de um consumidor, de uma marca
famosa, desde que a distinção entre as marcas seja claramente perceptível,
comunica a sátira e distingue os produtos, não havendo que se falar em confusão.
Compare também a decisão da corte do caso Dallas com a decisão em
Pillsbury Co. v. Milky Way Productions, Inc., na qual a corte estabeleceu que a:
Evidência de ocasional e isoladas instâncias de confusão é insuficiente para
sustentar a determinação da probabilidade de confusão quando, dado as
similaridades da marca do autor e do alegado infrator, a duração do uso
concorrente e o total do volume de vendas das duas marcas, seria razoável
527
437 F.2d 566, 568 (2d Cir. 1971).
510 F.2d 1004, 1012 (5th Cir.), cert. denied, 423 U.S. 868, 96 S.Ct. 132, 46 L.Ed.2d 98 (1975).
529
LANGVARDT, op. cit., p. 24.
530
962 F. 2d 316 (4th Cir.), cert. denied, 113 S. Ct. 206 (1992).
531
507 F.3d 252 (4th Cir. 2007)
528
158
esperar que, se as alegações do autor fossem verdadeiras, mais instâncias
de confusão teriam sido reportadas.532
Na medida em que a corte achou grotesco e degradante o filme, ela
passou a construir os fatores de confusão com elasticidade, para validar a decisão
subjetiva pela condenação que havia sido a priori tomada. Portanto, a corte deixou
com que seus sentimentos pessoais indevidamente interferissem com a objetividade
do tratamento que deveria ter sido dispensado ao caso.
Da mesma forma, a ré alegou a defesa do fair use do copyright, que é
utilizado algumas vezes para mediar conflitos em relação à primeira emenda, só
que, desta vez, aplicado para o caso de marcas. A corte se engajou nessa alegação,
assinalando que dificilmente a defesa erguida pela ré poderia se enquadrar na
defesa da paródia ou na defesa de fair use. Primeiramente, a corte alegou que a
mensagem do filme, se é que “existiria” alguma mensagem, era pobremente
discernível. Depois, a corte aplicou a lógica do teste das adequate alternative
avenues of communication, para expressar que uma marca não precisa ser utilizada
quando existam meios alternativos de enviar essa mensagem. De acordo com a
corte, haveria inúmeras formas de enviar uma mensagem sobre “sexo e esportes”,
de maneira que não poderia se permitir a utilização da marca da autora, com
prejuízo à sua goodwill, nessas hipóteses.
3.1.1.3 Conclusões prévias
Comparando-se os três casos analisados, percebe-se que o mero fato de
uma paródia ou sátira retratar um tema “menos nobre”, como o comércio de drogas
ou um filme pornográfico, serve como gatilho para potencializar os fatores de
confusão, mesmo quando eles se encontrem ausentes. Um dos possíveis motivos
para tanto seja a preocupação da corte com a reputação dos titulares, mesmo
quando a confusão não esteja presente, como uma tentativa de blindá-los de
associações pejorativas.533 Para tanto, algumas cortes irão dobrar a lei, com o
532
533
1981 U.S. Dist. LEXIS 17722, *34; 215 U.S.P.Q. (BNA) 124; 8 Media L. Rep. 1016.
No mesmo sentido, cf. General Elec. Co. v. Alumpa Coal Co., 205 U.S.P.Q. 1036 (D. Mass. 1979)
(alegando que o termo Genital Eletric, utilizando o monograma da General Eletric, seria uma
159
objetivo de enquadrar a confusão. Outra possível justificativa é a resistência da corte
em permitir com que temas “menos nobres”, de acordo com seus ideais políticos,
circulem, ganhando grande projeção em razão de sua associação com marcas
estabelecidas.
Por outro lado, temas políticos “mais nobres”, como a crítica da
situação de gravidez de adolescentes, receberia uma atenção mais amistosa da
corte, mais expansiva em relação à liberdade de expressão.
Se referida lógica fosse aplicada ao direito de autor, representaria uma
grave violação a um de seus princípios mais básicos – a ausência de mérito estético
em relação à proteção autoral, como uma óbvia necessidade de se evitar a censura
da jurisdição. Não cabe ao julgador, com base em seu gosto, dizer sobre aquilo que
deve ou não deve ser protegido. Uma análise similar também deveria ser aplicada
às marcas, pois também não cabe ao juiz dizer qual crítica direcionada a uma marca
deve ser protegida ou não, incidindo basicamente nos mesmos motivos de proibição
dessa abordagem em relação ao direito de autor. Esse tipo de posicionamento iria
desestimular o debate sobre as drogas ou sobre o sexo em uma sociedade, que são
elementos centrais e importantes de políticas públicas, seja qual for o entendimento
dos gestores públicos. Paródias são os mecanismos por excelência dessa forma de
discurso.
Em relação à sátira, oposta à paródia, há uma diferença de
fundamentação em relação ao direito de autor e à marca. Essa diferença diz respeito
propriamente à natureza de proteção e a base legal de proteção. Sendo o direito de
autor um direito de propriedade in gross, independe de qualquer análise de
confusão.534 Sendo a marca um direito de quase-propriedade e, portanto, não um
534
violação marcária); Edgar Rice Burroughs, Inc. v. High Society Magazine, Inc., 7 Media L. Rep.
1862 (S.D.N.Y. 1981) (julgando que a utilização dos personagens Tarzan e Jana em uma revista
pornográfica seria uma violação marcária); Mutual of Omaha Insurance v. Novak 836 F. 2d 397
(8th Cir. 1985), cert. denied, 488 U.S. 933 (1988) (julgando que a cabeça emagrecida de um índio,
contra um fundo devastado pela guerra, com base na marca da autora, seria uma violação desta.);
MGM-Pathe Communications Co. v. Pink Panther Patrol 774 F. Supp. 869 (S.D.N.Y.1991)
(julgando que a utilização da marca da Pink Panther por um grupo de ativistas gays seria uma
violação à marca da MGM).
Ainda que nas análises de similaridade substancial do copyright sejam aplicadas pelas cortes
algumas vezes o teste do observador médio (lay observer test) ou o teste da audiência (audience
test), que investigam as impressões do público sobre os trabalhos, é preciso dizer que esses
testes precisam ser vistos apenas como uma camada de escrutínio subjetivo que as cortes
aplicam para controlar possíveis erros dos testes objetivos. Cf. Daly v. Palmer. 6 F. Cas. 1132
(C.C.S.D.N.Y. 1868) (Nº. 3,552); Arnstein v. Porter 154 F. 2d 464, 1946 U.S. App. 68 U.S.P.Q.
(BNA) 288; Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald’s Corp. 562 F. 2d 1157 (9th
Cir. 1977). Cf. SITZER, Michael Ferdinand. Copyright infringement actions: the proper role for
audience reactions in determining substantial similarity. S. Cal. L. Rev, v. 54, p. 385-416, 1981;
160
direito in gross, a proteção depende do estabelecimento da confusão. Isso significa,
basicamente, que a alegação de um titular de uma marca para controlar um
comentário realizado contra a sua marca é muito mais fraca do que a reivindicação
de um titular de direitos de autor para controlar um comentário sobre a sua obra.
Inexistindo, portanto, confusão em relação à fonte, pouco deveria importar
se se trata de uma paródia de marca ou de uma sátira de marca, pois não possuindo
o titular da marca uma reivindicação in gross em sua marca, o mesmo não deveria
poder impedir o comentário em contextos que não evidenciassem a confusão.535
Ao revés, sendo a reivindicação do titular do copyright mais forte, bem
como a dicotomia idéia/expressão e o fair use mais flexíveis, ele deveria ter o direito
de exigir do parodista, pelo preço de mercado, que o mesmo tivesse ao menos
tentado licenciar a sua obra. É justamente porque o titular tem um direito de
propriedade in gross que faz sentido com que o parodista tenha o seu direito limitado
nesse sentido.536 Geralmente os titulares recusam licenciar suas obras quando elas
535
536
GRINVALSKY, Paul M. Idea-expression in music analysis and the role of the intended audience in
music copyright infringement. Cal. W. L. Rev., v. 28, p. 395-429, 1992.
Confrontar a correta diferenciação entre os conceitos em Dr. Seuss Ent. v. Penguin Books USA,
Inc. 109 F. 3d 1394 (9th Cir.), cert. dismissed, 118 S. Ct. 27 (1997), com a incorreta diferenciação
entre os conceitos em Elvis Presley Enters. v. Capece 141 F. 3d 188 (5th Cir. 1998) e HarleyDavidson, inc. v. Grottanelli, 164 D. 3d 806 (2d Cir. 1999), expandindo a decisão da Suprema
Corte em Campbell incorretamente para o contexto das marcas. Não é sem razão que existe um
amplo conjunto de decisões que permitem sátiras de marcas, sem limitá-las a uma necessidade
de paródia: Girl Scouts of U.S v. Personality Posters Mfg. Co 304 F Supp 1228, 163 USPQ 505
(SDN 1969); Reddy Communications, Inc. v. Environmental Action Foudation, Inc., 477 F. Supp.
946 (D.D.C 1979); Stop the Olympic Prison v. United States Olympic Comittee 489 F. Supp. 1112
(S.D.N.Y. 1980); Pillsbury Co. v. Milky Way Productions, Inc. 215 U.S.P.Q (BNA) 124 (N.D. Ga.
1981); Lucasfilm Ltd. v. High Frontier, 622 F.Supp. 931 (D.D.C.1985); L.L. Bean v. Drake
Publishers, Inc. 811 F.2d 26, 32 (1st Cir.), cert. denied, 107 S. Ct. 3254 (1987); Jordache Enters, v.
Hogg Wyld, Ltd. 828 F 2d. 1482, 1483-84 (10th Cir. 1987); American Express Co. v. Vibra
Approved Lab. Corp., No 87-Civ,-8840, 1989 WL 39679 (S.D.N.Y. Apr. 19 1989); Cliffs Notes, Inc.
v. Bantam Doubleday Publishing Group, Inc., 886 F.2d 490, 495 (2d Cir. 1989); Hormel Foods
Corp. v. Jim Henson Production, Inc., 73 F. 3d 497 (2d Cir. 1996). De acordo com Mary LaFrance,
porém, os casos que não admitem a sátira de marcas são a minoria. LAFRANCE, op. cit., p. 266.
No mesmo sentido, cf. WINSLOW, Anastasia P. Rapping on a revolving door: an economic
analysis of parody and Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc. S. Cal. L. Rev., v. 69, p. 809-810, 1996
[alegando que, nas análises de fair use, por meio de um modelo econômico, deve ser aplicado
pelas cortes três passos em sua análise. O primeiro desses passos, chamado de probabilidade de
troca voluntária (likelihood of a voluntary exchange), deveria perguntar se haveria uma
probabilidade de o titular dos direitos autorais aceitar licenciar seu trabalho. Se houvesse esse
probabilidade, então somente seria aceitável a defesa de fair use quando os custos transacionais
envolvidos nessa licença fossem excessivamente caros. Essa abordagem teria o mérito de
incentivar as transações entre os pariodistas e os titulares, reduzindo os custos de um litígio. O
pariodista e o titular saberia quando a reivindicação seria aceitável. Se o titular recusasse um
pagamento, nos padrões do mercado, para licenciar seu trabalho para uma paródia, então a
defesa de fair use deveria ser aplicada em seu desfavor. Mas se o titular já tivesse negociado
outras licenças, pela preço de mercado, havendo, assim, uma probabilidade de licenciamento, o
pariodista que se recusasse a se engajar nesse tipo de negociação deveria ter o seu uso justo
negado. Outro fator que deveria ser analisado seria a razão do controle exercido pelo titular. Se
161
irão ser ridicularizadas (paródia como alvo), razão pela a qual, nesse caso, o seu
direito deve ceder ao direito do parodista. Nos demais casos (paródia como arma),
há uma probabilidade de licenciamento, que deve ao menos ser tentada, sob pena
de os fatores de fair use pesarem desfavoravelmente ao parodista. Essa lógica seria
corroborada pela pesquisa empírica de Landes e Posner que investigaram todos os
71 casos de paródias a partir da década de 50:
De um particular interesse é a quebra de casos em que o trabalho
parodiado é um alvo e nos casos que o trabalho parodiado é uma arma para
atacar ou criticar outras coisas, ou talvez somente um esforço para criar um
trabalho engraçado. A pesada preponderância dos casos de direito de autor
e marca é na categoria de alvo: para os casos de direito de autor as figuras
são em 51 e 6, de modo que a amostra como um todo dos casos de alvo
predominam por um placar de 80 a 11. A explicação pode ser, como
sugerido anteriormente, que uma transação no mercado é mais fácil nos
casos de arma, mas não nos casos de alvo... Em todos os eventos, a
defesa de fair use, que qualifica os direitos de propriedade do titular da
marca e do direito de autor, não tem lugar apropriado nos casos de arma e,
portanto, nós não estamos surpresos que o titular do direito de autor venceu
8 dos 11 casos de arma (73%), onde o parodista venceu 39 dos 71 casos
537
de alvo (55%).
3.1.2 Década de 80 para década de 90: a dicotomia entre discurso comercial e o
discurso não-comercial (commercial speech v. non-commercial speech dichotomy) e
a linguagem paródica como inibidora da confusão
Explica Partridge que, a partir da década de 80, algumas cortes norteamericanas começaram a aplicar a dicotomia do discurso comercial e discurso nãocomercial nas análises de paródias nas marcas, conferindo grande proteção às
paródias não-comerciais, mesmo nos casos em que houvesse alguma evidência de
confusão, mas somente tolerando as paródias comerciais quando houvesse
ausência de confusão ou diluição.538 Nos casos de paródias comerciais, portanto, a
paródia se torna somente mais um fator para se analisar a confusão. Mas nos casos
de paródias não-comerciais, o peso da liberdade de expressão acabava por tolerar
algum tipo de confusão.
ele recusasse a licença pelo medo de ser ridicularizado, e não por razões econômicas, então o fair
use deveria ser julgado contra o mesmo. Somente há razão para assim se proceder, uma vez que
se trata de um direito de propriedade e não um direito de quase-propriedade.].
537
LANDES, William M.; POSNER. The economic structure of intellectual property law. Cambridge:
Harvard University Press. 2003, p. 165.
538
PARTRIDGE, op. cit., p. 880-881.
162
A Suprema Corte Norte-Americana, no caso Virginia Pharmacy Board v.
Virginia Citizens Consumer Counsel539, decidiu que o discurso comercial é aquele
que “não faz mais do que propor uma transação comercial”. Conforme explica
Partridge, esse é um standard difícil de mesurar, pois mesmo a publicação de uma
paródia que obtenha lucro, se contiver elemento artístico expressivo, que carregue
uma mensagem para além de uma transação comercial, será considerada como
não-comercial.540
Também na década de 80 para a década de 90 há precedentes que
atribuem uma análise diferenciada às paródias na análise da confusão,
estabelecendo que se a associação entre os produtos se dá apenas por meio da
linguagem paródica, não haveria confusão ou diluição.541
539
425 U.S. 784 (1980).
PARTRIDGE, op. cit., p. 881 [citando Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Publishing Group,
Inc., 886 F.2d 490, 495 (2d Cir. 1989) (determinando que uma paródia satírica de um guia de
estudo, vendida por lucro, continha elementos expressivos suficientes para ser protegida pela
primeira emenda, sendo um discurso não comercial); L.L. Bean v. Drake Publishers, Inc. 811 F.2d
26, 32 (1st Cir.), cert. denied, 107 S. Ct. 3254 (1987) (determinando que a paródia da ré, publicada
e comercializada na seção de humor de um catálogo vendido para o lucro, constituía elemento
artístico, sendo um discurso não-comercial); Black Dog Tavern Co. v. Hall, 823 F. Supp. 48, 57 (D.
Mass. 1993) (concluindo que a camisa do réu, vendida por lucro, que imitava a marca da autora,
possuía elementos expressivos artísticos suficientes para ser considerada um discurso nãocomercial.)]. Outros casos podem ser adicionados à lista: Rogers v. Grimaldi 57 USLW 2692, 10
U.S.P.Q. 2d 1825, 16 Media L. Rep. 1648 (explicando que a balança no interesse público em
expressões artísticas somente deve ser ultrapassado pelo interesse público em se evitar a
confusão. Isso ocorrerá quando não haja relevância artística no trabalho ou, se houver relevância
artística, somente se o trabalho levar os consumidores à confusão. A corte, assim, permitiu a
sátira, na forma do filme do réu, mesmo que o filme fosse vendido para o lucro, porque o filme, a
despeito do lucro, seria um discurso não-comercial. Embora o caso se refira aos publicity rights e
não à marca, outros casos, que vieram a analisar paródias de marcas, utilizaram essa lógica); No
Fear, Inc. v. Imagine Films, Inc. 930 F. Supp. 1381 (C.D. Cal. 1995) (aplicando a mesma lógica de
Rogers v. Grimaldi); Sugar Busters LLC v. Brennan 177 F.3d 258 (5th Cir.1999) (aplicando a
mesma lógica de Rogers v. Grimaldi); Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Int’l Ltd., 996
F.2d 1366 (2d Cir. 1993) (aplicando a mesma lógica de Rogers v. Grimaldi); Westchester Media v.
PRL USA Holdings, Inc., 2000 WL 758415 (5th Cir). (aplicando a mesma lógica de Rogers v.
Grimaldi); Lucasfilm Ltd. v. High Frontier, 622 F.Supp. 931 (D.D.C.1985) (determinando que uma
marca não pode ser usada para impedir a expressão de idéias e pontos de vista, mesmo que a
marca do Star Wars tivesse sido utilizada para protestar contra o programa de defesa estratégica
do presidente Reagan em anúncios publicitários.); Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball
Players Association. 95 F. 3d 959 (10th Cir. 1996) (decidindo que figurinhas de baseball, mesmo
que vendidas para o propósito comercial, provinham comentário social de figuras públicas, o que
deveria ser protegido como paródia para os propósitos da Primeira Emenda.); World Wrestling
Fedn. Ent’t, Inc. v. Big Dog Holdings, Inc. 208 F. Supp. 2d 413 (W.D. Pa. 2003) (decidindo que a
paródia da ré, mesmo criada em camisas comercializadas, constituiria um discurso nãocomercial.).
541
Jordache Enters, v. Hogg Wyld, Ltd. 828 F 2d. 1482, 1483-84 (10th Cir. 1987) (julgando que, se
em relação à marca, somente há a percepção da linguagem paródia, mas não a sua percepção
como fonte de origem, não haveria confusão ou diluição); Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings,
Inc., 962 F.2d 316, 321 (4th Cir. 1992) (concluindo que a paródia altera a análise dos fatores de
confusão); Dr. Seuss Ent. v. Penguin Books USA, Inc. 109 F. 3d 1394 (9th Cir.), cert. dimissed,
118 S. Ct. 27 (1997) (concluindo que a análise da paródia afeta os fatores de confusão); Vuitton
540
163
Conforme salientado anteriormente, em relação ao direito de autor, a
incidência da Primeira Emenda, se é que há a incidência da Primeira Emenda, é
extremamente limitada, a despeito de um amplo debate acadêmico.542 Até a
presente data, somente dois casos documentados, na centenária jurisprudência do
copyright, aplicaram expressamente a Primeira Emenda como forma de limitá-lo.543
Todavia, esses dois casos são fracos. O primeiro deles, Triangle, não deve ser lido
como estabelecendo uma exceção à Primeira Emenda em relação ao copyright, uma
vez que poderia ter sido resolvido sob o enfoque tradicional do fair use.544 O
segundo desses dois casos, Golan, somente permitiu a aplicação da Primeira
Emenda nas hipóteses excepcionais em que o copyright extrapolasse seus
“contornos tradicionais”. A maioria esmagadora das cortes, inclusive a Suprema
Corte Norte-Americana, continua a rejeitar o conflito e a aplicação da Primeira
Malletier v. Haute Diggity Dog 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007) (julgando que a conjuração, na mente
de um consumidor, de uma marca famosa, desde que a distinção entre as marcas seja claramente
perceptível, comunica a sátira e distingue os produtos, não havendo confusão).
542
NIMMER, Melville. Does copyright abridge the first amendment guarantees of free speech and
press? UCLA L. Rev., v. 17, p. 1180-1204, 1970; GOLDSTEIN, Paul. Copyright and First
Amendment. Colum. L. Rev., v. 70, n. 6, p. 983-1057, 1970; LESSIG, Lawrence. Copyright’s First
Amendment. UCLA L. Rev., v. 48, p. 1057-1073, 2001; NETANEL, Neil W. Locating copyright
within the First Amendment skein. Stan. L. Rev., v. 51, p. 1-86, 2002; BENKLER, Yochai. Free as
the air to common use: first amendment constraints on enclosure of the public domain. N.Y.U. L.
Rev., v. 74, p. 354-446, 1999; BAKER, C. Edwin. First Amendment limits on copyright. Vand. L.
Rev., v. 55, p. 891-951, 2002; RUBENFELD, JED. The freedom of imagination: copyright’s
constitutionality. Yale L. J, v. 112: 1, p. 5-59, 2003; MCGOWAN, David. Why the first amendment
cannot dictate copyright policy. U. Pitt. L. Rev, v. 65, p. 281-338, 2004; OLSON, David S. First
amendment interests and copyright accommodations. B.C.L. Rev., v. 50, p. 1393-1423, 2009;
ALSTYNE, William W. Van. Reconciling what the first amendment forbids with what copyright
clause permits: a summary explanation and review. Law & Contemp. Probs., v. 66, p. 225-238,
2003; GOLDWAG, Celia. Copyright Infringement and the First Amendment. Colum L. Rev., v. 79,
p. 320-340, 1979; WANG, Leonard W. The First Amendment exception to copyright: a proposed
test. Wis. L. Rev. v. 1977, p. 1158-1192, 1977; HANS, Peter S. Constitutional law – commercial
speech – copyright and the first amendment – Triangle Publications, Inc. v. Knight-Ridder
Newspapers, Inc., 445 F. Supp. 875 (S.D. Fla. 1978), appeal docketed, No. 78-1639 (5th Cir. Mar.
10, 1978), Wis. L. Rev., p. 242-265, 1979; SHIPLEY, David. E. Conflicts between copyright and the
first amendment after Harper & Row, Publishers v. Nation Enterprises. BYU L. Rev., v. 983-1042,
1986; HOBERMAN, Henry S. Copyright and the First Amendment: freedom or monopoly of
expression. Pepp. L. Rev., v. 14, p. 571-600, 1987; NORVELL, Blake Convington. The modern
First Amendment and copyright law. Cal. Interdisc. L. J., v. 18, p. 547-588, 2009; COTTER,
Thomas F.; DMITRIEVA, Irina Y. Integrating the Right of Publicity with First Amendment and
copyright preemption analysis. Colum. J. L. & Arts., v. 33, p. 165-225, 2009; OAKES, Jeffrey.
Copyright and first amendment, Miami L. Rev., v. 33, p. 207-246, 1979; SHAPIRO, Jacqueline.
Toward a constitutional theory of expression: the copyright clause, the first amendment, and
protection of individual creativity. Miami L. Rev., v. 34, p. 1043-1075, 1980; ZIMMERMANN,
Stephen S. A regulatory theory of copyright: avoiding a first amendment conflict. Emory L. J., v. 35,
p. 163-211, 1986.
543
Triangle Publications, Inc. v. Knight-Ridder Newspapers, Inc., 445 F. Supp. 875 (S.D. Fla. 1978),
appeal docketed, No. 78-1639 (5th Cir. Mar. 10, 1978) e Golan v. Gonzales 501 F. 3d 1179 (10th
Cir. 2007).
544
GOLDWAG, op. cit., p. 327.
164
Emenda ou a afirmar que os propósitos da Primeira Emenda são protegidos no
copyright pelo fair use e pela dicotomia idéia/expressão.545 Como será explicado
mais à frente546, as razões para tanto se devem obviamente à base estatutária de
proteção do copyright em relação à base de proteção estatutária das marcas, que
apresentam diferenças substantivas no tratamento da Primeira Emenda. Isso
permite uma maior incidência da Primeira Emenda em relação às marcas, mas não
em relação ao direito de autor.
Finalmente, é preciso dizer que, pelo menos em relação ao 2º Circuito,
houve um conjunto de casos que aplicaram indiretamente a Primeira Emenda em
alguns conflitos com o copyright, todavia, como forma de aumentar os poderes do
fair use, recusando a aplicação direta da Primeira Emenda.547 Esses casos, também
vistos sob uma perspectiva estrita, somente permitiram a utilização desautorizada
em circunstâncias de trabalhos gráficos, cujas idéias não poderiam ser acessíveis
por outros modos, senão por meio do acesso direito ao material gráfico, e desde que
este material gráfico tivesse obtido tamanha importância na disseminação pública de
informações relevantes para uma sociedade, que negar o seu acesso seria negar o
acesso à informação pública essencial ou, ainda, nas hipóteses em que o titular
estivesse usando o copyright para impor censura, mas não para proteger o valor
econômico de sua criação. Todavia, o próprio 2º Circuito passou a limitar ou a
reduzir a aplicação dessa lógica548, bem como outras cortes recusaram-se a aplicar
545
Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co. 433 U.S. 562, at 577 n. 13 (1977); Harper & Row,
Publishers, Inc. v. Nation Enter. 471 U.S. 539 (1985); Eldred v. Ashcroft 537 U.S. 186 (2003);
Robert Stigwood Group, Ltd. v. O’Reilly, 346 F. Supp. 376, 382-84 (D. Conn. 1972); Walt Disney
Productions v. Air Pirates, 345 F. Supp. 108, 115-16 (N.D. Cal. 1972); United States v. Bodin, 375
F. Supp. 1265 (W.D. Okla. 1974); United States v. Billy, 46 F. Supp. 726, 731 (E.D. Pa. 1975); H.C.
Wainwright & Co. v. Wall St. Transcript Corp., 418 F. Supp. 620, 624 (S.D.N.Y. 1976); Sid & Marty
Krofft Television Productions v. McDonald’s Corp. 562 F. 2d 1157, 169-71 (9th Cir. 1977); Italian
Book Corp. v. American Broadcasting Cos., 458 F. Supp. 65 (S.D.N.Y. 1978); Keep Thomson
Governor Comm. v. Citizens for Gallen Comm, 457 F. Supp. 957, 960 (D.N.H. 1978); Pacific & Co.
v. Duncan, 572 F. Supp. 1186, 1192-93 (N.D. Ga. 1983); Los Angeles News Serv. v. Tullo, 973
F.2d 791, 795 (9th Cir. 1992); Nihon Keizai Shimbun, Inc. v. Comline Bus. Data, Inc., 166 F.3d 65,
74 (2d Cir. 1999); SunTrust Bank v Houghton Mifflin Co. 268 F3d 1257, 60 USPQ 2d 1225, 14
FLW Fed C 1391 (2001, 11th Cir.).,e511th Cir. 2001)
546
Cf. item 3.1.2.4.
547
Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, Inc. 366 F. 2d 303 (2d Cir. 1966), cert. denied, 385
U.S. 1009 (1967) e Time, Inc. v. Bernard Geis Associates 293 F. Supp. 130 (S.D.N.Y. 1968).
548
Robert Stigwood Group, Ltd. v. O’Reilly, 346 F. Supp. 376 (D. Conn. 1972), rev’d on other grounds,
530 F. 2d 1096 (2d Cir. 1976); Rohauer v. Killiam Shows, Inc. 379 F. Supp. 723, 733 (S.D.N.Y.
1974), rev’d on other grounds, 551 F. 2d 484 (2d Cir.), cert. denied, 431 U.S. 949 (1977); Marvin
Worth Productions v. Superior Films Corp. 319 F. Supp. 1269 (S.D.N.Y. 1975); Meeropol v. Nizer,
417 F. Supp. 1201 (S.D.N.Y. 1976), rev’d in relevant part and remanded, 560 F. 2d 1061 (2d Cir.
1977), cert. denied, 434 U.S. 1013 (1978).
165
analogicamente as idéias do 2º Circuito549. A própria Suprema Corte tem uma visão
que pode ser considerada contrária550.
A seguir são discutidos alguns casos de paródias de marcas que
aplicaram a Primeira Emenda (os dois primeiros) ou que interpretaram o uso
paródico como atribuindo uma dimensão mais diferenciada à análise da confusão (o
terceiro).
3.1.2.1 L.L. Bean v. Drake Publishers, Inc
A ré, Drake Publishers, Inc., é titular da High Society, um jornal mensal de
entretenimento erótico adulto. Em outubro de 1984, publicou duas páginas de um
assunto intitulado L.L. Beam's Back-To-School-Sex-Catalog. Tal assunto foi referido
na publicação como uma paródia. As páginas retratavam um fac-símile da marca da
autora, cercada por modelos nus, em posições sexuais explícitas, usando produtos
de uma maneira engraçada.
A autora, L.L. Bean, buscou na justiça uma temporary restraining order,
com o objetivo de que a revista fosse tirada de circulação, sob a alegação de
violação de marca, concorrência desleal e diluição. Tendo prevalecido, em primeira
549
550
Walt Disney Productions v. Air Pirates, 345 F. Supp. 108, (N.D. Cal. 1972).
Compare a decisão em Rosemont com a proferida em Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation
Enter. 471 U.S. 539 (1985) (o presidente Ford teria celebrado um contrato com os editores Harper
& Row para a publicação de suas memórias, criando-se um direito exclusivo de licença para a
referida publicação. A revista Time, posteriormente, havia concordado em comprar o direito de
licença, para a publicação de um artigo, dos referidos editores, principalmente em virtude das
fontes bibliográficas a eles disponibilizadas pelo presidente Ford. Todavia, outra revista, chamada
The Nation, recebeu de uma fonte anônima um manuscrito inédito da bibliografia do presidente
Ford, escrito pelo próprio, o que resultou na publicação de um artigo e na violação da licença de
exclusividade. Como conseqüência, a revista Time cancelou seu contrato com Harper & Row, o
que os levou a acionarem a justiça, peticionando contra a revista The Nation. O caso foi decidido
pela Suprema Corte, dando ganho de causa aos peticionários, sob a alegação de que: “o uso
desautorizado de citações de uma figura pública em um manuscrito não publicado... não constitui
uso justo.” A lógica da Suprema Corte é contrária, portanto, a lógica do caso Rosemont e do 2º
Circuito, na medida em que, a despeito da necessidade do manuscrito inédito para se escrever a
matéria e a despeito de sua enorme importância para uma disseminação pública de informação
essencial à sociedade, a natureza inédita do manuscrito deveria ser protegida pelo copyright, isto
é, a natureza específica do trabalho demandava um tratamento diferenciado. A Suprema Corte
entendeu que essa natureza pública de acesso à informação não deveria interferir com a análise
tradicional do fair use). Cf. PEPPE. Vincent H. Fair Use of unpublished materials in the Second
Circuit: the letters of the law. Brooklyn Law Review, v. 54, p. 417-463, 1989.
166
instância, a alegação de diluição, sendo derrotadas as alegações de concorrência
desleal e violação de marca, a ré apelou da decisão.
A corte, analisando o apelo, primeiro discutiu as origens históricas da
paródia na Grécia Antiga. Em seguida, a corte expressou que como a paródia tinha
como objetivo ridicularizar outro trabalho seria inevitável que, em alguns contextos,
ofendesse. Entendendo que a paródia conflitava inevitavelmente com o estatuto de
Maine, que previa a anti-diluição, a corte se engajou na tarefa de determinar se o
estatuto violava a Primeira Emenda, isto é, o princípio da liberdade de expressão.
A primeira posição da corte foi rejeitar a aproximação do caso Dallas551,
expressando que o direito à liberdade de expressão não poderia ser resolvido de
uma maneira tão simplista como proposto naquele julgamento. Nesse sentido, a
corte expressou que o posicionamento da corte do caso Dallas, que aplicou o
precedente da Suprema Corte em Lloyd’s Corp. v. Tanner552, seria incorreto, uma
vez que o precedente da Suprema Corte se direcionava para uma propriedade
material e não para uma propriedade imaterial. Ao fazer essa distinção, a corte do
caso L. L Bens assinalou a grande diferença na natureza da proteção de uma
marca, não se tratando de um direito de propriedade in gross, explicando que o
direito sobre uma marca somente é conferido nas hipóteses em que o mesmo pode
ser usado para obstar a confusão.
Em seguida, a corte, citando o caso Lucasfilm Ltd. v. High Frontier,
expressou que uma marca somente pode ser usada para impedir usos comerciais
danosos e não autorizados, mas que os direitos sobre uma marca não podem ser
utilizados para esmagar usos não autorizados que somente utilizam uma marca para
enviar mensagens comunicativas ou pontos de vista. Portanto, segundo entendeu a
corte, aplicar a anti-diluição para impedir discursos não comerciais implicaria em
uma violação à liberdade de expressão.
Analisando a decisão da corte inferior, que determinou o tarnishment
apenas e tão somente pela associação de elementos negativos à marca da autora,
como o contexto sexual da revista da ré, a corte superior expressou que essa não
seria uma abordagem aceitável para definir o tarnishment. Segundo a corte, haveria
tarnishment somente quando a capacidade dos consumidores associarem a marca
551
552
Cf. item 3.1.1.2.
407 U.S. 551 (1972).
167
fosse diminuída, baseando-se em uma análise para o mercado, em relação aos
produtos em contextos comerciais.
Posteriormente, a corte distinguiu o caso L.L Beans dos casos Dallas
Cowboys Cheerleaders v. Pussycat Cinema, Ltd.; Chemical Corp. of America v.
Anheuser-Busch, Inc.; Original Appalachian Artworks, Inc. v. Topps Chewing Gum;
D.C. Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Business; General Electric Co. v. Alumpa
Coal Co.; Gucci Shops, Inc. v. R.H. Macy & Co; e Coca-Cola Co. v. Gemini Rising,
Inc. De acordo com a corte, o caso L.L. Beans seria diferente desses casos por duas
razões: a) eles envolveriam usos comerciais das marcas dos titulares, ao contrário
de L.L Beans; b) eles não envolveriam a hipótese de um réu usar a marca de um
autor para um editorial ou uma paródia artística, ao contrário de L.L Beans.
Na medida em que a paródia de L.L Beans de duas páginas encontravase no meio de uma revista de 100 páginas, ao contrário de se encontrar em sua
capa ou contra-capa; por que a revista anunciava o assunto como uma paródia; por
que a paródia não visava a vender qualquer produto, a ré teria se engajado em uma
forma de discurso protegido pela liberdade de expressão. Ao atingir essa conclusão,
a corte expressou que as corporações, por meio da diluição, não teriam um direito
de se blindarem contra as críticas apresentadas em contextos não comerciais. Ao
responder a alegação do teste das adequate alternative avenues of communication,
a corte expressou que esse tipo de argumento seria inadmissível, uma vez que
negar a possibilidade de uma paródia fazer humor com base em piadas de símbolos
que fazem parte do tecido social de nossas vidas diárias constituiria uma grave
censura.
3.1.2.2 Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Publishing Group, Inc
A autora, Cliffs Notes, é uma sociedade responsável por imprimir uma
série de guias de estudo, que representam versões condensadas, com pequenas
análises, de estórias, peças e livros. Na capa do impresso, geralmente há uma lista
de livros que serão discutidos na edição.
A ré, Bantam Doubleday Publishing Group, Inc, publica a chamada Spy
Notes, criada com o duplo propósito paródico. Primeiro, fazer piada de determinados
168
romances que aparecem na publicação. Segundo, fazer piada de Cliffs Notes, uma
vez que contrapor o formato didático e acadêmico da capa com o paródico criaria
um efeito desejado. Assim, a capa da revista Spy notes reproduz a forma do índice
condensado de Cliff Notes, bem como a cor amarela distintiva, listras diagonais
pretas, e a cor das letras da marca. Todavia, a capa coloca cinco vezes o aviso
“Uma Sátira” em letra vermelha, imprime a frase “A Spy Book”, reproduzindo a
marca da sociedade Spy, bem como a revista é vendida pelo dobro do preço de
Cliffs Notes.
Antes da distribuição dos livros pela ré, a autora ingressou na justiça,
requerendo uma preliminary injunction, alegando violação de sua marca,
concorrência desleal e diluição. A corte inferior negou as alegações da ré de que a
Primeira Emenda garantiria uma ampla liberdade para usar uma marca registrada
em uma paródia, passando a analisar, isoladamente, os fatores de confusão, tal
como articulados no caso Polaroid Corp. v. Polarad Elec. Corp.553. A corte inferior,
após a aplicação desses fatores, encontrou uma grande probabilidade de confusão,
forçando a preliminary injunction.
Ao reformar a decisão da corte inferior, a corte superior começou por
discutir a paródia como uma forma de expressão artística, que é protegida pela
Primeira Emenda, citando o caso Hustler Magazine v. Falwell554, julgado pela
Suprema Corte Norte Americana. Nesse caso, a Suprema Corte afastou a
possibilidade de um autor alegar o tort of intentional infliction of emotional distress
sem demonstrar, nos casos de sátira, concomitantemente, que o réu teria feito a
acusação falsa sem a presença de real malícia555. Ademais, a corte citou um
conjunto de precedentes que deram muita importância às parodias e as sátiras,
como uma forma de corroborar essa visão expansiva: Groucho Marx Prod., Inc. v.
Day and Night Co.556; Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co.557 e Berlin v.
E.C. Publications, Inc.558.
553
287 F.2d 492, 495 (2d Cir.), cert. denied, 368 U.S. 820, 82 S.Ct. 36, 7 L.Ed.2d 25 (1961).
485 U.S. 46, 108 S.Ct. 876, 882, 99 L.Ed.2d 41 (1988).
555
Cf. introdução, discutindo referido caso.
556
689 F.2d 317, 319 n. 2 (2d Cir.1982).
557
623 F.2d 252, 253 (2d Cir.1980).
558
329 F.2d 541, 545 (2d Cir.) cert. denied, 379 U.S. 822, 85 S.Ct. 46, 13 L.Ed.2d 33 (1964).
554
169
Todavia, a corte veio a ressaltar depois que o fato de existir uma paródia
não torna a inexistência de violação a uma marca uma questão automática, citando,
para tanto, os casos Silverman v. CBS Inc.559 e Rogers v. Grimaldi560.
Posteriormente, a corte ressaltou que a possibilidade de conflito entre a
marca e a paródia é inevitável, uma vez que a paródia precisa imitar, em alguma
medida, a marca, e seria impossível imaginar uma paródia de sucesso que não
envolvesse essa imitação.
Com o objetivo de atingir um equilíbrio entre esses dois direitos, a corte
passou a se basear no caso Rogers v. Grimaldi, sustentado pela apelante. De
acordo com a corte, embora esse caso fosse muito diferente do caso Cliffs Notes, a
aproximação da corte do caso Rogers seria adequada. Esta corte decidiu que o
Lanhan Act teria que ser construído estreitamente quando os valores da liberdade
de expressão fossem relevantes.
De acordo com a corte do caso Cliffs Notes, seria apropriado balancear o
interesse público na liberdade de expressão contra o interesse público em se evitar
a confusão. Assim, a corte raciocinou que o elemento expressivo da paródia artística
deve receber maior proteção do que simplesmente um rótulo de produtos ordinários
comerciais. De acordo com essa balança, na medida em que haja elementos
expressivos artísticos, haverá maior latitude para trabalhos como paródias, cuja
intenção principal não é a comercialização com base em outra marca, de maneira
que o elemento expressivo tem que invocar a marca parodiada. Por essa razão, a
corte raciocinou que, conquanto haja o legítimo escrutínio da liberdade de
expressão, um risco maior de confusão deve ser tolerado, uma vez que o risco de
confusão não sobrepujaria o interesse público na paródia. Além disso, a corte
afirmou que um consumidor ordinariamente prudente não pensaria que Spy Notes
teria sido produzida ou patrocinada por Cliffs Notes.
Revisando os fatores de
confusão, levando em conta a natureza da paródia, a corte do caso Cliffs Notes
chegou à conclusão de que não haveria confusão entre ambas as impressões
gráficas, distinguindo o público alvo.
559
560
870 F.2d 40, 49 (2d Cir.), cert. denied, U.S., 109 S.Ct. 3219, 106 L.Ed.2d 569 (1989).
875 F.2d 994, 997 (2d Cir.1989).
170
3.1.2.3 Jordache Enters, v. Hogg Wyld, Ltd.
A autora, Jordache Enters., é uma corporação de Nova Iorque, fundada
em 1978, e é a quarta maior produtora de jeans nos Estados Unidos. A autora
produz todos os tipos de roupas para homens, mulheres e crianças, embora seu
principal produto seja o jeans. Uma das marcas da autora é Jardache, composta por
letras negras, superpostas por um desenho de cavalo ou pelo desenho de uma
cabeça de cavalo. Em 1984 a autora gastou por volta de trinta milhões de dólares
em propagandas de seu produto em jornais, rádios e televisão para transmitir “a
aparência da vida boa”. A autora licenciou Shaker Sport para manufaturar jeans da
marca Jardache para mulheres grandes.
A ré, por sua vez, é uma pequena manufaturadora de jeans, que decidiu
manufaturar seus jeans com a marca Lardashe, simbolizada por um desenho de
porco.
A autora processou a ré sob a alegação de violação de marca,
concorrência desleal e diluição. Após perder em todas as suas alegações na corte
inferior, a autora apelou da decisão, que, no entanto, foi mantida pela corte superior.
Primeiramente, a corte de apelação passou a discutir os fatores do teste
de confusão, conforme articulado pela própria, isto é, conforme articulado pelo 10º
Circuito. Os fatores são sete e envolvem:
•
O degrau de similaridade entre a designação e a marca ou o nome
comercial em relação à:
Aparência;
Pronunciação das palavras;
Tradução verbal das imagens e dos designs utilizados;
Sugestão;
•
A intenção do ator em adotar a designação;
•
A relação no uso e na maneira das propagandas entre os bens ou
os serviços do ator e do titular;
•
O degrau de cuidado que provavelmente os consumidores irão
exercer.
171
Primeiro, ao responder a alegação da apelante de que a corte inferior
teria se baseado equivocadamente no significado da marca Jordache em relação à
marca Lardache, a corte de apelação discordou da apelante. Segundo a corte de
apelação, o significado do cavalo, no jeans da autora, em relação ao porco, na
marca da ré, possuiria um significado distinto na mente dos consumidores.
Depois, discordando da alegação de que a corte inferior teria errado, ao
dar muita ênfase às diferenças, aos contrários das semelhanças, a corte de
apelação reafirmou o achado da corte inferior de que o porco colorido e brilhante,
que parecia estar saindo do bolso da calça jeans era bonitinho e engraçado. Como
tal, as diferenças no design pesavam muito mais em relação às outras semelhanças.
Avaliando a intenção da ré, a corte concluiu que a sua intenção era a de
realizar uma paródia. Embora, na maioria dos casos, dado o número infinito de
escolhas para uma marca, geralmente a opção por escolher uma marca parecida
com uma já estabelecida leva a uma presunção de confusão, para os casos de
paródia, isso não seria necessariamente verdadeiro. Todavia, segundo a corte,
quando uma parte escolhe uma marca com o objetivo de criar uma paródia, a
intenção não é necessariamente confundir o público, mas diverti-lo. Segundo a
corte, o benefício de se realizar uma paródia surge da associação cômica, mas não
em relação à confusão pública da fonte dos bens. A diferenciação cômica é que
produziria o efeito desejado.
Depois, a corte ressaltou que, mesmo em casos de paródia, ainda pode
existir confusão, a despeito da intenção de se criar a paródia. Avaliando o degrau de
cuidado dos consumidores, a corte afirmou a decisão da corte inferior, de que
haveria um grande exercício de cuidado, como não claramente errônea, não sendo,
portanto, um erro de fato que se sujeitava ao apelo, falhando a apelante em fazer
prova no sentido contrário.
Analisando o fator da prova de efetiva confusão, a corte expressou que
esse fator é o geralmente mais forte na análise. Debruçando-se sobre as provas
apresentadas pela apelante, que teria entrevistado 70 estudantes da Universidade
do Novo México, a corte afirmou que referido teste somente seria válido dependendo
da relevância de suas perguntas e da adequação técnica do questionário. Citando
vários precedentes anteriores, como Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.561;
561
632 F.2d 817, 822 (9th Cir.1980).
172
American Home Products Corp. v. Johnson Chemical Co.562; James Burrough Ltd. v.
Sign of Beefeater, Inc.563 e Fotomat Corp. v. Cochran564, a corte de apelação
questionou a metodologia aplicada pelo apelante em sua análise, referindo-se ao
fato de que a comparação entre os produtos nunca é feita lado a lado. Assim,
porque a apelante havia apresentado os produtos lado a lado para os entrevistados,
isso não seria admissível como prova, pois desconsideraria a forma específica com
que os produtos seriam vendidos e como os consumidores procederiam em
situações normais de compra. A suposta marca infratora, portanto, deve ser
apresentada singularmente aos entrevistados, e, a partir daí, perguntá-los sobre a
marca da autora da ação.565
Finalmente, a corte de apelação, analisando a alegação de diluição,
começou por articular que várias cortes vêm sendo hostis à aplicação dessa
doutrina. A corte de apelação, afirmando a decisão da corte inferior, expressou que
embora alguns consumidores pudessem achar a marca da apelada de mau gosto,
não seria provável que a marca criasse na mente dos consumidores uma
associação degradante com a marca da apelante. Da mesma forma, em afirmando a
decisão da corte inferior, a corte de apelação disse que a paródia não erodiria a
marca da apelante; ao contrário, iria aumentar a identificação da marca da apelante
perante seus próprios consumidores, em razão da própria natureza absurda da
paródia.
A apelante também alegou o tarnishment de sua marca, uma vez que os
produtos da apelada seriam de baixa qualidade. Respondendo a esse argumento, a
corte de apelação explicou que, porque a marca da apelada era uma paródia, os
consumidores iriam, em alguma medida, associar ambas. Porém, de acordo com a
corte, se a associação se limita a percepção da linguagem paródica apenas, sem a
associação entre a fonte de origem dos bens, não haveria qualquer dano
indenizável. De acordo com a corte, uma associação indenizável
[...] entre marcas é limitada a uma associação da fonte das marcas.
Associação das marcas para propósitos de paródia, sem a associação
562
589 F.2d 103, 107 (2d Cir.1978).
540 F.2d 266, 275 (7th Cir.1976)
564
437 F.Supp. [1231] at 1244 [D.Kan.1977].
565
Avrick v. Rockmont Envelope Co., 155 F.2d 568, 573 (10th Cir.1946); American Home Products,
589 F.2d at 107; James Burrough Ltd., 540 F.2d at 275; Union Carbide [Corp. v. Ever-Ready, Inc.],
531 F.2d at 382 [(7th Cir.), cert. denied, 429 U.S. 830 [97 S.Ct. 91, 50 L.Ed.2d 94] (1976)].
563
173
correspondente dos manufaturadores, não macula ou se apropria da
goodwill do manufaturador dos bens de alta qualidade de produtos
similares.
Portanto, segundo a corte, não haveria probabilidade de danos por
diluição. Reforçando a sua opinião, a corte afirmou que as decisões que
condenaram por tarnishment geralmente fizeram isso nos casos de marcas idênticas
ou quase idênticas,566 o que não ocorreria no presente caso. Assim, mesmo em
casos de diluição, a corte decidiu que a apelante tem que provar que os
consumidores associam os produtos no sentido de sua fonte de identificação, sob
pena de essa causa de ação não ser acionável. Se a percepção da marca apenas
no sentido de sua linguagem paródica, não haveria violação.
3.1.2.4 Conclusões prévias
Há grande diferença na tratativa da Primeira Emenda aplicada ao direito
de autor e à marca. Como afirmado, essas diferenças se devem a própria natureza
do direito autoral, oposto à natureza da marca.
Geralmente, a Primeira Emenda é balanceada em relação a outros
valores constitucionais, em medidas de conflito, como é o caso da reputação de
marcas famosas ou figuras públicas versus o direito à liberdade de expressão.
Nessas hipóteses, há uma probabilidade legítima de limitação do discurso, uma vez
que a marca não serve para promover o discurso ou a criação de outras marcas,
mas para proteger a goodwill relacionada ao mecanismo de transmissão de
informações no mercado.
Todavia, o copyright, sendo prioritariamente um mecanismo de incentivo à
produção de discursos, poderia paradoxalmente confrontar com a Primeira Emenda?
Uma vez que não cabe ao governo interferir para decidir qual é a melhor forma de
discurso a ser protegido, não faria muito sentido o governo dar prioridade aos
autores derivados, ao oposto dos autores originais, uma vez que a liberdade de
566
Steinway & Sons v. Robert Demars & Friends, 210 U.S.P.Q. 954 (C.D.Cal.1981); Cartier, Inc. v.
Three Sheaves Co., Inc., 465 F.Supp. 123 (S.D.N.Y.1979); Carling Brewing Co. v. Philip Morris
Inc., 297 F.Supp. 1330 (N.D.Ga.1968); Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc., 231 F.Supp. 836
(D.Mass.1964); Yale Elec. Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972, 974 (2d Cir.1928).
174
expressão não é equipada para medir ou qualificar qual o discurso entre os dois
interlocutores seria mais merecedor de proteção. Além disso, economicamente, os
custos de transação são reduzidos e a eficiência dinâmica é aumentada ao se
conceder os direitos de propriedade ao autor original, cuja lógica seria certamente
impactada ao se privilegiar os autores derivados:
A combinação de elementos protegidos pelo copyright com um input fresco
é simplesmente um trabalho derivado, e nós sabemos que a lei moderna do
copyright por boas razões investe no titular original do direito de autor o
direito exclusivo de fazer e vender cópias derivadas. A lei não se importa
com o quanto ‘melhor’, ou quão comercialmente mais valoroso o trabalho
derivado é. Os custos de transação são minimizados quando todos os
direitos sobre o trabalho original são concentrados em um par de mãos.567
Da mesma forma, não há qualquer claro indicativo de que os autores
derivados estariam menos motivados por lucros do que os autores originais. Não
haveria muito sentido, igualmente, priorizar as necessidades de autores derivados
nesse caso, conforme explica o professor Harison, ao criticar as idéias de Lawrence
Lessig:
Em todos os casos das estórias da Disney, da paródia de Gone With the
Wind, e do cachorro mecânico568, envolvendo ou não usos ou abusos da lei
de direito de autor, essas estórias envolveram entidades criativas que
estavam dispostas a compartilhar a sua criatividade com o público. Em toda
a semelhança, eles assim o fizeram em razão da proteção do direito de
autor. Em outras palavras, essas ideias, imagens e produtos vieram à
existência porque não há um absoluto domínio público criativo. Por um
absoluto commons eu quero dizer um regime no qual a criatividade passa
automaticamente para o domínio público. Mais geralmente, em ordem de
haver sentido na existência de um commons criativo, é preciso haver
criatividade em primeiro lugar. Quanto mais rica a criatividade, mais rico é o
potencial para o commons. Assim, contanto que haja preocupação com o
creative commons, o direito de autor é a galinha dos ovos de ouro da
criatividade. Sem o direito de autor, parece duvidoso que esse tanto existiria
para fazer parte do commons. Argumentando, quanto mais alguém pode
internalizar os lucros da criatividade, i.e, quanto mais há proteção do direito
de autor, maior a quantidade de criatividade. Ninguém sabe a magnitude
dessa relação, mas parece indisputável que ela corta em apenas um
sentido. O trade-off, alguém pode argumentar, é se o commons fosse maior
567
LANDES, William M.; POSNER. The economic structure of intellectual property law. Cambridge:
Harvard University Press. 2003, p. 149.
568
Esses exemplos retóricos, para quem tem o interesse de estudá-los, são fornecidos pelo livro Free
Culture de Lessig, traduzido para o português como Cultura Livre. LESSIG, Lawrence. Cultura
Livre: como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para bloquear a cultura e controlar a
criatividade. São Paulo: Trama Universitária, 2005.
175
e mais acessível, a geração de trabalhos derivados iria aumentar. Enquanto
isso soa como um trade-off, não é assim tão claro. Não há nenhuma razão
para acreditar que as pessoas que criam os trabalhos derivados são em
qualquer sentido menos motivadas por um desejo de internalizar os ganhos
de seus esforços do que aquelas que criam os trabalhos originais. Um
commons mais aberto torna mais fácil para eles criarem, mas desvaloriza a
sua criação.569
Aplicar um balanceamento ad hoc, com base na liberdade de expressão,
para determinar qual discurso entre dois interlocutores seria mais digno de proteção,
se o do autor ou o do parodista, seria um exercício fútil e arbitrário. É por isso que
as cortes solucionam os conflitos que podem surgir por meio dos próprios
mecanismos
fornecidos
pelo copyright, como o fair use e a dicotomia
idéia/expressão, que visam a dar fôlego e espaço para o desenvolvimento da própria
criatividade. Os desafios da Primeira Emenda poderiam ser facilmente cumpridos ao
se aumentar, por exemplo, o escopo do fair use, se isso fosse considerado
necessário pelo governo. A liberdade de expressão, portanto, trafega indiretamente,
nos próprios mecanismos de proteção legal, o que dispensaria, ultimamente, a sua
aplicação direta.
Na realidade, o chamado “balanceamento ad hoc” (ad hoc balancing),
embora tenha sido aplicado pela Suprema Corte Norte-Americana em vários
casos,570 é um método extremamente criticado, uma vez que: a) não existiria
nenhuma verdadeira regra a ser aplicada, mas apenas interesses a serem
sopesados (não há um standard para mesurar o interesse no discurso com maior ou
menor peso do que os interesses que se opõem ao discurso, o que gera a total falta
de certeza, desestimulando referidas práticas); b) esse método atrofia as práticas
discursivas, na medida em que sempre que uma lei entrar em conflito com a
liberdade de expressão, na maioria das vezes, a lei irá prevalecer, uma vez que
representa a vontade democrática de suprimir determinadas formas de discurso; c)
as cortes não podem usurpar a função de adjudicação legislativa, razão pela qual,
quando a lei é criada, os critérios de sopesamento já foram realizados pelo
legislador, de maneira que não podem ser usurpados pelo judiciário.571
569
HARISON, Jeffrey L. Creativity or commons: a comment on professor Lessig. Flo. L. Rev.l, v. 55, p.
798, 2003.
570
American Communications Association v. Douds 339 U.S. 382 (1950); Dennis v.United States 341
U.S. 494 (1951); Barenblatt v. United States 360 U.S. 109 (1959).
571
NIMMER, Melville. The right to speak from time to time: first amendment theory applied to libel and
misapplied to privacy. Cal. L. Rev., v. 56, p. 939-941, 1968.
176
A Suprema Corte, na realidade, ao tratar a colisão entre o direito de autor
e a liberdade de expressão, passou a aplicar o chamado “balanceamento por
definição” (definitional balancing), proposto por Nelville Nimmer,572 afastando o
balanceamento ad hoc.573 Segundo o método do balanceamento por definição, ao
contrário de a corte se perguntar qual dos litigantes deve prevalecer de acordo com
as circunstâncias do caso ou de ponderações ad hoc, a corte deve buscar
determinar quais são as formas de discurso que merecem a proteção de acordo com
o princípio constitucional.574 Assim, v.g., no caso New York Times Company v.
Sullivan575 a corte definiu quais as formas de discurso difamatório poderiam receber
a proteção da Primeira Emenda, isto é, se o discurso for direcionado contra um
oficial público, o discurso será protegido, desde que não feito com conhecimento de
que é falso ou com descuido flagrante de que ele seria ou não seria falso. Se o
balanceamento ad hoc fosse aplicado, então a corte teria de adentrar na deletéria
missão de determinar em que medida a publicação da ré sopesava os interesses da
reputação do autor; em que medida a promoção do discurso da ré era importante
para ultrapassar a questão da reputação do autor ou quão sério era o discurso, a
ponto de causar maior ou menor dano ao autor576 – questões basicamente
arbitrárias, a depender do gosto particular do julgador. O balanceamento por
definição, ao contrário do balanceamento ad hoc, cria uma regra clara que pode ser
aplicada aos casos futuros. Assim, não emerge os jurisdicionados em um estado de
incerteza e arbitrariedade.
Qual seria, então, o balanceamento por definição aplicado ao direito de
autor e à liberdade de expressão? Nimmer sugere que a linha seja traçada no
princípio da dicotomia idéia/expressão, na medida em que “one who pirates the
expression of another is not engaging in self-expression in any meaningful sense.”577
A proteção da expressão e não das ideias permite a construção da criatividade
individual baseada em esforço próprio – a expressão da personalidade de cada qual
572
Cf. NIMMER, Melville. The right to speak from time to time: first amendment theory applied to libel
and misapplied to privacy. Cal. L. Rev., v. 56, p. 935-967, 1968; NIMMER, Melville. Does copyright
abridge the first amendment guarantees of free speech and press? UCLA Law Review, v. 17, p.
1180-1204, 1970; NIMMER, Melville. The meaning of symbolic speech under the first amendment.
UCLA Law Review, v. 21, p. 29-62, 1974.
573
Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enter. 471 U.S. 539 (1985) e Eldred v. Ashcroft 537 U.S.
186 (2003).
574
NIMMER, op. cit., p. 943.
575
376 U.S. 255 (1964).
576
577
177
–, o que garante a multiplicação de discursos estéticos importantes para a
sociedade, uma vez que garantir ao autor direitos exclusivos é a melhor forma de
promover o incentivo à criação de discursos. Ninguém necessariamente precisa usar
a expressão de um autor para criar um determinado trabalho, mas pode construir a
partir de suas idéias nas mais amplas acomodações da liberdade de expressão.
Segundo Nimmer, impedir o uso da expressão dos autores pode até limitar a
liberdade de expressão, mas “this is justified by the greater public good in the
copyright encouragement of creative works.”578
Em sentido similar, a corte do caso Cliffs Notes criou, igualmente, um
balanceamento por definição, ao aplicar a regra do caso Rogers v. Grimaldi. De
acordo com esse balanceamento por definição, de maneira similar ao teste proposto
por Nimmer para o copyright, também se baseia na própria natureza do direito das
marcas e de seus propósitos inerentes, como evitar a confusão. Intermediando,
portanto, o conflito entre a liberdade de expressão e a marca, a corte do caso Cliff
Notes criou uma regra clara: o interesse público em expressões artísticas somente
deve ser ultrapassado pelo interesse público em se evitar a confusão. Isso ocorrerá
quando não haja relevância artística no trabalho ou, se houver relevância artística,
somente se o trabalho levar os consumidores à confusão. Portanto, esse
balanceamento por definição limita a aplicação da diluição para garantir com que
expressões artísticas sejam protegidas, evitando-se com que corporações possam
se blindar das práticas de discursos que utilizem suas marcas como forma de criticálas. Trata-se de uma formulação clara e precisa, ao contrário de um sopesamento
de interesses ad hoc, isto é, havendo relevância artística (uma mensagem de crítica
para além do simples propósito comercial) e não havendo a confusão, deve
prevalecer a defesa constitucional da sátira ou da paródia.
Assim como julgado no caso Jardache e Vuitton Malletier, portanto, se a
natureza paródica ou satírica é a única linguagem perceptível pelo consumidor, por
meio da qual não haja espaço para os mesmo compreender a sátira ou a paródia
como uma fonte de origem da marca satirizada ou parodiada, mesmo que o uso
578
Id., 1970, p. 1192. Cf., também, OLSON, David. First amendment interests and copyright
accommodations. B.C.L. Rev., v. 50, 2009, p. 1395, nota. 12, (explicando que, embora o direito de
autor restrinja determinados discursos – os chamados “discursos sem valor” (valuess speech) –,
uma vez que repetitivos e já explorados no mercado, com baixíssimo custo transacional (cópias
sem autorização), o regime do direito de autor é responsável por promover o aumento geral dos
discursos).
178
subseqüente seja comercial579, o uso deve ser lícito. A questão é aferir a presença
de confusão e de relevância artística, que pode não ter qualquer relação com o
discurso comercial ou o discurso não-comercial. Como a paródia ou a sátira, para
legalmente se constituir enquanto tal precisa enviar uma mensagem distinta, oposta
à mensagem da marca, mesmo em casos de produtos comerciais, se há a presença
dessa mensagem, não haveria razão para se negar a proteção à sátira ou à paródia.
A diferença, portanto, na base de proteção de ambos os direitos, autoral
e marcário, leva à conclusão necessária de diferenciação em relação às formas de
proteção da sátira e da paródia.
3.1.3 Da década de 90 em diante: a ampliação do teste do valor artístico nas
paródias de marcas (artistic relevance test)
Conforme explicam Timbers e Husten580, na década de 90, o 2º Circuito
amplia a noção do teste articulado em Rogers v. Grimaldi, no julgamento do caso
Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Int’l, Ltd581, no sentido de aumentar as
garantias às paródias e às sátiras. Conforme julgado nesse caso, “a probabilidade
de confusão deve ser particularmente compelativa para sobrepor-se aos interesses
da Primeira Emenda reconhecidos em Rogers.”582 Nesses termos, portanto, a
presença de alguma confusão seria tolerada, desde que a análise de confusão não
compelisse a corte à adotar outra posição.
Explicam Timbers e Husten que a lógica do caso Rogers é lentamente
adotada em outros Circuitos, como em Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball
Players Association583, julgado pelo 10º Circuito; em Sugar Busters LLC v.
Brennan584 e Westchester Media v. PRL Holdings, Inc.585, julgados pelo 5º Circuito;
579
A ré vendia o mesmo tipo de produto da autora: o jeans.
TIMBERS; HUSTEN, op. cit., p. 1288.
581
996 F. 2d 1366 (2d Cir. 1993).
582
Id., p. 1379.
583
95 F. 3d 959 (10th Cir. 1996).
584
177 F. 3d 258 (5th Cir. 1999).
585
214 F. 3d 658 (5th Cir. 2000).
580
179
em Mattel, Inc. v. MCA Records586, julgado pelo 9º Circuito; em Parks v. LaFace
Records587 e ETW Corp. v. Jireh Publishing, Inc.588, julgados pelo 6º Circuito.
Isso demonstra a grande popularidade e abertura da Primeira Emenda
nos casos de paródias de marcas, em oposição a uma visão bastante restritiva do
fenômeno, que se verifica na década de 70, com o teste das vias alternativas de
comunicação. Além disso, amplia a latitude da paródia que, se corretamente
analisada, reduz a probabilidade de confusão, como no caso Vuitton Malletier v.
Haute Diggity Dog589 e Tommy Hilfiger Licensing Inc. v. Nature Labs, llc590. A seguir,
dois desses casos são discutidos.
3.1.3.1 Mattel, Inc. v. MCA Records
A autora da ação, Mattel, Inc., é o titular da marca Barbie, um símbolo da
infância feminina norte-americana, que se tornou um ícone cultural, vítima, inclusive,
de inúmeros ataques feministas. Trata-se da boneca loira, que é conhecida por
todos.
A banda dinamarquesa Aqua, em 1977 produziu a composição e letra da
música Barbie Girl, no álbum Aquarium. Nessa composição, um dos membros da
banda representa a Barbie, catando com uma voz aguda, parecida com a de uma
boneca, enquanto outro membro da banda, que chama a si mesmo de Ken, incita a
Barbie a ir para a festa (go party). A composição parou na lista das 40 músicas mais
escutadas nos Estados Unidos.
A autora processou as sociedades que produziram, vendaram e
distribuíram a música da banda dinamarquesa: MCA Records, Inc., Universal Music
International Ltd., Universal Music A/S, Universal Music & Video Distribution, Inc. e
MCA Music Scandinavia AB, sob as alegações de violação de marca e diluição. A
corte inferior concedeu a moção da autora para o summary judgment591, entendendo
586
296 F. 3d 894 (9th Cir. 2002), cert. denied, 123 S. Ct. 993 (2003).
329 F. 3d 437 (6th Cir. 2003).
588
332 F. 3d 915 (6th Cir. 2003).
589
507 F.3d 252, 257 (4th Cir. 2007).
590
221 F. Supp. 2d 410, 416 (S.D.N.Y. 2002).
591
Esse instituto é funcionalmente similar ao instituto do julgamento antecipado da lide. O summary
judgment ocorre quando não haja questões de fato pendentes e, como uma matéria de direito, no
587
180
que a conduta das rés constituía tanto uma violação marcária quanto uma diluição
da marca Barbie.
As rés apelaram da decisão para a corte de apelação do 9º Circuito,
alegando que a música era uma paródia da Barbie, um uso justo nominativo e que
não haveria a possibilidade de os consumidores confundirem a música como
provinda da mesma fonte de origem da autora, tampouco que os consumidores
pensariam que a autora teria patrocinado ou aprovado a música, bem como não
haveria diluição.
A corte de apelação começou por notar que determinadas marcas
transcendem os seus propósitos de identificação, pois ingressam na esfera pública,
tornando-se parte integral do vocabulário. Segundo a corte de apelação, algumas
marcas adicionariam um sabor adicional às expressões. Nesses casos, a marca se
torna uma palavra, para além dos propósitos da lei das marcas.
Posteriormente, a corte de apelação expressou que seu teste de
probabilidade de confusão, formulado no caso AMF Inc. v. Sleekcraft Boats592,
geralmente atingia uma medida de equilíbrio entre os direitos dos titulares da marca
e o interesse público em expressões. Todavia, segundo a corte, quando o titular de
uma marca afirma o seu direito sobre as formas como as quais as pessoas se
expressariam, ou quando fosse difícil descrever um produto de outra forma, o
sentido expressivo ultrapassaria a source function. Segundo a corte, aplicar o teste
tradicional de confusão para essas hipóteses falharia em levar em conta o peso total
do interesse público na expressão.
Citando o caso L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers593, a corte afirmou que
a liberdade de expressão, conferida pela Primeira Emenda, oferece pouca proteção
para um competidor cujo rótulo comercial é similarmente confuso, mas que o direito
de um titular para esmagar o parodista nas hipóteses que a marca fosse utilizada
para expressar idéias ou pontos de vista não seria algo permitido. Segundo a corte,
se nós fossemos ignorar o valor expressivo que algumas marcas assumem, os
direitos marcários cresceriam demais, a ponto de conflitar com a zona da Primeira
Emenda.
mérito, a parte razoavelmente venceria em todas as suas alegações, permitindo-se o pronto
resultado.
592
599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir.1979).
593
811 F.2d 26, 29 (1st Cir.1987).
181
Citando o caso Yankee Publ'g, Inc. v. News Am. Publ'g, Inc.594, a corte,
posteriormente, disse que quando o uso desautorizado de uma marca é parte de
uma mensagem comunicativa e não parte de uma fonte de identificação relacionada
à marca, a Primeira Emenda se aplica em oposição aos direitos do titular. Em outras
palavras, o titular da marca não teria o direito de controlar o discurso público quando
o público imbui a sua marca com um sentido para além da fonte de identificação.
Direcionando-se à música produzida pelas rés, a corte passou a discutir o
título Barbie Girl. Não haveria dúvida de que o título se referia à marca da autora,
todavia, segundo a corte, espera-se que um título identifique o trabalho que ele
representa, mas não outro produto. De acordo com a corte, o título descreveria o
trabalho, mas não a marca da autora. Enviaria para os consumidores uma
mensagem que faria piada da Barbie e dos valores por ela representados, na visão
da banda Aqua, como, por exemplo, a frase I'm a blond bimbo girl, in a fantasy
world/Dress me up, make it tight, I'm your Dolly (Eu sou uma garota loira perua, em
um mundo de fantasia/ Vista-me, faça isso apertado, eu sou a sua bonequinha).
Citando o caso Campbell v. Acuff-Rose Rose Music, Inc. e Dr. Seuss
Ents., L.P. v. Penguin Books USA, Inc., a corte constatou que a música era uma
paródia e não uma sátira, na medida em que criticava a própria Barbie, sem utilizar a
marca para criticar um assunto diverso à Barbie. A corte, seguindo a lógica do caso
Dr. Seuss, distinguiu-o do presente caso, pois em Dr. Seuss, a corte afastou a sátira,
embora permitindo a paródia.595
Posteriormente, a corte citou o caso Rogers v. Grimaldi e Cliffs Notes, Inc.
v. Bantam Doubleday Publishing Group, Inc., afirmando que concordaria com análise
do 2º Circuito de que: “a menos que um título não tenha valor para o trabalho que
ele assinala ou, se ele tem alguma relevância artística, a não ser que o título
594
595
809 F. Supp. 267, 276 (S.D.N.Y.1992).
Todavia, essa leitura pela corte do Caso Barbie em relação à corte do caso Dr. Seuss é totalmente
equivocada. No caso Dr. Seuss, a exclusão da sátira como defesa se deu no contexto da alegação
de violação ao copyright. Na alegação de violação de marca, não houve qualquer diferenciação
nesse sentido, tendo a corte simplesmente entendido que bastaria se verificar a existência ou não
de confusão. Compare o caso Dr. Seuss com o caso Elvis Presley Enters. v. Capece 141 F. 3d
188 (5th Cir. 1998). No caso Elvis, a corte expressamente distinguiu a sátira na alegação de
violação marcária e não na alegação de violação autoral. A corte do caso Barbie, portanto,
incorretamente inferiu um achado de que Dr. Seuss faria uma distinção de sátira e paródia no
contexto de uma alegação de violação de marca. A invalidação da sátira como uma defesa contra
uma alegação de violação de marca, portanto, somente veio a ser criada no caso Mattel pelo
mesmo 9º Circuito, pois isso não ocorreu no caso Dr. Seuss.
182
explicitamente engane em relação à fonte ou ao conteúdo do trabalho”, será lícito,
concluindo que o uso de Barbie no título da música era um uso justo nominativo.
Debruçando-se sobre a alegação de diluição, a corte passou primeiro a
conceituá-la, afirmando que ela geralmente ocorreria nas hipóteses em que não
houvesse confusão. A corte, posteriormente, entendeu que marca Barbie era famosa
o suficiente para ser protegida pelo FTDA, bem como entendeu que o uso da Barbie
na música dos réus era uma diluição, na modalidade de blurring. Todavia, segundo
a corte, mesmo em casos de potenciais diluições, deve-se verificar se as três
exceções previstas no FTDA se aplicam, quais sejam: 1) propaganda comparativa;
2) reportagem de mídia e comentário; 3) uso não-comercial.
Como as duas primeiras exceções claramente não se aplicavam, a corte
passou a analisar a terceira. A corte notou que uma leitura muito estrita do
significado de não-comercial acabaria por criar um problema relacionado à Primeira
Emenda. Citando o caso New Kids on the Block596, a corte expressou que as marcas
podem criar um problema sério em relação à liberdade de expressão, principalmente
quando o seu significado expressivo é transcendente. Depois, a corte disse que o
uso comercial fraudulento, isto é, que implicasse em confusão, não era protegido
pela Primeira Emenda. Todavia, segundo a corte, a diluição, como uma antítese da
confusão, implicaria em um maior desafio aos objetivos da Primeira Emenda.
Com o objetivo de determinar se a música Barbie Girl estaria nos limites
da exceção, a corte se reportou a jurisprudência da Suprema Corte sobre o discurso
não-comercial. Citando os casos Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc.597 e Bolger v.
Youngs Drug Prod's Corp.598, a corte definiu o discurso comercial como aquele não
propõe nada mais do que uma transação comercial. Se o uso, portanto, não fosse
puramente comercial, então ele teria a proteção plena da Primeira Emenda.
Discutindo o caso Hoffman, no qual o ator Dustin Hoffman processou a ré
por ter digitalmente alterado as suas imagens e as vendido em uma revista, embora
a corte tenha dito que as imagens visavam a chamar à atenção para a revista e
obter lucro, bem como vender mais cópias, a revista seria protegida pela Primeira
Emenda como um discurso não-comercial, uma vez que enviava mensagens de
humor e comentário sobre filmes clássicos. Uma vez que o propósito da crítica era
596
971 F.2d at 306-08.
255 F.3d 1180, 1184 (9th Cir.2001).
598
463 U.S. 60, 66, 103 S.Ct. 2875, 77 L.Ed.2d 469 (1983).
597
183
intrinsecamente ligado aos elementos expressivos, o artigo e as fotografias que o
acompanhavam eram protegidos pela Primeira Emenda. Da mesma forma que no
caso Hoffman, o caso Barbie deveria ser julgado sobre os mesmos méritos, sendo
considerado um discurso não-comercial, uma vez que não puramente comercial,
além de enviar uma mensagem artística e crítica.
3.1.3.2 Tommy Hilfiger Licensing Inc. v. Nature Labs, llc
A autora, fabricante de uma elegante linha de perfumes “Tommy Hilfiger”,
processou a ré, fabricante de perfumes para animais de estimação “Tommy
Holedigger” ou “‘‘Timmy Holedigger,’’ alegando violação de marca, diluição,
concorrência desleal e falsa designação de origem. A corte de primeira instância
julgou improcedente a ação, sob a alegação da insuficiência de probabilidade de
confusão, diante da falha da autora em provar a diluição e a falsa designação.
A autora, apelando da decisão, também teve o seu apelo não provido.
A corte começou por argumentar que a natureza cômica do produto da ré
em relação à natureza da marca famosa da autora não resultava em uma
probabilidade de confusão. A própria natureza óbvia da piada seria uma medida de
diferença entre os produtos, levando-se em conta que o perfume para animais de
estimação ocupava um mercado distinto, que não solapava com o mercado de
perfumes da autora. Também levou a corte a adotar referida lógica o fato de que o
perfume vendido pela ré era caro e, portanto, exigiria um maior grau de cuidado do
consumidor, o que contribuiria também para a inexistência de confusão, já que
consumidores criteriosos sabem o que estão comprando. Os revendedores da ré
usavam o slogam “strong enough for a man, but made for a chihuahua”, sendo
geralmente ou lojas de animais de estimação ou de presente.
A corte citou a decisão dos casos Harley–Davidson, Inc. v. Grottanelli599 e
Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publ’g600, dizendo que, quando a marca
é utilizada em um trabalho expressivo, a lei das marcas deve ser construída de uma
maneira mais estrita. Discutindo os casos que envolveram a alegação da Primeira
599
600
164 F.3d 806, 813 n. 14 (2d Cir.1999).
886 F.2d 490, 494 (2d Cir.1989).
184
Emenda, a corte afirmou que o interesse da paródia ou da crítica prevaleceria se
não envolvesse usos no sentido da fonte de identificação da marca. Nesse sentido,
a corte citou as decisões dos casos Charles Atlas, Ltd., v. DC Comics601 e Yankee
Publ’g Inc. v. News Am. Publ’g Inc.602, no sentido de apoiar seus argumentos.
Debruçando-se sobre a alegação da autora, de que não haveria qualquer
comentário no perfume da ré e que o uso da marca da ré seria no sentido da fonte
de identificação da fonte, a corte citou as decisões das cortes dos casos Bean, Inc.
v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26, 34 (1st Cir.1987); e Anheuser–Busch, Inc. v.
L & L Wings, Inc., 962 F.2d 316, 321 (4th Cir.1992), refutando tais argumentos.
Segundo a corte, seria fácil perceber porque marcas chiques seriam alvo de
paródias e que o perfume de cachorros seria um veículo para isso. Embora a ré não
tivesse criado “tecnicamente” uma paródia, a marca da ré teria criado muitos
elementos de humor, idéias essas que também seriam protegidas pela Primeira
Emenda.
Em relação ao argumento de que a ré usaria a marca da autora no
sentido da fonte de identificação, a corte entendeu que a marca a ré seria
duplamente comercial e expressiva, explicando que a distinção entre o discurso
comercial e o discurso não-comercial seria uma questão tormentosa. Todavia,
segundo a corte, a defesa da paródia prevaleceria, na medida em que era claro o
suficiente a inexistência de confusão.
Posteriormente, a corte passou a analisar os oito fatores do teste de
confusão. Em relação à marca da autora, entendeu que seria famosa, mas,
justamente por isso, em razão da fama, tornaria mais fácil aos consumidores
perceberem a piada. Segundo a corte, a paródia da ré permitiria com que os
consumidores rapidamente percebessem a brincadeira, bem como perceberiam as
óbvias mudanças que constituiriam a brincadeira. Em relação à similaridade das
marcas, a corte afirmou que
[...] se a diferença de letramento ou aparência da designação
conjuntamente com a impressão de conjunto é tal que convêm ao
consumidor ordinário que é uma piada, então a confusão em relação à
fonte, patrocínio, afiliação ou conexão é improvável.
601
602
112 F. Supp.2d 330 (S.D.N.Y 2000).
809 F. Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992).
185
Discutindo a diferença entre as marcas, a corte entendeu que ainda que
houvesse em certa medida imitação, o humor inerente permitiria a diferenciação.
Segundo a corte, porque a paródia era suficientemente forte, as similaridades entre
as marcas seriam contrabalanceadas pelas diferenças, o que não iria contribuir para
a probabilidade de confusão.
Posteriormente, a corte começou a argumentar que, em situações
comuns, a fama particular de uma marca é um fator que pesa favoravelmente à
autora. Todavia, em casos de brincadeiras, a lógica é geralmente invertida, isto é,
seria precisamente em função da fama e da popularidade que a confusão seria
evitada, bem como seria a falta de confusão que distinguiria a brincadeira.
Analisando a questão da proximidade dos mercados, a autora alegou que
os produtos cairiam na classe geral de perfumes e que seriam proximamente
competitivos. Todavia, a corte discordou, uma vez que os produtos não competiriam
entre si, uma vez que se diferenciariam essencialmente (homens v. animais).
Segundo a corte, mesmo que houvesse uma conexão entre as fragrâncias para
animais de estimação e para humanos, ou mesmo se um consumidor sóbrio e semhumor pudesse enganosamente concluir que a autora teria patrocinado a linha
divertida de fragrâncias, os produtos seriam vendidos em tipos diferentes de lojas
(lojas de departamentos v. lojas de presentinhos), por preços diferentes, o que não
incluiria uma proximidade entre ambos.
Analisando, posteriormente, todos os demais fatores, a corte julgou
improcedentes todas as alegações da autora.
3.2 O debate sobre o discurso comercial e o discurso não-comercial: o
aprofundamento da dimensão constitucional
Ainda que a expansão das paródias de marcas tenha evoluído bastante, a
verdade é que a forma com que as cortes discutem o discurso comercial e o
discurso não-comercial pode determinar de uma maneira extrema ou não a
proliferação de paródias.
Por exemplo, muitas decisões vieram a afirmar
186
estritamente que se o uso da paródia é comercial não seria permissivo603, negando a
interpretação do puramente comercial, conforme articulado por várias cortes cujas
decisões foram discutidas nos itens precedentes. A análise, estrita e monocórdia,
empregada por essas cortes, é perigosa e foge ao escrutínio constitucional,
conforme será demonstrado mais à frente.
Por outro lado, a corte do caso Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc. recusou a
alegação da autora de que o propósito de ganho financeiro da paródia da ré, que a
comercializou em camisas, teria qualquer peso. Na realidade, de acordo com a corte
“a intenção relevante nos casos de marcas não é meramente a intenção de lucro, o
que iria condenar todas as paródias comerciais, mas a intenção de confundir o
público consumidor”604. A corte, portanto, estabeleceu como principal o fator de
confusão, independentemente do propósito comercial. De acordo com a corte, o
objetivo da lei “é proteger os consumidores contra a desinformação, mas não priválos do mundo comercial de todo o humor e leviandade”605.
De fato, essa abordagem parece ser a melhor, uma vez que discutir se a
paródia é mais comercial do que artística ou vice-versa pode se provar uma grande
arbitrariedade, a depender de cada análise particular, sem que critérios objetivos
possam ser estabelecidos com precisão606, uma vez que as paródias, nessas
hipóteses, são ambivalentes e dialógicas. O rótulo de um produto comercial, por
exemplo, pode apresentar uma crítica e liberdade artística mais poderosa do que um
discurso acadêmico. Da mesma forma, essa proposição também estaria de acordo
com o balanceamento por definição, proposto no item 3.1.2.4, que leva em conta
especificamente a natureza da proteção conferida às marcas e sua distinção em
relação ao direito de autor. Nesse sentido, Cantwell explica que:
O estado da lei em relação ao campo do copyright é mais assentado, com
as autoridades em geral concordando que por meio da dicotomia idéiaexpressão e a doutrina do fair use, o copyright provê mecanismos internos
603
White v. Samsung Elecs. Am., Inc., 971 F.2d 1395, 1401 (9th Cir. 1992) cert. denied, 113 S. Ct.
2443 (1993); Nike, Inc. v. "Just Did It" Enters., 799 F. Supp. 894, 898 (N.D. Ill. 1992); Hard Rock
Cafe Licensing Corp. v. Pacific Graphics, Inc., 776 F. Supp. 1454, 1463 (W.D. Wash. 1991); Grey
v. Campbell Soup Co., 650 F. Supp. 1166, 1175 (C.D. Cal. 1986), aff’d, 830 F.2d 197 (9th Cir.
1987). Cf. GAUTHIER, Tammi A. Fun & profit: when commercial parodies constitute copyright or
trademark infringement. Pepp. L. Rev., v. 21, p. 165-205, 1994.
604
962 F.2d 316, 321 (4th Cir. 1992). Nota de GAUTHIER, op. cit., p. 190.
605
Id, p. 318. Nota de GAUTHIER, op. cit., p. 191.
606
LAFRANCE, Mary. No reason to live: dilutions laws as unconstitutional restrictions on commercial
speech. C. L. Rev, v. 58, p. 709-723, 2007; TUSHNET, Rebecca. Trademark Law as commercial
speech regulation. C. L. Rev., v.58, p. 737-756, 2007.
187
adequados para acomodar os interesses da liberdade de discurso, obstando
a necessidade de uma defesa freestanding a uma reivindicação de
copyright.
Enquanto mecanismos internos existem no direito das marcas, eles provêm
bem menos proteção aos interesses do discurso livre. Analogicamente à
dicotomia idéia-expressão [...] a compensação nos usos de marcas é
limitada aos usos que provavelmente causam confusão em relação à fonte
ou ao patrocínio de uma marca. Em teoria, essa limitação de compensação
em relação aos usos conflituosos parecem adequadamente proteger os
interesses da liberdade de discurso. Na prática, todavia, as cortes
freqüentemente permitiram com que o desgosto da mensagem do réu
distorça a sua análise na probabilidade de confusão. Além disso, trinta e um
dos Estados que possuem os estatutos da “anti-diluição” proíbem o uso
não-conflituoso que causa tarnishment ou diminui a distintividade de uma
marca, mesmo que as justificativas da constrição estejam faltando...
Ambas as leis das marcas e do copyright possuem defesas afirmativas para
a infração na forma de uma defesa de fair use. Todavia, somente a defesa
de uso justo no copyright provê uma proteção significativa aos interesses de
607
discurso .
Muito da crítica direcionada ao discurso comercial é derivada da visão dos
acadêmicos sobre o papel da Constituição em uma sociedade democrática. Quanto
mais “nobre” é a visão da Constituição, menos “nobre” é a aceitação do discurso
comercial. Conforme explica Smolla:
Se alguém vê a liberdade de discurso primariamente como uma ajuda ao
autogoverno (Robert Bork), então o discurso provavelmente será deixado de
lado no frio, uma vez que ele, de nenhuma maneira óbvia ou direta parecer
avançar o processo da democracia. Se alguém vê a liberdade de discurso
como a auto-realização da autonomia (Edwin Baker), então o discurso
comercial é menos quando “falado” por meio das vozes artificiais e
inanimadas das corporações, o que não parece qualificar o discurso como
uma forma de erguer o espírito do interlocutor. E a mais velha das
metáforas do discurso, “o mercado de idéias”, como uma justificação
primeira para aumentar a proteção do discurso, o discurso comercial cairia
pobremente na área de proteção, uma que seu conteúdo é largamente
desprovido de nada que pode ser propriamente chamado de “idéia”, ou,
como Collins e Skover sustentam, muito do que possa ser honestamente
descrito como “informação”.608
Todavia, essas visões “nobres”, que realmente refletem os “eus” de seus
propositores, ignoram muito do pragmatismo na inexistência de critérios para se
traçar uma distinção clara entre o discurso comercial e o discurso não-comercial, o
que certamente ignoraria a evolução do marketing, que em alguns contextos passou
607
608
CANTWELL, Michael K. Confusion, dilution, and speech: First amendment limitations of the
trademark state. TRM, v. 87, p. 49-51, 1997.
SMOLLA, Rodney A. Information, imaginary, and the First Amendment: a case for the expansive
protection of commercial speech. Tex. L. Rev, v. 71, p. 779, 1993.
188
a igualar-se às mensagens artísticas. Além disso, a liberdade de expressão existe
para proteger o consumidor e o cidadão contra a crença de que estaria constrito a
adotar uma ou outra visão mais moralista ou não sobre o livre governo, o que iria
diretamente contra o enfoque mais “nobre” que alguns intelectuais nos estariam
forçando a tomar, ao limitar o escopo teórico do discurso comercial na Constituição.
Um exemplo disso é a definição do Prof. Schauer sobre aquilo que
deveria constituir os “núcleos” da liberdade de expressão na Constituição:
Minha visão sobre aquilo que é compreendido pelos núcleos mencionados
inclui, mas não é limitado à concepção estritamente política da liberdade de
discurso meiklejohniana ou borkiniana; ela inclui, mas não é limitada para a
de alguma forma expandida visão meiklejohniana, representada por Harry
Kalven e o posterior Meiklejohn; ela inclui e é, com efeito, moderadamente
co-extensiva com aquela compreendida pelo “checking value” de Vincent
Blasi; e ela inclui, mas não é limitada por aquilo que são consideradas as
mais tradicionais concepções da teoria do “mercado de idéias”. O que é
relativamente novo, todavia, não é a justificação para a minha teoria ou de
qualquer outro, que eu disse que eu quero incorporar por referência, mas,
ao contrário, a coincidência da denotação ao longo do número das
comumente aceitas teorias. E aquilo que é especialmente relevante, é claro,
é que essas moderadas denotações congruentes iriam todas dizer que a
variedade da comunicação referenciada como “discurso comercial” é
localizada pelo menos com alguma distancia dos elementos nucleares da
609
Primeira Emenda.
Trata-se de um conceito extremamente teórico e politizado, que tende a
abarcar uma visão mais moralista da liberdade de expressão, centrada mais no
cidadão e no processo democrático do que em práticas de publicidade610. Todavia, a
preocupação do prof.º Schauer parece ser mais com o quadro geral dogmático e
com a sub-categorização de discursos do que em relação aos discursos comerciais
verdadeiros, que realizam algum tipo de crítica e transportam informações
relevantes. Negar ao governo a possibilidade de regular o discurso comercial falso,
em relação às leis e às instituições, seria algo problemático, o que seria suficiente,
pelo menos especulativamente, para traçar a distinção em relação a essa categoria
específica de discurso.
Todavia, compare as alegações do prof.º Schauer com as alegações de
Ronald Coase: “não há simplesmente qualquer razão para supor que para a grande
609
610
SCHAUER, Frederick. Commercial speech and the architecture of the First Amendment. U. Cin. L.
Rev, v. 56, p. 1186-1187, 1988.
Cf. MARSHALL, William P. The dilution of the First Amendment and the equality of ideas. Case W.
Res. L. Rev., v. 38, p. 566-575, 1987 (criticando as mesmas opiniões do prof. Emerson sobre a
posição mais fraca do discurso comercial, bem como expondo algumas de suas inconsistências.).
189
massa de pessoas o mercado de idéias é mais importante que o mercado de
produtos” e que “mesmo que o mercado de idéias fosse mais importante, disso não
seguiria que os dois mercados devessem ser tratados diferentemente”.611 Segundo
Coase:
A presente atitude em direção ao mercado de produtos e o mercado de
idéias é uma massa de contradições. Em relação aos consumidores e o
governo (bem como os produtores) é assumido que ajam em um sentido em
um mercado e em outro sentido em outro. Parece não haver qualquer
justificativa para essa presunção. Pode haver implicitamente nessa atitude
uma preferência para um mercado ineficiente de produtos, embora ele
612
incorpore uma crença que a maioria dos intelectuais iria rejeitar...
De acordo com Coase, o excesso de regulação é sempre algo a ser
evitado, principalmente em relação ao discurso comercial. Segundo o autor, a
propaganda, como uma forma de mensagem em relação a serviços e produtos, seria
claramente parte do mercado de idéias, ainda que os intelectuais sejam reticentes a
essa preposição.613 As propagandas são uma forma de reduzir os custos no
mercado de informações.614 A seguir, baseando-se no trabalho de Posner, Coase
aponta casos, por exemplo, que a própria Federal Trade Commission interveio em
práticas de publicidade que sequer eram enganosas, em hipóteses em que havia
meios menos nocivos de intervenção, resultando que a minoria das intervenções
realmente proibiu práticas enganosas.615 Isso em tese demonstraria a presunção
dos malefícios da regulação. Posteriormente, Coase passa a criticar a distinção
entre a “ação” e “expressão”, proposta por Emerson, na medida em que a diferença
dos conceitos traçados não seria suficiente para distinguir o mercado de produtos e
o mercado de idéias.616
Emerson fala sobre participação no processo de decisão de questões
políticas. Mas, por que, deveria alguém não ser livre para participar
diretamente nas questões econômicas ao competir no mercado? Assim
para acomodação pela mudança, há seguramente nenhum outro
mecanismo mais delicado para mudar as condições do que o mercado. Por
que é que intelectuais, alguém pode pensar, ficariam desconfortáveis com a
mudança de tal inconsistência; parece não estar conscientes de que há uma
inconsistência em suas próprias visões, ou que suas justificações para a
611
COASE, R. H. Advertising and free speech. Legal Stud., v. 6, p. 3, 1997.
COASE, op. cit., p. 4.
613
Id., p. 8.
614
Id., p. 11.
615
Id., p. 12.
616
Id., p. 14-15.
612
190
posição especial em relação à liberdade de expressão é pouco mais do que
a frase “cheio de som e fúria, significando nada?” Aaron Director deu a
resposta para essa questão. É no interesse próprio. O mercado de idéias é
o mercado no qual os intelectuais operam. Eles entendem o valor da
liberdade de expressão onde a sua própria atividade é o objeto. “Liberdade
de expressão” é liberdade para eles.617
Todavia, proibir usos comerciais verdadeiros e não enganadores, que
expressam valores da liberdade de expressão, já seria algo bastante contestável,
conforme se verá a seguir.
3.2.1 A falta de critérios para estabelecer a diferença entre o comercial e o nãocomercial
Segundo LaFrance, estabelecer uma distinção entre o discurso comercial
e o discurso não comercial é uma tarefa elusiva. Pôsteres, camisas e canecas618,
por exemplo, que são na maioria das vezes os materiais por meio dos quais as
paródias de marcas são comercializadas, são comprados não em função de sua
utilidade, mas em razão da mensagem artística ou crítica que transmitem619. No
entanto, basta a uma corte alegar que se trata de um “discurso comercial’ para a
defesa estabelecendo a paródia ser consideravelmente enfraquecida contra as
alegações de diluição, ignorando o elemento expressivo ou artístico, inerentemente
indissociável ao produto comercializado620. Ainda que essas formas de comunicação
sejam distintas das mais tradicionais, elas não deixam de ser formas altamente
eficientes de comunicação.
617
Id., p. 14-15.
Cf. Starbucks Corp. v. Dwyer, No. 3:00-CV-1499 MMC (N.D. Cal. Filed Apr.28, 2000); Hard Rock
Cafe Licensing Corp. v. Pacific Graphics, Inc., 776 F. Supp. 1454, 1463 (W.D. Wash. 1991);
Mutual of Omaha Insurance v. Novak 836 F. 2d 397 (8th Cir. 1985), cert. denied, 488 U.S. 933;
Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972); World Wrestling Fedn.
Ent’t, Inc. v. Big Dog Holdings, Inc. 208 F. Supp. 2d 413 (W.D. Pa. 2003).
619
620
Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Pacific Graphics, Inc., 776 F. Supp. 1454, 1463 (W.D. Wash.
1991) (julgando que a defesa da paródia não protegeria a comercialização de camisas com as
paródias). Todavia, compare essa decisão com a da Suprema Corte em Carey v. Population
Servs. Int'l, 431 U.S. 678, 700-01 (1977) (julgando inconstitucional uma proibição de anúncios
publicitários sobre contraceptivos mesmo que categoricamente enquadrados como discurso
comercial). Como, objetivamente, estabelecer que um dos casos representa um discurso
comercial e o outro não? Uma camisa, portando uma mensagem crítica, seria menos merecedora
do escrutínio constitucional do que um anúncio comercial de contraceptivos? Como distinguir o
“comercial” ou valorar essas distinções, se é que podem ser traçadas?
618
191
Da mesma forma, quando se tratam de propagandas, elas podem servir
tanto ao entretenimento quanto à informação, sendo despiciendo e arbitrário se
questionar se a propaganda é mais artística ou mais comercial. Conforme explica
LaFrance, os novos programas e usos de tecnologia eclodem qualquer possibilidade
de uma barreira distinta entre o comercial e o não-comercial, como os reality shows,
por meio dos quais os consumidores esquecem que estão sendo constantemente
expostos a propagandas e a produtos.621
Em dois importantes ensaios, Kozinski e Banner demonstram a real
futilidade em se tentar rotular um discurso como mais valoroso (discurso nãocomercial) e outro como menos valoroso (discurso comercial)622-623. No primeiro
artigo (1990), os autores expõem as inconsistências e as falhas em se manter a
distinção. Por exemplo, a Suprema Corte teria usado dois critérios para distinguir
ambas as formas de discurso: a) o discurso comercial seria mais “objetivo” porque a
sua verdade seria mais facilmente verificável (o discurso comercial seria mais
fantasioso); b) o discurso comercial, sendo uma forma de obter lucro, seria mais
durável que o discurso não-comercial, uma vez que o fator da comercialização faria
perdurar a sua existência624.
Questionando a primeira distinção, os autores afirmam que ela não é tão
“objetiva” assim. Se alguém dissesse em um anúncio publicitário que a comida do
Burger King é melhor que a comida do McDonalds por que seria mais saudável, isso
seria um discurso comercial ou não-comercial?625 Distinguindo entre as práticas da
publicidade, que eram bastante banais no início, para as complexas formas de
propaganda existentes atualmente, alguém poderia ver menos “objetividade”
ainda626.
Da mesma forma, a segunda distinção traçada pela Suprema Corte não
se sustentaria. Conforme sugerem os autores, basta que alguém olhe para a
consolidação das empresas de jornalismo e cinema para perceber que representam
um enorme montante de dinheiro, embora o discurso associado a essas práticas
621
Id., 2007, p. 712.
KOZINSKI, Alex; BANNER, Stuart. The anti-history and pre-history of commercial speech. Tex. L.
Rev., v. 71, p. 747-775, 1993.
623
KOZINSKI, Alex; BANNER, Stuart. Who’s afraid of commercial speech? Va. L. Rev., v. 76, p. 627653, 1990.
624
KOZINSKI; BANNER, op. cit., p. 634.
625
Id., 1990, p. 635.
626
Id., p. 635.
622
192
seja considerado não-comercial627, com um amplo escrutínio da liberdade de
expressão. Por que os anúncios publicitários de produtos, que geralmente vêm
associados a esse tipo de discurso “não-comercial”, seriam menos “nãocomerciais”?
O prof.º Farber formula críticas similares:
Primeiro, a maioria dos discursos enganadores consistem não de falsas
alegações, mas de meias verdades, ainda que asserções literalmente
corretas. Tais discursos não podem cair na classe de “falsas alegações de
fatos”... Em segundo lugar, o discurso comercial não é mais facilmente
verificável que outros discursos. Pode até haver incerteza sobre certa
qualidade de um produto, como os efeitos dos ovos na saúde humana.
Além disso, ainda que uma propaganda possa ser verdadeira, o risco de um
erro governamental pode deteriorar as propagandas. Por outro lado, o
discurso político é freqüentemente verificável pelo interlocutor. Um
candidato político sabe a verdade sobre o seu próprio passado e intenções
presentes, porém representações incorretas no assunto são imunes da
regulação estatal. Em terceiro lugar, a grande durabilidade do discurso
comercial é também questionável. A existência de um efeito paralisante
depende do tanto que o potencial da penalidade é direcionado à motivação
do discurso. Uma multa de cinco dólares no caso de um discurso político é
provavelmente menos deteriorante que uma sentença de cadeia ou a
proibição em um caso de discurso comercial. Marqueteiros não são sempre
grandes corporações que podem ver sanções legais como questões
normais, inerentes ao risco de fazer o negócio. Além disso, poderosos
incentivos de auto-interesse não são incomuns no discurso comercial.
Difamação obscena pode vender jornais; mentiras podem ser lucrativas
para o exercício do cargo público. Longe de serem exemplos
desagradáveis, não está tão claro que o idealismo é mais efetivo do que a
cobiça ao motivar as pessoas ao risco de sanções governamentais. Alguém
628
pode somente esperar que o contrário fosse verdadeiro .
Outra questão relevante para afastar uma clara distinção entre os
discursos é a exclusão, pela própria Suprema Corte, do critério da intenção do
interlocutor. De acordo com a Suprema Corte, no caso Virginia State Bd. of
Pharmacy629, deve ser desconsiderada a intenção do interlocutor como uma forma
de determinar o “discurso comercial”, isto é, se o discurso foi feito com a intenção de
lucro ou não630. Na realidade, o “comercial” do discurso somente pode ser analisado
na própria mensagem enviada, caso contrário a maioria dos discursos seriam
comerciais, pois eles, direta ou indiretamente, visam ao lucro ou a uma vantagem,
627
Id., p. 637.
FARBER, Daniel A. Commercial speech and First Amendment theory. Nw. U. L. Rev , v. 74, p.
385-386, 1979.
629
425 U.S. 748 at 761-65 (1976).
630
KOZINSKI; BANNER, op. cit., p. 640.
628
193
em alguma medida. Tendo isso em vista, como poderia ser possível distinguir o
“comercial” em um video clip, do “não-comercial” em um filme?631
No segundo artigo (1993), Kozinski e Banner demonstram que o caso
Valentine v. Chrestensen’s632, que foi o primeiro caso a utilizar a expressão “discurso
comercial”, ao ser analisado historicamente, pelas evidências à época, revela que os
juízes da década de 40 não entendiam uma propaganda como um “veículo de
informações”, mas apenas como um “negócio”, que poderia ou não ser protegido
pelo due process. Demonstrando as inúmeras confluências à época, os autores
revelam que, ao contrário do que a literatura da Primeira Emenda poderia pensar, a
questão de uma distinção forte entre comercial e não-comercial não existia. A
mudança da propaganda como um veículo de informação, ao contrário da
propaganda como um simples “negócio”, demonstra a questão mista das
mensagens artísticas e críticas inerentes aos produtos comerciais, que passaram a
ganhar uma dimensão indissociável, reforçando, posteriormente, as decisões da
Suprema Corte, que passaram a conceder mais proteção ao discurso comercial.
3.2.2 O discurso não comercial na jurisprudência constitucional da Suprema Corte
Conforme anteriormente mencionado, o discurso comercial é definido em
termos amplos pela Suprema Corte como o discurso que não faz mais do que propor
uma transação comercial633. De acordo com a doutrina da Primeira Emenda,
conforme estabelecido no julgamento do caso Central Hudson Gas & Electric Corp.
v. Public Service Commission634, o governo somente pode regular o discurso
comercial verdadeiro e não enganador sobre atividades legais se: a) a regulação
serve a um interesse substancial do governo; b) se a regulação promove esse
interesse substancial; c) e se a regulação não for mais extensiva do que o
necessário para servir a esse interesse, em outras palavras, teria sido aplicado a
forma menos restritiva de regulação? Além disso, o governo tem o ônus de justificar
631
Id., 1990, p. 641.
316 U.S. 52 (1942).
633
United States v. United Foods, Inc., 533 U.S. 405, 409 (2001) (citando Va. State Bd. of Pharmacy
v. Va. Citizens Consumer Council, Inc., 425 U.S. 748, 762 (1976)).
634
447 U.S. 557 (1980).
632
194
o interesse substancial na restrição e, em relação ao segundo passo, provar a
necessariedade do mal e do prejuízo que a regulação visa coibir, demonstrando que
a regulação é uma medida efetiva para promover o fim buscado635 (motivos
especulativos ou meras conjecturas não passam no standard estabelecido no último
passo, pois não podem ser causas que “promovem” o interesse636).
Antigamente, antes da introdução da anti-diluição, havia menos
probabilidade de tensões entre a Primeira Emenda e o direito das marcas, na
medida em que, tradicionalmente, a Suprema Corte permitia ao governo regular o
discurso comercial enganador. Por exemplo, no julgamento do caso San Francisco
Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Committee637, a Suprema Corte
entendeu que a lei das marcas, ao regular as informações conflituosas de
informação, seria constitucional, uma vez que estaria nos limites do poder do
governo regular o discurso comercial enganador ou que desinformasse. Na mesma
linha, a Suprema Corte, nos julgamentos dos casos 44 Liquormart. Inc. v. Rhode
Island638 e Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council,
Inc.639, afirmou que a Primeira Emenda protege a disseminação de informações
comerciais legais, verdadeiras e não enganadoras, como uma forma de garantir aos
consumidores a maior demanda possível para serviços e produtos.
Na medida em que, em sua essência, o direito das marcas protegia os
consumidores contra a confusão, toda a estrutura da lei das marcas para conjurar
esse propósito não conflitava com a Primeira Emenda. As marcas de produtos ou as
publicidades de produtos, portanto, que geravam confusão, não receberiam proteção
pela liberdade de expressão, pois violariam os direitos do público, o que justificava o
interesse do governo na regulação.
Todavia, desde que o FTDA e o TDRA adicionaram a doutrina da antidiluição ao escopo das causas de ação federais, não se exigindo mais a presença
de confusão, essa problemática passou a exercer pressão na Primeira Emenda,
principalmente em relação aos casos de paródias, uma vez que esses estatutos
635
Greater New Orleans Broad. Ass'n v. United States, 527 U.S. 173. 188 (1999) (citando Edenfield v.
Fane, 507 U.S. 761, 770 71 (1993)).
636
Todavia, no caso Lorillard Tobacco Co. v. Reilly, 533 U.S. 525 (2001), referindo-se a esse
standard, a Suprema Corte explicou que não seria exigível do governo dados empíricos,
reforçados por um histórico de informações. Estudos bastariam, desde que apoiados na história,
no consenso e no senso comum.
637
483 U.S. 522 (1987).
638
517 U.S. 484 (1996).
639
425 U.S. 748 (1976).
195
passaram a inverter a lógica antes aplicada, o que atrai a aplicação do escrutínio
constitucional.
As questões que devem ser respondidas, levando-se em conta as três
partes do teste Hudson, são:
•
será que o governo teria um interesse substancial em criar a
doutrina da anti-diluição para regular práticas não-conflituosas de
informação para proteger a Inherent goodwill dos titulares de
marcas nas hipóteses de paródias e sátiras?
•
Se o governo tivesse esse interesse substancial para regular
práticas não-conflituosas de informação para proteger a Inherent
goodwill dos titulares de marcas nas hipóteses de paródias e
sátiras, será que a anti-diluição promoveria esse interesse
substancial ao regular o uso comercial de paródias, permitindo
somente o uso não-comercial?
•
Sendo promovido o interesse substancial para regular práticas nãoconflituosas de informação para proteger a Inherent goodwill dos
titulares de marcas nas hipóteses de paródias e sátiras, será que a
regulação iria além do necessário para atingir esse objetivo?
As alegações de LaFrance em relação a primeira parte do teste Hudson
são pertinentes e são corroboradas pelas críticas realizadas à diluição no capítulo II
do presente trabalho, no sentido de justificar a ausência de interesse substancial do
governo para prover referida regulação em detrimento das paródias e sátiras
comerciais:
A maioria dos estatutos anti-diluição, bem como o estatuto federal
emendado recentemente (TDRA), permitem ao titular de uma marca famosa
impedir usos desautorizados de marcas (ou marcas muito similares) que
provavelmente são capazes de causar diluição tanto por meio do blurring ou
tarnishment. Porém, o dano alegado que é causado pelo blurring e pelo
tarnishment é mal definido e, até agora, não provado. Além disso, se
qualquer dano decorrer de atividades diluentes, pode vir a afetar o titular em
sentidos que não afetam o amplo interesse público; com efeito, atividades
diluentes podem realmente oferecer alguns benefícios ao público. Ademais,
ao requerer que o titular da marca demonstre apenas uma probabilidade de
diluição, ao contrário do real dano de diluição, os estatutos da diluição
permitem que os titulares de marcas impeçam o discurso comercial de
outros comerciantes, baseando-se em afirmativas de dano que são
196
puramente especulativas. Por essas razões, o estatuto federal da antidiluição, bem como a maioria dos estatutos de anti-diluição, são restrições
inconstitucionais ao discurso comercial... as leis da diluição violam a
Primeira Emenda porque elas restringem o discurso comercial sem avançar
640
qualquer interesse substantivo do governo .
Como discutido antes, as leis de diluição falham em atingir esse standard,
uma vez que o suposto dano que as leis de diluição previnem ou
remedeiam são ambos inexistentes, não-substanciais, ou somente
relevantes para a habilidade de um negócio extrair lucros dos consumidores
sem garantir qualquer benefício público proporcional, tais como preços
menores, melhores produtos, maior possibilidade de escolha de produtos,
ou melhores informações para assistir aos consumidores em suas decisões.
Por que as leis de diluição não oferecem qualquer benefício público
substancial para compensar a supressão do discurso, elas não podem
641
sobreviver ao escrutínio... do teste Central Hudson.
Os proponentes das leis de diluição têm ainda que estabelecer que estas
leis protegem o público de um dano de qualquer sorte. Se qualquer dano
pode ser rastreado ao discurso diluente, é o dano contra a habilidade dos
comerciantes lucrarem da manipulação psicológica de consumidores. Por
que essa manipulação psicológica não oferece qualquer benefício público,
preservar o poder dos comerciantes de manipular os consumidores não é
642
um tipo de dano que justificaria a supressão do discurso comercial.
Conforme proposto pele autora, devido à natureza elusiva e meramente
especulativa da diluição643, como forma de proteger marcas ricas e famosas de
críticas, não haveria qualquer interesse substancial concomitante do governo para
prover a regulação contra as paródias e sátiras comerciais, na medida em que os
malefícios públicos à proibição do discurso superariam em muito os benefícios a
uma pequena classe de marcas, que desejam se colocar acima da zona de críticas
que toda a pessoa pública está sujeita. Isso, é claro, se a sátira ou a paródia não
gerar confusão, uma vez que se há a presença da confusão, não haveria qualquer
escrutínio constitucional que superasse os malefícios da desinformação no mercado.
No mesmo sentido são as conclusões de Catwell, argumentando que
seria até mesmo ilógico conceder mais proteção à lei das marcas contrariamente
aos interesses de discurso do que ao copyright, quando este avança mais os
interesses na liberdade de expressão do que a lei das marcas:
A lei das marcas protege o público contra a confusão, salvaguarda a
goodwill desenvolvida pelo titular da marca, e pune aqueles que buscam
divergir as vendas ao engendrarem a confusão. A Primeira Emenda
640
Id., 2007, p. 716.
642
Id., p. 717.
643
Cf. item 2.4 também nesse sentido.
641
197
também protege os interesses da sociedade, bem como os interesses
individuais, em um nível pessoal, já que serve como um catalisador contra
as práticas arbitrárias da ação do governo e promove a auto-realização do
indivíduo, e, em um nível social, permite e assegura a democracia do
governo, ao prover o público com informações necessárias para o
autogoverno, assim reduzindo a probabilidade de uma ação opressiva do
governo que leve à rebelião. Usos marcários que criam confusão não
avançam qualquer desses propósitos, e, assim, não gozam da Primeira
Emenda.
Para usos não-conflituosos, todavia, a balança muda. O interesse público
de prevenir a “diluição” de uma marca é contrabalanceado pelo interesse
público em expor novas idéias. Além disso, onde o uso é paródico ou
satírico, a identificação pública é provavelmente mais aguçada do que
diminuída. Ainda que o autor possa sofrer danos em qualquer caso, tais
danos são contrabalanceados pelo interesse público na livre circulação de
idéias e pode também ser visto como concomitante à atenção do público
que o titular da marca buscou obter em primeiro lugar. Com efeito, não é
somente visceralmente não satisfatório, mas analiticamente insuportável
prover menos espaço de fôlego para Primeira Emenda no espaço da lei das
marcas que no espaço do copyright ou das leis de difamação, dado que a
última implica em interesses sociais mais importantes e queridos.644
Portanto, a diluição não passaria pelo primeiro passo do teste, o que já
seria suficiente para ser declarada a inconstitucionalidade da regulação do discurso
comercial de paródias e sátiras de marcas pelo TDRA645, uma vez que não
promoveria qualquer interesse substancial que ultrapasse os interesses públicos de
uma sociedade democrática. Isso significa que paródias ou sátiras, sejam comerciais
ou não-comerciais, somente devem ser analisadas pelos testes que visam à
estabelecer a confusão, levando em conta, por óbvio, o tanto que a natureza
paródica ou satírica interfere na análise desses fatores. Assim, a aplicação da
diluição para uma sátira ou paródia não-conflituosa em relação à origem ou ao
patrocínio de uma marca, sob a alegação de que o uso é comercial, deve ser julgado
inconstitucional, como uma restrição à liberdade de expressão. Essa lógica,
inclusive, se apóia em bases econômicas e no livre comércio:
Estender os direitos do titular mais ainda para dar um direito exclusivo de se
beneficiar do poder de marketing da marca é muito mais difícil de justificar
em bases econômicas. Pode ser possível de justificar alguma extensão da
proteção como necessária para proteger o poder de marketing de uma
marca em que este poder é causado pela possessão de certos atributos,
sentidos e associações adicionais como um identificador de produtos ou um
ponto de referência separado de sua capacidade de perfazer a sua função
644
645
CANTWELL, op. cit., p. 76.
Cf. WEINBERG, Jonathan. Constitutional protection of commercial speech. Colum. L. Rev., v. 82,
p. 720-750, 1982 (argumentando, em sentido similar, que qualquer restrição oposta à
disseminação de discursos comerciais, que sejam verdadeiros e não enganadores, deveriam ser
sujeitas ao mesmo escrutínio da Primeira Emenda que é aplicado aos demais casos.).
198
essencial. Mesmo assim, a força do caso econômico depende da balança
dos custos e benefícios resultantes. Contudo, qualquer extensão adicional,
além disso, teria que ser justificada nas mesmas bases que
tradicionalmente foram justificados outras formas de propriedade intelectual
[...] No caso das marcas, a necessidade de prover um incentivo para
assegurar a produção de novas marcas não tem sido geralmente visto como
um problema econômico significante que justificaria a concessão de direitos
646
de propriedade exclusivos.
646
199
CAPÍTULO IV: O CASO JOHNNIE WALKER V. JOÃO ANDANTE E A
INCORPORAÇÃO DA DEFESA DA PARÓDIA NA LEI DAS MARCAS E NO
DIREITO BRASILEIRO
4 O CASO JOHNNIE WALKER V. JOÃO ANDANTE
O riso elimina o medo
(Umberto Eco)
Conforme explicado na introdução, o presente capítulo será dedicado a
analisar o caso Johnnie Walker v. João Andante, que vem suscitando atenção da
mídia brasileira e da blogosfera647. Na medida em que o autor do presente trabalho
é um dos advogados que defendem a cachaça João Andante, isso confere uma
perspectiva mais próxima à análise, pois várias das teses abordadas no capítulo
precedente foram incluídas à defesa administrativa, que foi apresentada ao INPI
pela cachaça João Andante.
647
Folha de São Paulo: “Uísque Johnnie Walker tenta derrubar cachaça João Andante”. Disponível
em
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1022092-uisque-johnnie-walker-tenta-derrubarcachaca-joao-andante.shtml>. Consulta em 21.10.2012; Terra.com: “Johnnie Walker acusa João
de
Plágio”.
Disponível
em
<http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201112161153_TRR_80616710>.
Consulta em 21.10.2012; E-marcas: “João Andante: Paródia ou chupada?” Disponível em
<http://www.e-marcas.com.br/joao-andante-parodia-ou-chupada> Consulta em 21.10.2012;
Avemarketing:
“Johnnie
Walker
x
João
Andante”.
Disponível
em
<http://www.elciofernando.com.br/blog/2011/12/johnnie-walker-x-joao-andante/>. Consulta em
21.10.2012;
Obotequeiro:
“Johnnie
Walker
x
João
Andante”.
Disponível
em
<http://obotequeiro.com.br/2012/?p=824> Consulta em 21.10.2012; Stravaganza: “Cachaça João
Andante
vs.
Whisky
Johnnie
Walker”.
Disponível
em
<http://stravaganzastravaganza.blogspot.com.br/2012/06/cachaca-joao-andante-vs-whiskyjohn.html#!/2012/06/cachaca-joao-andante-vs-whisky-john.html> Consulta em 21.10.2012; Talo da
Brabera:
“Johnnie
Walker
x
João
Andante”.
Disponível
em
<http://talodabrabera.blogspot.com.br/2011/12/johnnie-walker-x-joao-andante.html> Consulta em
21.10.2012; Desmistificando o marketing: “Johnnie Walker x João Andante”. Disponível em
<http://desmistificandomarketing.blogspot.com.br/2011/12/johnnie-walker-x-joao-andante.html>
Consulta em 21.10.2012. A lista continua. Para a busca no motor de pesquisa do Google do tema
“Johnnie Walker x João Andante” 22.000 resultados de busca aparecem.
200
4.1 Fatos
Em 10.08.2010, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
concedeu o registro à marca mista João Andante, para a classe NCL (9) 33
(“bebidas alcoólicas (exceto cervejas)” – processo n.º 900713690 –, sendo o registro
publicado na Revista de Propriedade Industrial (RPI) n.º 2066.
Desenho 1
Marca mista João Andante
A sociedade Diageo Brands B.V, titular do whisky Johnnie Walker,
instaurou procedimento administrativo de nulidade em relação à marca João
Andante, por meio da petição eletrônica n.º 810110394862, em 07.02.2011,
publicada na RPI n.º 2107, no dia 24.05.2011, sob a alegação de imitação de sua
marca figurativa n.º 812604296, registrada na classe 33-10 – “doces, pós para a
fabricação de doces, açúcar e adoçantes em geral”; da marca mista n.º 820457574,
registrada na classe n.º NCL (7) -41 – “educação, cursos, lazer, atividades culturais
e desportivas”, e da marca nominativa Johnnie Walker, supostamente registrada na
classe NCL (9) 33 – “bebidas alcoólicas (exceto cervejas)”.648
648
A pesquisa à base de marcas do INPI revela que a marca nominativa Johnnie Walker está
registrada na classe 35:10 – “bebidas alcoólicas e não alcoólicas, xaropes, sucos, gelos e
substâncias para fazer bebidas e para gelar bebidas, xaropes e concentrados”.
201
Desenho 2
Marcas Johnnie Walker para as classes 33-10 e NCL (7) – 41
Marca figurativa: classe 33-10
Marca mista: classe NCL (7) - 41
A Diageo Brands B.V, atuando por meio de seu procurador, o escritório
Dannemann Siemsen Advogados, notificou extrajudicialmente os titulares da
cachaça João Andante por três vezes. Todavia, o teor de tais documentos é sigiloso.
Todas as notificações foram respondidas pelo Escritório de Advocacia Hildebrando
Pontes & Associados, bem como a defesa apresentada no procedimento
administrativo de nulidade.
O INPI não se pronunciou ainda sobre a questão.
4.2 Sobre a marca João Andante
.
Após obterem o registro da marca no INPI, os titulares da marca João
Andante passaram a comercializá-la exclusivamente por meio de um website criado
para essa finalidade649.
649
Cachaça João Andante. Disponível em <http://www.joaoandante.com.br.> Consulta em 21 de
outubro de 2012.
202
Desenho 3: website João Andante
No website, a marca é utilizada para comercializar cachaças, camisas e
um quadro com a sua imagem. A cachaça é vendida por R$ 48,60; as camisas por
R$ 45,00; e o quadro por R$ 28,00650.
A marca foi desenvolvida pela agência Cria UFMG Jr., da Universidade
Federal de Minas Gerais. O website da cachaça descreve a história do produto nos
seguintes termos, ressaltando as riquezas sócio-culturais e os elementos de
mineiridade:
João Andante nasceu em Minas Gerais, mas, antes de mineiro é brasileiro.
É um dos mais de 3 milhões de Joões deste País e como todo filho da terra
ama sua gente e sua cultura. Ainda novo descobriu que era do mundo.
Apaixonado por literatura viajou antes pelas palavras. De Monteiro Lobato e
seu Jeca Tatu, leva o jeito matuto. Como o lendário Quixote de Cervantes
alterna momentos de genialidade e de loucura, graças a cachaça. Tal qual
Riobaldo de Guimarães Rosa, está em busca de si próprio, querendo se
conhecer. Por vezes cita: “Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de
muita coisa.” Já crescido, ao olhar para o mundo lá fora, reconheceu as
riquezas que sempre estiveram ali bem ao seu lado. Agora, inspirado pelo
grande Luiz Gonzaga leva sua vida andando por esse país pra ver se um
dia descansa feliz, guardando as recordações das terras por onde passou e
dos amigos que lá deixou. Assim corre o mundo a levar o maior tesouro
encontrado nessa terra: a cachaça que acabou por levar seu nome.651
A embalagem do produto se baseia na idéia de Dom Quixote, expresso
por meio do rosto do personagem inspirado no quadro de Picasso e do moinho
ilustrativo no rótulo da cachaça, o que remete as andanças de um caixeiro, à figura
errante e a oscilação entre a loucura e a razão; à mineiridade, com a inspiração no
personagem Jeca Tatu de Monteiro Lobato (anti-herói da literatura brasileira),
expresso por meio de trouxa e roupa utilizada na logomarca, bem como pela grafia
650
651
Cachaça João Andante. Disponível em http:<//www.joaoandante.com.br/produtos>. Consulta em
21 de outubro de 2012.
Cachaça João Andante. Disponível em <http://www.joaoandante.com.br/era-uma-vez>. Consulta
em 21 de outubro de 2012.
203
da letra, que se chama “Monteiro Lobato”, remetendo ao interior e à simplicidade; à
figura folclórica de Juquinha, da Serra do Cipó, em Minas Gerais, representado
como uma figura mítica de andarilho.
A Diageo Brands B.V afirma que a marca João Andante seria uma
imitação de seu produto e marca Johnnie Walker:
Desenho 4
A embalagem e o recipiente da cachaça João Andante
Desenho 5
A embalagem e o recipiente do whisky Johnnie Walker
4.3 Como a jurisprudência norte-americana ofereceria elementos para o
julgamento do caso
Primeiramente, deve ser realizada a análise dos fatores de confusão.
Serão utilizados os treze fatores de confusão, que são os mais completos, conforme
204
articulado pelo Circuito Federal Norte-Americano, atentando-se para em que medida
a natureza paródica pode vir a afetar o teste.
4.3.1 Primeiro fator: a similaridade e a não similaridade entre as marcas em sua
inteireza, em relação a sua aparência, som, força, conotação e impressão comercial
4.3.1.1 Aparência
Primeiramente, não se comparam os produtos lado a lado. Isso é um erro
crasso, pois ignoraria a natureza de como os bens são percebidos em seu ambiente
de compra, associando-os incorretamente652. O que importa é como os bens são
percebidos no mercado e não pelas cortes.
A similaridade de design é nada mais do que um teste subjetivo realizado
pelo olho, isto é, a impressão geral da marca ou do trade dress, entendido como a
imagem imperfeita que remanesce na mente do consumidor653. Nessa impressão
geral, analisa-se o espaçamento, localização, ênfase, tamanho, layout, design, cor,
estilo, logotipo, conspicuidade654, legenda, bordadura e datilografia.655
Em relação à aparência, é preciso dizer que as embalagens possuem
uma impressão de conjunto inconfundível. As imperfeitas imagens mentais dos
produtos que remanescem na mente dos consumidores possuem tamanhos, formas
e bordaduras diferentes656; texturas de fundo diversas657; espectro de cores e tintas
652
Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc. 632 F.2d 817, 822 (9th Cir.1980); American Home Products
Corp. v. Johnson Chemical Co. 589 F.2d 103, 107 (2d Cir.1978).; James Burrough Ltd. v. Sign of
Beefeater, Inc. 540 F.2d 266, 275 (7th Cir.1976); e Fotomat Corp. [v. Cochran] 437 F.Supp. [1231]
at 1244 [D.Kan.1977].
653
DINWOODIE, Graeme B; JANIS, Mark D. Trade dress and design law. New York: Walter Kluwer.
2010, p. 224.
654
Clara qualidade ou visibilidade.
655
Cf. Packman v. Chi. Tribune, 267 F.3d 628, 60 U.S.P.Q. 2d 1245, 1255 (7th Cir. 2001) (diferença
no empacotamento, coloração, rotulação são fatores significativos); Patsy’s Brand v. I.O.B. Realty,
317 F.3d 209, 218, 65 U.S.P.Q.2d 1442 (2d Cir. 2003) (escrito, legenda, bordamento, localização
dos elementos de design e coloração).
656
Formato cilíndrico arredondado, oposto ao formato retangular. A garrafa é redonda, quase a
metade da altura da garrafa retangular.
657
Material endurecido e mais áspero, similar ao papelão, com uma tampa plastificada preta, oposto à
embalagem mais frágil e lisa, similar ao papel, do Whisky.
205
diferentes658; letramentos, datilografia e ênfases distintos659, bem como layout,
design, logotipo e conspicuidade diversas660. Assim, conforme julgado pela corte do
caso Procter & Gamble Co. v. Johnson & Johnson661, quando as dissimilaridades
são tão proeminentes, não haveria confusão em relação à aparência, desde que a
conclusão geral seja baseada na inteireza da impressão de conjunto das marcas,
mas não com base em seus elementos dissecados.662
Se fosse atribuído, ainda, um fator dominante de aparência em relação
aos consumidores, como as figuras de andarilhos, isso não autorizaria a confusão
de aparências entre as marcas, uma vez que a impressão permaneceria distinta, na
medida em que o fator dominante não é aplicado se as marcas, em sua inteireza,
portam significados comerciais diferentes. Por exemplo, no caso Shen663, o Circuito
Federal entendeu que as marcas Ritz, para cortinas de chuveiro, não seria
similarmente confusa à marca Ritz, para toalhas de banheiro, notadamente em
função da aparência, som e impressão comercial. Portanto, ainda que os bens
pudessem ser relacionados, as diferenças de impressão eram relevantes para evitar
uma probabilidade de confusão. Segundo a corte, enquanto uma marca transmitia a
imagem de sofisticação e riqueza, a outra invocava a imagem de labor manual, o
que não permitia um achado de similaridade de aparência. A impressão que as
imagens Johnnie Walker e João Andante enviam também é diferente – “mineiridade”
v. “eurocentrismo”, o que conjugado com as demais radicais diferenças de
aparência, não permite a atribuição de um elemento dominante às figuras de
andarilhos, rendendo ambas as aparências suficientemente distintas.
No caso Deluth News-Tribune v. Mesabi Publ. Co.664, por exemplo, a
corte, analisando o fator de similaridade entre as marcas dos jornais Deluth News-
658
Cor beije e marrom, oposta às cores preta, vermelha, verde e azul das embalagens do Whisky. A
letra da marca João Andante é vermelha em fundo beije, oposta à cor dourada da letra do whisky.
659
Enquanto a marca João Andante apresenta em bloco e em letras grandes o nome João Andante,
no centro do Andarilho, a marca Johnnie Walker apresenta seu nome em tamanho pequeno,
abaixo do andarilho. Enquanto a marca João Andante usa a fonte Monteiro Lobato, marca Johnnie
Walker uso uma fonte mais cursiva.
660
A marca João Andante apresenta um caixeiro viajante, com uma cidade histórica de Minas Gerais
no fundo e a presença de muinhos, enquanto que a marca Johnnie Walker apresenta um lord de
smoking sem imagens ao fundo.
661
485 F. Supp. 1185, 205 U.S.P.Q. 697, 708–09 (S.D.N.Y. 1979), aff’d without opinion, 636 F.2d
1203 (2d Cir. 1980).
662
Merriam-Webster, Inc. v. Random House, Inc., 35 F.3d 65, 32 U.S.P.Q.2d 1010, 1014 (2d Cir.
1994).
663
Shen Manufacturing Co. v. Ritz Hotel Ltd., 393 F.3d 1238, 73 USPQ2d 1350 (Fed. Cir. 2004).
664
84 F. 3d 1093 (8th Cir. 1996).
206
Tribune e Saturday Daily News & Tribune, decidiu que as marcas não seriam
similares, uma vez que:
Várias significativas distinções visuais diferem as duas marcas. Primeiro, na
marca do réu, as palavras “new” e “tribune” aparecem em diferentes linhas;
na marca do autor, as palavras “new” e “tribune” aparecem na mesma linha.
Em segundo lugar, o título do réu aparece em duas cores, i.e, vermelho e
preto; o título do autor aparece todo em preto. Além disso, o tamanho, o
estilo e o tipo de letra usada pelos jornais diferem. Cf. Esquire, Inc. v.
Esquire Slipper Manuf. Co., Inc., 243 F. 2d 540, 542 (1st Cir. 1957)
(concedendo peso à distintividade escrita para se evitar a probabilidade de
confusão) [...] Essas distinções parecem suficientes para notificar um
consumidor ordinário que os jornais originam de dois editores diferentes.665
Além disso, o preço de ambos os produtos indica que os consumidores
possuem um maior nível de educação e de inteligência cognitiva, pois se o produto é
caro e especial, o degrau putativo de cuidado dos consumidores relevantes aumenta
em relação ao grau considerado razoável. Da mesma forma, em relação ao
comportamento específico do produto de cachaça artesanal e uísque, há uma maior
experiência do consumidor com o produto e com a sua área de atuação. Isso indica
que os consumidores da cachaça e do uísque não são impulsivos, o que aumenta a
improbabilidade com que as imagens imperfeitas dos produtos sejam confundidas.
Considerando-se, portanto, a impressão realizada pelo olho, não há
confusão em relação à aparência. Esse fator, então, deve ser julgado em favor da
cachaça João Andante.
4.3.1.2 Som
Atribui-se menos peso ao fator sonoro e maior peso ao fator visual. O
fator sonoro é mais relevante nas hipóteses em que os consumidores realmente
pedem o produto pelo nome, ao contrário de encomendarem o produto por
processos que não envolvam falar o nome do produto. Considerando-se que a
cachaça é comercializada no website (desenho 3), esse fator tem uma importância
menor, pois o fator visual prepondera. De toda a sorte, a cachaça também é
comercializada em eventos e festivais de cachaçaria, e algumas lojas de revenda de
665
PORT, Kenneth L. Trademark law & Police. 2ed. Durham: Carolina Academic Press. 2008, p. 83.
207
cachaça, como no mercado central de Belo Horizonte. Nesses casos, o fator sonoro
também deve ser julgado a favor da cachaça João Andante, pois foneticamente os
nomes da cachaça e do uísque não possuem qualquer similaridade. Na análise
fonética, a comparação de sons inclui o ritmo, aliteração666, cadência e o padrão de
acentuação (acentos primários e secundários)667, o que não permite, nesse caso,
um achado de confusão:
Djonie Ualquer v. João Andante668
O argumento da Diageo de que João Andante seria uma tradução para a
língua portuguesa de sua marca deve ser igualmente rechaçado. De acordo, por
exemplo, com a corte do caso In re Sarkli, Ltd669, o Circuito Federal julgou que a
doutrina
dos
equivalentes
estrangeiros
deve
ser
contrabalanceada
pelas
dissimilaridades relacionadas à aparência, som e outros fatores das marcas.
Portanto, a corte permitiu o registro da marca Future na classe de programas de
computador, negando a oposição da marca Mirai, para a mesma classe, que em
japonês significa Future (futuro), sob a alegação de que os elementos radicalmente
diferentes das duas marcas não permitiriam a confusão. Da mesma forma, ao negar
a aplicação dessa doutrina, a corte considerou a sofisticação dos consumidores,
bem como explicitou que a marca Future não era popularmente tratada por Mirai.
De acordo com a corte do caso Palm Bay Imports, Inc. v. Veuve Clicquot
Ponsardin Maison Fondee en 1772670, a doutrina dos equivalentes não é uma regra
per se, devendo somente ser aplicada quando houvesse probabilidade de o
consumidor americano parar e traduzir a marca. Da mesma forma, essa doutrina
somente deve ser aplicada quando haja probabilidade de um significante número de
compradores prospectivos se engajarem na tradução.671
666
A aliteração é a figura de linguagem que consiste na repetição de determinados elementos
fônicos, ou seja, sons consonantais idênticos ou semelhantes.
667
Universal Money Ctrs., Inc. v. Am. Tel. & Tel. Co., 22 F.3d 1527, 30 U.S.P.Q. 2d 1930, 1933 (10th
Cir. 1994); G.D. Searle & Co. v. Chas. Pfizer & Co., 265 F.2d 385, 387, 121 U.S.P.Q. 74 (7th Cir.
1959).
668
Presume-se que a pronunciação é feita dessa forma, na medida em que o público alvo da cachaça
e do whisky, por ser mais rico e refinado, presumivelmente sabe pronunciar o inglês.
669
220 USPQ 111 (Fed. Cir. 1983).
670
396 F.3d 1369, 1377, 73 USPQ2d 1689 (Fed. Cir. 2005).
671
In re La Peregrina, 86 U.S.P.Q. 2d 1648, 1649 (T.T.A.B. 2008).
208
Os mesmo argumentos se aplicam aqui, uma vez que à tradução para a
língua inglesa, da marca João Andante, não é em qualquer momento percebida no
sentido da fonte de identificação dos bens, uma vez que essa inversão não é
popularmente realizada pelo consumidor brasileiro, exceto por aqueles que
entendem a paródia. Além disso, os demais elementos, radicalmente diferentes, da
embalagem e da marca, não permitem uma inferência ilícita. Assim, na medida em
que o grande público não para realizar a tradução do português para o inglês é
inaplicável a doutrina dos equivalentes estrangeiros.
É proibido, da mesma forma, focar-se em apenas um fator da marca, sem
levar em consideração os demais, quando a impressão de conjunto é radicalmente
diferente.
4.3.1.3 Força da marca
A conotação da marca é estabelecida por sua ordem de classificação:
fantástica, arbitrária, sugestiva, descritiva ou genérica. A marca Johnnie Walker se
classifica como uma marca arbitrária, possuindo distintividade inerente. Em segundo
lugar, a marca deve ser comparada em relação a outras existentes no mercado, com
o objetivo de saber se a mesma possui distintividade diferencial. A marca Johnnie
Walker possui distintividade diferencial. Em terceiro lugar, se analisa o sentido
secundário da marca, isto é, a extensão de sua existência e o número de
publicidades sobre a mesma.
Nesse ponto, no procedimento administrativo de nulidade, os titulares da
cachaça João Andante se opuseram à tentativa da Diageo Brands B.V de buscar o
reconhecimento de notoriedade ou alto-renome incidental de sua marca, uma vez
que não fez prova da notoriedade ou alto-renome, conforme estabelecem as
resoluções 051/77 e 110/04, do INPI672. Ainda que assim não fosse, a Convenção da
672
Essa última resolução foi posteriormente substituída pela resolução 123/05. A exigência de prova
não é somente uma questão brasileira. Nesse sentido, i.e, a decisão nos Estados Unidos do caso
Mother’s Restaurant Inc. v. Mother’s Other Kitchen, Inc, por meio da qual a TTAB – Trademark
Trial and Appeal Board – julgou que a linha de restaurante canadense não poderia proteger a sua
marca nos Estados Unidos quando os anúncios e as propagandas em conexão aos serviços não
foram comprovadas no território dos Estados Unidos, mas apenas no Canadá. Também no caso
Almacenes Exito S.A v. El Gallo Meat Market, Inc., o Second Circuit, nos Estados Unidos, julgou
209
União de Paris e o TRIPs requerem apenas que as partes contratantes protejam
marcas famosas de uma probabilidade de confusão673, o que não afasta a
necessidade de se estabelecer referida realidade pela Diageo Brands B.V.
Nas hipóteses de paródias de marcas, a fama de uma marca é
considerada uma das razões para a criação da paródia, sendo necessário conjurar a
linguagem paródica sobre a marca. De acordo com a corte do caso Jardache, uma
associação indenizável
[...] entre marcas é limitada a uma associação da fonte das marcas.
Associação das marcas para propósitos de paródia, sem a associação
correspondente dos manufaturadores, não macula ou se apropria da
goodwill do manufaturador dos bens de alta qualidade de produtos
similares.
Portanto, esse fator, nos casos de paródias, é invertido. Em tese, quanto
mais distintividade e distintividade diferencial a marca possuir, devido à natureza
paródica, menor será a probabilidade de confusão674, uma vez que mais evidenciada
a jocosidade é. A corte do caso Louis Vuitton julgou que “é aparente que uma
paródia efetiva vai efetivamente diminuir a probabilidade de confusão”. No mesmo
sentido, a decisão da corte do caso Spa’am.675
Isso basicamente significa que a natureza paródica de João Andante
comunica satisfatoriamente ao público, justamente em função de seu humor, que
673
674
675
que, embora a marca Exito fosse famosa para designar uma rede de supermercados na Colômbia
e na Venezuela, o fato de não haver provas de associação das marcas pelos consumidores
estadunidenses impedia a autora de lograr qualquer proteção. Assim, também no Japão, i.e, no
julgamento do caso DCC Coffe, a corte do distrito de Hiroshima decidiu que o nível de fama
necessário para uma marca ser protegida como notoriamente conhecida teria que ser superior a
30% do mercado alvo nacional japonês. Exigem as cortes japonesas provas do tempo de uso,
lugar do uso, quantidade de produtos, certificação ou transação e escala dos negócios (números
de lojas, quantidade de vendas, etc.), bem como método e freqüência de propagandas. Cf.
SUZUKI, Masaya. The trademark registration system in Japan: a firsthand review and exposition.
Marq. Intell. Prop. L. Rev., v. 5, p.166, 2001.
PORTE, Kenneth L. Trademark Law and Police. 2ed ed. Durham: Carolina Academic Press. 2008,
p. 474. O art. 6bis da CUP estabelece em relação às marcas notórias que: “os países da União
comprometem-se a recusar ou invalidar o registro [...] de marca [...] que constitua reprodução,
imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão...” Explica Moro que “merece destaque
também a questão da possibilidade de confusão, pois, sem esse requisito, em tese, não se deve
dar proteção mais ampla à marca notoriamente conhecida...” MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito
de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/96 e nos acordos internacionais. São
Paulo: RT. 2003, p. 173.
NASER, Mohammad Amin. Revisiting the philosophical foundations of trademarks in the US and
UK. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 2010, p. 201.
“Embora a marca SPAM seja indubitavelmente forte, um fato que iria ordinariamente pesar a favor
do autor, a corte concluiu que no contexto de uma óbvia paródia a força da marca do autor poderia
até mesmo favorecer o réu...” LAFRANCE, Mary. Understanding Trademark Law. 2ed ed. San
Francisco: Matthew Bender (LexisNexis). 2009, p. 263.
210
não é a marca Johnnie Walker ou que seria proveniente da mesma fonte de Johnnie
Walker. O caráter paródico afasta essa hipótese: trata-se de um jeca da roça, antiherói, com uma trouxinha de roupas nas costas. O jeca da roça, embora não seja
tão sofisticado como Johnnie Walker, um lord de bengala, caminha à brasileira do
mesmo modo porque bebe cachaça e não uísque. Esse valor artístico, por meio da
paródia, é protegido pelo direito à liberdade de expressão e pelo direito de autor.
Além disso, porque a marca Johnnie Walker é forte, a paródia realizada
não tem o poder de confundir as marcas; ao contrário, fortalece o caráter distintivo
da marca Johnnie Walker, justamente porque exagera as diferenças.
Essa realidade seria evidenciada ainda pela única prova sem substância
apresentada pela Diageo Brands B.V no processo administrativo de nulidade, isto é,
a suposta frase de um único consumidor na internet, que teria dito “João Andante, a
original! Se cuida Johnnie Walker”. O consumidor apresentado pela Diageo como
supostamente “enganado”, na realidade estava achando divertida a associação
paródica, mas jamais, em sã consciência, teria o mesmo pensado que os produtos
provinham de um mesmo centro ou que João Andante seria Johnnie Walker. O
consumidor claramente percebeu que inexiste qualquer patrocínio ou afiliação entre
as marcas, mas apenas um jogo paródico.
Isso significa que o consumidor não somente entendeu que os produtos
eram de diversas fontes, como achou divertido que uma cachaça apresentasse os
valores brasileiros em oposição aos valores europeus, elegendo um jeca da roça ao
invés de um lord. Isso é direito à liberdade de expressão, que não pode ser
suprimido pelo direito monopolístico do titular da marca, pois as linguagens
comunicativas que trazem valores para a sociedade brasileira devem ser
preservadas, uma vez que não há qualquer possibilidade de confusão.
Esse fator, portanto, é julgado em favor da cachaça João Andante, uma
vez que o seu efeito paródico é efetivo, isto é, as pessoas entendem a brincadeira.
4.3.1.4 Conotação
Conotação é estabelecida em relação ao sentido das marcas, como
percebidas no mercado. Ambas as marcas transmitem mensagens de andarilhos,
211
ainda que em contextos diversos. Há aqui uma possibilidade de associação entre as
marcas, mas uma associação comunicativa ou paródica. Conforme decidiu a corte
do caso Mattel, Inc., algumas marcas transcendem a sua linguagem puramente
comercial, tornando-se símbolos de uma cultura. Se apenas a simbologia é
comunicada ou parodiada, sem a existência de confusão, então essa seria uma
conotação aceitável. Se apenas a idéia de uma marca é utilizada, sem se usar a
marca no sentido da fonte de identificação, então uma conotação similar seria
aceitável.
A marca Johnnie Walker é certamente transcendente. Por exemplo, o site
Amazon.com vende camisas com paródias de Johnnie Walker676 na cadeira de
rodas. O motor de busca do Google, por exemplo, retorna várias imagens de
paródias de Johnnie Walker677. Em razão desse sentido transcendente, que não é
puramente comercial, deve-se dar grande importância à linguagem cultural.
Mais importante, o público consumidor, em certas instâncias, atribui um
significado cultural a uma marca; esse é o processo de atribuição de
sentido, que é um componente vital como meio do diálogo democrático; por
exemplo, no contexto em que as marcas são usadas como uma forma de
crítica, paródias, ou como portadoras de mensagens sociais ou políticas. A
atribuição de sentido às marcas, assim, é um aspecto da relação do público
678
com as marcas.
Da mesma forma, quando uma marca incorpora a identidade de outra
marca, de maneira que a identidade da marca incorporada é totalmente perdida, em
razão da mudança radical de seu arquétipo, como é o caso óbvio de paródias, a
conotação ilícita não se evidencia. Até mesmo em casos que não envolvam
paródias, se a perda da identidade da marca incorporada ocorre em razão da
alteração suficiente dos elementos do arquétipo, não haveria qualquer violação.
Nesse sentido, é o caso Miller Brewing Co. v. Premier Beverages, Inc.679, julgado
pela TTAB, no qual ficou estabelecido que a marca da ré Ol’Bob’s Miller, não
conflitava com a marca Miller, ambas para bebidas.
676
Amazon.com. Disponível em http:
<//www.amazon.co.uk/Johnnie-Walker-Parody-Walked-TShirt/dp/B006J1KXX8>. Consulta em 21 de outubro de 2012..
677
Google.com.
Disponível
em
<http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psyab&q=Johnnie+walker+parody+images&oq=Johnnie+walker+parody+images&gs_l=serp.3...7420.8
710.0.9340.4.4.0.0.0.0.370.690.32.2.0...0.0...1c.1.VSfv__b1J54&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_q
f.&fp=613435f7d6a1d0f5&bpcl=35466521&biw=1360&bih=566.> Consulta em 21 de outubro de
2012..
678
NASER, op. cit., p. 196.
679
210 U.S.P.Q. 43, 48–49 (T.T.A.B. 1981).
212
Além disso, a conotação deve ser estabelecida tendo-se em vista o
mercado. A possibilidade de a cachaça ser vendida por um mesmo distribuidor do
uísque é remotíssima, o que desautorizaria um achado de conotação que se
relacionasse à fonte de origem das marcas.
O mero fato de que as marcas
compartilham ideias ou elementos, ainda que dominantes, não é compelativo em
relação a um achado de probabilidade de confusão.680 A comparação é apropriada
quando feita tomando por base as impressões comerciais, isto é, como os
consumidores vêem a marca e como se lembram da mesma. Conforme será
analisado mais à frente, tendo por base esse fator, as impressões comerciais, dado
a forma específica de aquisição do produto e os canais de venda, não autoriza um
achado de confusão em relação à conotação. Além disso, qualquer confusão em
relação à conotação é elidida, tomando-se por base o efeito paródico das marcas.
Da mesma forma, historicamente, a cachaça é associada especificamente
à cultura brasileira, desde o século XVI, conforme explicou o presidente da Câmara
Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça, Vicente Bastos, durante a palestra
realizada no dia 13 de setembro, no encontro ‘Pequenas Doses, Grandes
Oportunidades’ em Brasília.681 Isso significa que há um passado conotativo
associando a cachaça às tradições brasileiras e não às tradições européias.
Nesse sentido, esse fator também deve ser julgado favoravelmente à
cachaça João Andante.
4.3.1.5 Impressão comercial
O resultado da impressão comercial é soma dos fatores precedentes.
Analisando-se todos os fatores anteriores, como aparência, som, força da marca e
conotação, a preponderância dos mesmos é a favor da cachaça João Andante,
ainda que a marca do uísque possa ser considerada de natureza forte.
680
681
Gen. Mills, Inc. v. Kellogg Co., 824 F.2d 622, 627, 3 U.S.P.Q.2d 1442, 1445 (8th Cir. 1987).
Os
desafios
da
cadeia
produtiva
da
cachaça.
Disponível
em
<http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/629CA9A17306F8318325791E004211F0/$File/
NT0004652A.pdf> Consulta em 27 de outubro de 2012..
213
4.3.2 A similaridade ou dissimilaridade e a natureza dos bens ou serviços como
descrito na aplicação ou no registro ou, ainda, em conexão com a marca anterior em
uso
Em regra, quanto mais similares são dois produtos, maior será a
possibilidade de confusão. Mesmo que não haja competição direta entre os
produtos,
se
existem
outras
formas
de
associá-los
comercialmente
ou
conjuntamente, então a probabilidade de confusão aumentaria.
Por exemplo, os produtos poderiam ser relacionados em relação ao
gênero (bebidas destiladas) ou à finalidade (bebida alcoólica). Todavia, os produtos
também podem ser distinguidos em termos de: a) origem diversa; b) não
complementaridade; e c) ausência da mesma matéria prima. Embora a classe de
registro de ambos os produtos não seja a mesma, elas podem vir a colidir, de acordo
com o parâmetro de registro.682 Todavia, o princípio da especialidade é dinâmico e
não estático. O registro somente deve servir de parâmetro, o que pode vir a ser
contestado pela natureza específica do comportamento dos produtos, conforme
ocorre no mercado. Portanto, o que deve ser analisado é se esses produtos teriam
um comportamento especializado ou não, na medida em que, proceder em sentido
contrário, implicaria em uma metodologia falsa e fantasiosa.683
Por exemplo, no caso Vuitton, a corte entendeu que o mercado de bolsas
de luxo de Vuitton não seria similar ao mercado de bolsas de cachorros, que eram
revendidas pela ré, portando a paródia da marca. Assim, mesmo que os produtos
pudessem ser relacionados em termos de mesma classe ou origem, isto é, bolsas, a
corte entendeu que o comportamento especializado de cada mercado não solaparia,
o que inadmitira a possibilidade de confusão. Da mesma forma, no caso Tommy
Hilfiger, a corte entendeu que o produto de perfume comercializado pela Tommy não
682
683
Classe NCL (9) 33 (“bebidas alcoólicas (exceto cervejas)” v. 35:10 – “bebidas alcoólicas e não
alcoólicas, xaropes, sucos, gelos e substâncias para fazer bebidas e para gelar bebidas, xaropes e
concentrados”.
Esse tipo de metodologia falsa é aplicada pela TTAB, ao contrário dos demais Circuitos, uma vez
que a TTAB somente analisa a natureza dos bens, conforme descrito no registro e presume que,
se os produtos são similares no registro, então seriam similares no mercado automaticamente,
como parâmetro para se verificar a confusão. Uma vez que isso é completamente grotesco e
desconexo, adotar-se-á o enfoque dos demais Circuitos sobre a questão, que verificam a
realidade do mercado. Cf. Canadian Imperial Bank v. Wells Fargo Bank N.A, U.S.P.Q 2d 1813
(Fed. Cir. 1987); In re William Hodges & Co. 190 U.S.P.Q 47 (TTAB 1976). Isso também é
justificado pela resolução 051/77, do INPI, a qual estabelece que deve ser verificado se há
especialização de mercado ou não.
214
colidiria com o mercado de perfumes para cachorros da ré, portando a marca
parodiada da autora. Mesmo que ambos os produtos fossem idênticos, como o
perfume, isso não seria suficiente para determinar um achado de probabilidade de
confusão, dado a natureza específica de cada mercado. Da mesma forma, a corte
do caso Jardache, mesmo que ambas as litigantes comercializassem calças jeans,
entendeu que a natureza paródica da marca não permitiria um achado de confusão,
pois os produtos não se relacionariam em termos de fonte de origem.
Esses casos demonstram claramente que o que deve ser verificado é a
natureza específica do que ocorre no mercado, isto é, a realidade e não se
engendrar possíveis associações entre “gêneros” que não levem em consideração
essa realidade. Conforme decidiu a corte do caso Musingwear, Inc. v. Jockey
International684, “a determinação de quais produtos devem ser comparados é
realizada por meio da referência de como os consumidores irão encontrar os dois
produtos”, isto é, como os produtos são encontrados no mercado e as circunstâncias
que cercam a compra.685
A cachaça João Andante faz parte de um grupo de cachaças
artesanais686, bem mais restrito do que as cachaças premium e as cachaças
comuns, o que atrai um mercado mais seletivo, com consumidores mais sofisticados
e exigentes. Isso porque, conforme pesquisa realizada pela COOCACHAÇA estimase “do total produzido de cachaça no mercado nacional, 70% seja representado pela
cachaça industrial (980 milhões de litros) e 30% pela cachaça de alambique”.687
Conforme explicou o presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva
da Cachaça, Vicente Bastos, durante a palestra realizada no dia 13 de setembro, no
encontro ‘Pequenas Doses, Grandes Oportunidades’ em Brasília,
O perfil dos consumidores de cachaça é constituído por um público
masculino na faixa etária acima dos 40 anos, predominantemente das
684
31 U.S.P.Q. 2d 1146 (D. Minn.), aff’d, 39 F. 3d 1184 (8th Cir. 1994).
Lindy Pen Co., Inc. v. Bic Pen Corp., 725 F. 2d 1240 (9th Cir. 1984).
686
De acordo com a pesquisa realizada pela ESPM, a cachaça artesanal se difere da cachaça
premium, uma vez que é criada em alambiques, enquanto que as cachaças premium são obtidas
por destiladores de coluna, também conhecidos por “destiladores contínuos”. Além disso, as
cachaças artesanais utilizam plantações próprias, sem agrotóxicos e a colheita é manual e sem
uso
de
queimadas,
ao
contrário
das
cachaças
premium.
Disponível
em
<http://www.sebrae.com.br/setor/derivados-de-cana/cachaca/mercado/nobrasil/integra_bia/ident_unico/1415> Consulta em: 21 de outubro de 2012..
687
Fonte: COOCACHAÇA (Cooperativa de Produção e Promoção da Cachaça de Minas Gerais).
Cachaça artesanal: mercado atual. Site institucional. Belo Horizonte, 2007. Disponível
em:<http://www.coocachaca.com/artesanal_mercado.html>. Consulta em: 15 fevereiro 2007.
685
215
classes C e D. O consumo pelas classes A e B acontece na maior parte
através das caipirinhas e das batidas de frutas. A faixa de preços de
comercialização da garrafa está situada entre R$ 3,00 e R$ 8,00.688
Esse dado é interessante. Em primeiro lugar, revela como o consumidor
da cachaça João Andante difere-se do grande público consumidor de cachaças das
classes C e D, uma vez que seu produto é vendido por R$48,00 e não pela média do
preço de venda de outras cachaças, que variam entre R$ 3,00 a R$ 8,00. Trata-se,
portanto, de um público muito mais sofisticado e experiente com o produto.
Igualmente, esse dado revela que a cachaça João Andante também não é
consumida por qualquer pessoa da classe A e B, na medida em que estas classes
geralmente bebem a cachaça misturada às batidas de frutas e ou com caipirinhas. É
somente um grupo menor dos consumidores, das classes A e B, que realmente
consome a cachaça tal como comercializada, o que indica a presença de um
mercado bem mais especializado, dentro de outro mercado especializado, de
produtos diferenciados.
Além disso, não se utiliza uma cachaça dois anos armazenada em tonéis
de Amburana e mais um ano em barris de carvalho, como é o caso da cachaça João
Andante, em caipirinhas ou batidas de frutas. Consome-se pura. Simplesmente esse
produto não é direcionado a esse mercado, o que mais uma vez demonstra a sua
especialidade. Da mesma forma, demonstra a enorme dificuldade com que esse
produto seria comercializado em bares ou restaurantes, uma vez que, não sendo
usado em caipirinhas ou em batidas, dificilmente teria utilidade para restaurantes e
bares não especializados em bebidas, onde a venda da caipirinha e de batidas
representou o maior crescimento da venda de cachaças, com 75% das vendas e
89% do faturamento, conforme indica a pesquisa da SEBRAE/ESPM.689 Assim, a
natureza do produto é claramente especializada. Nas batidas ou caipirinhas, utilizase a cachaça prata (não industrializada, não artesanal, não envelhecida) em razão
do custo-benefício. É um derperdício utilizar a cachaça artesanal nesse caso, em
função do sabor, que se perde em decorrência de outros ingredientes.
688
689
Os
desafios
da
cadeia
produtiva
da
cachaça.
Disponível em
NT0004652A.pdf> Consulta em: 27 de outubro de 2012..
Cachaça
Artesanal:
estudos
do
mercado
SEBRAE/ESPM.
Disponível em
<http://201.2.114.147/bds/bds.nsf/B142F005A221FDB0832574DC00457C09/$File/NT0003905E.p
df> Consulta em: 26 dezembro de 2012.
216
Esses dados são suportados pelo estudo da SEBRAE/ESPM, que explica
que a maior parte dos consumidores de cachaça é de baixa renda, diferindo-se,
portanto, dos consumidores da cachaça João Andante e dos locais em que essas
bebidas são geralmente disponibilizadas:
A média de aquisição domiciliar per capita de aguardente ficou na faixa de
216 ml, com maior concentração na faixa de renda entre 400 e 600 reais,
com aquisição média de 304 ml. Esses dados reforçam o diagnóstico de
que o grande volume de consumo da bebida se dá em pontos de dose e via
aquisição no atacado e varejo.690
Além disso, a cachaça e o uísque não são bebidas complementares, isto
é, não são bebidas pedidas ou consumidas conjuntamente691, o que também indica
a diferença entre os produtos. Também não são bebidas que competem entre si, na
medida em que o mercado de destilados é dominado pela venda da cachaça692 e
pelo fato de que os principais concorrentes da cachaça são a grappa, a tequila e o
rum.693 Isso é corroborado pelo fato de que, no estudo do SEBRAE/ESPM, o uísque
sequer é citado no tópico “rivalidade”:
Quanto aos fabricantes de outros destilados, sua ação no mercado
prejudica o desempenho da cachaça por serem uma alternativa no
momento e no local do consumo, seja de forma pura, seja em forma de
drinques. A escolha entre cachaça e vodca, por exemplo, não está
relacionada exclusivamente às características da bebida, e sim fortemente
ao seu papel na composição de um drinque: caipirinha versus
694
“caipiroska”.
A política de preços, a cobertura de distribuição, a força da marca e os
investimentos em comunicação e promoção interferem na presença e no
consumo da cachaça artesanal nos pontos de venda e de dose. A forte
presença de outras bebidas, como a cerveja, vinho ou saquê, constitui uma
690
691
692
693
694
Cachaça
Artesanal:
estudos
do
mercado
SEBRAE/ESPM.
Disponível em
De acordo com a pesquisa realizada pelo ESPM a bebida complementar à cachaça é a cerveja e
não
o
whisky.
Disponível
em
<http://www.sebrae.com.br/setor/derivados-decana/cachaca/mercado/no-brasil/integra_bia/ident_unico/1435> Consulta em: 21 de outibro de
2012.
De acordo com a Revista Indústria de Bebidas, 80% do mercado de destilados é dominado pela
venda de cachaças, sendo que os 20% restantes são disputados entre conhaque, uísque, vodca,
rum,
gim,
vermute
e
licores.
Disponível
em
<http://www.industriadebebidas.com.br/aguardente.php> Consulta em: 21 de outubro de 2012.
Os
desafios
da
cadeia
produtiva
da
cachaça.
Disponível
em
NT0004652A.pdf> Consulta em: 27 de outibro de 2012.
Contrariamente à vodka, o whisky não é utilizado para realizar qualquer drink, sendo geralmente
consumido puro, o que também inadmitiria a possibilidade de confusão.
217
concorrência com vários aspectos, desde uma forma ampla, devido à
distribuição e ao hábito de consumo consolidado (por exemplo, a cerveja),
até uma forma mais específica e ligada a um modismo, decorrente do
ambiente e do público-alvo (como no caso do saquê e dos drinques feitos a
695
partir dele).
O estudo, portanto, lista a vodka, o saquê, o vinho e a cerveja como
potenciais substitutos da cachaça, mas não o uísque. Além disso, a cachaça e
uísque não são similares, na medida em que a matéria prima de ambos é
diferente.696 Finalmente, em relação à forma de consumo e o clima que impacta o
consumo, há diferenças significativas em relação ao uísque, conforme demonstra a
pesquisa do Sebrae/Espm:
Momentos de consumo de bebida alcoólica: A cachaça, em geral, é
consumida na forma de caipirinha e/ou em momentos onde a proposta
principal não é o consumo de refeições completas (como exceção, poderia se
considerar a comida mineira, abordada à frente). Assim, seu consumo é mais
freqüente em happy hours, comemorações ou “baladas”. O hábito de
consumir cachaça artesanal, principalmente as de melhor qualidade, tem sido
estabelecido ou em pontos de dose voltados a um público de maior poder
aquisitivo ou por meio de confrarias, degustações dirigidas (normalmente
realizadas em cachaçarias) e grupos de harmonização (por exemplo: cachaça
e charutos).
Consumo de bebida alcoólica x alimentação: O tipo de culinária e de
restaurante são fortes influenciadores quanto à bebida consumida, criando
moda e estabelecendo tendências. Nesse sentido, deve-se considerar a
tradição, os hábitos de consumir determinados alimentos junto com bebidas
específicas, como é o caso da associação do vinho à culinária italiana.
Consumo de bebida alcoólica em função do clima: O aumento da
temperatura pode estimular o consumo de bebidas que são consumidas
geladas - como a cerveja – em detrimento do consumo das chamadas
bebidas quentes, onde se enquadram os destilados.697
Esses dados da pesquisa são relevantes. Em primeiro lugar, o consumo
de cachaça em restaurantes está associado à comida mineira (feijoada),
695
696
697
Os
desafios
da
cadeia
produtiva
da
cachaça.
Disponível
em
NT0004652A.pdf> Consulta em: 27 de outubro de 2012.
De acordo com o estudo da SEBRAE, a cachaça é definida como: “a denominação típica e
exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de trinta e oito a
quarenta e oito por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida pela destilação do mosto
fermentado de cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada
de açúcares até seis gramas por litro, expressos em sacarose.” Id. Da mesma forma, o Decreto nº
4.072 de 3.01.2002, no art. 91, §1º, define cachaça como “a denominação típica e exclusiva da
aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de trinta e oito a quarenta e oito
por cento em volume, a vinte graus Celsius e com características sensoriais peculiares”.
Os
desafios
da
cadeia
produtiva
da
cachaça.
Disponível em
218
concentrados, na maior parte, em Minas Gerais, o que difere do consumo de uísque
nos demais restaurantes. Não é tradicional comer comida mineira com o uísque e,
sendo a harmonização pelo restaurante estabelecida em função da tradição, a
confusão se torna menos provável ainda. Depois, o consumo de cachaça que não
envolva caipirinha está associado com eventos da classe “exclusiva”, isto é, eventos
específicos de confraria de cachaças e grupos de harmonização, aonde
efetivamente os consumidores não vão para consumir uísque. Em terceiro lugar, o
clima brasileiro quente e as épocas de calor influenciam na diferenciação entre as
bebidas, na medida em que quanto mais quente, menor o consumo de cachaça e
maior o consumo de uísque, geralmente servido com gelo.
Portanto, conclui-se que a natureza distinta dos produtos elide a
possibilidade de confusão.
Compare esse conjunto de fatos com a decisão da TTAB no caso John
Walker & Sons v. Tampa Cigar Company698:
Uísque e cigarros são proximamente relacionados em distribuição e uso.
Hotéis, restaurantes, e bares provém cigarros bem como uísque para os
seus hóspedes e consumidores. Imagens de Johnnie Walker fumando
cigarro têm sido usadas nas propagandas de Johnnie Walker. Cinzeiros e
livros de jogos com o nome e figura de Johnnie Walker têm sido usados [...]
O uso do réu da marca do autor em cigarros é provável de causar confusão
e engano ou de enganar os compradores em relação à fonte ou ao
patrocínio dos cigarros...
Esse caso, julgado pela TTAB é totalmente diferente do caso ora em
análise. Naquele caso, a ré usava a marca Johnnie Walker para comercializar
cigarros.
A
corte
entendeu
que
como
os
cigarros
eram
consumidos
concomitantemente com o uísque em lugares em que esses produtos eram
procurados conjuntamente, haveria probabilidade de os consumidores confundirem
os produtos, principalmente pelo nome idêntico. Todavia, no presente caso, não há
essa complementaridade, similaridade de canais ou compradores, pois os pontos de
relevância entre os casos são totalmente distintos.
Compare o caso John Walker & Sons v. Tampa Cigar Company com o
caso Schnley Distillers, Inc. v. General Cigar Co, Inc.699, no qual a autora tentou
emplacar o mesmo argumento do caso John Walker. Nesse caso, todavia, referido
698
699
124 F. Supp. 254 (1954).
427 F. 2d 783 (1970).
219
raciocínio foi desprezado pela corte, pois ficou entendido que a tequila não teria
qualquer relação ou complementaridade com cigarros! Compare o caso John Walker
& Sons com o caso In re Coors Brewery Company700, por meio do qual o Circuito
Federal, referendando a decisão da TTAB, decidiu que a cerveja Blue Moon não
conflitaria com a mesma marca para a classe de vinhos: “sob a luz da decisão da
mesa (TTAB) que não há probabilidade de confusão entre a marca registrada Blue
Moon para vinhos e o design e Blue Moon da marca Coors para cerveja [...]” Mesmo,
portanto, que essas bebidas pudessem ser achadas nas mesmas lojas de
revendedores, a diferença entre a natureza dos produtos elidiria a confusão, mesmo
que considerado ambos os produtos como bebidas fermentadas.
Compare, igualmente, essa decisão com a decisão em Jim Beam Brands
Co. v. Beamish & Crawford Ltd.701, no qual a TTBA, o Circuito Federal e
posteriormente o 2º Circuito estabeleceram que cerveja preta (staut) e uísque não
constituiriam mercados similares, para as marcas Beam e Beamish, ainda que
pudessem ser vendidas pelos mesmos revendedores e encontradas em alguns
outros lugares semelhantes. Nesse caso, todavia, o Circuito Federal, ao rever a
decisão da TTAB, que não havia impedido o registro da marca Beamish, reformou a
decisão sob a alegação de que a aparência geral e a pronunciação das marcas
causariam confusão, todavia, sem mudar o achado da TTAB de que os mercado de
cerveja preta e uísque seriam diferentes. Mesmo não tendo a sua marca registrada,
a Beamish continuou a comercializar o seu produto, o que motivou a propositura da
ação pela Jiam Beam contra a Beamish. Analisando a questão, o 2º Circuito julgou
que a decisão do Circuito Federal não constituiria uma res judicata, na medida em
que aquele circuito compara os produtos conforme a classe de registro, apontando,
assim, que em relação às ações de infração, existem outras considerações a serem
feitas em relação ao mercado dos produtos.
Compare essa decisão com aquela proferida na União Européia, no caso
Mustafa Yilmaz v OHIM702, por meio da qual a Court of First Instance (CFI),
renomeada para General Court pelo Tratado de Lisboa, decidiu que a marca
“Matador”, para tequila, não se confundiria com a marca “Matador”, para cervejas. O
importante, nesse caso, são os argumentos utilizados pela Corte para desqualificar
700
343 F.3d 1340 (2003).
937 F.2d 72960 USLW 2076, 19 U.S.P.Q. 2d 1352.
702
Caso T-584/10, 3 Out. 2012.
701
220
os mercados enquanto similares, que podem ser mutatis mutandis aplicados ao caso
João Andante:
A esse respeito, deve se manter em mente, em particular, que, enquanto os
produtos comparados no presente caso pertencem a mesma categoria geral
de bebidas, e mais especialmente na categoria de bebidas alcoólicas, eles
são diferentes em particular em relação aos seus ingredientes,
métodos de produção, cor, cheiro e gosto, com o resultado de que o
consumidor médio os percebe ser diferentes em natureza. Esses bens
não são normalmente apresentados nas mesmas instantes em áreas de
supermercados e outros outlets que vendem drinques. [...] Enquanto
seja verdade que esses bens sejam consumidos nos mesmos lugares,
nas mesmas ocasiões e satisfaçam as mesmas necessidades – por
exemplo, o gozo do drinque durante uma refeição ou como um
aperitivo – o fato remanesce de que eles não pertencem a mesma família
de bebidas alcoólicas e que os consumidores percebem ambos como
dois distintos produtos [...]
A existência de coquetéis alcoólicos com bebidas misturadas com outro
álcool, em particular a tequila, não remove as diferenças entre os bens
referidos acima, já que é verdade que muitos drinques não são similares
(ver, para esse efeito, rum e cola caso T-296/02 Lidl Stiftung v OHIM –
REWE-Zentral (LINDENHOF) [2005] ECR II-563, parágrafo 57).
Além disso [...] esse fato não significa que os bens em questão são
complementares. Bens complementares são bens que são
aproximadamente conectados no sentido de que um é indispensável
ou importante para o uso de outro (Caso T-169/03 Sergio Rossi v OHIM –
Sissi Rossi (SISSI ROSSI) [2005] ECR II-685, parágrafo 60). No presente
caso, as bebidas alcoólicas cobertas pela marca aplicada não são nem
indispensáveis nem importantes para o uso de cervejas e vice versa
[...]
Em relação ao fato de que os bens em questão no presente caso estão em
competição com cada qual, a Corte considera que há significativamente um
menor degrau de competição do que aquele achado em relação a cervejas
e vinhos [...] A corte considerou [...] que vinhos e cervejas são, em certo
contexto, em competição com cada qual com base em que, em
concordância com a jurisprudência da Corte de Justiça concernente às
áreas outras que o registro comunitário, vinhos e cervejas são, em certa
extensão, capazes de atingir necessidades idênticas, o que significa que
certa medida de mútua substitutibilidade deve ser reconhecida. Contudo, a
Corte de Justiça afirmou, como a Corte Geral apontou, que, em vista de
significantes diferenças de qualidade – e, igualmente, no preço – entre
cervejas e vinhos, a relação competitiva decisiva entre cerveja, uma
bebida popular e amplamente consumida, e o vinho deve ser estabelecida
pela referência àqueles vinhos que são os mais acessíveis para o
público, isto é, falando geralmente, a menor do preço de variedades
(Caso 356/85 Commission v Belgium [1987] ECR 3299, parágrafo 10; ver,
também, Caso 170/78 Commission v United Kingdom [1983] ECR 2265,
parágrafo 8; e Caso C-166/98 Socridis [1999] ECR I-3791, parágrafo 18) As
bebidas alcoólicas cobertas pela marca aplicada são, em geral,
significativamente fortes e consideravelmente mais caras que “aqueles
vinhos que são mais acessíveis para o público em geral”, com o
resultado de que os achados da Corte não são aplicados para o presente
caso.
221
Compare, finalmente, todos esses julgamentos, com a decisão proferida
no caso Indústria e Comércio de Aguardente Menago v. Havana Club Holding S/A e
Instituto Nacional de Propriedade Industrial703, no qual a autora, ingressando com
ação de natureza mandamental contra as rés, buscou obter a autorização judicial
para invalidar o ato administrativo n. 814.976.310 do INPI, com o objetivo de obrigar
a autarquia a efetuar o registro da marca “HAVANA” na classe 33 (antiga classe
35.10) e reconhecer o seu direito ao uso da referida marca para designação da
aguardente de cana e açúcar – cachaça – que fabrica, engarrafa e distribui. A
primeira ré se opôs ao registro, alegando que a utilização da marca nominativa
Havana, pela autora, para cachaças, conflitaria com a utilização da marca Havana,
para runs. Segundo o juiz, todavia,
[...] embora o produto da AUTORA – cachaça – e o da PRIMEIRA RÉ – rum
– concorram, em sentido amplo, em um mesmo segmento de mercado, qual
seja, o de bebidas alcoólicas, não vislumbro, no caso, possibilidade de
colidência entre as marcas capaz de gerar erro, dúvida ou confusão entre
os consumidores das referidas bebidas.
A meu ver, a semelhança entre rum e cachaça limita-se ao fato de serem
bebidas alcoólicas obtidas a partir da cana-de-açúcar, o primeiro a partir da
destilação do melaço, a segunda, da “garapa”. De resto, são bebidas que
guardam entre si diferenças suficientemente relevantes para afastar o risco
de haver confusão entre os consumidores dos dois produtos.
[...]
na verdade, as diferenças entre rum e cachaça vão bem além do fato de
serem obtidas a partir de subprodutos diversos da cana-de-açúcar (melaço
e “garapa”), pois se distinguem também por suas graduações alcoólicas,
processos de fabricação e outras características peculiares.
Ademais, a reforçar a procedência da ação, tenha-se em vista o fato de a
AUTORA ser produtora de uma das cachaças de maior excelência do País,
conforme ostensivamente afirmado na inicial e demonstrado pelo farto
material probatório juntado aos autos, sendo por isso objeto de consumo
por uma parcela restrita de clientes do mercado de bebidas alcoólicas,
formada, em regra, por pessoas de maior poder aquisitivo e de maior
esclarecimento quanto ao assunto.
O mesmo pode ser dito do rum ofertado pela PRIMEIRA RÉ, já que se trata
de produto de procedência estrangeira e, segundo é possível inferir do
exame dos documentos acostados ao feito, de qualidade notadamente
reconhecida no mundo inteiro como superior. Assim sendo, é possível
deduzir, sem risco de erro, que também se trata de produto com maior valor
de comercialização e, portanto, que concorre em uma diminuta e especifica
faixa do mercado de bebidas alcoólicas brasileiro, constituída por um
público que dificilmente será induzido a erro pela coexistência dos produtos
703
Sentença. Justiça
Federal
de
1º grau em Minas Gerais, 08ª Vara. Processo n.º
2008.38.00.028358-2. Juiz Renato Martins Prates. 02 de junho de 2011.
222
da AUTORA e da PRIMEIRA RÉ, mesmo se ambas utilizarem a marca
“HAVANA”.
Conclui-se, pois, que somente um consumidor muito desatento de um dos
dois produtos poderia adquirir uma garrafa de aguardente fabricada pela
AUTORA com nome “CACHAÇA HAVANA” acreditando se tratar do rum
“HAVANA CLUB” produzido pela PRIMEIRA RÉ ou vice-versa.
Por insuficientes que sejam as classificações do INPI, não é preciso ser um
grande especialista, um “conaisseur” de bebidas, para distinguir cachaça do
rum, ainda que ambas constituam destilados da cana de açúcar
Algumas cortes norte-americanas também atribuem menor peso à
liberdade de expressão quando a paródia é criada no rótulo de outro produto,
enquanto outras cortes, como as do caso Jardache, Tommy Hilfiger e Vuitton,
verificam se o efeito paródico é suficiente para distinguir as marcas, pouco
importando se a paródia é comercial ou não-comercial/editorial.
Todavia, conforme analisado no item 3.2.1 e 3.2.2, a cachaça deve ser
considerada como uma paródia não-comercial, uma vez que faz mais do que propor
uma “transação comercial”, conforme articulado pela doutrina da Suprema Corte
Norte-Americana acerca da liberdade de expressão. A marca comunica, para além
da venda, uma mensagem de crítica e de paródia, constituindo-se em um discurso
misto, não puramente comercial. Os valores europeus do uísque são criticados. Não
são somente os apreciadores de uísque que podem “continuar a andar”; ao
contrário, o jeito quieto, verdadeiramente mineiro, de um jeca da roça, seria tão bom
quanto e sem a necessidade de todo o requinte europeu. Trava-se uma batalha de
sentidos, em que a mineiridade é oposta ao eurocentrismo, em que o jeito “besta e
metido” de um apreciador de uísque é oposto à simplicidade despretensiosa de um
apreciador de cachaça. Em outras palavras, a marca João Andante está dizendo:
“vocês se julgam tão melhores assim que o resto do mundo? Até mesmo um jeca
pode caminhar melhor do que vocês”.
Ainda que o rótulo fosse considerado discurso comercial, conforme
sustentado anteriormente, a natureza puramente especulativa e nociva da diluição
não poderia prevalecer sobre um discurso comercial não-conflituoso de informações,
sob pena de violação ao princípio da liberdade de expressão. De acordo com o juiz
do caso Havana, essas considerações pesam fortemente em relação à cachaça:
Merece menção ainda o disposto no § 1º do art. 216 da Constituição da
República, que criou para o Poder Público o dever de promoção e proteção
223
ao patrimônio cultural brasileiro, nele incluindo “as formas de expressão” e
“os modos de criar, fazer e viver” de nosso povo (incisos I e II) [...]
Atente-se, quanto a esse aspecto, para o fato de a história da cachaça estar
intrinsecamente ligada à história de nosso país, sendo que sua origem
remonta aos tempos do Brasil Colonial. Não por acaso é hoje reconhecida,
no mundo inteiro, como produto genuinamente brasileiro e como um dos
elementos mais representativos de nossa cultura no exterior, ao lado do
futebol e do samba.
[...]
Assim, a cachaça, como bebida brasileira, tem sua história própria, ligada
às raízes da nossa nação. Assim como a vodka liga-se à história russa, o
uísque à história da Escócia e o rum à dos povos caribenhos. Sabor, cultura
e história dão as notas que distinguem claramente rum da cachaça, pelo
que constituiria um rematado desatino, que nem de um embriagado se
concebe, tomar-se um pelo outro.
Outrossim, a se permitir aqui um certo provincianismo, é a cachaça mineira
a que goza da melhor reputação por sua excelência e são os mineiros, entre
os brasileiros, os que mais prezam a bebida. E todos sabem da boa fama
da cachaça do norte mineiro, especialmente de Salinas, terra da “Havana”.
Portanto, esse fator também deve ser julgado em favor da cachaça João
Andante.
4.3.3 A similaridade ou não similaridade dos canais de troca estabelecidos e que
provavelmente continuarão a existir
A possibilidade de confusão é maior onde os produtos sejam vendidos
nos mesmos locais ou por meio dos mesmos revendedores. Da mesma forma,
quanto mais improvável for a possibilidade de o autor expandir os seus negócios
para o mercado do réu, menor probabilidade haverá de confusão. Da mesma forma,
quanto mais dissimilares os canais de venda, mais improvável a possibilidade de
confusão.
Locais de venda: a cachaça João Andante é vendida exclusivamente por
seus titulares no website de sua propriedade. Da mesma forma, a cachaça é
vendida e exposta em festivais exclusivos de cachaçaria. Por último, terceiras partes
compram a cachaça do website e buscam revendê-la em lojas de cachaça, como as
que existem, por exemplo, no mercado central de Belo Horizonte. O uísque é
224
vendido em supermercados, lojas de bebida, bares704, boates e postos de gasolina.
A probabilidade de que a cachaça e o uísque sejam vendidos por um mesmo
revendedor é extremamente remota, ainda que possível, pois a cachaça João
Andante não é utilizada em caipirinhas ou batidas. Todavia, uma chance remota não
autoriza um achado de confusão, conforme decidiu a corte do caso Pillsbury Co:
Da mesma forma, conforme julgou a corte do caso Musingwear, Inc. v.
Jockey International706, a natureza de um produto pode fazer com que dois produtos
sejam vendidos em localidades relativamente próximas, mas isso seria em razão das
decisões do mercado e não em função da escolha dos titulares, o que não poderia
penalizá-los. Portanto, se eventualmente a cachaça ou o uísque viessem a ser
vendidos por um mesmo restaurante que tivesse comprado ambos, isso não seria
suficiente. A corte do caso Musingwear, justamente em função dessa circunstância,
deu pouco peso à prova apresentada pela autora de que, pelo menos em uma
ocasião, os produtos teriam sido vendidos por revendedores lado a lado. Isso,
todavia, como entendeu a corte, seria uma conseqüência do mercado e não da
atuação dos litigantes.
Da mesma forma, conforme elucida a palestra do presidente da Câmara
Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça, Vicente Bastos,
No que diz respeito à distribuição, destaca-se o pouco preparo da força de
vendas. Atualmente, o setor enfrenta dificuldades para colocação dos
produtos em grandes redes de supermercados. O Ibrac revela que as
associações e cooperativas representam uma importante vantagem
competitiva para as empresas.707
704
Ainda que ambas fossem vendidas em bares seriam pedidas pelo nome, o que reduziria a
probabilidade de confusão.
705
706
th
31 U.S.P.Q. 2d 1146 (D. Minn.), aff’d, 39 F. 3d 1184 (8 Cir. 1994).
707
Os
desafios
da
cadeia
produtiva
da
cachaça.
Disponível
em
225
Isso reforça a prova de que os locais de venda da cachaça não são os
mesmos do que os do uísque, na medida em que o setor tem dificuldade de
expandir para supermercados e redes convencionais de venda, tendo pontos mais
restritos e específicos de acesso, como é o caso da cachaça João Andante.
Conforme julgou a antiga CCAP, no caso Federated Foods v. Fort Howard
Paper Co.
708
o fato de que os produtos poderiam ser achados em grandes lojas de
venda não seria suficiente para estabelecer a confusão, caso que passou a ser
aplicado como paradigma pela TTAB.
De acordo com a pesquisa do Sebrae/ESPM, as lojas especializadas de
bebida têm:
[...] participação de 28% no total do canal de distribuição, esse tipo de loja é
mais valorizado por consumidores mais exigentes e de maior poder
aquisitivo, em função do mix de produtos, com presença de marcas
709
importadas e de produtos premium.
Assim, as lojas revendedoras especializadas em bebidas são as lojas
mais acessadas pelos consumidores mais ricos. Ainda que a cachaça João Andante
não seja vendida nessas lojas, é possível que eventualmente uma dessas lojas
compre o produto e o revenda. Todavia, dado que o público específico que freqüenta
essas lojas tem maior poder aquisitivo, mais experiência com os produtos, e em tese
maior capacidade cognitiva, a possibilidade de que este público confunda as marcas
é remota ou não existente, na medida em que a pronunciação das marcas é
diferente, bem como a sua impressão comercial é radicalmente distinta.
Expansão de mercados: não há qualquer evidência de que ambos os
titulares irão eventualmente migrar suas marcas para ambos os mercados em
questão. Ao contrário, existem fortes evidências de que a marca Johnnie Walker
permanecerá a ser comercializada exclusivamente em whiskys. Conforme alegado
no procedimento administrativo de nulidade, desde a existência da marca nunca
houve qualquer tentativa de expansão para o mercado de cachaça. O histórico da
marca conspira contra essa possibilidade. Da mesma forma, a titular da marca
Johnnie Walker adquiriu recentemente a marca de cachaça premium Nega Fulô e a
relançou para penetrar no mercado brasileiro, apropriando-se das riquezas
708
709
192 USPQ 24 (CCPA 1976).
Cachaça
Artesanal:
estudos
do
mercado
SEBRAE/ESPM.
Disponível em
226
brasileiras nacionais como estratégia de marketing.710 Da mesma forma, a Diageo
adquiriu a aguardente industrializada nordestina Ypióca por 900 milhões.711
Portanto, no mercado de cachaça, a Diageo utiliza a marca Nega Fulô ou Ypióca e
não Johnnie Walker. Além disso, nos termos do Dec. 4.032/01, a expressão
“cachaça” é uma indicação geográfica brasileira, sendo o seu uso exclusivamente
brasileiro, excluído o uso de qualquer unionista estrangeiro, conforme decretado
pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que exclui qualquer possibilidade de
Johnnie Walker vir a sinalizar cachaças. Finalmente, conforme notou a TTAB no
julgamento do caso Schnley Distillers, Inc. v. General Cigar Co, Inc.712:
Nenhum esforço é feito para transferir a good will de um produto para outro,
mas antes cada qual mantém uma imagem e identidade distinta [...]
enquanto o consumidor médio pode intelectualmente estar consciente de
que muitos desses produtos provavelmente têm uma fonte comum, não se
pode esperar que ele conheça cada grupo de produtos que originam da
mesma fonte. É muito menos provável, na ausência de um nome famoso ou
marca evidenciando uma fonte comum, que o consumidor iria esperar que a
bebida produzida empregaria o mesmo nome nos bens ainda mais diversos
que outros tipos de bebida alcoólica.
Aplicando-se a lógica desse entendimento, porque não há qualquer
transferência de goodwill das cachaças Nega Fulô e Ypióca para a marca Johnnie
Walker seria absolutamente improcedente pensar que os consumidores associariam
o uísque com marcas de cachaça.
Canais de venda: o único canal de venda da cachaça João Andante é o
website, uma vez que não há provas de que realizam propagandas por outros
meios, como jornais, televisão, etc. Esse já é um aspecto bastante distinto da
cachaça João Andante em relação às demais cachaças, pois como demonstra a
pesquisa do SEBRAE/ESPM,
Durante o levantamento de dados secundários realizado para o presente
estudo foi detectada a fraca utilização desse recurso por produtores de
cachaça. Poucas empresas possuem sites corporativos (mesmo as marcas
mais conhecidas), ferramenta indispensável no mundo globalizado. Entre as
empresas que possuem sites, muitos deles são difíceis de navegar,
710
Disponível
em <http://www.diageo.com/Lists/Resources/Attachments/162/10EdPilkington.pdf>
Consulta em: 26 dezembro de 2012.
711
Estado de Minas: “Fabricante do whisky Johnnie Walker papa 900 mi pela Ypióca”. Disponível em
<http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2012/05/29/internas_economia,296950/fabricantedo-whisky-johnnie-walker-paga-r-900-mi-pela-ypioca.shtml> Consulta em 27 de dezembro de
2012.
712
427 F. 2d 783 (1970).
227
incompletos e raramente incluem alguma ferramenta de comércio eletrônico
ou mesmo meios de contato para compra off-line.713
O website é um aspecto relevante a ser examinado, uma vez que revela a
exclusividade das vendas que é feita on-line, o que é incomum no mercado de
cachaça, aumentando ainda mais a distintividade desse canal e a ausência de
confusão.
Revendedores podem até vir a fazer propaganda para revender o
produto, como o boca a boca, mas dado o contexto ínfimo e específico da
publicidade, isso não admitiria um achado de confusão, mesmo na possibilidade de
vir a acontecer. Há um comportamento, portanto, especializado em ambos os
mercados dos produtos, que não autoriza um achado de confusão. Além disso,
conforme elucida Vicente Barros, presidente da Câmara Setorial da Cadeia
Produtiva da Cachaça:
Observa-se no processo de distribuição a falta de preparo e de capacidade
financeira dos pequenos e médios produtores para a exportação. Outras
dificuldades enfrentadas pelo setor são a falta de divulgação do produto, a
baixa competitividade das cachaças de alambique e a falta de suporte
714
efetivo das instituições governamentais.
Os titulares da cachaça João Andante são médios empresários. Uma vez
que a cachaça é de alambique, significa que tem pouco poder de competição. Da
mesma forma, esse dado justifica e corrobora a pequena publicidade conferida à
cachaça, que é limitada ao website. No mesmo sentido é a pesquisa realizada pelo
SEBRAE/ESPM, quando aponta que em relação aos produtores de alambique:
A grande maioria dos produtores é representada por pequenos
estabelecimentos (45%), sendo os restantes 55% de médios e grandes
produtores. Esses pequenos produtores ou produtores artesanais são
formados por empresas familiares e que, em muitas vezes, têm na
produção de cachaça uma complementação de renda, principalmente na
entressafra agrícola (superior a 50%).715
713
714
715
Os
desafios
da
cadeia
produtiva
da
cachaça. Disponível em
Os
desafios
da
cadeia
produtiva
da
cachaça. Disponível em
Cachaça
Artesanal:
estudos
do
mercado
SEBRAE/ESPM. Disponível em
df> Consulta em: de dezembro de 12.2012.
228
Esse canal, que pode ser considerado exclusivo e focado, deriva não
somente da vontade dos titulares da cachaça, mas por força da pressão dos
concorrentes e do mercado, que forçam os fabricantes de cachaças de alambique a
diferenciarem a sua produção e focaram a sua forma de exploração, sob pena de
serem removidos do mercado:
Considerando-se a força dos grandes players que visam atuação mais
ampla, tanto no país como no mercado externo, a opção mais viável para os
micro e pequenos empresários é atuar em segmentos específicos, ou seja,
por meio de foco.
O mercado de cachaça aponta, em termos de concorrência e força dos
players, para o seguinte cenário: a consolidação de uma empresa líder; um
bloco de grandes e médias desafiantes; um bloco de empresas que atuem
em nichos específicos de mercado.
Os produtores de cachaça artesanal, ao escolherem opção competitiva a
mais viável (e talvez a única), claramente decidiram ou foram compelidos a
competir por meio de especialização de nicho, por tipo de produto.
Essa escolha, “cachaça artesanal”, atende a um benefício esperado por um
público específico, que valoriza as qualidades sensoriais. Além disso, o
processo de produção e o envelhecimento, associados às preocupações
com a qualidade, permitem que a bebida ocupe um espaço próprio dentro
de uma categoria criada por outros destilados ou pela cachaça industrial,
qual seja, a de bebida fina ou bebida premium.
Por mais que a criação de uma nova categoria pudesse ser uma fórmula
inteligente para buscar maior identidade e diferenciação para a cachaça de
alambique, não foi identificado, até esse momento, um ambiente propício
716
para caminhar nessa direção.
O terceiro fator, portanto, deve ser julgado favoravelmente à cachaça
João Andante.
4.3.4 As condições sobre as quais os compradores para quem as compras são
realizadas, i.e, impulsivos v. cuidadosos, sofisticados ou não
Conforme explica Beebe717, para se determinar o grau de sofisticação dos
consumidores, são selecionados determinados fatores, como idade, sexo, nível de
716
Cachaça
Artesanal:
estudos
do
mercado
SEBRAE/ESPM.
Disponível em
df> Consulta em: 26 de dezembro de 2012.
717
BEEBE, op. cit., p. 2037-2038.
229
educação, estilo cognitivo, experiência com o produto e a área de atuação do
produto. Se o produto do réu é caro e especial, o degrau putativo de cuidado dos
consumidores relevantes aumenta em relação ao grau considerado razoável; se o
produto é barato e facilmente acessível, o degrau putativo de cuidado diminui da
mesma forma. São considerados ‘bens impulsivos’, que se enquadram na hipótese
de
consumidores
descuidosos,
aqueles
bens
que
são
adquiridos
em
supermercados, a preços baixos e que geralmente os consumidores não prestam
muita atenção. São enquadrados na hipótese de consumidores cuidadosos, os
chamados ‘compradores profissionais’, que sabem o que estão comprando e
conhecem bem o mercado do bem procurado. De uma maneira geral, quanto maior
for à sofisticação do bem, menor será a chance do autor da ação vencer a demanda.
A cachaça João Andante é vendida por R$ 48,60 no website. Faz parte de
um grupo de bebidas artesanais. Nesse mercado, os consumidores, em função dos
preços mais elevados dos produtos, demonstram acuidade, desenvolvimento
cognitivo e experiência com o produto, o que não autoriza um achado de
confusão718, levando-se em conta a especificidade do mercado de cachaça
artesanal. Conforme indica a pesquisa do SEBRAE/ESPM, as cachaças vendidas
para as classes A e B, como é o caso da cachaça João Andante, tem um
consumidor diferenciado, que busca um estilo de vida hedônico ou é bastante
exigente em relação à qualidade do produto, redundando em um grupo de pessoas
capacitadas e especializadas:
O consumidor das classes A e B ou descobriram a cachaça como produto
de qualidade, ou passaram a assumir a adoção ao consumo da bebida,
antes tratada como direcionada somente às classes menos favorecidas.
Com um produto de melhor qualidade, segundo controles rígidos que
conferem selos de qualificação, a cachaça buscou também melhoria na
imagem percebida com a utilização de embalagens diferenciadas.
A formação de confrarias, assim como o surgimento de profissional
especializado no tema (cachacier), são fortes tendências apontadas. A
primeira vai ao encontro da tendência hedonista dos consumidores; a
segunda atende à necessidade de um público mais exigente e requintado e
718
“Conforme avaliação realizada pela Federação Nacional da Cachaça (Fenaca) em 2004, o
consumidor das classes A e B ou descobriram a cachaça como produto de qualidade, ou
passaram a assumir a adoção ao consumo da bebida, antes tratada como direcionada somente às
classes menos favorecidas.” Disponível em <http://www.sebrae.com.br/setor/derivados-decana/cachaca/mercado/no-brasil/integra_bia/ident_unico/1430> Consulta em: 21 de outubro 2012.
230
do próprio canal de distribuição, que precisa de pessoas capacitadas e
especializadas na avaliação e indicação dos produtos.719
Esse grupo de consumo não é facilmente enganado e tem capacidade
efetiva de compreender o efeito paródico, sem que haja a ligação da fonte de origem
do uísque Johnnie Walker à fonte de origem da cachaça João Andante. Isso é
corroborado pela pesquisa do SEBRAE/ESPM, que concluiu que, em relação aos
preços das cachaças artesanais, a média varia em torno de R$ 23, 17 a R$ 25,37,
sendo o preço da cachaça João Andante, em relação aos seus concorrentes, muito
superior (R$48,00), garantindo a presença de um grupo mais distinto. Em
cachaçarias, chega a ser vendida por R$60,00.
Sonda Supermercados: Os preços no Sonda variaram de R$11,50 a
R$93,80; nessa categoria, o preço médio foi de R$25,37.
Supermercado Pão de Açúcar: No Pão de Açúcar, que conta com um mix
maior de produtos, os preços variaram entre R$8,81 e R$53,55. Quanto ao
720
preço médio, o valor resultante foi de R$23,17.
Além disso, a associação entre a marca João Andante e Johnnie Walker
adquiriu notoriedade por força do procedimento administrativo de nulidade, pois se
não houvesse referido procedimento, provavelmente não haveria qualquer
associação. Isso se deve exclusivamente a ação da Diageo, que buscou esmagar
implacavelmente um pequeno grupo de empresários, causando revolta nacional.
Somando-se esse fator às limitadas formas de acesso à cachaça e aos canais
específicos de marketing, também não haveria confusão. Além disso, os valores e
os conceitos de ambos os produtos são diferentes, o que também não permitiria
confusão por parte de um consumidor sofisticado, que possui um estilo e gosto
particular e sabe o que procura. Conforme indica a pesquisa do SEBRAE/ESPM:
São exatamente essas características que favorecem a penetração da
cachaça artesanal premium. Associada aos atributos nacionais e
principalmente regionais, a bebida simboliza a brasilidade e a
biodiversidade por meio de seus atributos sensoriais. Com produtos de alta
qualidade, com produção controlada e certificada e a correta divulgação dos
seus diferenciais, torna-se possível um posicionamento nessa categoria top.
719
720
Cachaça
Artesanal:
estudos
do
mercado
SEBRAE/ESPM.
Disponível em
Cachaça
Artesanal:
estudos
do
mercado
SEBRAE/ESPM. Disponível em
231
Entretanto, valor agregado e produto diferenciado são sinônimos de
consumidores exigentes, ávidos por produtos que possam remetê-los a
experiências únicas de consumo, que ofereçam prazer e satisfação plena.
Esse fator, portanto, deve ser julgado em favor da cachaça João Andante.
4.3.5 A fama de marca preexistente (vendas, propaganda, vantagem no uso)
A similaridade na metodologia do marketing ou da aparência das
propagandas aumenta a probabilidade de confusão. A dissimilaridade na
metodologia do marketing ou da aparência das propagandas diminui a probabilidade
de confusão. Para determinar os contornos do marketing, as cortes consideram o
mercado alvo, a mídia em que o produto tem sua propaganda realizada, bem como
a concentração geográfica das propagandas.
Metodologia do design e do marketing: a metodologia e o design do
marketing da cachaça João Andante é bastante específico, conforme se pode
observar do website, baseado nos conceitos de interioridade e mineiridade, com o
design mais caricaturesco, totalmente diferente do marketing do uísque Johnnie
Walker, baseado nos conceitos de elegância e fineza, bem como o caráter mais
sóbrio.
Mercado alvo: embora ambos os produtos sejam bebidas alcoólicas
destiladas, o mercado alvo possui comportamento individualizado, conforme
explicado, uma vez que a cachaça e o uísque não são produtos complementares,
possuem matérias primas distintas e origem diversa, bem como não são
concorrentes entre si. A cachaça João Andante é direcionada aos consumidores do
mercado de cachaças artesanais, consumidores geralmente mais riscos, que
divergem
do
mercado
de
cachaça
popular
e
premium,
aumentando
a
com
pesquisa
da
improbabilidade de confusão.
Concentração
geográfica:
de
acordo
a
SEBRAE/ESPM, Minas Gerais é o Estado que concentra a maior produção de
232
cachaças de Alambique do país, com participação de 50% do total da produção.721 É
o Estado também que mais se identifica com as cachaças João Andante, uma vez
que esse público associa os elementos mineiros da marca. Por sua vez, na
reportagem realizada pela revista Isto é Dinheiro, por meio da entrevista concedida
pela diretora de marketing da subsidiária brasileira da Diageo, Tânia Cézar, os dois
Estados em que a venda do uísque mais se concetra são Pernabunco e São Paulo:
De acordo com uma pesquisa da consultoria americana Nielsen, Recife é a
cidade com a maior taxa de consumidores per capita do líquido feito à base
de malte no mundo. Cada habitante bebe em média dez doses por ano. Em
outro estudo, a Nielsen descobriu que 17% dos brasileiros adultos tomaram
uma dose de uísque nos últimos 12 meses. Em Pernambuco, esse índice
722
salta para 32%.
“Historicamente, São Paulo e Recife são os nossos focos para a
divulgação”, diz Tânia. Com esse direcionamento, as vendas do Johnnie
723
Walker no Brasil cresceram 30% no ano passado.
Portanto, também em se considerando a identificação geográfica das
marcas, não haveria probabilidade de confusão, pois João Andante se conceitua em
Minas Gerais, ao passo que Johnnie Walker se conceitua em São Paulo e Recife.
Portanto, esse fator, como um todo, deve ser julgado favoravelmente à cachaça
João Andante.
4.3.6 O número e a natureza de marcas similares no uso ou em bens similares
Já foi afirmado anteriormente que a marca Johnnie Walker possui
distintividade diferencial. Com a exceção de paródias realizadas sobre a marca para
a venda de camisas, conforme já afirmado, não existem outras marcas semelhantes
em outros bens similares. Esse fator, todavia, tem peso neutro.
721
722
723
Cachaça
Artesanal:
estudos
do
mercado
SEBRAE/ESPM.
Disponível em
Isto
é
Dinheiro:
“o
sotaque nordestino da Johnnie Walker. Disponível em
<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/83780_O+SOTAQUE+NORDESTINO+DA+JOHNNIE+W
ALKER> Consulta em: 27 de dezembro de 2012.
Isto
é
Dinheiro:
“o
sotaque nordestino da Johnnie Walker. Disponível em
<http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/83780_O+SOTAQUE+NORDESTINO+DA+JOHNNIE+W
ALKER> Consulta em: 27 de dezembro de 2012.
233
4.3.7 A natureza e a extensão de qualquer confusão atual
A prova da existência concreta de confusão pesa consideravelmente para
a determinação da violação. Da mesma forma, a prova da inexistência de confusão
concreta pesa consideravelmente para a determinação da inexistência de confusão.
Conforme visto, a única prova sem substância apresentada pela Diageo
Brands B.V no processo administrativo de nulidade é a suposta frase de um único
consumidor na internet, que teria dito “João Andante, a original! Se cuida Johnnie
Walker”. Em primeiro lugar, essa prova é ridícula e jamais autorizaria o achado de
que um grupo relevante de consumidores supostamente confundiria as marcas. Isso
não prova absolutamente nada.
Conforme já visto, a corte do caso Pillsbury Co. estabeleceu que a:
Uma análise mais apurada do referido consumidor apresentado como
supostamente “enganado”, porém, revela justamente a percepção da realidade
paródica. O consumidor claramente percebeu que inexiste qualquer patrocínio ou
afiliação entre as marcas, mas apenas um jogo paródico, tanto que, ironicamente,
escreveu referida frase, em tom jocoso, percebendo a brincadeira. Portanto, esse
fator deve ser julgado favoravelmente à cachaça João Andante.
Conforme entende a TTBA esse fator somente é relevante se houver um
lapso temporal adequado para permitir com que qualquer confusão real ocorresse.
Conforme será visto no tópico seguinte, é esse o caso, o que confere grande peso
ao presente fator:
A ausência de quaisquer instâncias reportadas de confusão somente é
significativo se as provas indicassem uso apreciável e contínuo pelo
aplicante de sua marca por um período de tempo nos mesmos mercados
como aqueles sob os quais a marca do opositor é registrada.725
724
725
Gillette Canada Inc. v. Ranir Corp., 23 USPQ 2d 1768, 1774 (TTAB 1992).
234
Portanto, esse fator deve ser julgado favoravelmente à marca João
Andante.
4.3.8 A vantagem de tempo durante, e as condições sob as quais houve uso
concorrente sem que houvesse evidência de confusão atual
A marca João Andante foi conferida em 10.08.2010, embora já fosse
comercializada desde 2008. Em 07.02.2011, isto é, em 180 dias (seis meses) após o
registro da marca, a Diageo Brands BV moveu o procedimento administrativo de
nulidade. Em dois anos e seis meses, portanto, de uso concomitante das marcas, a
única prova ridícula produzida pela Diageo foi a frase solta do consumidor vista
acima, bem como a frase de outro internauta que descrevia João Andante como um
primo distante de Johnnie Walker, que teria vindo morar no Brasil após a Primeira
Guerra, o que evidencia ainda mais a natureza paródica e jocosa de tudo. Isso quer
dizer que, após um período expressivo de tempo, a única prova que a Diageo
Brands BV conseguiu reunir foi não substancial e contrariamente a própria, pois
evidenciam os efeitos de uma paródia efetiva, que se fez perceber nos internautas.
Até a presente data, depois de dois anos do registro da marca e quatro
anos após o ínicio de sua comercialização, não há qualquer evidência de confusão
atual. Esse fator, muito relevante, pesa favoravelmente à cachaça João Andante.
4.3.9 A variedade de bens nos quais a marca é usada ou não (marca de casa,
marca de família, marca de produto)
A marca João Andante somente é utilizada para cachaças. Os registros
da marca Johnnie Walker incluem bebidas de toda a sorte, doces, pós para a
fabricação de doces, açúcar e adoçantes em geral; educação, cursos, lazer,
atividades culturais e desportivas; e couros. Na análise, as marcas são de produto.
Esse fator deve ser julgado neutro, mesmo porque não há qualquer evidência de
235
que a Diageo tenha transferido qualquer goodwill para o uísque das cachaças
adquiridas pela mesma.
4.3.10 A extensão em que o aplicante tem o direito de excluir outros do uso de sua
marca e de seus bens
Sendo a marca Johnnie Walker forte, tem direito a uma maior proteção.
Todavia, o interesse na proteção da goodwill de um titular deve ser balanceado em
relação aos interesses da liberdade de expressão do público. Conforme julgado nos
casos Rogers v. Grimaldi726, No Fear, Inc. v. Imagine Films, Inc.727, Sugar Busters
LLC v. Brennan 177728, Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Int’l Ltd.729,
Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc.730, Lucasfilm Ltd. v. High Frontier731,
Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Association.732 Jordache Enters,
v. Hogg Wyld, Ltd.733; Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc.734; Vuitton Malletier
v. Haute Diggity Dog735; Tommy Hilfiger Licensing Inc. v. Nature Labs, llc736; Mattel,
Inc. v. MCA Records737; Parks v. LaFace Records738 e ETW Corp. v. Jireh
Publishing, Inc.739, um grande peso à liberdade de expressão de paródias deve ser
conferido. O interesse na proteção da goodwill de um titular somente poderia
prevalecer se prevalecesse o interesse público em se evitar a confusão. Em
circunstâncias em que uma paródia de uma marca é utilizada, em que inexiste a
confusão, o princípio da liberdade de expressão sempre vence.
O efeito paródico da marca João Andante, portanto, elide a possibilidade
de confusão, pois os consumidores não associam às marcas em sua fonte de
origem, mas somente em relação ao efeito paródico ou comunicativo, isto é, a piada.
726
57 USLW 2692, 10 U.S.P.Q. 2d 1825, 16 Media L. Rep. 1648.
930 F. Supp. 1381 (C.D. Cal. 1995).
728
F.3d 258 (5th Cir.1999).
729
996 F.2d 1366 (2d Cir. 1993).
730
2000 WL 758415 (5th Cir) 996 F.2d 1366 (2d Cir. 1993).
731
622 F. Supp. 931 (D.D.C.1985).
732
95 F. 3d 959 (10th Cir. 1996).
733
828 F 2d. 1482, 1483-84 (10th Cir. 1987).
734
962 F.2d 316, 321 (4th Cir. 1992).
735
507 F.3d 252 (4th Cir. 2007).
736
221 F. Supp. 2d 410, 416 (S.D.N.Y. 2002).
737
296 F. 3d 894 (9th Cir. 2002), cert. denied, 123 S. Ct. 993 (2003).
738
329 F. 3d 437 (6th Cir. 2003).
739
332 F. 3d 915 (6th Cir. 2003).
727
236
Porque a paródia exagera a diferença das marcas e critica uma delas, é impossível,
no caso, que um consumidor possa realmente acreditar que se originam da mesma
fonte. Na medida em que a marca cria essa associação humorística, ela torna mais
forte os elementos distintivos da marca Johnnie Walker, pois evidência a diferença
de fontes.
Uma vez estabelecido pelos demais fatores que inexiste qualquer
confusão, impõe-se a defesa constitucional da paródia. Portanto, esse fator também
deve ser julgado a favor da cachaça João Andante.
4.3.11 Resultado
A marca João Andante prevaleceu em 8 fatores, enquanto 2 foram
reputados neutros. Portanto, não há qualquer possibilidade de a Diageo Brands BV
impedir a comercialização da cachaça ou o seu registro.
4.4 Conclusão provisória
Conforme acertado na introdução da presente dissertação, afirmou-se
que, do ponto de vista do método funcional, a incorporação da defesa da paródia
seria possível, em sua asserção lógica, por meio do estudo do direito comparado.
Isso foi feito nos tópicos precedentes, demonstrando-se a sua transposição pelo
direito norte-americano. Nesse sentido, não é necessária qualquer modificação
legislativa para que a defesa da paródia de marcas seja aplicada ao ordenamento
jurídico brasileiro, na medida em que basta que seja efetuada uma adaptação dos
fatores de confusão à realidade específica da paródia. Se o efeito paródico elide a
possibilidade de confusão, então o máximo de proteção deve ser conferido à
paródia, uma vez que encontra respaldo constitucional. Nesse sentido, o presente
estudo já seria válido e apto a ser aplicado, uma vez que, independentemente do
ordenamento jurídico, existem determinadas questões lógicas e funcionais
237
intrínsecas que não podem ser atribuídas a esse ou aquele ordenamento, mas que
dizem respeito à própria natureza da paródia, não importa em que local seja
realizada, que apontam para a ausência de confusão e de violação aos direitos do
titular da marca.
Cabe agora investigar, do ponto de vista da cultura jurídica do STF, como
aquele colegiado interpreta constitucionalmente as paródias. Essa espécie de
historicismo, também presente no método funcional rabeliano, é necessário para se
compreender todo o alcance de determinados institutos, como o da paródia. O STF
se posicionou acerca das sátiras em um precedente muito importante. Trata-se da
ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 4.451 MC REF/DF.
4.5 O julgamento da ADI 4.451 MC REF/DF
Na ADI 4.451 foi questionado, liminarmente, a constitucionalidade dos
incisos II e da segunda parte do inciso III, ambos do art. 45, da Lei n.º 9.504, e por
força da decisão do plenário, pela técnica do arrastamento, foram julgados também
inconstitucionais os §§ 4º e 5º do mesmo artigo.
A inconstitucionalidade foi suscitada, uma vez que a lei estava
proibindo, durante as eleições, que fossem realizadas críticas como sátiras e
paródias aos candidatos políticos pelo jornalismo das televisões e das rádios, o que
foi considerado incompatível com o direito à liberdade de expressão, mesmo em se
considerando o sistema público de concessões estatais para rádios e televisões.
Externar opiniões por meio de sátiras e paródias, de acordo com a Suprema Corte,
não é se engajar em proselitismo político a priori, em que somente a manifestação
concreta desse proselitismo seria proibida, dado a própria natureza pública do
sistema de concessões, que não seria concedido para favorecer qualquer
candidatura. Todavia, o exercício da paródia e da sátira é a priori livre e protegido,
mesmo quando revestido de crítica aos candidatos, principalmente durante as
eleições.
No voto do Min. Peluzo ele passa a conceituar a caricatura ou a sátira
como “deformações hiperbólicas da realidade, residindo nesse exagero o
238
distanciamento dramático em relação ao real”.740 Com efeito, esse conceito não
parece diferir muito daquele criado pela Suprema Corte Norte-Americana em
Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S 569, at 580 (1994). Além disso, o min.
reconhece a grande importância desses gêneros para uma cultura: “a manifestação
constitui apenas o elemento alegórico de uma crítica severa, mas eventualmente
justa, inspirada por motivos de grande valor social...”741
Os min. Peluzo e Britto, em suas decisões, são bastante influenciados
pela cultura norte-americana da liberdade de expressão e utilizam esse influxo com
persuasão para conduzir o julgamento da inconstitucionalidade, inclusive fazendo o
transplante jurídico de dois casos norte-americanos para o ordenamento jurídico
brasileiro. Ambos os min. citaram as decisões de Hustler Magazine v. Falwell742 e
New York Times v. Sullivan743. Por exemplo, de acordo com o min. Britto:
Hustler Magazine v. Falwell - 1987. O Tribunal concluiu que a primeira
emenda proíbe a responsabilidade dos meios de comunicação, baseada na
responsabilidade pelo discurso ultrajante, pois ultrajante, na discussão de
questões políticas e sociais, é tão subjetivo que o juiz pode julgar ilícita uma
expressão simplesmente com base na sua versão - dele juiz – ao termo
ultrajante.744
Mais à frente, o min. também diz:
há uma passagem de Hustler Magazine em que ele diz: O fato de que a
liberdade de imprensa pode ser objeto de abusos não torna menos
necessária que a imunidade da imprensa atue como a vedação prévia em
relação às condutas impróprias do Estado, pois o mal público mais sério é a
possibilidade de o Estado determinar que histórias sejam publicadas.745
Em relação ao caso Sullivan:
E há uma passagem nesse caso Sullivan que tem tudo a ver com a nossa
decisão. A Suprema Corte americana afirmou que "A opinião irônica ou
debochada está protegida, pois se situam 'no espaço de respiração de que
liberdade de imprensa precisa para sobreviver'". Quer dizer, o deboche, a
ironia, a causticidade, tudo é tolerado, porque a liberdade de imprensa
respira.746
740
ADI 4.451 MC REF/DF, p. 125.
Id., p. 125.
742
485 U.S. 46 (1988).
743
376 U.S. 254 (1964).
744
ADI 4.451 MC REF/DF, p. 102.
745
Id., p. 122.
746
Id., p. 122.
741
239
Por sua vez, o min. Peluzo:
Não deixa de ser oportuno recordar, a propósito, a advertência que, num
caso famoso, até levado à tela cinematográfica sob o título vernáculo de "O
Povo contra Larry Flint", fez a Suprema Corte norte-americana, pelas mãos
do Chief Justice Rehnquist, relevando, entre outros, o "cartoon portraying
George Washington as an ass", dado o proeminente papel que de há muito
ali desempenham os caricaturistas no debate público e político: "From the
viewpoint of history it is clear that our political discourse would have been
considerably poorer without them" (Hustler Magazine v. Falwell, 485 U. S.
46 [1988]). Deveras, castrar a imprensa e os humoristas profissionais,
subjugando-os, no exercício da crítica social e política, a interesses
pessoais subalternos, seria, quando menos, apreciável desserviço à
vitalidade e à saúde democrática do país.
Apreciando outro caso, de certo modo, análogo ao deste, e em que
supervisor do Departamento Policial de Montgomery, no Alabama,
reclamava indenização a um grande jornal diário, sob fundamento de lhe
haver imputado, em notícia inverídica, a expedição de ordem ilegal e
criminosa, firmou ainda a Suprema Corte norte-americana, à luz da Primeira
Emenda, que ali protege, entre outros valores, a liberdade de opinião, ou de
imprensa, precedente valiosíssimo, cuja síntese, de todo aplicável à nossa
ordem jurídica, reflete a supremacia quase absoluta do interesse público
neste tema: "[W] e consider this case against the background of a profound
national commitment to the principle that debate on public issues should be
uninhibited, robust, and wide-open, and that it may well include vehement,
caustic and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and
public officials". Votos vencedores foram aí mais longe, reconhecendo à
imprensa "an absolute immunity for criticism of the way public officials do
their public duty" (New York Times Company v. Sullivan, apud Van Alstyne,
"First Amendment - Cases and Material", Westbury, New York: The
747
Foundation Press, 2. ed., 1995, p. 195-201).”
Historicamente, a Constituição de 1988 copiou no § 1º do art. 220 parte
da primeira emenda da Constituição Norte-Americana, conforme explica o próprio
min. Aurélio: “nenhuma lei alguma conterá dispositivo que possa constituir embaraço
à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação
social [...]”. 748
Portanto, fica claro do voto dos dois julgadores, Britto e Peluzo, e dos
influxos históricos do republicanismo norte-americano na Constituição brasileira,
que, pelo menos em relação à paródia ou à sátira realizada em relação às pessoas
públicas, em termos políticos, haveria quase que uma completa garantia à liberdade
de expressão. Conforme sustentado na introdução, não haveria qualquer claro
747
748
Id., p. 128-130
Id., p. 116.
240
indicativo lógico para também não tratar as grandes corporações e as marcas
dessas grandes corporações como ‘pessoas públicas’, principalmente porque o
discurso mercadológico hoje em dia chega a ser muito mais persuasivo do que o
discurso político.
É verdade que a decisão do STF não fala em discurso comercial e
discurso não-comercial, mas parece evidente que há uma abertura dogmática para
os influxos da cultura jurídica norte-americana. Por experiência própria do autor,
sabe-se que o STF tem o hábito de citar muitas vezes a cultura jurídica norteamericana. Embora o trabalho não tenha a pretensão de levantar quantas vezes o
STF tenha citado decisões norte-americanas, sabe-se que isso ocorre com muita
freqüência.
241
5 CONCLUSÃO
Do ponto de vista do método funcional, foi demonstrado que
intrinsecamente e logicamente, a defesa da paródia de marcas pode ser
transplantada para o direito brasileiro, sem, inclusive, a necessidade de uma reforma
legislativa, uma vez que a paródia altera a análise dos fatores do teste de confusão.
Se isso é analisado em qualquer ordenamento jurídico, resultados funcionalmente
equivalentes são atingidos. Esse é o primeiro ponto, se for considerado o
‘funcionalismo puro’, independente de uma historicismo que o justifique em seus
horizontes culturais.
Por outro lado, foi demonstrado que, com o julgamento da ADI 4.451, há
uma grande abertura jurídica para a recepção do dogmatismo constitucional norteamericano no STF. A instância extraordinária, sendo a mais importante no Brasil,
quando trata a sátira, baseando-se no ordenamento norte-americano, e, mais
especificamente, na liberdade de expressão, eleva-a a categoria de quase total
imunidade quando se refere às críticas de ‘pessoas públicas’. Do ponto de vista do
funcionalismo rabeliano, essa ampla dimensão cultural jurídica também se encontra
justificada, o que permite, portanto, estruturalmente erguer a defesa da paródia de
marcas como constitucionalmente garantida.
A diluição, portanto, ou o uso não-conflituoso de fontes de origem, que se
revela na maioria das vezes a paródia, não pode ser aniquilada pela natureza não
provada ou totalmente especulaliva da diluição, que destrói importantes valores
culturais, como à liberdade de expressão, a liberdade artística, o livre comércio, o
direito de novos concorrentes e do mercado consumidor. Como diz Umberto Eco, “o
medo elimina o riso”, o que faz mais sentido ainda em relação ao abuso do poder de
monopólio dos titulares de marcas, que pretendem uma homogenia no mercado de
idéias, por meio da manipulação psicológica dos consumidores. A paródia existe é
para impedir essa homogenia e despertar às críticas mais contundentes,
responsáveis por ‘abrir os olhos da sociedade’.
242
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