Aufsatz GRUR-Int 2013, 322

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Schulte-Braucks: Alles neu macht die ICANN – die neuen Top Level Domains bescheren
GRUR-Int
Markeninhabern neue Risiken und neue Rechtsschutzmöglichkeiten
2013, 322
Alles neu macht die ICANN – die neuen Top Level Domains bescheren Markeninhabern neue
Risiken und neue Rechtsschutzmöglichkeiten
Valentina Schulte-Braucks*
Trotz anhaltender Kritik von Inhabern von Marken- und Unternehmenskennzeichen und deren
Interessenvertretern1 sowie mahnender Hinweise von Seiten internationaler Organisationen und der Politik2
treibt die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ihre erste Vergaberunde zur
Einführung neuer Top Level Domains (TLDs) mit aller Kraft voran. So hat sie am 13.6.2012 die Liste der 1.930
Bewerbungen veröffentlicht3 und bereitet sich auf den nächsten Schritt, die Übergabe der TLDs an die neuen
Inhaber, vor. Am 5.11.2012 verkündete sie, die technischen Rahmenbedingungen für die Übergabe von
mindestens 100 TLDs pro Woche seien ohne weiteres gegeben.4
Inhaber von Marken-, Titel- und Firmennamensrechten sehen sich nunmehr einer weiteren erheblichen
Herausforderung beim effektiven Schutz ihrer Rechte im Internet gegenüber: Nicht nur an die Überwachung
von Domains auf Ebene der TLD und der Second Level Domains (SLDs) werden neue Anforderungen gestellt –
daneben hat die ICANN, gerade zum Schutz der Rechteinhaber, auch eine Vielzahl neuer Verfahren und
Regelungen ins Leben gerufen, die für die Durchsetzung der eigenen Markenrechte wesentlich sind.5
Nachfolgend sollen nach einem kurzen Überblick über das Vergabeverfahren der ICANN (unter I.) die
potentiellen Risiken für Markeninhaber dargestellt (unter II.) und schließlich ein Überblick über die von der
ICANN zum Schutz von Markeninhabern eingeführten Rechtsbehelfe gegeben werden (III.). Dieser Beitrag
befasst sich ausschließlich mit den für Markeninhaber relevanten Fragestellungen. Problemkreise betreffend
die Registrierung von TLDs, die einer bestimmten „Community“ oder einem geographischen Gebiet
entsprechen, werden nicht behandelt.6
I. Das Vergabeprogramm der ICANN
1. Freie Domainwahl
Gab es bisher neben den sog. country code Top Level Domains oder ccTLDs einzelner Länder nur 22 sog. „generische“ Top
Level Domains (z.B. „.info“, „.com“, „.biz“), besteht unter dem neuen Vergabeprogramm der ICANN nunmehr für
Unternehmen und andere juristische Personen die Möglichkeit, eine TLD selbst anzumelden, zu verwalten und insbesondere
deren Buchstabenkombination frei zu wählen.7 Damit kann die TLD auch z.B. nach dem Namen des eigenen Unternehmens,
der eigenen Marke oder der eigenen Stadt benannt werden. Dies kann neue Marketingstrategien eröffnen, Kunden,
Investoren oder etwa Touristen die Online-Suche erleichtern, den Ursprung von Waren und Informationen verdeutlichen
oder aber mehrere verstreute Internetpräsenzen unter einer einzigen bündeln. Daneben entsteht aber auch ein ganz neues
Geschäftsmodell, wonach Unternehmen sich einen beliebten „generischen“ Begriff allein mit dem Ziel sichern, darunter dann
kostenpflichtige Second Level Domains (SLDs) zu vergeben.
2. Das Ergebnis der Bewerbungsrunde 2012
Die ICANN hat am 13.6.2012 die Liste aller neuen TLDs veröffentlicht, für die sich die Teilnehmer am neuen
Vergabeverfahren beworben haben. Ungeachtet der hohen Gebühren in Höhe von 185.000 U.S.-Dollar für eine solche
Bewerbung sowie weiteren jährlichen Betriebskosten im sechsstelligen Bereich hat die ICANN statt der erwarteten8 400 bis
800 Bewerbungen 1.930 Bewerbungen für 1.409 verschiedene Domainendungen erhalten.9 Für die ICANN hat sich diese
Bewerbungsrunde damit bereits ausgezahlt: Sie kann sich über ein Plus von rund 352 Millionen U.S.-Dollar10 auf ihrem
Konto freuen.
Die Bewerbungen lassen sich grob in solche von Markeninhabern („.brand TLDs“), Bewerbungen von Städten und Regionen
(„geo TLDs“) und Bewerbungen für generische Begriffe („gTLDs“) einteilen:
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a) Bewerbungen für .brand TLDs
Unter den jetzt veröffentlichten Bewerbungen finden sich 664, die nach Marken oder Unternehmenskennzeichen benannt
sind. Die meisten dieser Bewerbungen stammen von Großkonzernen aus den Bereichen Medien und Technologie. Auffällig
ist dabei, wie unterschiedlich Unternehmen aus den gleichen Industriebereichen die Chancen der neuen TLDs bewerten. So
bewirbt sich Nike für die TLD „.nike“, während Adidas auf eine Bewerbung verzichtet hat. Auch Lidl hat eine Bewerbung für
„.lidl“ eingereicht, während an einer Endung „.aldi“ offenbar kein Interesse bestand. Die Tech-Größen Google, Amazon,
Apple, Yahoo und Microsoft reichten entsprechende Bewerbungen für eine eigene TLD ein, während die Unternehmen
Facebook und eBay darauf verzichteten.
Inwiefern diese Entscheidung auf lange Sicht einen Wettbewerbsvorteil bedeuten wird, ist noch offen. Entscheidend wird
wohl sein, ob die Unternehmen ihre Domain nur – wie gehabt – für ihren Internetauftritt nutzen oder aber ganz neue Arten
der Vermarktung – z.B. durch die Ansiedelung geschlossener Communities oder die Vergabe von Second Level Domains an
Kunden – nutzen werden.
b) Bewerbungen für geo TLDs
66 der Bewerbungen stammen von Städten und Regionen. Nutzer können sich also darauf freuen, die gesuchten
Informationen zukünftig unter den Domains „.london“ und „.rio“ oder auch „.bayern“ zu finden oder aber das eigene Projekt
oder Unternehmen als SLD unter den neuen Endungen anzusiedeln.
c) Bewerbungen für neue gTLDs
Für 230 Domainendungen gab es mehr als einen Bewerber: Besonderer Beliebtheit erfreute sich die Endung „.app“, für die
es gleich 13 Bewerber gab, aber auch „.home“ und „.inc“ verzeichneten jeweils elf Bewerber. Zehn Bewerber gab es für
„.art“ und jeweils neun Bewerber für die Endungen „.blog“, „.book“, „.llc“ und „.shop“. Besonders spannend ist dabei der
Wettstreit zwischen Google und Amazon, die sich jeweils um 21 gleiche generische Domainendungen beworben haben.
Aufgrund der hohen Bewerberzahl musste zunächst ermittelt werden, in welcher Reihenfolge die Bewerbungen abgearbeitet
und die Übertragung der Domains an die Bewerber eingeleitet werden. Zu diesem Zweck fand am 17.12.2012 in Los
Angeles ein sog. „prioritization draw“ statt, bei dem die zu beachtende Reihenfolge per Losentscheid ermittelt wurde.11
II. Risiken der schönen neuen Domainwelt
Kritiker des neuen Vergabeprogramms führen als einen der wesentlichen Gründe gegen dessen Einführung die erhebliche
zusätzliche Belastung von Rechteinhabern an. So wird etwa die Coalition for Responsible Internet Domain Oversight
(CRIDO), angeführt von der Association of National Advertisers (ANA), nicht müde, Schreiben an die ICANN sowie an den
U.S.-amerikanischen Kongress und das Department of Commerce zu richten, in denen sie das Vorhaben der ICANN
aufgrund der drohenden „exzessiven Kosten und Schäden für Markeninhaber und die Wahrscheinlichkeit von betrügerischen
Cyber-Aktivitäten zum Nachteil von Verbrauchern“12 kritisiert.
Aber auch internationale Organisationen wie die World Intellectual Property Organization (WIPO) und die International
Trademark Association (INTA) sehen die Rechte von Markeninhabern in Gefahr: Bereits als es im Jahr 2004 um die
Erweiterung der bestehenden Top Level Domains um nur sieben weitere ging, erstellte die WIPO auf Anfrage der ICANN hin
einen Bericht, in dem Chancen und Risiken im Zusammenhang mit der Einführung neuer TLDs für Markeninhaber beleuchtet
wurden.13
In diesem Bericht kam die WIPO zu dem Ergebnis, dass unter Zugrundelegung der bisherigen Erfahrungen die Erweiterung
der Zahl der TLDs unweigerlich zu einer Erhöhung rechtsverletzender Anmeldungen führen werde und daher zusätzliche
präventive Rechtsschutzmöglichkeiten für Markeninhaber notwendig seien. Weiterhin sah es die WIPO als wahrscheinlich an,
dass Markeninhaber sich gezwungen sehen würden, ihre Marke unter allen neuen TLDs anzumelden, um eine Verwässerung
ihrer Marke durch unkontrollierte Anmeldungen Dritter zu verhindern. Die Befunde dieses Berichts wurden zum einen durch
Berichte der INTA,14 zum anderen aber auch durch ein von der ICANN selbst beauftragtes Team von
Wirtschaftswissenschaftlern bestätigt.15 Insbesondere identifizierten diese die folgenden zusätzlichen Lasten einer
allgemeinen Erweiterung der TLDs für Rechteinhaber:
– Kosten und Aufwand einer Vielzahl defensiver Anmeldungen von Domainnamen;
– Beauftragung von externen Dienstleistern oder Abstellen interner Ressourcen für die Überwachung von
Rechtsverstößen;
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– Anwaltskosten in Zusammenhang mit der Einleitung von Uniform Domain-Name Dispute Resolution Procedures
(UDRPs) oder Gerichtsverfahren gegen Verletzer;
– Verlust von „Traffic“ der eigenen Kunden, die von der legitimen Unternehmens-Webseite weggeleitet werden.
Gleichzeitig unterstrichen diese Berichte auch die Risiken für Verbraucher, so etwa die Gefahr, auf einer Seite von
„Cybersquattern“ Malware oder Phishing-Software ausgesetzt zu werden sowie versehentlich Imitate zu erwerben.
Diese massiven Bedenken bezüglich der Erweiterung des Domainraums führten dazu, dass in dem von der ICANN am
24.10.2008 erstmals veröffentlichten Entwurf eines „Applicant Guidebook“ eine Reihe von Rechtsschutzmechanismen für
Rechteinhaber vorgestellt wurden, die eine effektive Rechtsdurchsetzung gewährleisten und gleichzeitig die den
Rechteinhabern entstehenden Kosten eingrenzen sollten.16 Da diese Maßnahmen aber weiterhin als gänzlich unzureichend
bezeichnet wurden, rief ICANN ein sog. Implementation Recommendation Team
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(IRT) ins Leben, das in erster Linie aus anerkannten Markenrechtlern zusammengesetzt wurde. Das IRT erarbeitete
daraufhin eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung des Markenschutzes,17 die zu einer grundlegenden Überarbeitung
der vorgesehenen Rechtsschutzmechanismen führten.
Die aktuelle Version des Applicant Guidebooks vom 4.6.2012 sieht nunmehr in den Modulen folgende unter III. näher
beschriebenen Instrumente vor:18
1. Formal Objection Proceedings. Diese sollen es den Rechteinhabern ermöglichen, noch vor Bewilligung und
Ingebrauchnahme der Top Level Domain Widerspruch gegen rechtsverletzende Anmeldungen auf Ebene der Top Level
Domains einzulegen.
2. Post Delegation Dispute Resolution Proceedings (PDDRP). Diese sollen es Rechteinhabern ermöglichen, nach
Ingebrauchnahme der Top Level Domain gegen den Inhaber aufgrund rechtsverletzenden oder missbräuchlichen
Verhaltens vorzugehen.
3. Trademark Clearinghouse (TMH). Dieses soll als Sammelstelle für Markenrechte fungieren und in erster Linie der
prioritären Anmeldung der hierin enthaltenen Marken unter die neuen TLDs im Rahmen einer „Sunrise Period“ sowie
gleichzeitig der Vermeidung rechtsverletzender Registrierungen von SLDs durch einen „Trademark Claims Service“
dienen.
4. Uniform Rapid Suspension (URS). Dies stellt eine vereinfachte Version des UDRP-Verfahrens dar und soll
Rechteinhabern eine schnelle und kostengünstige Rechtsschutzmöglichkeit durch das kurzfristige Sperren einer
Domain gewähren.
Keine Berücksichtigung hat hingegen der Vorschlag des IRT gefunden, ein Register an „Globally Protected Marks“ zu
schaffen. Nach der Vorstellung des IRTs sollte dieses Register berühmte Marke enthalten, die aufgrund ihrer besonderen
Beliebtheit bei „Cybersquattern“ erhöhten Risiken ausgesetzt sind und damit besonders schutzwürdig erscheinen.19
Die Unterwerfung unter diese Rechtsschutzinstrumente ist für alle Inhaber der neuen TLDs sowie – soweit auf sie
anwendbar – auch für die Erwerber der SLDs verpflichtend. So sieht bereits der Gestattungsvertrag zur Inbetriebnahme der
einzelnen TLDs zwischen der ICANN und den Erwerbern die zwingende Umsetzung der Rechtsschutzinstrumente vor.20
Gleichzeitig ist es den Inhabern der jeweiligen TLDs aber unbelassen, über diese Instrumente hinausgehende Maßnahmen
für ihre jeweilige TLD einzuführen.21
Neben diesen im Applicant Guidebook niedergelegten Verfahren finden die herkömmlichen Verfahren der außergerichtlichen
Streitbeilegung wie etwa das UDRP-Verfahren Anwendung.22 Außerdem ist auch weiterhin die gerichtliche Geltendmachung
von Rechtsverstößen auf nationaler Ebene möglich.23 Hierbei ist jedoch zu beachten, dass nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs dem Inhaber von Kennzeichenrechten in der Regel weder ein Anspruch auf Löschung noch auf
Übertragung der Domain zusteht.24
III. Die rechtlichen Instrumente im Einzelnen
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Die Rechtschutzmechanismen unterscheiden sich zunächst danach, ob sie bereits vor oder erst nach der Übertragung der
TLD an den Inhaber greifen: Nur anhand des unter II. 1. beschriebenen Formal-Objection-Verfahrens kann gegen die
Übertragung und Inbetriebnahme der TLD vorgegangen werden. Weiterhin ist nach den in Anspruch genommenen Parteien
zu unterscheiden: Bei dem PDDRP ist dies der Inhaber der TLD, bei dem URS-Verfahren hingegen der Inhaber der SLD. Das
unter II. 3. beschriebene Trademark Clearinghouse (TMCH) gestattet es, im Vorfeld einer Rechtsverletzung einzuschreiten,
erfordert dafür jedoch zunächst die Mitwirkung der Markeninhaber sowie die konsequente Umsetzung durch die Betreiber
der TLDs.
1. Das „Formal Objection“-Verfahren
a) „Zulässigkeit“ des Widerspruchs
Nach Veröffentlichung der Bewerbungen für die neuen gTLDs haben Rechteinhaber grundsätzlich innerhalb einer Frist von
sieben Monaten die Möglichkeit, Widerspruch gegen eine konkrete Bewerbung im Wege des sog. „Formal Objection“Verfahrens einzulegen.25 In dieser ersten Bewerbungsrunde für neue TLDs wurde diese Frist einmalig um zwei Monate
verlängert und lief daher bis zum 13.3.2013.26
Für Inhaber von Markenrechten in erster Linie relevant ist der Widerspruchsgrund der sog. „Legal Rights Objection“, also
der Einwand der Verletzung bestehender Rechtspositionen.
Das auf diesen Widerspruchsgrund gestützte Widerspruchsverfahren wurde zur Entscheidung dem Arbitration and Mediation
Center der WIPO zugewiesen.27 Der Widerspruch muss in englischer Sprache unmittelbar bei der WIPO mittels eines von
dieser zur Verfügung gestellten elektronischen Formulars eingereicht werden.28
b) Begründetheit
Aktivlegitimiert sind die Inhaber von Markenrechten, und zwar unabhängig29 von deren Eintragung im Markenregister. Es
obliegt dem Widerspruchsführer, Bestand und Inhaberschaft bezüglich der betroffenen Marke nachzuweisen.
Die inhaltliche Begründetheit des Widerspruchs erfordert weiter, dass die Verwendung der gTLD die Unterscheidungskraft
oder den guten Ruf der Marke des Widersprechenden in unlauterer Weise ausnutzt, in ungerechtfertigter Weise
beeinträchtigt oder auf sonstige Weise eine unzulässige Verwechslungsgefahr zwischen der gTLD und der Marke des
Widersprechenden hervorrufen würde.
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Im Rahmen der Prüfung wird auf international anerkannte markenrechtliche Grundsätze abgestellt. Das Applicant
Guidebook der ICANN enthält eine Liste von acht Kriterien,30 die hierbei insbesondere, wenngleich nicht abschließend, zu
würdigen sind, so etwa:
– Ist die gTLD mit der widersprechenden Marke identisch oder zumindest ähnlich?
– Waren Widerspruchsführer und Widerspruchsgegner hinsichtlich der Nutzung gutgläubig oder liegen Indizien für ein
missbräuchliches Verhalten vor?
– Wem ordnen die entsprechenden Verkehrskreise die Marke zu und entsteht insofern eine Verwechslungsgefahr?
– In welcher Form macht der Widerspruchsgegner von dem fraglichen Markenzeichen tatsächlich Gebrauch?
Erforderlich wird insofern eine Gesamtwürdigung aller relevanten Kriterien des konkreten Einzelfalls. Es ist nicht abzusehen,
wie die WIPO die einzelnen Kriterien in der Praxis gewichten wird. Man wird jedoch für einen erfolgreichen Widerspruch
regelmäßig fordern müssen, dass das geltend gemachte Schutzrecht ein gewisses Gewicht aufweist und eine legitime
Nutzung durch den Widerspruchsgegner nicht oder nur in unerheblichem Ausmaß nachweisbar ist.31 Es ist im Übrigen
davon auszugehen, dass sich das Panel an den bisherigen Rechtsprechungsmaßstäben aus vergleichbaren
Domainstreitigkeiten orientiert.
c) Panel
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Die WIPO bildet ein sog. Dispute Resolution Panel, das grundsätzlich aus einem Experten besteht. Die Parteien können
jedoch auch ein erweitertes Panel aus drei Experten wählen;32 in diesem Fall bestimmt jede Partei einen Experten und diese
beiden bestimmen dann gemeinsam einen Dritten. Sind drei Schiedsrichter berufen, ist der Mehrheitsentscheid
maßgeblich.33 Eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung soll grundsätzlich innerhalb von 45 Tagen ergehen.34
d) Kosten
Für das Legal Rights Objection-Verfahren existiert eine von der WIPO ausgearbeitete Kostenordnung.35 Diese sieht
grundsätzlich pauschalierte Verfahrensgebühren in Höhe von 10.000 bzw. 23.000 U.S.-Dollar je nach Schiedsrichteranzahl
vor, die von beiden Beteiligten vollumfänglich vorzuleisten sind. Dem obsiegenden Teil werden diese Kosten bis auf eine der
WIPO zufallende Verwaltungsgebühr in Höhe von 2.000 U.S.-Dollar später erstattet. Dies stellt einen signifikanten
Unterschied zu herkömmlichen UDRP-Verfahren dar, die einen derartigen Erstattungsmechanismus nicht vorsehen.36
Kommt eine der Parteien der Verpflichtung zur Vorleistung nicht nach, wird der Widerspruch abgewiesen bzw. ihm
automatisch stattgegeben.37
Nicht wenig überraschend scheinen allein schon Kosten und Aufwand des Bewerbungsverfahrens für die neuen TLDs
ausreichend gewesen zu sein, um „Cybersquatter“ von einer unberechtigten Anmeldung einer TLD abzuhalten. Eine
kursorische Durchsicht der Anmeldungen zeigt, dass augenscheinlich alle TLDs, die einer bekannteren Marken entsprechen,
von dem jeweiligen Markeninhaber beantragt wurden. Dementsprechend ist nach heutigem Stand bei der WIPO auch noch
kein Widerspruchsverfahren gegen eine der Bewerbungen anhängig.38
2. Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure
Wurde einem Bewerber erfolgreich eine Domain zugeteilt, so besteht in der Folgezeit für Rechteinhaber die Möglichkeit, das
sog. Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (PDDRP) zu bemühen, um gegen Rechtsverletzungen durch
den Domaininhaber vorzugehen.39 Beteiligt sind ausschließlich der potentiell verletzte Rechteinhaber sowie der Inhaber der
Top Level Domain, der Registry. Nicht beteiligt sind die ICANN oder eventuelle Betreiber von SLDs.40
Die Beschwerde muss auf elektronischem Wege und in englischer Sprache direkt bei der zuständigen PDDRP-Schiedsstelle
(sog. PDDRP-Provider) eingereicht werden.41 Zwar steht der zuständige Provider noch nicht fest; die Verfahrensordnung
geht aber offenbar davon aus, dass auch mehrere Schiedsstellen beteiligt sein können.42
Das PDDRP-Verfahren kommt in erster Linie bei bösgläubiger Rechtsverletzung durch den Domainbetreiber zum Tragen.
Dabei sind im Wesentlichen zwei Fallkonstellationen denkbar:
(1) Rechtsverletzung durch die TLD: Zunächst kann der Beschwerdeführer rügen, dass die Nutzung der TLD selbst dazu
führt, dass die Unterscheidungskraft oder der gute Ruf seiner Marke in unlauterer Weise ausgenutzt, beeinträchtigt oder
eine Verwechslungsgefahr hervorgerufen wird. Denkbar wäre etwa, dass der Betreiber einer gTLD, die mit der Marke des
Beschwerdeführers identisch ist, sich als Inhaber der entsprechenden Marke ausgibt.
(2) Rechtsverletzung durch die SLD: Dieselben Verletzungserfolge können grundsätzlich aber auch durch die Vergabe von
SLDs herbeigeführt werden. Dies betrifft insbesondere Fälle des rechtsmissbräuchlichen „Domainsquattings“, bei dem eine
sachlich fremde Domain zu rein missbräuchlichen Zwecken blockiert wird.43 Es genügt insofern, wenn der Inhaber der TLD
Dritte systematisch dazu angeregt, rechtsverletzende SLDs unter seiner TLD zu registrieren. Soweit dem Inhaber der TLD
allerdings keinerlei missbräuchlicher Mitwirkungsbeitrag zugerechnet werden kann, besteht keine generelle Einstandspflicht
für missbräuchliches Verhalten von SLDs.
Eine Entscheidung soll grundsätzlich innerhalb von 45 Tagen nach Errichtung des Expert Panels ergehen.44 Der PDDRPProvider kann selbst keine Sanktionen verhängen, sondern nur der ICANN solche empfehlen.45 Binnen
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20 Tagen nach der Entscheidung des Panels steht beiden Beteiligten die Möglichkeit der Berufung offen.46
Wie unter II. dargelegt, ist das PDDRP-Verfahren kein ausschließliches Verfahren bei Domainstreitigkeiten, so dass
Verfahren vor den ordentlichen Gerichten ohne weiteres bemüht werden können. Soweit die Anhängigkeit eines Verfahrens
vor einem ordentlichen Gericht dargelegt wird, soll das PDDRP-Verfahren ausgesetzt werden.47
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Das PDDRP-Verfahren wurde wohl unter anderem aufgrund der Erfahrungen mit einigen Betreibern von bereits aktiven
generischen TLDs und cc TLDs eingeführt. Einige von diesen fördern mutwillig die Vergabe von rechtsverletzenden SLDs
bzw. die Weiterleitung auf irreführende Webseiten. Für Markeninhaber dürfte dieses Rechtsmittel des PDDRP allerdings nur
ein stumpfes Schwert sein, da der Nachweis des vorsätzlichen Missbrauchs in der Regel nur schwerlich zu führen sein wird.
3. Trademark Clearinghouse
Da das Vorgehen gegen den Betreiber einer TLD bei Rechtsverletzung auf der Ebene der SLDs nicht ohne weiteres möglich
ist (vgl. oben unter 2.), verpflichtet die ICANN den neuen TLD-Betreiber, gewisse Mindestschutzmaßnahmen zugunsten der
Rechtsinhaber bei der Vergabe von SLDs durchzusetzen. Es steht den TLD-Betreibern frei, diesen Schutzstandard nach oben
auszudehnen.48
Diese Mindestschutzmaßnahmen werden unter dem sog. „Trademark Clearinghouse“ gebündelt, mit dessen technischer
Implementierung die ICANN zwei externe Dienstleister beauftragt hat.49 Diese werden Rechteinhabern zunächst die
Möglichkeit bieten, unter der Internetpräsenz <www.trademark-clearinghouse.com> ihre Markenrechte in einer zentralen
Datenbank zu hinterlegen.
Nach der jetzigen Fassung des Applicant Guidebooks können im Trademark Clearinghouse nunmehr erfasst werden:
Wortmarken, für deren Registrierung ein Bestandsnachweis erbracht wurde, deren Bestand gerichtlich bestätigt wurde oder
die durch Gesetz geschützt sind sowie andere Marken, an denen geistiges Eigentum besteht.50 Nicht eintragungsfähig sind
Marken, die sich noch in der Anmeldungs- oder Widerspruchsphase befinden, die für unwirksam erklärt oder gelöscht
wurden.
Die erfolgte Eintragung stellt indes weder eine konstitutive Begründung einer Rechtsposition noch einen Nachweis des
tatsächlichen Bestehens dar. Eine solche Wirkung ginge über die Funktion des Clearinghouse als bloße Sammel- und
Abgleichstelle hinaus.
Am 23.1.2013 haben die Betreiber des Trademark Clearinghouse einen Gebührenkatalog veröffentlicht, dem sich die Kosten
für die Hinterlegung entnehmen lassen.51 Die Hinterlegung einer einzelnen Marke kostet demnach für ein Jahr 150 U.S.Dollar; bei drei Jahren fallen 435 U.S.-Dollar und bei fünf Jahren 725 U.S.-Dollar an.
Bei Einrichtung eines Vorkassenkontos sind über sog. „Status Points“ Nachlässe möglich, die je nach Anzahl dieser Punkte
zu einer Reduzierung auf bis zu 95 U.S.-Dollar im Jahr pro Registrierung führen können. Eine Reduzierung ist allerdings erst
ab einer Hinterlegung von mehreren tausend Marken vorgesehen, so dass hiervon wohl nur große Unternehmen mit sehr
umfangreichem Markenportfolio werden profitieren können.
Auf Basis der im Trademark Clearinghouse gespeicherten Daten erfolgt der Schutz der Rechteinhaber wie folgt:52
(1) Sunrise Period: In den 30 Tagen vor Beginn der Vergabe von SLDs muss der Betreiber den Inhabern von Markenrechten
Gelegenheit geben, SLDs anzumelden, die mit der Marke übereinstimmen. Dieses Privileg kommt nur solchen
Rechtsinhabern zu, denen tatsächlich potentiell eine Rechtsbeeinträchtigung drohen könnte und die daher die sog. „Sunrise
Eligibility Requirements“ erfüllen. Dazu gehört, dass sie die Benutzung ihrer Marke gegenüber dem Trademark
Clearinghouse nachgewiesen haben. Dieser Nachweis besteht zum einen aus einer die Nutzung bestätigenden
unterschriebenen Erklärung, zum anderen bedarf er der Vorlage von „Stichproben“, die im Einzelnen die Nutzung
nachweisen sollen. Hierfür sollen beispielsweise Werbematerial oder Labels akzeptiert werden.53 Dagegen ist es nicht
ausreichend, Lizenzverträge mit Dritten vorzuweisen. Es ist vorgesehen, dass die Vorlage der Erklärung sowie der
Beweisgegenstände alle fünf Jahre wiederholt werden sollen.54
(2) Trademark Claims Service: Der Trademark Claims Service muss mindestens 60 Tage ab Öffnung der gTLD für die
Vergabe von SLDs andauern.55 In diesem Rahmen werden die im Clearinghouse hinterlegten Marken automatisiert mit der
neuen SLD abgeglichen. Anders als in der Sunrise Period kommt es hier nicht darauf an, ob eine Nutzung der Marke
dargelegt wurde.
Kommt es dabei zu einer Übereinstimmung (sog. „Identical Match“), wird der Anmeldende umgehend hiervon in Kenntnis
gesetzt (sog. Trademark Claims Notice).56 Will er das Anmeldeverfahren gleichwohl fortsetzen, so muss er erklären, dass es
zu keiner Markenrechtsverletzung kommen wird.57 Zugleich wird dann aber auch der registrierte Rechteinhaber über die
erfolgte Anmeldung informiert.58
Ein „Identical Match“ soll aber nur dann vorliegen, wenn der Domainname aus den identischen Textelementen der zu
vergleichenden Marke besteht.59 Keine Identität ist etwa dann gegeben, wenn die Marke lediglich ein Element des
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gesamten Domainnamens ist.60 Auch die Verwendung des Plurals eines Begriffs stellt keine identische Benutzung dar.61 So
führt z.B. der Zusatz eines generischen Sammelbegriffs, unter den die entsprechende Marke fällt (etwa „PayPal Payments“),
nicht zu einem „Identical Match“.
Die Sunrise Period sowie der Trademark Claims Service ermöglichen Rechteinhabern zwar den Schutz vor der Anmeldung
von mit der Marke identischer Domains, greifen jedoch dann nicht, wenn „Vertipperdomains“ durch „Cybersquatter“
eingetragen werden. Zudem ist zwar zu erwarten, dass eine Vielzahl der SLDs in den
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ersten 60 Tage nach Eröffnung der Vergabe angemeldet werden, ebenso ist aber davon auszugehen, dass Cybersquatter
gerade den Zeitraum nach Ablauf dieser Frist für rechtsverletzende Anmeldungen nutzen werden. Schließlich erfordern
diese Rechtsschutzmöglichkeiten in besonderem Maße ein proaktives Vorgehen der Markeninhaber, da sie ohne
Hinterlegung der Marke in das Trademark Clearinghouse insoweit schutzlos sind. Das Erfordernis des Benutzungsnachweises
treibt den Verwaltungsaufwand und die Kosten für Rechteinhaber zudem weiter in die Höhe.
4. Uniform Rapid Suspension System (URS)
Das URS-Verfahren soll Rechteinhabern eine schnelle und effiziente Vorgehensweise gegen die rechtsmissbräuchliche
Anmeldung und Benutzung von SLDs eröffnen. Mit diesem Verfahren soll im Erfolgsfalle eine vorläufige Sperrung der
verletzenden Domain erreicht werden, nicht hingegen deren Löschung oder Übertragung.62
Das Verfahren wird durch die Einreichung einer Beschwerde in elektronischer Form bei der zuständigen URS-Schiedsstelle
eingeleitet.63 Es folgt ein „Administrative Review“ der formellen Voraussetzungen, die innerhalb von zwei Tagen
abgeschlossen sein soll. War die Prüfung erfolgreich, erhält der Beschwerdegegner eine sog. Notice of Complaint und muss
dann binnen 24 Stunden die fragliche Domain „sperren“. Der jeweilige URS-Provider informiert dann wiederum den SLDBetreiber über die Sperrung, der binnen 14 Tagen zu der Beschwerde Stellung nehmen muss.64 Erwidert er nicht, ergeht
eine Säumnisentscheidung.65
Das URS-Verfahren soll insbesondere evident rechtsmissbräuchliche Fälle einer zügigen Abhilfe zuführen. Aufwändige
Verfahren mit komplexen tatsächlichen und rechtlichen Problemen sollen dagegen UDRP-Verfahren bzw. den ordentlichen
Gerichten vorbehalten bleiben.66 Die Entscheidung ergeht ohne Erkenntnisverfahren oder Anhörung.67
Hat der Beschwerdeführer Erfolg, so wird der TLD-Betreiber verpflichtet, die betroffene Domain zu suspendieren, d.h. die
Erreichbarkeit im Internet zu unterbinden.
Die Kosten sollen nach Vorstellung der ICANN bei etwa 300 U.S.-Dollar pro Verfahren liegen.68 Allerdings konnte die ICANN
bisher keinen Betreiber für die Durchführung dieses Verfahrens zu den anvisierten Gebühren finden. Sowohl die World
Intellectual Property Organization (WIPO) als auch das National Arbitration Forum (NAF) erklärten, der Betrieb sei bei solch
geringen Verfahrenskosten nicht denkbar. Teilweise wird daher über eine Bezuschussung seitens der ICANN nachgedacht.
Auch steht zur Diskussion, das gesamte Verfahren noch weiter zu vereinfachen bzw. zu automatisieren.69
Letzteres käme wohl Markeninhabern entgegen, würde aber die Rechte der neuen Domaininhaber unangemessen
beschneiden. Die Internet-Community70 beklagt ohnehin schon die aus ihrer Sicht zu einseitige Berücksichtigung der
Interessen der Markeninhaber, welche dank voller Kassen und einer starken Lobby in der Lage seien, gegenüber der ICANN
ihre Interessen zum Nachteil der Eigentumsrechte der Domaininhaber durchzusetzen. So dürften die neuen
Rechtsschutzmechanismen z.B. nicht dazu führen, dass Markeninhabern neue Rechte erwachsen, die ihnen auch bisher
nicht zustünden. Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass sich der Schutzbereich der meisten Marken nur auf spezifische
Waren und Dienstleistungen erstrecke, der zudem in der Regel geografisch auf einige Länder beschränkt sei.71
Vor diesem Hintergrund erscheint es wünschenswert, dass die ICANN bei einer möglichen Überarbeitung des URSVerfahrens einen angemessen Interessenausgleich im Auge behält und die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens gewahrt
bleibt.
Fazit
Die bevorstehende Übergabe von neuen Top Level Domains durch die ICANN, gefolgt von der Anmeldung hunderttausender
Second Level Domains, stellt eine erhebliche Herausforderung für die Inhaber von Marken-, Titel- und
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Firmennamensrechten dar. Diese müssen mit einer Erhöhung der Kosten und einer Ausweitung der Schutzmaßnahmen
rechnen, die zur Verteidigung ihrer Rechte erforderlich werden.
Obschon sich die ICANN durch die geäußerte Kritik nicht von ihrem Vorhaben der Erweiterung der Domainlandschaft hat
abbringen lassen, hat sie zum Schutz von Rechteinhabern doch eine Reihe von zusätzlichen Rechtsschutzmöglichkeiten
entwickelt, die in der vorliegenden Abhandlung im Einzelnen dargestellt wurden. Von besonderer praktischer Relevanz sind
dabei die Mechanismen des Trademark Clearinghouse sowie des URS. Werden diese konsequent genutzt, lassen sich die
Interessen des Rechteinhabers in der zunehmend komplexer werdenden Welt des Internet durchaus effektiv wahrnehmen.
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1 Vgl. die Stellungnahmen der National Association of Advertisers (ANA), abrufbar unter
<http://www.ana.net/content/show/id/icann>, der Coalition for Responsible Internet Domain Oversight (CRIDO),
abrufbar unter <http://www.ana.net/content/show/id/crido>, der World Federation of Advertisers (WFA), abrufbar
unter <http://www.wfanet.org/en/global-news/wfa-opposes-icann-decision-for-unlimited-generic-top-level-domainsgtlds>; die Stellungnahme der Screen Actors Guild, abrufbar unter <http://www.sagaftra.org/screen-actors-guildopposes-icann%e2%80%99s-top-level-domain-expansion-program>.
2 Siehe Stellungnahme der INTA, abrufbar unter <www.inta.org/Advo-
cacy/Pages/CreationofNewgTLDsandTrademarkProtection.aspx>; ebenso Presseerklärung der INTA, abrufbar unter
<http://www.inta.org/Press/Pages/2010July22.aspx>; gemeinsame Stellungnahme von MARQUES und ECTA,
abrufbar unter <http://www.ecta.org/IMG/pdf/ecta-marques_comments_to_icann_21-7-10_on_dag_v4.pdf>; Vortrag
der EU-Kommissarin Neelie Kroes, abrufbar unter <http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-11-419_en.htm?
locale=en>; Schreiben des U.S.-amerikanischen Dep. of Commerce an ICANN vom 3.10.2012, abrufbar unter
<http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/ntia_ltr_to_icann_oct_4.pdf>.
3 Übersicht der neuen TLDs, abrufbar unter <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-
1200utc-13jun12-en>.
4 Vgl. die Stellungnahme der ICANN, abrufbar unter <http://domainincite.com/docs/Joint%20Statement%20Root%
20Zone%20Partners%205%20November%202012.pdf>.
5 Siehe hierzu auch Rickert, MMR 2012, 444-448; Schmid, CR 2012, 99-103; Troge, CR 2012, 481-488.
6 Siehe bzgl. Zuständigkeitsfragen bei der Anmeldung von TLDs für deutsche Kommunen Holznagel/Hartmann, NVwZ
2012, 665-670.
* LL.M. (Berkeley), Rechtsanwältin in München.
1 Vgl. die Stellungnahmen der National Association of Advertisers (ANA), abrufbar unter
<http://www.ana.net/content/show/id/icann>, der Coalition for Responsible Internet Domain Oversight (CRIDO),
abrufbar unter <http://www.ana.net/content/show/id/crido>, der World Federation of Advertisers (WFA), abrufbar
unter <http://www.wfanet.org/en/global-news/wfa-opposes-icann-decision-for-unlimited-generic-top-level-domainsgtlds>; die Stellungnahme der Screen Actors Guild, abrufbar unter <http://www.sagaftra.org/screen-actors-guildopposes-icann%e2%80%99s-top-level-domain-expansion-program>.
2 Siehe Stellungnahme der INTA, abrufbar unter <www.inta.org/Advo-
cacy/Pages/CreationofNewgTLDsandTrademarkProtection.aspx>; ebenso Presseerklärung der INTA, abrufbar unter
<http://www.inta.org/Press/Pages/2010July22.aspx>; gemeinsame Stellungnahme von MARQUES und ECTA,
abrufbar unter <http://www.ecta.org/IMG/pdf/ecta-marques_comments_to_icann_21-7-10_on_dag_v4.pdf>; Vortrag
der EU-Kommissarin Neelie Kroes, abrufbar unter <http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-11-419_en.htm?
locale=en>; Schreiben des U.S.-amerikanischen Dep. of Commerce an ICANN vom 3.10.2012, abrufbar unter
<http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/ntia_ltr_to_icann_oct_4.pdf>.
4 Vgl. die Stellungnahme der ICANN, abrufbar unter <http://domainincite.com/docs/Joint%20Statement%20Root%
20Zone%20Partners%205%20November%202012.pdf>.
5 Siehe hierzu auch Rickert, MMR 2012, 444-448; Schmid, CR 2012, 99-103; Troge, CR 2012, 481-488.
6 Siehe bzgl. Zuständigkeitsfragen bei der Anmeldung von TLDs für deutsche Kommunen Holznagel/Hartmann, NVwZ
2012, 665-670.
7 gTLD Applicant Guidebook vom 4.6.2012, abrufbar unter <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/>.
8 Vgl. Skou/Bettinger in einem Beitrag für „The Munich Conference on new TLDs“, abrufbar unter
<http://newdomains.org/de/news/The_Opening_of_the_Generic_Domain_Name_Space_can_Change_the_Internet>;
Schätzung der ICANN unter „Update to the Cost Considerations of the New gTLD Program”, abrufbar unter
<http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/cost-considerations-04oct09-en.pdf>.
10 Protokoll des Board Finance Committee der ICANN vom 13.10.2012, abrufbar unter
<http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-bfc-13oct12-en.htm>.
11 Vgl. Mitteilung der ICANN, abrufbar unter <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/prioritization-draw>.
12 Vgl. Stellungnahme, abrufbar unter <http://www.ana.net/content/show/id/icann>.
13 Vgl. WIPO Bericht „New Generic Top-Level Domains: Intellectual Property Considerations (2005 Report, 6.4.2005)“,
abrufbar unter <www.wipo.int/amc/en/domains/reports/newgtld-ip/index.html>.
14 Beschluss des INTA Boards vom 8.7.2009, abrufbar unter
<www.intra.org/Advocacy/Pages/CreationofNewgTLDsandTrademarkProtection.aspx> sowie Stellungnahme der INTA,
abrufbar unter <www.inta.org/Advocacy/Documents/May42011.pdf>.
15 Bericht „Economic Framework for the Analyses of the Expansion of Generic Top-Level Domain Names“ von Juni 2010,
abrufbar unter <www.icann.org/en/topicts/new-gtlds/economic-analysis-of-new-gtlds-16jun10-en.pdf>.
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16 Vgl. Entwurf des gTLD Applicant Guidebook in Version vom 24.10.2008, abrufbar unter
<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-24oct08-en.pdf>.
17 Vgl. Empfehlungen des Implementation Recommendation Teams vom 29.5.2009, abrufbar unter
<www.icann.org/en/news/announcements/announcement-4-29may09-en.htm>.
18 Vgl. Module 3, 4 und 5 des gTLD Applicant Guidebook in der Version vom 4.6.2012.
19 Vgl. S. 16 ff. der Empfehlung des IRT, abrufbar unter <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-24oct08-
en.pdf>.
20 Vgl. Entwurf des „Registry Agreements“ zwischen der ICANN und dem Erwerber der TLD, abrufbar unter
<http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf>.
21 gTLD Applicant Guidebook Ziff. 5.4.1.
22 Vgl. die Vorgaben der ICANN zu den Verfahrensvorschriften des UDRP, abrufbar unter
<http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp>.
23 So z.B. ausdrücklich unter Ziff. 22 PDDRP sowie unter Ziff. 7.13 des Registry Agreements.
24 Vgl. BGH, GRUR 2002, 622, 626 – shell.de; so auch Prinz/Strüwer, WRP 2012, 921, 923.
26 Abrufbar unter <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/objection-dispute-resolution>.
27 gTLD Applicant Guidebook Ziff. 3.2.3, WIPO Verfahrensordnung, abrufbar unter
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/>.
28 gTLD Dispute Resolution Procedure Art. 7, WIPO Verfahrensordnung, abrufbar unter
<www.wipo.int/amc/en/domains/lro/#5a>.
31 So i. E. auch Troge, CR 2012, 481, 485.
32 gTLD Dispute Resolution Procedure Art. 13 (b).
33 gTLD Dispute Resolution Procedure Art. 21 (c).
34 gTLD Dispute Resolution Procedure Art. 21 (a).
35 Vgl. <http//www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/>.
36 Vgl. Ziff. 4 g) ICANN Policy für UDRP Verfahren, abrufbar unter <http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy>.
37 Vgl. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/#11a>.
38 Übersicht der WIPO der eingegangenen Widerspruchsverfahren, abrufbar unter
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/>.
39 Vgl. Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure im Anhang zu Module 5.
40 Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure Art. 1.
41 Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure Art. 7.1.
42 Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure Art. 2.1: „To the extent more than one Trademark PDDRP
provider (“Provider”) is selected to implement the Trademark PDDRP“.
43 Vgl. hierzu etwa Bertermann, Heise Online-Recht, A II 3 Rdnr. 53.
49 ICANN Ankündigung vom 1.6.2012 „Selection of Trademark Clearinghouse Service Providers“.
50 Trademark Clearinghouse Ziff. 3.2.
51 <http://www.trademark-clearinghouse.com/pdf/TMCH_fee_structure_21-01-2013.pdf>.
52 Trademark Clearinghouse Ziff. 6.
53 ICANN Mitteilung „Implementing the Proof of Use Verification“.
54 ICANN Mitteilung vom 17.10.2012 „Clearinghouse Implementation“.
55 Trademark Clearinghouse Ziff. 6.1.1.
57 Vgl. „Trademark Notice“ im Anhang zum Trademark Clearinghouse.
59 ICANN, Memorandum „Implementing the Matching Rules“, S. 3.
60 ICANN, Memorandum „Implementing the Matching Rules“, S. 10.
61 ICANN Mitteilung vom 17.10.2012 „Clearinghouse Implementation“, S. 18.
62 Draft Procedure Uniform Rapid Suspension Ziff. 10.2.
63 Draft Procedure Uniform Rapid Suspension Ziff. 1.1 a).
Draft Procedure Uniform Rapid Suspension Ziff. 2.1.
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69 Vgl. <www.blog.united-domains.de/2012/09/icann-sucht-urs-anbieter/>.
70 Vgl. etwa Kommentare der Internet Commerce Association, abrufbar unter
<http://www.internetcommerce.org/Defensive_Registrations_Second_Level>.
71 <www.circleid.com/posts/0121010_domain_rights_dozen_icas_rpm_revision_review_principles/>.

Aufsatz GRUR-Int 2013, 322

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