Dom ved Oslo tingrett 1. oktober 2015

OSLO TINGRETT
DOM
Avsagt:
01.10.2015 i Oslo tingrett,
Saksnr.:
15-045948TVt-OTtR/04
Dommer:
Tingrettsdommer
Saken
gjelder:
Espen Bjerkvoll
Registrering av varemerke
Beiqi Foton Motor Co Ltd
Advokat Frode André Moen
mot
Staten v/Klagenemnda for industrielle
rettigheter
Advokat Anne Cathrine Haug-Hustad
lngen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse
DOM
Saken gjelder gyldigheten av vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter 16. januar
2015 om å nekte den internasjonale registeringen av varemerket AUMAN for
motorkjøretøyer virkning i Norge.
Sakens bakgrunn:
Beiqi Foton Motor Co Ltd (heretter "Beiqi") er et kinesisk selskap som blant annet
produserer lastebiler, busser og andre motorkjøretøy.
juni 2011 Norge for sitt ordmerke AUMAN gjennom Madridprotokollen,
med internasjonal registreringsdato 27. april2011 og internasjonalt registreringsnurnmer
1077054. Merket ble besluttet gjeldende i Norge 12. september 2011, og ble kunngjort i
Beiqi utpekte
9.
Norsk varemerketidende 19. september 2011 med følgende varefortegnelse:
Klasse
I2
Automobiles; vehicles for locomotion by land, air water or rail; tyres;
motorcycles ; bicycles ; funiculars ; trolleys ; sleighs (vehicles) ; trucks ;
tilting cars.
I innsigelsesperioden kom det inn felles innsigelse fra følgende merkevarehavere: MAN
Nutzfahrzeuge AG, MAN B&W Diesel AG, MAN SE og MAN Truck & Bus AG, alle
sammen hjemmehørende i Tyskland og del av det tyske industrikonsernet MAN
(Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg). MAN ble registret i Norge som varemerke blant
annet i vareklass e 12 i 1959, og i 2008 ble MAN besluttet gjeldende som ordmerke i
standard font for klasse 12. Konsernspissen MAN SE står som innehaver av dette
ordmerket med registreringsnumm er 091 43 60.
MAN
SE er eid av Volkswagen-gruppen. MAN-konsernet produserer primært tunge
kjøretøy som lastebiler og busser. Denne virksomheten ligger under MAN Truck & Bus
AG. Det norske datterselskapet MAN Truck & Bus Norge AS er en del av denne
divisjonen. Konsernet består i tillegg av andre forretningsområder. MAN-konsemet hadde
en omsetning på 15,8 milliarder euro på verdensbasis i 2012, hvorav omsetningen i Norge
var på I,2 milliarder kroner.
Innsigelsene var begrunnet med at bruk av merket AUMAN krenker innsigernes rett, fordi
det er egnet til å forveksles med innsigernes nasjonale og internasjonale registreringer. Det
ble også anført at varemerket MAN er velkjent i Norge og nyter kodakvern etter
varemerkeloven $ 4 annet ledd.
Patentstyret kom i avgjørelse 20. november 2013 til at den tidligere beslutningen om å gi
den internasjonale registreringen av AUMAN virkning i Norge, måtte opprettholdes.
Avgjørelsen ble påklaget. Patentstyret vurderte i lys av klagen saken på nytt, men fant ikke
å kunne endre sitt tidligere vedtak. Klagen ble derfor oversendt Klagenemnda for
-2-
15-045948TV1-OTIR/04
industrielle rettigheter ("KFIR") for videre behandling. Beiqi innga tilsvar til klagen, som
ble etterful gt av ytterli gere korrespondanse.
Ved enstemmig avgSørelse 16. januar 2015 tok KFIR klagen til følge, på det grunnlag at
varemerket AUMAN er i strid med varemerkeloven $ 16, jf. $ 4 annet ledd om
"kodakvern", slik at den internasjonale registeringen av varemerket AUMAN ikke kunne
gis virkning i Norge. KFIR tok utgangspunkt i den internasjonale registrering 914360 av
ordmerket MAN. Det ble antatt at dette merket har det bredeste vernet av alle klagernes
merker. KFIR la til grunn at merket MAN er velkjent i varemerkelovens forstand innenfor
varegruppene busser og lastebiler, at kjennetegnene MAN og AUMAN ligner hverandre,
samt at bruk av AUMAN vil medføre en urimelig utnyttelse eller skade av merket MAN.
KFIR foretok ikke en forvekselbarhetsvurdering av merkene etter varemerkeloven $ 4
første ledd bokstav b, men konkluderte likevel med at det foreligger vareidentitet og/eller
varelikeartethet.
Beiqi tok ut stevning 16. mars 2014 med krav om at KFIRs avgjørelse oppheves som
ugyldig, fordi ingen av de tre hovedvilkårene i varemerkeloven $ 4 annet ledd er oppfylt.
Søksmålsfristen på to måneder er overholdt. Staten bestred at vedtaket er ugyldig i tilsvar
16. april 2015. Prinsipalt har staten gjort gieldende at vilkårene for kodakvern i
varemerkeloven $ 4 annet ledd er oppfylt. Subsidiært ble det anført at vedtaket kan
opprettholdes i medhold av $ 4 første ledd bokstav b.
Saken står i det vesentlige
i samme stilling for tingretten som for KFIR, med unntak av at
Beiqi for tingretten synes å ha fremlagt et mer omfattende materiale av godkjente
internasjonale varemerker inneholdende ordelementet "man". Beiqi er ved kjennelse pålagt
å stille garanti for statens sakskostnader. Hovedforhandling ble holdt 16. september 2015.
Retten fikk presentert de dokumentbevis som fremgår av rettsboken. Det ble ikke avgitt
partsforklaringer men ført etf vitne.
Saksøker
-
Beiqi Foton Motor Co Ltd
-
har i hovedtrekk giort gjeldende:
KFIRs vedtak må oppheves som ugyldig. Det er ikke grunnlag for å nekte registreringen av
AUMAN i Norge. Patentstyrets vedtak er riktig i resultatet og gir i hovedsak uttrykk for
korrekt rettsanvendelse.
Det er ikke grunnlag for kodabeskyttelse til fordel for merket MAN. Merket MAN har ikke
utvidet vern etter varemerkeloven $ 4 annet ledd.
Det er ikke dokumentert at MAN er velkjent i lovens forstand. Merket MAN er ikke
velkjent for lastebiler og busser i klasse 12. Statistikken i vedtaket er brukt feil. De spurte
lastebileierne er ikke representative både ut fra det lave antallet og fordi store bedrifter og
offentlig etater ikke er omfattet av materialet.
Det foreligger ikke kjennetegnslikhet mellom merkene MAN og AUMAN. Det foreligger
ikke risiko for assosiasjon mellom merkene. Ordelementet "man" har ingen selvstendig og
-3-
15-045948TV1-OTIR/04
AUMAN. Det er første del av merket AUMAN som har
blikkfangende karakter, og forbrukerne vil lettest feste seg til starten på merker. Ved
uttalen vil trykket legges på første del av ordet. Omsetningskretsen for tungtransport,
særpreget rolle i merket
lastebiler og busser er gjennomgående profesjonelle aktører som gjør sine valg ut fra
grundige overveielser og har stor merkebevissthet. Dette reduserer faren for forveksling og
risikoen for assosiasjon mellom merkene, De ulike MAN-merkene må vurderes for seg
med hver sine respektive vernesoner. En merkefamilie i MAN-konsernet gir ikke et utvidet
vern.
Beiqi har nådd frem med registreringen av AUMAN mange land. Dette underbygger at den
norske nektelsen er feil. Også det store omfanget av nasjonale og internasjonale
varemerkeregistreringer, inkludert i Tyskland, inneholdende ordelementet "man", viser at
vedtaket er feil og at merker inneholdende "man" må godtas. Flere av de godkjente
merkene ligger nærmere MAN enn AUMAN.
Bruk av merket AUMAN medfører ikke en urimelig utnyttelse eller skade på MANs
særpreg eller anseelse. Det gjelder ingen presumsjon for slik krenkelse ved varelikhet. Det
må foretas en konkret vurdering. Det er allerede registrert mange merker med ordelementet
"man", slik at skaden allerede er skjedd.
Heller ikke varemerkeloven $ 4 først ledd bokstav b), som gir anvisning på en alminnelig
forvekselbarhetsbedømmelse, gir grunnlag for å nekte registreringen av AUMAN. Om det
foreligger forvekselbarhet beror på en konkret vurdering. Likhetsgraden er ikke særlig stor
og kjøperne er merkebevisste. AUMAN og MAN er så vidt forskjellig at det ikke
foreligger forvekselbarhet.
Beiqi Foton Motor Co Ltd har nedlagt slik påstand:
1.
Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse i sak
januar 2015 oppheves.
VM
2.
Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes
til
14100 av 10.
å erstatte Beiqi
Foton Motor Co Ltd's sakskostnader.
Saksøkte - Staten v/I(lagenemnda for industrielle rettigheter
gieldende:
-
har i hovedtrekk giort
KFIRs vedtak er korrekt både i resultatet og i begrunnelsen. Varemerket AUMAN er i strid
med det vernet merket MAN har etter varemerkeloven $ 4 annet ledd.
De påberopte utenlandske avgjørelsene må tillegges liten vekt. Det er regelverket som er
harmonisert, ikke enkeltavgjørelser. Ingen av de merkene som er godtatt registrert ligger så
tett opp til MAN som AUMAN, bortsett fra OMAN. Det finnes flere land hvor AUMAN
ikke har fätt medhold hos lokale myndigheter.
4
15-045948TV1-OTIR/04
Merket MAN er velkjent for busser og lastebiler i Norge. Merket er brukt i lang tid, og
MAN har i mange år vært blant de største leverandørene, med stor geografisk utbredelse
og en rekke svært store kunder. Det er brukt store ressurser på markedsføring. Den
foretatte undersøkelsen gir et dekkende uttrykk for hvor kjent merket MAN er. Det må
legges til grunn at store private og offentlig aktører har enda bedre kjennskap til merket
enn de spurte lastebileierne.
Merkene AUMAN og MAN er kjennetegnsmessig like. Det kreves en likhet mellom
merkene, men ikke en risiko for forveksling. AUMAN er visuelt, fonetisk og semantisk
vesentlig likt kjennetegnet MAN. Basert på en totalvurdering fremstår ikke AUMAN som
tilstrekkelig ulikt.
Bruken av merket AUMAN vil føre til en urimelig utnyttelse av eller skade på varemerket
MAN. Det er presumsjon for slik krenkelse ved varelikhet. Det er en risiko for at merket
MAN kommer opp i bevisstheten når man ser merket AUMAN for varer av samme slag.
Gjennomsnittsforbrukeren vil assosiere merket AUMAN med MAN. Det er dessuten
sannsynlig at blikkfangereffekten av MAN vil svekkes.
Subsidiært gjøres gjeldene at varemerkeloven $ 4 første ledd bokstav b er til hinder for at
varemerket AUMAN registreres, slik at KFIRs avgjørelse også ut fra en slik synsvinkel er
korrekt. Det foreligger forvekslingsfare.
Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter har nedlagt slik påstand:
1.
Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes
2.
Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader
Rettens vurdering:
Den intemasjonale registreringen av merket AUMAN gir ikke i seg selv rettigheter ut over
å kunne utpeke enkeltland. Den nærmere vurderingen av om den internasjonale
registreringen skal gis virkning gjøres i de enkelte medlemslandene. Patentstyret vurderte
og godtok dette i første omgang, mens Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR)
kom til motsatt resultat.
Hovedspørsmålet er om AUMAN kan nektes varemerkeregistrert i Norge under henvisning
til varemerkekonflikt med det tidligere merket MAN.
Tingretten er kommet til at var riktig å nekte registeringen av merket AUMAN, slik at
Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) sitt vedtak blir stående.
Retten vurderer først om merket MAN har vern etter varemerkeloven $ 4 annet ledd, som
er til hinder for at AUMAN kan registreres i Norge, jf. lovens $ 16. Varemerkeloven $ 4
annet ledd lyder:
-5-
15-045948TV1-OTIR/04
For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen
uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner
varemerket þr varer eller tjenester av sqmme eller annet slag, hvis bruken ville
medføre en urimelig utnyttelse av eller sknde på det velkjente varemerkes særpreg
eller anseelse (goodwill).
Kodakvern etter $ 4 annet ledd krevet at MAN er velkjent i Norge, at merkene ligner
hverandre, og at bruk av AUMAN vil medføre en urimelig utnyttelse eller skade av merket
MAN. Dersom vilkårene er oppfylt, gir bestemmelsen et utvidet varemerkevern.
Retten er enig med KFIR i at det er naturlig å ta utgangspunkt i den internasjonale
registrering 914360 av ordmerket MAN, både fordi denne må antas å ha det bredeste
vernet av alle MAN-konsernets merker, men også fordi det er dette merket AUMAN synes
å ligge tettest opp mot.
Vilkåret om at varemerket må være "velkjent i Norge" betyr språklig at merket må være
godt kjent. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet. I motsatt fall er det lite
sannsynlig at det skulle være velkjent.
I Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 43 er dette vilkåret utlagt slik at det må være kjent av en
betydelig del av den relevante omsetningskretsen, for at det skal anses som velkjent. I
forlengelsen av dette er det vist til EF-domstolens dom 14. september 1999 i sak C 375197
Chevy, hvor uttalelsen som senere er inntatt i lovforarbeidene fremgår av avsnitt 26. I
dommens avsnitt 27 er vilkäret nærmer utbrodert:
Ved undersoegelsen af denne betingelse skol den nationale ret tage hensyn
til alle
sagens relevante omstaendigheder, saaledes navnlig varemaerkets markedsandel,
intensiteten, den geografiske udstraelcning og varigheden af brugen af varemaerket
samt stoerrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme
varemaerket
Det skal således foretas en helhetsvurdering av en rekke forhold.
Retten viser også
til omtalen
av hva som menes med velkjent
i Lassen og Stenvik
:
Kjennetegnsrett, 3. utgave (2011) side 369, hvor det blant annet fremgår at det ikke kreves
at merket er kjent for en bestemt prosentdel av omsetningskretsen, og heller ikke at det er
kj ent
utenfor omsetningskretsen.
AUMAN er tenkt brukt på samme varer og tjenester som MAN brukes på. Begge merkene
omfatter alle varer i klasse 12. MAN og Beiqi er direkte konkurrenter når det gjelder
busser og lastebiler. Det er derfor mulige kjøpere av lastebiler og busser som er den
relevante omsetningskretsen.
MAN har vært brukt som varemerke siden tidlig på 1900-tallet, og den første bilen med
merket MAN ble solgt i Norge allerede i 1921. MAN ble registrert som varemerke i Norge
i 1959, og ordmerket MAN i standard font ble besluttet gjeldende i Norge i 2008.
-6-
15-045948TVt-OTrR/04
I perioden 2007 -2012 solgte MAN 2796lastebiler og 395 busser i Norge. Det er opplyst at
dette tilsvarer markedsandeler på henholdsvis 10,4 og 12,2 prosent. Vitnet Dag Brekken
fra MAN Truck & Bus Norge AS forklarte i retten at det i dag finnes 4630 registrerte biler
av merket MAN som ikke er eldre enn ti år. MAN har serviceavdelinger over det meste av
landet, med unntak av Nord-Norge. Det vises videre til at årlige markedsføringskostnader i
Norge er på rundt fire millioner, selv om det sentrale er hvilken effekt denne
markedsføringen og bruken har hatt for kjennskapen til merket i omsetningskretsen. Salget
av lastebiler er i følge det opplyste jevnt fordelt over hele landet. De fleste bilene selges til
eiere av en til tre biler, men en stor andel selges også til større selskaper. Det er fremlagt
dokumentasjon på at MAN de siste årene har inngått store kontrakter både med Forsvaret
og Ruter, som betjener de fleste bussrutene i Stor-Oslo. Det er også levert rutebusser til
Sørlandet, Bergensområdet og Trondheimsområdet. I20II var MAN det bussmerket med
tredje størst omsetning i Norge.
Det er fremlagt en merkevaremåling for MAN lastebiler og busser utlørt av TNS Gallup i
2007, som viser at MAN i de ulike vektklassene varierer mellom å være Norges tredje og
fierde største lastebilmerke vurdert etter omsetning, samt at 75 prosent av de spurte har
oppgitt uhjulpen kjennskap til MAN. Undersøkelsen er basert på intervju med 556
lastebileiere. Retten kan ikke se at antallet i seg selv er for lite til at materialet kan være av
betydning. Større private virksomheter og offentlige etater er ikke med i undersøkelsen.
Heller ikke dette gir grunn til å se bort fra målingen. Retten er enig med staten i at de
innkjøpsansvarlige i større offentlige etater og private virksomheter må antas å ha enda
bedre kjennskap til merket enn lastebileiere som eier en eller få biler. Målingen er justert
for at MAN-kunder er overrepresentert i utvalget. Retten kan heller ikke se at det er stilt
ledende spørsmålet i merkevaremålingen, som bidrar til å svekke vekten av denne. Det er
ikke holdepunkter for at MAN var mindre kjent i Norge på vedtakstidspunktet i 2015 enn i
2007. De faktiske markedsandelene for MAN i2012 er omtrent på nivå med2007.
Det store MAN-merket i fronten på lastebiler og busser bidrar ytterligere tiI ä gSøre merket
godt kjent.
Basert på en totalvurdering er retten kommet
til
at merket
MAN må anses
så godt kjent
i
kundek¡etsen, slik at lovens vilkår velkjent i Norge må anses oppfylt.
Retten går over
til å behandle kravet om merkevarelikhet. Lovens formulering om at
merkene må være identiske eller ligne, tilsier at merkene ikke må være helt like. Det er
etter $ 4 annet ledd ikke krav om vareslagslikhet, selv om det åpenbart foreligger her. Hvor
grensen går er nærïnere belyst i lovforarbeidene. I Ot.prp.nr 98 (2009-2009) side 43 heter
det:
Etter bestemmelsen er det ikke lcrav om likhet mellom vare- eller tjenesteslagene. Det
kreves likhet mellom tegnet som benyttes og det beslEttede voremerket, men ikke
risikoforforvelæling, jf. EF-domstolens dom 23. oktober 2003 i sakC 408/01
Adidas/ Fitnessworld. Det er tilstrekkelig at graden øv likhet medfører at den berørte
kundelcretsen i sin bevissthet sknper enforbindelse (en <linkt) mellom tegnet og
voremerket.
7
15-045948TVr-OTIR/04
Det er i følge forarbeidene av sentral betydning om det skapes en assosiasjon mellom
merkene. I flere avgjørelser fra EU-domstolen, slik som dom23. oktober 2003 i sak C-408
avsnitt 28-30 og dom 18. juni 2009 i sak C487-07 , fuemgär at det må være en viss grad av
likhet, samt at det må foretas en helhetsvurdering, hvor det ses hen til visuell, lydmessig og
begrepsmessig likhet. Det er tilstrekkelig at den berørte kundekrets skaper en sammenheng
mellom merkene, selv om det ikke er forvekslingsfare. I Lassen/Stenvik side 288 fremgår
at det er tilstrekkelig med en risiko for assosiasjon, på den måten at
gjennomsnittsforbrukeren når han møter det yngre varemerket, gjenkaller det eldre,
velkjente varemerket i sin erindring.
Merkene som skal sammenlignes er AUMAN mot MAN. Vurderingen av merkevarelikhet
skal foretas ut fra slik merkene er registrert, ikke ut fra faktisk bruk. Dette har solid støtte i
rettspraksis, og synes heller ikke omstridt. Det er uten betydning at MAN ofte brukes med
figurative elementer, når det er registrert som et rent ordmerke. Graden av likhet skal
medføre at omsetningskretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse mellom tegnet og
varemerket, ikke mellom innehaverne. Dette beror på en helhetsvurdering.
Partene synes å være enige om at den aktuelle kundegruppen
i hovedsak består av
profesjonelle al<tører med ganske god merkebevissthet. Det samme er lagt til grunn i
KFIRs vedtak. Dette innebærer at gjennomsnittsforbrukeren vil ha forholdsvis gode
forutsettinger for å holde forskjellige merker fra hverandre, selv om det foreligger visse
likhetsstrekk. Videre legger retten til grunn at varemerket MAN for lastebiler og busser har
en nokså høy grad av særpreg. Dette henger sammen med det svært korte ordmerket, og
forsterkes ytterligere gjennom en omfattende bruk av merket med store bokstaver i fronten
av bilene. Det kan likevel ikke være riktig å innsnevre et slikt merkes "likhetssfære", ut fra
en betraktning om at det sterke varemerket i seg selv vil motvirke faren for assosiasjon
med andre merker, slik det fremgår av Stenvik/Lassen side 332.
Klagenemndas vurdering av merkelikhet, som endte opp med av lovens krav om likhet er
oppfylt, er inntatt i vedtakets avsnitt 33:
Begge merker består av ordet MAN, og innkløgedes merke opptar i sin helhet det
tidligere registrerte merket. Forsþellen mellom merkene er at innkløgedes merke
starter med de to bol<stavene AU. AUMAN vil således uttales i to stavelser, men slik
Klagenemnda ser det, vil uttalelsen i det vesentligste bli å legge på sffikset MAN.
Lydbildet vil dermed være tilnærmet likt, ved at uttalelsen MAN befester seg i
erindringen. Visuelt er det et en viss forskjell, ved at det ene merket består av 5
bolcstaver mot det andre merkes 3 bokstqver. Imidlertid.finner klagenemnda at
elementet MAN også visuelt vil være fremtredende i helhetsinntrykket av merkene.
Etter Klagenemndas syn køn det ikke få betydning at AUMAN knn være et etternavn,
da dette ikke er et forhold som gjelder þr den norske omsetningslvetsen.
Kløgenemndafinner øt AUMAN ikke direkte hqr noen betydning, men på grunn av
detfremtredende elementet i MAN, så legges det til grunnfor vurderingen øt
forestílingsbildet mellom merkene er ikke er ulike.
-8-
l5-045948TV1-OTIR/04
Retten kan i hovedsak slutte seg til disse vurderingene, som er gode utgangspunkter for
den totalvurderingen som skal foretas. Selv om det foreligger visse visuelle forskjeller, vil
merkene likevel fremstå nokså like ved bruk av lik skrifttype, som ordmerkene åpner for.
Det fremgår av Beiqis søknad om registrering i Norge at ordet AUMAN ikke har noen
spesiell betydning. Når det gjelder lydbildet, er det rettens klare syn at MAN i den aktuelle
omsetningskretsen uttales med en a-lyd i midten, og ikke en æ-lyd. Dette henger saÍìmen
med at merket henspiller på forkortelsen av det tyske firmanavnet, og ikke det engelske
ordet for mann. Retten er videre av den oppfatning at det er naturlig å uttale AUMAN med
en tilnærmet lik a-lyd. Dels som fblge av slik ordstavelsene er satt sammen, og dels fordi
forstavelsen "au" kan gi assosiasjoner i retning av det tyske ordet "auto" for bil, med den
følge at en engelsk uttale av bokstavene "man" fremstår mindre sannsynlig.
Beiqi har påberopt en stor mengde utenlandske avgjørelser og registreringer til støtte for at
vedtaket må oppheves. Disse avgjørelsene går dels på at merket AUMAN er godtatt
registrert i mange land, og dels at en rekke varemerker med ordelementet "marì." er godtatt
registrert. Retten har ikke noen nærmere oversikt over avgjørelser innenfor den første
kategorien, og vet ikke hva som er vurdert i de ulike landene. De utenlandske
godkjennelsene av AUMAN må allerede av denne grunn tillegges liten vekt. Det er
dessuten slik at behandlingen av merket AUMAN i andre land ikke avtegner noe ensartet
bilde.
Når det gjelder den andre kategorien utenlandske avgjørelser og registreringer, av
varemerker med ordelementet "man" som er godkjent, vises for det første til at disse i
større eller mindre grad skiller seg fra merket AUMAN. Retten er enig med staten i at
ingen av de merkene som er godtatt registrert ligger så tett opp mot MAN som AUMAN,
hvis man ser bort fra OMAN, som også er et arabisk land. Retten er uenig med Beiqi i at
registeringen av andre merker med ordelementet "marì." har bidratt til å utvanne styrken av
merket MAN. De aller fleste nasjonale, utenlandske og internasjonale registreringene av
merker inneholdende ordelementet "man", omfatter ulike engelske ord i kombinasjon med
det engelske ordet "mar", noe som derimot ikke er tilfelle for AUMAN. De aller fleste
godkjente merkene inneholdende ordelementet "man" har dessuten et lengre prefiks enn
AUMAN, og retten er enig med staten i at tyngden ved uttalen av disse merkene fort vil
ligge på det først prefikset, og ikke "man". Ut over dette påpekes at det er selve regelverket
som er harmonisert, og ikke avgjørelser i enkeltsaker, at de faktiske forholdene kan variere
i de ulike land, samt at de fleste avgjørelsene er fra lavere instanser.
På denne bakgrunn er det ikke grunnlag
for
tillegge de utenlandske avgjørelsene og
registeringene særlig vekt i denne saken, selv om regelverket i hovedsak er det samme som
i Norge.
Basert på en totalvurdering mener retten at
å
AUMAN er egnet til å skape en sammenheng
MAN for gjennomsnittsforbrukeren, og at dette skyldes likheten mellom
varemerkene. Rettslig sett er dette tilstrekkelig til å si at merkene ligner hverandre i
med varemerket
varemerkeloven $ 4 annet ledds forstand.
-9-
15-045948TV1-OTIR/04
Når det gjelder det siste vilkåret, krenkelsesvurderingen, inneholder lovbestemmelsen to
alternativer. Bruken mäføre til en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente
varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill). I Ot.prp.nr. 98 side 43 er det påpekt at
bestemmelsen gir anvisning på en bred rimelighetsvurdering. Retten forstår dette slik at det
gis anvisning på en konkret helhetsvurdering.
Partene er uenige om det ved vareidentitet, slik som her, gjelder en presumsjon for at også
krenkelsesvilkåret er oppSlt. Dette er omtalt i Stenvik/Lassen side 373:
Hvis vareslagene er identiske må det normalt presumeres å ville skje en urimelig
utnyttelse dersom en onnen bruker et kjennetegn som er likt nok til at det vil oppstå
assosiasjoner til det velkjente varemerket, jfr. P5-2007-7627 RED BULL"
Red Bull-avgjørelsen fra Patentstyrets 2. avdeling benytter imidlertid ikke ordet
presumsjon:
Etter 2. ovdelings oppfatning må det legges til grunn at bruk av det anmeldte merket
for energidrikkvil innebære en urimelig utnyttelse av det eldre merkets goodwill.
Når det, som her, dreier seg om identiske varer, vil utnyttelse av et lignende merke
ofte innebære en slik utnyttelse av det eldre merkets goodwill. Annen avdeling knn
ikke se at det i nærværende sak er gitt opplysning om noen omstendigheter som kan
sette saken [iJ en annerledes stilling.
Det vises videre
til EU-domstolens avgjøres
18.
juni 2009 i
sak C-487-07 (L'Oreal):
44. For at afgøre, om brugen af tegnet drager utilbørligtfordel af varemærkets
særpræg eller renommé, skal der foretages en samlet vurdering, der inddrager alle
sogens relevante forhold, herunder navnlig renomméets intensitet og graden af
varemærkets særpræç, graden af lighed mellem de pågældende varemærker samt
ksrqkteren af og graden af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.
Angående intensiteten af varemærkets renommé og dets grad af særpræg har
Domstolen allerede fastslået, at jo større dette varemærkes særpræg og renommé er,
desto lettere vil en sknde kunne antages at foreligge. Det fremgår ligeledes af
retspralrsis, at i jo højere grad og jo mere umiddelbart tegnet leder tanken hen på
varemærket, desto større er risikoenfor, at den aktuelle eller fremtidige brug af
tegnet medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller
sknder dette særpræg eller renommé (1f, i denne retning Intel Corporation-dommen,
præmis 67-69).
45. Det bemærkes desuden, at der iforbindelse med en sådan samlet vurdering i
givet fald også knn tages hensyn til tilstedeværelsen af en risiko þr udvanding eller
t
il s muds ning af v ar emær ket.
Basert på disse avgjørelsene legger retten til grunn at det skal foretas en konkret
helhetsvurdering også ved varelikhet. Graden av likhet vil imidlertid være et sentralt
moment i denne vurderingen. Retten legger videre til grunn at bruk som forringer merkets
goodwillverdi, for eksempel ved at det svekkes som blikkfang, rammes.
-10-
15-045948TV1-OTIR/04
Som følge av den sterke varelikheten og den visuelle likheten mellom merkene
MAN og
AUMAN, er det sannsynlig at bruk av merket AUMAN vil svekke blikkfangereffekten av
merket MAN. Dersom merket AUMAN godtas, er det risiko for at varemerket MANs
anseelse vil kunne skades, ved at varemerkets særpreg og tiltrekningskraft vil bli redusert.
Det er også en fare for at biler av merket AUMAN vil kunne ha en negativ innflyelse på
varemerket MAN, som har biler av gjennomgående god kvalitet. Retten er videre av den
oppfatning at det er stor risiko for at merket MAN kommer opp i kundenes bevissthet, når
man ser merket AUMAN for identiske varer, samt at AUMAN kan profitere på dette. Beiqi
har dessuten ikke gitt noen plausibel begrunnelse for at man har valgt å legge seg så nær
det konkurrerende merket MAN for identiske varetyper. Dette siste kan gi tanker i retning
av en bevisst snylting på det tidligere merket MAN, uten at det er nødvendig for retten å
gjøre seg opp en endelig oppfatning av dette.
Det er således elementer både av skade og urimelig utnyttelse i dette tilfellet. Samlet sett er
retten enig med staten i at krenkelsesvilkåret er oppfylt.
Samtlige vilkår i varemerkeloven $ 4 annet ledd for å gi MAN vern mot merket AUMAN
er etter dette oppfylt. Det er ikke nødvendig å gå inn på om det foreligger forvekselbarhet
etter $ 4 førsfe ledd bokstav b.
Retten er enig med KFIR i at Beiqis merke AUMAN krenker varemerket MAN, slik at
merket AUMAN må nektes registret. Det er ikke grunnlag for å oppheve vedtaket som
ugyldig.
Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
Sakskostnader
Etter det resultatet tingretten er kommet til, har staten ved KFIR vunnet saken fullstendig
og skal som utgangspunkt tilkjennes sakskostnader, jf. tvisteloven 5 20-2 annet ledd. Det er
ikke grunnlag for å redusere erstatningsansvaret for sakskostnadene etter bestemmelsens
tredje ledd. Retten har ikke vært i tvil med hensyn til utfallet av saken, og det foreligger
heller ikke andre tungtveiende grunner som gjør det rimelig å frita helt eller delvis fra
saksko stnads ansvaret.
Staten har totalt krevet dekket 56 020 kroner. Beløpet er uten merverdiavgift. Motparten
har ikke hatt noen bemerkninger til størrelsen på advokatsalæret eller de andre kostnadene
Retten er enig i at kostnadene fremstar som nødvendige og rimelige, jf. tvisteloven $ 20-5
første ledd. Beiqi dømmes til å erstatte statens sakskostnader i samsvar med
s aksko stnadsopp gaven.
Dommen er ikke avsagt innen lovens frist grunnet høstferie, andre saker og administrative
gjøremåI.
-11 -
15-045948TV1-OTIR/04
DOMSSLUTNING:
1.
Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. I sakskostnader
betaler Beiqi Foton Motor Co Ltd
til
industrielle rettigheter 56 020 - femtisekstusenogtjue
fra forkynnelsen av denne dom.
Staten viKlagenemnda for
-
kroner innen 2 -to
-
uker
Retten hevet
-12-
15-045948TVt-OTtR/04