Dom ved Borgarting lagmannsrett 1. juni 2015

BORGARTING
LAGMANNSRETT
I •
Avsagt:
01.06.2015 i Borgarting lagmannsrett,
Saksnr.:
14-095107ASD-BORG/02
Dommere:
Lagdommer
Lagdommer
Ekstraordinær
lagdommer
Petter Ringnes
Kyrre Grimstad
Helga Bjørnestad
Ankende part
Staten v/Klagenemnda for
industrielle rettigheter
Advokat Pål Erik
Wennerås
Ankemotpart
Tretorn Aktiebolag
Advokat Thomas
Hagen
Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse
DOM
Saken gjelder gyldigheten av vedtak om å nekte registrering av varemerke. Det sentrale
spørsmål i saken er om det omtvistede merke tilfredsstiller kravet til "særpreg", jf.
varemerkeloven § 14.
Sakens bakgrunn
Om den nætmere foranledning for saken gjengis følgende fra tingrettens dom side 2-5:
Saksøker, Tretom Aktiebolag, (heretter kalt Tretom), er innehaver av internasjonal
varemerkeregistrering nr. 870 677 for et bueformet figurmerke, som ser slik ut:
Int. reg. nr. 0870677 (200811337)
Det internasjonale merket ble registrert den 28. november 2005. Den etterfølgende
utpekningen av Norge av 21 mai 2008, omfatter følgende varer:
Klasse 18:
Klasse 25:
Klasse 28:
Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery
Clothing, footwear, including sports and leisure wear shoes, headgear.
Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in
other classes.
Internasjonal registrering nr 870 677 er basert på en EU-registrering, CTM 1356260,
fra 30. april 2001. Det vil si at varemerket har vern og beskyttelse i alle EU-land.
Den internasjonale registrering nr 870 677 har blitt godkjent i andre land som er
utpekt, Australia, Kina, Janpan, Sveits, Korea, Singapore, Russland og Tyrkia og
Ukraina. Merket er godkjent i USA for varer i klasse 18 og 25.
Det samme merket er også registrert nasjonalt for blant annet klær og sko i Sverige
og Danmark, samt Benelux, Canada, Hong Kong, Sør Afrika, USA, Frankrike,
Sveits, Sør-Korea, Japan, Filippinene, Libanon, Singapore og Argentina.
-2-
14-095107ASD-BORG/02
Tretom er innehaver av to registreringer i Norge av samme merke:
Registrering nr. 121797
Int. reg. nr. 923047
Registrering nr. 121797 er en nasjonal registrering som ble registrert i Patentstyret
8. august 1985. Registreringen gjelder klasse 25; støvler, sko og tøfler.
Internasjonal registrering nr 923047 er registrert 15. februar 2007. Registreringen
gjelder for en rekke varer i klassene 3, 9 og 14, blant annet kosmetikk, solbriller,
beskyttelses sko, smykker og klokker. Norge er utpekt, og registeringen ble besluttet
gjeldende i Norge 27. november 2007.
Utpekingen av Norge av Int. reg. nr. 0870677, innebærer en søknad om registrering
av varemerket i Norge, jf varemerkeloven § 70 første og annet ledd.
Patentstyrets første avdeling behandlet søknaden og fattet vedtak 7. mars 2011 med
slik slutning:
Den intemasjonale registreringen nektes vern i Norge for varene "goods made
of [leather and imitations of leather] and not included in other classes" og
"trunks and travelling bags" i klasse 18 og for alle varene i klassene 25 og 28.
Den internasjonale registreringen gis vem i Norge for varene "Leather and
imitations of leather; animal skins, hides; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery" i klasse 18.
Første avdeling fant at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket "som et
særskilt kjennetegn for de aktuelle varene". Første avdeling fant imidlertid at merket
hadde særpreg for noen av varetypene i søknaden, se slutningen ovenfor i annet
avsnitt Første avdeling la til grunn at distinktivitetsnormen er skjerpet i løpet av
tiden som er gått siden registrering nr. 121797 i 1985.
Tretom påklaget vedtaket fra Første avdeling til (den gang) Patentstyret Annen
avdeling, som fattet avgjørelse 21. mars 2013 hvor vedtaket til Første avdeling ble
stadfestet.
Annen avdeling uttalte blant annet:
De varer i klasse 18, 25 og 28 som Første avdeling har nektet å gi den
intemasjonale registreringen vern for henvender seg til alminnelige forbrukere,
- 3-
14-095107ASD-BORG/02
og det må påregnes et vekslende oppmerksomhetsnivå. Den relevante
omsetningskretsen er stor og uensartet, og man kan ikke regne med at den har
særlig gode forutsetninger for å oppfatte det registrerte merket som et særlig
kjennetegn for noens varer.
Varemerket er et figurmerke som består av en skråstilt bueform. I registrering
nummer 121797 er buen vist anbrakt på siden av en sko. For de vareslag som
Første avdeling har nektet vern for må det tas i betraktning at det finnes et
mangfold av figurutforminger brukt som dekor eller forsterkninger på denne
typen varer. Dette får betydning for gjennomsnittsforbrukerens forutsetninger,
og det må etter Annen avdelings oppfatning legges til grunn at med det
mangfold av mønstre av denne typen som finnes i markedet, vil
gjennomsnittsforbrukeren ikke så lett klare å gjenkalle et bestemt slikt mønster
i erindringen, og knytte dette mønsteret til én næringsdrivende.
Det gjør seg også gjeldende et visst friholdelsesbehov idet en lav terskel for
registrering av denne typen designelementer kan føre til at det for nye
produsenter etter hvert blir vanskelig å finne egnede designelementer som ikke
er belagt med varemerkerettigheter.
Annen avdeling er enig med Første avdeling i at det mønster som
registreringen i nærværende sak gjelder verken er uvanlig eller iøynefallende.
Det må legges til grunn at den skråstilte buen av gjennomsnittsforbrukeren vil
bli oppfattet som en rent dekorativ applikasjon, eventuelt som et funksjonelt
element. Det må følgelig legges til grunn at merket mangler særpreg og derfor
ikke kan registreres for de varene i klasse 18, 25 og 28 som Første avdeling har
nektet vern for, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
Det skal tilføyes at også nokså ordinære designelementer etter omstendighetene
vil kunne registreres på grunnlag av innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14
tredje ledd, slik f.eks. de velkjente Adidas-stripene og Nike-buen, som
registreringshaveren har vist til, er eksempel på. I nærværende sak er imidlertid
Annen avdeling enig i Første avdelings vurdering for så vidt gjelder
vurderingen etter varemerkeloven § 14 tredje ledd opp mot den innleverte
dokumentasjon for bruk av merket.
Annen avdeling er oppmerksom på at merket er registrert i EU og i en rekke
andre jurisdiksjoner, noe som kan tyde på anvendelse av en noe lempeligere
distinktivitetsnorm enn den nærværende avgjørelse bygger på. Annen avdeling
har imidlertid ikke fimnet å kunne tillegge dette avgjørende vekt. Annen
avdeling viser til at den distinktivitetsnoun nærværende avgjørelse bygger på
er godt i samsvar med Annen avdelings praksis, jf. PS-2007-7658. Når det
gjelder de enkeltregistreringer det er vist til i klagen bemerkes at det kun er det
registreringssøkte merkets særpreg som foreligger til Annen avdelings
vurdering i herværende sak. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at
registrering nummer 121797 fra 1985 ikke kan anses som representativ for
dagens praktisering av distinktivitetsnormen.
-4-
14-095107ASD-BORG/02
Patentstyret Annen avdeling er med virkning fra 1. april 2013 erstattet av
Klagenemnda for industrielle rettigheter, (K.lagenemnda), jf LOV-2012-06-22-58.
Stevning fra Tretom innkom tingretten 22. mai 2013 med krav om at vedtaket fra
Annen avdeling er ugyldig. Staten v/Klagenemnda innga tilsvar med påstand om at
staten frifinnes Hovedforhandling ble holdt 25. februar 2014.
Oslo tingrett avsa 25. mars 2014 dom i saken med slik domsslutning:
1.
Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse nr. 8178 av 21. mars 2013 oppheves
når det gjelder den del av vedtaket som nekter den intemasjonale registreringen
vem i Norge.
2.
Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte
Tretorn Aktiebolag sakskostnader med 144 050 —
etthundreogførtifiretusenogfemti —kroner innen 2 —to —uker fra forkynnelse
av denne dommen.
Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter anket 2. mai 2014 tingrettens dom til
Borgarting lagmannsrett. Tretom Aktiebolag ("Tretorn") tok til rnotmæle i anketilsvar av
28. mai 2014.
Ankeforhandling er holdt 12. og 13. mai 2015 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene var
representert ved sine prosessfullmektiger. Leder i Klagenenmda for industrielle rettigheter,
Lill-Anita Grimstad, avga en kort partsforklaring på vegne av staten. Det ble ikke avgitt
partsforklaring fra Tretom og heller ikke ført noen vitner. Ankeforhandlingen ble etter
enighet mellom partene gjennomført etter høyesterettsmodellen med ett hovedinnlegg fra
hver side. Om gjennomføringen for øvrig vises det til rettsboken.
Ankende part, staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter, har i hovedtrekk
gjort gjeldende:
Tingrettens rettsanvendelse og bevisbedømmelse er feil, og det er ikke grunnlag for å
oppheve Patentstyret annen avdelings vedtak. Vedtaket er gyldig.
Ved melding med krav fra innehaveren om at en intemasjonal varemerkeregistrering skal
ha virkning i Norge, skal Patentstyret undersøke om registreringsvilkårene i
varemerkeloven § 14-16 er oppfylt, jf. varemerkeloven § 70.
Varemerkeloven skal fortolkes i samsvar med EU-retten og EU-domstolens praksis har
stor betydning. Også EU-rettens ("Førsteinstansdomstolen") avgjørelser må vektlegges.
Praksis fra The Office for Harmonisation in the Intemal Market (Trade Marks and
Designs) ("OHIM") har i første rekke betydning hvor den utfyller rettspraksis.
-5
14-095107ASD-BORG/02
De alminnelige vilkårene for registrering fremgår av varemerkeloven § 14 første ledd. Det
første og andre vilkåret er at merket består av et tegn som kan beskyttes etter
varemerkeloven § 2 og kan gjengis grafisk. Det er ikke omtvistet at disse vilkårene er
oppfylt i foreliggende sak. Det tredje vilkåret er at merket har "særpreg", jf.
varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum. Dersom merket ikke har tilstrekkelig
særpreg i seg selv (iboende særpreg), kan det likevel oppnås gjennom bruk, jf.
varemerkeloven § 14 tredje ledd Vilkårene må være oppfylt både på søknadsdagen og
registreringsdagen.
Staten fastholder at Tretoms merke ikke har tilstrekkelig iboende særpreg, jf.
varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum. Det vises til vedtakets begrunnelse.
Merkets særpreg må vurderes i relasjon til varene søknaden gjelder og hvilken
oppfatning/oppmerksomhet den relevante omsetningskretsen har om disse varene.
Søknaden omfatter varene i klasse 18,25 og 28. Varene i klasse 18 og 25 tilhører
motebransjen i vid forstand og er tilstrekkelig homogene til at det kan foretas en felles
vurdering. Tilsvarende også for klasse 28 (sportsutstyr mv.), som har grenseflate mot flere
varer i klasse 18 og 25. Det er riktig å foreta en generisk vurdering og ikke vurdere enkelte
undergrupper særskilt, for eksempel sports- og fritidssko.
Varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varenes kommersielle opprinnelse
overfor forbrukerne, slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer
fra forskjellige næringsdrivende. De nærmere krav til særpreg og kjennetegnsfimksjon er
utpenslet i rettspraksis.
Det aktuelle merkets utforming er ikke uvanlig og det inneholder ikke iøynefallende
elementer. Det avviker således ikke betydelig fra normen eller sedvanen i bransjen. Videre
fremstår merket som dekor eller forsterkning. Mangfoldet av slike mønstre tilsier at
gjennomsnittsforbrukeren vil ha vansker med å skille innehaverens varer fra andre
proclusenters varer med lignende elementer. Merket sammenfaller også må varens ytre.
Det vises særlig til Førsteinstansdomstolens avgjørelser i sakene T-202/09 ("Deichmann"),
T-388/09 ("Rosenruist"), T-53-13 ("Vans") og T-85/13 ("K-Swiss) og EU-domstolens
avgjørelse i C-307/11 P som gjaldt Deichmann. Merket tilfredsstiller følgelig ikke kravet
til iboende særpreg.
Det er ikke av betydning at samme eller lignende merker har oppnådd
varemerkeregistrering i OHIM eller i andre land eller i Norge. Vurderingen skal være
konkret, og skal ikke bygge på tidligere praksis med hensyn til lignende merker. Dette
gjelder også hvor OHIM tidligere har avgjort en identisk søknad. Nyere rettspraksis har
tilbakevist betydningen av at en rekke EU-stater har registrert samme merke for samme
varer.
-6-
14-095107ASD-BORG/02
Det foreligger heller ikke særpreg gjennom bruk av merket, jf. varemerkeloven § 14 tredje
ledd annet punktum. Vurderingstemaet er ikke bruken i seg selv, men virkningen av
bruken. Vilkårene må være oppfylt både på søknadsdagen og registreringsdagen. Bruk
etter søknadsdagen er derfor irrelevant.
Prøvelsen skal skje på grunnlag av faktum på vedtakstidspunktet. Det er en viss adgang til
å supplere med bevis om omstendigheter som forelå den gang da vedtaket ble truffet. Ved
en varemerkesøknad har imidlertid søker en særskilt oppfordring til å dokumentere bruk i
søknaden. Forutsetningen for å kunne fremlegge nye bevis senere må derfor gjelde
opplysninger som søkeren ikke hadde særskilt oppfordring til å komme med tidligere, jf.
Rt. 2006 side 404 avsnitt 38.
Det er ikke tilstrekkelig dokumentert at merket er innarbeidet på en slik måte at det kan
tillates registrert etter en helhetsvurdering i medhold av varemerkeloven § 14 tredje ledd
annet punktum. 1 denne forbindelse må det vurderes om bruken tilsier at merket har
oppnådd slik distinktivitet at det har utviklet seg til et særmerke for de aktuelle varene. Det
krever at bruken av merket har vært så intens at det har fått kjennetegnsfunksjon. Tretorn,
som har bevisbyrden, har ikke dokumentert dette for den norske omsetningskretsen.
Det er ikke fremlagt noe dokumentasjon på markedsandel i Norge, men kun dokumentert
et begrenset salgsvolum knyttet til salg av sko. Det er også begrenset med dokumentasjon
for hvor intensiv, geografisk spredd og langvarig bruken har vært. Det er heller ikke
fremlagt noe dokumentasjon knyttet til den beløpsmessige størrelsen på markedsføring av
varer det søkes vem for. Dokumentasjon (for eksempel galluper eller lignende) for at en
betydelig andel av omsetningskretsen oppfatter merket som et varemerke foreligger heller
ikke. Det foreligger videre ingen uttalelser fra handelskamre, industri eller andre
handelsorganisasjoner som underbygger bruk av merket i Norge.
Det ble nedlagt slik påstand:
I.
Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2.
Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader for
tingrett og lagmannsrett.
Ankemotparten, Tretorn Aktiebolag, har i hovedtrekk gjort gjeldende:
Vedtaket fra Patentstyret annen avdeling av 7. mars 2011 er ugyldig og må oppheves når
det gjelder den del av vedtaket som nekter den intemasjonale registreringen vern i Norge.
Tingrettens dom er følgelig korrekt.
-7-
14-095107ASD-BORG/02
Lagmannsretten har som tingretten full prøvingsadgang i saken. Varsomhetsprinsippet
gjelder ikke i varemerkesaker.
Bestemmelsene om intemasjonale varemerkeregistreringers virkning i Norge er inntatt i
varemerkeloven kapittel 10. Patentstyret har en lovpålagt plikt til å undersøke om
registreringsvilkårene er oppfylt, også for intemasjonale registreringer.
Registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 første ledd er at det må være snakk om et
tegn som kan beskyttes etter varemerkeloven § 2 og som kan gjengis grafisk. Videre må
merket ha tilstrekkelig særpreg. Det er sistnevnte vilkår som er omtvistet i saken.
Tretorns omsøkte merke, gjerne omtalt som Tretoms vinge, tilfredsstiller lovens krav til
iboende særpreg.
Hvorvidt merket har særpreg må vurderes opp mot gjelmomsnittsforbrukeren av de varene
merket er nektet registrert for. Gjennomsnittsforbrukeren for varene i den foreliggende sak
vil være både næringsdrivende og sluttforbrukere. Disse må anses alminnelig opplyst,
rimelig oppmerksomme og velinformerte. Omsetningskretsen i Norge har et like høyt
oppmerksomhetsnivå som den tilsvarende gruppen i EU.
Ved vurderingen må det også tas i betraktning at det er enklere og vanligere å kjenne igjen
rene flgurmerker på klær, sko og utstyr.
Tretorns vinge er både symbolsk og elegant. Vingen er buet og har en avrundet form. Den
dekker en viss flate, er tydelig i formen og lett å huske. Merket er også registrert som
varemerke i en rekke andre land. Vingen er uten tekst, og vil oppfattes likt i alle
jurisdiksjoner. Merket er følgelig egnet til å fungere som kjennetegn, og oppfyller
garantifunksjonen.
Terskelen for særpreg i varemerkeloven er lav. Det kreves kun et minimum av særpreg.
Terskelen er ikke spesielt høy for sko, klær eller utstyr. En rekke rene figurmerker er blitt
godkjent av Patentstyret i løpet av perioden fra 2008 til i dag, også for varer i klassene 18,
25 og 28. Patentstyret har vurdert terskelen for særpreg feil i nærværende sak.
Altemativt anføres at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk som særlig kjennetegn
for Tretorns varer, herunder de varer som merket ble nektet registrert for ved Patentstyrets
vedtak, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum. Merket har, gjennom bruk,
oppnådd et "forsterket" særpreg. Det fungerer som et kommersielt kjennetegn, og
garantifunksjonen er oppfylt ved bruk.
Ved vurderingen må man se hen til bruk av merket før søknadsdatoen, det vil si
utpekningsdatoen 21 mai 2008. Kravet til innarbeidelse må ses i henhold til hvilket
varemerke det er snakk om og den aktuelle omsetningskretsen.
8-
14-095107A8D-BORG/02
Tretorns vinge kan ikke sammenlignes med merker som består av direkte beskrivende ord
og uttrykk. Merket er et rent figurmerke —fritt for deskriptivt innhold. Det foreligger derfor
ikke noe friholdelsesbehov. Merket er blitt brukt i stor utstrekning og fungerer som et
"brand".
Det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for at merket har oppnådd særpreg gjennom
bruk i Norge. Det kan ikke være nødvendig å måtte fremlegge store markedsundersøkelser
for å dokumentere bruken. Merket var på søknadstidspunktet allerede registrert og
godkjent som varemerke for varer i andre klasser i Norge, og Tretom kunne derfor ikke se
behov for å innhente markedsundersøkelser knyttet til merkets bruk.
Tretorn har brukt merket i stor utstrekning som kjennetegn for fottøy, men også for annet
utstyr i henhold til varefortegnelsen. Tretorns merke har vært til stede i Norge med sin
"vinge" helt fra tiden rundt sin første norske varemerkesøknad i 1982. Dette underbygges
av fremlagte annonser i utenlandske og norske magasiner. Det er også fremlagt salgstall for
Norge i perioden 2006 til 2010 som underbygger særpreg gjennom bruk. Det er for øvrig
ikke nødvendig med et massivt salg for å vise at merket har fått et forhøyet særpreg
gjennom bruk. Også fremlagte tall for markedsføring i Norge underbygger at det er
oppnådd særpreg ved bruk.
Det ble nedlagt slik påstand:
Prinsipalt:
1.
Anken forkastes.
Subsidiært:
2.
Patentstyret Annen avdelings avgjørelse nr. 8178 av 21. mars 2013 oppheves
delvis når det gjelder den del av vedtaket som nekter den internasjonale
registreringen vern i Norge.
3.
Tretom Aktiebolag tilkjennes sakens kostnader for tingretten.
I begge tilfeller:
4.
Tretorn Aktiebolag tilkjennes sakens kostnader for lagmannsretten.
Lagmannsrettens syn på saken
Saken gjelder gyldigheten av vedtaket truffet av Patentstyret annen avdeling 21. mars
2013. I vedtaket stadfestet annen avdeling vedtaket fra Patentstyret første avdeling av 7.
mars 2011. Dette innebar at Tretoms intemasjonale varemerkeregistrering nr. 870677 ble
nektet registrering som varemerke i Norge for enkelte varer i klasse 18 og for alle varene i
klassene 25 og 28.
-9-
14-095107ASD-BORG/02
Hvorvidt det aktuelle varemerket tilfredsstiller kravene for registrering er et rent
rettsanvendelsesspørsmål som domstolene kan prøve fullt ut, jf. Rt. 2002 side 391 og Rt.
1995 side 1908. Det foreligger ikke samme grunn for domstolene til å vise
tilbakeholdenhet ved prøvingen av Patentstyrets avgjørelser av varemerkesaker som ved
prøvingen av avgjørelser av patentsaker, jf. Rt. 1995 side 1908.
Det sentrale spørsmålet i saken er om det aktuelle figurmerket oppfyller vilkårene til
registrering i varemerkeloven § 14. Bestemmelsens første ledd lyder:
Et varemerke som skal registreres må bestå av et tegn som kan beskyttes etter § 2 og
som kan gjengis grafisk. Det må ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller
tjenester det gjelder.
Det er ikke uenighet mellom partene om at figurmerket i saken består av et tegn som kan
være varemerke etter varemerkeloven § 2 og som kan gjengis grafisk. Det omtvistede
spørsmål er derfor hvorvidt merket tilfredsstiller lovens krav til særpreg, jf. § 14 første ledd
annet punktum. Dette kravet omtales gjerne som et krav om at merket må ha distinktiv
evne.
Kravene til særpreg må vurderes i lys av varemerkelovens hovedformål, som er å markere
produktenes kommersielle opprinnelse. Det vises til Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 49:
Det tredje vilkåret første ledd stiller opp, er at varemerket som må ha særpreg som
kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder, jf. annet punkturn. Denne
bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b og erstatter
varemerkeloven § 13 første ledd første punktum. Merket må være egnet til å skille de
konkrete varer eller tjenester søknaden gjelder fra varer eller tjenester som stammer fra
andre. Dette må vurderes ut fra hvordan den relevante omsetningskretsen her i riket ville
oppfatte merket. For alminnelige forbruksvarer vil den relevante målestokken være
gjennomsnittsforbrukeren, som etter EF-domstolens praksis skal anses for å være
alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet. Det er helhetsinntrykket
merket gir, som skal vurderes, jf. for eksempel EF-domstolens avgjørelser i sak C 329/02
P SAT.1 16. september 2004 og sak C 37/03 P Bio ID 15. september 2005, jf. også sak C
273/05 P Celltech 19. april 2007. Merket kan som helhet ha tilstrekkelig særpreg selv om
dets enkeltdeler isolert sett ikke oppfyller dette kravet.
Dersom et merke er tilstrekkelig distinktivt i seg selv til å kunne registreres, betegnes dette
gjeme som at merket har tilstrekkelig iboende særpreg. Et mindre distinkt merke vil
imidlertid også kunne oppnå registrering gjennom bruk forut for søknaden. Dette følger av
varemerkeloven § 14 tredje ledd, som lyder:
Vilkårene i første og annet ledd må være oppfylt både på søknadsdagen og
registreringsdagen. Ved vurderingen etter første ledd annet punktum og annet ledd,
skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til
virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet.
- 10 -
14-095107ASD-BORG/02
Problemstillingen i saken er derfor prinsipalt om det aktuelle figurmerket har tilstrekkelig
iboende særpreg til å kunne registreres. Forutsatt at dette ikke er tilfelle, reiser saken
subsidiært spørsmål om tilstrekkelig særpreg for registrering er oppnådd gjennom bruk av
merket forut for søknadstidspunktet.
Varemerkeloven gjennomfører Norges forpliktelser etter direktiv 2008/95 "om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om varemerker" (kodifisert versjon), som viderefører det
tidligere direktivet 89/104 uten materielle endringer. Direktivet ble vedtatt innlemmet i
EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 146/2009 av 4. desember 2009, se
Stuevold Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett (3 utgave) side 17.
Kravet til særpreg i varemerkeloven § 14 tilsvarer direktiv 2008/95 artikkel 3.1 (b), som
igjen er basert på forordning 207/2009 artikkel 7.1. Direktiv 2008/95 artikkel 3.1 (b)
viderefører det tidligere direktiv 89/104 artikkel 3.1 (b) uten endringer.
Det er sikker rett at varemerkeloven skal tolkes i samsvar med EU-retten. I nevnte bok av
Stuevold Lassen og Stenvik uttales på side 30 følgende om dette:
Etter EØS-avtalens art. 6, jfr. art. 2 a, skal de bestemmelsene i avtalen og i
vedleggene til den som er materielt identiske med bestemmelser i EU-retten, tolkes i
samsvar med de avgjørelser av EU-domstolen som var truffet på det tidspunkt da
avtalen ble undertegnet —dvs. 2. mai 1992. Praksis fra EU-domstolen yngre enn 2.
mai 1992 er ikke formelt bindende for Norge etter EØS-avtalens art. 6, men skal
likevel tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov på direktivregulert område, jfr.
Rt. 2002 s. 391, NIR 2002 s. 313 GOD MORGON. Bestemmelsen i art. 6 skal, ifølge
E0S-loven nr. 109/1992 § 1, gjelde som norsk lov. Dermed ble det ført inn i norsk
varemerkerett et nytt rettskildemateriale, og gitt en for domstolene bindende
anvisning på hvordan dette materialet skal anvendes.
Ved rettsspørsmål som er regulert i direktivet, vil direktivteksten følgelig være
utgangspunkt for tolkningen. Av større praktisk betydning er ofte den praksis som har
utviklet seg på grunnlag av teksten. Dette fordi det er praktiseringen av direktivteksten som
er avgjørende for realiseringen av de grunnleggende målsettinger i EU-samarbeidet. Om
betydningen av EU-organenes praksis for tolkningen, uttales følgende på side 31-32 i
Stuevold Lassen og Stenvik:
Der det foreligger praksisfra EU-domstolen, vil denne som regel utgjøre det helt
sentrale grunnlaget for tolkningen, hva enten det dreier seg om avgjørelser fra før
eller etter EØS-avtalens undertegning. I praksis vil rettsanvendelsen i slike tilfelle
mer dreie seg om å klarlegge imMoldet i de retningslinjer EU-domstolen har gitt, enn
å studere mer tradisjonelle rettskildefaktorer, som regeltekst, forarbeider osv.
- 11 -
14-095107AS0-BORG/02
De lavere konvensjonsorganers praksis må benyttes med langt større varsomhet enn
EU-domstolens avgjørelser. På den ene siden kan man si at avgjørelsene fra OHIM
og Retten ikke bør tillegges noe særlig vekt, så lenge det rettssyn som de bygger på,
ikke er bekreftet av EU-domstolen. EU-domstolen kan nemlig meget vel velge en
annen kurs (se f.eks. EU-domstolens avgjørelse i sak C-383/99 P, BABY-DRY, Sml.
2001 s. 1-6251 og sak C-299/99 PHILIPS, Sml. 2002 s. 1-5475). På den andre siden
kan man si at der avklarende praksis fra EU-domstolen mangler, utgjør de lavere
konvensjonsorganenes avgjørelser det beste grunnlagt for en enhetlig praksis
innenfor Fellesskapet —la gå at det senere kan bli nødvendig å korrigere kursen, om
EU-domstolen skulle slå inn på en annen linje. Dette taler for å legge en viss vekt på
etablert praksis fra OHIM og Retten, jfr. Rt. 2002 s. 391, NIR 2002 s. 313 GOD
MORGON. Det kan imidlertid settes spørsmålstegn ved om det er grunn til å gå så
langt som Høyesterett gjorde i Rt. 2006 s. 1473, NIR 2007 s. 578 livbøye, hvor en
tolkning som var fastslått i Rt. 1988 s. 1809 BUD, ble fraveket under henvisning til
praksis fra OHIM.
Lagmannsretten går nå over til den konkrete vurdering av om Tretorns aktuelle merke har
tilstrekkelig iboende særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
Hvorvidt merket har tilstrekkelig særpreg må varderes opp mot den relevante
omsetningskretsen for de varer eller tjenester som søknaden gjelder. Dette fremgår direkte
av lovens ordlyd og er også kommet til uttrykk i EU-organenes praksis.
I Førsteinstansdomstolens avgjørelse i T-331/12 ("Sartorius") premiss 18 uttales følgende
om dette:
That distinctive character must be assessed, first, by reference to the goods or
services in respect of which registration is sought and, second, by reference to the
perception that the relevant public has of those goods and services.
Hvis varetypen retter seg mot en spesialisert omsetningskrets med særlig høy
oppmerksomhet mot varens kommersielle opprinnelse, vil kravet til særpreg settes lavere.
Det vises til Rt. 2002 side 391 (GOD MORGON) hvor det uttalesVurderingen må skje i forhold til den varen som det gjelder, i dette tilfellet
appelsinjuice. Ett og samme uttrykk kan således være distinktivt i forhold til noen
varer, men ikke i forhold til andre. Dette synspunkt er lagt til grunn av Høyesterett i
blant annet Superlek-dommen i Rt-1999-641 og av Førsteinstansdomstolen i EF i
flere av sakene som jeg kommer tilbake til. Videre skal vurderingen ta utgangspunkt
i hvorvidt en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet
gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som distinktivt i den nevnte betydning I
EF-organenes praksis er det lagt til grunn at forbrukere av dagligvarer,
gjennomgående har et relativt lavt bevissthetsnivå mht. slike forhold. Dette
innebærer at et merke må ha større særpreg for å ha distinktiv evne for forbruksvarer
enn for varer som henvender seg til en mer spesialisert kundekrets.
- 12 -
14-095107ASD-BORG/02
Særpreget må foreligge for alle varer som er aktuelle innenfor den enkelte varetype som er
angitt i søknaden. Det vises til uttalelser fra Førsteinstansdomstolen i T-139/08 ("HalfSmiley") premiss 20:
The distinctiveness of the mark at issue must therefore be assesed in respect of all the
goods for which protection of that mark has been claimed, taking into account the
presumed expectations of an average consumer who does not display a particularly
high level of attention.
Dersom søknaden omfatter generiske varer, skal det ikke foretas særskilt vurdering av
undergrupper av varen. Relevant omsetningskrets og oppmerksomhetsnivå må da knyttes
til den generiske varen. Dersom det for eksempel er søkt om varemerkeregistrering for sko
generelt, er det ikke relevant om oppmerksomhetsnivået for undergruppen sports- og
fritidssko er særskilt høy. Det vises i denne sammenheng til Førsteinstansdomstolens
avgjørelser i T-53/13 ("Vans") premiss 77-79 og T-202/09 ("Deichmann") premiss 52.
Søknaden i den foreliggende sak omfatter alle varer i klasse 18,25 og 28 med unntak for
juletrepynt i klasse 28. Søknaden er ikke begrenset til særskilte varer innenfor de enkelte
varetyper.
Hva gjelder varene i klasse 18 og 25 tilhører disse varene rnotebransjen i vid forstand. Det
vises til avgjørelsen i Vans-saken premiss 48, 55 og 61. I avgjørelsen gis det uttrykk for at
varene er tilstreldcelig homogene til at det kan foretas en felles vurdering av merkets
særpreg, se premiss 63. Hva gjelder oppmerksomhetsnivået til disse varenes
omsetningskrets uttales i premiss 72:
As those goods are, in essence, aimed at the general public, the Board of Appeal
rightly found, in paragraph 8 of the contested decision, that the relevant public was
the general public in European Union, which is reasonably observant and
eircumspect and reasonably well informed.
Når det gjelder varene i klasse 28, omfatter dette "[g]ames and playthings; gynmastic and
sporting articles not included in other classes". Disse varene har grenseflater mot flere av
varene i klasse 18 og 25, og omfatter ikke typiske dagligvarer. Etter lagmannsrettens
vurdering vil oppmerksomhetsnivået til omsetningskretsen av disse varene derfor langt på
vei være sammenfallende med oppmerksomhetsnivået til kundene av varer i klasse 18 og
25.
På bakgrunn av ovennevnte legger lagmannsretten til grunn for sin vurdering at
omsetningskretsen for varene i de omsøkte klasser omfatter den alminnelige befolkning i
Norge. Dette omfatter både næringsdrivende og forbrukere. Det legges videre til grunn at
oppmerksomhetsnivået i befolkningen i Norge ikke i nevneverdig grad avviker fra
oppmerksomhetsnivået til den alminnelige befolkning i EU. Søknaden retter seg følgelig
- 13 -
14-095107ASD-BORG/02
ikke mot varer til en spesialisert omsetningskrets med særlig høy oppmerksomhet mot
varens kommersielle opprinnelse. På den annen side vil den alminnelige befolknings
oppmerksomhetsnivå knyttet til varer i klasse 18, 25 og 28 være noe høyere enn det som
må legges til grunn for dagligvarer. Det avgjørende vil altså være hvorvidt en alminnelig
opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker av varer i klasse
18, 25 og 28 vil oppfatte det aktuelle merket som distinktivt for varens kommersielle
opprinnelse.
Ved vurderingen av om det aktuelle merket har tilstrekkelig særpreg må lagmannsretten ta
utgangspunkt i distinktivitetsnormen som kan utledes av direktiv 2008/95 artikkel 3.1 (b).
Bestemmelsen lyder:
The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared
invalid:
(b) Trade marks which are devoid of any distinctive character;
I praksis fra EU-organene er det ikke stilt noe krav om at merket skal være uvanlig,
originalt eller fantasifullt for å ha særpreg som varemerke. Det er tilstrekkelig at merket
oppfattes som identifikasjonsmerke til produsenten, og at merket er egnet til å skille varene
og tjenestene fra varene og tjenestene til andre produsenter. Det vises til dom av 16.
september 2004 fra EU-domstolen i sak C 329/02 P (dansk utgave), hvor det i premiss 41
uttales:
Registreringen af et tegn som varemærke afhænger nemlig ikke af, at der kan fastslås
et bestemt sprogligt eller kunstnerisk kreativitets- eller fantasiniveau fra
varemærkeindehaverens side. Det er tilstrækkeligt, at varemærket sætter den
relevante kundekreds i stand til at kunne identificere de beskyttede varers eller
tjenesteydelsers oprindelse og at adskille dem fra andre virksomheders varer eller
tjenesteydelser.
Det er et minimum av særpreg som kreves. Det vises til avgjørelsen i Half-Smiley premiss
16:
A minimum degree of of distinctive character is, however, sufficient to render the
absloute ground for refusal set out in Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94
inapplicable (...).
Det vises også til Stuevold Lassen og Stenvik side 70, hvor distinktivitetsnormen
oppsummeres slik:
Siden midten av 1990-tallet har praksis vært preget av en målsetting om tilpasning til
den generelle distinktivitetsnormen som er trukket opp gjennom EU-domstolens
praksis. I GOD MORGON-saken (Rt. 2002 s. 391, NIR 2002 s. 313) konkluderte
- 14 -
14-095107A8D-BORG/02
førstvoterende, etter å ha gått gjennom praksis fra EU-domstolen og Retten, med at
"at det som kan utledes av det EF-rettslige materialet, indikerer at kravet til særpreg
settes temmelig lavt" (s. 4010, s. 322). Senere har man imidlertid fått et par
avgjørelser fra EU-domstolen, som kanskje kan oppfattes som uttrykk for en
justering i retning av en noe mer restriktiv norm, jfr. avgjørelsene i forente saker C53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. 1-3161, og sak C-104/01 Libertel, Sml. 2003 s.
1-3822. Ettersom rettstilstanden er i bevegelse, kan man ikke alltid gå ut fra at
tidligere praksis —selv ikke nokså unge avgjørelser —gir et riktig bilde av den
rådende rettstilstand. I nyere tid synes imidlertid distinktivitetskravet å ha ligget
noenlunde stabilt, selv om det finnes eksempler på enkeltstående avgjørelser som det
ikke er så lett å forstå at er basert på den samme normen. For visse typer varemerker
har det nok også fiumet sted en mer generell utvikling, og da i liberal retning. Man
finner f.eks. avgjørelser som godtar slagord og bokstav- og tallkombinasjoner som
neppe ville passert tidligere (se nedenfor under VIII og X).
På bakgrunn av ovennevnte legger lagmannsretten til grunn at kravet til distinktivitet settes
relativt lavt.
Enkelte figurmerker er så enkle og banale i seg selv at de ikke evner å tilfredsstille kravet
til særpreg. I Stuevold Lassen og Stenvik side 55 uttales følgende om dette:
For at et tegn skal ha særpreg i varemerkelovens forstand, må det ha evne til å
tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste
seg i erindringen til dem som møter merket i handelen (jfr. Rt. 2005 s. 1601 GULE
SIDER, avsnitt 42). Det sier seg selv at ikke et hvilket som helst ubetydelig tegn vil
ha den slags egenskaper. En liten prikk eller en enkel strek vil f.eks. ofte ikke bli lagt
merke til, og om den blir lagt merke til vil den kanskje heller bli oppfattet som
dekorasjon e.l. enn som kjennetegn for noen.
Det vises også til Vans-saken premiss 70 hvor tilsvarende synspunkt har kommet til
uttrykk.
den foreliggende sak er partene enige om at det aktuelle merket ikke er så enkelt og
banalt at det ikke i seg selv evner å tilfredsstille kravet til særpreg. Det vises i denne
sammenheng til at Patentstyret annen avdeling i sitt vedtak godkjente merket som
varemerke for enkelte varer i Idasse 18. Patentstyret fant således at det aktuelle merket
oppfylte kravet for iboende særpreg for enkelte varetyper i denne Idassen. Spørsmålet i
saken er derfor om det aktuelle merket mangler særpreg i relasjon til de varer som merket
ble nektet godkjennelse for.
Når Patentstyret annen avdeling kom til at det aktuelle merket ikke kunne godkjennes for
varene i klasse 25 og 28, og for flere varer i klasse 18, ble dette begrunnet med at
figurmerket som helhet ville oppfattes som dekor eller som en forsterkning av disse varene.
Det vises til annen avdelings begrunnelse for vedtaket, gjengitt ovenfor under sakens
bakgrunn.
- 15 -
14-095107ASD-BORG/02
For å underbygge at figurmerker som oppfattes som dekor eller forsterkninger ikke
tilfredsstiller kravene til særpreg, har staten særlig vist til Førsteinstansdomstolen
avgjørelser i Deichmann, T-388/09 ("Rosenruist"), Vans og T-85/13 ("K-Swiss").
I Deichmann-saken kom retten til at et figurmerke som var søkt registrert som
"Orthopaedic Footwear" i klasse 10 og som "Footwear" i klasse 25 ikke tilfredsstilte kravet
til særpreg. Avgjørelsen bygget på at merket i den aktuelle sak fremsto som en applikasjon
på en sko, at det ikke hadde noe vesentlig karakteristisk kjennetegn som skilte det
tilstrekkelig fra merker som andre foretak benytter eller som vanligvis er anvendt i
skobransjen, og at merkets foreslåtte form ikke skilte seg i betydelig grad fra grunnformene
til varene i denne bransjen. Det vises særlig til premiss 30-34 i avgjørelsen. Deichmann
anket Førsteinstansdomstolens avgjørelse og EU-domstolen avsa kjennelse 26. april 2012 i
sak C-307/011 P, hvor anken fra Deichmann ble avvist.
Rosenruist-saken gjaldt et figurmerke som besto i to kurver som krysset hverandre på en
lomme. Merket var søkt registrert i klasse 18 og 25. Retten kom her til at merket manglet
særpreg. Det ble ved denne vurderingen lagt vekt på at det aktuelle merket ikke hadde noen
karakteristiske elementer, eller noen gjenkjennbare eller iøynefallende spesifikasjoner som
underbygget et minimum av distinktiv karakter eller gjorde forbrukerne i stand til å
oppfatte merket som annet enn en typisk dekorasjon på en lomme i klasse 18 og 25, se
premiss 26.
I Vans-saken ble et figurmerke som var søkt registrert i klasse 18 og 25 nektet registrering
da retten fant at merket ikke tilfredsstilte kravet til særpreg. Merket besto her av en enkel
linje som svakt buet og bøyde seg. I premiss 72 uttalte retten følgende knyttet til kravet om
særpreg:
Secondly, it must be pointed out that the mark applied for consists of a line which
slants and curves and that it does not have any striking element capable of attracting
the consumer's attention. As the Board of Appeal rightly observed in paragraph 12 of
the contested decision, and the applicant has not challenged that point, single lines
and stripes are commonly used as decorative motif for goods in Classes 18 and 25.
Accordingly, contrary to what the applicant claims, the mark applied for does not
have any characteristic element, nor any striking or eye-catching feature capable of
distinguishing it from the customs of the sector and conferring on it a minimum
degree of distinctive character, and enabling the consumer to perceive it otherwise
than as a simple decoration.
K-Swiss gjaldt et figurmerke søkt registrert for "Footwear" i klasse 25. Merket besto her av
fem parallelle striper. Retten kom til at merket manglet særpreg. Det ble også her lagt vekt
på at merket ikke skilte seg ut fra dekorative elementer som var vanlig å bruke i
skobransjen, se særlig premiss 30,40 og 41.
- 16 -
14-095107ASD-BORG/02
På bakgrunn av ovennevnte praksis legger lagmannsretten til grunn at et figurmerke som
oppfattes som dekor og/eller forsterkning av varen etter omstendighetene ikke vil oppfylle
kravet til særpreg. Hvorvidt dette er tilfelle må imidlertid vurderes konkret for hvert enkelt
merke.
Etter en samlet konkret vurdering, basert på merkets utforming og oppmerksomhetsnivået i
den relevante omsetningskretsen, er lagmannsretten kommet til at merket i denne sak
tilfredsstiller kravet til iboende særpreg i varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum,
også for de varer som ble nektet godkjennelse ved vedtaket fra Patentstyret annen avdeling.
Lagmannsretten har som det fremgår ovenfor lagt til grunn at kravet til distinktivitet i
utgangspunktet settes relativt lavt. Samtidig har retten tatt i betraktning praksisen om at
merker som kan oppfattes som dekor og/eller forsterkninger, kan mangle særpreg. Ved
vurderingen er det også lagt vekt på at den relevante omsetningskretsen er den alminnelige
befolkningen i Norge, og at oppmerksomhetsnivået vil tilsvare hva en alminnelig opplyst,
rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker av de aktuelle varer vil
oppfatte.
Etter lagmannsrettens vurdering fremstår Tretorns figurmerke mer distinkt og særpreget
enn det som var tilfellet for de aktuelle figurmerkene i avgjørelsene fra
Førsteinstansdomstolen i sakene vedrørende Deichmann, Rosenruist, Vans og K-Swiss.
Tretoms figurmerke består av en skråstilt buet form hvor de to vingene i buen ikke er
parallellstilt. Langs kantene av buen går en bølgende linje på begge sider. Merket dekker
en viss flate, er tydelig i formen og etter lagmannsrettens oppfatning relativt lett å
gjenkjenne.
Hva gjelder figurmerket i Deichmann-saken, er dette etter lagmannsrettens syn et enklere
og mindre distinkt merke enn Tretorns merke. Merket besto av en enkel vinkel kantet av
stiplede linjer. Etter lagmannsrettens vurdering har dette merket flere likhetstrekk og er
vanskeligere å adskille fra dekorative applikasjoner og påsatte stykker til forsterkning, som
er vanlige i skobransjen, enn det som er tilfellet for Tretorns merke. Når det gjelder merket
i Rosenruist-saken, besto dette av to kurver som krysset hverandre på en lomme, hvor den
ene kurven var stiplet som en søm. Denne form for dekor på lommer er svært utbredt.
Dette merket er etter lagmannsrettens syn vesentlig vanskeligere å adskille fra den form for
dekor som vanligvis brukes på klær, enn det merket til Tretom er. Også merkene i Vanssaken og i K-Swiss er etter lagmannsrettens syn enklere og mindre distinkte enn Tretorns
merke. Merket i Vans-saken besto av en enkel linje som svakt buet og bøyde seg, mens KSwiss merket besto av fem helt enkle parallelle linjer. Etter lagmannsrettens vurdering er
begge disse merkene vanskeligere å skille fra vanlig dekor som benyttes på sko, klær og
lignende produkter enn det merket til Tretorn er.
Lagmannsretten finner heller ikke at Tretorns merke sammenfaller/sammensmelter med
varens ytre, slik det ble lagt til grunn for merkene i Deichmann-saken og K-Swiss-saken.
- 17 -
14-095107ASD-BORG/02
Selv om det legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren i klassene 18, 25 og 28 ikke har
et spesielt høyt oppmerksomhetsnivå, finner lagmannsretten at Tretorns merke er
tilstrekkelig særpreget og distinkt til at gjennomsnittsforbrukeren av varer i disse klassene
vil oppfatte merket som kjennetegn for kommersiell opprinnelse. Varene i klasse 18 og 25
tilhører som nevnt ovenfor varer i motebransjen i vid forstand, mens varene i klasse 25 har
grenseflater mot flere av varene i klasse 18 og 25. Gjennomsnittsforbrukeren av slike varer
er ikke ukjent med at produsenter ofte bruker varemerker som kjennetegn for kommersiell
opprinnelse av slike varer, og lagmannsretten legger derfor til grunn at
gjennomsnittsforbrukeren vil ha en viss oppmerksomhet rettet mot dette.
Merket er som nevnt et figurmerke i form av et skråstilt bue. Det er verken et linje- eller
stripemønster. Det er også et enkeltstående merke. Lagmannsretten finner derfor at merket
er såpass distinkt og særpreget at gjennomsnittsforbrukeren av varer i de nevnte klasser
ikke vil oppfatte merket som ren dekor eller forsterkning av varen, men derimot vil
oppfatte merket som kjennetegn for kommersiell opprinnelse.
Som nevnt over vil oppmerksomhetsnivået til omsetningskretsen av varene som ble nektet
godkjent i klasse 18 og for varene i klasse 25 og 28 etter lagmannsrettens syn langt på vei
være sammenfallende. Lagmannsretten finner det derfor ikke nødvendig å foreta noen
nærmere gjennomgang av kravet til særpreg for de ulike varene i de forskjellige klassene,
men finner at kravet til særpreg er oppfylt for alle varene i de nevnte klasser.
Ved vurderingen har lagmannsretten også lagt noe vekt på at det aktuelle varemerket er
intemasjonalt godkj ent for hele EU i de aktuelle klasser, uten at dette har vært avgjørende
for lagmannsrettens syn. Selv om OHIMs godkjennelse av det tilsvarende merket ikke er
avgjørende for rettens vurdering av om merket oppfyller kravet til særpreg, jf. blant annet
EU-domstolens avgjørelse i C-70/13 P ("Getty") premiss 45, taler hensynet til rettsenhet
for at den internasjonale registreringen tillegges en viss vekt ved vurdering av om kravet til
særpreg også er oppfylt i Norge. Det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli
oppfattet annerledes i Norge enn i EU.
Lagmannsretten er etter dette kommet til at Tretoms merke oppfyller kravet til iboende
særpreg etter § 14 første ledd annet punktum for alle de omsøkte varer i klassene 18, 25 og
28, og at vedtaket fra Patentstyret annen avdeling av 21. mars 2013 følgelig er ugyldig.
Anken må derfor forkastes.
Det er etter dette ikke nødvendig for lagmannsretten å ta stilling til om kravet til særpreg er
oppnådd gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
Sakskostnader
Tretorn har vunnet ankesaken og har derfor krav på å få dekket sine sakskostnader for
lagmannsretten etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd, jf. annet ledd. Ved
- 18 -
14-095107ASD-BORG/02
prøving av Oslo tingretts sakskostnadsavgjørelse skal lagmannsretten legge sitt resultat til
grunn, jf. tvisteloven § 20-9 annet ledd. Etter hovedregelen har Tretorn derfor krav på å få
erstattet sine sakskostnader også for tingretten.
Lagmannsretten har vurdert, men ikke funnet at det foreligger tungtveiende grunner som
gjør det rimelig å fravike hovedregelen, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.
Det er ikke grunn til å gjøre endringer i tingrettens avgjørelse av sakskostnadene for
tingretten. At denne sakskostnadsavgjørelse opprettholdes, fremkommer av
domsslutningen punkt 1 om at anken forkastes.
Tretorn har fremlagt sakskostnadsoppgave med totalt salær og omkostninger for
lagmannsretten på kr 230 629 eks. mva., hvorav salær utgjør kr 190 625 eks. mva. Staten
har gitt uttrykk for at den finner salæroppgaven noe høy. Lagmannsretten har etter en
samlet vurdering funnet at de krevde sakskostnader har vært nødvendige og fremstår som
rimelige, og tilkjenner sakskostnader i samsvar med sakskostnadsoppgaven, jf. tvisteloven
§ 20-5. Ved vurderingen har lagmannsretten lagt vekt på at saken har krevd gjennomgang
og vurdering av et omfattende rettskildemateriale, ikke minst knyttet til praksis fra de ulike
EU-organene.
Dommen er enstemmig.
- 19 -
14-095107ASD-BORG/02
DOMSSLUTNING
1.
Anken forkastes.
2.
Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til å betale til Tretorn
Aktiebolag 230 629 —tohundreogtrettitusensekshundreogtjueni —kroner i
sakskostnader for lagmannsretten innen 2 —to —uker fra dommens forkynnelse.
Petter Ringnes
Kyrre Grimstad
Helga Bjørnestad
Dokument i samsvar med undertegnet
71/42 /
")/(
L..6„
- 20 -
14-095107ASD-BORG/02