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Salone della Proprietà p Industriale La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Avv. e RA Mattia Dalla Costa Avv. Barbara b Sartori 30/09/2013 Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Argomenti trattati - Cos’è il marchio-a cosa serve – come si protegge - Principali contratti aventi ad oggetto un marchio – profili internazionali – limiti derivanti dal TFUE e dal Regolamento sulle Restrizioni Verticali - La gestione delle controversie transfrontaliere (in UE) in materia di marchio - ADR (mediazione, arbitrato, arbitraggio) - La tutela cautelare del marchio in Germania - Le importazioni parallele: caso pratico - L’allerta doganale © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 2 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Cosa si intende per marchio? Il marchio è il più importante dei segni distintivi dell’impresa e ne contraddistingue prodotti e servizi. servizi Possono essere marchi: parole, segni, lettere, suoni, forme prodotto, tonalità cromatiche suscettibili di essere riprodotti graficamente e a condizione che siano atti a distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli delle altre imprese. ESEMPI • marchi composti da parole, lettere, numeri o combinazioni di tali elementi • marchi figurativi, comprendenti o meno parole, marchi figurativi a colori • colori o combinazioni di colori • marchi tridimensionali • marchi sonori © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 3 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando A cosa serve il marchio e come si protegge? A cosa serve il MARCHIO? - a distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese - a garantire un insieme di valori/qualità - a comunicare, veicolare messaggi (pubblicità) Come si protegge? - registrazione; - previsioni contrattuali; - contenziosi: * ADR (Alternative Dispute Resolutions); * Autorità ggiudiziaria ordinaria;; - dispositivi anticontraffazione/allerta doganale. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 4 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Come si protegge un marchio? LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO attribuisce diritti esclusivi di uso del segno registrato in relazione ai prodotti o servizi i i rivendicati. i di i (NB nel deposito del marchio si segue il sistema di ripartizione in classi merceologiche stabilito dalla normativa in vigore nel territorio di deposito. Il sistema di classificazione adottato dalla maggior parte dei paesi è quello previsto dall’Arrangement di Nizza del 15 giugno 1957 e successive modifiche) Principali rischi in caso di mancata registrazione: - uso da parte di concorrenti (confusione, diminuzione capacità distintiva, perdita investimenti); p ); - assenza di valorizzazione del marchio come asset aziendale; - rischio di dover abbandonare il marchio in conseguenza della registrazione da parte di terzi o dover acquistare il marchio dal registrante. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 5 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Protezione del marchio sui diversi livelli Tipologie p g di registrazioni g di marchio • Registrazione del Marchio al livello nazionale (Italia, (Italia Germania, Francia etc.). • Registrazione del Marchio comunitario: marchio unitario valido lid in i tutti t tti i Paesi P i della d ll UE. UE • Registrazione internazionale: iter unitario. Si ottengono tanti marchi quanti i paesi oggetto di registrazione (per gli Stati contraenti dell’Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid richiesti dal registrante): c.d. «fascio di marchi». hi © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 6 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando La tutela contrattuale del marchio LA PROTEZIONE DEL MARCHIO ATTRAVERSO LE PREVISIONI CONTRATTUALI Dal 1992 il marchio ppuò essere «trasferito» individualmente, a p prescindere dall’azienda ((o dal suo ramo), purchè non ne derivi inganno a terzi circa la qualità dei prodotti e servizi marchiati (art. 2573 c.c. e 23 c.p.i.) Oggi il marchio costituisce un asset (immateriale) che può generare profitti. Consigli pratici prima della sottoscrizione di un contratto (due diligence): Ricerche di anteriorità Decadenza per non uso Estensione territoriale e merceologica (classi) E t l rinnovo Eventuale i d ll registrazione della it i © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 7 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Tipologie di contratti TIPOLOGIE PRINCIPALI DI CONTRATTO CESSIONE: trasferimento, anche parziale (in relazione a prodotti/servizi e/o territori) della titolarità del marchio. LICENZA: concessione ad un terzo di alcuni diritti d’uso del marchio per un certo tempo, in un determinato territorio e per determinati beni o servizi. La licenza può essere parziale (solo per certi beni o servizi e/o solo per un certo territorio), esclusiva/non esclusiva. FRANCHISING: il franchisor concede al franchisee la disponibilità verso corrispettivo di un insieme di diritti di proprietà industriale ed intellettuale quali marchi, know how produttivo/commerciale, ecc., al fine di commercializzare beni o servizi secondo un modello di business di successo. successo MERCHANDISING: è una licenza in ambiti merceologici diversi e meno noti rispetto a quelli in cui il marchio è noto. C.D. ALLEANZE DI MARCA (esempi): joint advertising: pubblicità congiunte tra due o più marchi; joint promotion: promozioni congiunte tra due o più marche © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 8 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Clausole contrattuali Focus: LA LICENZA ALL’ESTERO • Preliminare verifica che il marchio sia registrato per tutte i prodotti/servizi oggetto di licenza e in tutti i Paesi in cui la licenza sarà efficace; • Limiti all’esclusiva territoriale o di clientela (Reg. UE 330/2010): in caso di esclusiva il licenziante non può promuovere vendite nel territorio concesso in licenza. Il licenziatario non può promuovere le vendite fuori dal territorio licenziato In UE sono sempre ammesse le vendite passive. [vendita attiva: es. apertura di punti vendita nel t it i riservato territorio i t all licenziatario li i t i e anche h qualunque l attività tti ità di comunicazione, i i contatto t tt o propaganda diretta nei confronti di un consumatore individuale o di un gruppo specifico]; • sia dal lato del licenziante che dal lato del licenziatario non possono essere vietate le c.d. «vendite passive»: la soddisfazione di richieste non sollecitate provenienti da singoli consumatori dell’UE. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 9 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Clausole contrattuali - commercializzazione a mezzo internet: non è vendita attiva. Una clausola contrattuale che impone di non utilizzare internet per vendere il bene/servizio all’interno della UE, costituisce una restrizione vietata ex art. 101 TFUE [C-439/09 CGCE]. - Canali di vendita: e-commerce: vendite on-line. Cautele ammesse: possibilità di imporre quantitativi minimi di prodotti o di fatturato venduti off-line; Si possono imporre standard qualitativi ai siti internet del licenziatario. - In UE: divieto di imporre prezzo di rivendita (solo prezzo massimo o consigliato). Eccezioni: lancio nuovi prodotti/campagne promozionali temporanee - Legge applicabile: ampia libertà rimessa all’autonomia delle parti. Limiti: a) c.d. “norme imperative o di applicazione necessaria necessaria”;; b) dalle norme inderogabili proprie della legge di quel paese al quale si riferiscano tutti gli “altri” dati del contratto. - Soluzione delle controversie: a) ADR (Alternative Dispute Resolutions); b) salvi i casi di divieto di deroga del Foro, libertà rimessa all’autonomia delle parti sull’autorità giudiziaria competente a decidere sulle controversie nascenti dal contratto. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 10 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Clausole contrattuali Esempi di clausole vietate in ambito UE (ex art. 101 TFUE): Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del ll'i t d l mercato t comune edd in i particolare ti l quelli lli consistenti i t ti nel: l a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; pp , nei rapporti pp commerciali con ggli altri contraenti,, condizioni dissimili p per d)) applicare, prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all all'accettazione accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Gli accordi o decisioni, decisioni vietati in virtù del presente articolo, articolo sono nulli di pieno diritto. diritto © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 11 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE IN MATERIA DI P.I. IN U.E. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 12 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando La gestione delle controversie transfrontaliere Regolamento (CE) n. 44/2001 (cd. Bruxelles I) G GIURISDIZIONE S O a) Diritto “primario”: primario : principio della territorialità FORO ESCLUSIVO ex art. 22, co.1, n. 4 (art. 16, co.1, n. 4 C Convenzione i Bruxelles ll 1968): 1968) in i materia i di registrazione i i o dii validità i i à di marchi è competente il giudice dello Stato membro in cui il marchio è stato depositato /registrato v. Sentenza CGCE 13 luglio 2006 «GAT» : competenza esclusiva in caso di azione i sia i in i caso di eccezione» i v. Sentenza CGCE 12 luglio 2012 «Solvay»: deroga quando la questione di invalidità sia sollevata nell’ambito di un procedimento cautelare © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 13 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando La gestione delle controversie transfrontaliere b) Diritto “secondario” (diritti di utilizzazione/contraffazione) - Foro generale: Domicilio del convenuto ex art. 2 - Foro speciale: luogo in cui si è verificato (o può verificarsi) l’evento dannoso ex art art. 5.3 53 - In caso di pluralità di convenuti: dinanzi al foro generale di uno di essi ex art 6 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 14 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando La gestione delle controversie transfrontaliere Giurisdizione in materia di provvedimenti cautelari Art. 31 Regolamento (CE) 44/2001 I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro. membro Per l'ordinamento italiano il rinvio opera all'art. 10 l. n. 218 del 1995, che legittima l'esercizio della giurisdizione nazionale quando il provvedimento provvisorio o cautelare deve essere eseguito in Italia, oltre che nelle ipotesi in cui il giudice italiano abbia giurisdizione nel merito. merito © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 15 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando La gestione delle controversie transfrontaliere Regolamento (CE) 864/2007 (cd. Roma II) LEGGE APPLICABILE Lex loci protectionis Articolo A ti l 8: 8 Violazione Vi l i dei d i diritti di itti di proprietà i tà intellettuale i t ll tt l 1. La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da p intellettuale è qquella del ppaese una violazione di un diritto di pproprietà per il quale la protezione è chiesta. 2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di itt di proprietà i tà intellettuale i t ll tt l comunitaria it i a carattere tt unitario, it i la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione pper le qquestioni non disciplinate p dal relativo strumento comunitario. 3. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo ti l con un accordo d aii sensii dell’articolo d ll’ ti l 14. 14 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 16 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando La gestione delle controversie transfrontaliere Riconoscimento delle decisioni di uno stato Membro negli altri stati membri è automatico ex artt. 33. Reg. 44/2001 Eccezioni: i i a) Violazione dell’ordine pubblico b) Vi Violazione l i ddell di diritto itt di difesa dif c) Contrasto tra decisioni d) Vi Violazione l i delle d ll norme che h regolano l lla competenza t Esecuzione: le decisioni emesse in uni stato Membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro stato membro dopo essere ivi dichiarate esecutive, esecutive su istanza di parte. parte Se la misura coercitiva emessa non è prevista dall’ordinamento richiesto:esecuzione per equivalente © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 17 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando La gestione delle controversie transfrontaliere Corte di Giustizia, 12 aprile 2011, C-235/09, DHL “una misura coercitiva, quale ad esempio una penalità coercitiva (astreinte) disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione (astreinte), del proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto, da esso emesso, di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione, produce effetti negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice appartiene — ai quali si estende la portata territoriale di un divieto siffatto — alle condizioni previste dal capo III del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001(…) Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, l’obiettivo cui si dirige tale misura dovrà essere perseguito dal tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato”. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 18 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando La gestione delle controversie transfrontaliere NOVITA’ Uno sguardo al prossimo futuro Reg. UE 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni Il Reg. UE 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (c.d. Bruxelles I bis) è destinato a sostituire il Reg. g CE 44/2001 a p partire dal 10 g gennaio 2015 - Abolizione exequatur anche a fini esecutivi, ma è possibile agire per il diniego del riconoscimento Riconoscimento ed esecutività automatica anche dei provvedimenti cautelari i dit altera inaudita lt parte, t purchè hè il provvedimento di t venga notificato tifi t prima i dell’esecuzione. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 19 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Soluzione delle controversie ADR (Alternative Dispute Resolutions) [fonte WIPO] Mediazione: nella procedura di mediazione, un intermediario in posizione neutrale detto Mediatore aitua le parti a raggiungere una soluzione consensuale della controversia insorta tra l parti. le i L’esperienza L’ i mostra che h spesso le l controversie i in i tema proprietà i à intellettuale i ll l sii concludono con un accordo tra le parti. La mediazione pertanto può essere uno strumento efficiente in termine di costi/benfici e potrebbe anche consentire la continuazione dei rapporti tra le parti. parti Arbitrato: è una procedura attraverso la quale la controversia viene affidata, per accordo tra le parti, ad uno o più soggetti qualificati “arbitri” I quali emetteranno una decisione vincolante per le parti. In sostanza, scegliendo l’arbitrato le parti selgono di ricorrenre all’autorità giudiziaria componendo così privatamente la controversia insorta. Tuttavia la decisione resa non priva le partii del d l diritto di i di ricorrere i all’autorità ll’ i à giudiziaria i di i i Perizia c.d. “Expert determination”: è un procedura attraverso la quale una controversia e/o una divergenza tra le parti viene sottoposta, d’accordo tra le parti, ad uno o più esperti che rendono una perizia sulla materia che gli viene sottoposta. La perizia è vincolante a meno che le parti non abbiano concordato diversamente. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 20 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando La tutela del marchio in caso di violazione: ll’esempio esempio Germania • Tutela del marchio in via cautelare − − − • L’azione in via cd. cautelare o di urgenza La cd. Schutzschrift Quali sono le misure per fare opposizione al provvedimento? Allerta All t d doganale l ex regolamento l t europeo n. 1383/2003 e/o allerta doganale nazionale tedesco, §§ 146 segg. g Markengesetz © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 21 21 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Tutela del marchio in via cautelare in Germania (I) L’azione in via cd. cautelare o di urgenza: Con il ricorso viene solitamente richiesta • una misura inibitoria (Unterlassungsanspruch) diretta a vietare al presunto contraffattore ll’ulteriore ulteriore fabbricazione, fabbricazione promozione e vendita del prodotto che si ritiene in violazione dei propri diritti fondati sul marchio e • l’informativa l’i f ti circa i l’ i i l’origine e la l rete t distributiva di t ib ti d l del prodotto in contestazione (Auskunftsanspruch). © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 22 22 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Tutela del marchio in via cautelare in Germania (II) • L’urgenza (Eilbedürftigkeit des Antrags) viene valutata nel caso concreto e comunque si deve rispettare, per procedere, il termine di 1 mese decorrente dalla conoscenza conoscen a della violazione. iola ione • IIn questo le l cortii tedesche d h divergono di d ll cortii italiane, dalle i li per le l quali si presume che il requisito dell´urgenza sia rispettato anche qualora siano trascorsi sino a 6-8 6 8 mesi dalla conoscenza della violazione. • La cd. Schutzschrift: Qualora si tema di subire un azione cautelare di urgenza, urgenza si può depositare presso i tribunali tedeschi una propria memoria anticipatoria delle proprie difese, diretta ad ostacolare l´emissione del p provvedimento cautelare. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 23 23 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Tutela del marchio in via cautelare in Germania (III) Quali sono le misure per fare opposizione al provvedimento? • reclamo l (W d (Widerspruch) h) aii sensii del d l § 924 ZPO • appello ll (Berufung) (B f ) aii sensii dei d i §§ 925, 925 511 ZPO • domanda di inizio della causa di merito (Antrag auf Erhebung der Hauptsacheklage) ai sensi del § 926 ZPO • revoca del provvedimento cautelare per intervenuta modifica delle circostanze (veränderte Umstände) ai sensi del § 927 ZPO, ad es.: − cambio della legge o della giurisprudenza − nuove prove © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 24 24 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando IMPORTAZIONI PARALLELE SEE (l’art. 101 Tratt. FUE) Regola: «Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune» Tali accordi e decisioni sono nulli di pieno diritto. © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 25 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Importazioni p p parallele da p paesi UE;; Principio p dell’esaurimento comunitario,, opposizione pp del titolare del marchio per “motivi legittimi “ (Direttiva 2008/95/CE art. 7) g il p principio p dell’esaurimento comunitario: Nello SEE vige Art. 7 n. 1 della D. 2008/95/CE: «Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’ uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso» Eccezione: Art. 7.2): no esaurimento se sussistono motivi legittimi all’ ulteriore commercializzazione i li i d i prodotti, dei d i in i particolare i l quando d lo l stato dei d i prodotti d i è modificato di i o alterato dopo la loro immissione in commercio» Altrii Motivi Alt M ti i legittimi: l itti i presenza di tre t condizioni di i i concomitanti: it ti 1) esistenza it rete t di distribuzione di t ib i selettiva; 2) Il prodotto commercializzato e marcato deve esser un articolo di lusso o di prestigio; 3) esistenza di un pregiudizio, effettivo o potenziale, all’ immagine di lusso o di prestigio Importazioni parallele da paesi extra UE - Opposizione del titolare del marchio Il titolare di un marchio ha il diritto di far valere i suoi diritti e di opporsi all all’introduzione introduzione nell’Unione Europea dei prodotti che riportano il marchio di cui egli è titolare, anche se questi Relazione presentata in occasione del PROPRIETA’ INDUSTRIALE sono stati immessi legittimamente in commercio nel mercato extra UESalonedadellalui o col suo 2013 © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. www.senaf.it 26 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Importazione p p parallele in USA: criticità e soluzioni a) Tariff Act (sec 526): consente al titolare americano di un marchio americano di impedire l’ingresso g nel mercato americano di un prodotto p recante il marchio del titolare immesso senza il proprio consenso, ancorchè originale. b) Lenhan Act (sec 42 e 32/a): il titolare del marchio può impedire l’ingresso nel mercato americano di un prodotto che, ancorchè originale, sia immesso in USA senza il consenso del titolare solo se sussistono «material differences» tra il prodotto immesso con il consenso del titolare ed il prodotto parallelo. Soluzioni l i i per contrastare il grey market k in i USA di prodotti d i italiani i li i (es. ( vino) i ) - Implementazione tracciabilità + impegno contrattuale a cascata a non vendere fuori da UE/SEE - Introduzione I t d i di differenze diff nell’etichetta ll’ ti h tt e nell packaging k i destinato d ti t agli li USA rispetto i tt a quello europeo - Registrazione dell’etichetta destinata al mercato americano come copyright - Contenzioso USA contro importatore per acquisizione prove - Contenzioso USA contro fornitore europeo © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 27 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Allerta Doganale ex Regolamento Europeo n. 1383/2003 (I) (relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di pproprietà p e alle misure da adottare nei confronti f di merci che violino tali diritti)) L´autorità doganale procede ex art. 4 ad un blocco delle merci per un periodo di 3 giorni lavorativi prorogabile al massimo di 10 giorni lavorativi al termine del quale la merce viene lavorativi, distrutta qualora sia in violazione dei diritti di un titolare di: • un marchio (sia un marchio nazionale di uno Stato membro dell’UE, un marchio comunitario o anche un marchio internazionale di uno Stato membro dell dell’UE) UE) • un diritto d'autore o dei diritti connessi • un disegno o modello comunitario • un brevetto • un modello di utilità (Reg. 608/2013) p • un certificato pprotettivo complementare • una topografia per semiconduttori (Reg. 608/2013) • una privativa per ritrovati vegetali • una denominazione d i i d' i i protetta d'origine t tt • un'indicazione geografica protetta • una denominazione commerciale (Reg. 608/2013) • un dispositivo che consente elusione di misure tecnologiche (Reg. 608/2013) © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 28 28 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Allerta Doganale ex Regolamento Europeo n. 1383/2003 (II) Ai fini di predisporre l´allerta è necessario fornire, i.a.: • copia autenticata dei titoli di privativa (marchi, (marchi brevetti , modelli ecc.) ecc ) • descrizione dettagliata dell’originale, compresi foto, descrizione dell’imballaggio (dei segni distintivi apposti sullo stesso) • documenti accompagnatori (foglio illustrativo, manuale d’uso, certificato di garanzia, etichetta) e dei segni distintivi (marchio, logo ecc.) apposti sul packaging • indicazione del canale di distribuzione nel territorio tedesco • il prezzo di vendita dell’originale ed il prezzo minimo al di sotto del quale si possa presumere che l’articolo in contestazione non sia non originale • indicazione di un distributore, rivenditore e/o agente in Germania che sia in grado di verificare gli esemplari sospettati di contraffazione e di un avvocato in Germania • fideiussione emessa da una banca di circa 10.000 Euro per le spese di distruzione ed eventuali danni © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 29 29 La tutela dei marchi all’estero: come, dove, quando Allerta Doganale ex Regolamento Europeo n. 608/2013 (III) In vigore dal 1.1.2014 Il Reg. Reg 1383/2003 prevedeva che ogni Stato potesse introdurre un sistema di distruzione nazionale accellerato, poi attuato in modo differente dai vari Stati. Ora l´art. 23 prevede procedimento accellerato comune di distruzione per i vari Stati: i prodotti possono essere distrutti senza preventiva decisione giudiziaria, giudiziaria se il titolare IP conferma la violazione e lo spedizioniere non si oppone Art. 26 prevede una procedura di distruzione per merci oggetto di piccole spedizioni: spedite con la posta, posta massimo 3 esemplari o meno di 2 Kg di peso. peso possibile distruzione direttamente dalle auotrita doganali senza consultazione del titolare IP. Il detentore della merce può fare opposizione entro 10 giorni >> il titolare IP deve quindi avviare un procedimento giudiziale © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 30 30 Avv. e Rechtsanwalt Mattia Dalla Costa Avv. Barbara Sartori [email protected] [email protected] www.cbalex.com 20122 MILANO Galleria San Carlo, 6 Tel. +39 02 778061 Fax +39 02 76021816 Email: [email protected] 00196 ROMA Via Flaminia, 135 Tel. +39 06 89262900 Fax +39 06 89262921 Email: [email protected] 35137 PADOVA Galleria dei Borromeo, 3 Tel. +39 049 0979500 Fax +39 049 0979521 Email: [email protected] 30135 VENEZIA Santa Croce, 251 Tel. +39 041 2440266 Fax +39 041 2448469 Email: [email protected] D-80539 MÜNCHEN Ludwigstrasse 10 Tel. +49 (0)89 9901 6090 Fax +49 (0)89 9901 60999 Email: [email protected] Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 www.senaf.it 31