Jahresbericht 2011 - Bundespatentgericht

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2011
Bundespatentgericht
Jahresbericht
BPatG Jahresbericht 2011 Impressum
Impressum
Herausgeber
Die Präsidentin des Bundespatentgerichts
Referat für Öffentlichkeitsarbeit und
internationale Angelegenheiten
Postfach 90 02 53, 81502 München
Redaktion
Richterin am Bundespatentgericht
Dr. Ariane Mittenberger-Huber, München
E-Mail: [email protected]
Gestaltung
Grafikbüro Ehlers + Kaplan GbR, Mainz
www.grafikbuero.com
Fotos
Bundespatentgericht, München
Monika Wrba, Unterhaching
Druck
Deutsches Patent- und Markenamt, München
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schriftlich an den Herausgeber oder per
Tel.: +49 (0) 89 69937 - 231
Fax: +49 (0) 89 69937 - 5231
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.bpatg.de
München 2012
© BPatG
©deraether
Vorwort BPatG Jahresbericht 2011
Vorwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
der vorliegende Jahresbericht informiert Sie in gewohnter Weise über die wichtigsten Entscheidungen
des Bundespatentgerichts in den Bereichen Patent-,
Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster- und Markenrecht. Ferner enthält er einen Überblick zur Geschäftslage des Gerichts im Berichtszeitraum 2011.
Im Bereich der Marken-Beschwerdesenate ist das
Geschäftsaufkommen im Jahr 2011 leicht zurückgegangen. Auch die Anzahl der Patentbeschwerden ist
im Jahresergebnis rückläufig. Dies führen wir derzeit
allerdings – vor allem – auf die Anlaufschwierigkeiten nach der Einführung von ElSA, der Elektronischen
Schutzrechtsakte, beim Deutschen Patent- und Markenamt zurück. Es mangelt dadurch derzeit an einem
kontinuierlichen Eingang an neuen Verfahren. Der
Bestand an Verfahren in den Technischen Beschwerdesenaten garantiert jedoch – auch durch die immer
noch abzuarbeitenden Einspruchsverfahren – weiter
eine ausreichende Beschäftigung für alle Kolleginnen
und Kollegen. Die Zahl der Nichtigkeitsverfahren hat
sich – im Vergleich zu den Anfängen des Gerichts im
Jahr 1961/62 – dagegen fast verdoppelt und liegt bei
297 Neueingängen im Jahr 2011. Bei anhaltendem Aufwärtstrend wird die 300er-Marke im Jahr 2012 wohl
überschritten werden. Insgesamt verzeichnete das
Gericht 1931 Neueingänge, denen – erfreulicherweise –
2291 Erledigungen gegenüber standen.
Wäre das Bundespatentgericht ein marktwirtschaftlich orientiertes Unternehmen, hätte es im 50. Jahr seines Bestehens seinen größten Triumph gefeiert, nämlich eine Verdreifachung seiner Einnahmen. Im Jahr
2011 wurden 12,6 Millionen Euro an Gerichtsgebühren
eingenommen, ein um das dreifache höherer Betrag
als im Vorjahr 2010.
Dass unsere Erledigungszahlen bei den Marken nicht
ganz an die Ergebnisse früherer Jahre heranreichten,
ist auf den Umstand zurückzuführen, dass Nachbesetzungen bei den Juristischen Mitgliedern unverhältnismäßig lange dauerten und Stellen daher zum Teil über
Monate hinweg nicht besetzt werden konnten. Seit
Anfang 2012 sind den Markensenaten jedoch einige
neue, hoch motivierte rechtskundige Mitglieder zugewiesen, so dass wir optimistisch in die Zukunft blicken.
In der inneren Organisation unseres Hauses gab es im
Jahr 2011 weitere wichtige personelle Veränderungen.
Es wurden vier neue Vorsitzende, zwei im juristischen
und zwei im technischen Bereich, ernannt. Ferner haben zwölf neue technische Kolleginnen und Kollegen
ihren Dienst als Richter kraft Auftrags am Bundespatentgericht aufgenommen. Drei abgeordnete Kolleginnen wurden an das Bundespatentgericht versetzt, eine
weitere rechtskundige Richterin zu uns abgeordnet.
Im Jahr 2011 sind wir in Bezug auf die elektronische
Bearbeitung unserer Gerichtsakten einen Schritt vorangekommen. Im November wurden die beiden neuen
„Elektronischen Gerichtssäle“ unter großem Interesse
der beteiligten Kreise eingeweiht. Alles Wissenswerte
zum Thema können Sie auf unserer Homepage unter
dem Stichwort „Elektronischer Rechtsverkehr“  „Elektronischer Gerichtssaal“ erfahren.
Das Jahr 2011 stand auch im Zeichen der Diskussionen
um den Gewerblichen Rechtsschutz in Europa und das
Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung. Nach
einer dynamischen Entwicklung ist wieder eine Phase
des Stillstands eingetreten. Das Bundespatentgericht
wird daher – in Erwartung einer Entscheidung zum zukünftigen Standort des Europäischen Patentgerichts –
sicher noch vielfach Gelegenheit haben, den Rechteinhabern durch qualitativ hochwertige Entscheidungen
in angemessener Zeit zu beweisen, dass das System
des technischen Richters, wie es im Bundespatentgericht verwirklicht ist, ihren Interessen optimal dient.
Das besondere Highlight des Jahres 2011 war natürlich
der Festakt zum 50. Gründungstag des Gerichts am
1. Juli 2011, den wir mit vielen Ehrengästen gemeinsam
feiern durften. Besonders gefreut hat mich, dass auch
hoch betagte Kollegen zugegen waren, die dem Gericht bereits am Gründungstag angehörten.
Ich danke auf diesem Wege allen – den beteiligten
Kreisen wie den Angehörigen des Gerichts –, die unsere Arbeit im vergangenen Jahr unterstützt und so zu
unserer erfolgreichen Jahresbilanz beigetragen haben.
Ich wünsche eine interessante Lektüre.
Beate Schmidt
Präsidentin
1
BPatG Jahresbericht 2011 Inhalt
Inhalt
Vorwort
Organigramm
1
4
aus der rechtsprechung des bundespatentgerichts 2011
patentrecht
7
I. Patentfähigkeit
7
1. Technische Lehre zum Handeln
und Erfindungsbegriff
- Technische Problemstellung/Lösung
- Programme für Datenverarbeitungsanlagen
- Gedankliche oder geschäftliche Tätigkeiten
- Mathematische Methoden
- Technischer Beitrag zur erfinderischen
Tätigkeit
7
7
8
8
9
9
2. Patentierungsausschlüsse bei
medizinischen Verfahren
11
3. S
tand der Technik und öffentliche
Zugänglichkeit
4. Neuheit und erfinderische Tätigkeit
- Neuheit
- Erfinderische Tätigkeit
- Durchschnittsfachmann
5. Prüfung der Widerrufsgründe
-Ausführbarkeit, vollständige und deutliche
Lehre
-Unzulässige Erweiterung des
Anmeldungsgegenstands, Disclaimer
35
6. Erledigung des Einspruchverfahrens
37
7. Bindung an die Anträge
39
8. Beitritt
40
V. Beschwerdeverfahren
35
36
40
12
2. Zulässigkeit der Beschwerde
41
14
14
14
17
3. Kostenfragen
42
4. Rechtsbeschwerde 42
5. Sonstiges
43
III.Verfahren vor dem DPMA
19
2
34
40
18
1. Anmeldetag
19
2. Teilung der Anmeldung
19
3. Fassung der Unterlagen, Offenbarung
20
4. Patentkategorie
21
5. Umschreibung, Rechtsnachfolge
21
6. Wiedereinsetzung
23
7. Verfahrensfehler, Rückzahlung der
Beschwerdegebühr
- Anhörung, rechtliches Gehör
- Begründungspflicht
- Verfahrensfehler
24
24
27
27
8. Wirksamkeit des Beschlusses
28
9. Verfahrenskostenhilfe
29
IV.Einspruchsverfahren
4. Auslegung
1. Statthaftigkeit der Beschwerde
II. Ergänzende Schutzzertifikate
10. Sonstiges
6
VI.Nichtigkeitsverfahren
43
1. Zulässigkeit der Klage
43
2. Nichtigkeitsgründe
45
3. Kostenfragen
46
4. Antragsbindung im Nichtigkeitsverfahren
49
5. Sonstiges
- Akteneinsicht
- Vertretungsfiktion
- Beweisaufnahme
- Verbindung
- Klageänderung, Verspätung
- Ausschließung
49
49
50
50
51
51
52
gebrauchsmusterrecht
52
geschmacksmusterrecht
53
30
markenrecht
54
31
I. Nichtkonventionelle Markenformen
54
1. Verfahrensgrundsätze
31
1. Abstrakte Farbmarken
54
2. Inlandsvertreter und Vollmacht
32
2. Dreidimensionale Marken
55
3. Zulässigkeit des Einspruchs
32
3. Sonstige Markenformen
56
Inhalt BPatG Jahresbericht 2011
II. Wortmarken, Wort-/Bildmarken, Bildmarken
57
1. Fremdsprachige Begriffe
57
2. Buchstabenfolgen
57
3. Wortzusammensetzungen
58
4. Slogans
62
5. Wortfolgen mit geografischen
Herkunftsangaben
63
6. Etablissementbezeichnungen
64
7. Personennamen
65
8. Wort-/Bildmarken
65
9. Bildmarken
67
10. Geografische Angaben nach der
Verordnung (EG) Nr. 520/2006 des Rates
vom 20. März 2006 zum Schutz von
geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse
und Lebensmittel
68
11. Sonstiges
68
III.Löschungsverfahren
1. Wegen Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1
i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
69
69
2. Wegen absoluter Schutzhindernisse nach §§ 50
Abs. 1, 2 i. V. m. 8 Abs. 2 Nr. 1-9, 54 MarkenG
71
IV.Kollisionsverfahren
74
1. Warenähnlichkeit
74
2. Rechtserhaltende Benutzung
74
3. Unmittelbare Verwechslungsgefahr
74
4. Mittelbare Verwechslungsgefahr
77
5. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne
78
V. Verfahrensfragen
78
1. Vertreterbestellung
78
2. Kosten und Gebühren
78
3. Zurückverweisung an das DPMA wegen
eines wesentlichen Verfahrensmangels
(§ 70 Abs. 3 Satz 2 MarkenG)
79
4. Sonstiges
79
geschäftsbericht 2011
80
geschäftsentwicklung
81
dokumentation und bibliothek
89
I. Übersicht
81
I. Dokumentationsstelle
89
II.Statistiken
82
II. Bibliothek
90
III.Rechtsmittel gegen Entscheidungen des
Bundespatentgerichts
86
elektronischer rechtsverkehr
91
personal
87
I.Elektronischer Rechtsverkehr/eJustice
91
ausbildung der patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber
II.Informationstechnik
91
88
III.Elektronischer Gerichtssaal
92
öffentlichkeitsarbeit und
internationale angelegenheiten
93
english summary
94
3
BPatG Jahresbericht 2011 Organigramm
Organigramm
Stand 1. Januar 2012
präsidentin: beate schmidt
vizepräsident: dr. klaus strößner
RECHTSPRECHUNG
Nichtigkeitssenate
Juristischer
Beschwerdesenat
Technische
Beschwerdesenate
MarkenBeschwerdesenate
GebrauchsmusterBeschwerdesenat
Beschwerdesenat
für Sortenschutz
1. Senat
Präsidentin
Beate Schmidt
10. Senat
VRi Joachim Rauch
6. Senat
VRi Dr. Norbert
Lischke
24. Senat
VRin Susanne
Werner
35. Senat
VRi Thomas
Baumgärtner
36. Senat
VRi Thomas
Baumgärtner
2. Senat
VRin Vivian Sredl
3. Senat
VRi Walter
Schramm
4. Senat
VRi Rainer Engels
5. Senat
VRi Wolfgang
Gutermuth
10. Senat
VRi Joachim Rauch
7. Senat
VRi Walter Höppler
8. Senat
VRi Dr. Stefan
Zehendner
9. Senat
VRi Viktor Pontzen
11. Senat
VRi Dr. Volker
Hartung
12. Senat
VRi Klaus-Ludger
Schneider
14. Senat
VRi Dr. Friedrich
Feuerlein
15. Senat
VRi Dr. Friedrich
Feuerlein
17. Senat
VRi Dr. Hans
Erhard Fritsch
19. Senat
VRi Werner Bertl
20. Senat
VRi Dr. Norbert
Mayer
21. Senat
VRi Dr. Volker
Winterfeldt
23. Senat
Vizepräsident
Dr. Klaus Strößner
4
25. Senat
VRi Helmut Knoll
26. Senat
VRi Dr. Georg
Fuchs-Wissemann
27. Senat
VRi Dr. Friedrich
Albrecht
28. Senat
VRin Elisabeth
Klante
29. Senat
VRin Marianne
Grabrucker
30. Senat
VRi Prof. Dr. Franz
Hacker
33. Senat
VRi Achim Bender
Organigramm BPatG Jahresbericht 2011
GERICHTSVERWALTUNG
Referat 1
Referat 2
Referat 3
Referat 4
Referat 5
Personal richterlicher Dienst,
Fortbildung und
Dienstreisen
Haushalt
Personal
nichtrichterlicher Dienst
Informationstechnik
PresseGeschäftsstelle
sprecher(in),
Innerer Dienst
Öffentlichkeitsarbeit,
Internationale
Angelegenheiten,
Informationsdienste
Zentrale
ergabestelle
V
Organisation
IT- Grundsatzfragen
Patentanwalts
angelegenheiten
(IT-Planung u.
-Entwicklung,
Bezüge,
IT-Betrieb)
Entgelte,
Nebenleistungen
Aus- und
Fortbildung,
Dienstreisen
Justiziariat
Referat 6
Bibliothek
Dokumentation
Juris
Ri Thomas Voit
Rin Regina
Kortge
(Justiziariat)
VRi Walter
Schramm
Gremien:
Präsidium
Vorsitz: Präsidentin Beate Schmidt
Präsidialrat
Vorsitz: Präsidentin Beate Schmidt
Richterrat
Vorsitz: Rin Irmgard Kirschneck
Personalrat
Vorsitz: JOAR Thomas Kappl
Ri Dr. Carsten
Kortbein
VRi Dr. Norbert
Mayer
Rin Dr. Ariane
MittenbergerHuber
Ri Thomas
Kleinschmidt
VRi Walter
Schramm
(für Juris)
Vertreter:
Vertrauensperson
für den richterlichen Dienst
Ri Jürgen Schell
Vertrauensperson
für den nichtrichterlichen Dienst
JHW Maurizio Lucchetta
Jugend- und
Auszubildendenvertreterin
Jasmin Schulz
Beauftragte:
Haushaltsbeauftragter
VRi Walter Schramm
Gleichstellungsbeauftragte
Rin Karin Friehe
Geheimschutzbeauftragte
ARin Katja Maßenberg
Korruptionsbeauftragter
Ri Rüdiger Kätker
Datenschutzbeauftragter
Ri Thomas Kleinschmidt
Beschwerden nach dem AGG
Ri Jürgen Schell
IT- Sicherheitsbeauftragter
OI Matthias Schüller
5
Aus der Rechtsprechung
des Bundespatentgerichts 2011
6
Patentrecht BPatG Jahresbericht 2011
Patentrecht,
Gebrauchsmusterrecht und
Geschmacksmusterrecht
Dieser Beitrag stellt aus der Fülle der Entscheidungen des Bundespatentgerichts aus den Bereichen
Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster
im Berichtszeitraum 2011 nach thematischen Schwerpunkten gegliedert diejenigen dar, die sich auf neu entstandene oder strittige Fragestellungen beziehen, die
Rspr. weiterbilden oder auch unter Berücksichtigung
neuerer Entwicklungen bestätigen. Um das Auffinden bestimmter Themenschwerpunkte zu erleichtern,
wird z. B. der Komplex „Erfinderische Tätigkeit“ ausschließlich im allgemeinen Abschnitt I (Patentfähigkeit) und nicht noch einmal ergänzend im Abschnitt VI
(Nichtigkeitsverfahren) behandelt. Entsprechend wird
die Auslegung von Patentansprüchen und die Prüfung
der weiteren Einspruchs-/Nichtigkeitsgründe im Abschnitt IV (Einspruchsverfahren) behandelt.
Patentrecht
I. Patentfähigkeit
1. Technische Lehre zum Handeln und
Erfindungsbegriff
Eine Erfindung i. S. des Patentrechts ist eine Lehre
zum planmäßigen Handeln, deren beanspruchter Gegenstand technischer Natur, realisierbar und wiederholbar ist und die Lösung einer Aufgabe durch technische Überlegungen darstellt. Hieraus folgt, dass
Patentschutz nur für Erfindungen auf dem Gebiet
der Technik gewährt wird.1 Allerdings hat sich nach
der neueren Rspr. des BGH2, insb. auch zum Bereich
„Computerimplementierte Erfindungen“ und dem
Patentierungsverbot des § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG, die Prüfung der Patentfähigkeit in Anlehnung an die Rspr.
der Beschwerdekammern des EPA deutlich insoweit
verlagert, als die nach früherer Rspr.3 im Vordergrund
stehende, oftmals verneinte Frage der erforderlichen
technischen Problemstellung oder fehlenden Lösung
mit technischen Mitteln nunmehr deutlich großzügiger beantwortet4 und zurückgedrängt wird und sich
die Prüfung auf die im Rahmen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit gebotene Gesamtbetrachtung der
Lösung verlagert hat.
Technische Problemstellung/Lösung
Ein Patentanspruch, der lediglich beansprucht, die nach
medizinischen Gesichtspunkten bisher von einem Arzt
vorgenommene Prüfung von mehreren Verschreibungen auf ihre physiologische Unbedenklichkeit zu automatisieren – insbesondere im Hinblick auf mögliche
Nebenwirkungen und Kreuzreaktionen mit anderen
Medikamenten – und dazu keine über den Einsatz von
Mitteln zur Datenverarbeitung hinausgehenden Hinweise enthält, ist nicht als eine Erfindung auf technischem Gebiet gemäß § 1 PatG anzusehen. Der 17. Senat5
führt aus, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1
weder in Hinsicht auf die Gestaltung der Vorrichtung
selbst noch auf die von der Vorrichtung ausgeführten (Programm-) Routinen Anweisungen enthält, die
der Lösung eines konkreten technischen Problems
mit technischen Mitteln dienen. Die Bewertung des
1 BGH, GRUR 1992, 36 – Chinesische Schriftzeichen; BGH, GRUR 2000, 498 – Logikverifikation; BGH, GRUR 2000, 1007 –
Sprachanalyseeinrichtung.
2 BGH, GRUR 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; BGH, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer
Informationen.
3 Vgl. BGH, GRUR 1992, 33 – Seitenpuffer; BGH, GRUR 2000, 498 – Logikverifikation; BGH, GRUR 2002, 143 = GRUR Int 2002, 323 –
Suche fehlerhafter Zeichenketten.
4 BGH, GRUR 2010, 613 – Dynamische Dokumentengenerierung.
5 BPatG, Beschl. v. 1.12.2010 – 17 W (pat) 104/05.
7
BPatG Jahresbericht 2011 Patentrecht
„Mischungsverhältnisses“ von mehreren Medikamenten als unbedenklich für einen Patienten unterliegt
allein medizinischen und physiologischen und nicht
technischen Gesichtspunkten und stellt keine technische Aufgabenstellung dar.
Programme für Datenverarbeitungsanlagen
Ein Anwenderinterface (Software), mit dem ein Anwender im Dialog mit einem Onlineladen ein Computersystem konfigurieren kann und das die vom
Anwender ausgewählten Komponenten des Computersystems auf Kompatibilität überprüft, ist gemäß § 1 Abs. 3, Abs. 4 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen, da es keine Anweisungen enthält, die der
Lösung eines konkreten technischen Problems mit
technischen Mitteln dienen.6 Das beanspruchte Online-Anwenderinterface weist zwar die nach § 1 Abs. 1
PatG erforderliche Technizität schon deshalb auf, weil
es die datenverarbeitungsmäßige Abarbeitung von
Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen Geräten vorschlägt, nämlich in dem Computer
des Anwenders und in dem damit über das Internet
verbundenen Onlineladen. Dabei handelt es sich um
typische Schritte der Verarbeitung, Speicherung und
Übermittlung von Daten mittels technischer Geräte.7 Den mit dem Anspruch vorgeschlagenen Einsatz
eines Konfigurators und eines Validierungsmoduls
mit verbundener Datenbank versteht der Datenverarbeitungsfachmann mangels konkreter technischer
Anweisungen deshalb lediglich als Anregung, eine
bisher unter Ausnutzung des Wissens eines fachkundigen Verkäufers vorgenommene Überprüfung der
Optionen eines Computersystems auf Kompatibilität
mit Mitteln der Datenverarbeitung durchzuführen.
Allein in der Absicht, eine bisher durch eine menschliche Person erbrachte Dienstleistung mit Mitteln
der Datenverarbeitung zu automatisieren, kann aber
noch keine konkrete technische Problemstellung erkannt werden. Die Lösung besteht gerade nicht darin,
7 Siehe BGH, GRUR 2011, 610, Rdnr. 16 – Webseitenanzeige.
8 Siehe BGH, GRUR 2011, 610, Rdnr. 21 – Webseitenanzeige.
8
ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der
Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt.8
Bei einem Verfahren zur Verwaltung von Plattenspeicher-Arrays in Großrechenanlagen, dem das technische
Problem zugrunde liegt, bei einer Datenspeicherung
den Speicher wieder schneller für ein Anwendungsprogramm zur Verfügung zu stellen, stellt ein neuer
Abtrenn-Befehl für Spiegelspeicher keine Lösung des
Problems mit technischen Mitteln dar, sondern eine
Umstrukturierungsmaßnahme eines Computerprogramms, die von einem Programmierer vorgenommen
wird, ohne dass technisches Fachwissen nötig wäre.
Nach Überzeugung des 17. Senats9 können Maßnahmen des Strukturierens von Computerprogrammen
und der Festlegung einer Reihenfolge von Unterprogrammaufrufen nicht als technische Mittel verstanden werden, die darauf gerichtet sind, bestimmte Teilschritte zusammenzufassen.
Gedankliche oder geschäftliche Tätigkeiten
Der 17. Senat10 hatte über ein Verfahren zur rechnergestützten Konstruktion von Bauteilen und Bauteilsystemen zu befinden, durch welches am Bildschirm eines
CAD-Systems Komponenten so in ein Bauteilsystem
eingefügt werden, dass ihre Abmessungen und ihre
Anordnung entsprechend den äußeren Abmessungen
der sie umgebenden Komponente gesteuert werden.
Als wesentliches Lösungselement wird eine geometrische Referenzfigur vorgeschlagen, die Größe und Form
der jeweiligen Komponente steuern soll. Der Senat
befand, dass der Vorschlag, ein CAD-System um eine
(Form- und Größen-) Steuerungsfunktion für Komponenten zu erweitern und hierfür ein Konstrukt in Form
einer Referenzfigur einzuführen, nicht auf technischer
Leistung beruht, sondern lediglich ein gedankliches
Konzept darstellt und damit die beanspruchte Lehre
nicht als Erfindung auf technischem Gebiet anzusehen ist (§ 1 Abs. 3 und 4 PatG). Eine andere Bewertung
ist auch in Hinsicht auf die Ausführungen des BGH
in seiner aktuellen Rspr.11 nicht geboten, wonach die
Erfindung bereits dann auf technischem Gebiet liegt
und nicht vom Patentschutz ausgeschlossen ist, wenn
lediglich ein Teilaspekt der geschützten Lehre ein technisches Problem bewältigt.
Mathematische Methoden
Ein Verfahren zum Simulieren eines Piezo-Aktuators,
das ein mathematisches Modell vorschlägt, mit dem
der zeitliche Verlauf der axialen Länge des Stapels der
Piezo-Elemente unter Vorgabe von bestimmten Werten und der Herleitung einer Differentialgleichung aus
zwei Euler-Lagrange-Gleichungen berechnet werden
soll, betrifft eine mathematische Methode als solche
und ist daher nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. Abs. 4 PatG vom
Patentschutz ausgeschlossen. Dass das beanspruchte
Verfahren rechnergestützt gelöst, d. h. berechnet wird,
eröffnet noch keine konkrete technische Problemstellung und ist trivial. Deshalb kann hierin auch kein
Teilaspekt der unter Schutz gestellten Lehre gesehen
werden, der ein technisches Problem bewältigt und
deshalb unter Berücksichtigung der Rspr. des BGH12
dem Patentierungsausschluss entgegensteht, so der
17. Senat.13
Technischer Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit
Nach der geltenden Rspr.14 sind „bei der Prüfung der
Erfindung auf erfinderische Tätigkeit“ nur diejenigen
Anweisungen zu berücksichtigen, welche die Lösung
des technischen Problems mit technischen Mitteln
bestimmen oder zumindest beeinflussen. Welches
technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird,
ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung
tatsächlich leistet.15 Bei einem Verfahren zur Benutzerführung in einem menügesteuerten System mit
„Softkeys“ auf einer berührungsempfindlichen Anzeigevorrichtung in einem Kraftfahrzeug, z. B. bei einem
Navigationssystem, bleiben Merkmale, welche ausschließlich die Gestaltung der Bedienoberfläche durch
ein oder zwei zusätzliche „Softkeys“ betreffen, bei der
Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt.16
Dass sie die Lösung des technischen Problems, wie sich
„Softkeys“ auf einer Anzeigeeinheit darstellen lassen
und wie eine Benutzereingabe zu erfassen und auszuwerten ist, in irgendeiner Weise beeinflussen oder gar
bestimmen würden, ist nicht erkennbar. Eine „auf die
Bedürfnisse und Fähigkeiten der Bedienperson zugeschnittene Gestaltung der (Bedien-) Schnittstelle zwischen Mensch und technischer Einrichtung“17 ist nicht
dem Bereich der Technik zuzuordnen.
Ein Verfahren zur Prüfung verschiedener Medikamente auf ihre gesundheitliche Interaktion unter Einsatz
technischer Mittel im Zusammenhang mit einer Datenverarbeitungsanlage ist technischer Natur und
deshalb nicht vom Patentschutz nach § 1 Abs. 3 Satz 3
PatG ausgeschlossen, so der 17. Senat.18 Bei der Prüfung
auf erfinderische Tätigkeit sind allerdings die Merkmale, die den konzeptuellen Ansatz einer Prüfung der
Interaktion zwischen den Medikamenten betreffen,
um Schaden von dem Patienten abzuwenden, nicht zu
berücksichtigen, da sie nicht auf technischem Gebiet
liegen. Die verbleibenden Merkmale, die sich mit der
Erzeugung eines Datenbestandes für eine Rezeptdaten-Datenbank befassen, können eine erfinderische
Tätigkeit nicht begründen.
Der 17. Senat19 entschied auch über eine Anordnung zur
Erstellung eines Produktionsplans für wiederaufbereitbare medizinische Produkte, d. h. Instrumente und
Geräte, die vor erneuter Benutzung desinfiziert und
nach einer bestimmten Anzahl von Durchläufen durch
die Wiederaufarbeitung z. B. aufgrund Beschädigung
ausgesondert werden müssen. Um diese Produktionsplanung auf eine verlässlichere Basis zu stellen, schlägt
die Anmeldung vor, im Rahmen der Wiederaufbereitung zu jedem einzelnen Produkt einen Zählerstand
und/oder Messwerte abzuspeichern, die durch Vergleich mit Referenzwerten als Indikator dafür dienen,
11 BGH, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen.
12 BGH, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen.
14 Vgl. zuletzt BGH, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen.
15 Siehe BGH, BlPMZ 2005, 77 – Anbieten interaktiver Hilfe.
17 Vgl. BPatG, BlPMZ 2007, 214 – Bedienoberfläche.
18 BPatG, Beschl. v. 22.2.2011 – 17 W (pat) 149/05, unter Hinweis auf BGH, GRUR 2010, 613 – Dynamische Dokumentengenerierung.
9
dass das Produkt in absehbarer Zeit zu ersetzen sein
wird. Der Senat verneint die Patentfähigkeit. Denn ist
der Gegenstand der beanspruchten Lehre hinsichtlich
der technischen Merkmale vorbekannt und beruht die
Lehre im Übrigen auf betriebswirtschaftlichen Überlegungen, so kann dies das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht begründen.20
In einer weiteren Entscheidung des 17. Senats21 wurde
ein Verfahren zur Unterstützung der Vernetzung von
medizin-technischen Geräten beansprucht, bei dem
Konfigurationsdaten in einer zentralen Datenbank
eingetragen und Servicetechnikern über ein Kommunikationsnetz zur Verfügung gestellt werden. Bei der
Prüfung auf erfinderische Tätigkeit wurde lediglich der
Verfahrensschritt der Abrufbarkeit der Konfigurationsdaten über ein Kommunikationsnetz als technisches
Merkmal berücksichtigt.
Ein weiterer Fall betraf ein Verfahren zum Aufladen
von Mobilfunk-Prepaid-Konten, bei dem die Höhe eines gewünschten Aufladebetrags an eine zentrale
Steuereinheit übermittelt wird, diese zentrale Steuereinheit Voucherdaten bereitstellt und diese Voucherdaten dem Kunden zur Verfügung gestellt werden.
Der Aufladevorgang ist dadurch initiierbar, dass telefonisch eine den Voucherdaten entnehmbare individuelle Aufladerufnummer von einem dem Mobilfunkkonto zugeordneten Mobiltelefon gewählt wird. Die
dem Mobiltelefon zugeordnete Kundenrufnummer
wird beim Anwählen der Aufladerufnummer mithilfe
einer Erkennungseinrichtung selbsttätig erfasst und
an die zentrale Steuereinheit selbsttätig übermittelt.
Diese prüft die Gültigkeit der Aufladerufnummer und
im Erfolgsfall wird ein dem Kunden zugeordnetes Prepaid-Konto zumindest mit einem Teil des Aufladebetrags aufgeladen. Das technische Problem beschränkte sich auf die objektive Aufgabe, beim Aufladen eines
Prepaid-Kontos mit Hilfe von Voucherdaten mit dem
Kundenmobiltelefon dessen zugehöriges Konto aufzuladen ist, eine automatische Kundenerkennung zu
ermöglichen und wurde dadurch gelöst, dass eine
selbsttätige Erkennung der rufenden Mobilfunknummer mit einer Erkennungseinrichtung erfolgt. Bei der
Prüfung der erfinderischen Tätigkeit war daher nur
dieses Merkmal zu berücksichtigen.22
Zu einem Verfahren für die Anzeige der Verfügbarkeit
oder Nichtverfügbarkeit verschiedener Funktionen
eines Selbstbedienungsgerätes für Banken führt der
19. Senat23 aus, dass die Entscheidung darüber, welche
Informationen zu welchem Zeitpunkt angezeigt werden, auf nichttechnischer Ebene anhand psychologischer Kriterien getroffen wird und die Umsetzung der
getroffenen Entscheidung in das tatsächliche Betriebsprogramm des Selbstbedienungsgeräts ein Programmierer im Rahmen seiner routinemäßigen Tätigkeit
vornimmt, das Verfahren deshalb mangels erfinderischer Tätigkeit i. S. v. § 4 PatG nicht gewährbar ist.
Entsprechendes gilt für ein Verfahren zur Durchführung einer Sprachkommunikation für eine ExpertenHotline, bei dem eine Datenbank über das Internet von
Anrufern für die Vermittlung eines Experten abgefragt
werden kann und die Bezahlung der Beratungskosten
kundenfreundlich erfolgen soll. Beansprucht war u. a.,
die Kosten für die Sprachkommunikation auf das Konto des ausgewählten Kommunikationspartners anteilig gutzuschreiben. Der 20. Senat24 führt aus, dass die
Frage, wem die Kosten für die Sprachkommunikation
gutgeschrieben werden und insbesondere die Festlegung auf einen entsprechenden Teilbetrag, ohne diesen in der Höhe zu bestimmen („anteilig“), eine rein
wirtschaftliche Entscheidung in Form der Auswahl eines von vielen möglichen Geschäftsmodellen ist. Eine
solche Auswahl leistet keinen Beitrag zur technischen
Lösung des zugrunde liegenden technischen Problems, so dass sie bei der Beurteilung der erfinderischen
Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist.
Bei einem Mikroprozessor mit einem Kern zur Ausführung von Befehlen zur Durchführung von mathemati-
20 BGH, GRUR 2011, 125, LS 2 – Wiedergabe topografischer Informationen.
10
schen Rechenoperationen kann das Ausdenken neuer
Prozessorbefehle nicht als Leistung auf dem Gebiet
der Technik anerkannt werden, wenn keine auf technischen Überlegungen beruhenden Erkenntnisse zugrunde liegen und auch die Auswahl der Befehle nicht
durch technische Aspekte beeinflusst wird. Daher
können Details im Anspruch, die allein auf mathematischen Überlegungen zur Berechnung des Produktes
zweier komplexer Zahlen beruhen, bei der Prüfung der
erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden.25
Was die Anmeldung tatsächlich leistet26, besteht darin, die Anzahl benötigter Computerbefehle für ein
Programm zur Multiplikation zweier komplexer Zahlen zu reduzieren. Das „objektive Problem“ ist somit
darin zu sehen, derartige Programme durch spezielle
neue Befehle kürzer und überschaubarer machen zu
können. Dieses ist aber kein technisches Problem, so
der 17. Senat.27
2. Patentierungsausschlüsse bei
medizinischen Verfahren
Der 3. Senat28 hatte sich mit der Frage zu beschäftigen,
ob der im Streitpatent angegriffene Verfahrensanspruch als ein nicht dem Patentschutz zugängliches
Diagnostizierverfahren gem. Art. 53 lit. c EPÜ nichtig zu
erklären war. Der Anspruch war gerichtet auf ein „Verfahren zur Verwendung bei der Diagnose von Entzündungsleiden in den Luftwegen beim Menschen, wobei
bei Bedarf an einer Anzeige des Zustands der unteren
Luftwege die Person durch den Mund einatmet und
der NO-Wert in oral ausgeatmeter Luft bestimmt,
der bestimmte Wert mit für Gesunde typischen Werten verglichen und ein gegenüber typischen Werten
höherer Wert als Anzeige für ein Entzündungsleiden
in den unteren Luftwegen betrachtet wird.“ Der Senat führt zunächst aus, dass ein am menschlichen
oder tierischen Körper vorgenommenes, Art. 53 lit. c
EPÜ unterfallendes Diagnostizierverfahren nach der
Spruchpraxis des EPA, der sich der BGH angeschlossen
hat29, nur vorliegt, wenn es als Verfahrensschritte die
Untersuchungsphase mit der Sammlung von Daten
(Schritt i), den Vergleich dieser Daten mit Normwerten (Schritt ii), die Feststellung einer signifikanten Abweichung (Schritt iii) und die Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild (Schritt iv,
Diagnose) umfasst. Art. 53 lit. c EPÜ ist als den Patentschutz einschränkende Ausnahmeregelung eng
auszulegen. Ein Verfahren, das nur für die Diagnose
relevante Zwischenergebnisse liefert, ist danach kein
Diagnostizierverfahren und daher vom Patentschutz
nicht ausgeschlossen. Ferner greift der Ausschluss
nur dann, wenn sämtliche Schritte des Verfahrens am
menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen
werden, einschließlich des Verfahrensschritts, der sich
auf die deduktive human- oder veterinärmedizinische
Entscheidungsphase bezieht, d. h. auf die Diagnose
im strengen Sinne als rein geistige Tätigkeit.30 Diese
Voraussetzungen sah der Senat nicht als erfüllt an,
wenn wie vorliegend der Gegenstand des Anspruchs
lediglich einen EDV-gestützten Datenvergleich zweier
durch Messungen gewonnener Datensätze betrifft;
nämlich denjenigen der NO-Werte der Patienten mit
Datensätzen gesunder Kontrollpersonen bzw. denjenigen der jeweiligen Patienten zu einem anderen Zeit-
25 Vgl. BPatG, BlPMZ 2009, 499 – Druckvorlagenerstellung.
26 Vgl. BGH, BlPMZ 2005, 77 – Anbieten interaktiver Hilfe.
28 BPatG, Urt. v. 1.2.2011 – 3 Ni 17/09, Berufung eingelegt [Az: X ZR 88/11].
29 EPA, G 1/04, GRUR Int. 2006, 514, insb. Gliederungspunkte 5 und 6.2.2 der Begründung; BGH, GRUR 2010, 1081-1083 f. – Kein Patentierungsausschluss für Therapie unterstützendes Verfahren; vgl. auch BPatG, GRUR 2008, 981 – Verfahren zur gesundheitlichen Orientierung.
30 EPA, G 1/04, GRUR Int. 2006, 514, Gliederungspunkte 6.2.3 und 6.4.4; abweichend BPatG, Urt. v. 28.6.2011
– 4 Ni 47/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 107/11]; BPatG, GRUR 2008, 981 – Verfahren zur gesundheitlichen Orientierung.
11
punkt, wobei ein erhöhter NO-Wert ein Anzeichen für
eine akute Entzündung ist. Das streitgegenständliche
Verfahren liefert damit durch bloßen Datenvergleich
lediglich Hinweise auf eine (möglicherweise) durch
eine Entzündung beeinträchtigte Lungenfunktion,
nicht aber die konkrete Diagnose, und es werden nicht
sämtliche Verfahrensschritte am menschlichen Körper
vorgenommen, weil die Bestimmung der NO-Werte in
den Atemluftproben und der Datenvergleich nicht am
menschlichen Körper erfolgt.
Abweichend von der Rechtsauffassung des 3. Senats
und der Großen Beschwerdekammer ist nach Auffassung des 4. Senats31 die Diagnose eines krankhaften
Zustands gemäß Schritt iv bereits gegeben, wenn
durch das Verfahren aufgrund der erhobenen Daten
ein nicht normaler Zustand im Sinne von „nicht gesund“ gegenüber den Normwerten dargestellt wird.
Die Beteiligung eines Arztes ist nicht erforderlich, so
dass auch automatisch ablaufende Verfahren oder
Verfahren zur Selbstdiagnose unter das Patentierungsverbot fallen können.
3. Stand der Technik und öffentliche
Zugänglichkeit
Der 3. Senat32 hatte sich mit der Frage der Einbeziehung eines gattungsfremden StdT bei einem Streitpatent zu befassen, mit dem ein Verfahren zum Beschichten zweier Seiten einer einzelnen Glasscheibe
oder Glasplatte in einem einzigen Durchgang durch
eine Beschichtungsvorrichtung beansprucht war. Das
zu lösende Problem bestand insb. darin, eine Transportmöglichkeit für ein frisch beschichtetes schweres Glassubstrat mit erheblichen Abmessungen zu
finden, wobei vermieden werden sollte, dass die an
der Unterseite der Glasplatte frisch aufgesputterte
Beschichtung zerkratzt wird. Der Senat beschied, dass
der angesprochene Fachmann, hier ein Diplomingenieur oder Diplomphysiker, der langjährige Erfahrung in
der Beschichtungstechnik insbesondere von Glassub-
straten hat und über besondere Kenntnisse hinsichtlich der Anwendung von Sputterprozessen verfügt, in
seine Recherche auch solchen gattungsfremden StdT
einbezieht, bei dem nach Art der sich dort stellenden
Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten sind,
wie er sie benötigt.33 Er berücksichtigt deshalb als gattungsfremden StdT auch eine Druckschrift, die sich auf
eine Glastransportlinie bei der Flachglasherstellung
bezieht, obwohl sich diese auf das symmetrische Abschrecken von Glasplatten, die auf Walzen gefördert
werden, und nicht auf die beidseitige Beschichtung
bezieht.
Nach st. Rspr. wird eine Vorrichtung bereits dadurch
offenkundig, dass eine vorbehaltlose Lieferung der
Vorrichtung an einen Dritten erfolgt. Denn wenn keine Geheimhaltungspflicht vereinbart und eine Geheimhaltung auch sonst nicht zu erwarten ist, ist in
der Regel davon auszugehen, dass mit der Lieferung
die Kenntnis von der Erfindung der Öffentlichkeit
preisgegeben und die jedenfalls nicht fern liegende
Möglichkeit geschaffen worden ist, dass beliebige
Dritte – hier Mitarbeiter und Besucher der Werkstätten – von ihr Kenntnis nehmen konnten.34 Nichts anderes kann nach Auffassung des 4. Senats35 gelten, wenn
statt der Vorrichtung ein Service-Handbuch geliefert
wird, das die Beschreibung sämtlicher Details der Vorrichtung enthält. Nach dem in § 93 Abs. 1 Satz 1 PatG
enthaltenen Grundsatz der freien Beweiswürdigung
entscheidet das Patentgericht „nach seiner freien, aus
dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen
Überzeugung“. Der Senat hatte sich insoweit mit der
Frage der Beweiskraft mangelbehafteter Urkunden zu
befassen. Diese sind nach § 419 ZPO der freien Beweiswürdigung unterstellt. Vorliegend sprach die Beklagte
dem im Rahmen der Beweisaufnahme vorgelegten
Original des Service-Handbuchs jegliche Beweiskraft
ab, weil dieses teilweise aufgetrennt war und somit
die theoretische Möglichkeit bestand, dass Seiten entnommen, hinzugefügt oder ausgetauscht sein könnten. Der Senat verwies jedoch darauf, dass das Gericht
31 BPatG, Urt. v. 28.6.2011 – 4 Ni 47/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 107/11].
33 BGH, GRUR 2010, 992 – Ziehmaschinenzugeinheit II.
34 BGH, GRUR 1996, 747 ff. – Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem.
35 BPatG, Urt. v 3.5.2011 – 4 Ni 55/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 81/11].
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nach freier Überzeugung zu entscheiden hat, welche
Auswirkungen diese äußeren Mängel der Urkunde auf
die Beweiskraft haben. Danach kam der Senat aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme und der
Zeugenvernehmung zu der festen Überzeugung, dass
das noch zusammenhängende Service-Handbuch erst
während des Verfahrens zur besseren Kopierbarkeit
teilweise aufgetrennt worden war und bereits im Jahr
1991 als – hier neuheitsschädlicher – StdT offenkundig
geworden war.
Der 3. Senat36 hatte die Frage einer offenkundigen Vorbenutzung durch Vertrieb eines pharmazeutischen
Erzeugnisses zu klären, hier eine solche für die orale
Verabreichung in Form einer Hart- oder Weichgelatinekapsel oder einer Flüssigkeit, umfassend Eukalyptusöl
und Orangenöl in kombinierter Form. Zum StdT zählte
ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff eines Mischdestillats aus Eukalyptusöl, Orangenschalenöl, Myrtenöl
und Zitronenöl. Der Senat führt aus, dass das In-Verkehr-Bringen eines pharmazeutischen Erzeugnisses
nicht nur den Stoff als solchen, sondern auch dessen
Zusammensetzung und Struktur der Öffentlichkeit zugänglich macht, sofern grundsätzlich die Möglichkeit
einer Analyse besteht. Hierbei kann man in aller Regel
davon ausgehen, dass analysierbare Erzeugnisse, die
ohne Angabe ihrer Struktur auf dem Markt sind, auch
analysiert werden, weil Dritte sich dafür interessieren,
selbst wenn die Analyse einigen Aufwand erfordert.37
Dies gilt auf chemisch-pharmazeutischem Gebiet
auch dann, wenn die Analyse zwar umfangreiche zeitund arbeitsaufwändige qualitative und quantitative
Untersuchungen erfordert, für den Fachmann aber
unter Zuhilfenahme der standardmäßig eingesetzten Methoden nach intensiveren Überlegungen ohne
übermäßige, das durchschnittliche Können übersteigende Schwierigkeiten möglich ist.
schungsprojektes sagt allein die Tatsache, dass diese
Stiftung das Projekt unterstützt hat, über die Zugänglichkeit der Ergebnisse für die Öffentlichkeit nichts
aus. Der Einwand der fehlenden Neuheit infolge der
offenkundigen Vorbenutzung konnte somit im Einspruchsverfahren vor dem 20. Senat38 nicht durchgreifen, zumal die Einsprechende auch offen ließ, ob ein
von ihr dazu vorgelegter Sachbericht lediglich ein interner Bericht war.
Der 21. Senat39 führt aus, dass es für die Beurteilung
der Schutzfähigkeit einer Erfindung unschädlich ist,
wenn in der Beschreibung der Patentanmeldung irrtümlich ein StdT als vorbekannt bezeichnet wird, welcher druckschriftlich nicht belegt ist und nach Aussage der Anmelderin internen StdT darstellt. Für die
Beurteilung der Schutzfähigkeit ist nach st. Rspr. die
tatsächliche Sach- und Rechtslage, insbesondere der
StdT nach der objektiven Sachlage, und nicht die vom
Erfinder zum Ausdruck gebrachte vermeintliche Lage
entscheidend. 40
Bei einer geltend gemachten Vorbenutzung eines
Leichtbau-Motorblocks im Rahmen eines durch die
Bayerische Forschungsstiftung unterstützten For-
37 BGH, GRUR 1986, 372 – Thrombozytenzählung; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 3 Rdnr. 127 m. w. N.
40 Vgl. BGH, GRUR 1973, 263 – Rotterdam-Geräte, GRUR 1994, 357 – Muffelofen.
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4. Neuheit und erfinderische Tätigkeit
Neuheit
Ein „Verfahren zur Bestimmung des Bindeverhaltens
von an Ziel-Molekülen spezifisch an mindestens eine
Bindungsstelle bindenden Liganden“ ist über funktionelle, austauschbare Begriffe von gattungsgemäßen
Verfahren nach dem StdT nicht abgrenzbar. Die verwendeten funktionellen Begriffe „Liganden, Marker, Inhibitoren und Referenzsubstanzen“ für chemische Verbindungen, die sämtlich an die gleichen Ziel-Moleküle
binden, sind im Wortsinn des Verfahrens austauschbare Begriffe, die eine stoffliche Unterscheidung nicht
ermöglichen, so der 15. Senat. 41
Erfinderische Tätigkeit
Welches technische Problem durch eine Erfindung
– hier ein Aufzugssystem – gelöst wird und ob eine
beanspruchte Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist allein objektiv danach zu bestimmen,
was die in den Patentansprüchen beanspruchte Erfindung gegenüber dem StdT tatsächlich leistet42
und was Niederschlag in den Merkmalen des Patent
anspruchs gefunden hat, so der 1. Senat. 43 Für die
Beurteilung können verschiedene Ausgangspunkte
in Betracht zu ziehen sein. 44 Vermag die beanspruchte Lösung tatsächlich lediglich das Problem der Abnutzung und Verbesserung der Haltbarkeit des Seils
bei unmittelbar auf der Treibscheibe aufliegenden
Stahlseilen gegenüber dem StdT zu lösen, erschöpft
sich die beanspruchte Lehre in dieser Optimierung
des Aufzugssystems. Weitere, hiermit verbundene
Verbesserungsmöglichkeiten – wie eine effektive
Nutzung des zur Verfügung stehenden Platzes über
einen breiten Bereich von Aufzugsanwendungen –
waren nicht gegenständlich durch die Merkmale des
Patentanspruchs angesprochen und blieben deshalb
unberücksichtigt. Da nur eine Aggregation bekannter
Komponenten für die Komplexe „Aufzug“, „Seil“ und
„Maschine“ vorlag, verneinte der Senat eine Kombinationserfindung und stellte darauf ab, dass es sich
um eine naheliegende Optimierung handelte.
Auch wenn die Aufgabe in der Patentschrift als „neu“
bezeichnet ist, rechtfertigt dies keine andere Bewertung: Zwar kann das als Aufgabe der Erfindung in der
Patentschrift bezeichnete einen Hinweis auf das richtige Verständnis der beanspruchten technischen Lehre
geben45 und Hilfsmittel für die Ermittlung des objektiven technischen Problems sein. 46 Auch kann eine erfinderische Leistung der beanspruchten Lehre durchaus
bereits bei der Erkenntnis der Ursache der Nachteile
des Standes der Technik einsetzen. 47 Welches technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird, ist
aber allein objektiv zu bestimmen, so der 1. Senat in
einer weiteren Entscheidung. 48
Sieht der StdT zwei Möglichkeiten vor, Verpackungen
(Chargen) zu Schichten mit unterschiedlichen Lagenbildern zusammenzustellen und dann auf einer
Palette zu stapeln, so kommt es für die Beurteilung
42 BGH, GRUR 2010, 602, 605, Tz. 27 – Gelenkanordnung; GRUR 2010, 607, 608, Tz. 18 – Fettsäurezusammensetzung;
BGH, GRUR 2007, 1055, Tz. 28 – Papiermaschinengewebe.
43 BPatG, Urt. v. 1.2.2011 – 1 Ni 11/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 74/11], unter Hinweis auf
BGH, BlPMZ 1979, 151 – Etikettiergerät II, GRUR 1981, 732 – First- und Gratabdeckung; Benkard/Bacher/Melullis, PatG, 10. Aufl. (2006),
§ 1 Rdnr. 78; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 1 Rdnr. 101; ferner BPatG, Urt. v. 29.3.2011 – 1 Ni 12/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 72/11]; BPatG, Urt. v. 1.3.2011 – 1 Ni 19/09, Berufung eingelegt [Az: X ZR 96/11].
44 BGH, GRUR 2009, 1039, Tz. 20 – Fischbissanzeiger; BGH, GRUR 2009, 382, Tz. 51 – Olanzapin;
BPatG, GRUR 2004, 317, 319 – Programmartmitteilung.
45 BGH, GRUR 2010, 602, 605, Tz. 27 – Gelenkanordnung.
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erfinderischer Tätigkeit nicht darauf an, ob das beanspruchte Verfahren über die Aufgabe einer homogenen Palettierung zusätzlich auch die Lösung weiterer
objektiver Problemstellungen beinhaltet, so eine mit
der erfindungsgemäßen Lösung verbundene größere
Arbeitsgeschwindigkeit, wenn auch unter diesem Aspekt der StdT keine Anregung vermittelt, die ein Naheliegen des beanspruchten Verfahrens begründen und
deshalb die Patentfähigkeit in Frage stellen könnte. 49
Eine derartige Veranlassung fehlte vorliegend, so der
1. Senat.50
Liegt die Kombination von Arzneimittelwirkstoffen – hier Taxol bzw. Taxotere und ihren Analoga
und therapeutisch nützlichen Substanzen zur Behandlung neoplastischer Erkrankungen – für den
Fachmann nahe, kann auch der von der Beklagten
geltend gemachte synergistische Effekt nichts zur
Begründung der erfinderischen Tätigkeit beitragen,
so der 3. Senat.51 Dem Einwand der Beklagten, der
Fachmann habe derartige Kombinationen mit Taxotere mangels Zulassung von Taxotere und Angaben
hierzu im StdT nicht in Erwägung gezogen, entgegnete der Senat, dass bereits Kombinationen von Taxotere mit weiteren Zytostatika vor dem Prioritätstag des Streitpatentes an transplantierten Tumoren
bei Mäusen untersucht worden sind. Dies zeigt, dass
die Fachwelt den noch nicht zugelassenen und bis
dahin lediglich in der klinischen Phase I untersuchten Wirkstoff Taxotere für Kombinationen mit weiteren Zytostatika sehr wohl bereits in Betracht gezogen hat. Die Austestung eines Wirkstoffes unter
verschiedenen Bedingungen im Labor, bevor weitere, aufwändige, teuere und mit einem hohen Risiko
behafteten Studien an Menschen folgen, entspricht
zudem üblicher Vorgehensweise im Zusammenhang
mit der Suche nach geeigneten Arzneimitteln.
Der 1. Senat52 hatte die Patentfähigkeit einer Vorrichtung zu beurteilen, die mit einem Schlitz zum Entfernen einer Zecke aus der Haut eines Menschen oder Tieres versehen und wie abgebildet in den Abmessungen
einer Kreditkarte (Länge 85 mm, Breite 54 mm, Dicke
4 mm) ausgestaltet ist. Nach Angaben der Streitpatentschrift liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde
eine Vorrichtung zu schaffen, die eine Person einfach
mit sich tragen kann und die erfindungsgemäß „aus einem relativ steifen Material“ hergestellt ist. Ausgehend
von einem StdT, der aus einem aus Kunststoff oder Metall bestehenden Blatt (12) besteht, aber abweichende
Abmessungen (Länge 57 mm, Breite 12,7 mm, Dicke
0,3 mm) aufweist und als Anhängsel oder integraler Teil
einer anderen Vorrichtung, wie abgebildet, auszubilden
ist, wie z. B. eines Taschenmessers oder eines Nagelschneiders, sah der Senat die erfindungsgemäße Lehre nicht als nahegelegt. Der Fachmann war aufgrund
dieses StdT vielmehr davon abgehalten, die Lösung des
Problems auf dem erfindungsgemäßen Weg zu suchen
und die Abmessungen der Vorrichtung deutlich zu vergrößern, nämlich in den Abmessungen einer Kredit
46 BGH, GRUR 2005, 141, 142 – Anbieten interaktiver Hilfe, m. w. N.
47 BGH, GRUR 1985, 369 – Körperstativ.
48 BPatG, Urt. v. 28.6.2011 – 1 Ni 6/09.
49 BGH, GRUR 2003, 693, 695 – Hochdruckreiniger.
51 BPatG, Urt. v. 7.12.2010 – 3 Ni 52/08 (EU) verb. mit 3 Ni 14/09 (EU), unter Hinweis auf BGH, GRUR 2003, 317 LS
– Kosmetisches Sonnenschutzmittel, sowie BGH, GRUR 2010, 607, 612 – Fettsäurezusammensetzung.
15
karte, und statt einer Integration in eine andere Vorrichtung einen eigenständigen Gegenstand zu schaffen,
den der Benutzer einfach mit sich tragen kann, so dass
er stets verfügbar ist. Auch ein zum StdT zählender
Eiskratzer in Scheckkartengröße gab dem Fachmann
keine Anregung, die abgebildete Vorrichtung in ihren
Abmessungen zu verändern, sondern gerät erst rückschauend in Kenntnis der erfindungsgemäßen Lösung
in den Blick des Fachmanns. Der Senat bejahte deshalb
die erfinderische Tätigkeit und wies die Klage ab.
Für die Prüfung, ob es sich bei der wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit angegriffenen Lehre – hier einer
mit weiteren Merkmalen ausgebildeten Vorrichtung
zum elektrisch leitenden Verbinden von mindestens
zwei elektrischen Geräten – um eine Kombinationserfindung oder um eine bloße Aggregation ohne erfinderische Qualität handelt, ist nicht darauf abzustellen, dass
jedes Merkmal von den anderen Merkmalen abhängt.53
Relevantes Kriterium ist nach einer Entscheidung des
4. Senats54 vielmehr, ob die Einzelmerkmale sich gegenseitig beeinflussend, fördernd und ergänzend auf das
Ziel hin wirken, ob sich also durch das funktionale Zusammenwirken der verschiedenen Merkmale eine über
die bloße Addition hinausgehende Wirkung einstellt.
Der Senat führte weiter aus, dass sich der Fachmann
– ausgehend von der Problemstellung, die im StdT bekannten Vorrichtungen so zu gestalten, dass elektrische
Geräte einfacher und sicherer miteinander verbunden
werden können – gedanklich zunächst von den bereits
vorhandenen Lösungen für seine spezielle Aufgabe befreien und sich auf dem gesamten Gebiet der elektrischen Verbindungsvorrichtungen umschauen musste,
um als Ausgangspunkt eine geeignete Verteiler- oder
Anschlussdose zu wählen und im nächsten Schritt die
Montagefreundlichkeit erfindungsgemäß zu optimieren. Der Senat wies die Nichtigkeitsklage ab.
Ein Naheliegen kann auch auf die Kombination von
drei Druckschriften gestützt werden, auch wenn ausgehend vom objektiv gelösten Problem des Streitpatents dessen Bewältigung ohne die Kenntnis eines
durch zwei Druckschriften nachgewiesenen Standes
der Technik als Ausgangspunkt nicht möglich ist. Eine
angeregte Rechtsbeschwerde ließ der Senat nicht zu,
da eine formale Einschränkung des Standes der Technik auf eine bestimmte Anzahl von Druckschriften
zum Nachweis des Naheliegens einer Erfindung gesetzlich nicht vorgesehen ist.55
Der 9. Senat56 sieht ein Sitzpolster bei einem Fahrzeugsitz durch die Zusammenschau zweier Druckschriften
nahegelegt, auch wenn zwischen den jeweiligen Veröffentlichungen ein Zeitraum von 30 Jahren liegt. Da
das Patentgesetz eine qualitative Abstufung bei der
Berücksichtigung des Standes der Technik nicht kennt,
kann das Alter einer Druckschrift allenfalls als Beweisanzeichen gewertet werden.57 Im vorliegenden Fall
verkörperte aber die ältere Druckschrift unbestritten
den Ausgangspunkt der Erfindung und das dort angesprochene Problem der Durchblutungsstörungen in
Beinen durch ungeeignete Sitzpolster wurde von den
Erkenntnissen und Materialien der jüngeren Druckschrift gelöst.
Die Merkmale eines flammenlosen Brenners mit den
Merkmalen eines Flammenbrenners zu kombinieren
liegt nahe, wenn der flammenlose Brenner in einer
Druckschrift ausdrücklich als Weiterentwicklung eines Flammenbrenners gemäß einer anderen Druckschrift bezeichnet wird und darüber hinaus sowohl
mit als auch ohne Flamme betrieben werden kann,
was nach der jüngeren Druckschrift nicht vom Design
des Brenners, sondern lediglich von den eingestellten
Betriebsparametern abhängt.58
53 BGH, BlPMZ 1979, 151 – Etikettiergerät II.
54 BPatG, Urt. v. 1.12.2010 – 4 Ni 60/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 28/11]; siehe hierzu auch BPatG, Urt. v. 24.5.2011 – 1 Ni 1/10,
Berufung eingelegt [Az: X ZR 143/11]; BPatG, Urt. v. 1.2.2011 – 1 Ni 11/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 74/11].
57 Siehe Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl. (2008), § 4 Rdnrn. 135-137.
16
Der 17. Senat59 hatte in einem Verfahren zur dynamischen Generierung strukturierter Dokumente keine
patentfähige Erfindung i. S. d. § 1 Abs. 1 PatG gesehen,
der BGH60 hatte auf die zugelassene Rechtsbeschwerde den angegriffenen Beschluss aufgehoben und dem
beanspruchten Verfahren sowohl technische Natur
zugebilligt als auch festgestellt, dass es nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen nach § 1 Abs. 3
Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 vom Patentschutz ausgeschlossen ist.
Der 17. Senat61 hatte sich deshalb erneut mit der Sache
zur weiteren Prüfung der Patentfähigkeit zu befassen.
Danach wird das technische Problem, auf einem Vermittlungsrechner mit beschränkten Ressourcen ein
von einem Client angefordertes strukturiertes Dokument dynamisch zu generieren, dadurch gelöst, dass
anstelle einer Java virtuell Machine eine weniger rechen- und speicherplatzaufwändige spezielle „schlankere Softwareimplementierung“ zum Einsatz kommt.
Der 17. Senat erkennt an, dass alle Merkmale des umfangreichen Anspruchs 1 zur Lösung der technischen
Problemstellung beitragen und daher auch bei der
Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu
berücksichtigen sind. Das Verfahren ist dennoch nahe
gelegt.
Durchschnittsfachmann
Der maßgebliche Fachmann ist derjenige, dem üblicherweise die Lösung der gestellten Aufgabe übertragen wird.62 Deshalb ist als Fachmann nach Auffassung
des 3. Senats63 im Hinblick auf die Lehre des Streitpatents, welche ein Bügeleisen mit einer metallischen
Sohlenplatte und einer reibungsmindernden Schicht
(anti-friction layer) betrifft, ein berufserfahrener Verfahrensingenieur oder ein Chemiker im Bereich der
Beschichtungstechnologie anzusehen, der bei der Entwicklung von Bügeleisen in einem Team aus mehreren
Fachleuten zusammenarbeitet. Nicht maßgeblich ist ein
Hochschul- oder Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, da dieser lediglich die Anforderungen bestimmt, die von dem vorgenannten Fachmann
technisch umzusetzen sind.64 Den von der Beklagten zu
ihrer gegenteiligen Auffassung angebotenen Beweisen
war nicht nachzugehen, da es sich bei der Bestimmung
des zuständigen Fachmanns im Wesentlichen um eine
vom Gericht zu beurteilende Rechtsfrage handelt, die
der Klärung durch Zeugenbeweis nicht zugänglich ist.65
Zwar muss die Bestimmung des Fachmanns stets auf
tatsächlichen Feststellungen beruhen.66 Der mit fachkundigen Mitgliedern besetzte Senat besitzt jedoch
selbst die erforderliche Sachkunde für die Beurteilung
der Frage, wer am Prioritätstag üblicherweise in der
gewerblichen Praxis – und losgelöst von den unter Beweis gestellten tatsächlichen Verhältnissen bei der Beklagten – mit der Entwicklung und Weiterentwicklung
patentgemäßer Gegenstände befasst war bzw. auf dem
hier einschlägigen technischen Gebiet über die Kompetenz verfügte, um mit der Lösung der patentgemäßen
Aufgabenstellung beauftragt zu werden. Der Einholung
des angebotenen Sachverständigengutachtens bedurfte es deshalb nicht.
Als Durchschnittsfachmann für ein Fahrzeug im Automobil-Rennsport sieht der 9. Senat67 einen Dipl.‑Ing.
(FH) der Fachrichtung Fahrzeugtechnik, der in der
Fahrzeugkonstruktion tätig ist. Aufgrund seines nachgewiesenen Fachwissens strebt er bei der konstruktiven Auslegung eines Fahrzeugs für den AutomobilRennsport eine Schwerpunktlage an, die mit einem
„Massenschwerpunkt“ in Mitte des Radstandes die
physikalische Voraussetzung dafür ist, dass maximale Kurvengeschwindigkeiten möglich sind. Der Fachmann berücksichtigt dabei auch sich ständig verändernde Massen, wie z. B. den Tankinhalt, der einen
erheblichen Teil des Gesamtgewichts eines Rennwa-
60 BGH, GRUR 2010, 613 – Dynamische Dokumentengenerierung.
62 BGH, GRUR 78, 37 – Börsenbügel; BGH, GRUR 1962, 290 – Brieftaubenreisekabine II;
vgl. Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl. (2008), § 4 Rdnr. 48.
63 BPatG, Urt. v. 14.7.2011 – 3 Ni 1/11 (EP).
64 BGH, GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger.
65 BGH, GRUR 2006, 663, Rdnr. 28 – Vorausbezahlte Telefongespräche.
66 BGH, GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung.
17
II. Ergänzende Schutzzertifikate
gens ausmacht. Den Gesamtschwerpunkt unter Berücksichtigung des Tankinhalts durch geeignete konstruktive Maßnahmen in der Mitte des Radstandes zu
halten, ist daher für den Durchschnittsfachmann eine
bei sachgerechter Anwendung seines einschlägigen
Fachwissens naheliegende Maßnahme.
Als zuständiger Fachmann für die Aufgabe der Verbesserung pharmazeutischer Zusammensetzungen
für die Krebstherapie ist ein Team aus zumindest einem Pharmakologen und einem auf dem Gebiet der
Onkologie forschenden Mediziner mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Krebstherapie bzw. in der
Entwicklung von onkologischen Arzneimitteln anzusehen, so der 3. Senat.68
Die Zuziehung eines Experten oder sonst besser qualifizierten Fachmanns oder die Einholung von entsprechenden Erkundigungen kann vom zuständigen
Fachmann erwartet werden, wenn er aufgrund seiner eigenen Sachkunde erkennen kann, dass er die
Lösung auf einem anderen Gebiet finden kann, so der
10. Senat.69
Nach Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 über
das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (im
folgenden VO) i. V. m. § 49 a Abs. 2 PatG ist ein Zertifikat zu erteilen, wenn die Anmeldung und das gegenständliche Erzeugnis die in der Verordnung genannten
Voraussetzungen erfüllen. Art. 4 der VO beschreibt den
Schutzgegenstand des Schutzzertifikates für Arzneimittel. Danach erstreckt sich der durch das Zertifikat
gewährte Schutz allein auf das Erzeugnis i. S. v. Art. 1 (b)
der VO, das von der Genehmigung für das Inverkehrbringen als Arzneimittel erfasst wird, d. h. auf den
Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung eines
Arzneimittels in den Grenzen des durch das Grundpatent gewährten Schutzes.70 Nach Art. 3 (a) der VO
ist ferner Voraussetzung, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches
Grundpatent geschützt ist. Bei der Prüfung, ob dies der
Fall ist, ist auf den gesamten Schutzbereich des Grundpatents abzustellen und nicht allein auf dessen Gegenstand.71 Entsprechend hat der BGH auf den jeweils
geltenden Schutzbereich des Grundpatents abgestellt,
also für deutsche Grundpatente auf § 14 PatG und für
europäische Grundpatente auf Art. 69 EPÜ in Verbindung mit dem Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ.72 In
einem Fall des 15. Senats73 waren danach das zugelassene Erzeugnis Tenofovir Disoproxil und dessen Salze,
insb. das Fumarat, Hydrate, Tautomere und Solvate, in
Kombination mit weiteren therapeutischen Bestandteilen durch das in Kraft befindliche Grundpatent geschützt, Art. 3 (a) der VO, so dass das Schutzzertifikat
zu erteilen war.
Das von der Klägerin mit der Nichtigkeitsklage angegriffene Streitzertifikat für „Escitalopram oder dessen
nicht-toxische Säure-Additionssalze, einschließlich
68 BPatG, Urt. v. 7.12.2010 – 3 Ni 52/08 (EU) verbunden mit 3 Ni 14/09 (EU), unter Hinweis auf BGH, GRUR 2010,
607, 611, Tz. 70 – Fettsäurezusammensetzung; GRUR 2010, 123, 125, Tz. 27 – Escitalopram; GRUR 2007,
404, 406, Tz. 26 – Carvedilol II; ebenso Urt. v. 28.10.2010 – 3 Ni 50/08 (EU) verbunden mit 3 Ni 10/09 (EU).
69 BPatG, Urt. v. 16.9.2010 – 10 Ni 13/09, Berufung eingelegt [Az: X ZR 26/11] unter Hinweis auf BGH, GRUR 1986,
798, 799 – Abfördereinrichtung für Schüttgut; GRUR 2010, 41, 43 – Diodenbeleuchtung.
70 Benkard/Grabinski, PatG, 10. Aufl. (2006), § 16 a Rdnr. 10.
71 EuGH, C-392/97, GRUR Int. 2000, 69 – Farmitalia, Rdnr. 22; Schennen, Die Verlängerung der Patentlaufzeit
für Arzneimittel im Gemeinsamen Markt, 1. Aufl. (1993), Seite 68, Ziffer 7, Seite 57, Ziffer 1-4.
72 BGH, GRUR 2000, 683 – Idarubicin II, GRUR 2002, 523 – Custodiol I; Benkard/Grabinski, PatG, 10. Aufl. (2006),
§ 16 a Rdnr. 18; Busse/Hacker, PatG, 6. Aufl. (2003), Anh. zu § 16a Rdnr. 24.
18
Escitalopramoxalat“ war bereits in einem früheren
Klageverfahren ohne Beteiligung der Klägerin wegen
Verstoßes gegen Art. 3 Buchst. d) AMVO erfolglos angegriffen worden. Der BGH hatte in seiner Entscheidung
„Escitalopram“74 die entsprechende Klage mit der Begründung zurückgewiesen, dass das im Razemat Citalopram enthaltene R-Enantiomer Escitalopram als Stoff
mit arzneilicher Wirkung weder eine Verunreinigung75
noch einen Hilfs- oder Zusatzstoff76 des Razemats
darstellt, sondern ein anderer Wirkstoff ist, jedenfalls
aber eine andere Wirkstoffzusammensetzung. Damit
handelt es sich bei dem Enantiomer und dem Razemat um zwei unterschiedliche Erzeugnisse im Sinne
der Verordnung (EG) Nr. 469/2009, so dass auch die
arzneimittelrechtliche Genehmigung für ein Arzneimittel, das als Wirkstoff eine chemische Verbindung
als Razemat enthält, der Erteilung eines ergänzenden
Schutzzertifikats für ein Arzneimittel, das als Wirkstoff
ein Enantiomer der Verbindung enthält und Gegenstand einer späteren arzneimittelrechtlichen Genehmigung sowie eines eigenen Stoffpatents ist, nicht
entgegensteht. Die Klägerin hatte dagegen geltend
gemacht, das Enantiomer Escitalopram besitze gegenüber dem Razemat keine eigenständige arzneiliche
Wirksamkeit, weshalb es sich bei beiden um dasselbe Erzeugnis i. S. v. Art. 1 Buchst. b) AMVO handele und
auch für das Enantiomer Escitalopram auf die erste
Genehmigung für das Inverkehrbringen des Razemats
Citalopram aus dem Jahr 1996 abzustellen sei. Die Beklagte hatte sich u. a. auf neue Fakten zur arzneilichen
Wirkung von Escitalopram und Citalopram gestützt.
Der 3. Senat77 folgte dem nicht und wies die Klage als
unbegründet zurück. Aus der Gesamtschau der im Verfahren befindlichen Druckschriften und Dokumente
konnte der Senat nicht mit der erforderlichen Eindeutigkeit erkennen, dass die in den betreffenden Zulas-
sungen als pharmakologisch aktive bzw. als arzneilich
wirksam bezeichneten Bestandteile Escitalopram und
Citalopram die gleiche therapeutische Wirkung besitzen, dass es sich also um das gleiche Erzeugnis i. S. d.
Art. 1 Buchst. b) AMVO handelt. Der Senat folgte auch
nicht der Anregung der Klägerin, das Verfahren gemäß
Art. 267 AEUV auszusetzen und im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens dem Europäischen Gerichtshof
vorzulegen, da er keine ungeklärten Fragen zur Auslegung der AMVO erkennen konnte.
III. Verfahren vor dem DPMA
1. Anmeldetag
Für den Anmeldetag ist nach § 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
PatG der Zeitpunkt maßgeblich, an dem die Anmeldeunterlagen beim DPMA eingegangen sind und nicht
derjenige, an dem sie vom Anmelder abgesandt wurden. In einem Fall des 7. Senats78 wies das Faxgerät des
DPMA einen Eingangszeitpunkt nach Mitternacht aus,
während die Anmelderin angab, den OK-Status über
die vollständige Übertragung der übersandten Seiten
vom Faxgerät des DPMA vor Mitternacht erhalten zu
haben. Die Anmelderin konnte allerdings den Gegenbeweis durch einen glaubwürdigen Zeugen erbringen,
der den Zeitpunkt der Übersendung des OK-Status
vom Faxgerät des DPMA anhand einer Funkuhr und
zusätzlich anhand der Atomzeituhr der PhysikalischTechnischen Bundesanstalt im Internet festgestellt
hatte.
2. Teilung der Anmeldung
Es liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor,
wenn eine verfahrensgegenständliche Teilanmeldung,
deren Unterlagen mit den ursprünglichen Unterlagen
74 BGH, GRUR 2010, 123 – Escitalopram.
75 Hierzu EuGH, Slg. 2001, 3643 Rdnr. 29 = GRUR Int 2001, 754 – BASF/Bureau voor de Industriële Eigendom
[Chloridazon].
76 Hierzu EuGH, Slg. 2006, I-4107 Rdnr. 23 = GRUR 2006, 694 = EuZW 2006, 408 – Massachusetts Institute of
Technology [Polifeprosan].
77 BPatG, Urt. v. 29.3.2011 – 3 Ni 22/10 – Escitalopram II.
19
keiner Wiederholung80, soweit sie den Gegenstand
der Trennanmeldung betreffen und die Prüfungsstelle
davon ausgehen konnte, dass der Anmelder den gerügten Mangel der Trennanmeldung zuordnet81, so der
19. Senat.82
der Stammanmeldung vollständig übereinstimmen,
ohne einen vorausgehenden Prüfungsbescheid durch
Beschluss zurückgewiesen wird, nachdem im Verfahren über die Stammanmeldung bereits durch Prüfungsbescheid die Patentansprüche als nicht patentfähig beanstandet wurden. Zwar ist die abgetrennte
Anmeldung nach Beendigung des Schwebezustandes
nach § 39 Abs. 3 PatG zu einer eigenständigen, von der
Stammanmeldung unabhängigen Patentanmeldung
erstarkt. Auch sind dem Patentsucher gemäß § 48
Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG vor der Zurückweisung seiner Anmeldung die Umstände mitzuteilen, auf
welche die Zurückweisung gestützt werden soll. Eines
vorausgehenden Prüfungsbescheides bedurfte es aber
dennoch nicht. Denn das Verfahren der Teilanmeldung
ist nach der Beendigung des Schwebezustandes in
der Verfahrenslage weiterzubehandeln, in der sich die
Stammanmeldung vor der Teilung befand.79 Bis zur
Teilungserklärung ergangene Verwaltungsakte im Verfahren der Stammanmeldung und somit Prüfungsbescheide des Patentamts gelten danach grundsätzlich
auch im Verfahren der Teilanmeldung und bedürfen
Anders als in den Verfahren über Teilungs- oder Ausscheidungsanmeldungen haben Bescheide und Verwaltungsakte des DPMA, die vor Einreichung einer
Zusatzanmeldung gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 PatG in
Bezug auf die Hauptanmeldung ergangen sind, keine
Geltung für das Verfahren über die Zusatzanmeldung.
Das folgt aus dem notwendigen materiellen Unterschied zwischen Haupt- und Zusatzanmeldung, die
einen späteren Anmeldetag aufweist und ihrer Natur
nach jedenfalls als eine teilweise andere Erfindung
angelegt ist, während die Teil- und Ausscheidungsanmeldungen rechtlich als Fortsetzung des bereits
anhängigen Erteilungsverfahrens über die Stammanmeldung behandelt werden.83 Es verletzt daher den
Anspruch des Zusatzanmelders auf rechtliches Gehör,
wenn die Prüfungsstelle die Zusatzanmeldung zurückweist, ohne dem Anmelder – sei es im Wege eines
Prüfungsbescheides gemäß § 45 PatG, sei es im Wege
einer Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 PatG – Gelegenheit
zu geben, sich zu den Beanstandungen zu äußern, mit
denen die Zurückweisung begründet wird. Das gilt
auch dann, wenn die Zusatzanmeldung aus denselben
Gründen zurückgewiesen wird, aus denen bereits die
Hauptanmeldung beanstandet worden war, so der
20. Senat.84 Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr
nach § 80 Abs. 3 wurde deshalb angeordnet.
3. Fassung der Unterlagen, Offenbarung
Aussagen in der Beschreibung, wonach eine Kombination von Merkmalen unterschiedlicher Patentansprüche auch abweichend von den gewählten Rückbeziehungen der Patentansprüche möglich ist, sind keine
79 Vgl. amtl. Begr. zum GPatG, BlPMZ 1979, 284; BGH, GRUR 1986, 877, 879 – Kraftfahrzeugsgetriebe (für die Ausscheidung).
80 Vgl. Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), § 39 Rdnrn. 51, 52.
81 BPatG, Beschl. v. 20.6.2006 – 8 W (pat) 4/04; BPatGE 43, 159 – Akustisches Oberflächenwellenfilter.
83 BGH, GRUR 1971, 565, 567 – Funkpfeiler.
20
Widersprüche zwischen den Patentansprüchen und
der Beschreibung, die dazu führen, dass unklar ist, was
als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll und
die eine Zurückweisung der Anmeldung rechtfertigen
könnten. Der 12. Senat85 führt aus, dass die Anmelderin
auch weitere Merkmale aus der Beschreibung in den
Patentanspruch 1 aufnehmen kann, wenn dadurch
die Lehre des Anspruchs auf eine engere Lehre eingeschränkt wird, und die weiteren Merkmale in der
Beschreibung als zur beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen waren.86 Dies ist völlig ohne Rückgriff
auf die Unteransprüche und somit auch abweichend
von den gewählten Rückbeziehungen der Patentansprüche möglich.
Patentansprüche, die eine Speicherschaltungskomponente (DRAM-Vorrichtung) beanspruchen, sind unzulässig, wenn damit ein Merkmal beansprucht wird,
welches nach der ursprünglichen Offenbarung der
Anmeldung Merkmal eines gesamten Bussystems,
nicht aber Merkmal der Speicherschaltungskomponente ist. Das Merkmal betraf Eingangsschaltkreise
zum Empfangen von Daten und eines Empfangstaktes und Sendeschaltkreise zur Übertragung von Lesedaten. Ein auf ein System aus Bus und DRAM-Vorrichtung gerichteter Anspruch war danach zulässig, aber
nicht patentfähig.87
In einem Fall des 19. Senats88 war fraglich, ob in einer
Zeichnung eines Rotationslinearantriebes Sensoren
erkennbar waren. Der Senat verneinte dies, da die
Zeichnung keinerlei zeichnerisch dargestellte Details
aufwies und der Fachmann ohne einen erläuternden
Text die Merkmale nicht unmittelbar und eindeutig
erkennen konnte.89
In einem weiteren Fall des 19. Senats90, der bei einem
elektrischen Widerstandsheizelement Wabenkörper
mit gleichbleibendem Kanalquerschnitt betraf, wur-
de dieses Merkmal als erfindungswesentlich offenbart angesehen, da die zeichnerische Darstellung die
Beschreibung der wesentlichen Herstellungsschritte
ergänzt und es wegen der Gleichwertigkeit von Beschreibung und Zeichnungen der Anmeldeunterlagen
als Offenbarungsmittel91 unschädlich ist, wenn die Beschreibung den Effekt eines sich aus dem offenbarten
Herstellungsverfahren ergebenden gleichbleibenden
Kanalquerschnitts nicht ausdrücklich erwähnt.
4. Patentkategorie
Bei einem „Verfahren zur Mikrowellen-Ablenkung mit
Miniatur-Dipolen eines frequenten Energiefeldes“
sind Merkmale für die Beurteilung der Patentfähigkeit
unbeachtlich, die sich auf Wirkungen beziehen, die
jedem Dipol immanent sind und die dem Fachmann
keine Anweisungen zur Ausgestaltung des Verfahrens geben. Das Verfahren ist daher nicht neu, so der
20. Senat.92 Eine andere Beurteilung ergibt sich auch
dann nicht, wenn man von der Beanspruchung einer
Vorrichtung zur Durchführung des mit dem Patentanspruch 1 gelehrten Verfahrens ausgeht. Auch in diesem
Fall ist die an den Fachmann gerichtete Lehre reduziert
auf einen beliebigen Dipol, der in seiner räumlichkörperlichen Ausbildung nicht weiter eingeschränkt
ist. Bei Annahme einer Verwendung lässt sich der
Wirkzusammenhang zwischen Dipol und frequentem
Energiefeld nicht erschließen und der Fachmann kann
nicht feststellen, ob damit die erfindungsgemäße Aufgabe (Richtungsänderung der Wellen-Energie bzw.
Hervorrufen einer neutralen Zone) gelöst ist.93 Die Lehre ist danach nicht ausführbar i. S. v. § 34 Abs. 4 PatG.
5. Umschreibung, Rechtsnachfolge
Die bisher am Verfahren vor dem DPMA beteiligte Anmelderin, deren Rechtspersönlichkeit nach formwechselnder Umwandlung (vgl. § 202 Abs. 1 Nr. 1 UmwG)
86 BGH, GRUR 1991, 307 – Bodenwalze.
89 Vgl. BGH, GRUR 2010, 910 – Fälschungssicheres Dokument.
91 Vgl. BGH, GRUR 2010, 599, 601 – Formteil.
93 BPatG, Urt. v 18.3.1999 – 3 Ni 18/98 (EU), BPatGE 41, 120 – Kernmaterial.
21
unverändert ist, und die deshalb als bisher Beteiligte
zulässig Beschwerde nach § 74 PatG eingelegt hat,
bleibt auch nach späterer Umschreibung des Registers
auf den Rechtsnachfolger am Verfahren beteiligt, da
§ 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO auch im Anmeldebeschwerdeverfahren entsprechend anwendbar ist, so der 21. Senat.94 § 265 Abs. 2 ZPO dient nämlich nicht nur dem
Schutz des Gegners der Partei, auf deren Seite eine
Änderung der sachlichen Legitimation eintritt, sondern auch der Ökonomie des Verfahrens95, so dass dieses unbeeinflusst von einer materiellen Änderung der
Inhaberschaft an dem streitbefangenen Gegenstand
mit dem bisherigen Beteiligten fortgesetzt werden
kann. Auch in dem nicht als Streitverfahren ausgestalteten patentrechtlichen Eintragungs- und Anmeldebeschwerdeverfahren findet § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO
deshalb entsprechende Anwendung. Es entspricht
der Verfahrensvereinfachung, wenn die mit dem Beschwerdeverfahren bereits vertraute Anmelderin das
Verfahren weiterführen kann, obwohl im Patentregister bereits die Rechtsnachfolgerin eingetragen ist, zumal die Anmelderin auch nach dem Rechtsübergang
an der Weiterführung des Eintragungsverfahrens ein
besonderes Interesse haben kann.
Der 35. Senat96 hatte sich mit einer Beschwerde zu
befassen, mit der die Aufhebung einer „Umschreibungs-Mitteilung“ der Gebrauchsmusterstelle und
die Rückgängigmachung einer Umschreibung eines
Gebrauchsmusters geltend gemacht wurden. Diese
sei zu Unrecht erfolgt. Ein Rechtsübergang habe nicht
stattgefunden. Zudem sei gegen wesentliche Regelungen der patentamtlichen Umschreibungsrichtlinien verstoßen worden. Die Gebrauchsmusterstelle des
DPMA hatte auf dieses als „Widerspruch gegen die
Umschreibung“ bezeichnete Begehren zunächst mit
einem Bescheid einer Beamtin im gehobenen Dienst
darauf verwiesen, es sei nichts zu veranlassen, da es
zur beantragten Rückumschreibung der Vorlage ei-
ner Umschreibungsbewilligung des gegenwärtigen
als Inhaber eingetragenen Antragsgegners oder eines
rechtskräftigen „Urteils zur Rückübertragung“ bedürfe. Nachdem die Beschwerdeführerin auf Anfrage des
DPMA mitgeteilt hatte, dass ihr „Widerspruch“ als
„Beschwerde“ anzusehen sei, verfügte die Leitung der
Gebrauchsmusterstelle die Vorlage der Akten an das
BPatG. Der 35. Senat äußerte zunächst Bedenken, dass
es sich bei der „Umschreibungs-Mitteilung“ der Gebrauchsmusterstelle oder der ihr zugrunde liegenden
Umschreibungsverfügung um einen Beschluss handelt, gegen den die vorliegende Beschwerde in statthafter Weise gerichtet werden kann.97 So ist auch eine
auf Rückumschreibung der Umschreibung gerichtete
Eingabe regelmäßig als Antrag auszulegen, zu dessen
Bearbeitung dieselbe Stelle oder Abteilung des DPMA
berufen ist, die die beanstandete Umschreibung vorgenommen hat und nicht als Beschwerde. Hierfür finden sich auch zahlreiche Belege aus der einschlägigen
Rspr.98 Der Senat sah deshalb den Bescheid der Beamtin
im gehobenen Dienst als den maßgeblichen angefochtenen Beschluss im materiellen Sinne, da er eine abschließende Regelung einer Stelle des DPMA darstellt,
mit der in (Verfahrens-) Rechte der Verfahrensbeteiligten eingegriffen wird.99 Die Beschwerde führte gemäß
§ 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG zur Aufhebung des angefochtenen Bescheides (Beschlusses)
und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA,
da dieses entgegen §§ 8 Abs. 4, 10 Abs. 1 GebrMG noch
nicht in der Sache selbst entschieden hat. Der Senat
wies darauf hin, dass von der Gebrauchsmusterstelle jene Voraussetzungen für eine Rückumschreibung
zu prüfen sind, wie sie der BGH in seiner „Marpin“Entscheidung100 skizziert hat, wonach die Rückgängigmachung einer Umschreibung in Betracht kommt,
wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die
Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung im Wege
einer Wiederaufnahme des Verfahrens beseitigt wer-
94 BPatG, Beschl. v. 13.1.2011 – 21 W (pat) 16/09, unter Hinweis auf BGH, GRUR 2000, 892 – MTS.
95 BGH, GRUR 2008, 87 ff. – Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren.
97 A. A. wohl: Bühring, GebrMG, 7. Aufl. (2007), § 8 Rdnr. 92; BPatG, BlPMZ 2006, 67 ff.
98 BGH, GRUR 1969, 43 – Marpin; BPatGE 46, 92 – Umschreibung einer Marke; BPatGE 50, 54 – Markenumschreibung.
99 BPatGE 26, 152, 153; BPatGE 50, 1, 3 – Mischvorrichtung; Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 47 Rdnr. 4.
100BGH, GRUR 1969, 43 – Marpin.
22
den könnte.101 Gleichzeitig wies der Senat aber auch
darauf hin, dass der Rahmen der rechtlichen Nachprüfung durch die Gebrauchsmusterstelle – anders als im
Rahmen einer Umschreibungsbewilligungsklage vor
den ordentlichen Gerichten – nicht allzu weit zu ziehen ist, da auch für den Antrag auf Rückumschreibung
eine umfassende Prüfung nicht dem Wesen eines Registerverfahrens entspräche. Der Senat sah von einer
Auferlegung von Kosten des Beschwerdeverfahrens
aus Gründen der Billigkeit ab (§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG
i. V. m. § 80 Abs. 1 Satz 1 PatG) und ordnete zugleich die
Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 18 Abs. 2
Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG ebenfalls aus
Gründen der Billigkeit an, weil die Gebrauchsmusterstelle unter Verstoß gegen einschlägige, von der Rspr.
entwickelte Verfahrensgrundsätze eine Entscheidung
in der Sache selbst verweigert und hierdurch die Antragstellerin in ungerechtfertigter Weise zur Einlegung der Beschwerde bestimmt hat.
6. Wiedereinsetzung
Nach § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG kann eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur gewährt werden, wenn
ein Antragsteller glaubhaft darlegt, dass weder er
noch sein anwaltlicher Vertreter (§ 85 Abs. 2 ZPO) in
schuldhafter Weise verhindert waren, eine gesetzliche
Frist einzuhalten, deren Versäumung einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Ein Anwalt muss seine Kanzlei
nicht nur so organisieren, dass Fristversäumnisse unter normalen Umständen nicht vorkommen. Darüber
hinaus muss er auch für den Fall hinreichend Vorsorge
treffen, dass er wegen Krankheit ausfällt; andernfalls
entspricht sein Verhalten nicht der gebotenen Sorgfalt, so der 10. Senat.102 In diesem Zusammenhang hat
der Vertreter der Antragstellerin mit dem Wiedereinsetzungsantrag lediglich vorgetragen, dass er infolge
Krankheit erst am 3.6.2008 in der Lage gewesen sei,
den Prüfungsantrag zu stellen.
Bereits bei Niederlegung der Vertretung im Innenverhältnis scheidet eine Zurechnung von Kenntnissen
nach § 85 Abs. 2 ZPO aus. Auf allgemeine organisatorische Vorkehrungen und Anweisungen für die Fristwahrung in einer Anwaltskanzlei kommt es nach der
Rspr. des BGH zwar dann nicht an, wenn der Anwalt
einer Kanzleikraft, die sich bisher als zuverlässig erwiesen hat, eine konkrete Einzelanweisung erteilt,
welche bei Befolgung die Fristwahrung gewährleistet hätte. Betrifft die Anweisung aber einen so
wichtigen Vorgang wie die Eintragung einer Rechtsmittelfrist und wird sie nur mündlich erteilt, genügt
der Anwalt seiner Sorgfaltspflicht nur dann, wenn in
seiner Kanzlei ausreichende organisatorische Vorkehrungen dafür getroffen sind, dass eine korrekte Fristeneintragung erfolgt, so der 10. Senat.103 Die Frist zur
Zahlung einer Jahresgebühr ist in ihrer Bedeutung
der einer Rechtsmittelfrist gleichzustellen, da ihre
Versäumung unmittelbar zum Rechtsverlust führt.
Fehlt jeder Vortrag dazu, ob die Weisung schriftlich
oder mündlich erteilt wurde und wie die im Falle nur
mündlicher Weisung erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen in der Kanzlei getroffen waren,
so bedeutet das Fehlen jeder Sicherung einen entscheidenden Organisationsmangel.
Gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 2 PatG ist für alle Angelegenheiten, die die erteilten Patente betreffen, die Patentabteilung zuständig. In einem Fall, den der 10. Senat104
zu entscheiden hatte, war der Beschluss über den
Wiedereinsetzungsantrag in die Frist zur Einreichung
einer deutschen Übersetzung der Patentschrift nach
Art. II § 3 Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG und zur Zahlung der
Gebühr für die Veröffentlichung der Patentschrift (§ 2
Abs. 1 PatKostG i. V. m. Gebührenverzeichnis Nr. 313 820)
von einem Prüfer unter der Angabe „Prüfungsstelle
für Klasse (IPC)“ unterschrieben. Der 10. Senat führte
aus, dass zwar gemäß § 27 Abs. 4 PatG alle Angelegenheiten der Patentabteilung, mit Ausnahme u. a. der
101 Vgl. auch: Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 30 Rdnr. 22.
102 BPatG, Beschl. v. 27.6.2011 – 10 W (pat) 45/08, unter Hinweis auf BGH, NJW 2008, 3571; NJW 2006, 2412.
103 B
PatG, Beschl. v. 18.5.2011 – 10 W (pat) 28/06, unter Hinweis auf BGH, VersR 1992, 764; VersR 2005, 94;
VersR 2009, 281; BGH, Beschl. v. 8.2.2010 – II ZB 10/09, Rz. 9.
23
Beschlussfassung über die Aufrechterhaltung, den
Widerruf oder die Beschränkung des Patents, vom Vorsitzenden der Patentabteilung allein bearbeitet oder
einem technischen Mitglied der Abteilung übertragen
werden können, mithin auch die Entscheidung über
den Wiedereinsetzungsantrag zu einem erteilten Patent. Auch wenn eine solche Übertragung erfolgt ist,
ändert dies aber nichts daran, dass die Entscheidung
durch die „Patentabteilung“ zu erfolgen hat, was bei
der Bezeichnung des Spruchkörpers zum Ausdruck
kommen muss. Die Entscheidung war deshalb durch
einen unzuständigen Spruchkörper erfolgt. Der 10. Senat sah angesichts der Entscheidungsreife der Sache
von einer Zurückverweisung gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2
PatG ab und führte in der Sache aus, dass grundsätzlich die Kenntnis des Vertreters der Kenntnis der Partei
gleichsteht. Im Falle versäumter Jahresgebührenzahlungen gilt dies aber nur für den Vertreter, der auch mit
der Überwachung und Zahlung von Jahresgebühren
beauftragt ist.105 Es ist deshalb nicht auf die Kenntnis
des Inlandsvertreters abzustellen, wenn dieser hiermit
nicht beauftragt ist. Ein vergleichbarer Fall liegt vor,
wenn der Inlandsvertreter zwar früher Kenntnis von
der Fristversäumung hätten erlangen können, der Auftrag für die Einreichung der Übersetzung und die Zahlung der Gebühr für deren Veröffentlichung aber nicht
an die Inlandsvertreter weitergegeben worden ist, so
der 10. Senat.
Bei der Beurteilung des Verschuldens ist von einer üblichen, im Einzelfall zumutbaren Sorgfalt auszugehen,
so der 10. Senat.106 Das Maß der Sorgfalt richtet sich
somit nach den persönlichen Fähigkeiten des Säumigen.107 Deshalb ist hier zu berücksichtigen, dass der Antragsteller sowohl Ingenieur als auch Geschäftsführer
eines Unternehmens ist. Ein solcher Patentinhaber
darf nicht darauf vertrauen, dass ihm die Gebühren-
mitteilungen des DPMA regelmäßig und lückenlos
zugesandt werden, und er kann daher aus dem Ausbleiben einer Gebührenmitteilung keine Rechte herleiten.108 Dies gilt umso mehr, als der Verlust von Briefsendungen im Bereich der Deutschen Post AG heutzutage
weder unvorhersehbar noch ungewöhnlich ist.109
7. Verfahrensfehler, Rückzahlung
der Beschwerdegebühr
Anhörung, rechtliches Gehör
Eine einmalige Anhörung ist im Prüfungsverfahren
grundsätzlich sachdienlich, auch wenn lediglich die
Ausführbarkeit der Erfindung umstritten ist, so der
19. Senat.110 Denn die Frage, ob die Erfindung in der
Anmeldung ausführbar offenbart ist (§ 34 Abs. 4 PatG),
umfasst nicht nur die Feststellung von Offenbarungslücken, sondern auch die Frage, über welche Kenntnisse der Fachmann diesbezüglich verfügt, und ob er
damit die Offenbarungslücken schließen kann. Eine
Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn die in der
Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information
vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen.111 Zur Erörterung solcher Fragen,
insbesondere der Feststellung des Fachwissens, ist
eine Anhörung durchaus sachdienlich. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG ist
veranlasst, wenn es aufgrund besonderer Umstände
der Billigkeit widerspricht, die Gebühr einzubehalten.
Solche besonderen Umstände können u. a. auch in
einem fehlerhaften Verfahren der Prüfungsstelle liegen, soweit der Verfahrensverstoß ursächlich für die
Beschwerdeeinlegung war.112 Trotz des vorliegenden
Verfahrensfehlers einer unterlassenen Anhörung sah
105 BPatGE 13, 87; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 123 Rdnr. 54.
106 B
PatG, Beschl. v. 9.6.2011 – 10 W (pat) 37/08, unter Hinweis auf BGH, NJW 1985, 1709, 1710; BPatGE 24, 127, 129;
BPatGE 24, 140, 142; Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 123 Rdnr. 78 m. w. N.
107 BPatGE 24, 140, 142.
109 VG des Saarlandes, Urt. v. 31.3.2010 – Az. 11 K 700/08 .
111 BGH, BlPMZ 2011, 21, 22 f. – Klammernahtgerät.
112 S chulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 73 Rdnrn. 132 ff.; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 80
Rdnrn. 23 und 28; BPatG, BlPMZ 2006, 372, 374 – Frequenzsignal; BPatGE 47, 224, 231 – Mikroprozessor;
BPatGE 49, 154, 161 – Tragbares Gerät; BPatG, Mitt 2010, 41, 43 – Mobilfunknetzwerk.
24
der Senat keine Veranlassung zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr, da die Beschwerdeführerin durch die
unterlassene Anhörung nicht in ihrem Anspruch auf
rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) verletzt worden
sei, so der 19. Senat.113
In einem weiteren Beschluss führt der 19. Senat114 aus,
dass das Argument gefestigter gegensätzlicher Auffassungen allenfalls dann geeignet ist, eine – einmalige – Anhörung im Prüfungsverfahren als nicht sachdienlich zu beurteilen, wenn triftige Gründe vorliegen,
insbesondere die Anhörung zu einer überflüssigen
Verfahrensverzögerung führen würde. Dies gilt etwa
in einfach gelagerten aussichtslosen Fällen oder wenn
der Anmelder überhaupt keine Bereitschaft zeigt, eine
als notwendig erachtete Anpassung der Patentansprüche vorzunehmen115 oder wenn der Anmelder und
der Prüfer ihre jeweiligen Argumente im schriftlichen
Verfahren bereits wiederholt dargelegt haben und
daher eine Anhörung nur einen erneuten – mündlichen – Austausch derselben unterschiedlichen Auffassungen erwarten ließe. Dies ist nicht der Fall, wenn
der Anmelder auf einen ersten Prüfungsbescheid
erstmalig der Auffassung des Prüfers entgegengetreten ist und dies näher dargelegt hat. Es ist dann nicht
auszuschließen, dass durch eine Anhörung, in welcher
der Anmelder seinen Standpunkt nochmals mündlich
ausführen und mit dem Prüfer die Sach- und Rechtslage eingehend erörtern kann, eine Meinungsänderung auf der einen oder der anderen Seite bewirkt
wird oder, falls es sich nicht um ganz einfache klare
Sachverhalte handelt, bisher nicht erkannte Aspekte
der Erfindung oder zum StdT zu Tage treten. Da die
fehlerhafte Verfahrensführung ursächlich für die Einlegung der Beschwerde war, wurde gemäß § 80 Abs. 3
PatG die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen angeordnet.
Ein Telefonat zwischen einem Prüfer und einem Anmeldevertreter im Prüfungsverfahren ersetzt keine
Anhörung. Darüber hinaus ist eine beantragte Anhörung grundsätzlich einmal sachdienlich, insbesondere
wenn die Anmelderin ihre Ansprüche entsprechend
den Vorgaben der Prüfungsstelle anpasst und damit
ihre Bereitschaft zur Mitarbeit zeigt. Unter diesen Umständen kann das Argument einer Prüfungsstelle, dass
sie eine Anhörung nicht für sachdienlich halte, weil die
wesentlichen Argumente bereits ausgetauscht worden seien, nur so verstanden werden, dass sie ihrerseits
bereits ein abschließendes Urteil gefasst hat, an dem
auch (neue) Argumente der Anmelderin nichts mehr
hätten ändern können. Zweck einer Anhörung aber ist
es, Inhalt und rechtliche Probleme in einem offenen
Meinungsaustausch zu erörtern und so die Sache zu
fördern. Einer Anhörung noch vor deren Durchführung
von vornherein jegliche Aussicht auf Erfolg abzusprechen, konterkariert daher dieses gesetzlich verankerte
Instrument.116 Ausgehend davon, dass bei der Nachprüfung der Sachdienlichkeit der Anhörung der Senat
unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen
auf eine Rechtskontrolle117 beschränkt ist, kam der Senat zu dem Ergebnis, dass bei verständiger Würdigung
nicht auszuschließen war, dass die Entscheidung ohne
den Verfahrensfehler anders ausgefallen und die Einlegung der Beschwerde entbehrlich gewesen wäre.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80
Abs. 3 PatG wurde deshalb angeordnet.
Eine Anhörung im Prüfungsverfahren ist auch nach
dem Erlassen von fünf Prüfungsbescheiden sachdienlich, wenn die Anmelderin auf jeden dieser Bescheide
reagiert und eine Anpassung ihrer Ansprüche vorgenommen hat. Der 17. Senat118 führt aus, dass allein die
große Anzahl von Prüfungsbescheiden für die Sachdienlichkeit einer Anhörung spricht. Die im schriftli-
113 Vgl. auch BPatG, Beschl. v. 11.4.2011 – 19 W (pat) 61/06.
115 S chulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 46 Rdnrn. 8-9 m.w.N.; BPatG, Beschl. v. 10.12.2008 – 17 W (pat) 58/08.
117 Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 46 Rdnr. 8; BPatGE 26, 44.
25
scheide erlassen und die beantragte Anhörung abgelehnt. Diese Auffassung teilte der Senat nicht. Wenn
die Anmelderin substantiiert dargelegt hat, warum sie
sich dem Anspruchsvorschlag der Prüfungsstelle nicht
anschließen kann und sich in sachgerechter Weise mit
den Darlegungen der Prüfungsstelle auseinandergesetzt hat, besteht aber keinerlei Anlass für die Annahme, eine Diskussion der strittigen Punkte in einer
Anhörung habe von vorneherein keinen Sinn, weil die
Anmelderin sich fundierten Gegenargumenten der
Prüfungsstelle verschließen werde. Die Beschwerdegebühr war nach § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen.
chen Verfahren oft nur mit großem Aufwand mögliche Darstellung von Beanstandungen technischer
Ausführungen ist im Gespräch nämlich oftmals leichter und prägnanter und ermöglicht eine unmittelbare
Reaktion und ein zielgerichtetes Handeln. Eine frühzeitige Reaktion auf die Gesuche der Anmelderin auf
Anhörung hätte das Verfahren zudem deutlich straffen und verkürzen können. Im Übrigen sind gerade das
Bestehen unterschiedlicher Auffassungen über einen
so langen Zeitraum und das beständige Bemühen der
Anmelderin um Klärung ein deutlicher Hinweis auf die
Notwendigkeit wenigstens einer Anhörung. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG
wurde angeordnet, da aus der Sicht des verständigen
Beschwerdeführers nicht auszuschließen war, dass
die Entscheidung ohne den Fehler anders ausgefallen
wäre und er deshalb die Beschwerde für notwendig
erachten durfte.
Auch der 23. Senat119 bestätigte, dass die Ablehnung eines Antrags auf Durchführung einer Anhörung gemäß
§ 46 Abs. 1 PatG nur in Ausnahmefällen in Betracht
kommt. Die Prüfungsstelle hatte bereits mehrere Be-
Die Zurückweisung einer Anmeldung durch die Prüfungsstelle des DPMA ohne Durchführung der hilfsweise beantragten vorherigen „telefonischen Anhörung“ stellt kein Verfahrensverstoß dar, da im PatG
hierfür keine Anspruchsgrundlage existiert. Das PatG
sieht nur eine förmliche Anhörung mit Ladung und
Niederschrift gemäß § 46 vor. Ein telefonisches Gespräch mag zwar im Einzelfall verfahrensförderlich
sein, ist aber mit der gesetzlich geregelten förmlichen
Anhörung schon deswegen nicht gleichzusetzen, weil
etwaige Anträge oder Verfahrenserklärungen zwingend der Schriftform bedürfen, also nicht telefonisch
erfolgen können, so der 19. Senat.120 Wird der Grund
für eine spätere Zurückweisung der Anmeldung nicht
zuvor in der gebotenen Deutlichkeit mitgeteilt, liegt
hierin eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches
Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) durch die Prüfungsstelle. Von
einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80
Abs. 3 PatG war mangels Ursächlichkeit des Verstoßes
für die Beschwerdeeinlegung abzusehen.
Die Verweigerung einer zweiten Anhörung im Prüfungsverfahren verletzt den Grundsatz des rechtlichen
Gehörs, wenn nach einer ersten Anhörung neue Ablehnungsgründe vorgebracht werden. Es reicht grundsätzlich für die Ablehnung einer Anhörung nicht aus,
119 BPatG, Beschl. v. 16.12.2010 – 23 W (pat) 15/09, siehe auch BPatG, Beschl. v. 15.2.2011 – 23 W (pat) 17/09.
26
wenn es nach Ansicht des Prüfers nicht mehr zu erwarten war, dass die Anmelderin ihre Meinung ändern
könnte. Eine Anhörung bezweckt u. a. die Erörterung
unterschiedlicher Standpunkte121; es steht nicht im Widerspruch zum geltenden Recht, auch die Möglichkeit
in Betracht zu ziehen, dass statt der Anmelderin der
Prüfer seinen Standpunkt ändern könnte.122
Begründungspflicht
Das patentamtliche Verfahren leidet an schweren Verfahrensfehlern i. S. v. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG, wenn
entgegen § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG die Prüfungsstelle im
angefochtenen Beschluss die Anmeldung lediglich
unter pauschaler Nennung einer Entgegenhaltung
wegen fehlender Neuheit oder fehlender erfinderischer Tätigkeit zurückweist. Für die ausreichende
Begründung einer die Anmeldung zurückweisenden
Entscheidung ist es erforderlich, dass der konkrete gesetzliche Zurückweisungsgrund benannt und unter
vollständiger Darlegung der tragenden Erwägungen
in logischer Gedankenführung dargelegt wird, aus
welchen konkreten sachlichen Gründen dieser Zurückweisungsgrund gegeben ist; hier weshalb die angemeldete Lehre auf keiner erfinderischen Tätigkeit beruht oder warum sie nicht als neu gelten kann, so der
20. Senat.123 Der Senat ordnete gem. § 80 Abs. 3 PatG
die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.
Verfahrensfehler
Die Prüfungsstelle hatte eine Anmeldung nach Ablauf der Äußerungsfrist auf einen Prüfungsbescheid
zurückgewiesen. Eine fristgerechte Eingabe des Anmelders war zunächst nicht zur Akte der vorliegenden Patentanmeldung gelangt, da der Anmelder sich
fälschlicherweise auf ein anderes Anmeldeverfahren
mit einem anderen Aktenzeichen bezogen hatte. Der
8. Senat124 sieht darin objektiv auch einen Verfahrensfehler i. S. d. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG, da eine sich
inhaltlich auf die vorliegende Anmeldung beziehende
Bescheidserwiderung mit neuen Ansprüchen vor Ablauf der Äußerungsfrist beim Patentamt eingegangen,
bei Erlass des Zurückweisungsbeschlusses aber nicht
berücksichtigt worden ist, so dass der Anspruch des
Anmelders auf Gewährung rechtlichen Gehörs versagt
wurde.
Mehrere Anmelder sind als notwendige Streitgenossen i. S. v. § 99 Abs. 1 PatG, § 62 ZPO jeder für sich beschwerdeberechtigt, die Beschwerde wirkt auch für
die anderen. Der 9. Senat125 führt aus, dass deshalb
auch der nicht beschwerdeführende Anmelder Beteiligter des Beschwerdeverfahrens ist und eine Sachentscheidung über eine gemeinsame Patentanmeldung
als unteilbarer Verfahrensgegenstand nicht durch eine
Teilentscheidung nur gegen einen Streitgenossen126 erfolgen kann.127
Nachveröffentlichte Druckschriften mit älterem
Zeitrang gemäß § 3 Abs. 2 PatG sind bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht zu
ziehen (§ 4 Satz 2 PatG). Die Zurückweisung einer Patentanmeldung mangels erfinderischer Tätigkeit mit
einer solchen Druckschrift ist daher rechtsfehlerhaft
und führt zur Zurückzahlung der Beschwerdegebühr,
so der 9. Senat.128
In einer weiterem Fall des 9. Senats129 hatte der Anmelder bemängelt, dass die Prüfungsstelle das Prüfungsverfahren sehr langwierig betrieben (3 Bescheide) und
in der abschließenden Anhörung keine zielführende
Lösung angestrebt habe. Dies rechtfertigt keine Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Weder liegt eine unsachgemäße Behandlung vor noch bietet eine nach
Meinung des Anmelders unrichtige Beurteilung der
Patentfähigkeit durch die Prüfungsstelle, wie zur Zulässigkeit von Patentansprüchen oder zu anderen entscheidungserheblichen Fragen, einen Grund für eine
Rückzahlung der Beschwerdegebühr.
121 Vgl. Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 46 Rdnrn. 2, 6.
126 BGH, NJW 2000, 292.
127 BPatGE 40, 276 – Verstelleinrichtung, BPatGE 49, 219 – Überwachungssystem, Schulte/Rudloff-Schäffer,
PatG, 8. Aufl. (2008), § 34 Rdnr. 16.
27
Eine Teilentscheidung nur über einen Hauptantrag
und die Zurückstellung eines Hilfsantrags im Prüfungsverfahren ist unzulässig und stellt einen wesentlichen Verfahrensfehler dar, wenn der jeweilige technische und patentrechtliche Sachverhalt sowohl des
Haupt- als auch des Hilfsantrags bereits geprüft worden sind und die Sache entscheidungsreif ist. Demgegenüber betraf die von der Prüfungsstelle zitierte
BGH-Entscheidung130 „Mikroprozessor“ eine Vorabent
scheidung über die Frage der Zulässigkeit einer Anspruchsfassung nach dem Hauptantrag, ohne dass der
technische Sachverhalt bereits geprüft war. Die Tatsache, dass das Verfahrensrecht an sich die Möglichkeit
einer Teilentscheidung ermöglicht, darf nicht ohne
triftigen Grund dafür benutzt werden, den Anmelder
mit einer Vielzahl von Beschlüssen zu überziehen und
ihn somit zu mehrfachen Beschwerden zu zwingen131,
so der 15. Senat.132 Die Beschwerdegebühr war deshalb
nach § 80 Abs. 3 PatG zurückzuerstatten.
Eine Zurückweisung der Anmeldung mangels Ausführbarkeit einer Erfindung gem. § 34 Abs. 4 PatG durch
die Prüfungsstelle des DPMA ist wegen Verstoßes gegen die in § 79 Abs. 3 Satz 2 PatG bestimmte Bindungswirkung unzulässig, wenn das Verfahren zuvor durch
das BPatG gem. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG zurückverwiesen wurde und der erkennende Senat festgestellt
hatte, dass die Erfindung für den Fachmann in der Anmeldung ausführbar offenbart ist.133 Die Beschwerdegebühr war nach § 80 Abs. 3 PatG zurückzuzahlen.
8. Wirksamkeit des Beschlusses
Ein Beschluss einer Prüfungsstelle des DPMA ist nach
§ 47 Abs. 1 S. 1 PatG schriftlich auszufertigen und den
Beteiligten zuzustellen. Zur schriftlichen Ausfertigung
gehört die Unterschrift der Prüfungsstelle. Wenn ein
(handschriftlich verfasster) Beschluss am Ende lediglich eine handschriftliche Namenswiedergabe trägt,
die von der Originalunterschrift des Prüfers eindeutig abweicht, ist der Beschluss wegen der fehlenden
Unterschrift unwirksam.134 Die Unwirksamkeit des
Beschlusses war deshalb festzustellen, um auf diese
Weise den durch die Zustellung entstandenen äußeren Anschein eines wirksamen Beschlusses zu beseitigen; die Beschwerdegebühr war zurückzuzahlen (§ 80
Abs. 3 PatG).
Bei mehreren Beteiligten, die einen Zustellungsbevollmächtigten bestimmt haben, genügt die Zustellung an ihn, jedoch sind für alle Beteiligten nach § 7
Abs. 2 VwZG beglaubigte Beschlussausfertigungen
oder Abschriften beizufügen. Erfolgt dies nicht, ist die
Zustellung unwirksam. Ein Verstoß gegen § 7 Abs. 2
VwZG macht nach st. Rspr. des BPatG die Zustellung
unwirksam.135 Eine Heilung nach § 8 VwZG ist nicht eingetreten, da es an dem für eine Heilung erforderlichen
Zustellungswillen an beide Beteiligte fehlte.136 Die einmonatige Beschwerdefrist wurde deshalb vorliegend
nicht in Gang gesetzt.137
Ein formlos, unter Verstoß gegen die Regelung
des § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG übersandter Beschluss
– hier der Gebrauchsmusterstelle – kann die Beschwerdefrist nicht in Lauf setzen.138 Eine Heilung
dieses Zustellungsmangels i. S. v. § 21 Abs. 1 GebrMG,
§ 127 Abs. 1 PatG i. V. m. § 8 Satz 1 VwZG kommt nicht in
Betracht, da § 8 Satz 1 VwZG aufgrund der fehlenden
Anordnung der förmlichen Zustellung des Beschlusses
und damit des Fehlens eines Zustellungswillens nicht
anwendbar ist. Die Heilung von Zustellungsmängeln
setzt nämlich stets voraus, dass die Zustellung eines
130 BGH, GRUR 2006, 748 – Mikroprozessor.
131 Vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 48 Rdnr. 12; BPatG, Beschl. v. 18.7.2008 – 17 W (pat) 28/08 m. w. N.,
Beschl. v. 28.4.2008 – 17 W (pat) 87/07.
132 B
PatG, Beschl. v. 8.3.2011 – 15 W (pat) 11/07; siehe auch BPatG, Beschl. v. 19.1.2011 – 17 W (pat) 104/07;
Hövelmann, GRUR 2009, 718.
135 BPatGE 45, 159 ff. – Verkleidungsplatten; BPatG, Beschl. v. 9.12.2004 – 10 W (pat) 40/04;
Engelhardt/App/Schlatmann, VwZG, 7. Aufl., § 7 Rdnr. 9.
136 S chulte/Rudloff-Schäffer, 8. Aufl. (2008), § 127 Rdnr. 116; BPatG, Beschl. v. 9.12.2004 – 10 W (pat) 40/04;
Engelhardt/App/Schlatmann, VwZG, 7. Aufl., § 8 Rdnr. 3.
138 BGH, NJW 2003, 1192, 1193.
28
Dokuments beabsichtigt, mindestens angeordnet und
in die Wege geleitet sein muss; es genügt somit nicht,
dass die formlose Mitteilung des zuzustellenden Dokuments veranlasst worden war139, so der 35. Senat.140
9. Verfahrenskostenhilfe
Nach § 130 Abs. 1 PatG erhält ein Anmelder in Verfahren zur Erteilung eines Patents Verfahrenskostenhilfe,
wenn hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht, d. h. wenn es nicht ausgeschlossen ist,
dass sich ein erteiltes Patentbegehren formulieren
lässt, auch wenn einzelne Merkmale der Anmeldung
aus dem StdT bekannt sind. In einem Fall des 19. Senats141 war die Anmeldung außerdem in sehr schwer
verständlichem Deutsch abgefasst und es waren teils
unübliche Begriffe, teils übliche Begriffe in falscher
Bedeutung verwendet worden. Trotzdem gelangte der
Senat zu der Auffassung, dass ein Fachmann – hier
ein Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Elektrotechnik mit Erfahrung in der Entwicklung von Regelschaltungen für Transformatoren und Kenntnissen in
der Regeltechnik – den Gesamtunterlagen eine in sich
widerspruchsfreie Lehre entnehmen kann.
Keine hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht aber, wenn vom Anmelder lediglich eine
„Zusammenfassung“ eingereicht wurde und damit
eine ordnungsgemäße Anmeldung gem. § 34 Abs. 3
PatG nicht vorliegt, welche die Mindesterfordernisse
für die Zuerkennung eines Anmeldetages gem. § 35
Abs. 2 Satz 1 erfüllt.142
Für die Entscheidung über die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe (VKH) für das Patenterteilungsverfahren ist gemäß § 130 Abs. 1 S. 1 PatG die Vorschrift des
§ 114 ZPO entsprechend anzuwenden. Danach muss
die mit dem Antrag auf VKH beabsichtigte Rechtsverfolgung oder -verteidigung Erfolg versprechend sein
und darf nicht mutwillig erscheinen. Diese Einschränkungen sind erforderlich, um den Einsatz öffentlicher
Mittel zur Verfahrensführung nur in rechtlich und
wirtschaftlich sinnvollen Fällen zu gewährleisten, so
der 21. Senat.143 Denn das im Grundgesetz verankerte
Rechtsstaatsprinzip gebietet es nur, die Situation von
Bemittelten und Unbemittelten bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes einander anzunähern. Eine
vollständige Gleichstellung ist verfassungsrechtlich
nicht geboten, sondern nur eine weitgehende Angleichung. Wirtschaftlich schwache Personen sollen nicht
allein aufgrund ihrer Vermögensverhältnisse von der
Verwirklichung des Rechtsschutzes ausgeschlossen
werden. Vor diesem Hintergrund kann für die Frage der
Mutwilligkeit nicht allein darauf abgestellt werden, ob
der Beschwerdeführer, wenn er über die erforderlichen
finanziellen Mittel verfügen würde, die Aufrechterhaltungsgebühren bezahlen würde. Mutwilligkeit ist
danach ein unbestimmter Rechtsbegriff, der nicht von
einem fest umrissenen Sachverhalt ausgefüllt wird,
sondern stets fallbezogen wertend überprüft werden
muss. Maßgeblich ist, ob auch eine nicht bedürftige Person bei verständiger Würdigung der Sach- und
Rechtslage ihr Recht im Verfahren in derselben Weise wahrnehmen würde, wie der Beschwerdeführer.144
Kann auf Grund der vorliegenden Tatsachen nicht
angenommen werden, dass ein vermögender Patent
anmelder wie der Beschwerdeführer handeln würde,
ist in wertender Erkenntnis auf das Vorliegen mutwilligen Verhaltens zu schließen. Ein exakter Nachweis
ist dabei nicht erforderlich, wie sich aus der gesetzlichen Formulierung „nicht mutwillig erscheint“ ergibt.
Ein Antrag auf VKH erscheint danach mutwillig, wenn
139 Zum sog. Zustellungswillen: BPatGE 50, 275, 279 – Brennstoffe; BGH, NJW 2003, 1192, 1193;
Schulte/Rudloff-Schäffer, 8. Aufl. (2008), § 127 Rdnr. 116; Engelhardt/App/Schlatmann, VwVG/VwZG, 8. Aufl., § 8 VwZG Rdnr. 2;
ebenso zu § 189 ZPO: Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 31. Aufl., § 189 Rdnr. 7; VG Bremen, Beschl. v. 11.2.2010 – 2 K 1351/09.
144 Busse/Baumgärtner, PatG, 6. Aufl. (2003), § 130 Rdnr. 34 m. w. N.; Schulte/Moufang, PatG, 7. Aufl. (2005),
§ 130 Rdnr. 53; vgl. auch BPatG, BlPMZ 1997, 443 m. w. N.; hierzu auch BPatG, Beschl. v. 29.11.2010 – 35 W (pat) 13/10.
29
der Antragsteller bisher nicht ernsthaft versucht hat,
seine Erfindung wirtschaftlich zu verwerten, so wenn
er diese bei verschiedenen Stellen anbietet und als
Antwort lediglich unverbindliche Interessensbekundungen erhält. Der Senat kam zu dem Schluss, dass
der Beschwerdeführer nicht davon ausgehen konnte,
die vorliegend angemeldete Erfindung zu einem wirtschaftlichen Erfolg zu führen. Auch ein vermögender
Anmelder würde daher bei verständiger Würdigung
der Sach- und Rechtslage keine Mittel einsetzen, um
die Anmeldung aufrecht zu erhalten, da er erkennen
müsste, dass die insoweit eingesetzten Gelder mit
hoher Wahrscheinlichkeit verlorene Kosten sein würden, für einen wirtschaftlichen Erfolg allenfalls eine
vage Hoffnung bestünde. Auch zu zahlreichen weiteren Schutzrechten konnte er ebenfalls keine konkreten
Verwertungserfolge vortragen.
Beschwerden in Verfahrenskostenhilfesachen sind
gebührenfrei (vgl. Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, Abschnitt B. I. - a. E.). Der 35. Senat145 sah eine gegen die
Zurückweisung von VKH gerichtete Beschwerde als
begründet an, weil der angegriffene Beschluss unter
Verstoß gegen wesentliche Verfahrensgrundsätze ergangen und auch die Begründung nicht zu rechtfertigen war. Diese war darauf gestützt, die Unterlagen
seien „teilweise unleserlich“ und böten keine hinreichende Aussicht auf Eintragung eines Gebrauchsmusters. Dies verletzt den Antragsteller in seinen
Rechten, da die insoweit von § 21 Abs. 2 GebrMG i. V. m.
§ 130 Abs. 1 Satz 1 PatG gesetzten Voraussetzungen
mit Rücksicht auf das Rechtsstaatsprinzip, das eine
unangemessene Behinderung der Rechtsverfolgung
ausschließt, eng gezogen sind.146 Für diese Feststellung hätten die Anmeldeunterlagen deshalb so „unleserlich“ sein müssen, dass ihnen keinerlei für den
Fachmann verständliche und ausführbare technische
Lehre hätte entnommen werden können147, wobei es
unzulässig ist, solche Mängel der Unterlagen im VKHVerfahren zu beanstanden, wenn sie behebbar sind.
Eine mangelnde Erfolgsaussicht setzt ein nicht behebbares Eintragungshindernis voraus.148 Das traf jedoch
auf die vorliegenden Anmeldeunterlagen nicht zu, so
dass der 35. Senat den angefochtenen Beschluss mit
der kritischen Bemerkung aufhob, dass das Verfahren
sich nicht nur durch die vorstehend genannten, zahlreichen, schweren Mängel auszeichne, sondern insgesamt durch eine nachlässige Bearbeitung.
10. Sonstiges
Ist durch das Patentamt zu Unrecht der Anmeldetag
einer Anmeldung nicht zuerkannt und der zurückweisende Beschluss aufgehoben worden, so kann eine
nach § 3 Abs. 1 PatKostG fällige und gezahlte zweite
Prüfungsantragsgebühr für eine Nachanmeldung
nicht zurückgefordert werden, da die in § 10 Abs. 1
Satz 1 PatKostG geregelten Rückzahlungsmöglichkeiten nicht vorliegen. Auch eine Rückzahlung auf der
Grundlage des allgemeinen öffentlich-rechtlichen
Erstattungsanspruchs, dessen Voraussetzungen sich
im Wesentlichen nach den Bereicherungsansprüchen
der §§ 812 ff. BGB bestimmen, kommt ebenfalls nicht in
Betracht.149 Eine Erstattung aus Billigkeitsgründen, wie
sie etwa für die Beschwerdegebühr in § 80 Abs. 3 PatG
vorgesehen ist, ist für die Prüfungsgebühr weder im
Patentgesetz noch im Patentkostengesetz vorgesehen.
Sie kommt daher nicht in Betracht, weil die im Patentkostengesetz aufgeführten und durch die Anwendung
der Grundsätze des allgemeinen öffentlich-rechtlichen
Erstattungsanspruchs ergänzten Erstattungsregelungen abschließend sind.
Der 10. Senat150 hatte Anlass, die Grundsätze zur Akteneinsicht in die Erfindernennung zusammenzufassen.
Nach § 31 Abs. 4 PatG kann in entsprechender Anwen-
146 BGH, NJW 2003, 1192.
147 BPatGE 39, 260, 261.
148 Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), § 130 Rdnr. 41; Bühring, GebrMG, 7. Aufl., § 21 Rdnr. 137.
149 BPatG, Beschl. v. 17.3.2011 – 10 W (pat) 11/10, Rechtsbeschw. zugelassen, aber nicht eingelegt.
30
dung von § 31 Abs. 1 Satz 1 PatG, sofern – wie hier – der
benannte Erfinder gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 PatG seine
Nichtnennung beantragt hat, ohne Zustimmung des
Patentinhabers Akteneinsicht in die Erfinderbenennung einer Patentakte nur dann gewährt werden,
wenn und soweit ein berechtigtes Interesse glaubhaft
gemacht wird.151 Ein berechtigtes Interesse ist im Allgemeinen dann gegeben, wenn die Kenntnis von der
Person des benannten Erfinders den Antragsteller in
die Lage versetzen kann, Maßnahmen zu ergreifen, die
er im Falle der Unkenntnis nicht ergreifen könnte, und
diese Kenntnis des Antragstellers höher zu bewerten
ist als das Geheimhaltungsinteresse des Erfinders.152
Die Möglichkeit, dass die Akteneinsicht die Rechtsposition des Antragstellers beeinflussen könnte, ist
grundsätzlich ausreichend153, so insbesondere, wenn
hinreichende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das
streitige Patent für eine Erfindung erteilt wurde, zu
deren Inanspruchnahme der Antragsteller als ehemaliger Arbeitgeber des Erfinders nach den Vorschriften
des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen berechtigt gewesen wäre.154 Ein solcher Fall war hier gegeben.
IV. Einspruchsverfahren
1. Verfahrensgrundsätze
Der 8. Senat155 konkretisierte wichtige Verfahrensgrundsätze im Einspruchsverfahren für die Prüfung
geänderter Patentansprüche. Unter Hinweis auf die
Rspr. des BGH in „Polymermasse“156 zur Verteidigung
eines Patents in veränderter Fassung im Einspruchsund Einspruchsbeschwerdeverfahren, wonach die Zulässigkeit dieser Fassung ohne Beschränkung auf die
Widerrufsgründe zu prüfen ist, hob der Senat hervor,
dass dies auch die formalrechtliche Zulässigkeit der
geänderten Fassung mit einschließt. Es kann des-
halb erforderlich sein, neben zulässig eingeschränkten Ansprüchen auch die Beschreibung, ggf. auch die
Zeichnungen, mit anzupassen, um eine gewährbare
Fassung des Patents zu erhalten. Dabei kann unter Berücksichtigung des Regelungsgehalts der §§ 21 Abs. 2
Satz 2 PatG und 61 Abs. 4 PatG im Wege der Analogie
auf formalrechtliche Anmeldebestimmungen zurückgegriffen werden, welche für die Bestimmung des
Schutzbereichs relevant sein können, wie das Verbot
der Aufnahme von offensichtlich nicht zur Erläuterung
der Erfindung notwendigen Angaben in die Beschreibung (§ 10 Abs. 3 Satz 1 PatV) und die Unzulässigkeit
von Unteransprüchen, die sich nicht auf besondere
Ausführungsarten der Erfindung beziehen (§ 9 Abs. 6
Satz 1 PatV). Der Senat grenzte sich damit von der Auffassung des 7. Senats157 ab, wonach im Falle der Verteidigung des Patents mit beschränkten Ansprüchen auf
die Anpassung der Beschreibung und/oder Zeichnungen verzichtet werden kann, wenn dies zur Auslegung
bzw. Bestimmung des Schutzbereichs nicht zwingend
erforderlich ist. Eine solche Regel ist nach Auffassung
des 8. Senats dem Gesetz nicht zu entnehmen. Auch
§ 21 Abs. 2 S. 2 PatG bestimmt ausdrücklich, dass eine
Beschränkung des Patents in Form einer Änderung der
Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vorgenommen werden kann und in solchen
Fällen nach § 61 Abs. 4 PatG eine neue Patentschrift herauszugeben ist. Es erscheint deshalb wenig nachvollziehbar, wenn die Beschränkung eines Patents mit der
Herausgabe einer mangelhaften Patentschrift und der
Wiedergabe einer formalrechtlich unzulässigen Patentfassung verbunden sein könnte. Im konkreten Fall
war deshalb die mit einem Hilfsantrag verteidigte Fassung des Patents formalrechtlich nicht gewährbar, da
die Ansprüche untereinander und im Verhältnis zu Teilen der Beschreibung und Zeichnungen widersprüchlich waren und die Beschreibung Angaben enthielt,
151 Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 31 Rdnr. 35.
152 BPatGE 40, 33, 35.
153 BGH, BlPMZ 1994, 121, 122, re. Sp. – Akteneinsicht XIII.
154 BPatGE 23, 278, 279; vgl. auch BPatG, Beschl. v. 20.2.2003 – 10 W (pat) 34/02.
156 BGH, GRUR 1998, 901 – Polymermasse.
157 BPatG, Beschl. v. 26.3.1997 – 7 W (pat) 64/95 (Anm. Danach soll von einer Änderung (Anpassung) der
Beschreibung bei geänderten Patentansprüchen abgesehen werden, wenn dies – zur Auslegung der
neugefassten Patentansprüche – nicht zwingend erforderlich ist, da jede Änderung (insbesondere Streichung)
von Unterlagen die Gefahr einer unzulässigen Erweiterung des Schutzumfangs des Patents in sich birgt).
31
die zur Erläuterung der Erfindung offensichtlich nicht
notwendig waren. Hinzu kam, dass entgegen § 9 Abs. 6
Satz 1 PatV ein Unteranspruch aufgestellt worden war,
der sich nicht auf eine besondere Ausführungsart der
Erfindung bezog. Dies führte zum Widerruf des Streitpatents, da der – von dem in der mündlichen Verhandlung nicht anwesenden Patentinhaber – schriftlich gestellte Antrag auf eine nicht gewährbare Fassung des
Patents gerichtet war.
vorliegt, da diese keine Vertretungshandlungen
vor dem BPatG betrifft, so der 20. Senat.161 Da auch
bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung eine
Vollmacht für die Vertretung vor dem BPatG nicht
nachgereicht wurde, kam auch keine nachträgliche
Genehmigung in Betracht.162 Der – zwischenzeitlich
zurückgenommene – Einspruch wurde im fortgesetzten einseitigen Verfahren (§ 61 Abs. 1 Satz 2 PatG) als
unzulässig verworfen.
2. Inlandsvertreter und Vollmacht
3. Zulässigkeit des Einspruchs verneint
Nach Auffassung des 21. Senats158 ist eine Beschwerde unzulässig, wenn die wirksame Bestellung eines
Inlandsvertreters nach § 25 Abs. 1 PatG nicht durch
Vorlage einer entsprechenden Originalvollmacht
nachgewiesen wird oder wenn die Vollmacht den gesetzlichen Mindestumfang unterschreitet. Es handelt
sich um eine verfahrensrechtliche Voraussetzung für
den sachlichen Fortgang des Verfahrens. Deren Fehlen stellt ein behebbares Verfahrenshindernis dar, so
dass der Auswärtige daher zunächst aufgefordert
wird, den Mangel zu beheben. Wenn er – wie hier –
dieser Aufforderung binnen der ihm gesetzten Frist
nicht nachkommt, wird im Beschwerdeverfahren seine Beschwerde verworfen.159 § 97 Abs. 6 Satz 2 PatG
ist auf den Inlandsvertreter nicht anwendbar. Das
Gesetz spricht vom Bevollmächtigten und nicht vom
Vertreter oder vom Inlandsvertreter. § 97 Abs. 6 Satz 2
PatG bezieht sich nur auf die allgemeine Prozessvollmacht, nicht auf die als Verfahrensvoraussetzung
ausgestaltete und damit jederzeit von Amts wegen
zu prüfende Bestellung des Inlandsvertreters, von der
es abhängt, ob der Beteiligte ohne (Wohn-)Sitz oder
Niederlassung im Inland am Verfahren überhaupt
teilnehmen kann.160
Zur Zulässigkeit eines auf eine offenkundige Vorbenutzung gestützten Einspruchs müssen die dazu
vorgetragenen Tatsachen auch diejenigen konkreten
Umstände erkennen lassen, aus denen sich die behauptete Benutzung hinsichtlich ihres öffentlichen
Zugänglichwerdens im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG
ergeben soll. Der 9. Senat163 sieht dies bei einer vorbehaltlosen Lieferung eines Getriebes für eine Windenergieanlage als nicht gegeben an, wenn daraus nicht
ohne Weiteres auch die öffentliche Kenntnisnahme
der Getriebeausgestaltung abgeleitet werden kann.
Die Getriebe wurden lediglich 17 Tage vor dem Anmeldetag des Streitpatents ausgeliefert und nach der
praktischen Lebenserfahrung ist es als ausgeschlossen
anzusehen, dass die Getriebe in diesem Zeitraum geöffnet wurden und damit ihre innere Beschaffenheit
öffentlich zugänglich wurde.
Ein am BPatG anhängig gewordener Einspruch ist unzulässig, wenn für den Vertreter der Einsprechenden
lediglich eine hinterlegte Vollmacht für das DPMA
Zur Offenkundigkeit der Vorbenutzung einer Schaltvorrichtung für ein Kraftfahrzeuggetriebe verwies
eine Einsprechende auf die implizite Lieferung laut
zwei vorgelegten Rechnungen. Hieraus ergebe sich
die vorbehaltlose Lieferung von Gebergeräten, die außerdem nach Kenntnis der Einsprechenden hunderttausendfach ausgeliefert worden seien. Der 9. Senat164
sah diese Einspruchsbegründung als unsubstantiiert
an, da die Rechnungen lediglich die Auslieferung von
17 Stück belegten. Diese geringe Stückzahl vermittelt
158 BPatG, Beschl. v. 11.1.2011 – 21 W (pat) 1/07, ebenso Beschl. v. 16.11.2010 – 21 W (pat) 10/08.
159 Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl. (2003), § 25, Rdnr. 45.
160 Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl. (2003), § 25 Rdnr. 29; Bühring, GebrMG, 7. Aufl. (2007), § 28 Rdnr. 34.
161 BPatG, Beschl. v. 22.12.2010 – 20 W (pat) 357/05; vgl. hierzu auch BPatG, Beschl. v. 11.1.2011 – 21 W (pat) 1/07;
BPatG, Beschl. v. 16.11.2010 – 21 W (pat) 10/08.
162 Hierzu BGHZ 128, 280 – Aluminium-Trihydroxid.
32
eher den Eindruck, dass lediglich Probeexemplare
und Gebergeräte für eine Applikation oder eine Prototypenentwicklung geliefert worden sind, während
Serienlieferungen im Bereich der Kraftfahrzeugherstellung in der Größenordnung von hunderttausend
Stück liegen. Ohne erläuternde Angaben, bspw. zur
Rechnungserstellungspraxis bei vorbehaltloser Lieferung oder zur Deklaration der Gebergeräte als von
beliebigen Dritten zu bestellende Katalogware, und
allein mit dem Tatsachenvortrag im Einspruchsschriftsatz sieht sich der Senat jedenfalls außerstande, ohne
eigene Ermittlungen überprüfen und feststellen zu
können, ob die behauptete Lieferung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.
Ein Einspruch, der sich auf eine offenkundige Vorbenutzung beruft, ist unzulässig, wenn für die öffentliche Zugänglichkeit eines Flüssigwasserstoff-Speicherbehälters lediglich auf eine feierliche Eröffnung einer
Wasserstoff-Tankstelle hingewiesen wird, ohne dass
sich daraus ergibt, wie die Besucher den Speicherbehälter, die Absperrventile und deren Funktionsweise
überhaupt sehen konnten. Der 11. Senat165 führt aus,
dass bei solchen Anlässen ein Empfang mit Reden
und Sekt stattfindet, aber keine technische Vorführung der gesamten Anlage, zumal FlüssigwasserstoffAnlagen wegen Feuer- und Explosionsgefahr hohen
Sicherheitsanforderungen unterliegen und nicht frei
zugänglich sein dürfen.
Ein Einspruch ist unzulässig, der bloß auf einen Tagungsbericht hinweist, der zwar eine Angabe des Zeitraums der Tagung enthält, nicht aber das Datum der
Veröffentlichung, so der 12. Senat166 in einem Fall, in
dem der Anmeldetag des Patents nur wenige Wochen
nach dem Zeitraum der Tagung lag. Tagungsberichte
werden nach der Lebenserfahrung oft erst erhebliche
Zeit nach der Tagung gedruckt. Die von der Einsprechenden nach Ablauf der Einspruchsfrist gemachte
Aussage, der Tagungsbericht sei auf der Tagung an die
Teilnehmer verteilt worden, kann die Zulässigkeit des
Einspruchs nicht nachträglich begründen.
Zur Substantiierung des Widerrufsgrundes der unzureichenden Offenbarung gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG
genügt es nicht, auf Lücken, Unklarheiten oder Widersprüche in den ursprünglichen Unterlagen oder der
Patentschrift hinzuweisen. Vielmehr ist auch aufgrund
angeblich nicht verständlicher Begrifflichkeiten im
Anspruch zumindest in knapper Form darzulegen, warum der Fachmann trotz Kenntnis aller maßgeblichen
Textstellen in der Patentschrift167 nicht in der Lage sein
soll, die Lehre auszuführen.168 Der 19. Senat169 verwarf
deshalb einen Einspruch als unzulässig, weil der Vortrag der Einsprechenden unvollständig war und dieser
sich zu einem als unverständlich bemängelten Begriff
lediglich mit einem Absatz der Beschreibung befasst
hatte und zahlreiche weitere Textstellen zu diesem Begriff außer Acht ließ.
Ein Einspruch, der unter dem Widerrufsgrund der fehlenden Neuheit die Merkmale eines Patentanspruchs 1
anhand mehrerer Druckschriften analysiert, ist unzu-
167 BGH, BlPMZ 1988, 250 – Epoxidation.
168 BGH, BlPMZ 1993, 439 – Tetraploide Kamille.
33
lässig, so der 20. Senat.170 Die Erwägung, dass die Einsprechende möglicherweise beabsichtigte, zur erfinderischen Tätigkeit vorzutragen, führte nicht weiter.
Denn der so verstandene Vortrag ließ gleichfalls offen,
was den Fachmann veranlasst haben könnte, die Lehren der Druckschriften zu kombinieren, und war deshalb nicht hinreichend substantiiert.
4. Auslegung
Der 5. Senat hatte Anlass, die Grundsätze zur Auslegung des Gegenstandes eines Patentanspruchs zusammenzufassen. Danach ist maßgebend, was sich
aus der Sicht des Fachmanns aus den Merkmalen des
Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als Lehre zum technischen Handeln ergibt.172 Eine
einschränkende Auslegung unterhalb des Wortlauts
(im Sinn einer Auslegung unterhalb des Sinngehalts)
der Patentansprüche ist nach st. Rspr. dann nicht zulässig, wenn der Fachmann, wie im vorliegenden Fall,
der Anspruchsfassung bereits einen klar und eindeutig definierten Gegenstand entnehmen kann.173 Aus
§ 14 PatG und Artikel 69 EPÜ folgt gleichermaßen, dass
nur der Gegenstand, der in den Patentansprüchen genannt ist, zum Schutzbegehren gehört und nicht auch
solche Gegenstände, die in der Beschreibung zwar erwähnt, aber von den Patentansprüchen nicht umfasst
sind. Der Grundsatz, dass ein Patent nicht unter dem
Wortlaut seiner Ansprüche auszulegen ist, gilt insbesondere dann, wenn der Beschreibung eine Schutzbegrenzung auf bestimmte Ausführungsformen nicht zu
entnehmen ist.174
171
So führte auch der 3. Senat175 aus, dass ein im konkreten Fall hinsichtlich der Ausführbarkeit umstrittenes
Merkmal „Lösungsmittel für die Wirkstoffbase“ nach
dem Gesamtinhalt der Patentschrift176, die insoweit
ihr eigenes Lexikon darstellt177, nicht auf solche mit
mindestens einer sauren Gruppe bzw. die in der Beschreibung angesprochenen Säuren einschränkend
zu verstehen ist, auch wenn die Beschreibung und die
Ausführungsbeispiele des Patents sich insoweit ausschließlich auf bestimmte Ausführungsformen bzw.
Beispiele beziehen.178
Auch der 1. Senat179 führte aus, dass trotz einer am Gesamtzusammenhang orientierten Betrachtung180 eine
einschränkende Auslegung von Patentansprüchen unterhalb des Wortlauts des Patentanspruchs unzulässig
ist, insbesondere auf einen die Ausführungsbeispiele
beschränkenden Sinngehalt, wenn der Beschreibung
eine entsprechende Schutzbereichsbeschränkung
nicht zu entnehmen ist.181 Jedoch gilt der Vorrang des
Patentanspruchs auch insoweit gegenüber dem übrigen Inhalt der Patentschrift.
Nach den Ausführungen des 1. Senats182 steht dies einem eingeschränkten Verständnis des Fachmanns
allerdings dann nicht entgegen, wenn er aufgrund
seines Grundlagenwissens – hier über die geometrischen Gesetzmäßigkeiten eines „mechanischen
Spiegels“ und dessen technische Implikationen – unmittelbar und eindeutig dem Offenbarungsgehalt der
ursprünglichen Unterlagen ohne weiteres Nachdenken die Erkenntnis entnimmt, dass die beanspruchte
Lehre nur unter diesen bestimmten geometrischen
Voraussetzungen realisiert werden kann, er deshalb
die unabdingbaren Randbedingungen der offenbarten
Lehre „mitliest“ und technisch inkompatible Abwandlungen von vornherein gedanklich ausschließt. Der
angesprochene Fachmann wird bei der Auslegung von
Patentansprüchen erkennbare Fehler einschließlich
171 BPatG, Urt. v. 1.12.2010 – 5 Ni 67/09 (EU) führend verb. mit 5 Ni 77/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 35/11].
172 BGHZ 172, 298 Tz. 38 – Zerfallszeitmessgerät.
173 BPatG, Beschl. v. 26.1.2000 – 20 W (pat) 20/99, BPatGE 42, 204 – Veränderbare Daten;
BGH, Urt. v. 7.9.2004 – X ZR 255/01, BGHZ 160, 204 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung.
174 BGH, GRUR 2007, 309, Rdnr. 17 – Schussfädentransport.
175 BPatG, Urt. v. 23.11.2010 – 3 Ni 47/08, Berufung eingelegt [Az: X ZR 39/11], = GRUR 2011, 905 – Buprenorphinpflaster.
176 BGH, GRUR 2001, 232, 233 – Brieflocher.
177 BGH, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; Mitt 2000, 105, 106 – Extrusionskopf.
178 BGH, GRUR 2007, 309, 311 – Schussfädentransport; GRUR 2004, 1023, 1024 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung.
179 BPatG, Urt. v. 28.6.2011 – 1 Ni 6/09.
180 St. Rspr., vgl. BGH, GRUR 2011, 129 – Fentanyl-TTS, GRUR 2004, 845 – Drehzahlermittlung, m. w. N.
181 BGH, Mitt 2000, S. 105 – Extrusionskopf; BGH, GRUR 2007, 309 – Schussfädentransport.
182 BPatG, Urt. v. 15.3.2011 – 1 Ni 10/09 (EU); vgl auch Urt. v. 1.2.2011 – 1 Ni 11/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 74/11].
34
ihm ersichtliche problematische Anweisungen oder
sprachliche Formulierungen in einer dem Zweck der
offenbarten Lösung entsprechenden Weise aufzulösen
versuchen und davon ausgehen, dass der Vorschlag der
Patentschrift auf eine sinnvolle Anwendung gerichtet
ist.183 In einem Fall des 15. Senats184 verstand der Fachmann daher unter Heranziehung der Beschreibung im
Anspruch unter dem Begriff „Silikon“ „Silikonharz“ und
eine unklare Formulierung einer Aufzählung von Komponenten als „oder“-Verknüpfung der Komponenten.
Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben als Bestandteile eines Patentanspruchs können zwar dessen Gegenstand mit abgrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, so definieren, dass
es die betreffende Funktion erfüllen kann.185 Zweckangaben haben in einem Sachanspruch regelmäßig die
Aufgabe, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die im
Patentanspruch genannten räumlich-körperlichen
Merkmale erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein
muss, dass er für den im Patentanspruch angegebenen
Zweck verwendbar ist.186 Allerdings ergeben sich nach
den Ausführungen des 1. Senats187 aus der bloßen Begrifflichkeit der Wortschöpfung „Heizleitungsmatte“
auch im Zusammenhang mit dem genannten Anwendungszweck „für eine Bodenheizung“ keine zwingenden Implikationen hinsichtlich der Größe und sonstigen Ausgestaltung der beanspruchten Vorrichtung.
Auch der 17. Senat188 sah ausgehend von diesem Verständnis von Zweckangaben bei einem Fernglas mit
einer Prismenanordnung und einer Durchlassöffnung
„zum Anlegen eines Vakuums zum Justieren der Prismenanordnung und zum Halten derselben“ durch
dieses Merkmal lediglich ein Fernglas beansprucht,
das mit einer Durchlassöffnung zum Anlegen eines
Unterdrucks ausgebildet ist und keine weiteren gegenständlichen Merkmale einer speziellen Prismenhalterung aufweist. Die erfinderische Tätigkeit war zu
verneinen, da aus dem StdT Ferngläser mit Durchlass
öffnungen für Gasspülungen bzw. Gasfüllungen bekannt sind, die grundsätzlich auch geeignet sind, Unterdruck an das Gehäuseinnere anzulegen und somit
die gegenständlichen Merkmale der beanspruchten
Durchlassöffnung aufweisen.
5. Prüfung der Widerrufsgründe
Ausführbarkeit, vollständige und deutliche Lehre
Eine ausführbare Offenbarung der Erfindung i. S. v.
§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG ist zu verneinen, wenn
der geschützte Gegenstand im Patentanspruch durch
eine generalisierende Formulierung über die dem
Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen oder
durch sein Fachwissen an die Hand gegebene Lösung hinaus so weit verallgemeinert ist, dass der Patentschutz über den Beitrag der Erfindung zum StdT
hinausgeht, so der 3. Senat.189 Der Senat stellte fest,
dass der Fachmann hinsichtlich des umstrittenen
Merkmals „Lösungsmittel für die Wirkstoffbase“ aus
der Streitpatentschrift keinen Hinweis darauf erhält,
welche Mittel er außer Lösungsmitteln verwenden
kann. Er wäre also hinsichtlich der Eignung einer unüberschaubaren Vielzahl von möglichen Verbindungen, die keine saure Gruppe aufweisen, ohne weitere
Anleitung im Streitpatent allein auf das Prinzip Versuch und Irrtum angewiesen und müsste in aufwändigen Versuchen überprüfen, ob die ausgewählten
Verbindungen Buprenorphin in ausreichendem Maße
lösen, ohne dass es zu einer vollständigen Salzbildung
183 Vgl. BGH, GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I m. w. N.; BGH, Mitt 2002, 176, 177 II.2.aa) – Gegensprechanlage;
BGH, GRUR 1999, 909, 2. Leitsatz, 911 III.3.a) – Spannschraube.
185 BGH, GRUR 2006, 923 Tz. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage.
186 BGH, GRUR 2009, 827 – Bauschalungsstütze.
189 BPatG, Urt. v. 23.11.2010 – 3 Ni 47/08 = GRUR 2011, 905 – Buprenorphinpflaster; die Entscheidung ist wirkungslos.
Die Klage ist zurückgenommen worden; vgl. auch Anmerkung von Schoenen in GRURPrax 2011, 270.
35
kommt. Dies aber rechtfertigt nach Ansicht des Senats
nicht die Annahme einer ausführbaren Erfindung.
Dem steht nicht entgegen, dass es für die Annahme
einer ausführbaren Lehre nach einhelliger Auffassung
ausreichend ist, wenn zumindest ein nacharbeitbarer
Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung
offenbart worden ist190 und darüber hinaus nach st.
Rspr. des BGH jedenfalls in Verfahren, die erteilte Patente betreffen, auch nicht grundsätzlich erforderlich ist, dass alle denkbaren, unter den Wortlaut des
Patentanspruchs fallenden Ausgestaltungen ausgeführt werden können bzw. die Ausführbarkeit in
der gesamten Anspruchsbreite offenbart ist.191 Denn
angesichts der Vielzahl und erst durch das Prinzip
Versuch und Irrtum aufzufindenden geeigneten „Lösungsmittel“ wird vorliegend Patentschutz für eine
derart verallgemeinerte Lehre beansprucht, die sich
als „Erfindungsauftrag“ bzw. „Aufforderung zu einem
Forschungsprogramm“ erweist. Der gewährte Patentschutz geht deshalb über den Beitrag der Erfindung
zum StdT hinaus.192 Wenn auch eine „unangemessene
Anspruchsbreite“ für sich gesehen einen gesetzlichen
Nichtigkeitsgrund nicht ausfüllt193, so steht dies jedoch unter dem Vorbehalt dessen, was der Fachmann
dem Patentanspruch unter Berücksichtigung seines
Fachwissens und der Beschreibung in seiner allgemeinsten Form als technische Lehre tatsächlich entnehmen kann.194
Unzulässige Erweiterung des Anmeldungs
gegenstands, Disclaimer
Bei dem für die Beurteilung einer unzulässigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung gebotenen
Vergleich des Gegenstands des erteilten Patents mit
dem Inhalt der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen ist entscheidend, ob die ursprüngliche Offenbarung für den Fachmann erkennen ließ, dass der
geschützte Lösungsvorschlag von vornherein von dem
Schutzbegehren mit umfasst werden sollte195 und den
ursprünglichen Unterlagen als zur angemeldeten
Erfindung gehörig zu entnehmen ist.196 Ausgehend
hiervon hob der 1. Senat hervor, dass hierzu allerdings
nur das gehört, was den ursprünglich eingereichten
Unterlagen objektiv „unmittelbar und eindeutig” zu
entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende
Erkenntnis, zu welcher der Fachmann auf Grund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann.197 Auch die
subjektiven Vorstellungen des Erfinders bzw. Anmelders198 oder die spätere Interpretation der Patentinhaberin sind nicht maßgeblich. Die Patentinhaberin ist
allerdings nicht gehindert, wie im vorliegenden Fall,
im Anmeldeverfahren eine Merkmalsgruppe in den
erteilten Patentanspruch aufzunehmen, die sich als
bloße Einschränkung des ursprünglich eingereichten
Patentanspruchs erweist, auch wenn diese nicht alle
fördernden Merkmale eines Ausführungsbeispiels
enthält und insoweit eine Verallgemeinerung darstellt. Denn dienen in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der näheren
Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung,
die für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, dann hat es der Patentinhaber in der Hand, ob er sein Patent durch die
Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale
beschränkt, so der 1. Senat.199
190 BGH, GRUR 2010, 901, 903 – Polymerisierbare Zementmischung; GRUR 2010, 414 – Sicherheitssystem;
GRUR 2001, 813 – Taxol; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003) § 34 Rdnr. 278; zur Rspr. der Beschwerdekammern des
Europäischen Patentamts; vgl. dort 6. Aufl. 2010 II.A.3.b.
191 Zu Art. II § 6 Abs. 2 Nr. 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ: BGH, GRUR 2010, 414, 415 – Thermoplastische Zusammensetzung;
GRUR 2003, 223 – Kupplungsvorrichtung II; GRUR 2001, 813 – Taxol;
Art. 83 EPÜ einbeziehend: BGH, GRUR 2010, 901, 903 – Polymerisierbare Zementmischung;
a. A. die st. Rspr. der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts; zu Art. 100 lit. b EPÜ: EPA, ABlEPA 1995,
188 = GRUR Int. 1995, 591, 592 – Reinigungsmittel/UNILEVER; GRUR Int. 1997, 918 – Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN;
a. A. ferner Schulte/Moufang, PatG. 8. Aufl. (2008), § 21 Rdnr. 29.
192 Zu Art. II § 6 Abs. 2 Nr. 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ: BGH, GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung;
zu Art. 83 EPÜ: EPA, GRUR Int. 2010, 158 – Durchgriffsanspruch/BAYER SCHERING PHARMA AG; zu Art. 100 lit. b EPÜ: EPA,
GRUR Int. 1995, 591, 592 – Reinigungsmittel/UNILEVER.
193 BGH, GRUR 2004, 47 – blasenfreie Gummibahn I.
194 Meier-Beck in: Festschr. f. Ullmann, 2006, S. 495, 502.
195 BGH, GRUR 2010, 509, Tz. 28 – Hubgliedertor I.
196 Vgl. BGH, GRUR 2010, 513 Tz. 29 – Hubgliedertor II; BGHZ 110, 123, 125 = GRUR 1990, 432, 433– Spleißkammer.
36
Nach der Zurückverweisung durch den BGH200 hatte
der 19. Senat201 zu prüfen, ob ein in den ursprünglichen
Unterlagen nicht offenbartes Merkmal zu einer Konkretisierung oder zu einer unzulässigen Änderung des
ursprünglich offenbarten Patentgegenstandes (Aliud)
geführt hatte. Das Patent wurde mit einem Hinweis
in der Beschreibung auf die ursprünglich nicht offenbarten Merkmale (Disclaimer) aufrechterhalten, da
die ursprünglich nicht offenbarten Merkmale den beanspruchten Winkelsensor hinsichtlich der Gestaltung
seines Gehäuses konkretisieren und kein Aliud des
Winkelsensors darstellen.
In einem weiteren Verfahren, die Stammanmeldung
zu der im zuvor dargestellten Beschluss abgehandelten Trennanmeldung betreffend, wurde ein Winkelsensor mit einem Gehäuse mit einer an einem axialen Ende des Gehäuses stirnseitig mit einem Deckel
verschließbaren Öffnung beansprucht. Dabei ist die
Lageangabe „stirnseitig“ in den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart,
die den ursprünglich offenbarten Gegenstand der Erfindung einschränkt und kann somit nicht gestrichen
werden, da dies zu einer unzulässigen Erweiterung
des Schutzbereichs führen würde. Da diese Angabe
aber die ursprünglich offenbarte Lage der Öffnung „an
einem axialen Ende des Gehäuses“ konkretisiert und
kein Aliud darstellt, kann sie im Anspruch verbleiben
und ist bei der Prüfung der Patentfähigkeit außer Betracht zu lassen.202
Eine unzulässige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung liegt vor, wenn bei einem Leistungsbauelement
mit drei Metallisierungsschichten und darunter lie-
genden Isolierschichten eine Durchkontaktierung von
der dritten zur ersten Metallisierungsschicht durch
die zweite und dritte Isolierschicht ohne Kontaktierung der mittleren, zweiten Metallisierungsschicht
beansprucht wird und in der ursprünglichen Anmeldung lediglich Durchkontaktierungen von der dritten
zur zweiten und von der zweiten zur ersten Metallisierungsschicht offenbart sind. Falls die ursprünglich
nicht offenbarten Merkmale bezüglich der Durchkontaktierung eine Beschränkung darstellen, deren
Streichung eine Schutzbereichserweiterung zur Folge
hätte, können die nicht offenbarten Merkmale in den
Ansprüchen ohne Disclaimer verbleiben, sofern diese
eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisieren, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist.203 Da
dieses Merkmal im vorliegenden Fall aber ein nicht offenbartes Aliud unter Schutz stellt, ist eine DisclaimerLösung hier nicht möglich, so der 23. Senat.204
6. Erledigung des Einspruchsverfahrens
Auch nach Ansicht des 7. Senats205 finden die Grundsätze über die Erledigung auf das patentamtliche bzw. patentgerichtliche Einspruchsverfahren wie auch das Beschwerdeverfahren Anwendung. Eine Erledigung der
Hauptsache tritt danach auch ein, wenn der Einspruch
allein auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen
Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) gestützt wird und der
Einsprechende seinen Einspruch zurücknimmt. Dem
steht § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG nicht entgegen, demzufolge das Einspruchsverfahren nach Einspruchsrücknahme von Amts wegen fortzusetzen ist. Fraglich ist
197 BGH, GRUR 2010, 910, Tz. 62 – Fälschungssicheres Dokument.
198 BGH, GRUR 2009, 933, Tz. 23 – Druckmaschinen-Temperierungssystem II.
199 BPatG, Urt. v. 15.3.2011 1 Ni 19/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 96/11], unter Hinweis auf BGH, GRUR 1990, 432, 433 – Spleißkammer; GRUR 2006, 316, Tz. 22 – Koksofentür; ferner BPatG, Urt. v. 29.3.2011 – 1 Ni 12/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 72/11]
und BPatG, Beschl. v. 13.07.2011– 19 W (pat) 5/08.
200 BGH, GRUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung; Vorentscheidung BPatGE 51, 271.
202 BPatG, Beschl. v. 13.7.2011 – 19 W (pat) 4/08; siehe auch BPatG, Urt. v. 16.12.2010 – 4 Ni 43/09, Berufung eingelegt [Az: X ZR 12/11].
203 BGH, GRUR 2011, 40 - 44, Abs. [22] – Winkelmesseinrichtung.
205 BPatG, Beschl. v. 17.8.2011 – 7 W (pat) 130/11, unter Hinweis auf BPatG, GRUR 2011, 657 – Vorrichtung zum Heißluftnieten.
37
herangezogenen – Widerrufsgrund, etwa wegen mangelnder Patentfähigkeit widerrufen würde. Dem weiteren Amtsverfahren ist vielmehr jegliche Grundlage
für eine weitere Sachprüfung entzogen. Ungeachtet
dessen scheidet ein Widerruf aus sonstigem Grund
nach der zutreffenden Rspr. des BGH209 im Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem BPatG ohnehin aus.
nach Auffassung des Senats bereits, ob diese dem Allgemeininteresse dienende Vorschrift auf den Fall eines
allein auf § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG gestützten Einspruchs
nach dessen Rücknahme überhaupt anwendbar ist.
Ungeachtet dessen scheidet eine Sachprüfung der widerrechtlichen Entnahme nach Rücknahme des allein
hierauf gestützten Einspruchs auch dann aus206, wenn
das Streitpatent nicht auf den Einsprechenden übergegangen ist wie auch die Prüfung sonstiger Widerrufsgründe ausgeschlossen ist.207 Denn anders als im
Falle von Widerrufsgründen, die als Popularrechtsbehelfe im Interesse der Allgemeinheit eine umfassende
Prüfung der Patentfähigkeit verfolgen208, steht der Einspruch wegen einer widerrechtlichen Entnahme nur
dem Verletzten zu. Es wäre aber mit dem (Individual-)
Antrag des Verletzten, mit dem dieser sein Erfinderrecht verfolgt, unvereinbar und ginge auch über dessen Rechtsschutzbegehren unzulässig hinaus, wenn
in diesem Fall aus einem anderen – von Amts wegen
Ein Beschluss einer Patentabteilung im Einspruchsverfahren über die Aufrechterhaltung eines Zusatzpatents ist aufzuheben, wenn im Zeitpunkt des
Beschlusses das Hauptpatent und damit auch das
Zusatzpatent wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr
bereits erloschen war. Das Einspruchsverfahren war
vielmehr bereits erledigt, da die Einsprechende auch
kein Rechtschutzinteresse für die Vergangenheit geltend gemacht hat, so der 12. Senat.210 Dem nunmehr
nur noch als Anregung geäußerten Wunsch der Beschwerdeführerin, festzustellen, dass das Patent erloschen ist, folgte der Senat nicht. Das Erlöschen des
Zusatzpatents wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr
für das Hauptpatent ist nicht der eigentliche Streitgegenstand des Einspruchsverfahrens. Das Erlöschen des
Zusatzpatents ist lediglich die Begründung dafür, dass
das Einspruchsverfahren sich erledigt hat bzw. die
Patentabteilung ihren Beschluss nicht hätte erlassen
dürfen.
Wenn ein Patent nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG erloschen
ist und die frühere Patentinhaberin alle von dem Patent Betroffenen von Ansprüchen aus der Vergangenheit ausdrücklich freigestellt hat, so dass solche möglichen Ansprüche aus dem angemeldeten und erteilten
Patent nach § 362 BGB ebenfalls erloschen sind, ist
das Einspruchsverfahren in der Hauptsache vollständig erledigt, so der 7. Senat.211 Nach Ansicht des 21. Se-
206 Im Anschluss an BPatGE 36, 213.
207 Entgegen BPatGE 47, 141, 143 f. – Aktivkohlefilter.
208 Hierzu BGH, GRUR 1995, 333, 335 – Aluminium-Trihydroxid.
209 Vgl. BGH, GRUR 1995, 333, 335 – Aluminium-Trihydroxid, ebenso BPatGE 36, 213 f.
38
nats212 ist das Einspruchsverfahren bereits erledigt,
wenn das Rechtsschutzbedürfnis der Einsprechenden
entfallen ist, und nach Meinung des 20. Senats213 wird
der Einspruch ohne besonderes eigenes Rechtsschutz
interesse der Einsprechenden für die Fortsetzung des
Einspruchsverfahrens nachträglich unzulässig und ist
daher zu verwerfen.
Der 21. Senat214 hatte in einem Fall erneut Gelegenheit
über die Rechtsfolgen eines wegen Nichtzahlung der
Jahresgebühr erloschen Patents für das anhängige
Einspruchsverfahren zu entscheiden und führte seine
Rspr.215 zu dieser in Rspr. und Lit. kontrovers diskutierten Frage insbesondere in Abgrenzung zu der Auffassung des 7. Senats216 weiter. Die Einsprechende hatte
auf die Anfrage des Senats nach einem Rechtsschutz
interesse an der Fortführung des Verfahrens gegen
das zwischenzeitlich erloschene Patent nicht geantwortet. Der Senat stellte heraus, dass das Einspruchsverfahren nicht nachträglich unzulässig geworden ist,
sondern eine vollständige Erledigung der Hauptsache
eingetreten ist217, was durch Beschluss festzustellen
ist.218 Die Entscheidung des 7. Senats, der die Annahme
einer vollständigen Erledigung der Hauptsache nicht
davon abhängig machen will, dass der Einsprechende
ein eigenes Rechtsschutzbedürfnis oder ein besonderes Interesse analog § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO geltend
macht und ein fortwirkendes Allgemeininteresse mit
der Folge einer nur teilweisen Erledigung annimmt,
erfordert es nach Auffassung des 21. Senats nicht, von
seiner bisherigen Rspr. abzurücken. Der Annahme einer vollständigen Erledigung steht insbesondere nicht
entgegen, dass das Patent nicht mit Wirkung für die
Vergangenheit widerrufen worden ist und damit das
Ziel des Einspruchsverfahrens (§ 21 Abs. 3 Satz 1 PatG)
nicht erreicht und der Erteilungsbeschluss nicht mit
Wirkung ex tunc beseitigt worden wäre. Denn der
Bestand des Erteilungsbeschlusses hat für die Frage
der Erledigung des Einspruchs keine Bedeutung, da
sich der Einspruch nicht hiergegen richtet (arg § 61
Abs. 1 Satz 1 PatG).219 Der Charakter des Einspruchs
als Popularrechtsbehelf hat nicht zur Folge, dass das
Einspruchsverfahren nach Erlöschen des Patents auch
ohne ein Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden
fortzusetzen ist. Es kommt deshalb nicht darauf an,
dass im Falle des Erlöschens nicht feststellbar ist, ob
oder inwieweit Dritte von dem Patent betroffen waren
oder ob und inwieweit Dritte an zukünftigen (freien
oder beschränkten) Benutzungen interessiert sind,
oder ob diese die Frage der Schutz(un)fähigkeit für
eine bereits erfolgte Benutzung in der Vergangenheit
geklärt wissen wollen. Es ist deshalb auch nicht erforderlich, dass der Patentinhaber gegenüber der Allgemeinheit eine Freistellungserklärung abgibt, wie es
der 7. Senat fordert, da diese vom rechtsgestaltenden
oder bestätigenden Ergebnis des Einspruchsverfahrens nur reflexartig betroffen ist.
7. Bindung an die Anträge
Verteidigt die Patentinhaberin im Einspruchsverfahren
das Patent mit Haupt- und Hilfsantrag in beschränktem Umfang, so sind nach Auffassung des 9. Senats220
diese Anträge maßgeblich und rechtfertigen grundsätzlich den Widerruf des Patents, wenn sich auch
nur der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem
verteidigten – sämtlich abhängige Patentansprüche
umfassenden – Anspruchssatz als nicht patentfähig
erweist. Die Grundsätze der BGH-Entscheidung Informationsübermittlungsverfahren II221 zu selbstständigen Patentansprüchen sind nicht auf nicht selbstständige Ansprüche auszuweiten. Der Senat führte
212 BPatGE 51, 128 = GRUR 2010, 363 – Radauswuchtmaschine.
213 BPatG, GRUR 2009, 612 – Auslösevorrichtung.
214 BPatG, Beschl. v. 13.4.2011 – 21 W (pat) 308/08 = BlPMZ 2011, 384 – Optische Inspektion von Rohrleitungen,
Rechtsbeschwerde zugelassen.
216 BPatG, Beschl. v. 20.10.2010 – 7 W (pat) 333/06 = GRUR 2011, 657 – Vorrichtung zum Heißluftnieten.
217 BGH, GRUR 1999, 571 ff. – künstliche Atmosphäre; GRUR 1997, 615 ff. – Vornapf.
218 So schon BPatGE 51, 128 ff. – Radauswuchtmaschine.
219 B
usse/Schwendy/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 59, Rdnr. 191; Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl. (2008), § 59 Rdnr. 171;
BGH, GRUR 1999, 571 ff. – künstliche Atmosphäre.
221 BGH, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II.
39
ergänzend aus, dass im Hinblick auf die rechnerischen
Kombinationsmöglichkeiten von 10 Patentansprüchen
mit 512 Anspruchskombinationen eine Begründung
für sämtliche Kombinationen praktisch mit den vorhandenen Ressourcen nicht durchführbar ist.
8. Beitritt
Die erst im Beschwerdeverfahren nach Ablauf der Beschwerdefrist Beigetretene hatte schriftsätzlich den
„Beitritt zum Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren“ erklärt und zugleich eine „Beschwerdegebühr“ in Höhe von 500 E durch Erteilung einer
Einzugsermächtigung entrichtet. Der 8. Senat222 sah
hier zwei Fragenkomplexe zur Zulässigkeit des Beitritts angesprochen. Er führte aus, dass entgegen dem
Wortlaut des § 59 Abs. 2 PatG der Beitritt zu einem
Einspruchsverfahren auch dann zulässig ist, wenn
noch keine Klage wegen Verletzung des Patents, sondern nur eine einstweilige Verfügung vorliegt. Der
Senat sieht diese erweiterte Auslegung durch den
Sinn dieser Vorschrift gedeckt und verweist auch auf
die Rspr. der Beschwerdekammern zum EPÜ223 zu der
englischen Fassung des Art. 105 Abs. 1 a) EPÜ „proceedings for infringement“. Denn auch durch eine einstweilige Verfügung wird der Patentverletzer wegen
Patentverletzung „in Anspruch genommen“ und sogar, wie vorliegend, frühzeitig und ohne Möglichkeit
der Aussetzung des Verletzungsverfahrens mit einem
vollstreckbaren Titel konfrontiert. Unter diesen Umständen kann vom Patentverletzer nicht verlangt werden, dass er zuwartet, bis entweder der Patentinhaber
(wenn überhaupt) die Klage im Hauptsacheverfahren
erhebt oder das Einspruchsverfahren rechtskräftig
beendet wird. Der Zulässigkeit eines Beitritts steht
nach Ansicht des Senats auch nicht entgegen, dass
statt einer Einspruchs- bzw. Beitrittsgebühr von 200 E
(Nr. 313 600) eine „Beschwerdegebühr“ von 500 E
(Nr. 401 100) entrichtet wurde. Denn analog § 140
BGB ist hier eine Umdeutung in die Zahlung einer
Einspruchsgebühr möglich.224 Auch ist für den erst im
Zuge eines anhängigen Einspruchsbeschwerdeverfahrens erfolgenden Beitritt keine Beschwerdegebühr
zu entrichten.225 Nur dann, wenn die Beschwerdefrist
noch läuft, kann der Beitretende auch gesondert eine
Beschwerdegebühr zahlen, so dass er neben dem
ursprünglich Einsprechenden ebenfalls Beschwerdeführer wird und seine Beteiligung also nicht vom
Weiterbestand der Beschwerde des Einsprechenden
abhängt.226
V. Beschwerdeverfahren
1. Statthaftigkeit der Beschwerde
Der 10. Senat227 hatte eine Entscheidung zu treffen in
einem Fall, in dem eine ursprünglich gegen die BRD
beim Verwaltungsgericht München eingereichte
„Klage“ an das BPatG verwiesen worden war. Erreicht
werden sollte hiermit die Streichung einzelner, als
herabwürdigend angesehener Textstellen aus einer
deutschen Patentschrift. Der Senat legte die „Klage“
als Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss aus
und verwarf diese als unzulässig nach § 74 PatG, weil
die Beschwerdeführerin nicht formell am Patenterteilungsverfahren beteiligt gewesen war und eine Beschwerdeberechtigung auch aus sonstigen Gründen
nicht angenommen werden konnte. Denn Beteiligter
im Patenterteilungsverfahren ist grundsätzlich nur
223 EPA, T 0452/05, ABl. 2007, Sonderausgabe Nr. 6, 65, zitiert in Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 59, Rdnr. 265.
224 Vgl. Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), Einl. Rdnr. 339; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 70, Rdnr. 3
unter Verweis auf BGH, NJW 2001, 1217.
225 St. Rspr. u. h. M., vgl. BPatGE 29, 194, 2. LS u. S. 197; BPatGE 30, 109, 110; Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 59, Rdnr. 272;
Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 59, Rdnr. 42; Busse/Schwendy/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 59, Rdnr. 125.
226 S chulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 59, Rdnr. 271; Busse/Schwendy/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 59, Rdnr. 126.
227 BPatG, Beschl. v. 20.1.2011 – 10 W (pat) 21/06 = BPatGE 52, 256 – Aufreißdeckel; Rechtsbeschwerde zugelassen, aber nicht eingelegt.
40
der Anmelder, der die Anmeldung eingereicht hat und
der durch die Eintragung im Register nach § 30 PatG
legitimiert ist. Der Ausschluss von Dritten vom Verfahren ist auch mit rechtsstaatlichen Grundsätzen, insbesondere Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes vereinbar. In
besonders gelagerten Ausnahmefällen, in denen ein
sachlicher Zusammenhang der den Dritten betreffenden Angaben in der Beschreibung mit der Erfindung
nicht erkennbar ist, sie auf der Hand liegend falsch
sind oder sich als eine unzulässige Schmähung darstellen, kann eine Beschwerdeberechtigung des nicht
am Erteilungsverfahren beteiligten Dritten gegen den
Erteilungsbeschluss zu bejahen sein.228 Ein solcher Fall
lag hier aber nicht vor.
2. Zulässigkeit der Beschwerde
Eine Beschwerde ist unzulässig, wenn der Beschwerdeschriftsatz lediglich eine Kopie einer Unterschrift
aufweist, da sie entgegen § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG nicht
schriftlich eingelegt worden ist, so der 8. Senat.229 Das
aus dieser Vorschrift folgende Schriftformerfordernis verlangt eine eigenhändige Unterschrift.230 Dies
entspricht dem Gebot der Rechtssicherheit. Denn die
eigenhändige Unterschrift stellt klar, dass die Verfahrenshandlung prozessual gewollt ist und dass
der Unterzeichnende für ihren gesamten Inhalt die
Verantwortung übernimmt.231 Kopierer ermöglichen
unendliche Reproduktionen, so dass ähnlich wie bei
faksimilierten oder druckschriftlichen Namenszügen
nicht erkennbar ist, ob der Unterzeichner für den Inhalt des Schriftstücks die Verantwortung übernehmen
und die Verfahrenshandlung vornehmen will und ob
das Schriftstück mit Wissen und Wollen des Berechtigten an den Empfänger zugeleitet worden ist.
Der Zulässigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen,
dass sie einen Tag vor Zustellung des angefochtenen
Beschlusses eingelegt worden ist, so der 10. Senat.232
Denn der Beschluss war zu diesem Zeitpunkt jedenfalls schon rechtlich existent. Eine im schriftlichen
Verfahren ergangene Entscheidung ist mit ihrer Herausgabe durch die Geschäftsstelle an die interne
Postabfertigungsstelle erlassen.233 Dies war hier einen
Tag vor der Zustellung der Fall. Die für die Zulässigkeit
einer Beschwerde nach § 73 Abs. 1 PatG erforderliche
beschwerdefähige Entscheidung war somit schon bei
Beschwerdeeinlegung gegeben. Während vor Erlass
einer Entscheidung grundsätzlich keine Beschwerde
eingelegt werden kann, ist dies vor Beginn der Frist zur
Beschwerdeeinlegung möglich.234 Auch eine Untätigkeitsbeschwerde oder ein sonstiges Rechtsmittel oder
Rechtsbehelf wegen Untätigkeit der Ausgangsinstanz
ist im Übrigen im Patentgesetz nicht geregelt und
grundsätzlich unstatthaft.235
Nach der Rspr. des BGH236 muss das Rechtsmittel der
Beschwerde die Person des Rechtsmittelführers eindeutig erkennen lassen, wobei für die Ermittlung der
Person auf die vorinstanzlichen Akten zurückgegriffen
werden kann. Wird ein Beschwerdeführer in einem
Beschwerdeschriftsatz nicht genannt, so ist die Beschwerde deshalb dennoch zulässig, wenn anhand
des zutreffenden Aktenzeichens im Betreff der Schriftsatz ohne Weiteres dem richtigen Verfahren zugeordnet werden kann, so der 20. Senat.237
Hierzu kann auch die Angabe der Arbeitsstelle genügen, wenn diese sowie der Zustellungsempfänger
und dessen dortige Funktion so konkret und genau
bezeichnet werden, dass von der ernsthaften Möglich-
228 Im Anschluss an BGH, GRUR 2010, 253 – Fischdosendeckel.
229 BPatG, Beschl. v. 26.8.2011 – 8 W (pat) 24/11, unter Hinweis auf BPatG, BlPMZ, 2005, 183, 184 li. Sp.;
BPatGE 25, 41, 43; Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 73, Rdnr. 57, Einl., Rdnr. 309;
Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), vor § 34, Rdnr. 61; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006),
§ 73, Rdnr. 25; ders. vor § 34, Rdnr. 23.
230 Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 73, Rdnr. 57.
231 Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), Einl., Rdnr. 302.
232 BPatG, Beschl. v. 9.9.2010 – 10 W (pat) 19/09 – Ethylenische Hauptketten, Rechtsbeschw. zugelassen und eingelegt [Az: X ZB 2/11].
233 Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl.(2008), § 47 Rdnr. 14.
234 Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl.(2003), § 73 Rdnr. 88.
235 BPatG, Beschl. v. 21.4.2005 – 10 W (pat) 47/04; zu evtl. Ausnahmen Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl.(2008), § 73 Rdnr. 12.
236 BGH, GRUR 1977, 508 – Abfangeinrichtung.
41
keit auszugehen ist, die Zustellung durch Übergabe
werde gelingen238, so der 1. Senat.239
Das Rechtsschutzinteresse ist Voraussetzung für jede
Rechtsverfolgung.240 Fehlt es für die Einlegung einer
Beschwerde, so ist diese nicht zulässig. Kann nicht
festgestellt werden, welches schützenswerte Interesse der Antragsteller mit seiner Beschwerde verfolgt,
so ist wegen der offensichtlich nicht schutzwürdigen Rechtsverfolgung das Bedürfnis nach Rechtsschutz abzusprechen. Niemand ist befugt, Behörden
und Gerichte unnütz in Anspruch zu nehmen, so der
10. Senat.241 Der Entscheidung lag ein Fall zugrunde, in
dem weder der Antragsteller und Beschwerdeführer
noch ein Dritter innerhalb der siebenjährigen Frist des
§ 44 Abs. 2 Satz 1 PatG Prüfungsantrag gestellt hatte.
Die Anmeldung war mit dem fruchtlosen Ablauf der
Prüfungsantragsfrist gemäß der in § 58 Abs. 3 PatG geregelten Rücknahmefiktion unwiederbringlich untergegangen. Der Antragssteller verfolgte aber dennoch
einen Wiedereinsetzungsantrag in die verspätete Zahlung der Jahresgebühr weiter. Der Senat wies darauf
hin, dass die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags
nicht dadurch gehemmt wird, dass die Anmeldung
mangels Zahlung einer Jahresgebühr zunächst – vorbehaltlich einer späteren Wiedereinsetzung – als zurückgenommen gilt.242 Damit erwiesen sich aber das
Wiedereinsetzungsverfahren und das Beschwerdeverfahren als sinnlos.
3. Kostenfragen
Im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG trägt jeder
Beteiligte seine Kosten selbst. Von diesem Grundsatz
kann aus Billigkeitsgründen abgewichen werden (§ 80
Abs. 1 PatG). In einem Fall des 20. Senats243 wurden die
Kosten für eine erste, ergebnislose mündliche Verhandlung in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren
der Einsprechenden auferlegt, da ihre Existenz und
Identität nicht in der mündlichen Verhandlung geklärt
werden konnte und dazu eine zweite Verhandlung
notwendig war.
In einem Erinnerungsverfahren, das die Erstattung der
Kosten nach dem Vertretergebührenerstattungsgesetz
für das Beschwerdeverfahren betraf, wies der 10. Senat244 darauf hin, dass gemäß § 7 VertrGebErstG i. V. m.
§ 134 Abs. 1 Satz 1 BRAGO die Vergütung nach bisherigem Recht zu berechnen ist, wenn der unbedingte Auftrag zur Erledigung derselben Angelegenheit i. S. d. § 13
BRAGO vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung
erteilt oder der Rechtsanwalt vor diesem Zeitpunkt
gerichtlich bestellt oder beigeordnet worden ist. Auch
im Falle eines beigeordneten Vertreters ist nicht stets
allein auf den Zeitpunkt der Beiordnung abzustellen,
sondern auch auf den Zeitpunkt der Auftragserteilung,
wenn für das Mandatsverhältnis – so wie in Fällen der
Prozesskostenhilfe – neben der Beiordnung auch eine
Beauftragung durch die Partei erforderlich ist.
4. Rechtsbeschwerde
In einem Fall des 20. Senats245 hat eine Patentinhaberin beantragt, einen bestandskräftig gewordenen
Beschluss nachträglich durch eine Erklärung der Zulassung der Rechtsbeschwerde zu ergänzen. Dies ist
nicht möglich246, selbst wenn – was vorliegend nicht
der Fall war – die Zulassung nur versehentlich unterblieben sein sollte.247 Hat keine Partei die Zulassung
angeregt, ist eine ausdrückliche Entscheidung ent-
238 BGHZ 145, 358 = NJW 2001, 885.
239 BPatG, Urt. v. 17.5.2011 – 1 Ni 1/09 (EU), zur Nichtigkeitsklage, Berufung eingelegt [Az: X ZR 98/11].
240 BGH, BlPMZ 1995, 442 – Tafelförmige Elemente.
241 BPatG, Beschl. v. 9.5.2011 – 10 W (pat) 16/08, unter Hinweis auf Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl.(2008), Einl., Rdnr. 274.
242 BGH, GRUR 1995, 45 – Prüfungsantrag.
246 Siehe BGH, BGHZ 44, 395 und NJW 2004, 779.
247 Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), § 100 Rdnr. 14.
42
behrlich. Schweigen im Beschluss bedeutet Nichtzulassung. Eine nachträgliche Zulassung würde nicht,
wie in § 321 ZPO vorausgesetzt, eine unterbliebene
Entscheidung nachholen, sondern entgegen § 318 ZPO
der bereits getroffenen Entscheidung widersprechen
und sie abändern. Diese Erwägungen gelten nach den
Ausführungen des BGH248 auch für § 543 ZPO n. F. und
den vergleichbaren Fall der Zulassung der Rechtsbeschwerde durch Ergänzungsbeschluss. Nichts anderes
kann daher für die Zulassung der Rechtsbeschwerde
nach dem Patentgesetz gelten.
5. Sonstiges
Der 10. Senat249 hatte über eine Beschwerde zu entscheiden, welche gegen die Zurückweisung des Antrags auf Rückzahlung der Veröffentlichungsgebühr
(Nr. 313 820) für die Übersetzung eines europäischen
Patents gerichtet war. Er beschied, dass die Beschwerde unbegründet war. Denn die Gebühr war im August
2008 mit Rechtsgrund entrichtet worden, da nach
Art. XI § 4 IntPatÜG für europäische Patente, für die der
Hinweis auf die Erteilung vor dem 1. Mai 2008 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden ist, u. a.
Art. II § 3 IntPatÜG und § 2 Abs. 1 PatKostG jeweils in
den Fassungen anwendbar sind, die im Zeitpunkt der
Veröffentlichung des Hinweises gegolten haben. Für
europäische Patente, für die der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1. Mai 2008, dem Zeitpunkt des Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens, veröffentlicht
worden ist, bleibt nach der Übergangsregelung des
Art. XI § 4 IntPatÜG das Übersetzungserfordernis nicht
nur für die Patentschrift bei Patenterteilung bestehen,
sondern auch bei einer späteren geänderten Aufrechterhaltung im europäischen Einspruchsverfahren.
VI. Nichtigkeitsverfahren
1. Zulässigkeit der Klage
Eine Nichtigkeitsklage, die entgegen § 81 Abs. 1 Satz 2
PatG gegen die nicht im deutschen Patentregister eingetragene Beklagte gerichtet ist, ist zulässig und gegen die richtige Beklagte gerichtet, wenn diese durch
gesellschaftsrechtliche Umwandlung und Verschmelzung gebildet wurde.250
Eine Klage auf Nichtigerklärung ist zulässig, auch
wenn ein Patent zwischenzeitlich nach Rechtshängigkeit aufgrund Zeitablaufs erloschen ist, wenn aufgrund der Inanspruchnahme wegen Patentverletzung
durch die Lizenznehmerin der Patentinhaberin für die
Klägerin ein eigenes rechtliches Interesse an der rückwirkenden Vernichtung des Streitpatents besteht.251
Der 1. Senat252 beschied, dass auch im Hinblick auf die
durch Erlöschen des Streitpatents nicht rückwirkend
beseitigten Rechtswirkungen der Patenterteilung253
der Antrag auf Nichtigerklärung und nicht auf Feststellung der Nichtigkeit zu richten ist.254
Der 4. Senat255 hatte über die Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage unter dem rechtlichen Aspekt entgegenstehender Rechtskraft nach § 325 Abs. 1 ZPO zu
entscheiden. Die Klägerin hatte das Streitpatent mit
der Klage uneingeschränkt wegen fehlender Patentfähigkeit angegriffen, allerdings in einem früheren
Verfahren bereits Klage auf Teilnichtigkeit einzelner
Patentansprüche wegen fehlender Patentfähigkeit
erhoben. Diese Klage war rechtskräftig als unbegründet abgewiesen worden. Der Senat führte aus, dass
vorliegend das Sachurteil im vorangegangenen Verfahren einer Entscheidung über die dort behandelten
248 BGH, NJW 2004, 779.
249 BPatG, Beschl. v. 9.9.2010 – 10 W (pat) 19/09 – Ethylenische Hauptketten, Rechtsbeschw. zugelassen und eingelegt [Az: X ZB 2/11].
250 BPatG, Urt. v. 8.2.2011 – 4 Ni 38/09, Berufung eingelegt [Az: X ZR 37/11], unter Hinweis auf Keukenschrijver,
Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. (2010), Rdnr. 140.
251 BGH, GRUR 2005, 749 – Aufzeichnungsträger; GRUR 2008, 90 – Verpackungsmaschine; GRUR 1965, 231 – Zierfalten.
252 BPatG, Urt. v. 28.6.2011 – 1 Ni 6/09; ebenso BPatG, GRUR 2011, 905 – Buprenorphinpflaster unter Hinweis auf BGH,
GRUR 1974, 146 – Schraubennahtrohr; vgl. auch Hövelmann, GRUR 2007, 283, 286 Fn. 40 – zur abweichenden Auffassung.
253 Zur Abgrenzung der – unberührten – Wirksamkeit des Erteilungsbeschlusses als Verwaltungsakt BGH, GRUR 1997, 615, 616
– Vornapf; BPatGE 46, 134 – gerichtliches Einspruchsverfahren; BPatG, Beschl. v. 13.4.2011 – 21 W (pat) 308/08 – Optische Inspektion
von Rohrleitungen; Hövelmann, GRUR 2007, 283, 286 Fn. 40; a.A. BPatG, GRUR 2011 657, 662 – Vorrichtung zum Heißluftnieten.
254 BGH, GRUR 1974, 146, 147 – Schraubennahtrohr.
255 BPatG, Urt. v. 14.12.2010 – 4 Ni 24/09; aufgehoben und zurückverwiesen von BGH, Urt. v. 29.11. 2011 – X ZR 23/11 – Rohrreinigungsdüse,
Berufung eingelegt [Az: X ZR 23/11].
43
Patentansprüche entgegensteht, da einer auf denselben Nichtigkeitsgrund gestützten Klage im Umfang
des im früheren Verfahren gestellten Antrags gegen
dasselbe Patent und zwischen denselben Parteien die
Rechtskraft entgegensteht, selbst dann, wenn – wie
vorliegend – neues Material genannt wird.256 Der Senat vertrat die Auffassung, dass die klagende GmbH,
die als juristische Person nicht mit derjenigen der seinerzeit klagenden Einzelfirma identisch ist, sich entgegenhalten lassen muss, dass ihr Geschäftsführer
als Inhaber der seinerzeit klagenden Einzelfirma nicht
nur einer der Geschäftsführer der jetzigen Klägerin ist,
sondern inzwischen zugleich deren alleiniger Gesellschafter. Gesellschaft und Gesellschafter sind trotz der
Trennung der Rechtspersönlichkeiten und trotz aller
Unterschiede in einem solchen Fall bei wirtschaftlicher Betrachtung als eine Person anzusehen. Eine den
Alleingesellschafter treffende Rechtskraftwirkung gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 325 Abs. 1 ZPO wäre obsolet, könnte sie ohne Weiteres durch die von ihm allein
bestimmte Gesellschaft umgangen werden. Die Klage
wurde deshalb teilweise als unzulässig abgewiesen,
soweit sie gegen identische Ansprüche gerichtet war.
Auch der 5. Senat257 hatte sich mit der Frage einer
Rechtskrafterstreckung gemäß § 325 ZPO und einer
darauf beruhenden Unzulässigkeit der späteren Klage
zu beschäftigen. Erhebt ein konzernverbundenes Unternehmen eine Nichtigkeitsklage, obwohl über eine
frühere Nichtigkeitsklage eines zu demselben Konzern
gehörenden anderen Unternehmens bereits rechtskräftig entschieden wurde, reicht für die Annahme
einer Rechtskrafterstreckung gemäß § 325 ZPO bzw.
einer darauf beruhenden Unzulässigkeit der späteren Klage nicht aus, dass beide Unternehmen für den
Vertrieb bestimmter Waren in Deutschland zuständig
sind bzw. waren. Außer vielleicht einer allgemeinen
Tendenz der höchstrichterlichen Rspr. zur Ausdehnung
der Rechtskraftwirkung lässt sich für den vorliegenden
anders gelagerten Fall aus der Entscheidung „Sammelhefter II“ des BGH258 keine andere Lösung entnehmen.
Auch kann das die spätere Klage erhebende Vertriebsunternehmen nicht als Strohmann des nicht mehr aktiven übergeordneten Konzernunternehmens angesehen werden.
In der Rspr. ist anerkannt, dass ein Nichtigkeitskläger
sich der Nichtangriffspflicht nicht durch Vorschieben
eines „Strohmanns“ entziehen kann, der äußerlich
im eigenen Namen, der Sache nach aber im Interesse seines „Hintermanns“ und auf dessen Weisungen
hin das Nichtigkeitsverfahren betreibt, ohne dass ein
eigenes, ins Gewicht fallendes gewerbliches Interesse an der Vernichtung des Patents besteht.259 Dies gilt
trotz der vorhandenen rechtlichen Selbständigkeit
von Kläger und der durch eine Nichtangriffsabrede
verpflichteten dritten Rechtspersönlichkeit insbesondere auch dann, wenn beide bei wirtschaftlicher
Betrachtung ein und dieselbe Person sind, und es wegen der wirtschaftlichen Identität dem Kläger ohne
Weiteres zumutbar ist, die dem Dritten gesetzten
Grenzen wirtschaftlichen Handelns zu beachten, so
für das Verhältnis einer GmbH zu ihrem Alleingesellschafter und umgekehrt260, nicht aber für eine
Konzernverbundenheit261, es sei denn, die Tochtergesellschaft wird von der Konzernmutter zu 100 % beherrscht und nimmt die wirtschaftlichen Interessen
der Konzernmutter als ihr verlängerter Arm wahr.262
Allein ein Agieren als „Hintermann“ durch ein dritte Person, die – hier als Beirat oder Berater – weder
256 B
enkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2003), § 22, Rdnr. 95; Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl. (2008), § 21 Rdnr. 117;
Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 84 Rdnr. 40, 44; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. (2010), Rdnr. 284.
257 BPatG, Urt. v. 19.1.2011 – 5 Ni 103/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 36/11], = BPatGE 52, 245 = Mitt 2011, 236
– Tintenpatrone , im Anschluss an BPatGE 27, 55.
258 BGH, GRUR 2008, 60 – Sammelhefter II.
259 BGH, GRUR 1963, 253, 254 – Bürovorsteher; BPatG, Urt. v. 03.12.2009 – 10 Ni 8/08.
260 BGH, GRUR 1987, 900, 903 – Entwässerungsanlage; GRUR 1957, 482, 485 – Chenillefäden;
Benkard Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 22 Rdnr. 44; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 81 Rdnr. 67.
261 BPatGE 27, 55.
262 BPatGE 43, 125, 127 – Gatterfeldlogik.
44
durch ihre Funktion als Geschäftsführer noch als Alleingesellschafter rechtlich in der Lage ist, eine beherrschende Funktion auszuüben, reicht hierzu nach
den ausgeführten Grundsätzen nicht aus, so der 1. Senat.263 Ebenso wenig reicht aus, dass zwischen zwei
Unternehmen eine wirtschaftliche Verflechtung als
Herstellungs- und Vertriebsfirma besteht, auch wenn
letztere weder Produktionsanlagen noch Räumlichkeiten oder Aktiva besitzt. Für die insoweit maßgeblichen weiteren Tatsachenbehauptungen, welche eine
wirtschaftliche Identität und Strohmanneigenschaft
begründen könnten, ist der Beklagte nach allgemeinen Grundsätzen beweispflichtig.264 Der maßgebende Zeitpunkt für die Beurteilung der behaupteten
Strohmanneigenschaft ist – wie auch bei den übrigen Prozessvoraussetzungen265 – der Schluss der
letzten mündlichen Verhandlung, wobei zeitlich vorgelagerte Umstände nur heranzuziehen sind, sofern
sie durchgreifende Rückschlüsse auf die Verhältnisse
zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung
zulassen.
Dass die frühere Klägerin zur Vereitelung einer Vollstreckung „dormant“ gestellt wurde und die jetzige
Klägerin fehlende formale Rechtsnachfolge zu einem
neuen Angriff auf das Streitpatent nützt, könnte allenfalls über eine Anwendung von § 242 BGB (Treu und
Glauben), dessen Anwendung auch im Prozessrecht
nicht ausgeschlossen ist, zur Unzulässigkeit der Klage
führen. Insoweit ist aber zu berücksichtigen, dass die
Rechtsverhältnisse bzw. Streitverhältnisse zwischen
den Parteien des vorliegenden Verfahrens nicht auf
vertraglichen Beziehungen beruhen, sondern gesetzlich bestehende Rechte durchgesetzt bzw. abgewehrt
werden sollen, so der 5. Senat.266
2. Nichtigkeitsgründe
Der 1. Senat267 wies zu der umstrittenen Frage einer
unzulässigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung, hier einer Teilanmeldung, nach Art. II § 6 Abs. 1
Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ darauf
hin, dass nach der Rspr. der Großen Beschwerdekammer268 die hierfür maßgebliche Beurteilung bei einer
Kette von Teilanmeldungen nach § 76 Abs. 1 EPÜ nur
dann erfüllt ist, wenn der in der letzten Teilanmeldung beanspruchte Gegenstand in jeder der vorangehenden Teilanmeldungen und in der Stammanmeldung ursprünglich offenbart ist.269 Art. 76 EPÜ
i. V. m. Regel 36 AOEPÜ stellt insoweit auch von seinem Regelungsgehalt – anders als die Teilungserklärung nach § 39 PatG270 – auf die Einreichung einer
Teilanmeldung zu einer anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung ab. Der Senat sprach sich
deshalb dafür aus, dass bei einem EP-Patent nicht nur
263 BPatG, Urt. v. 17.5.2011 – 1 Ni 1/09 (EP), Berufung eingelegt [Az: X ZR 98/11].
264 Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), § 81 Rdnr. 9, zur Beweislast Rdnr. 160.
265 Thomas/Putzo-Reichhold, ZPO, 31. Aufl. (2010), Vorb. zu § 253 ZPO, Rdnr. 11 m. w. N..
266 BPatG, Urt. v. 19.1.2011 – 5 Ni 103/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 36/11] = BPatGE 52, 245 = Mitt 2011, 236 – Tintenpatrone.
267 BPatG, Urt. v. 28.6.2011 – 1 Ni 6/09.
268 EPA, G 1/06, ABl 2008, 307 – Ketten von Teilanmeldungen; G 1/05, ABl 2008, 271.
269 Singer/Stauder/Teschemacher, EPÜ, 5. Aufl. (2010), Art. 76 Rdnr. 12.
270 BGH, GRUR 2000, 688 – Graustufenbild; Melullis, GRUR 2001, 971, 975.
45
die eingereichte europäische Teilanmeldung nach
Art. 76 EPÜ eine weitere inhaltliche Schranke für den
Offenbarungsgehalt bildet271, sondern ebenso jede
vorangegangene Teilanmeldung als deren Grundlage, und dass deshalb der Rspr. der Großen Beschwerdekammer zu folgen ist.
3. Kostenfragen
Der 3. Senat272 trat der Auffassung bei273, wonach die
Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren typischerweise – wegen des Abstimmungsbedarfs – jedenfalls dann notwendig i. S. v. §§ 84 Abs. 2
Satz 2 PatG, 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist, wenn zeitgleich mit
dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. Bei einem
deutlichen Abweichen vom Regelfall kann die Erstattung von Doppelvertretungskosten allerdings auch
ausgeschlossen sein.274 Dagegen erscheint nach Auffassung des Senats eine Abgrenzung im Einzelfall danach, ob eine verfahrensrelevante Rechtsfrage von einem Patentanwalt bewältigt werden kann bzw. wann
es hierzu der Mitwirkung eines Rechtsanwalts bedarf,
als wenig geeignet, um die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren
zu beurteilen. Denn ob ein Patentanwalt kraft seiner
Ausbildung zur Lösung der im konkreten Verfahrensverlauf aufgetretenen Rechtsprobleme und damit zur
alleinigen Führung eines Nichtigkeitsverfahrens befähigt war oder nicht, bleibt von vornherein eine im
Grunde rein hypothetische Frage, die sich nicht mit
der erforderlichen Rechtssicherheit beantworten lässt,
sondern nahezu zwangsläufig eine uneinheitliche Einzelfallrechtsprechung zur Folge hätte.
Der 3. Senat275 führte in einem weiteren Verfahren
seine eigene Rspr. in der Konstellation fort, dass die
Klage im Verletzungsverfahren durch die Lizenznehmerin des Patentinhabers erhoben worden war. Insoweit ist nicht rein formal auf die Parteiidentität in
beiden Prozessen abzustellen. Vielmehr kommt es
maßgeblich darauf an, ob die Verletzungsklage auf
Basis des mit der anschließenden Nichtigkeitsklage
angegriffenen Streitpatents erhoben wurde. Er folgte damit der bereits vom 4. Senat insoweit geäußerten Rechtsauffassung.276
Auch der 5. Senat277 bestätigte diese Auffassung.
Trotz der erforderlichen Einzelfallprüfung darf die
im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten als geboten anzusehende typisierende Betrachtungsweise278 bei der Beurteilung der
Notwendigkeit einer Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren nicht durch eine übermäßige Differenzierung der Voraussetzungen für die Erstattungsfähigkeit de facto außer Kraft besetzt werden. Auch
wenn es bei der Beurteilung der Notwendigkeit von
Kosten auslösenden Maßnahmen auf den Zeitpunkt
ihrer Veranlassung ankommt, ist diese ex-ante-Sichtweise bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer
Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren nicht
uneingeschränkt anwendbar. Der tatsächliche Verfahrensverlauf kann vielmehr als Indiz für die Beurteilung der Frage herangezogen werden, ob die entsprechende Vorgehensweise einer Partei zur vollen
Wahrnehmung ihrer Belange letztlich erforderlich
war oder nicht.
271 So auch Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 39 Rdnr. 63.
272 BPatG; Beschl. v. 24.2.2011 – 3 ZA (pat) 29/10 zu 3 Ni 21/07 (EU) hinzuverbunden 3 Ni 22/07 (EU), 3 Ni 26/07 (EU)
– Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; vgl. auch BPatG, Beschl. v. 18.5.2010 – 3 ZA (pat) 1/09 zu 3 Ni 51/05 (EU).
273 BPatGE 51, 225 ff. – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III; vgl. BPatG, Beschl. v. 18.1.2011 – 5 ZA (pat) 20/10
– Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV.
274 Hierzu etwa BPatG, GRUR 2008, 735.
275 BPatG, Beschl. v. 26.7.2011 – 3 ZA (pat) 21/10 zu 3 Ni 42/06 (EU) = BPatGE 52, 233 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VI.
276 BPatG, Beschl. v. 26.10. 2010 – 4 ZA (pat) 50/10 = BPatGE 52, 146 – Mitwirkender Rechtsanwalt II.
277 BPatG, 5 ZA (pat) 20/10 zu 5 Ni 84/09 (EU) Beschl. v. 18.1.2011 = BPatGE 52, 154 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV.
278 BGH, GRUR 2005, 1072 – Auswärtiger Rechtsanwalt V.
46
Der 4. Senat279 wies darauf hin, dass die nach § 91 ZPO
zu erstattenden Kosten für die Doppelvertretung im
Nichtigkeits-Berufungsverfahren vor dem BGH notwendig und mithin erstattungsfähig sind. Auch die
nachträgliche (ergänzende) Geltendmachung des Kostenansatzes einer Doppelvertretung im Kostenfestsetzungsverfahren ist nicht ausgeschlossen, wenn zuvor
die Erstattungsfähigkeit auf Hinweis der Rechtspflegerin im Erinnerungsverfahren gestrichen und deshalb
im Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin
nicht berücksichtigt worden war. Denn eine Nachliquidation ist grundsätzlich zulässig, sofern ein Posten
im ersten Gesuch nicht enthalten war oder versehentlich übergangen wurde.280 Demgegenüber kann ein
Verzicht nur angenommen werden, wenn der Erinnerungsgegner eindeutig zu erkennen gegeben hätte, er
wolle auf die Geltendmachung der betreffenden Kosten ein für allemal verzichten. Dies gilt auch unter dem
Gesichtspunkt von Treu und Glauben nach § 242 BGB.
Denn es besteht kein Vertrauensschutz darauf, dass
der Kostengläubiger, auch wenn er den Kostenansatz
hinsichtlich der Rechtsanwaltskosten zwischenzeitlich
nicht mehr geltend gemacht hatte, endgültig davon
absehen würde.281 Es ist auch kein widersprüchliches
Verhalten darin zu sehen, dass er nach Erlangung der
Kenntnis von einer für ihn günstigen Entscheidung
des Gerichts den Anspruch erneut geltend macht.
Auch der 10. Senat282 knüpfte an seine bisherige Rspr.
zur Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten
an283, wonach die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts
im Nichtigkeitsverfahren jedenfalls dann als notwendig anzusehen ist, wenn zeitgleich ein das Streitpatent
betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist, und
betonte, dass der überwiegenden Rechtsauffassung
der Senate des BPatG folgend284 bei der Prüfung der
Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungsoder Rechtsverteidigungsmaßnahme eine typisierende
Betrachtungsweise geboten ist. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in
keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall – wie hier – mit
Fug darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten
einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht.
Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt hatten, hatte der 1. Senat285
unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und
Streitstandes nur noch über die Kosten des Verfah-
279 BPatG, Beschl. v. 30.3.2011 – 4 ZA (pat) 58/10 zu 4 Ni 59/04 (EU) – Doppelvertretungskosten im Patentnichtigkeits-Berufungsverfahren.
280 Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 31. Aufl. (2010), § 103 Rdnr. 18.
281 Pfeiffer, jurisPK-BGB, 5. Aufl. 2010, § 242 BGB, Rdnr. 58.
282 BPatG, Beschl. v. 22.9.2011 – 10 ZA (pat) 5/11 zu 10 Ni 6/09 = BlPMZ 2012, 33
283 BPatGE 51, 225 = BlPMZ 2010, 371 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III; vgl auch Winterfeldt/Engels GRUR 2009,
613, 614; Engels/Morawek GRUR 2010, 465, 476; Engels/Morawek GRUR 2011, 561, 585-587, auch zur abweichenden Rspr. des
35. Senats BPatGE 51, 81 Medizinisches Instrument
284 BPatGE 51, 67; 51, 72 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I und II (1. Senat); BPatGE 52, 154, 157 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV (5. Senat); BPatGE 52, 159, 163 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V (3. Senat);
differenzierend BPatGE 51, 76, – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren und BPatGE 52, 146, – Mitwirkender Rechtsanwalt II
(4. Senat); auf den Einzelfall abstellend BPatGE 50, 85, – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren (2. Senat);
vgl. bereits zur typisierenden ex ante Betrachtung BPatGE 51, 62 – Kosten des mitwirkendenRechtsanwalts (3. Senat).
285 BPatG, Beschl. v. 4.5.2011 – 1 Ni 9/09 – Klageveranlassung bei EP-Patent; ebenfalls zur Anwendung von
§ 91a ZPO: BPatG, Beschl. v. 28.6.2011 – 1 Ni 5/09.
47
rens nach billigem Ermessen zu entscheiden (§§ 84
Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 ZPO), wobei der
auch im Nichtigkeitsverfahren anzuwendendeRechts
gedanke des § 93 ZPO zu berücksichtigen ist.286 Danach hat ein Beklagter keine Kosten zu tragen, wenn
er keine Veranlassung zur Klageerhebung gegeben
und den Klageanspruch sofort anerkannt hat.287 Im
Patentnichtigkeitsverfahren besteht eine Klagever
anlassung grundsätzlich erst, wenn der Kläger den
Beklagten unter substantiierter Angabe der geltend
gemachten Nichtigkeitsgründe und mit angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf das
Schutzrecht aufgefordert hat.288 Eine solche vorherige
Verzichtsaufforderung ist nur entbehrlich, wenn aufgrund des Verhaltens des Patentinhabers oder sonstiger besonderer Umstände eine solche Abmahnung als
aussichtslos oder unzumutbar erscheint.289 Diese Voraussetzungen sah der Senat bei einem EP-Patent nicht
als erfüllt an. Nach seiner Auffassung lagen keine konkreten Umstände vor, welche die Annahme rechtfertigen, dass der Patentinhaber ohne weitere Vorwarnung
mit einer den deutschen Teil des EP-Patents betreffenden Nichtigkeitsklage rechnen musste. Er unterstellte
hierbei, dass die vorliegende Aufforderung zum Verzicht auf Geltendmachung von Ansprüchen aus dem
Schutzrecht mit dem Verzicht auf das Schutzrecht
gleichzusetzen ist.290
Der 1. Senat291 hatte sich mit der Frage einer beantragten Aufhebung eines vollstreckten Ordnungsgeldbeschlusses aus einem gerichtlichen Vergleich zu beschäftigen. Die Schuldnerin hatte geltend gemacht,
dass in entsprechender Anwendung der §§ 775 Nr. 1,
776 ZPO der Beschluss aufzuheben sei, da zwischenzeitlich das verfahrensgegenständliche Streitpatent
in einem Parallelverfahren nichtig erklärt worden war.
Der Senat wies den Antrag zurück, weil der maßgebliche Vergleich ausdrücklich im Falle der Vernichtung
des Streitpatents nur die Beendigung der Unterlassungsverpflichtung der Schuldnerin für die Zukunft
beinhaltete. Der Vergleich war damit nicht unter der
auflösenden Bedingung gemäß § 158 Abs. 2 BGB einer
Nichtigerklärung geschlossen, so dass auch die darin
enthaltenen Verpflichtungen nicht rückwirkend entfallen waren. Die Frage, ob mit der überwiegenden
Rechtsauffassung292 bei einer bereits abgeschlossen
Vollstreckung nach § 890 Abs. 1 ZPO aus einer Unterlassungsverpflichtung entsprechend §§ 775 Nr. 1, 776
ZPO mit rückwirkendem Wegfall des Vollstreckungstitels auch die Vollstreckungsmaßnahme aufzuheben
ist, konnte deshalb offen bleiben.
Im Falle einer Selbstbeschränkung des mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Streitpatents und anschließender Teilrücknahme der Klage können nach neuerer
Rspr. unter Berücksichtigung der Wertung der §§ 296
Abs. 2 Satz 2 und 92 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG
der Beklagten die gesamten Kosten des Rechtsstreits
auferlegt werden.293 Beruhen die beschränkte Verteidigung und die Klagerücknahme auf einem außergerichtlichen Vergleich, so ist nach einer Entscheidung
des 3. Senats294 eine Abweichung von dieser Regel gerechtfertigt, was im vorliegenden Fall zu einer Kostenaufhebung führte.
286 Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 81 Rdnr. 37.
287 BGH, GRUR 1984, 272, 276 – Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung; Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 81 Rdnr. 38;
Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 84 Rdnr. 18.
288 BPatG, GRUR-RR 2009, 325, 326 – Kostenauferlegung bei Verzicht auf das Streitpatent; zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren: BPatGE 26, 139, 140; 21, 38, 39; ferner Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 84 Rdnr. 18 und Rdnr. 24;
Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 81 Rdnr. 38; Goebel/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 17 GebrMG Rdnr. 22;
differenzierend und teilweise zusätzlich Androhung eines Löschungsverfahrens fordernd: BPatGE 21, 38, 39.
289 Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 81 Rdnr. 38; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 82 Rdnr. 18.
290 B
enkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 81 Rdnr. 38; einschränkend BPatG, Mitt 1978, 177, 178: bei gleichzeitiger Androhung des
Löschungsverfahrens; Benkard/Goebel,PatG 10. Aufl. (2006), § 17 GebrMG Rdnr. 22;
zweifelnd BPatG, Beschl. v. 29.11.2010 – 35 W (pat) 21/09, zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren.
291 BPatG, Beschl. v. 25.11.2011 – 1 Ni 22/98.
292 S tein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., Bd. 8, § 890 Rdnr. 46; Stöber/Zöller, ZPO, 28. Aufl., § 890 Rdnr. 25; Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl.,
§ 890 Rdnr. 35; OLG Hamm, GRUR 1990, 306; KG Berlin, NJW-RR 2000, 1523; zur Gegenauffassung Hees, GRUR 1999, 128, 129.
293 BPatG, GRUR 2009, 46, 50 – Ionenaustauschverfahren; BPatG, GRUR 2009, 1195; anders noch BPatG, Urt. v. 19.12.1996 – 2 Ni 29/95.
294 BPatG, Urt. v. 9.5.2011 – 3 Ni 25/09.
48
4. Antragsbindung im Nichtigkeitsverfahren
Der 3. Senat295 hatte über die Prüfungsreihenfolge
der vom Patentinhaber antragsgemäß vorgegebenen
Nummerierung der Anspruchsfassungen des verteidigten Streitpatents zu befinden. Die Patentansprüche gemäß den Hilfsanträgen betrafen die gleiche
Anspruchskategorie, mit Patentanspruch 1 gemäß
Hilfsantrag 6 war die Verwendung von Kombinationen
des Arzneimittelwirkstoffs Taxotere mit nicht weiter
definierten Wirkstoffen beansprucht, während bei den
Patentansprüchen 1 gemäß den Hilfsanträgen 2 bis 5
konkrete Wirkstoffe in einer Kombination mit Taxotere genannt waren. Der Senat führte aus, dass mit der
Nummerierung der von der Patentinhaberin verteidigten Fassungen der Patentansprüche dem Gericht
grundsätzlich keine bindende Prüfungsreihenfolge
vorgegeben wird und der st. Rspr. folgend regelmäßig
unabhängig von der Nummerierung zunächst die am
wenigsten beschränkte Fassung zu prüfen ist. Deshalb
waren nach Auffassung des Senats die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 6 vor den jeweiligen Patentansprüchen 1 bis 3 gemäß den Hilfsanträgen 2 bis 5 zu
prüfen.296
Der 4. Senat297 schloss sich in einem Fall, in dem die
Beklagte im Nichtigkeitsverfahren das Streitpatent
im angegriffenen Umfang im Wege der zulässigen
Selbstbeschränkung nicht mehr verteidigte, der Rspr.
des 3. Nichtigkeitssenats des BPatG298 an, wonach das
Streitpatent aufgrund einer „Selbstbeschränkung auf
Null“ ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären ist, da
eine sachliche Überprüfung nur im Rahmen der von
den Streitparteien gesetzten Grenzen zu erfolgen hat.
Der 4. Senat führte aus, dass danach in dieser Einlassung eine faktisch dem Anerkenntnis des Klageantrags
i. S. v. § 307 ZPO vergleichbare Erklärung zu sehen ist,
die eine Nichtigerklärung des Streitpatents unter Befreiung von der Sachprüfung ebenso rechtfertigt, wie
auch bei dem Fallenlassen eines Patentanspruchs eine
teilweise Nichtigerklärung ohne Sachprüfung erfolgt.
5. Sonstiges
Akteneinsicht
Nach der gesetzlichen Regelung des § 99 Abs. 3 Satz 3
PatG ist Dritten die Einsicht in „Akten von Verfahren
wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents“ grundsätzlich eröffnet.299 Insoweit ist nach Auffassung des
3. Senats300 zunächst festzuhalten, dass diese Regelung nicht zwischen dem Akteninhalt eines bloßen
„Vorverfahrens“ bis zur Gebührenzahlung und Zustellung der Klage einerseits und dem Akteninhalt nach
Übermittlung der Klageschrift an die Patentinhaberin
andererseits unterscheidet. Auch wenn sich aufgrund
der unterbliebenen Gebührenzahlung kein streitiges
Gerichtsverfahren entwickelt hat, bleiben die angelegten Akten dennoch als Teil eines „Verfahrens wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents“ im weiteren Sinne existent.301 Eine Verfahrensakte im Sinne von § 99
Abs. 3 PatG liegt auch vor, wenn wegen der auf kostenrechtliche Aspekte gerichteten Nichtvornahmefiktion
des § 6 Abs. 2 PatKostG die Klage als nicht erhoben gilt.
Denn durch diese Norm soll das Allgemeininteresse
295 BPatG, Urt. v. 28.10.2010 – 3 Ni 50/08 (EU) verbunden mit 3 Ni 10/09 (EU).
296 Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl. (2008), § 81 Rdnr. 136, BPatGE 34, 230; BPatG, GRUR 2008, 892 – Memantin;
BPatG, Urt. v. 14.9.1995 – 2 Ni 29/94 – Wirbelplatzhalter.
297 BPatG, Urt. v. 19.10.2011 – 4 Ni 73/09.
298 BPatG, GRUR 2010, 137 – Oxaliplatin.
299 Vgl. Engels/Morawek, Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2010 Teil II: Patentrecht
und Gebrauchsmusterrecht in GRUR 2011, 561, 587.
300 BPatG, Beschl. v. 12.7.2011 – 3 ZA (pat) 14/11 zu 3 Ni 41/10 (EP); ferner 3 ZA (pat) 29/11 zu 3 Ni 41/10 (EP).
301 So bereits BPatGE 26, 165.
49
an der Beseitigung zu Unrecht erteilter Schutzrechte
abgesichert werden.302 Dementsprechend umfasst § 31
PatG – auf den in § 99 Abs. 3 Satz 1 PatG ausdrücklich
verwiesen wird – auch grundsätzlich die Einsicht in
Akten von Patentanmeldungen, die als zurückgenommen gelten.303
Vertretungsfiktion
Die für Prozesshandlungen geltende Vertretungsfiktion des § 62 Abs. 1 ZPO – hier für die in der mündlichen
Verhandlung nicht erschienene Patentmitinhaberin
als gemeinsam Beklagte im Nichtigkeitsverfahren –
umfasst auch eine beschränkte Verteidigung des
Streitpatents durch die weiteren, erschienenen Patentmitinhaber als notwendige Streitgenossen mittels abweichender Anträge, so der 3. Senat.304 Mehrere
Patentmitinhaber – die im Zweifel eine Bruchteilsgemeinschaft i. S. v. §§ 741 ff BGB bilden – sind notwendige Streitgenossen aus materiell-rechtlichen Gründen
i. S. v. § 62 Abs. 1 Alt. 1 ZPO, so dass grundsätzlich nur
eine gemeinschaftliche Prozessführungsbefugnis besteht.305 Im vorliegenden Fall war ein Patentmitinhaber, wie angekündigt, in der mündlichen Verhandlung
nicht erschienen und vertreten, so dass sich die Frage
stellte, ob die anwesenden Mitinhaber abweichend
von den schriftlich gestellten Anträgen das Patent beschränkt mit Wirkung für den Abwesenden verteidigen
durften. Der Senat beschied, dass die nach § 99 Abs. 1
PatG i. V. m. § 62 Abs. 1 ZPO geltende Vertretungsfiktion
bei Termin- oder Fristversäumnis das gesamte mündliche Vorbringen und alle Prozesserklärungen der anwesenden Streitgenossen (Gesamtwirkung) umfasst,
mögen dieses Vorbringen und die Anträge dem Abwesenden günstig sein oder nicht.306 Anders als etwa der
Verzicht, § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG, ist die beschränkte Verteidigung des Patents auch keine rechtsgestaltende
Erklärung von sachlich-rechtlicher Bedeutung307, sondern ausschließlich eine auf Begrenzung des Prozessstoffs gerichtete Erklärung rein prozessualer Natur308
und deshalb von der Vertretungsfiktion des § 62 Abs. 1
ZPO umfasst. Der Senat stellte ergänzend darauf ab,
dass die anwesenden Patentmitinhaber kraft des ihnen nach § 744 Abs. 2 BGB zustehenden Notgeschäftsführungsrechts als Mitberechtigte des Streitpatents
zugleich auch materiell-rechtlich zur Verfahrensführung und beschränkten Verteidigung des Streitpatents
im eigenen Namen mit Wirkung auch für die nicht
Anwesenden berechtigt waren.309 Dem Urteil waren
deshalb die in der mündlichen Verhandlung gestellten
Anträge zugrunde zu legen.
Beweisaufnahme
Ein Antrag auf Vernehmung eines Zeugen – hier zum
Nachweis der Vorbenutzung durch Auslieferung
und abweichenden Ausgestaltung einer Tintenkartusche –, der als Beweisangebot „ins Blaue hinein“
auf Ausforschung von Tatsachen gerichtet ist, ist als
Beweisermittlungsantrag bzw. Ausforschungsbeweisangebot unzulässig. Der Senat wies den Antrag
auf schriftliche Stellungnahme zum Beweisergebnis
zurück. § 370 Abs. 1 ZPO sieht als üblichen Ablauf nach
durchgeführter Beweisaufnahme eine Verhandlung
über deren Ergebnis nach § 285 Abs. 1 ZPO vor. Ein
Recht auf Einräumung einer Schriftsatzfrist besteht
insoweit nicht generell, sondern nur dann, wenn ansonsten aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls keine ausreichende Gewährung rechtlichen
Gehörs erfolgen würde.310
302 BGH, GRUR 2007, 628, 629, Rdnr. 14 – MOON, m. w. N., zur entsprechenden Regelung im Markengesetz.
303 Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 31 Rdnr. 40, m. w. N.
304 BPatG, Urt. v. 9.11.2010 – 3 Ni 2/09 – Lysimeterstation.
305 Stein/Jonas/Bork, ZPO, 22. Aufl. (2004), § 62 Rdnr. 16; BGH, GRUR 1967, 655 – Altix.
306 S tein/Jonas/Bork, ZPO, 22. Aufl. (2004), § 62 Rdnr. 27; Rosenberg/Schwab, ZPO, 17. Aufl. (2010), § 49 Rdnr. 47.
307 BGH, GRUR 2009, 42 – Multiplexsystem; Benkard/Schäfers, PatG, 10. Aufl. (2006), § 20 Rdnr. 8;
Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 20 Rdnr. 1, § 34 Rdnr. 405; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl.(2009), S. 573.
308 BGH, BGHZ 21, 8 = GRUR 1956, 409 – Spritzgussmaschine I; GRUR 1965, 480, 482 – Harnstoff; zum
Gebrauchsmusterlöschungsverfahren: BGH, GRUR 1995, 210 – Lüfterklappe; a. A. Hövelmann, Mitt 1999, 129, 132.
309 Zum Nichtigkeitsberufungsverfahren: RGZ 76, 298, 299; zu Mitanmeldern: BPatGE 21, 212 = GRUR 1979, 696 – Notwendige Streit
genossen; zur Teilungserklärung: BPatG, Beschl. v.11.3.2004 – 15 W (pat) 54/03; Benkard/Melullis, PatG, 10. Aufl. (2006), § 6 Rdnr. 35;
zur Klageerhebung ferner: BGHZ 94, 117; zur Anmeldung: Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 6 Rdnr. 44,
zur Verletzungsklage Rdnr. 43.
310 BPatG, Urt. v. 19.1.2011 – 5 Ni 103/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 36/11] = BPatGE 52, 245 = Mitt 2011, 236 – Tintenpatrone.
50
Verbindung
Nach Auffassung des 5. Senats311 scheidet eine Verbindung von Patentnichtigkeitsverfahren nach § 147 ZPO
nicht dadurch aus, dass sowohl vor dem Inkrafttreten
des geänderten § 83 Abs. 1 PatG am 1. Oktober 2009
eingegangene als auch danach eingegangene Klagen betroffen sind. Eine unzulässige Verkürzung des
rechtlichen Gehörs könnte allenfalls dann vorliegen,
wenn einer dieser Parteien gegenüber eine Präklusion nach § 83 Abs. 4 PatG n. F. angewendet würde, was
vorliegend schon wegen des Fehlens eines Hinweises
und einer Fristsetzung nach den Absätzen 1 und 2 ausschied.
Klageänderung, Verspätung
Der 4. Senat312 hatte sich mit der Frage der Zurückweisung verspäteten Vorbringens im Patentnichtigkeitsverfahren zu befassen. In der seit 1.10.2009 geltenden
Fassung des § 83 PatG ist dem Patentgericht nach § 83
Abs. 1 PatG die Verpflichtung zum Erlass eines qualifizierten Hinweises auferlegt, der die Parteien so früh
wie möglich auf Gesichtspunkte hinweisen soll, die für
die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden oder der Konzentration der Verhandlung auf die für die Entscheidung wesentlichen
Fragen dienlich sind. Nach § 83 Abs. 2 PatG kann das
Patentgericht den Parteien hinsichtlich der möglichen
Stellungnahme eine Frist setzen, binnen welcher diese
zu dem Hinweis nach Absatz 1 durch sachdienliche Anträge oder Ergänzungen ihres Vorbringens und auch
im Übrigen abschließend Stellung nehmen können.
§ 83 Abs. 4 PatG ermöglicht in diesem Zusammenhang
– sofern über die Folgen einer Fristversäumung belehrt
worden ist – die Zurückweisung von Angriffs- und Ver-
teidigungsmitteln einer Partei oder einer Klageänderung oder einer Verteidigung des Beklagten mit einer
geänderten Fassung des Patents, die erst nach Frist
ablauf vorgebracht werden. Voraussetzung hierzu ist,
dass die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des bereits anberaumten Termins zur mündlichen Verhandlung erforderlich machen würde und
die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend
entschuldigt. Der 4. Senat wies danach die Einführung
einer Druckschrift nach § 83 Abs. 4 PatG zurück, welche
die Klägerin erstmals in der mündlichen Verhandlung
in das Verfahren einführen wollte, weil die Vorlage dieses Angriffsmittels trotz Belehrung unentschuldigt
verspätet erfolgte und die Beklagte erklärte, sie könne
sich in diesem Termin und ohne eigene Ermittlungen
und Abstimmung nicht zu dieser Druckschrift äußern.
Danach wäre eine Vertagung unumgänglich gewesen.313 Auch konnte als Entschuldigungsgrund nicht
anerkannt werden, dass die Klägerin das verspätete
Vorbringen nur damit zu erklären vermochte, sie sei
erst vor wenigen Tagen auf das Dokument gestoßen.
Die Beklagte hatte in eine erstmalig in der mündlichen
Verhandlung geltend gemachte Erweiterung der Nichtigkeitsklage auf den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung nicht
eingewilligt. Der 4. Senat314 hielt die Klageerweiterung
selbst bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabs315 wegen der ansonsten erforderlichen Vertagung
der mündlichen Verhandlung und der damit einhergehenden zeitlichen Verzögerung nicht für sachdienlich,
§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 263 ZPO.316 Denn bis zur mündlichen Verhandlung hatten die erforderlichen Unterlagen in Form der Stammanmeldung nicht vorgelegen
311 BPatG, Urt. v. 17.10.2010 – 5 Ni 137/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 6/11], = BPatGE 52, 187 – Kommunikationsverfahren.
313 BGH, GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug.
315 Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 83 Rdnr. 9.
316 BGH, GRUR 2010, 901 – Polymerisierbare Zementmischung, Abschnitte 27 f.
51
BPatG Jahresbericht 2011 Gebrauchsmusterrecht
und die Beklagte hatte zuvor keine Gelegenheit, sich
mit diesem Argument auseinanderzusetzen.
Erklärt eine Prozesspartei zu Beginn einer mündlichen
Verhandlung, das Fehlen eines Hinweises nach § 83
Abs. 1 PatG werde nicht als Verfahrensfehler gerügt
und will zur Sache verhandeln, ist diese Erklärung nach
der erfolgten Einführung in den Sach- und Streitstand
und mehrstündiger Verhandlung nicht mehr rückholbar, vielmehr muss sich die Klägerin an dieser Erklärung festhalten lassen.317
Ausschließung
Gem. § 86 Abs. 2 Nr. 2 PatG ist im Nichtigkeitsverfahren
von der Ausübung des Amtes als Richter ausgeschlossen, wer bei dem Verfahren vor dem Patentamt oder
dem Patentgericht über die Erteilung des Patents oder
den Einspruch mitgewirkt hat. Dies umfasst jedoch
nicht den Fall einer Mitwirkung an einem anderen
Verfahren mit weitgehend demselben Patentgegenstand (hier ein deutsches Patent im Beschwerdeverfahren, welches als Priorität für ein EP-Patent im
Nichtigkeitsverfahren beansprucht ist). Auch eine
analoge Anwendung des § 86 Abs. 2 Nr. 2 PatG bzw.
des ihm weitgehend entsprechenden § 41 Nr. 6 ZPO
kommt nicht in Betracht. Da § 86 PatG und § 41 ZPO
das durch Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG garantierte Recht
auf den gesetzlichen Richter betreffen, ist eine enge
Auslegung dieser Vorschriften geboten.318 Die die Richterausschließung betreffenden Gesetzesvorschriften
sind als eine Regelung von Ausnahmetatbeständen,
die dieses Grundrecht einschränkend ausgestalten,
weder einer extensiven Auslegung noch einer analogen Anwendung zugänglich.319 Es ist daher anerkannt,
dass eine Ausdehnung auf die Mitwirkung eines Rich-
ters in verschiedenen Verfahren mit unterschiedlichen Verfahrensgegenständen bei gleicher Rechtsfrage nicht zulässig ist320, so der 3. Senat.321
Gebrauchsmusterrecht
Der 35. Senat322 stellte anlässlich einer Kostenbeschwerde fest, dass es sich bei dem Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA trotz
seiner gerichtsähnlichen Ausgestaltung um ein Verwaltungsverfahren handelt.323 Die für die Vertretung
im Verwaltungsverfahren verdiente Geschäftsgebühr
richtet sich deshalb nach Nr. 2300 VV RVG. Eine weitere Gebühr nach Nr. 3104 VV RVG für die Teilnahme
an einer mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung wird dabei nicht verdient.
Der 35. Senat hatte in mehreren Verfahren Gelegenheit, zu den Voraussetzungen des sofortigen Anerkenntnisses im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren
Stellung zu nehmen. Um § 93 ZPO im Gebrauchsmus
terlöschungsverfahren entsprechend anwenden zu
können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, nämlich a) dass der Gebrauchsmusterinhaber den gegen
ihn gemäß §§ 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 Nrn. 1 oder 3 GebrMG
geltend gemachten Löschungsanspruch sofort anerkennt und b) dass er keine Veranlassung zur Einreichung des Löschungsantrags gegeben hat.324 Hat der
Beschwerdeführer die Widerspruchsfrist des § 17 Abs. 1
S. 1 GebrMG verstreichen lassen, ohne Widerspruch einzulegen, so liegt darin ein sofortiges Anerkenntnis des
Löschungsanspruchs i. S. v. § 93 ZPO. Ausnahmsweise
kann trotz Widerspruchs ein Anerkenntnis unter Umständen noch sofort sein, wenn eine Antragsänderung
317 BPatG, Urt. v. 17.10.2010 – 5 Ni 137/09 (EU), Berufung eingelegt [Az: X ZR 6/11], = BPatGE 52, 187 – Kommunikationsverfahren.
318 BGH, GRUR 1993, 466 – Preprint-Versendung; BGH, NJW 1991, 425; BGH, BlPMZ 1976, 192 –Textilreiniger;
Schulte/Schulte, PatG, 8. Aufl. (2008), § 86 Rdnr. 5.
319 BPatGE 30, 258.
320 BGH, GRUR 1965, 50 – Schrankbett; BPatGE 30, 258; Thomas-Putzo, ZPO, 32. Aufl. (2011), § 41 Rdnr. 7.
321 B
PatG, Urt. v. 28.6.2011 – 3 Ni 10/10, Berufung eingelegt [Az: X ZR 148/11].
322 B
PatG, Beschl. v. 29.11.2010 – 35 W (pat) 47/09.
323 BVerfG, GRUR 2003, 723 – Rechtsprechungstätigkeit; Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8. Aufl. (2008), § 26 Rdnrn. 4, 5.
324 B
PatG, Beschl. v. 29.10.2010 – 35 W (pat) 21/09; BPatG, Beschl. v. 2.9.2011 – 35 W (pat) 20/10; Bühring, GebrMG, 7. Aufl. (2007),
§ 17 Rdnr. 62 m. w. N.; BPatGE 8, 47, 50.
52
Geschmacksmusterrecht BPatG Jahresbericht 2011
erfolgt und sich der Gebrauchsmusterinhaber dem
neuen Löschungsgrund etwa durch Rücknahme des
Widerspruchs sofort unterwirft325. Veranlassung gibt
ein Verhalten, das vernünftigerweise den Schluss auf
die Notwendigkeit eines Löschungsverfahrens rechtfertigt. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn der Gebrauchsmusterinhaber einer angemessen befristeten
und mit Gründen – d.h. auch mit nachprüfbaren Fakten, aus denen die Schutzunfähigkeit herleitet wird326
– versehenen Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe
des Gebrauchsmusters oder einer wesensgleichen
Aufforderung nicht gefolgt ist.327 Von einer vorherigen
Löschungsaufforderung kann ohne Kostenrisiko dann
allerdings abgesehen werden, wenn der Löschungsantragsteller vom Gebrauchsmusterinhaber mit einer
Verletzungsklage überzogen worden328 oder ein Verfügungsverfahren angedroht worden ist.329 Ein schlichtes Bestreiten, dass Maßnahmen des Eilrechtsschutzes
angedroht wurden, reicht jedoch nicht, es besteht vielmehr insoweit für die nach § 93 ZPO günstige „negative Tatsache“ eine eingeschränkte Darlegungslast.330
Geschmacksmusterrecht
Der 10. Senat331 hatte über die Voraussetzungen für die
Zuerkennung eines Anmeldetags einer Geschmacksmusteranmeldung zu entscheiden. Die Anmelderin
hatte auf dem Formblatt R 5703 ein Geschmacksmuster angemeldet, allerdings die darin enthaltene Rubrik
„Angabe der Erzeugnisse“ nicht ausgefüllt und auch
sonst keine näheren Angaben über das Erzeugnis gemacht. Die Geschmacksmusterstelle des Patentamts
wies auf das Fehlen der Erzeugnisangabe und die
Konsequenzen einer Nachholung für den Anmeldetag
hin und erkannte schließlich, nachdem die Anmelderin die Erzeugnisangabe nachgeholt hatte, durch
Beschluss auf den späteren Anmeldetag. Auf die Beschwerde der Anmelderin bestätigte der 10. Senat die
Rechtsauffassung der Geschmacksmusterstelle unter
Hinweis auf §§ 11, 13, 16 Abs. 5 GeschmMG. Nach § 11
Abs. 2 Nr. 4 GeschmMG muss die Anmeldung eine Erzeugnisangabe enthalten. Diese Vorschrift verbietet
dem Amt, eine Anmeldung in das Geschmacksmusterregister unter einer bestimmten Warenklasse einzutragen, ohne dass das Erzeugnis vom Anmelder benannt wurde. Dadurch sollen falsche Registereinträge
vermieden werden.332 Die verspätete Angabe hat nach
§ 16 Abs. 5 GeschmMG zur Folge, dass der Anmeldetag i. S. v. § 13 Abs. 1 GeschmMG der Tag ist, an dem
die Angabe des Erzeugnisses nachgeholt wird. Es ist
für die Bestimmung des Anmeldetages auch unerheblich, dass es sich wegen § 11 Abs. 5 GeschmMG bei
der Erzeugnisangabe um eine Formvorschrift handelt,
deren Angabe keinen Einfluss auf den Schutzumfang
des Geschmacksmusters hat. Die Rechtsfolge der
Nichtangabe des Erzeugnisses ist in den §§ 11 und 16
i. V. m. § 13 GeschmMG eindeutig dahin bestimmt, dass
eine verspätete Erzeugnisangabe auch zu einer späteren Festlegung des Anmeldetages durch das Amt
führen muss. Auch der Umstand, dass die Anmelderin
die Klassifizierung „03-03“ angegeben hatte, sah der
Senat nicht als ausreichend an, da unter dieser Warenklasse mehrere Erzeugnisse angegeben sind.
Rainer Engels*, Dr. Wolfgang Morawek**
325 BPatG, Beschl. v. 29.11.2010 – 35 W (pat) 16/09 unter Hinweis auf Bühring, GebrMG, 7. Aufl. (2007), § 17 Rdnr. 64.
326 BPatG, Beschl. v. 2.9.2011 – 35 W (pat) 20/10 unter Hinweis auf Bühring, GebrMG, 8. Aufl. (2011), § 17 Rdnrn. 91 ff. m. w. N., Loth,
GbmG, 2001, § 17 Rdnr. 60.
328 BPatG, Beschl. v. 29.10.2010 – 35 W (pat) 21/09, unter Hinweis auf Bühring, GebrMG, 7. Aufl. (2007), § 17, Rdnr. 84.
329 B
PatG, Beschl. v. 7.2.2011 – 35 W (pat) 8/09 unter Hinweis auf Bühring, GebrMG, 7. Aufl. (2007), § 17, Rdnr. 85; Benkard/Goebel, PatG,
10. Aufl. (2006), Rdnr. 23 zu § 17 GebrMG; vgl. für das Patentnichtigkeitsverfahren: BPatG, GRUR-RR 2009, 325, 326.
330 B
PatG, Beschl. v. 7.2.2011 – 35 W (pat) 8/09 unter Hinweis auf OLG Frankfurt, NJW-RR 1996, 62 – Darlegungs- und Beweislast bei
der Kostenbeschwerde; LG Rostock, WRP 2009, 1314 (LS); BGH, GRUR 2007, 629, 630; Bühring, GebrMG, 7. Aufl. (2007), § 17, Rdnr. 84.
331 B
PatG, Beschl. v. 15.9.2011 – 10 W (pat) 701/11.
332 Eichenmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 4. Aufl., § 11, Rdnrn. 62 f.
* Vorsitzender Richter am BPatG, München
** Richter am BPatG, München
53
BPatG Jahresbericht 2011 Markenrecht
Markenrecht
Grundlegende Änderungen in der Rechtsprechung
der Senate gegenüber dem Vorjahr sind für den
Berichtszeitraum nicht festzustellen. Allerdings
hat sich die Rechtsprechung des BGH zu „MarleneDietrich-Bildnis II“ (BGHZ 185, 152 = GRUR 2010,
825) und „TOOOR!“ (GRUR 2010, 1100) zur Frage der
Schutzfähigkeit von Zeichen aufgrund praktisch bedeutsamer und naheliegender Anbringungs- und
Verwendungsmöglichkeiten auf die Entscheidungspraxis des BPatG weiter ausgewirkt [s. II. 3. a) aa), 4.
b), 6. a), 8. b), 9. a), 11.; III. 2. a) und b)] und ist sogar
weiterentwickelt worden [s. IV. 2.]. Auch die Entscheidung „Kappa“ des BGH (GRUR 2011, 824), wonach bei
regelmäßig auf Sicht gekauften Waren eine klangliche Identität oder Ähnlichkeit der Vergleichszeichen
durch Abweichungen im Bild neutralisiert werden
könnten, wird für Kollisionsverfahren von maßgeblicher Relevanz sein. Im Löschungsverfahren der
Wort-/Bildmarke Krystallpalast (Beschl. v. 1.2.2010
– 27 W (pat) 87/09; Jahresbericht BPatG 2010, GRUR
2011, 273 ff., 282) hat der BGH im Beschluss vom
17. August 2011 (I ZB 75/10)
den Einwand des Markeninhabers, die Nutzung des
Wort-/Bildzeichens durch
die Löschungsantragstellerin habe sein Urheberrecht
verletzt, für geeignet gehalten, eine bösgläubige
Markenanmeldung
auszuschließen. Im Berichtszeitraum sind insgesamt
13 Rechtsbeschwerden ( jeweils gekennzeichnet in der
Fußnote) von fünf verschiedenen Marken-Beschwerdesenaten zugelassen worden, von denen aber nur
fünf eingelegt worden sind.
I. Nichtkonventionelle
Markenformen
1. Abstrakte Farbmarken
Die Zahl der Verfahren zu abstrakten Farbmarken hat
weiter abgenommen. Nach wie vor ist von der bisherigen Prüfungsreihenfolge auszugehen.1
Grafische Darstellbarkeit
Die für „Energy Drinks“ angemeldete Farbkombination „Blau (Pantone 2747C)/Silber (Pantone 877C)“ 2 im
von der Beschwerdeführerin wörtlich beschriebenen
Verhältnis „von ungefähr 50 zu 50“ ist vom 26. Senat
mangels grafischer Darstellbarkeit i. S.
v. § 8 Abs. 1, 3 MarkenG von Haus aus
nicht für schutzfähig erachtet worden.
Mangels einer konkreten Verhältnisangabe komme eine unbestimmte Vielzahl
verschiedener Farbzusammenstellungen
in Betracht. Bei einer konturlosen Farbzusammenstellung erfordere die grafische Darstellbarkeit aber in der
wörtlichen Beschreibung neben einer eindeutigen Angabe der beanspruchten Farben durch ein international anerkanntes Farbklassifikationssystem und deren
räumlicher Anordnung konkrete Festlegungen zum
quantitativen Verhältnis. Dieses Schutzhindernis lasse
sich nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung heilen.
Die im Beschwerdeverfahren hilfsweise vorgenommene Festlegung des beanspruchten Verhältnisses
beider Farben zueinander auf „47,65 % (Blau) zu 52,35 %
(Silber)“ sei als nachträgliche Änderung des angemeldeten Zeichens unzulässig.
Unterscheidungskraft
Die Beschwerde im Löschungsverfahren betreffend
das für Trinkwasserrohre aus Polypropylen angemeldete Farbzeichen „Grün“ (RAL 1506040)3 war hingegen
wegen fehlender Unterscheidungskraft erfolglos, weil
zahlreiche verschiedene Herstellerbetriebe und als
1 Grabrucker/Fink, Jahresbericht BPatG 2008 und 2007, GRUR 2009, 429 u. GRUR 2008, 371.
3 BPatG, Beschl. v. 30.3.2011 für „Rohre und Rohrverbindungsstücke (Fittings) aus Polypropylen für die Trinkwasserversorgung
in Wohn-, Büro- und Industriegebäuden“.
54
Markenrecht BPatG Jahresbericht 2011
Abnehmer sowohl Baufachleute als
auch der heimwerkende, im Baumarkt einkaufende Endverbraucher
in Betracht kämen, so dass es an einem spezifischen eingeschränkten
Markt mit nur wenigen Anbietern
und überschaubarem Abnehmerkreis fehle. Eine Überwindung dieses Schutzhindernisses durch Verkehrsdurchsetzung sei weder ausreichend dargelegt noch
glaubhaft gemacht worden.
2. Dreidimensionale Marken
Grafische Darstellbarkeit
In dem – bereits im Jahresbericht 20104 erwähnten –
Verfahren betreffend die für „Kakao, Schokolade
und Schokoladewaren“ registrierte dreidimensionale
IR-Marke „Schokoladenstäbchen“ 5 hat der 25. Senat
nunmehr entschieden, dass die bildliche Darstellung
nicht hinreichend eindeutig bestimmt sei, weil sie
ein ganzes Bündel unterschiedlicher dreidimensionaler Gestaltungsvarianten zulasse. Der eingereichten
Wiedergabe könne weder die genaue Form noch die
Struktur des Stäbchens entnommen werden. Auch die
erläuternde Beschreibung, wonach die Marke die Form
des Zweigs eines Weinstockes, einer Weinrebe oder einer Weinranke darstelle, sei für die eindeutige Bestimmung des Schutzgegenstandes unzureichend, weil
Weinpflanzen naturgemäß unterschiedlich gestaltet
seien. Zur Klärung der grundsätzlichen Fragen, ob bei
einer (komplexen) dreidimensionalen Gestaltung alle
Seiten dargestellt sein müssten oder eine Seitenansicht
ausreiche, und ob die eindeutige grafische Darstellung
des Zeichens Bestandteil des
deutschen und europäischen ordre public im Sinne
von Art. 6 quinquies B Nr. 3 PVÜ sei, wurde die Rechtsbeschwerde zugelassen.
Dreidimensionale Formmarken
Für nicht schutzfähig erachtete der 26. Senat das
dreidimensionale Zeichen „Gestell“6, weil es sich in
der Wiedergabe der beanspruchten Waren, wie z. B.
Dekorationsartikel, Figuren (Statuetten), Kunstgegenstände, (Leuchter-)Gestelle, Pyramidengestelle, alle aus Holz und/oder
Kunststoff, erschöpfe. Die Kombination von drei nach oben zusammenlaufenden, gedrechselten Beinen
lehne sich eng an bekannte Elemente an und weiche vom umfangreichen Formenschatz nicht deutlich
genug ab.
Der 26. Senat bestätigte die Löschungsentscheidung des DPMA
hinsichtlich der registrierten dreidimensionalen IR-Marke „Ringelement“ 7 für Stühle und Lehnstühle
(mit Fußbank). Sie bestehe nur aus
dem Erscheinungsbild des Untergestells eines Ruhesessels in Form eines Ringes mit zwei
innen befestigten, s-förmig gebogenen und sich gegenüber stehenden Seitenholmen zur Abfederung von
Sitzflächenbelastungen, wie es am Markt zahlreich
erhältlich sei. Die überdurchschnittliche Aufmerksamkeit von Möbelkäufern richte sich in erster Linie
auf den Sitz- und Liegekomfort und
deutlich weniger auf den Möbelfuß.
Entsprechend entschied der vorgenannte Senat auch bei der dreidimensionalen für „Sessel“ eingetragenen Marke8. Zwar sei sie abstrakt
markenfähig gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG, weil die konkrete Form
nicht durch die Art der Ware selbst
bedingt sei. Da Nutzen und Verwendungszweck als
Sitzmöbel und nicht der ästhetische Wert im Vorder-
4 GRUR 2011, 273 ff., 274.
5 BPatG, Beschl. v. 21.7.2011 – 25 W (pat) 8/09. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: I ZB 56/11.
55
grund stünden, bestehe das Zeichen auch nicht ausschließlich aus einer Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihe (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Aber die
Marke stelle nur eine weitere Sesselgestaltung dar, die
nicht erheblich von der vorbekannten, großen Sitzmöbelvielfalt abweiche.
Für nicht schutzfähig erachtete der
25. Senat das u. a. für Eiscreme, Geleefrüchte, Schokolade sowie Süß- u. Zuckerwaren angemeldete dreidimensionale Zeichen „Schokoladenpraline mit
hell-dunkler Füllung“9. Die Kugelform mit
abgeflachter Bodenfläche und vertikal
geteilter hell-dunkler Füllung reihe sich
als weitere ästhetische Gestaltungsvariante in den vorhandenen Formenschatz
der Schokoladen- und Süßwarenbranche ein. Für die
Verkehrsdurchsetzung der bloßen Wiedergabe einer
Warenform werde ein deutlich höherer Durchsetzungsgrad als 50 % verlangt. Die vorgelegte Verkehrsbefragung sei mit zahlreichen Mängeln behaftet. Sie
habe bundesweit nur einen Bekanntheitsgrad von
45,2 % ermittelt und keine Aussagen zum Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrad getroffen.
3. Sonstige Markenformen
Graphische Darstellbarkeit
Mit der Bestätigung der Schutzunfähigkeit der als
sonstige Markenform angemeldeten, sog. variablen
Bildmarke „violett-purpurfarben gefüllten, rechteckähnlichen geometrischen Figur“ 10 folgte der 29. Senat
der „Dyson“-Entscheidung des EuGH.11 Die bildliche
Darstellung zeige drei mögliche Erscheinungsformen
des Zeichens, wobei gemäß der beigefügten Beschrei-
bung das variable Verhältnis der Länge zur Breite der Figur zwischen 1:2
und 10:1 liege. Gleichbleibend seien
nur die Farbgebung und die abstrakten Merkmale (zwei parallele gerade
Begrenzungslinien in einer Längsrichtung sowie eine gerade Begrenzungslinie und eine sich nach außen
verwölbende kreisbogenförmige Begrenzungslinie in
einer zur Längsrichtung rechtwinkligen Querrichtung).
Aufgrund der Variabilität des Längen- und Breitenverhältnisses könne das Zeichen in einer Vielzahl von Größenverhältnissen in Erscheinung treten. Damit werde nicht ein ganz bestimmtes Zeichen, sondern eine
Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen beansprucht, was zur fehlenden grafischen Darstellbarkeit
und damit zur Erfolglosigkeit der Beschwerde führe.
Der 28. Senat bestätigte die Zurückweisung der als
sonstige Markenform für „Fahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten“ angemeldeten „bestimmten geometrischen Struktur mit einer goldenen
Farbgebung“ 12 wegen fehlender Unterscheidungskraft. Als Muster einer Oberflächen- bzw. Strukturgestaltung stimme das Zeichen mit dem äußeren
Erscheinungsbild der Ware
überein. Da der Fahrzeugsektor
durch eine unüberschaubare
Vielfalt an Oberflächengestaltungsvarianten – auch goldfarben oder strukturiert – geprägt
sei, liege keine erhebliche Abweichung von der Norm vor.13
9 B
PatG, Beschl. v. 15.9.2011 – 25 W (pat) 522/11. Dies ist die Abbildung der seit 1952 von der Anmelderin in Halle produzierten
„Original Halloren-Kugel“, deren Form sich an den Silberknöpfen der Tracht der „Halloren-Bruderschaft“, der Zunft der in Halle
ansässigen Salzwirker, orientiert.
10 BPatG, Beschl. v. 14.11.2011 – 29 W (pat) 173/10, für zahlreiche Waren und Dienstleistungen fast aller Klassen.
11 GRUR 2007, 231, 233 Rdnr. 37; vgl. auch die Entscheidung des Senats GRUR 2008, 416, 418 f. – Variabler Strichcode u. Beschl. v.
10.12.2008 – 26 W (pat) 60/08 – Variable Bildmarke (fast identische Markenanmeldung).
12 BPatG, Beschl. v. 16.2.2011.
13 Diese Rechtsprechung, die zu dreidimensionalen Marken entwickelt wurde, welche aus dem Erscheinungsbild der Ware
selbst oder deren Verpackung bestehen, ist auch bei „anderen“ Marken anzuwenden, die aus dem besonderen Aussehen der
Oberfläche der Verpackung eines flüssigen Produkts bestehen (EuGH, WRP 2011, 1566, 1570 – Freixenet).
56
II. Wortmarken, Wort-/
Bildmarken, Bildmarken
1. Fremdsprachige Begriffe
Schutzfähig
„THALASSA“14 sei angelehnt an die Fachbezeichnung
„Thalasso“ für eine spezielle Therapie zur Behandlung
von Krankheiten mit Meerwasser, Sonne, Algen etc.
Aufgrund des deutlichen klanglichen und schriftbildlichen Unterschieds der Endung „A“ gegenüber „o“ würden auch Fachkreise der IR-Marke eine herkunftshinweisende Eigenart beimessen; der allgemeine Verkehr
verstehe den Begriff als Fantasiewort.
„Cayenne“15 bezeichne nicht nur eine bestimmte Pfefferart, sondern zugleich die den inländischen Fachkreisen und Verbrauchern weitgehend unbekannte
Hauptstadt von Französisch-Guayana, aus der keine
Getränkeexporte feststellbar seien. Cayenne sei zudem bei Fruchtsäften und Mineralwasser kein zulässiger Inhaltsstoff.
Weder Fachkreise noch der Durchschnittsverbraucher kenne die japanische Bezeichnung „kuro“16 für
„schwarz“, da Japanisch weder eine geläufige Fremd-,
noch eine Fachsprache auf dem Gebiet der Textilindustrie sei; „kuro“ werde demnach eher als Fantasiewort
aufgefasst.
„BOA“.17 In Bezug auf Waren werde das portugiesische Wort für „gut“ zumindest von Fachkreisen als
Qualitätshinweis verstanden. Auf dem einschlägigen
Dienstleistungsgebiet sei Portugiesisch keine Fachsprache. Fremdsprachige Leistungsbeschreibungen
und werbemäßige Anpreisungen seien meist in englischer Sprache gehalten.
Nicht schutzfähig
„ALMOND“18 (engl. für „hellbeige“) sei nachweislich
eine Farbangabe für Bekleidungsstücke und Schuhe.
Der Disclaimer „unter Ausschluss von Waren mit einem hellen beigen Farbton“ sei unzulässig, weil durch
diese Beschränkung im Hinblick auf die farbliche Gestaltung keine abgrenzbaren Waren ausgeschlossen
würden.
Der englische Begriff „Cone“19 mit der Bedeutung
„Kegel, Konus“ beschreibe die Form von Sitzmöbeln,
z. B. Hocker in der Form eines auf die Spitze gestellten Kegels. Auch zu Planungsdienstleistungen bestehe ein enger, sachlich beschreibender Bezug,
weil Kegel sowohl bei der Innenraum-, als auch bei
der Möbelgestaltung als geometrische Grundform
dienten.
2. Buchstabenfolgen
Schutzfähig
„QE“20, das die Beschwerdeführerin selbst als Akronym für „Quantum Entrainment“, eine von Dr. Kinslow
entwickelte Heilmethode, verwende, sei keine im einschlägigen Markt gebräuchliche gattungsmäßige
Bezeichnung und kürze eine Vielzahl verschiedener
Begriffe ab (z. B. „quod est“). Selbst wenn für einen
Begriff bereits Entwicklungen in Richtung Gattungsbezeichnung nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG festzustellen seien, könne der Markeninhaber dem durch eine
„kämpferische Markenpflege“ erfolgreich entgegentreten. Die Beschwerdeführerin habe nämlich dargetan, dass sie eine Verwendung in markenmäßiger
Form in angemessener Zeit angemahnt und durchgesetzt habe. Dies müsse auch bei der Prüfung nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG Berücksichtigung finden.
14 BPatG, Beschl. v. 21.7.2011 – 30 W (pat) 34/10, für Dienstleistungen der Kl. 43, 44.
15 B
PatG, Beschl. v. 6.7.2011 – 26 W (pat) 546/10, schutzfähig für „Fruchtsäfte; Mineralwässer“, nicht schutzfähig u. a. für „Biere;
alkoholische Getränke“.
16 BPatG, Beschl. v. 17.5.2011 – 27 W (pat) 536/10, für „Bekleidungsstücke“.
17 BPatG, Beschl. v. 10.5.2011 – 28 W (pat) 502/11, schutzfähig u. a. für „Bauwesen; Reparaturwesen; Verpackung und Lagerung
von Waren; Vermietung von Fahrzeugen“, nicht schutzfähig u. a. für „Fahrzeuge sowie deren Teile und Zubehör“.
18 BPatG, Beschl. v. 15.2.2011 – 27 W (pat) 568/10, u. a. für „Bekleidungsstücke; Sportschuhe“.
19 BPatG, Beschl. v. 23.2.2011 – 26 W (pat) 512/10, u. a. für „Möbel; Dienstleistungen eines Innenarchitekten.
20 BPatG, Beschl. v. 18.7.2011 – 27 W (pat) 162/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 35, 41.
57
„B & P“ 21: Es sei nicht sicher feststellbar, dass es sich
um eine gebräuchliche Abkürzung für „Business &
Professional“ oder „Budgetary and Planning“ handele. Die Verwendung des „&‑Zeichens“ vermittele vielmehr den Eindruck einer Firmenangabe in abgekürzter
Form, z. B. für Namensangaben oder Tätigkeitsfelder
der Firma.
„LCM“ 22 sei zwar laut Wikipedia die englische Abkürzung von „liquid crystal monitor“; diese sei aber nachweislich weder üblich, noch werde sie verwendet. Für
eine Interpretation von „LCM“ als „LCD-Monitor“ gebe
es keinen Anlass, da insoweit ausschließlich die Abkürzung „LCD“ für „liquid crystal device monitor“ gebräuchlich sei.
Nicht schutzfähig
sei eine Steigerung
der aus dem Bekleidungssektor stammenden Konfektionsgrößenangabe „XXL“ und habe sich in der Werbung als
Hinweis auf ein großes Angebot vielfältiger Dienstleistungen oder auf eine gewisse Sonderstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung entwickelt. Bei
Werbeaussagen komme eine Verkehrsdurchsetzung
nur dann in Betracht, wenn aus Sicht der beteiligten
Verkehrskreise die betriebliche Herkunftsfunktion im
Vordergrund stehe. Dies sei nicht der Fall, wenn ein
Einzelhandelsunternehmen, das eine Vielzahl von Waren vertreibe, das Zeichen auf den Außenflächen seiner Filialen oder in der Eigenwerbung ohne einen konkreten Bezug zu den Waren benutze. Die Grafik reiche
als Betriebskennzeichen nicht aus.
23
3. Wortzusammensetzungen
Einwortmarken
Schutzfähig
„Putzlust“ 24: drücke ein bloß subjektives Werturteil
hinsichtlich der zum Verputzen dienenden Waren
aus, bezeichne aber nicht deren unmittelbare Eigenschaften.25
„Feierbiest“ 26: Die vom ehemaligen Trainer des FC
Bayern, Louis van Gaal, geprägte Bezeichnung für jemanden, der gerne und ausgiebig feiere, werde zwar
bereits in zahlreichen Kontexten verwendet, sei aber
sprachunüblich zusammengesetzt und daher nicht
beschreibend. Es sei zudem nicht auszuschließen, dass
das Zeichen auf den beanspruchten Waren aufgrund
seiner Platzierung als Marke verstanden werde (z. B.
auf Etiketten oder Aufnähern).
„Mediascore“ 27 werde als Medienwirksamkeit, ermittelt durch ein Punktesystem, verstanden und stelle keinen Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen her. Hinsichtlich der Waren der Klasse 16
und der Dienstleistung „Erziehung“ sei keine Inhalts-,
Themen- oder Gegenstandsangabe gegeben. Zu „Tonund Bildempfangsgeräte; Rechenmaschinen“ fehle ein
hinreichend enger beschreibender Bezug. Schließlich
stelle „Mediascore“ auch nicht den Tätigkeitsschwerpunkt der Dienstleistung „Geschäftsführung“ dar.
„OpenVirtue“ 28 sei mit „offene Tugend“ zu übersetzen.
Auch wenn man „open“ die im Computerbereich gängige Bedeutung von „frei zugänglich“ zuordne, ergebe die Verbindung mit der menschlichen Eigenschaft
„virtue“ keinen vernünftigen Sinn.
21 BPatG, Beschl. v. 20.10.2011 – 30 W (pat) 513/11, u.a für „Dienstleistungen von Patentanwälten, insbesondere …;
Dienstleistungen von Rechtsanwälten, insbesondere …“.
22 BPatG, Beschl. v. 14.11.2011 – 28 W (pat) 47/11, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 7, 40, 42.
23 BPatG, Beschl. v. 12.1.2011 – 26 W (pat) 21/10, u. a. für „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien; Reise- und Handkoffer;
Möbel; Webstoffe und Textilwaren; Bekleidungsstücke; Teppiche, Werbung für Dritte“.
24 BPatG, Beschl. v. 31.3.2011 – 28 W (pat) 587/10, u. a. für „Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke;
Farben, Lacke; Baumaterialien (nicht aus Metall)“.
25 Vgl. hierzu auch BPatG 29 W (pat) 29/07 – LandLust (veröffentlicht auf PAVIS proma) – anders BPatG 29 W (pat) 30/07 – Gartenlust
(veröffentlicht auf PAVIS proma). Dort ging es nicht um ein subjektives Werturteil, sondern um die Bezeichnung eines objektiven
Merkmals, nämlich des möglichen Inhalts von Druckereierzeugnissen.
26 BPatG, Beschl. v. 18.8.2011 – 27 W (pat) 512/11, für Waren der Kl. 24, 25.
27 BPatG, Beschl. v. 17.10.2011 – 30 W (pat) 28/10, u. a. für „Ton- und Bildempfangsgeräte; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen
Materialien …; Geschäftsführung; Erziehung“.
28 BPatG, Beschl. v. 17.2.2011 – 30 W (pat) 110/09, u. a. für „Computer; Entwicklung, Design und Erstellung von Computerprogrammen
und Software“.
58
Nicht schutzfähig
werde dahingehend
verstanden, dass Sa
nierungsmaßnahmen
von Sanierungsexperten erbracht würden. Durch
die Verkürzung werde der beschreibende Sinngehalt
der Wortneuschöpfung nicht verändert. Abkürzungen
seien daher schutzunfähig, wenn sie verständlich seien und ebenso wie die vollständige Beschaffenheits
angabe eingesetzt werden könnten.
29
„iNanny“ 30: Angesichts der festgestellten Gewöhnung der Verkehrskreise an die Verwendung des Begriffs „Kindermädchen“ für Kommunikationsgeräte
und -software weise das angemeldete Zeichen in
der Bedeutung „Internetnanny“ darauf hin, dass die
beanspruchten Geräte, Programme und Dienstleistungen zur Bestimmung des Aufenthaltsorts einer
Person und zu ihrer Überwachung unter Einsatz des
Internets die Aufgabe eines Kindermädchens übernehmen könnten.
„MULTITUBO“ 31: Die aus dem gebräuchlichen Präfix „MULTI“ und dem spanischen Begriff „TUBO“ für
„Rohr“ bestehende IR-Marke sei sprachüblich gebildet.
Der inländische Fachverkehr verstehe „TUBO“ auch
wegen seiner sprachlichen Nähe zu den entsprechenden englischen und französischen Ausdrücken.
würden Einladungen heutzutage typischerweise mit
Hilfe von Kommunikationsdienstleistungen versandt.
: Zwar habe ein sprachwissenschaftliches Gutachten verneint, dass
sich der Begriff „Euroshop“ bereits eingebürgert habe. Jedoch stellten
zahlreiche Recherchebelege im Internet zumindest
ein starkes Indiz dafür dar, dass „Euroshop“ als Oberbegriff für eine semantische Untergruppenbildung
von ständig zunehmenden Billigdiscountern, die Produkte im untersten Preissegment, etwa zwischen 0
und 10 € anböten, verstanden werde.34
33
„Produktwal“ 35 sei mit „Produktwahl“ gleichzusetzen.
Die geringe Abweichung, die weder ungewöhnlich sei
noch zu einer anderen Aussprache führe, werde entweder nicht bemerkt, für einen Druckfehler gehalten
oder bewusst als Abwandlung des Fachbegriffs erkannt. Derartige Wortspielereien seien in der Reklame
üblich.
„nanoLine“ 36 weise u. a. nur auf eine „Nano(techno
logie)produktlinie“ hin. Auch die positive Formulierung
des Disclaimers „… im Mikrometerbereich oder größer“
sei unzulässig, weil nicht ein bestimmtes Merkmal
ausgenommen werden dürfe.
„Lakeparty“ 32: Zwar sei die Benennung von Werbedienstleistungen nach einem zu bewerbenden Ereignis einer „Seeparty“ nicht branchenüblich. Allerdings
organisierten Werbegemeinschaften lokaler Einzelhändler häufig Straßenfeste mit dem vorrangigen Ziel,
für das eigene Handelsunternehmen zu werben. Auch
29 BPatG, Beschl. v. 18.8.2011 – 33 W (pat) 537/10, für Dienstleistungen der Kl. 37.
31 BPatG, Beschl. v. 26.1.2011 – 28 W (pat) 38/10, für Waren der Kl. 6, 17, 19.
34 Der 29. Senat hat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen, da die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ob die
Anforderungen an die grafische Ausgestaltung des Wort-/Bildzeichens geringer anzusetzen seien, wenn die Schutzfähigkeit des
Wortelements aufgrund einer Prognoseentscheidung verneint werde, sei keine Rechts-, sondern eine der Rechtsbeschwerde
nicht zugängliche Tatfrage.
35 BPatG, Beschl. v. 21.9.2011 – 29 W (pat) 107/10, nicht schutzfähig u. a. für „Werbung; Marketing; Unternehmensberatung …;
Telekommunikation; Beratung für Telekommunikationstechnik“, schutzfähig u. a. für „Personalmanagementberatung;
E-Mail-Dienste; Serveradministration“.
59
Mehrwortmarken
Schutzfähig
Der 29. Senat erachtete in bislang 1937 Beschwerdeverfahren Wort-/Bildmarken mit dem Bestandteil „Volks-“
nebst einer Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung
für schutzfähig. Die Verfahren ließen sich im Wesentlichen in zwei Gruppen einteilen:
– Zeichen, bei denen schon
die Wortverbindung unterscheidungskräftig sei,
z. B. „VolksHähnchen“ 38: Das Wortelement „Volks-“
in Verbindung mit einer Waren-/Dienstleistungsbezeichnung bedeute nicht, dass es sich um eine
besonders preisgünstige Ware oder Dienstleistung
handele. „Volks-“ habe lediglich den Sinngehalt „für
alle, jedermann“. Nach den Kennzeichnungsgewohnheiten in der betreffenden Branche richteten
sich Angebote für Geflügel schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht an bestimmte soziologische
Zielgruppen (Ober-/Mittel-/Unterschicht);
– Zeichen, bei denen der Wortverbindung zwar ein
bestimmter Sachhinweis entnommen werden könne, die aber aufgrund der grafischen Ausgestaltung
unterscheidungskräftig seien,
z. B. „VolksGolfen“ 39. Für die Beschwerdeführerin seien bereits
62 Wort-/Bildmarken aus der „Volks“-Markenfamilie
in entsprechender Zusammensetzung und Gestaltung eingetragen, die mit umfangreichen Aktionen
beworben worden seien. Es bestehe eine enge Verwandtschaft zur Stammmarke „Bild.de“. Ferner sei
die Grafik für sich allein bereits als Bildmarke eingetragen. 40
„SCAR-BLADE“ 41 lasse sich der Aussagegehalt „(Messer-)Klinge für Narben“ zuordnen, der in Zusammenhang mit Hochfrequenz-Chirurgie-Instrumenten keinen relevanten Produktbezug aufweise, da es keine
speziellen Klingen für Narben gebe. Der Sinngehalt
eines „narbenfreien Arbeitens“ erschließe sich erst
nach weitergehenden Überlegungen und Schlussfolgerungen.
„Dry Speed“ 42: Der Bedeutungsgehalt „trockene Geschwindigkeit“ begründe aufgrund des ungewöhnlichen, fantasievollen Wortspiels eine schutzbegründende Eigenständigkeit.
Die Beschwerde war ebenfalls erfolgreich in folgenden
Fällen:
„go-collect“ 43: Selbst wenn geringe Teile des Verkehrs
die Bedeutung von „collect“ für die Vornahme von Inkasso verstünden, erhalte das Zeichen durch den vorangestellten, durch Bindestrich verbundenen Begriff
37 In jeweils identischer grafischer Ausgestaltung BPatG, Beschlüsse v. 24.3.2011 – 29 W (pat) 195/10 – Volks-Tippschein;
29 W (pat) 203/10 – Volks-T-Shirt; 29 W (pat) 204/10 – Volks-Winterrad; 29 W (pat) 211/10 – Volks-Wäsche; 29 W (pat) 212/10
– Volks-Winterreifen; 29 W (pat) 216/10 – Volks-Rabatt; 29 W (pat) 4/11 – Volks-Sandwich;
BPatG, Beschlüsse v. 4.4.2011 – 29 W (pat) 13/11 – Volks-Ratgeber; 29 W (pat) 19/11 – Volks-Milch; 29 W (pat) 20/11
– Volks-Milchreis; 29 W (pat) 21/11 – Volks-Aktion; 29 W (pat) 29/11 – Volks-Fernbedienung;
BPatG, Beschlüsse v. 18.5.2011 – 29 W (pat) 35/11 – Volks-Multispray; 29 W (pat) 44/11 – Volks-Frühstück; 29 W (pat) 46/11
– Volks-Rasierer; 29 W (pat) 52/11 – Volks-Wanderschuh.
Die Löschung wurde abgelehnt hinsichtlich BPatG, Beschl. v. 21.12.2011 – 29 W (pat) 99/11 – Volks-Inspektion.
40 In Abweichung von den 19 Entscheidungen des 29. Senats hat der 26. Senat in zwei weiteren parallelen Beschwerdeverfahren mit
Beschlüssen vom 11.5.2011 eine Schutzfähigkeit der Zeichen „Volks-Kredit“ (26 W (pat) 83/10) und „Volks-Plasma-TV“ (26 W (pat)
102/10) wegen fehlender Unterscheidungskraft insgesamt bzw. überwiegend verneint. Die Rechtsbeschwerde wurde in beiden
Fällen nicht zugelassen.
41 BPatG, Beschl. v. 16.8.2011 – 28 W (pat) 20/11, für „Hochfrequenz(HF)-Chirurgie-Instrumente“.
42 BPatG, Beschl. v. 30.3.2011 – 28 W (pat) 581/10, u. a. für „Elektrowerkzeuge“.
43 BPatG, Beschl. v. 18.1.2011 – 33 W (pat) 136/09, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 36, 38, 42, 45.
60
„go“ eine so ungewöhnliche Struktur, dass sich ein unmittelbares Sinnverständnis nur durch umfangreiche,
gedankliche Zwischenschritte erschließe.
Auch die Wiederholung der Buchstaben „ex“ in beiden
Wörtern, die erst bei analysierender Betrachtungsweise auffalle, weise keine Originalität auf.
„Stern-Tours“ 44 verbinde den deutschen Begriff „Stern“
statt mit dem deutschen Pluralwort „Touren“ mit dem
englischen bzw. französischen Wort „Tours“ zu einem
neuen, ungewöhnlichen Gesamtbegriff.
„signals for motion“ 47 werde wegen der sprachüblichen Wortbildung ohne Weiteres mit „Signale für Bewegung“ übersetzt und sei nicht interpretationsbedürftig, da es verschiedene Therapieformen gebe, bei
denen magnetische und elektrische Signale eingesetzt
würden, um gezielt Teile des Bewegungsapparates zu
behandeln und die Beweglichkeit zu fördern.
Nicht schutzfähig
: Das Zeichen entspreche den in
Deutschland verbreiteten Güte-,
Unternehmens- und Verbandszeichen sowie Amtssiegeln. Die Einbindung des Begriffs „Deutsches
Hygienezertifikat“ in eine InternetAdresse weise nur auf die Informationsquelle hin. Wegen der zentra
len Bedeutung der Hygiene bei der medizinischen
Versorgung sei der als Symbol für die Heilkunde bekannte Äskulapstab auch ein sinnfälliges Emblem für
ein Hygienezertifikat.
45
„Der Klartext-Experte“ weise darauf hin, dass die
beanspruchten Druckereierzeugnisse, Videoproduktionen, Präsentationen und Werbetexte von einem
Fachmann angeboten würden, der – auch im Computerbereich – Klartext verstehe, spreche oder lehre, also
undurchschaubare Sachverhalte verständlich mache.
46
„BLACK-STYLE“ 48 werde im Bedeutungsgehalt
„schwarzer Stil, Style“ als produktbeschreibende Farbund Stilangabe aufgefasst, der allenfalls eine mehr
oder weniger intensive Werbe-, aber keine Herkunftsfunktion beigemessen werde. Eine Heranführung der
Verbraucher an eine herkunftshinweisende Funktion
unmittelbar beschreibender Farb- und Stilangaben im
Kraftfahrzeugbereich über einen längeren Zeitraum
hinweg sei weder vorgetragen noch ersichtlich.
„Venustas-Immobilien“ 49: Das lateinische Wort „Venustas“ bedeute „Schönheit, Anmut“ als eines der drei Prinzipien der Architektur nach dem römischen Architekten
Vitruv und werde im Baugewerbe und in der Architektur beschreibend verwendet. Der beschreibende Charakter sei – auch bei Wörtern toter Sprachen – relevant,
wenn er nur inländischen Fachkreisen bekannt sei.50
44 BPatG, Beschl. v. 28.9.2011 – 26 W (pat) 543/10, für Dienstleistungen der Kl. 39, 41, 42.
45 BPatG, Beschl. v. 9.8.2011 – 24 W (pat) 34/09, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 35, 38, 41, 42, 44 und 45. Die Rechtsbeschwerde
wurde nicht zugelassen. Der Zurückweisungsbeschluss werfe keine Fragen i. S. v. Art. 267 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der
Europäischen Union) zur Auslegung der Markenrichtlinie als vom EG- Vertrag abgeleiteten Gemeinschaftsrecht auf, weshalb keine
Verpflichtung zur Vorlage an den EuGH bestehe. Der Beschluss beruhe auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und bewege sich im Rahmen der
Rechtsprechung des EuGH zur Unterscheidungskraft i. S. v. Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Markenrichtlinie. Diese Regelung sei durchgehend eindeutig und vollständig wie auch deren Umsetzung in das deutsche Markenrecht.
47 BPatG, Beschl. v. 7.4. 2011 – 30 W (pat) 88/09, u. a. für „Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Apparate und Instrumente; Lehrund Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Druckereierzeugnisse; alle der vorgenannten Waren nicht im Zusammenhang mit
Zahnwurzel- und Zahnfleischbehandlungen ….“
48 BPatG, Beschl. v. 16.2.2011 – 28 W (pat) 563/10, nicht schutzfähig u. a. für „Kraftfahrzeuge und deren Teile, soweit in Klasse 12
enthalten; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen bezüglich Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugteilen und Kraftfahrzeugzubehör“,
schutzfähig u. a. für „Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen; Reparatur, Demontage von
Kraftfahrzeugen“.
49 BPatG, Beschl. v. 2.11.2011 – 29 W (pat) 206/10, u. a. für „Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich …; Bauwesen“.
50 F ür schutzfähig wurde hingegen erachtet „CANTUS VERLAG“,vgl. BPatG, Beschl. v. 24.11.2011 – 30 W (pat) 539/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 35, 41 und 45. Bei den angesprochenen Fachhändlern und beim durchschnittlichen allgemeinen Endverbraucher
könnten Lateinkenntnisse nicht vorausgesetzt werden. Auch sei das Wort „Cantus“ weder in den allgemeinen deutschen Sprachschatz übergegangen, noch stelle es einen gebräuchlichen Fachbegriff für den vorliegenden Waren- und Dienstleistungsbereich dar.
61
4. Slogans
Schutzfähig
„Wir machen morgen möglich“ 51: Der beschreibende
Aussagekern, Waren und Dienstleistungen im Computerbereich orientierten sich an zukünftigen Entwicklungen und Fortschritt, müsse für Mitbewerber nicht
frei verfügbar sein, da es sich nicht um eine feststehende Redewendung handele.
„fit für fit“ 52: Bei dem nachgestellten Wort „fit“ handele es sich nicht um ein Substantiv, sondern um ein
Adjektiv. Da die Wortfolge grammatikalischen Grundregeln der deutschen Sprache widerspreche, ordne ihr
der Verkehr keine bestimmte Bedeutung zu. „fit“ werde auch nicht ohne weiteres Nachdenken spontan als
Akronym für „Fitness/fitness“ verstanden.
„VIVA LA MONEY“ 53: Mit dem Sinngehalt „Es lebe das
Geld“ werde insgesamt lediglich angedeutet, dass
Geld eine besondere Rolle spiele, aber keine konkrete
Eigenschaft einer Finanzdienstleistung bezeichnet.
: Durch die Bezugnahme des Wortes
„WIR“ auf das vorangegangene
Wort
„Weingärten“ würden
Weinanbauflächen als
Winzer definiert, weshalb die Verbindung der Wortelemente ungewöhnlich sei. Auch die grafische Ausgestaltung mit der mehrfarbigen Wellenform und der
Art der Verbindung der einzelnen Wortelemente sei
unterscheidungskräftig.
54
Nicht schutzfähig
„Wir sind die Guten“ 55: Es könne dahinstehen, ob der
Slogan als Hinweis auf fachlich qualifizierte Anbieter
der betreffenden Dienstleistungen oder deren gute
Qualität gesehen werde. Sogar wenn der leicht selbstironische Charakter der Wortfolge überwiegend erkannt werde, fehle diesem bereits in den verschiedensten Waren- und Dienstleistungssektoren verwendeten
Spruch die Eignung als Herkunftshinweis.
„Im richtigen Kino bist Du nie im falschen Film“ 56 vermittele als sprachüblich aufgebaute Aussage, dass
man in einem guten Kino eine gute Zeit verbringen und
keine unliebsamen Überraschungen erleben werde. Es
liege nur eine gewöhnliche, keine einen schutzbegründenden Denkprozess auslösende Werbeaussage vor.
„Zeit für den Augenblick“ 57: Die Verwendung ähnlich
gebildeter Wortfolgen in der Werbung stelle ein gewichtiges Indiz dafür dar, dass sich die Bezeichnung als
werbewirksame Anpreisung eines Angebots, das dem
Verbraucher einen Genuss im Hier und Jetzt ermögliche, aufgefasst werde.
„Deutschlands schönste Seiten“ 58: Der beschreibende
Begriffsgehalt betreffe nicht nur die beanspruchten
Verlagserzeugnisse, sondern auch die Dienstleistungen, mittels derer die Werke entstünden, veröffentlicht und verbreitet würden, obwohl ein Verlagshaus
sich nicht nur einem Themenkreis widme.
„ICK BIN *NE JUTE“ 59: Soweit die Waren aus Jute hergestellt seien, handele es sich um eine Angabe zum
Material, die in jeder Verwendungsform beschrei-
51 BPatG, Beschl. v. 19.5.2011 – 30 W (pat) 501/11, u. a. für „Datenprozessoren; Computer-Software und -hardware für drahtlose Netzkommunikation; Ausbildungsdienstleistungen für Netzwerk-Hardware und -Software; Beratungsdienstleistungen im Bereich Computer
und drahtlose Datenübertragung“.
52 BPatG, Beschl. v. 31.3.2011 – 28 W (pat) 98/10, u. a. für „Fleisch und Fleischzubereitungen; Eier, Milch und Milchprodukte;
feine Backwaren und Konditorwaren; Gewürze; Kühleis“.
54 BPatG, Beschl. v. 7.9.2011 – 26 W (pat) 507/10, für „Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere“.
58 BPatG, Beschl. v. 1.9.2011 – 27 W (pat) 131/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 41. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zu der
bisher umstrittenen Frage, ob Verlagsdienstleistungen im weitesten Sinn durch einen produktbezogenen Begriffsinhalt beschrieben
werden könnten, wurde eingelegt: I ZB 68/11.
59 BPatG, Beschl. v. 19.9.2011 – 27 W (pat) 534/10, nicht schutzfähig für „Taschen, nämlich Aktentaschen, Badetaschen … aus textilem
Material, auch Jute; Bekleidung; Kopfbedeckungen, Schuhe, auch aus Papier, …, Jute und anderen Naturprodukten, schutzfähig für
„Verpackungsmaterial, -hüllen und -taschen aus Leder, Regenschirme und Sonnenschirme“.
62
bend sei. Dies gelte jedoch nicht bei
Verpackungen aus Leder oder bei
Schirmen.
„Der überraschende Teil Bayerns“ lenke die Aufmerksamkeit auf Dienstleistungen, die einen Bezug
zu einem wenig bekannten, unvermuteten Bereich des
Bundeslandes aufwiesen und werde als reine Werbeaussage aufgefasst, die einfach gehalten, aber nicht
mehrdeutig oder originell sei.
60
„Colour your life“ 61 werde auch im Inland nur als beschreibende Aufforderung verstanden, dem Leben Farbe zu verleihen.
„Sweeter Than Love!“ 62 weise mit der Bedeutung „süßer als Liebe“ als sloganartige Sachangabe auf die
geschmacklichen und optischen Eigenschaften der
beanspruchten Fleisch-, Obst- und Gemüsewaren hin.
Die Doppelbedeutung von „süß“ sowohl im gustatorischen (süßer Geschmack) wie auch im optischen Sinn
(süßes Aussehen) ergebe keine schutzbegründende
Mehrdeutigkeit.
5. Wortfolgen mit geografischen
Herkunftsangaben
Schutzfähig
„Salva“ 63 sei der Name einer in Nordsiebenbürgen
(Rumänien) gelegenen Ortschaft mit 2000 bis 5000
Einwohnern, die bis 1944 überwiegend von Deutschen
bewohnt worden, aber im Inland auch bei den aus
Rumänien eingewanderten Deutschen weitgehend
unbekannt sei. Ebenso unbekannt sei der lateinische
Begriff „Salva“ für „gesund, wohlbehalten, unversehrt“,
weshalb das Zeichen nicht zur Täuschung geeignet sei.
: Gröhnwohld sei der Name
eines knapp 1.350 Einwohner zählenden, in Schleswig-Holstein gelegenen Dorfes, in dem ein Gewerbegebiet weder ausgewiesen
noch geplant sei und auch kein Hopfen- oder Fruchtanbau betrieben werde. Wegen der geringen Größe und
der geringen wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes sei
auch in Zukunft nicht mit nennenswerter wirtschaftlicher Entwicklung zu rechnen.
64
: Da in Deutschland nur ein
Kloster dieses Namens existiere, bestehe eine Monopolstellung für die Produktion
von Waren unter unternehmerischer Verantwortung des
Klosters an diesem Ort. Dass nicht das Kloster Beuerberg oder sein Träger Markenanmelder sei und bisher
auch keine Anhaltspunkte für dessen Berechtigung
vorlägen, begründe kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG.
65
Nicht schutzfähig
„Niedersachsen Ports“ 66: weise nur darauf hin, dass
die jeweiligen Dienstleistungen für Hafeneinrichtungen in Niedersachsen bestimmt seien oder dort
erbracht würden. „Port“ („Hafen“) werde mit beschreibender Inhaltsaussage (z. B. Port-Police) und
in zahlreichen Fachbegriffen bereits verwendet (z. B.
„ISPS-Code“ = International Ship and Port Facility
Security Code).
61 BPatG, Beschl. v. 30.3.2011 – 26 W (pat) 518/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 45.
62 BPatG, Beschl. v. 11.3.2011 – 28 W (pat) 2/09, schutzfähig für „Fisch; Eier; Speisefette; forstwirtschaftliche Erzeugnisse“, nicht schutzfähig u. a. für „Geflügel und Wild; Konfitüren; Milch- und Milchprodukte; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Blumen“.
65 BPatG, Beschl. v. 5.10.2011 – 26 W (pat) 501/11, u. a. für „alkoholische Getränke“.
66 BPatG, Beschl. v. 5.4.2011 – 33 W (pat) 18/10, für Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 37, 39.
63
„Cajun“ 67: Das ländliche, von Sumpfland geprägte
Cajun-Country im Mississippi-Delta weise keine Bedeutung im Zusammenhang mit Automobilthemen
oder mit dem inländischen Medienbereich auf. Soweit
„Cajun“ als Bezeichnung einer Volksgruppe in den USA,
ihres Dialekts, ihrer Musik oder Küche bekannt sei,
liege eine fantasievolle Übertragung eines ethnischgeografischen Begriffs in den Bereich der Automobilliteratur bzw. vergleichbarer Medien vor, die sich mit
Automobilthemen beschäftigten.
„Madrid“ 68: Bei wirtschaftlich bedeutenden Orten wie
der spanischen Hauptstadt bestehe eine grundsätzliche Vermutung für die Notwendigkeit der freien Verwendung für nahezu alle Waren/Dienstleistungen.69
6. Etablissementbezeichnungen
Schutzfähig
„Stadion An der Alten Försterei“ 70 sei wie ein üblicher
und als Kennzeichen verstandener Etablissementname gebildet, den das Publikum in der Regel als betrieblichen Herkunftshinweis ansehe.71 Das Zeichen
könne auch auf typischen Souvenirartikeln in einer
herkunftshinweisenden Form angebracht sein.72 Etablissementbezeichnungen seien zudem für Dienstleistungen auf Veranstaltungen, die dort nur im
Einverständnis mit dem Betreiber stattfinden könnten, nicht freihaltebedürftig. Hinsichtlich der Waren
„ Druckereierzeugnisse, Fotografien; Waren aus Papier
und Pappe“ liege hingegen eine schutzunfähige Inhaltsangabe vor.73
„Nordhessenhalle“ 74 sei nicht allgemein sprachüblich
gebildet. Umgangssprachlich beschreibend wären
„Halle in Nordhessen“ oder „nordhessische Halle“. Es
habe sich z. B. bei Veranstaltungsstätten die Übung herausgebildet, Kennzeichen zu verwenden, die sich aus
dem Namen einer Region oder Kommune und einer
Einrichtungsbezeichnung (z. B. Stadion, Arena) zusammensetzten.
Nicht schutzfähig
„Orthopaedicum“ 7 5 lasse sich nach den allgemeinen
Sprachregeln die ausschließlich beschreibende Bedeutung „orthopädisches Institut mit wissenschaftlichem
Anspruch“ – nicht zuletzt wegen zahlreicher ähnlich
gebildeter Begriffe wie z. B. Gynäkologicum, Implantologicum etc. – entnehmen.76
„Haarschmiede“ 77 sei inzwischen eine geläufige Etablissementbezeichnung für einen Friseursalon.
„gewerbezentrale“ 78: Der Bedeutungsgehalt des Gesamtbegriffs sei vergleichbar mit einem Dachverband
als zentrale Stelle, welche die Funktion der Leitung,
Verwaltung, Koordination etc. im Hinblick auf produzierende Betriebe, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sowie Handelsunternehmen innehabe.
67 BPatG, Beschl. v. 10.3.2011 – 33 W (pat) 503/11, u. a. für „Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; mit Programmen versehene Datenträger, Computerspiele, vorgenannte Waren der Klasse 9 ausschließlich mit Inhalten aus dem Automobilbereich; Druckereierzeugnisse; …, vorgenannte Waren der Klasse 16 ausschließlich mit Inhalten aus dem Automobilbereich“.
69 Vgl. hierzu auch BPatG, Beschl. v. 17.2.2011 – 27 W (pat) 517/10 – „Gizeh“, für Waren der Kl. 10 und 25 sowie Dienstleistungen der Kl. 35.
„Gizeh“ sei die drittgrößte Stadt in Ägypten und vor allem auch für seine Pyramiden bekannt. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass
die Verbraucher eine Verbindung zu den beanspruchten Waren/Dienstleistungen – unter Umständen auch durch positiv besetzte
Vorstellungen – herstellen könnten.
70 BPatG, Beschl. v. 18.1.2011 – 27 W (pat) 158/10, schutzfähig u. a. für „Papier; Schreibwaren; Bekleidungsstücke; Werbung, Erziehung;
Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“, nicht schutzfähig für „Druckereierzeugnisse; Photographien; Waren aus Papier
und Pappe“.
71 Vgl. BPatG, Beschl. v. 30.5.2001 – 32 W (pat) 11/01 – Bodensee-Arena; Beschl. v. 15.11.2010 – 27 W (pat) 218/09 – Ruhrstadion.
72 A.A. BPatG, Beschl. v. 4.11.2010 – 25 W (pat) 182/09 – Neuschwanstein. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde eingelegt: I ZB 13/11.
73 Die zugelassene Rechtsbeschwerde zu der Frage, inwieweit Bezeichnungen, die für andere Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig seien, als inhaltsbezogene Aussagen für Medien deshalb schutzunfähig sein könnten, weil die Marke selbst sowie die
darunter angebotenen Waren/Dienstleistungen Gegenstand medialer Berichterstattung sein könnten, wurde nicht eingelegt.
74 BPatG, Beschl. v. 22.3.2011 – 27 W (pat) 16/11, u. a. für „Werbung; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften für
Werbezwecke; Organisation und Durchführung von kulturellen, politischen und sportlichen Veranstaltungen; Beherbergung und
Verpflegung von Gästen“.
64
werde als ein beschreibender Hinweis auf ein in
Deutschland ansässiges
bzw. in deutscher Trägerschaft stehendes Institut aufgefasst, das sich mit dem
Thema „Menschenrechte“ beschäftige.
79
„Medienwerkstatt Coburg“ 80: „Medienwerkstatt“ bezeichne nachweislich Plattformen für Lehr- und Unterrichtsmaterialien oder auch Verkaufsplattformen und
werde weder hoheitlich noch wie ein sonstiges Angebot der öffentlichen Hand verstanden.81
7. Personennamen
unmittelbar beschreibe. Hotels widmeten sich in der
Regel nicht nur dem Leben und Werk eines Künstlers.
„Hugo Sinzheimer Institut“ 84: Der Rechtswissenschaftler und Sozialdemokrat, der als Vater des Arbeitsrechts gelte, gehöre nicht zu den berühmten
Personen des Weltkulturerbes, wie z. B. Leonardo da
Vinci, deren Namen in jedem Fall für die Allgemeinheit freizuhalten seien. Denn Hugo Sinzheimer sei
nur deutschen, im Arbeitsrecht spezialisierten Fachleuten bekannt. Die Bezeichnung habe sich auch
nicht zu einem beschreibenden Fachbegriff für eine
bestimmte Art von Institutseinrichtungen oder Lehrmethoden entwickelt.
Die Beschwerden waren erfolgreich in folgenden Fällen:
8. Wort-/Bildmarken
„Fürst von Metternich“ 82: Der Name des Leiters des
Wiener Kongresses eigne sich nach den Kennzeichnungsgewohnheiten der betreffenden Branchen nicht
als Inhaltsangabe. Mit dem Namen würden nur politische Ereignisse assoziiert, jedoch gebe es keine Verbindungen zur Ess- und Weinkultur, zu Zeitungen oder
zu einem bestimmten Tanz-, Musik- oder Kleidungsstil.
Schutzfähig
In folgenden Fällen waren die Beschwerden erfolgreich aufgrund der grafischen Ausgestaltung:
„Dürer-Hotel“ 83 Die beschreibende Etablissementbezeichnung „Hotel“ verlange eine nähere Spezifizierung,
die durch den kennzeichnungskräftigen Personennamen „Dürer“ erfolge. Solche Bezeichnungen seien
schutzfähig, soweit der Name die Dienstleistung nicht
Das Wortelement „Wissen
und Handeln für die Erde“ weise darauf hin, dass die Gesamtheit der Erkenntnisse für das
Wohl der Welt eingesetzt und
Verhalten sowie Tätigwerden
daran orientiert sein sollten.
Dieser nicht unterscheidungskräftige Sinngehalt des
nur im linken Randbereich sichtbaren Wortbestand85
75 BPatG, Beschl. v. 27.6.2011 – 28 W (pat) 46/10, nicht schutzfähig für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 35, 41, 42;
schutzfähig für Waren und Dienstleistungen der Kl. 5, 10, 35, 39, 41.
76 Vgl. hierzu auch BPatG, Beschl. v. 29.9.2011 – 30 W (pat) 518/10 – CARDIOLOGICUM HAMBURG (Wort-/ Bild-Zeichen), für „Werbung
und Geschäftsführung, wissenschaftliche Forschung, ärztliche Versorgung“.
77 BPatG, Beschl. v. 12.5.2011 – 30 W (pat) 554/10, u. a. für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Dienstleistungen eines Friseursalons“.
Da die Frage der Markenschutzfähigkeit von (beschreibenden) Institutsbezeichnungen und Vereinsnamen noch nicht abschließend
als höchstrichterlich geklärt anzusehen sei, wurde die Rechtsbeschwerde zugelassen, jedoch nicht eingelegt.
81 Vgl. hierzu „Stadtwerke Dachau“, Kopacek/Kortge, Jahresbericht BPatG 2010, GRUR 2010, 369 (377).
82 BPatG, Beschl. v. 18.5.2011 – 29 W (pat) 158/10, u. a. für „Bücher, nämlich …; Zeitungen“ und „Veröffentlichung und Herausgabe von
Büchern, nämlich …; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Kultur, nämlich …“.
83 BPatG, Beschl. v. 9.3.2011 – 27 W (pat) 160/10, für Dienstleistungen der Kl. 41, 43.
84 BPatG, Beschl. v. 31.10.2011 – 29 W (pat) 542/11, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45.
65
teils werde durch das – auch größenmäßige – Hervortreten des Bildelements in Form einer ungewöhnlichen
Globusdarstellung (willkürlicher Helligkeitsverlauf bei
den Kontinenten, nicht an die Pole angeschlossener
Meridian), so weit überlagert, dass insgesamt eine
Schutzfähigkeit gegeben sei.
: Da der Umriss des Bildelements als Staatsgrenze auch
den Fachverkehrskreisen im
Transport- und Logistiksektor
weitgehend unbekannt sei,
verleihe der eigentümliche grafische Gesamteindruck
dem Zeichen die Schutzfähigkeit. Aufgrund der blasser
werdenden Rotfärbung handele es sich auch nicht um
ein Hoheitszeichen, hier die Staatsflagge Georgiens.
86
: Der Aussagegehalt „ein Mehr
an Fairness“ sei sinnlos, weil
Fairness bzw. Gerechtigkeit entweder gegeben seien oder nicht.
Auch weitere Bedeutungen wie
„ein Mehr am Markt“ oder „Messe und Mehr“ wiesen keinen sinnvollen Aussagegehalt auf. Die einzelnen Bildelemente – die Anordnung
der Wortbestandteile in unterschiedlicher Größe und
Farbgebung, die skizzenhaft angedeutete Weltkugel –
seien zwar für sich gesehen werbeüblich, bildeten
aber einen in sich geschlossenen charakteristischen
Gesamteindruck.
89
: Der Markentext erschöpfe
sich im Sachhinweis auf erstklassige, hochwertige Zutaten, die weltweit bezogen
oder angeboten würden. Die
einzelnen Bildelemente seien zwar werbeüblich, vermittelten aber in ihrer konkreten Kombination einen
unverwechselbaren charakteristischen Gesamteindruck.
Die durch grafische Gestaltungselemente hervor
gehobene Aufforderung90 zur Auswahl und Buchung
von Pauschalreisen, Flügen und anderen Reisedienstleistungen bei einem Internet-Reisebüro beschreibe
weder die Art,
Bestimmung, Beschaffenheit noch
sonstige Merkmale der vorwiegend
an Geschäftskunden gerichteten Dienstleistungen,
noch weise sie einen engen Bezug zu ihnen auf.
: Die IR-Marke enthalte nur einen allgemeinen Sachhinweis, dass eine Internationale Vereinigung Saatgut fair und
einheitlich teste. Der bildlichen Gesamtdarstellung liege trotz der Üblichkeit
siegelartiger Darstellungen als Gütehinweise eine aufwändige Gestaltung zugrunde, die in der konkreten Verbindung
der einzelnen für sich genommen (werbe-)üblichen
Darstellungsmittel der Bildmarke das erforderliche
Mindestmaß an Unterscheidungskraft noch vermittele.
Nicht schutzfähig
Erfolglos war hin
gegen die Beschwerde im Fall
„Woche aktuell“ 91
Der schutzunfähige Wortbestandteil stehe im Vordergrund des Gesamtzeichens. Bei Presseartikeln, insbesondere Tageszeitungen, Wochen- und Monatszeitschriften
sei die Anordnung von in weißer Schrift gehaltenen
Wortbestandteilen in einem roten Rechteck ein werbeübliches dekoratives Gestaltungsmittel.92
87
88
87 BPatG, Beschl. v. 12.1.2011 – 29 W (pat) 157/10, für „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Zutaten, Aromen sowie
Düfte für die Nahrungsmittel- und pharmazeutische Industrie“.
89 BPatG, Beschl. v. 26.9.2011 – 29 W (pat) 144/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 35, 38.
91 BPatG, Beschl. v. 26.1.2011 – 29 W (pat) 167/10, u. a. für „Druckereierzeugnisse; Werbung; Unterhaltung“.
92 Vgl. hierzu auch BPatG, Beschl. v. 21.12.2011 – 29 W (pat) 182/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 16, 35, 41
– neue Gesundheit (Wort-/Bildzeichen).
93 BPatG, Beschl. v. 17.5.2011 – 27 W (pat) 144/10, für Waren der Kl. 25.
66
: Die grafische
Gestaltung der
werbeüblich anpreisenden Wortbestandteile sei
weder besonders eigentümlich noch überraschend
kreativ und unterscheide sich insbesondere von den
aufwändigen und einfallsreichen Tatoo-Marken der
Hardy-Life LLC. Eine Anbringung in herkunftshinweisender Form liege nicht vor.94
93
9. Bildmarken
Schutzfähig
: Für Druckereierzeugnisse und Zeichnungen auf den Gebieten der Architektur
und des Bauingenieurswesens sei die
deutlich erkennbare
grafische Darstellung eines Bibers nicht unmittelbar
beschreibend. Außer Betracht zu bleiben habe, dass
der Familienname des Anmelders phonetisch dem Gegenstand der Abbildung entspreche. Der Disclaimer
„alle … Waren … nur für Publikationen auf dem Gebiet
der Architektur und des Bauingenieurwesens“ sei zulässig, weil der Produktbereich positiv formuliert sei.
95
: Als schutzfähig sah der 27. Senat die sechs zweidimensionalen für „Schuhwaren“ beanspruchten Bildzeichen an. Diese gäben nicht nur schmückende
Details von Schuhen wieder. Deren grafische Ausge96
staltung verfüge vielmehr über begriffliche Inhalte,
nämlich die römischen Ziffern „XI“, „IX“, „V“, „X“, die
Kombination aus „I“, „X“ u. „I“ oder den Buchstaben
N, wobei eine markenmäßige Verwendung im Sinne
der – eingangs erwähnten – BGH-Rechtsprechung zu
„Marlene-Dietrich-Bildnis II“ und „TOOOR!“ unterstellt werde.
Nicht schutzfähig
Die Verbindung der beiden glatt
beschreibenden Symbole für
Medizin und Recht in der vorliegenden piktogrammartigen
Form97 schaffe keine durch weitere Verfremdung neue eigentümliche Gestaltung, vielmehr
blieben beide Symbole in ihrer
Bedeutung erkennbar und bildeten keine neue fantasievolle Einheit.
Die Abbildung98 beschränke sich auf die Sachaussage, dass es sich bei den betreffenden Lebensmitteln
um heimische Milch- bzw.
Rindfleischprodukte handele, was nicht für Kakaobohnen und -pulver gelte,
so dass das Zeichen insoweit schutzfähig sei. Die
konkrete Tierdarstellung
unterscheide sich von einer naturalistischen Wiedergabe nur durch die gestreifte Farbgebung, die vom Publikum als die Farben
der Bundesrepublik Deutschland und damit als geografischer Herkunftshinweis gesehen würden.
94 Vgl. BGH GRUR 2010, 825, Rn. 22 – Marlene Dietrich Bildnis II.
96 BPatG, Beschl. v. 11.1.2011 – 27 W (pat) 278/09 sowie 279/09 bis 283/09, jeweils vom 1.2.2011 für „Schuhwaren“.
97 BPatG, Beschl. v. 24.2.1011 – 30 W (pat) 47/10, u. a. für „Vorträge, Seminare und Praktika eines Rechtsmediziners, eines forensischen
Psychiaters, auch zum Medizinrecht, ärztlichen Standesrecht und zu medizinethischen Fragen“.
98 BPatG, Beschl. v. 26.10.2011 – 28 W (pat) 544/10, nicht schutzfähig für zahlreiche Waren der Kl. 29, 30, 32, schutzfähig für „Kakao“.
67
10. Geografische Herkunftsangaben nach
der Verordnung (EG) Nr. 520/2006 des
Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von
geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel
„Bayerischer Obazda, Obazda, Bayerischer Obazter und
Obazter“ 99: Der Antrag eines Herstellers von Obazdem
aus Baden-Württemberg auf Zurückweisung des Eintragungsantrags einer Schutzgemeinschaft hatte Erfolg. Die Bezeichnungen seien keine Gattungsbezeichnungen im Sinne des Art. 3 Abs. 1 der VO (EG) 510/2006,
sondern bezeichneten ein Lebensmittel, bei dem sich
das Ansehen aus dem geografischen Ursprung ergebe
und das in einem abgegrenzten geografischen Gebiet
hergestellt werde. Eine Produktion außerhalb Bayerns
im größeren Umfang sei nicht nachgewiesen. Das
DPMA müsse u. a. prüfen, ob bei der heute auch üblichen industriellen Herstellung das Verbot von Konservierungsstoffen eine sachgerechte Beschränkung sei.
Die Sache wurde daher zurückverwiesen.
Die Markenabteilung des DPMA hatte den Antrag auf
Eintragung von „Hiffenmark“ und „Fränkisches Hiffenmark“100, das dialekt-fränkische Wort für „Hagenbuttenkonfitüre“, als geografische Angabe in das von
der Kommission geführte Verzeichnis als unzulässig
verworfen, weil die Beschwerdeführerin nur Einzelherstellerin, keine Vereinigung und mangels Nachweises
eines abgrenzbaren geografischen Gebietes dieser
auch nicht gleichzustellen sei. Der 30. Senat hat die Sache an das DPMA zurückverwiesen, da das Vorbringen
der Beschwerdeführerin, das Erzeugnis „(Fränkisches)
Hiffenmark“ verfüge über einen „guten Ruf“ und An-
sehen, nicht gewürdigt worden sei. Auch das Ansehen
könne eine herkunftsbezogene Eigenschaft begründen, was vorliegend durch die Stellungnahmen mehrerer Verbände und Behörden nachgewiesen sei.
„Schwarzwälder Schinken“ 101: Der Schutzverband
der Schwarzwälder Schinkenhersteller hatte beantragt, die Benutzungsbedingungen der geschützten
geografischen Angabe dahingehend zu ändern, dass
Schwarzwälder Schinken im Schwarzwald geschnitten und verpackt werden müsse. Hiergegen hatte u. a.
ein Fleischverarbeitungsbetrieb Beschwerde erhoben,
der seinen im Schwarzwald produzierten Schinken in
Norddeutschland schneide und verpacke. Der 30. Senat entschied, dass die Echtheit von geschnittenem
und verpacktem Schwarzwälder Schinken nur dann
hinreichend gewährleistet sei, wenn die genannten
Verarbeitungsschritte im Schwarzwald durchgeführt
würden und dies vor Ort kontrolliert werden könne.
11. Sonstiges
Die nachfolgenden Entscheidungen betreffen § 8 Abs. 2
Nr. 5 MarkenG:
: Die Beschwerde war erfolglos, da das angemeldete
Zeichen gegen § 8 Abs. 2 Nr. 5
MarkenG verstoße. Die Buchstabenfolge sei als Abkürzung für „reconquista“ auch
in Deutschland bekannt für
die Rückeroberung der von
Muslimen beherrschten Iberischen Halbinsel durch
die Christen. „RCQT“ stehe im heutigen Sprachgebrauch für islamfeindliche Botschaften. Auch die Grafik wirke fremdenfeindlich und militant.
99 BPatG, Beschl. v. 22.9.2011 – 30 W (pat) 9/10, für „Käsezubereitung“.
100 BPatG, Beschl. v. 14.7.2011 – 30 W (pat) 76/09, für „Konfitüre“.
101 BPatG, Beschl. v. 13.10.2011 – 30 W (pat) 33/09, für „Fleischerzeugnisse“.
68
102
Als mit § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG vereinbar wurde das angemeldete Wortzeichen „Berliner Reichstagsbrand“103
angesehen: Der Durchschnittsverbraucher werde das
Ereignis zwar mit dem Ende der Weimarer Republik
und dem Übergang zur Nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Verbindung bringen. Aber im Zusammenhang mit Spirituosen werde das Publikum
mit dem Wort „Brand“ – dem klanglichen Doppelsinn
entsprechend – ein gebranntes alkoholisches Getränk
wie Branntwein verbinden. Eine politisch unerträgliche und deshalb sittlich anstößige Verhöhnung der
Opfer des Nationalsozialismus sei nicht gegeben.
reit für) errege sittlichen Anstoß. Daran ändere auch
dessen zahlreiche Verwendung in Filmen, in der Literatur und in den Medien nichts. Die Verwendung von
Vulgärsprache habe nichts mit Liberalisierung zu tun,
zumal in der Erziehung auf deren Vermeidung hingewirkt werde. Die Anlehnung an die farbliche Gestaltung einer bekannten Motorradmarke reiche nicht
aus, einen Bezug zum Motorradtreffen am Faaker See
herzustellen.
FICKEN104: Aufgrund der fortschreitenden Liberalisierung liege kein unerträglicher Verstoß gegen das sittliche Empfinden der Allgemeinheit vor. Die derbe Bezeichnung für den Vollzug des Geschlechtsverkehrs sei
in ihrem Aussagegehalt geschlechtsneutral und damit
nicht einseitig herabsetzend.105 Dem der Vulgärsprache entstammenden Wort bedienten sich verschiedene gesellschaftliche Schichten und Altersklassen, wie
z. B. Titel von Bühnenstücken, Filmen und Büchern.106
Zudem könne es sich im betroffenen Modebereich
auch um einen Nachnamen handeln (67 deutsche Telefonbucheinträge), der als Einnähetikett markenmäßig verwendet werde.
1. Wegen Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1
i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
Anderer Ansicht war der 27. Senat hinsichtlich des
Zeichens „Ready to Faak!“ 107 Obwohl das Wort “Fuck”
durchgestrichen sei, bleibe
es lesbar und erfahre gerade deswegen Aufmerksamkeit. Der vulgäre Ausdruck
„Fuck“ für die Ausübung von
Geschlechtsverkehr in Verbindung mit „ready to“ (be-
III. Löschungsverfahren
Bejahung von Bösgläubigkeit
Die Rechtsprechung des BPatG erfuhr keine Änderungen.108
Nach Ansicht des 28. Senats
handelte die Inhaberin der
u. a. für Fleisch- und Wurstwaren 2006 angemeldeten und seit 2007 registrierten
Bildmarke109 bösgläubig, weil sie seit 2004 von der Benutzung für eine Salami durch ihre österreichischen
Konkurrentinnen im Inland gewusst habe. Da es sich
um ein spezifisches Marktsegment mit vergleichsweise wenigen Anbietern handele, könne auch deren
Kenntnis vom Umfang dieser Benutzung unterstellt
werden. Eine Förderung der eigenen Marktposition, die
den Eingriff in den schutzwürdigen Besitzstand ihrer
Mitbewerberinnen gerechtfertigt hätte, sei zu verneinen, weil sie eine Benutzung ihrer Marke nicht belegt
und unmittelbar nach Erlangung des Markenschutzes
mit einer Berechtigungsanfrage und Abmahnungen
103 BPatG, Beschl. v. 14.9.2011 – 26 W (pat) 502/11, für „Spirituosen“.
105 anders hierzu BPatG, Beschl. v. 26.9.2011 – 26 W (pat) 8/11 – Schlumpfwichse. Die Marke verletze aufgrund der Wortkombination
eines derben Ausdrucks für Ejakulat und einer bei Kindern beliebten Comicfigur sowie als Aufforderung zum Spermatrinken im
übertragenen Sinn das Sittlichkeitsgefühl eines erheblichen, zu respektierenden Personenkreises. Mit ähnlicher Argumentation
vgl. BPatG, Beschlüsse v. 9.2.2011 – 26 W (pat) 31/10 – ARSCHLECKEN24 und 36/10 – Wort-/Bildzeichen mit gleichem Wortlaut.
106 So auch: BPatG, Beschl. v. 28.9.2011 – 26 W (pat) 44/10 – Wort-/Bildzeichen „FICKEN Liquors“, für Waren der Kl. 25, 32, 33.
107 BPatG, Beschl. v. 20.9.2011 – 27 W (pat) 138/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 25, 41. Die zugelassene Rechtsbeschwerde
zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung bei sexuell anzüglichen Wörtern wurde eingelegt: Aktenzeichen I ZB 89/11.
108 Zu den Grundsätzen vgl. Grabrucker, Mitt 2008, 532 ff.
109 BPatG, Beschl. v. 3.8.2011 – 28 W (pat) 40/10. Die in kyrillischen Buchstaben geschriebene Bezeichnung wird in lateinischer Schreibweise mit „Berjozka“ wiedergegeben, was im Russischen „Birke“ heißt.
69
gegen diese vorgegangen sei. Die Löschungsentscheidung des DPMA wurde daher bestätigt.
Für die in Klasse 33 eingetragenen „alkoholischen Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Weine,
Schaumweine, Sekte, weinhaltige Getränke“ stellte der 26. Senat bei der Inhaberin der Wortmarke
„Marsecco“110 Bösgläubigkeit fest. Der schutzwürdige
Besitzstand des Antragstellers ergebe sich aus dem
seit 2005 getätigten Absatz von mit „MARSECCO“
etikettierten Schaumweinflaschen sowie aus dessen
Präsenz in mehreren Online-Verkaufsportalen. Davon
habe die Markeninhaberin u. a. als langjährige Kundin
Kenntnis gehabt. Zudem habe sie die Marke sofort an
den früheren Vertriebspartner des Antragstellers lizenziert, der inzwischen als dessen Konkurrent Schaumweine unter der Marke anbiete. Die übrigen Waren111
lägen weder im engen Ähnlichkeitsbereich, noch sei
insoweit ein schutzwürdiger Besitzstand des Antragstellers behauptet worden.
Verneinung von Bösgläubigkeit
Die Frage, ob die Anmeldung der u. a. für Kraftfahrzeuge eingetragenen Wortmarke „Simca“ 112 bösgläubig sei, wenn die für die Antragstellerin international
und in Frankreich eingetragene Marke „SIMCA“ auch
im Ausland schon lange vor der Anmeldung des angegriffenen Zeichens nicht mehr benutzt worden sei,
verneinte der 28. Senat in Übereinstimmung mit dem
DPMA. Die „Wiederbelebung“ einer ehemals verwendeten Bezeichnung könne nicht als rechtsmissbräuchlich angesehen werden, weil das Markenrecht keine
eigenständige schöpferische Leistung verlange.
In dem Verfahren gegen die Wort-/Bildmarke
„PitLANE24“ 113 hob der 29. Senat die Löschungsentscheidung des DPMA auf, weil deren Anmeldung nicht
mit hinreichender Sicherheit als bösgläubig eingestuft
werden könne. Mangels geschäftlicher Betätigung
der von den Geschäftsführern der Markeninhaberin
mit dem Antragsteller gegründeten PitLANE-Unternehmen
habe kein schutzwürdiger Besitzstand entstehen können.
Aus der Anmeldung der Marke
ohne vorherige Absprache mit den Mitgesellschaftern
der PitLANE-Unternehmen könne noch nicht auf eine
Behinderungsabsicht geschlossen werden. Denn aufgrund des ursprünglich gemeinsamen Interesses der
Parteien an der Verwirklichung der vom Antragsteller
entwickelten Geschäftsidee und der bevorstehenden
Internetpräsenz von „PitLANE24.de“ Anfang April 2007
habe ein tatsächliches und dringendes Bedürfnis für
die Markenanmeldung am 2. April 2007 bestanden,
welche die PitLANE-Unternehmen mangels finanzieller Ausstattung nicht selbst hätten vornehmen können. Hinzu komme die tatsächliche Benutzung der
Marke durch ein PitLANE-Unternehmen ab April 2007
mit Billigung der Markeninhaberin.
Nach Ansicht des 27. Senats
lag bei der Wort-/Bildmarke
„LIMES LOGISTIK“ 114 keine bösgläubige Markenanmeldung vor, so dass die Beschwerde des Markeninhabers Erfolg hatte. Typische Gründungsaktivitäten vor der Anmeldung am 21. März 2005,
wie die Beschaffung von Domainnamen, Bestellung
von Visitenkarten, Briefbögen etc. sowie die Verschickung eines Rundbriefes, könnten keinen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin begründen. Keinem
der beiden Wettbewerber auf dem Gebiet der Logistikdienstleistungen für die Durchführung von Veranstaltungen habe vor der Anmeldung ein nachweisbar eigenständiges Recht an der Bezeichnung zugestanden.
Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Markeninhaber, der seit 1996 im Logistikbereich tätig gewesen und dessen Wettbewerbsverbot Ende 2005 ausgelaufen sei, die Streitmarke tatsächlich für seine eigene
geschäftliche Betätigung habe nutzen wollen.
111 Der Kl. 3, 5, 21: u. a. „Mittel zur Körper- u. Schönheitspflege; pharmazeutische Erzeugnisse; Glaswaren“.
113 BPatG, Beschl. v. 20.7.2011 – 29 W (pat) 95/10 für Dienstleistungen der Kl. 35, 38, 41, 42.
114 BPatG, Beschl. v. 19.7.2011 – 27 W (pat) 164/10 für Waren und Dienstleistungen der Kl. 6, 19, 35, 37, 39, 41, 43, 44.
70
Der 29. Senat verneinte in Übereinstimmung mit dem
DPMA die Löschung der u. a. für feine Back- und Konditorwaren registrierten Wortmarke „Kaupmann“ 115 wegen Bösgläubigkeit. Es fehle schon an einem schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin, weil sie die
Bezeichnung nur für den Betrieb einer Großbäckerei
in Bielefeld benutzt habe und zum Anmeldezeitpunkt
keine Ausdehnungstendenzen ersichtlich gewesen
seien. Da das Recht zur Führung des Namens „Bäckerei Kaupmann“ laut Kaufvertrag ohne die schriftliche
Zustimmung des Markeninhabers nicht auf die Antragstellerin habe übergehen sollen, sei dieser im guten Glauben gewesen, ihm stehe auch nach der Veräußerung wesentlicher Betriebsteile seines früheren
Unternehmens mangels Zustimmung das Recht an
der Bezeichnung zu. Er sei überfordert gewesen, die
verschiedenen rechtlichen Ebenen (Firma, Unternehmenskennzeichen, Marke) auseinander zu halten, und
daher einem Rechtsirrtum unterlegen, der eine Behinderungsabsicht ausschließe.
Bösgläubigkeit wurde auch im Löschungsverfahren
betreffend die am 7. Juni 2005 angemeldete Wortmarke „Entertainer.de“ 116 verneint. Durch die im
Jahre 2002 erfolgte Eintragung der Internet-Domain
„entertainer.de“ bei der zentralen Registrierungsstelle
DENIC e. G. habe der Antragsteller nur ein Nutzungsrecht, aber kein dinglich wirkendes Kennzeichenrecht
erworben. Ob das Parken auf der Domain-ParkingPlattform des Unternehmens Sedo eine markenmäßige Verwendung des Domainnamens darstelle,
könne dahingestellt bleiben. Der Antragsteller habe
diese Nutzungsform erst mehr als ein halbes Jahr
nach der Markenanmeldung aufgenommen. Gegen
eine Behinderungsabsicht spreche, dass die Markeninhaberin als größter deutscher Fachverlag der Entertainment-Branche mit registrierten acht Domains
ihre aus acht Marken mit dem Bestandteil „entertainer“ bestehende Markenfamilie habe fortschreiben
wollen. Zusätzlich seien die Verhandlungen über den
Erwerb bzw. die Anmietung der identisch lautenden
Internet-Domain des Antragstellers durch die Markeninhaberin zum Anmeldezeitpunkt noch nicht
endgültig abgeschlossen gewesen.
Der 27. Senat hielt es nicht für bösgläubig, dass der
Inhaber die Wortmarke „BEFA“ 117 am 9. Januar 2007
für dieselben Dienstleistungen anmeldete, die auch
die Antragstellerin anbot, nämlich Beratung, Planung
und Vorführung von Schweiß-, Schneid- und Gasversorgungsanlagen. Da er am 29. Dezember 2006
ein Unternehmen erworben habe, das selbst einen
schutzwürdigen Besitzstand an dem Unternehmenskennzeichen „BEFA“ erlangt habe, habe er mit der
Markenanmeldung in erster Linie den eigenen Besitzstand sichern wollen. Die kennzeichenrechtliche
Gleichgewichtslage der Beteiligten sei nicht zum
Nachteil der Antragstellerin verändert worden, nachdem eine gleichlautende andere Wortmarke bereits
2004 von einer der vier namensgleichen Konkurrenten angemeldet worden sei.
2. Wegen absoluter Schutzhindernisse
nach §§ 50 Abs. 1, 2 i. V. m. 8 Abs. 2 Nr. 1 – 9,
54 MarkenG
Gelöscht wurden
„Querdenker“118: Ein Querdenker sei eine Person, die
Problemstellungen mit innovativen, unorthodoxen
und themenübergreifenden Gedanken fernab der
eingefahrenen Muster zu lösen imstande sei. Da die
Marke sich in einer Sachaussage über den Inhalt der
Druckereierzeugnisse sowie die Art und Weise der
Werbe- bzw. Beratungsdienstleistungen erschöpfe,
könnten auch naheliegende markenmäßige Verwendungsmöglichkeiten ihr nicht zur Schutzfähigkeit verhelfen.119
115 BPatG, Beschl. v. 8.7.2011 – 29 W (pat) 30/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 30, 35, 42. Die Rechtsbeschwerde wurde
zugelassen zur Klärung der Voraussetzungen, wann ein – nicht widerlegbarer – Rechtsirrtum die Bösgläubigkeit ausschließt.
Sie wurde nicht eingelegt.
116 BPatG, Beschl. v. 26.9.2011 – 29 W (pat) 169/10, für Waren der Kl. 9, 16.
117 BPatG, Beschl. v. 5.9.2011 – 27 W (pat) 72/10, für Waren und Dienstleistungen der Kl. 1, 6, 9, 16, 37, 40, 41, 42.
118 BPatG, Beschl. v. 9.2.2011 – 29 W (pat) 208/10, löschungsreif für „Druckereierzeugnisse; Werbung, Unternehmensberatung,
Marketingberatung; Seminare, Ausbildungs- und Fortbildungsberatung“.
119 Vgl. die eingangs erwähnte BGH-Rechtsprechung zu „Marlene-Dietrich-Bildnis II“ und „TOOOR!“.
71
„18 +“ 120: weise darauf hin, dass die Waren und Dienstleistungen für die Altersgruppe der „über 18-Jährigen“
bestimmt oder geeignet seien, oder dass deren Erwerb
bzw. Inanspruchnahme an die Volljährigkeit der Konsumenten geknüpft sei. Die Kombination einer Zahl
mit „Plus“ oder „+“ zur Beschreibung einer Altersgruppe werde in den verschiedensten Bereichen bereits benutzt (50plus; 30 Plus; 40 Plus).
„Kaleido“121: werde für die vom eingetragenen Warenoberbegriff „Spielzeug“ umfassten „Kaleidoskope“
nur als eine verkürzte Beschreibung der Ware selbst
verstanden. Nach den linguistischen Erkenntnissen
der sog. Assoziations- oder Prototypentheorie würden
lückenhafte Wörter in allgemein verständlicher Weise
ergänzt.
„EXPAT“ 122 als Kurzform des englischen Wortes „expatriate“ („Ausgebürgerter, im Exil Lebender“) habe
sich zu einem Fachbegriff für ins Ausland entsandte
Arbeitskräfte entwickelt, so dass die Marke nur die Bestimmung und Eignung der Dienstleistungen angebe,
auch wenn nur ein kleiner Teil des Gesamtverkehrs den
Fachbegriff kenne.
Der griechische Begriff „Meso“ bedeute „in der Mitte“ und sei bereits zum Eintragungszeitpunkt 2007
für Geräte und Apparate eine gängige physikalische
Angabe für mittlere Leitungsstärke gewesen. Ferner
werde er als Abkürzung für Mesotherapie, eine in der
Schönheits- und Kosmetikbranche bekannte Behandlungsmethode, verwendet, auf die sich die in diesem
123
Bereich angesiedelten Waren und Dienstleistungen
beziehen könnten.
„escapulario.com“ 124: Escapulario sei ein als Glücksbringer fungierendes Andachtsbändchen für die Hand
oder den Hals, das aus zwei an einer Schnur befestigten, medaillonförmigen Heiligenbildern bestehe. Es sei
im Schmuckbereich eine Gattungsbezeichnung, während die Top-Level-Domain keine eigenständige Bedeutung habe. Der Disclaimer „alle ausgenommen zwei an
einer Schnur befestigte, medaillonförmige Heiligenbilder“ sei aus Gründen der Rechtssicherheit125 seit der
Postkantoor-Entscheidung des EuGH126 unzulässig.
Mit „Löss“ 127 werde eine sehr fruchtbare, gut durchlüftete und leicht zu bearbeitende Bodenart bezeichnet,
die sich auch in den Weinanbaugebieten Rheinhessens, der Pfalz und des Rheingaus finde und auf den
Geschmack eines Weins auswirke. Als wichtige Angabe
über die geologische Herkunft handele es sich daher
um ein sonstiges Merkmal für die vom eingetragenen
Warenoberbegriff „Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ mitumfassten Weine.
„has Antep“ 128: „has“ bedeute „eigentümlich, echt,
rein“. „Antep“ sei die Kurzfassung der türkischen Provinz „Gaziantep“, die kulinarische Spezialitäten hervorbringe, so dass nur auf die geografische Herkunft
der Waren hingewiesen werde. Diese beschreibende
Bedeutung sei im Hinblick auf den Im- und Export
landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus der Türkei auch
für den inländischen Verbraucher erkennbar.
120 BPatG, Beschl. v. 18.8.2011 – 25 W (pat) 10/11, löschungsreif u. a. für „Datenträger aller Art ...; Computer und Computersoftware
und -hardware ...; Telekommunikation ...; pharmazeutische Erzeugnisse ...; belichtete Filme ..., Tonfilme, ... CDs, ...;
Druckschriften ...; Filmverleih ...; Sexualhilfsmittel ...; ... Schmuckwaren; Bekleidungsstücke ...“.
121 BPatG, Beschl. v. 21.9.2011 – 29 W (pat) 40/09. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zur grundsätzlichen Frage der Einbeziehbarkeit
linguistischer Erkenntnisse in die Sachverhaltsermittlung wurde eingelegt: I ZB 72/11.
122 BPatG, Beschl. v. 8.2.2011 – 33 W (pat) 42/09, löschungsreif für „Versicherungs-, Finanzwesen; Rechts- und Steuerberatung.“
123 BPatG, Beschl. v. 31.5.2011 – 27 W (pat) 73/10 i. V. m. ergänzendem Beschl. v. 27.9.2011, löschungsreif für Einrichtungen für Kosmetik
institute, nämlich Kosmetikkabinen; Massage- und Behandlungsliegen, Massage- und Behandlungsstühle, Rolltische; kosmetische
Geräte und Apparate, insbesondere handbetätigte Porations-, Iontophorese-, Sono-, Dermabrasions- und Massagegeräte/-apparate,
soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Veranstaltung von Schulungen ...; Gesundheits- und Schönheitspflege ...“.
124 BPatG, Beschl. v. 26.7.2011 – 27 W (pat) 35/10, löschungsreif u. a. für „Edelmetalle; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine;
Schmuck aus Leder und/oder Stein, Lederbändchen; alle ausgenommen zwei an einer Schnur befestigte, medaillonförmige
Heiligenbilder“.
125 Vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 679 Rdnr. 114 f. – Postkantoor.
126 GRUR 2004, 674, 679 Rdnr. 114 – 117; inzwischen gefestigte Rechtsprechung des BPatG.
127 BPatG, Beschl. v. 3.8.2011 – 26 W (pat) 164/09, löschungsreif für Kl. 33.
128 BPatG, Beschl. v. 14.11.2011 – 28 W (pat) 138/10, löschungsreif für Waren der Kl. 29, 30, vorwiegend Obst, Gemüse, Wurstwaren
und Gewürze.
72
„D A K I N I“ 129: (sanskrit: Himmelstänzerin) sei ein
weibliches (erleuchtetes) engels- oder gottgleiches
Wesen, dem als transzendenter (buddhistischer) Figur
in religiöser Theorie und Praxis Respekt oder Wertschätzung entgegengebracht werde. Eine Kommerzialisierung werde von den praktizierenden Buddhisten
in Deutschland als anstößig empfunden (§ 8 Abs. 2
Nr. 5 MarkenG). Die Leerzeichen zwischen den Buchstaben würden nicht bemerkt.
: stimme mit den Kernelementen der heraldischen Beschreibung
der Europaratsflagge überein („Auf
blauem Grund Kranz von 12 fünfzackigen Sternen, deren Spitzen sich
nicht berühren.“) und weise als
unberechtigte heraldische Nachahmung (§ 8 Abs. 2 Nr. 8, Abs. 4 MarkenG) auf ein europäisches Pfandsystem oder auf einen europäischen Auftrag zum Lebensmitteltransport
und somit auf eine Verbindung zur EU hin.
130
: Auch hier liege eine verbotene
Nachahmung vor. Der 13. Stern stelle
nur eine geringfügige Abweichung
von den heraldischen Kernelementen der Europaratsflagge dar, die
zudem keine bestimmte Form für
die Grundfläche vorgäben. Die Waren und Dienstleistungen „Koch- und Kühlgeräte;
Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung
131
von Gästen“ hätten Bezug zu Tätigkeitsbereichen der
EU im Bereich der Geräte- und Lebensmittelsicherheit
sowie auf dem Gebiet umweltorientierter Beherbergungsbetriebe. Die Elemente „EURO“ und die stilisierte Abbildung Europas verstärkten den Eindruck einer
entsprechenden Verbindung.
Nicht gelöscht wurden
„ORDU-Döner“ 132: Weder die türkische Stadt noch die
Region „Ordu“ seien bislang im Zusammenhang mit
der Produktion oder Herkunft von Lebensmitteln für
den deutschen Markt in Erscheinung getreten. Da im
Inland ein umfassendes Importverbot für Fleischprodukte aus der Türkei bestehe, müsse auch nicht mit einer Entwicklung zur geografischen Herkunftsangabe
gerechnet werden.
„BEAUTY WALKER“ 133: Es könne nicht mit der für eine
Löschung erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass schon im Eintragungszeitpunkt Mai 2000
unter einem „Walker“ ein „(Lauf)Schuh, Treter“ und
damit die Ware selbst im Sinne von „schönen Schuhen
für Wanderer“ verstanden worden sei.
: Die Bildmarke sei in Bezug auf
die registrierten Waren aus Metall, insbesondere Blechschilder
und -postkarten, nicht schon deshalb löschungsreif, weil sie das
früher in der DDR gebräuchliche
sog. Fußgänger-Ampelmännchen
wiedergebe, das seine rechtliche
134
129 BPatG, Beschl. v. 10.5.2011 – 27 W (pat) 50/10, löschungsreif für „Durchführung von Aroma-Massagen“.
130 BPatG, Beschl. v. 11.8.2011 – 26 W (pat) 62/10, löschungsreif für u. a. „Container nicht aus Metall, insbesondere für Lagerung
u. Transport von Lebensmitteln; Reinigung, Instandhaltung, Instandsetzung von Containern; Transportwesen ...;
Verpackung und Lagerung von Waren, insbesondere von Lebensmitteln und Lebensmittelresten in Containern“.
132 BPatG, Beschl. v. 22.6.2011 – 28 W (pat) 132/10, u. a. für „Fleisch, Wurstwaren ... , Gerichte aus vorstehenden Waren; ... Verpflegung von
Gästen ...“; so auch BPatG, Beschl. v. 22.6.2011 – 28 W (pat) 133/10 – AKSARAY-Döner für identische Waren und Dienstleistungen.
133 BPatG, Beschl. v. 5.7.2011 – 27 W (pat) 67/10, für „Schuhwaren“.
73
Bedeutung als Verkehrszeichen mit der Wiedervereinigung verloren habe. Ferner seien Verwendungsformen
denkbar und naheliegend, bei denen das Zeichen ausschließlich als Herkunftshinweis verstanden werde.
„il Punto“ 135: Es habe nicht belegt werden können, dass
die mit „Der Treff(punkt)“ zu übersetzende italienische
Wortfolge ein Synonym für eine Gaststättenbezeichnung sei.
„BULLI“ 136: Sei nicht als herstellerunabhängige Bezeichnung für „motorgetriebene Radfahrzeuge“ üblich
geworden (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Nur die von der
Markeninhaberin, der VW AG, und damit von einem
bestimmten Unternehmen hergestellten Kleintransporter würden „BULLI“ genannt.
IV. Kollisionsverfahren
1. Warenähnlichkeit
„Pfeffi“ ./. „Pfeffi“137: Zwischen den Vergleichswaren
„Weißweinen, Rotweinen, Glühwein“ und „Bonbons,
Pefferminzkomprimaten“ fehle es an einer relevanten Ähnlichkeit, da letztere nicht in Verbindung mit
alkoholischen Getränken konsumiert würden. Dass
es Zuckerwaren mit alkoholischer Füllung gebe, ändere nichts an der Andersartigkeit von Beschaffenheit und Verwendungszweck. Gleiche Vertriebswege
aufgrund gleicher Verkaufsstätten spielten bei Massenprodukten des täglichen Bedarfs keine Rolle, ansonsten würde der Begriff der Warenähnlichkeit völlig unscharf.
2. Rechtserhaltende Benutzung
./. „SCORPIONS“ 138: Bei Merchandise-
Bekleidungswaren in der Musikbranche werde häufig mit deutlich
sichtbaren Aufdrucken, z. B. dem Bandnamen als Werbe- und Imagebotschaft, im Brust- oder Rückenbereich
von Oberbekleidung, wie z. B. T‑Shirts,
auf die Herkunft der Ware hingewiesen. Konzertorte und -namen fasse das Publikum als
austauschbare sachliche Hinweise auf. Der 33. Senat
nahm eine Verwechslungsgefahr an, da die Wortelemente „BUDO´S FINEST“ beschreibend auf eine
asiatische Kampfsportart und eine gute Qualität der
Waren hinwiesen sowie optisch untergeordnet seien.
Die Bilddarstellung eines Skorpions illustriere nur den
Wortbegriff.
./. „TOMTEC“139: Die Benutzung einer
Gemeinschaftsmarke in nur einem Mitgliedstaat (hier:
Deutschland) reiche aus. Eine klangliche Ähnlichkeit
sei gegeben, weil die Konsonantenabweichung (L/M)
in der Wortmitte zu gering sei.140
3. Unmittelbare Verwechslungsgefahr
Bejahung von Verwechslungsgefahr
141
„46“ ./.
: Selbst bei geringem Schutzumfang bestehe eine Verwechslungsgefahr angesichts
der Waren- und (klanglichen) Zeichenidentität. Um
eine uferlose Ausdehnung des Ähnlichkeitsbereichs
zwischen Waren und Dienstleistungen im Bereich der
135 BPatG, Beschl. v. 8.11.2011 – 27 W (pat) 6/11, für „Werbung; Unterhaltung; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung
von Gästen“.
137 BPatG, Beschl. v. 14.7.2011 – 25 W (pat) 51/10. Die angegriffene Marke ist u. a. eingetragen für „Weißweine, Rotweine, Glühwein“,
die Widerspruchsmarke für „Bonbons, Pfefferminzkomprimate“.
138 BPatG, Beschl. v. 23.8.2011 – 33 W (pat) 526/10. Beide Marken sind u. a. jeweils für Waren der Kl. 25 eingetragen.
139 BPatG, Beschl. v. 14.4.2011 – 30 W (pat) 1/10. Die angegriffene Marke ist u. a. eingetragen für „Mikrobildmessgeräte“, die Widerspruchsmarke für „auf Datenträger gespeicherte Softwareprogramm“. Die zugelassene Rechtsbeschwerde zu der Frage,
ob die Benutzung einer Marke in einem Mitgliedstaat ausreiche, wurde nicht eingelegt.
140 BPatG, Beschl. v. 20.10.2011 – 30 W (pat) 4/10 – Epican ./. EPIGRAN. Eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft i. S. v. Art. 15
GMV sei bei der Benutzung allein auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, der größten Volkswirtschaft in Europa
gemessen am Bruttoinlandsprodukt, gegeben. Entscheidend sei allein, ob die in der Gemeinschaft erfolgte Benutzung
insgesamt als ernsthaft einzustufen sei.
141 BPatG, Beschl. v. 11.5.2011 – 24 W (pat) 30/10. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren und Dienstleistungen
der Kl. 25, 38, 42, die Widerspruchmarke für Waren der Kl. 9, 25.
74
Informationsvermittlung, Telekommunikation und des
Internets zu vermeiden, sei zwischen Dienstleistungen
auf technischem Gebiet und solchen inhaltlicher Art
zu differenzieren.
„TEFLEXAN“ ./. „TEFLON“142: Selbst wenn die beiden
Marken aufgrund der Mittelsilbe „(F)LEX“ in der jüngeren Marke über einen beachtlichen klanglichen und
schriftbildlichen Unterschied verfügten, der aufgrund
des Sinnanklangs an „flexibel“ und die damit verbundene Verlängerung der jüngeren Marke verstärkt
werde, nähere sich die jüngere Marke gerade wegen
des charakteristischen Wortanfangs „TEFL“ an, der
Zweidrittel der Widerspruchsmarke ausmache. Die
Buchstabenfolgen „TEF“ oder „TEFL“ seien auch keine
Fachabkürzungen für „Tetrafluorethylen“.
143
„Knut“ ./.
: Die klangliche Verwechslungsgefahr werde nicht durch auffällig verschiedene
Sinngehalte der Vergleichswörter ausgeglichen. Weder „KNUT“ noch „KLUTH“ seien geeignet, einen inneren Zusammenhang zu Lebensmitteln des täglichen
Bedarfs herzustellen. Die Bekanntheit von „KNUT“ beziehe sich auf den berühmten Eisbären und nicht auf
die markenmäßige Kennzeichnung von Lebensmitteln.
Zudem könne nur ein deutlich anderer Sinngehalt in
der jüngeren Marke einer Verwechslungsgefahr entgegenwirken.
./. „SOFTLAN“ 144: Die Bezeichnungen „SOFT
LINE“ und „SOFTLAN“ seien unabhängig
von der Betonung klanglich hochgradig
ähnlich. Einem kennzeichnungsschwachen
– oder gar schutzunfähigen – Wortelement
in der jüngeren Marke könne (anders als in der älteren Marke) eine prägende Stellung zugemessen werden, wenn gerade dieser Bestandteil – wie hier „SOFT
LINE“ – durch die Gestaltung der Gesamtmarke kennzeichenmäßig herausgestellt werde.
./. „Silhouette“ 145: Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde allein
durch „SILHOUETTE“ geprägt, „PERFECT“ trete als werbeübliche Anpreisung
in den Hintergrund. Die jüngere Marke sei auch keine
begriffliche Einheit, weil die zwischen diesen beiden
Wörtern angeordnete Grafik eine Trennung bewirke.
: Beide Marken enthielten
eine stilisierte
./.
Abbildung eines
R i n d e r ko p fe s,
flankiert
von
den beiden Griffen eines geöffneten Klauenschneiders
und zwei weiteren Werkzeugen zur Klauenpflege. Den
Rahmen bilde jeweils eine Umrandung in Form eines
Wappens, so dass beide Marken den Eindruck eines
Zunftzeichens erweckten.
146
Verneinung von Verwechslungsgefahr
147
: Es bestehe eine Originalitätsschwäche wegen einer Vielzahl
./.
eingetragener „M“-Marken auf
dem betreffenden Dienstleistungsgebiet. Eine (schrift-) bildliche Ähnlichkeit sei
wegen des verschiedenen bildlichen Gesamteindrucks
142 BPatG, Beschl. v. 8.2.2011 – 33 W (pat) 45/09, jeweils eingetragen für Waren der Kl. 1.
143 BPatG, Beschl. v. 10.5.2011 – 27 W (pat) 143/10, u. a. jeweils eingetragen für Waren der Kl. 29, 30.
144 BPatG, Beschl. v. 22.3.2011 – 24 W (pat) 47/10. Die IR-Marke erstrebt Schutz in Deutschland für Klasse 3, die Widerspruchsmarke
ist eingetragen u. a. für „Waschmittel“. Die zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt.
145 BPatG Beschl. v. 24.2.2011 – 30 W (pat) 502/10. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 3, 5, die Widerspruchsmarke
für „Parfümerien, kosmetische Mittel, ätherische Öle, Haarwaschmittel, Haarpflegemittel“.
146 BPatG, Beschl. v. 3.3.2011 – 30 W (pat) 105/09, u. a. jeweils für „Gesundheits- und Schönheitspflege für Tiere“.
147 BPatG, Beschl. v. 2.3.2011 – 26 W (pat) 504/10. Die angegriffene Marken ist eingetragen u. a. für „Durchführung von kulturellen und
sportlichen Aktivitäten; Verpflegung und Beherbergung von Gästen“, die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen der Kl. 41, 42.
75
zu verneinen. Eine klangliche Verwechslungsgefahr
scheide aus, weil das Publikum zur Benennung weitere
Markenelemente bezeichnen werde, wie z. B. „weißes
M auf rotem Grund“, selbst wenn es sich um gängige
und eher bedeutungslose Zutaten oder Verzierungen
handele.
der Allgemeinheit bekannten Heiligen handele, werde das vorangestellte Wort „Sankt“ nicht vernachlässigt. Zwei Bezeichnungsbeispiele mit „Sankt“
im Warensegment nahrungsergänzender Produkte
reichten nicht zum Nachweis einer Bezeichnungsgewohnheit aus.
„Simon Weber“ ./. „WEBER“148: Eine Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke allein durch
den Familiennamen „Weber“ sowie dessen selbstständig kennzeichnende Stellung seien zu verneinen, da
„Weber“ ein in Deutschland – vor allem auch auf dem
Weinsektor – äußerst häufig vorkommender Nachname sei, der erst durch einen Vornamen seine Individualisierung erlange.
„SCHWEFAL“ ./. „SCHWEDOKAL“151: Die Wortanfänge
beider Zeichen würden aufgrund ihrer Anlehnung an
den beschreibenden Begriff „Schwefel“ von den angesprochenen Verkehrskreisen trotz des Erfahrungssatzes, dass Wortanfängen stärkere Aufmerksamkeit
zukomme, weniger beachtet. Auch die Endsilbe „al“,
die als Lautfolge in zahlreichen chemischen Bezeichnungen bzw. Substanzen verwendet werde, sei kennzeichnungsschwach. Die Mittelsilbe „DO(K)“ trete im
Gesamteindruck hinreichend deutlich hervor. Da es
sich um Fantasiebegriffe handele, komme auch eine
unterschiedliche Betonung in Betracht.
„ROCCO MILES“ ./. „MILES“149: Gegen eine prägende
oder selbstständig kollisionsbegründende Stellung von
„MILES“ spreche, dass es sich nicht um einen typischen
oder einprägsamen Namen handele. „Rocco“ genüge
als Vorname nicht zur Identifizierung einer Person und
sei auch nicht beschreibend. Selbst wenn das Publikum
darin ein Unternehmenskennzeichen sähe, komme
ihm zumindest eine mitkennzeichnende Stellung zu.
„SANKT VITALIS“ ./. „VITALIS“ 150: Die angegriffene
Marke weise als einheitlicher Gesamtbegriff auf
eine heilige Person oder einen fiktiven heiligen Ort
hin. „Sankt“ ergebe als Namenszusatz erst in Ergänzung mit einem Personen- oder Ortsnamen einen
Sinn. Da es sich zudem nicht um einen berühmten,
„Panprazol“ ./. „PANTOZOL“ 152: Es bestehe keine Verwechslungsgefahr, weil der Schutzumfang der Widerspruchsmarke „PANTOZOL“ wegen der deutlich
erkennbaren Annäherung an die einschlägige Wirkstoffangabe „Pantoprazol“ eingeschränkt sei und
sich die jüngere Marke „Panprazol“ ebenfalls an diese Wirkstoffbezeichnung annähere. Abweichend von
der BGH-Rechtsprechung zu HEITEC153 werde der eingeschränkte Schutzumfang durch beiderseitige Annäherung an eine Sachangabe nicht relativiert oder
erweitert.154
148 BPatG, Beschl. v. 30.3.2011 – 26 W (pat) 87/10. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Waren der Kl. 33, die Widerspruchsmarke
für „Weine“.
149 BPaG, Beschl. v. 25.1.2011 – 27 W (pat) 533/10, jeweils eingetragen u. a. für Waren der Kl. 18, 25. Der 27. Senat hat die Rechtsbeschwerde zu der Frage zugelassen, inwieweit bei einem aus Vor- und Nachnamen erkannten jüngeren Zeichen der übereinstimmende
Bestandteil der Widerspruchsmarke, der in Alleinstellung nicht unmittelbar als Nachname verstanden werde, in einem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende und damit kollisionsbegründende Stellung besitze. Sie wurde jedoch
nicht eingelegt.
150 BPatG, Beschl. v. 19.10.2011 – 29 W (pat) 523/10, jeweils eingetragen für Waren der Kl. 3, 5; vgl. BPatG, Beschl. v. 19.1.2011 – 30 W (pat)
5/10 – vitalis APOTHEKE IM ELSTER FORUM (Wort-/Bildzeichen) ./.VITALIS. Dort wurde teilweise Verwechslungsgefahr angenommen, weil der glatt beschreibende Zusatz, der auch räumlich und größenmäßig deutlich untergeordnet sei, in der angegriffenen
Marke zurücktrete.
151 BPatG, Beschl. v. 12.4.2011 – 33 W (pat) 57/10, u. a. jeweils eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Kl. 1, 44.
152 BPatG, Beschl. v. 17.3.2011 – 25 W (pat) 516/10. Die angegriffene Marke ist eingetragen für „Verschreibungspflichtige Arzneimittel
zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen mit dem Wirkstoff Pantoprazol“, die Widerspruchsmarke für „Magen-DarmTherapeutika für humanmedizinische Zwecke“.
153 GRUR 2008, 803 Rdnr. 22 – HEITEC.
154 Die zugelassene Rechtsbeschwerde wegen der Abweichung von der Rechtsprechung des BGH ist nicht eingelegt worden.
76
„Bunte Zeit“ ./. „BUNTE“ 155: Das Adjektiv „Bunte“ verbinde sich mit dem nachfolgenden Nomen „Zeit“ zu
einem ohne Weiteres erkennbaren Gesamtbegriff.
./. „Die grüne Post.“ 156: Bei gleichermaßen kennzeichnungsschwachen Bestandteilen sei
selbst bei größenmäßiger
Hervorhebung eines Bestandteils keiner von ihnen prägend. Aufgrund der äußerst geringen Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils „Die grüne Post“ als Hinweis
auf umweltverträgliche, klimabewusste Transport- und
Logistikdienstleistungen komme der bildlichen Darstellung eines Posthorns in der angegriffenen Marke trotz
dessen geringer Kennzeichnungskraft eine den Gesamteindruck mitbestimmende Bedeutung zu.157
./. „POST“ 158: Der Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung begründe keinen erhöhten Schutzumfang der Widerspruchsmarke,
da dies einer doppelten Belohnung gleichkäme. Der Wortbestandteil „POST“ verbinde
sich mit „CITI“ zu einem Gesamtbegriff.159
4. Mittelbare Verwechslungsgefahr
Bejahung von Verwechslungsgefahr
: Selbst wenn
der Tempeldarstellung in der ange160
./.
griffenen Marke eine prägende oder sonst selbständig
kennzeichnende Stellung zukomme, unterschieden
sich die beiden Tempel deutlich (4 statt 5 Säulen, die
beiden mittleren Säulen nach hinten versetzt statt
nebeneinander; orangefarbener Schein über dem
Dach; quadratischer statt rechteckiger Eindruck). Da
es sich um ein beliebtes Motiv handele, werde es
nicht mit einem bestimmten Anbieter assoziiert.
./. „Mc DONALDS“ 161:
Da nach einer Verkehrsbefragung Zweidrittel
der Bevölkerung die
Buchstabenfolge „Mc“ spontan zu „McDonald‘s“ ergänzten, der gemeinsame Wortanfang eine hohe
Signalwirkung habe und die Widersprechende über
weitere Marken mit diesem Stammbestandteil verfüge (z. B. McRIB, McCafé etc.), würden die Vergleichsmarken gedanklich in Verbindung gebracht.
162
Con4Soft ./.
:
Das Vorhandensein einer
Zeichenserie sei nicht zwingende Voraussetzung für die
Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen.
Der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke sei
auch in der jüngeren Marke identisch enthalten; er
werde lediglich durch die Zahl 4 getrennt.
155 BPatG, Beschl. v. 19.1.2011 – 26 W (pat) 61/10. Die angegriffene Marke ist eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 38, 39 und 43, die
Widerspruchsmarke für „Zeitschriften; Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften“.
156 BPatG, Beschl. v. 26.4.2011 – 26 W (pat) 193/09. Die angegriffene Marke ist u. a. eingetragen für „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus
diesen Materialien, soweit in Kl. 16 enthalten; Telekommunikation; Beförderung von Gütern, Postgut“, die Widerspruchsmarke für
Dienstleistungen der Kl. 35, 39, 40, 42.
157 Vgl. hierzu auch BPatG, Beschl. v. 26.3.2011 – 26 W (pat) 20/10 – Die grüne Post/Die grüne Post.“: Angesichts der äußerst geringen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke komme bei Markenidentität eine Verwechslungsgefahr nach der Wechselwirkungstheorie allenfalls für identische Dienstleistungen in Betracht.
158 BPatG, Beschl. v. 18.4.2011 – 26 W (pat) 30/07, u. a. jeweils für Dienstleistungen der Klasse 39.
159 Ebenso wurde die Verwechslungsgefahr jeweils mit gleichgelagerter Begründung verneint bei BPatG, Beschl. v. 7.4.2011 – 26 W (pat)
50/04 – MORGENPOST (Wort-/Bild-Marke)/POST und BPatG, Beschl. v. 8.4.2011 – 26 W (pat) 65/04 – Geo Post (Wort-/Bild-Marke)/
POST und Deutsche Post (Wort-/Bild-Marke).
160 BPatG, Besch. v. 22.2.2011 – 27 W (pat) 254/09, jeweils u. a. eingetragen für Dienstleistungen der Kl. 41, 44.
161 BPatG, Beschl. v. 7.12.2011 – 28 W (pat) 25/10, jeweils u. a. für „Fisch, Verpflegung von Gästen (in Selbstbedienungsrestaurants)“.
162 BPatG, Beschl. v. 1.2.2011 – 24 W (pat) 31/10, u. a. jeweils für Dienstleistungen der Kl. 35, 42.
77
V. Verfahrensfragen
Verneinung der Verwechslungsgefahr
1. Vertreterbestellung
./. und
: Der
F-förmige Streifen auf dem Schuh präge den Gesamteindruck
der jüngeren Marke nicht, da noch andere Elemente, wie
z. B. die Schnürung oder der Knöchelausschnitt etc. (mit)
prägende Funktion einnähmen. Selbst wenn die Widerspruchspositionsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft hätte, reichten die grafischen Unterschiede aus,
um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Ferner weise die Streifendarstellung beider Widerspruchsmarken
eine weiche, nach hinten gerichtete Linienführung auf,
während der Streifen im jüngeren Zeichen eher eckig
und wie ein spiegelverkehrtes „F“ wirke. Mit diesem
F-förmigen Streifen füge sich die angegriffene Marke
nicht in die Markenserie der Widersprechenden ein.
163
„Märchenwein“ ./. ROTKÄPPCHEN164: Es fehle an einer
ähnlichen Markenbildung. Während die Widerspruchsmarke nur aus dem Namen eines einzelnen Märchens
bestehe, verbinde die jüngere Marke den Oberbegriff
„Märchen“ mit der Warenbezeichnung „Wein“ zu einem Gesamtbegriff.
5. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne
„Mito TAD“ ./. „MitoExtra“165: Aufgrund der Übereinstimmung des allein produktkennzeichnenden Bestandteils „Mito“ in beiden Vergleichsmarken – „TAD“
trete als Unternehmenskennzeichen der Inhaberin der
jüngeren Marke und „Extra“ als rein beschreibende Angabe zurück – werde angenommen, dass die Produkte aus demselben Betrieb oder wenigstens aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten.
Die Zustellung der Unterrichtung über die Einleitung
eines Löschungsverfahrens dürfe bei ausländischen
Markeninhabern ohne Inlandsvertreter nicht durch
Aufgabe zur Post erfolgen, wenn die Schutzerteilung
ursprünglich unbeanstandet geblieben sei. Denn in
diesem Fall sei die Bestellung eines Inlandsvertreters
nicht notwendig gewesen. Daran habe die Neufassung des § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG zum 1.10.2009 nichts
geändert.166
2. Kosten und Gebühren
a) Die in § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO verankerte Unterliegenshaftung gehöre zu dem in Art. 19 Abs. 4 GG verbürgten
Justizgewährungsanspruch, so dass es verfassungsrechtlich geboten sei, den Verfahrensausgang im Rahmen der Billigkeitsentscheidung des § 71 Abs. 1 MarkenG zu berücksichtigen. Es widerspreche Art. 3 Abs. 1
GG, einem erfolgreich Beteiligten in einem zweiseitigen Verfahren generell oder im Großteil der Fälle die
Erstattung seiner Kosten zu versagen.167
b) Die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts
neben einem Rechtsanwalt in einem markenrechtlichen Löschungsverfahren vor dem DPMA seien nur
erstattungsfähig, wenn die Doppelvertretung zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung gemäß §§ 63
Abs. 3, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 91 ZPO notwendig gewesen sei. Die Vorschrift des § 140 Abs. 3
MarkenG finde hier keine analoge Anwendung, weil
der Begriff „Kennzeichenstreitsachen“ lediglich markenrechtliche Klageverfahren vor den ordentlichen
Gerichten erfasse.168
163 BPatG, Beschl. v. 8.11.2011 – 27 W (pat) 68/10. Die Vergleichsmarken sind jeweils für „Schuhwaren“ eingetragen. Die hinsichtlich der
Kostenentscheidung zugelassene Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt.
164 BPatG, Beschl. v. 28.9.2011 – 26 W (pat) 553/10, jeweils u. a. für alkoholische und alkoholfreie Getränke; ebenso BPatG, Beschl. v.
28.9.2011 – 26 W (pat) 93/10 – Schneeflittchen und die 7 lieben … Lustzwerge/Schneewittchen.
165 BPatG, Beschl. v. 7.11.2011 – 30 W (pat) 32/10. Die angegriffene Marke ist eingetragen für „Humanarzneimittel“, die Widerspruchsmarke für „Pharmazeutische Präparate“.
166 BPatG, Beschl. v. 11.5.2011 – CHISTALINO JAIME SERRA.
167 BPatG, Beschl. v. 8.11.2011 – 27 W (pat) 68/10 – Fotografierter Schuh. Die gegen die Kostenentscheidung zugelassene Rechts
beschwerde wurde nicht eingelegt.
78
c) Ein auf einer Einzugsermächtigung angegebener,
zahlenmäßig bestimmter Geldbetrag – hier 150 €
statt der erforderlichen Beschwerdegebühr in Höhe
von 200 € – sei nicht auslegungsfähig. Eine „automatische“ Korrektur durch das DPMA wäre systemwidrig.
Eine Hinweispflicht würde die den Markeninhaber
treffende Verantwortung für die korrekte Zahlung auf
das Amt verlagern.169
d) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens seien dem
Antragsteller aufzuerlegen, wenn schon die Markenabteilung die im Löschungsantrag vorgebrachten
Gründe ausführlich behandelt und als nicht ausreichend belegt bezeichnet habe und im Beschwerdeverfahren keine neuen Argumente und Nachweise vorgebracht worden seien.170
e) Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren betrage
der Regelgegenstandswert einer im Inland noch
unbenutzten Marke 50.000,– €.171 Für eine von der
Gegenstandswertfestsetzung des BGH im Rechtsbeschwerdeverfahren172 abweichende, deutlich niedrigere Wertfestsetzung bestehe schon deshalb keine
Veranlassung, weil das wirtschaftliche Interesse an
der Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke
sich allein durch die Einlegung der Rechtsbeschwerde
im Allgemeinen nicht ändere, also auch nicht erhöhe.
3. Zurückverweisung an das DPMA wegen
eines wesentlichen Verfahrensmangels
(§ 70 Abs. 3 Satz 2 MarkenG)
a) Wenn die Markenstelle nicht auf die unzulässige
Erweiterung eines Verzeichnisses durch einen den
Schutzbereich des angemeldeten Zeichens ändernden
Austausch der Waren hingewiesen, sondern die Schutz-
fähigkeit in Bezug auf das unzulässige Warenverzeichnis geprüft habe, liege ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der die Zurückverweisung rechtfertige.173
b) Auch eine ungenügend zwischen den einzelnen
Dienstleistungen differenzierende Begründung des Amtes stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.174
4. Sonstiges
a) Das Zeichen „Frankfurt-Hahn“ könne für den „Betrieb eines Flughafens“ nicht angemeldet werden,
weil die beanspruchte Dienstleistung eine Vielzahl von
Einzeldienstleistungen umfasse, die gesondert aufgeführt werden müssten. Die Anmeldung entspreche
daher nicht den Erfordernissen der Einteilung von Waren und Dienstleistungen i. S. d. Anlage 1 zu § 19 Abs. 1
MarkenV.175
b) Die bloße Mitteilung des DPMA, dass eine Anmeldung nur bei ersichtlicher Bösgläubigkeit (§ 37 Abs. 3
MarkenG) zurückgewiesen werden könne, sei keine
beschwerdefähige Entscheidung. Sie habe keinen verfahrensbeendenden Charakter und gebe nur eine kraft
Gesetzes eingetretene Rechtsfolge wieder. Am Eintragungsverfahren sei außer dem Anmelder kein Dritter
beteiligt, so dass letzterer auch nicht beschwerdeberechtigt sei.176
c) Da der Markeninhaber gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2
PatKostG die Verlängerungsgebühr noch bis zum Ablauf der ersten sechs Monate nach Ablauf der zehnjährigen Schutzdauer mit verlängernder Wirkung zahlen
könne, beginne die eine Wiedereinsetzung ausschließende Jahresfrist gemäß § 91 Abs. 5 MarkenG erst danach.177
Ingrid Kopacek* und Regina Kortge**
170 BPatG, Beschl. v. 8.11.2011 – 27 W (pat) 6/11 – il Punto.
171 BPatG, Beschl. v. 30.11.2011 – 26 W (pat) 47/10; so auch 27 W (pat) 75/08, 27 W (pat) 516/11; a. A: 20.000,-- #: 24 W (pat) 18/10;
GRUR 2007, 176, 25 W (pat) 29/10 und 16/10; 28 W (pat) 52/09; 30 W (pat) 108/05 und 159/06; 33 W (pat) 100/09.
172 GRUR 2006, 704 – Markenwert.
173 BPatG, Beschl. v. 9.12.2011 – 27 W (pat) 69/10 – SpunFil.
174 BPatG, Beschl. v. 13.7.2011 – 29 W (pat) 541/10 – Tv.de, vgl. auch Beschl. v. 15.12.2010 – 29 W (pat) 551/10 - arztrente.
176 BPatG, Beschl.v. 9.6.2011 – 27 W (pat) 516/11 – BILD-OSGAR.
* Die Abschn. II und IV sind bearbeitet von Richterin am BPatG Kopacek.
** Die Abschn. I, III und V sind bearbeitet von Richterin am BPatG Kortge.
79
Geschäftsbericht 2011
80
Geschäftsbericht BPatG Jahresbericht 2011
Geschäftsentwicklung
I. Übersicht
Beim Bundespatentgericht sind im Jahr 2011 insgesamt 2.464 Verfahren neu eingegangen; im Jahr 2010
lag die Zahl der Neueingänge bei 3.019. Die Eingänge
verteilen sich auf 1.937 Hauptverfahren (2010: 2.440)
und 527 Nebenverfahren, z. B. Akteneinsichtsgesuche
und Erinnerungen (2010: 579). Im Berichtsjahr wurden
2.858 Verfahren erledigt (2010: 3.190).
Die Dauer der Hauptverfahren konnte im Bereich der
Markensenate auf dem Vorjahresniveau von rund 14
Monaten gehalten werden. Dagegen ist im Bereich der
Technischen Beschwerdesenate eine Verlängerung der
Bearbeitungszeit von 50 auf 54 Monate zu verzeichnen. Dies ist allerdings darauf zurückzuführen, dass
diese Senate immer noch Einspruchsverfahren zu erledigen haben, die aufgrund einer Gesetzesänderung
in den Jahren 2002 bis 2004 in besonders hoher Zahl
eingegangen sind. Die Zahl der noch anhängigen Einspruchsverfahren bei den Technischen Beschwerdesenaten konnte erneut halbiert werden (von 486 Ende
2010 auf 233 Ende 2011).
Bei den sechs Nichtigkeitssenaten (1.– 5. und 10. Senat)
sind die Eingangszahlen 2011 auf 297 Hauptverfahren
(2010: 255) weiter gestiegen. Erledigt wurden 276 Ver-
fahren (2010: 242); zum Ende des Berichtsjahrs waren
noch 423 Verfahren (2010: 402) anhängig. Im Juristischen Beschwerdesenat (10. Senat) wurden bei 19
eingegangenen Beschwerden (2010: 58) 40 Verfahren
erledigt (2010: 30), so dass Ende 2011 noch 91 Verfahren
anhängig waren (2010: 112).
Die Zahl der Eingänge bei den 13 Technischen Beschwerdesenaten (6.– 9., 11., 12., 14., 15., 17., 19.– 21. und
23. Senat) belief sich auf 287 Hauptverfahren (2010:
606), von denen 261 Verfahren im 1. Halbjahr 2011, vor
der Einführung der elektronischen Schutzrechtsakte
im DPMA, eingingen. Am Jahresende 2011 waren noch
2.181 Verfahren anhängig (2010: 2.684).
Bei den 8 Marken-Beschwerdesenaten (24.– 30. und 33.
Senat) gingen im Berichtsjahr 1.303 Beschwerden ein
(2010: 1.465). Zum Jahresende 2011 waren 1.591 Verfahren anhängig (2010: 1.421).
Bei dem Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat (35. Senat) ging 2011 die Zahl der Neueingänge auf 31 Hauptverfahren (2010: 55) weiter zurück, anhängig waren
zum Jahresende 92 Verfahren.
81
BPatG Jahresbericht 2011 Geschäftsbericht
II. Statistiken
Gesamtstatistik über die Tätigkeit des Bundespatentgerichts 2007 – 2011
Nichtigkeits-, Beschwerde- und Einspruchsverfahren – Hauptverfahren
Nichtigkeits- Juristischer Technische
senate
Beschwerde- Beschwerdesenate
senat
MarkenGebrauchs- Beschwerde
Beschwerde- mustersenat für
senate
Beschwerde- Sortenschutz
senat
Beschwerde Einspruchsverfahren
verfahren
1
2
Verfahren
insgesamt
(Spalten
1-7)
3
4
5
6
7
8
2007
eingegangen
erledigt
noch anhängig
234
235
350
48
54
77
588
563
1.978
6
435
1.740
1.044
1.704
1.784
87
79
99
-
2.007
3.070
6.028
275
237
388
47
44
80
750
610
2.118
1
452
1.289
961
1.471
1.274
113
85
127
-
2.147
2.899
5.276
228
227
389
61
57
84
683
549
2.252
9
464
834
1.068
1.190
1.152
141
83
185
-
2.190
2.570
4.896
255
242
402
58
30
112
598
652
2.198
8
356
486
1.465
1.196
1.421
55
121
119
1
0
1
2.440
2.597
4.739
297
276
423
19
40
91
287
537
1.948
0
253
233
1.303
1.133
1.591
31
58
92
0
0
1
1.937
2.297
4.379
2008
eingegangen
erledigt
noch anhängig
2009
eingegangen
erledigt
noch anhängig
2010
eingegangen
erledigt
noch anhängig
2011
eingegangen
erledigt
noch anhängig
82
Nichtigkeits-, Beschwerde- und Einspruchsverfahren – Verfahren außerhalb eines Hauptverfahrens
(ZA (pat) Verfahren)
Nichtigkeits- Juristischer Technische
senate
Beschwerde- Beschwerdesenate
senat
MarkenGebrauchs- Beschwerde Verfahren
Beschwerde- mustersenat für
insgesamt
senate
Beschwerde- Sortenschutz
senat
Beschwerde Einspruchsverfahren
verfahren
1
2
3
4
(Spalten
1-7)
5
6
7
8
2007
eingegangen
erledigt
noch anhängig
308
314
44
9
9
0
140
138
6
217
221
2
46
50
2
21
20
3
-
741
752
57
354
344
54
9
7
2
140
136
10
135
135
2
36
36
2
44
45
2
-
718
703
72
412
362
104
1
3
0
175
182
3
109
110
1
30
30
2
40
40
2
-
767
727
112
290
309
85
8
4
4
160
162
1
49
50
0
34
35
1
38
33
7
-
579
593
98
311
347
49
0
4
0
127
122
6
41
41
0
25
22
4
23
25
5
-
527
561
64
2008
eingegangen
erledigt
noch anhängig
2009
eingegangen
erledigt
noch anhängig
2010
eingegangen
erledigt
noch anhängig
2011
eingegangen
erledigt
noch anhängig
83
Geschäftsentwicklung im Jahr 2011 im Bereich der Hauptverfahren
Bestand:
1. 1. 2011
Neueingänge
Erledigungen
Bestand:
31.12. 2011
Nichtigkeitssenate
402
297
276
423
Juristischer Beschwerdesenat
112
19
40
91
Technische Beschwerdesenate insg.
2.684
287
790
2.181
davon
Beschwerdeverfahren
2.198
287
537
1.948
Einspruchsverfahren
486
0
253
233
1.421
1.303
1.133
1.591
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat
119
31
58
92
Beschwerdesenat für Sortenschutz
1
0
0
1
4.739
1.937
2.297
4.379
Marken-Beschwerdesenate
(einschl. Beschwerdeverfahren
gem. § 165 Abs. 4, 5 MarkenG)
gesamt
84
Verfahrensdauer bei den Senaten 2007 bis 2011 in Monaten
49,65
38,50
40,4
13,75
24,23
24,19
21,91
14,08
17,86
21,77
25,61
19,01
16,65
21,26
22,91
12,81
10
21,35
21,51
24,87
16,17
20
21,7
30
18,15
35,2
40
46,09
50
54,42
60
0
2007
2008
2009
2010
2011
Nichtigkeitssenate
Technische Beschwerdesenate
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenate
2007
2008
2009
2010
2011
Nichtigkeitssenate
21,70
21,51
21,26
21,77
24,19
Technische Beschwerdesenate
35,20
40,40
46,09
49,65
54,42
Gebrauchsmuster-Beschwerdesenate
16,17
12,81
16,65
17,86
24,23
24,87
21,53
19,01
14,08
13,75
18,15
22,91
25,61
21,91
38,50
85
III. Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts
Patentnichtigkeitsverfahren
Im Jahr 2011 wurde gegen 78 der 115 Urteile des Bundespatentgerichts Berufung eingelegt (2010: 85 von
112 Fällen). Von 92 beim BGH anhängigen Berufungsverfahren wurden 39 durch Urteil abgeschlossen, davon in 23 Fällen die erstinstanzlichen Entscheidungen
des Bundespatentgerichts bestätigt. In 16 Fällen kam
es zu einer Abänderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung. Die übrigen 53 Verfahren
erledigten sich auf sonstige Weise (beispielsweise
durch Vergleich oder Rücknahme der Berufung). Bezogen auf die Gesamtzahl aller Erledigungsarten kam
es damit in 17 % der Berufungen zu einer Abänderung
bzw. Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils des
Bundespatentgerichts durch den Bundesgerichtshof
(2010: 26 %).
Rechtsbeschwerdeverfahren zum
Bundesgerichtshof im Jahr 2011
Das Bundespatentgericht hat im Jahr 2011 in 18 Fällen
die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen, die sich wie folgt verteilen: 3 Verfahren in den
Technischen Beschwerdesenaten, 12 Verfahren in den
Marken-Beschwerdesenaten, 1 Gebrauchsmuster-Beschwerdeverfahren sowie 2 Verfahren im Juristischen
Beschwerdesenat
86
In 8 Verfahren (davon in 1 Verfahren in einem Technischen Beschwerdesenat, in 5 Verfahren in Marken-Beschwerdesenaten, in 1 Verfahren im GebrauchsmusterBeschwerdesenat und in 1 Verfahren im Juristischen
Beschwerdesenat) haben die Verfahrensbeteiligten
Rechtsbeschwerde eingelegt.
Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde wurde in 11 Fällen (in 2 Verfahren in einem Technischen Beschwerdesenat und in 9 Verfahren in den Marken-Beschwerdesenaten) erhoben.
Rechtsmittelentscheidungen des Bundesgerichtshofs über zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbeschwerden im Jahr 2011
Im Berichtsjahr entschied der Bundesgerichtshof insgesamt über 10 zugelassene Rechtsbeschwerden des
Bundespatentgerichts, denen in 1 Fall stattgegeben
wurde, während in 6 Verfahren eine Zurückweisung
erfolgte. In den übrigen 3 Verfahren hat die Rechtsbeschwerde aus anderen Gründen ihre Erledigung gefunden.
Der Bundesgerichtshof erledigte 18 zulassungsfreie
Rechtsbeschwerden, die in 4 Fällen erfolgreich waren
und in 6 Verfahren zurückgewiesen wurde. Die übrigen 8 Verfahren erledigten sich auf sonstige Weise.
Personal
Zum 31. Dezember 2011 umfasste die Richterschaft
des Bundespatentgerichts insgesamt 112 Mitglieder
i. S. v. § 65 Abs. 2 PatG (2010: 110). Diese Gruppe setzte
sich zusammen aus 30 Richterinnen und 82 Richtern
(2010: 26 Richterinnen und 84 Richter), wovon 65 eine
technische und 47 eine juristische Ausbildung haben
(2010: 61 technische und 49 juristische Mitglieder).
11 Stellen waren wegen laufender Besetzungsverfahren unbesetzt.
Im Berichtsjahr konnten am Bundespatentgericht die
3 Vorsitzendenstellen des 11., 12., und 35./36. Senats neu
besetzt werden. Bis zur Neubesetzung hat der Vorsitzende des 15. Senats vorübergehend den Vorsitz des 14.
Senats mit übernommen.
Von den 112 Richterinnen und Richtern des Gerichts
war jeweils eine Juristin (im Austausch gegen einen
Richter dieses Gerichts) an das Landgericht München I, und an den Bundesgerichtshof abgeordnet,
ein weiterer Richter an das Bundesministerium der
Justiz. An das Deutsche Patent- und Markenamt waren eine technische Richterin und zwei technische
Richter abgeordnet. Eine Richterin ist beurlaubt, um
Aufgaben beim Harmonisierungsamt für den Bin-
nenmarkt wahrzunehmen, vier weitere juristische
Mitglieder – darunter der vormalige Präsident des
Bundespatentgerichts – sind beurlaubt, um Aufgaben beim Europäischen Patentamt wahrzunehmen.
Eine Vorsitzende Richterin vom Landgericht Potsdam
(mit dem Ziel der Versetzung) und ein Richter vom OLG
Zweibrücken (zu 20 %) sind an das Bundespatentgericht abgeordnet.
Zum 31. Dezember 2011 gehörten dem Bundespatentgericht 126 nichtrichterliche Bedienstete an (2010:
128), drei davon waren beurlaubt, davon eine Bedienstete aufgrund von Elternzeit. Die nichtrichterlichen Bediensteten setzen sich zusammen aus 90 Frauen und
36 Männern.
Das Bundespatentgericht bildete im Jahr 2011 insgesamt sechs junge Menschen aus, davon vier zu Kauffrauen für Bürokommunikation und zwei zu Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste. Mit
dieser Ausbildungsleistung erfüllt das Bundespatentgericht die von der Bundesregierung in ihrer Ausbildungsoffensive vorgesehene Ausbildungsquote von
7 % der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten.
87
Ausbildung der Patentanwaltsbewerberinnen
und -bewerber
Patentanwaltsbewerberinnen und -bewerber werden
während ihrer Ausbildung jeweils für sechs Monate
dem Bundespatentgericht zugewiesen. Federführend
für diese Ausbildung ist das Deutsche Patent- und
Markenamt. In den Jahren bis 2001 hatte sich die Zahl
der Patentanwaltskandidaten, die jährlich ihre Ausbildung beim Bundespatentgericht durchlaufen, zwischen 90 und 110 bewegt, von 2003 bis 2009 waren es
durchschnittlich knapp 150 Kandidaten pro Jahr gewesen. Nach einem abrupten Anstieg an zugewiesenen
Bewerbern im Jahr 2010 (238) ging diese Zahl im Jahr
2011 auf 181 zurück.
ten zur Ausbildung zugewiesen werden. Gleichzeitig
unterrichten Richterinnen und Richter beim Bundespatentgericht jede Bewerbergruppe in einer Vielzahl
von Arbeitsgemeinschaften.
Von den 196 Prüfungsteilnehmern (2010: 168) haben
im Berichtsjahr 189 Kandidatinnen und Kandidaten,
also 96,4 %, die Patentanwaltsprüfung bestanden
(2010: 167 = 99,4 %).
Bei der derzeitigen Bewerberzahl wird dem Bundespatentgericht alle 4 Monate jeweils eine neue Gruppe
von ca. 50 bis 60 Bewerberinnen und Bewerbern zugeteilt, die in kleinen Gruppen den verschiedenen Sena-
Anzahl der ausgebildeten Patentanwaltsbewerberinnen
und -bewerber 2001 bis 2011
238
240
220
200
186
181
180
158
160
141
140
120
100
88
153
147
155
140
138
110
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dokumentation und Bibliothek
I. Dokumentationsstelle
Auf der Webseite des Gerichts (www.bpatg.de) wurden unter dem Menüpunkt „Entscheidungen“ alle
verfahrensabschließenden Entscheidungen des Bundespatentgerichts im Berichtsjahr frei zugänglich im
Internet veröffentlicht. Insgesamt stehen dort alle
Entscheidungen der Markensenate, der Patentnichtigkeitssenate, des Gebrauchsmustersenats und des Juristischen Beschwerdesenats ab dem Entscheidungsjahr 2000 zur Verfügung. Dieser Dienst kann für alle
nicht kommerziellen Zwecke kostenfrei in Anspruch
genommen werden
Ferner waren im Jahr 2011 insgesamt 32 Eilunterrichtungen über wichtige Entscheidungen des Bundespatentgerichts im Internet verfügbar (www.bpatg.
de). Nach Ablauf eines halben Jahres nach Veröffentlichung werden ältere Einträge jedoch wieder gelöscht,
da zwischenzeitlich von einer Veröffentlichung in der
Fachpresse ausgegangen werden kann.
In der Sammlung „Entscheidungen des Bundespatentgerichts 2011“ (BPatGE 2011), die vom Verein der
Richter am Bundespatentgericht herausgegeben wird,
wurden insgesamt 42 ausgewählte Entscheidungen
veröffentlicht. Der einschlägigen Fachpresse wurden
62 von den Senaten zur Veröffentlichung bestimmte
Entscheidungen zugeleitet.
In den hausinternen Dokumentationsdatenbanken
stehen die Entscheidungen des Juristischen Beschwerdesenats ab dem Jahr 1995 und die Entscheidungen
der Markenbeschwerdesenate online zur Verfügung.
Aus dem Deutschen Patent- und Markenamt wurden
für den Bereich der Markenbeschwerdesenate im Berichtszeitraum 1274 Akten an das Gericht übersandt.
Die dort enthaltenen Entscheidungen, ebenso wie
600 Erledigungen der Marken-Beschwerdesenate,
wurden für die hauseigene Marken-Dokumentation
ausgewertet. Ergänzend fielen 537 sonstige Erledigungen (Rücknahmen, Formalbeschlüsse etc.) an, die
in den Datenbanken der Markenentscheidungen entsprechend nachgeführt wurden. Zusätzlich wurden
für die Warenähnlichkeits-Datenbank im Berichtsjahr
31 einschlägige Entscheidungen ausgewertet und dokumentarisch erschlossen. Ferner wurden für die in die
bestehenden Dokumentationsdatenbanken integrierte „hausinterne“ Rechtsprechungsdokumentation 36
von den Senaten ausgewählte Entscheidungen mit
zusätzlichen dokumentarischen Informationsdaten
versehen und bereitgestellt.
Die Datenbank juris bietet neben den von den Senaten
dazu bestimmten Entscheidungen Zugriff auf alle Entscheidungen, gegen die Rechtsbeschwerde zugelassen
oder eingelegt ist, die in den Jahresberichten seit 1995
zitiert sind sowie auf alle Entscheidungen des Bundespatentgerichts, die in den mehr als 600 von juris
ausgewerteten Printmedien im Laufe des Jahres veröffentlicht wurden. Diese Entscheidungen werden u. a.
durch eine Verschlagwortung dokumentarisch aufbereitet.
Im Jahr 2011 wurden von der Dokumentationsstelle
in dieser Weise 801 Entscheidungen der Senate in die
juris-Datenbank eingestellt, was überschlägig einen
Anteil von 30 % aller Entscheidungen ausmacht. Dazu
wurden 388 Fundstellen von Entscheidungen des Gerichts in der einschlägigen Zeitschriftenliteratur ergänzt.
Um einen vollständigen Nachweis der Entscheidungen des Bundespatentgerichts in der juris-Datenbank
bieten zu können, werden, so auch im Berichtsjahr,
alle Entscheidungen, soweit sie in der Entscheidungssammlung des Gerichts auf der Homepage veröffentlicht und nicht schon anderweitig für die jurisDatenbank dokumentiert wurden, im Volltext an die
Datenbank abgegeben. Diese Entscheidungen sind
dokumentarisch nur einfach erschlossen.
89
II. Bibliothek
Die Gerichtsbibliothek dient der Informationsversorgung aller Gerichtsangehörigen. Der Buchbestand
der Bibliothek ist im vergangenen Jahr auf ca. 20.000
Titel angewachsen. Das Informationsangebot ergänzend werden, teilweise in Mehrfachbezug, 101 fortlaufende Sammelwerke (Loseblattwerke, Jahrbücher
etc.) und 190 Zeitschriften geführt. Die seit einigen
Jahren aufgebaute Sondersammlung „Produktkataloge“ umfasst derzeit ca. 5.600 Kataloge und Produktverzeichnisse aller Art. Darüber hinaus ist die
Gerichtsbibliothek für die Versorgung der Mitarbeiter
der im gleichen Gebäude untergebrachten Hauptabteilung 3 (Markenabteilung) mit allen bibliothekarischen Dienstleistungen zuständig.
Eine deutliche Verbesserung des Informationsangebots der Bibliothek wurde im Berichtsjahr der Richterschaft und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Gerichtsverwaltung durch den Zugang zur
juristischen Datenbank „Beck online“ eröffnet. Bei
„Beck online“ handelt es sich um eine der größten
juristischen Fachdatenbanken in Deutschland, in der
neben Entscheidungen auch bei Beck veröffentlichte
Kommentare und Zeitschriften zur Verfügung ge-
90
stellt werden. Alle veröffentlichten Entscheidungen
des Bundespatentgerichts werden auch in diese Datenbank aktuell fortlaufend eingepflegt.
Die Bibliothek gibt im monatlichen Turnus einen gerichtsinternen Pressespiegel heraus, der in Tageszeitungen und Onlinediensten veröffentlichte Nachrichten aus den Bereichen gewerblicher Rechtsschutz,
Patent- und Markenwesen, Marketing und Werbung
sammelt und darstellt. Zur aktuellen Information
über alle Neuzugänge im Bibliotheksbestand – Monographien vollständig und Zeitschriften in Auswahl –
präsentiert die Bibliothek monatlich erscheinende
Übersichtslisten online im Hausnetz.
Fast 500 Zeitschriften gelangen über den Austausch
mit dem Deutschen Patent- und Markenamt in den
gerichtsinternen Umlauf. Eine Kurzzeitauslage aller
in der Bibliothek des Deutschen Patent- und Markenamts eingehenden Zeitschriftenhefte ermöglicht,
sich ganz aktuell über den Inhalt von ca. 1.000 Zeitschriftentiteln zu informieren.
Elektronischer Rechtsverkehr
Elektronischer Rechtsverkehr/
eJustice
Der elektronische Rechtsverkehr betrifft einerseits die
sichere, rechtsverbindliche, bidirektionale elektronische Kommunikation zwischen den Verfahrensbeteiligten und den Gerichten und umfasst andererseits
die elektronische Aktenführung, die gerichtsinterne
elektronische Sachbehandlung (Vorgangsbearbeitung) sowie die elektronische Archivierung. Anforderungen des elektronischen Rechtsverkehrs sind nicht
nur die Möglichkeit eines rechtssicheren Austauschs
von Dokumenten (z. B. Anträge, Klageschriften, gerichtliche Entscheidungen), sondern auch die Aktenverständlichkeit, Aktenwahrheit, Aktenvollständigkeit und Aktenbeständigkeit bei der elektronischen
Aktenführung.
Ziel ist es, zukünftig nicht nur den Schriftverkehr erheblich zu beschleunigen, sondern eine medienbruchfreie
Bearbeitung auch innerhalb des Bundespatentgerichts zu ermöglichen. Die aufwändige Erstellung von
Papierunterlagen, der Versand, die Posteingangsbearbeitung und die Postverteilung werden durch einen
unmittelbaren Dokumentenaustausch zwischen den
IT-Systemen der Beteiligten ersetzt. Einen Überblick
über die rechtlichen Rahmenbedingungen, die für das
Bundespatentgericht gelten, sind in der „Festschrift
50 Jahre Bundespatentgericht“ zusammengestellt
(vgl. Carl Heymanns Verlag 2011, Dr. Norbert Mayer,
Thomas Kleinschmidt „Elektronischer Rechtsverkehr
beim Bundespatentgericht“ – 1. Teil: Rechtliche Rahmenbedingungen, S. 1001–1013).
Informationstechnik
Als Vorstufe zur Führung elektronischer Gerichtsakten
hat das Bundespatentgericht 2009 mit Hilfe des Vorgangsbearbeitungssystems VISkompakt seine Verwaltung auf eine elektronische Aktenführung umgestellt,
wodurch eine medienbruchfreie, referatsübergreifende Abwicklung von Verwaltungsvorgängen ermöglicht
wird.
Das Bundespatentgericht hat zur Durchführung des
elektronischen Rechtsverkehrs unter Einbeziehung
elektronischer Gerichtsakten seine Informationstechnik entsprechend weiterentwickelt. Im Rechtsprechungsbereich steht als Basis das Justizfachsystem
GO§A (Datenerfassung, Schreibauftragstechnik, Kalender, Statistik) zur Verfügung, mit dem der gerichtliche Verfahrensablauf von der Aktenanlage durch die
Zentrale Eingangsstelle bis zur Schlussbehandlung
durch die Geschäftsstelle elektronisch unterstützt
wird. Die Verfahrensdaten der Beschwerden bzw. Klagen werden erfasst und verwaltet. Das Fachsystem
wird derzeit umfassend modernisiert, insbesondere
werden Statistik, das Formularsystem für die Schreibauftragstechnik und einige andere Funktionalitäten,
wie die elektronische ‚Karteikarte‘, an die Notwendigkeiten der elektronischen Aktenführung angepasst.
Das Justizfachsystem ist gekoppelt mit dem Vorgangsbearbeitungssystem VISkompakt, das in der
Gerichtsverwaltung im Praxiseinsatz verwendet wird.
91
Elektronisch eingehende Schriftsätze können ohne
Medienbruch (elektronisches Dokument/Papierdokument) weiterverarbeitet werden. In Papier eingehende
Dokumente können mit Hilfe verschiedener Scan-Verfahren in die elektronische Akte übernommen werden.
Die elektronische Gerichtsakte wird derzeit in verschiedenen (Technischen) Beschwerdesenaten in der Praxis
(auch im Rahmen von mündlichen Verhandlungen) erprobt. Sie wird ergänzt durch eine sog. pdf-Zweitakte,
die von den Richtern für die inhaltliche Fallbearbeitung
verwendet wird. Details der informationstechnischen
Lösung sind ebenfalls in der Festschrift „50 Jahre Bundespatentgericht“ zusammengestellt (Carl Heymanns
Verlag 2011, Dr. Norbert Mayer „Elektronischer Rechtsverkehr beim Bundespatentgericht“ – 2. Teil: Entwicklung der Informationstechnik, S. 1015 bis 1026).
Elektronischer Gerichtssaal
Die mündliche Verhandlung bildet den zentralen Bestandteil eines jeden gerichtlichen Verfahrens. Als direkte Konsequenz des Elektronischen Rechtsverkehrs
bzw. von eJustice muss deshalb der gesamte elektronische Akteninhalt, auch der der Vorinstanz, nämlich die
elektronische Schutzrechtsakte (ElSA) des Deutschen
Patent- und Markenamts, auch in der Verhandlung
verfügbar sein. Die Verfügbarkeit der elektronischen
Akte bzw. das Suchen am Bildschirm darf jedoch die
mündliche Verhandlung nicht beeinträchtigen. Die Erfahrung zeigt, dass es hierfür nicht ausreicht, lediglich
Notebooks oder Bildschirme im Gerichtssaal aufzustellen, hinter denen die Richter „versteckt“ scheinen.
Die neuen Informationstechniken bieten innovative,
bisher nicht genutzte Möglichkeiten der „Informationsverteilung“ während der mündlichen Verhandlung.
Mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket II der Bundesregierung hat das Bundespatentgericht im Rahmen
des Projekts „Elektronischer Gerichtssaal“ zwei Gerichtssäle nebst Beratungszimmern umgebaut, neu
möbliert und mit der notwendigen IT-Infrastruktur
ausgestattet. Die Arbeitsplätze der Richter, der Protokollführung und der Verfahrensbeteiligten sind mit
Bildschirmen und Zugriff auf die PC Arbeitsplätze
ausgestattet. Ferner sind eine Projektionsmöglichkeit
und eine elektronische Dokumentenkamera realisiert.
Über eine Steuerschaltung zwischen diesen informationstechnischen Komponenten ergeben sich im
Rahmen der mündlichen Verhandlung neue zusätzliche Möglichkeiten der Einbindung aller Beteiligten.
Z. B. können die Richter und die Verfahrensbeteiligten
gestellte Anträge, zu Protokoll gegebene Erklärungen
oder eingereichte neue Anspruchsfassungen am Bildschirm mitlesen (vgl. Dr. Norbert Mayer: „Innovative
Informations- und Kommunikationstechnik im Gerichtssaal des Bundespatentgerichts“, Mitteilungen
der deutschen Patentanwälte, Heft 7-8/2011, S. 349
– 355). Die Ausstattung weiterer Gerichtssäle mit der
innovativen IT-Infrastruktur ist geplant.
Das Projekt „Elektronischer Gerichtssaal“ hat als Pilotprojekt in der deutschen Gerichtslandschaft bereits
viel Beachtung gefunden. Zur besseren Verständlichkeit bzw. Bedienbarkeit der eingesetzten Technik
durch die Verfahrensbeteiligten sind auf der Internetseite des Bundespatentgerichts (www.bpatg.de) Informationsfilme abrufbar.
92
Öffentlichkeitsarbeit und internationale Angelegenheiten
Termine:
20. Januar 2011
3. Mai 2011
Rund 200 geladene Gäste folgten der Einladung des
Vizepräsidenten Dr. Klaus Strößner zum traditionellen
Neujahrsempfang im Foyer vor den Gerichtssälen des
Bundespatentgerichts.
Mit einem Festakt hat Frau Bundesministerin der
Justiz Sabine Leutheusser-Schnarrenberger den bisherigen Präsidenten des Bundespatentgerichts Herrn
Raimund Lutz verabschiedet und Frau Beate Schmidt
als neue Präsidentin des Bundespatentgerichts in ihr
Amt eingeführt.
11. bis 15. April 2011
Das Bundespatentgericht organisierte zum wiederholten Mal in Kooperation mit dem Europäischen Patentamt ein gemeinsames Seminar in München für Richterinnen und Richter aus dem europäischen Ausland,
diesmal aus Albanien, Serbien und Mazedonien.
14. April 2011
Seit 2007 nimmt das Bundespatentgericht alljährlich
mit einem eigenen Aktionsprogramm am bundesweiten „Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag“ teil. Im Vordergrund des Programms im Bundespatentgericht stand
2011 wie schon in den Vorjahren der Beruf der technischen Richterin: zehn Gymnasiastinnen im Alter von 14
bis 16 Jahren informierten sich einen Tag lang über das
Bundespatentgericht, nahmen als Besucherinnen an
einer mündlichen Verhandlung teil und konnten aus
„erster Hand“, nämlich von technischen Richterinnen
des Gerichts, viel Wissenswertes über diesen abwechslungsreichen Beruf erfahren.
30. Juni 2011
Das Bundespatentgericht hat in den Räumen der Residenz in München zum dritten Mal ein internationales
Symposium veranstaltet. Das Thema lautete 2011 „Die
nationale Patentgerichtsbarkeit in Europa“. Rund 250
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa, die
als Richter, Anwälte, Vertreter der Wirtschaft und der
Wissenschaft, aber auch in den Regierungen der EUMitgliedstaaten und in der EU-Kommission mit diesem Thema befasst sind, nutzten das Symposium zum
Informations- und Meinungsaustausch.
Im Anschluss an das Symposium lud die Bayerische
Staatsministerin der Justiz und für Verbraucherschutz
Dr. Beate Merk im Namen der Bayerischen Staatsregierung zu einem Empfang in den Kaisersaal der Residenz
München ein. Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung sowie den Tagungsband „Symposium 2011“
als Download finden sich auf der Homepage des Gerichts (www.bpatg.de).
93
1. Juli 2011
Mit einem Festakt feierte das Bundespatentgericht
in der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz München
den 50. Jahrestag seiner Errichtung. Bundespräsident
Christian Wulff und Bundesjustizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger würdigten in ihren Reden das Bundespatentgericht. Den Festvortrag hielt
der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier. Den Redenband mit
allen Reden und zahlreichen Bildern finden Sie auf der
Homepage des Gerichts (www.bpatg.de).
Aus Anlass des Jubiläums ist im Carl Heymanns Verlag
eine Festschrift mit dem Titel „50 Jahre Bundespatentgericht“ erschienen, an der über 100 Autorinnen und
Autoren aus dem In- und Ausland mitgewirkt haben.
8. – 15. Oktober 2011
Aus Anlass der 30-jährigen Zusammenarbeit des
DPMA mit dem Staatlichen Amt für Geistiges Eigentum der VR China (SIPO) waren namhafte Vertreter aus
Ämtern und Behörden, Wirtschaft und Wissenschaft
zu zwei Fachsymposien in Peking und Shanghai eingeladen. Seitens des BPatG nahmen Frau Präsidentin
Schmidt und Herr Richter am BPatG Günter Hubert an
den interessanten Veranstaltungen im Rahmen einer
Dienstreise vom 8. bis 15. Oktober 2011 teil. Ein beson-
94
deres Highlight stellte u.a. die Vorführung der elektronischen Einrichtungen des High People’s Court dar, wie
sich zeigte, ein hochmodernes Gericht. Von dem Präsidenten der SIPO und der Präsidentin des DPMA wurden
ein „Memorandum of Understanding“ sowie ein aktuelles Arbeitsprogramm zur künftigen Zusammenarbeit
der beiden Institutionen unterzeichnet. Wie bereits
auch schon bei früheren Reisen hatten die Gastgeber
ein umfangreiches Rahmenprogramm vorbereitet und
begleiteten die Delegation des DPMA und des BPatG
mit größter Aufmerksamkeit und Großzügigkeit.
17. November 2011
Unter Leitung von Frau Präsidentin Beate Schmidt
fand im Bundespatentgericht die 11. Sitzung der Arbeitsgruppe Europäische Patentgerichtsbarkeit statt,
die sich mit den anstehenden Fragen zum Europäischen Patentgericht und den aktuellen Entwicklungen
während der polnischen Ratspräsidentschaft befasste.
18. November 2011
Mit einer kleinen Feier wurden dem Fachpublikum,
darunter zahlreichen Vertretern der Anwaltschaft und
der Wirtschaft, die beiden neuen elektronischen Verhandlungssäle vorgestellt.
Besuche aus dem Ausland:
Auch im Jahr 2011 empfing das Bundespatentgericht
zahlreiche Delegationen aus dem Ausland, und zwar
aus China, Vietnam, Japan, Südkorea, Frankreich,
Schweden, der Türkei, Serbien, Moldawien, Usbekistan,
Georgien und Saudi-Arabien. Die regionalen Schwerpunkte der Zusammenarbeit mit Einrichtungen des
gewerblichen Rechtsschutzes im Ausland liegen dabei
weiterhin im russischen und asiatischen Raum.
Das Bundespatentgericht arbeitet bei der Organisation von Fachseminaren für ausländische Delegationen
eng mit dem Deutschen Patent- und Markenamt, dem
Europäischen Patentamt aber auch mit der Deutschen
Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ-Stiftung) oder der Deutschen Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH zusammen.
Pressearbeit:
Die Pressestelle des Bundespatentgerichts veröffentlichte 2011 mehrere Pressemitteilungen, die auf der
Homepage des Gerichts (www.bpatg.de) einsehbar
sind. Besonderes Medieninteresse fanden im Berichtsjahr die Entscheidungen des 30. Marken-Beschwerdesenats zu den Herkunftsbezeichnungen.
Danach bleibt die Herkunftsbezeichnung „Obazda“
(Pressemitteilung des Bundespatentgerichts vom
22.09.2011) einstweilen ungeschützt. Was im Obazdn
drin ist und woher er kommt, wird vorerst nicht vorgeschrieben. Die Landesvereinigung der Bayerischen
Milchwirtschaft würde gern die Käsespezialität
Obazda als geographische Angabe schützen lassen.
Ein Allgäuer Hersteller hat sich dagegen gewehrt. Das
Gericht hält den Käse durchaus für schützenswert,
zweifelt aber an der Frage der Haltbarmachung, weshalb das Verfahren zur weiteren Sachverhaltsaufklärung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen wurde.
Ebenfalls mediales Interesse erfuhr der „Schwarzwälder Schinken“ (Pressemitteilung des Bundespatentgerichts vom 13.10.2011). Die regionalen Hersteller erzielten einen Sieg. „Schwarzwälder Schinken“ muss
danach nicht nur im Schwarzwald hergestellt, sondern dort auch geschnitten und verpackt werden. Mit
dieser Entscheidung verschärfte das Bundespatentgericht die Kriterien für die geschützte Bezeichnung.
Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof ließ das
Gericht nicht zu, nun muss die EU-Kommission die
neuen Bedingungen noch absegnen.
Zum „Düsseldorfer Senf“ (Pressemitteilung des Bundespatentgerichts vom 10.11.2011) entschied das Gericht, dass der Antrag der Schutzgemeinschaft Düsseldorfer Senf grundsätzlich zulässig ist. Diese, hinter
der im Wesentlichen die Düsseldorfer Löwensenf
GmbH steht, hat beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Bezeichnung Düsseldorfer Senf
als geographische Angabe unter Schutz zu stellen.
Damit verbunden sind nähere Vorgaben für die Herstellung von Düsseldorfer Senf. Gegen diesen Antrag
war von Seiten der Nestlé Deutschland AG, die im benachbarten Neuss ein Senfwerk betreibt, Einspruch
erhoben worden. Insoweit war unter anderem geltend
gemacht worden, dass verschiedene Vorgaben zum
Herstellungsverfahren von Düsseldorfer Senf zu einschränkend und zu unbestimmt gefasst seien. In dem
Verfahren vor dem 30. Senat hat die Schutzgemeinschaft die Bedingungen für die Benutzung der Bezeichnung Düsseldorfer Senf in einem für den Rechtsstreit wesentlichen Punkt, der die Verwendung von
Branntweinessig bei der Senfherstellung betraf, geändert. Daraufhin hat die Nestlé Deutschland AG ihre
Beschwerde zurückgenommen, sodass das Schutzverfahren nunmehr bei der EU-Kommission seinen Fortgang nehmen kann.
95
From the Case Law of the
Federal Patent Court in 2011
English Summary
96
96
©deraether
Foreword BPatG Annual Report 2011
Foreword
Dear Reader,
This annual report will inform you of the major decisions reached by the Federal Patent Court in the fields
of patent, utility model, design and trade mark law in
the manner you have become accustomed to. It also
includes an overview of the Court’s business in the
year under review.
The volume of business processed by the trade mark
boards declined marginally in 2011. Appeals in patent
cases also dropped in number. We currently believe
that this is primarily due to the difficulties initially
faced following the introduction of EISA, the electronic
IP file, at the German Patent and Trade Mark Office.
This presently stands in the way of a constant inflow
of new proceedings. However, the proceedings in hand
before the technical boards of appeal guarantee that
the entire staff has a sufficient workload, which is in
part due to the opposition proceedings that remain to
be handled. The number of nullity suits nearly doubled
to 297 new entries in 2011 compared to the Court’s early days in 1961/62. If the upward trend persists, the 300
new-entry mark will probably be surpassed in 2012.
Overall, the Court recorded 1,931 new entries which –
fortunately – were contrasted by 2,291 closures.
If the Federal Patent Court were a market-oriented
company, it would have celebrated the biggest victory
in its 50th year of existence: a three-fold increase in
revenues. We received 12.6 million euros in court fees
in 2011 – triple the amount recorded in 2010.
The fact that the number of trade mark closures fell
just short of the results achieved in earlier years is
due to the fact that it took an unusually long time to
replace legally qualified members, leaving some positions vacant for months. However, the trade mark
boards have been assigned several new, highly motivated legally qualified members since the beginning
of 2012, which makes us optimistic about the future.
Further major personnel-related changes occurred
within our organisation in 2011. Four new chairpersons
were nominated: two in both the legal and technical
fields. Furthermore, twelve new technically qualified
colleagues took office as judges at the Federal Patent
Court by virtue of their mandates. Three delegated fe-
male colleagues were transferred to the Federal Patent
Court, and a further legally qualified female judge was
delegated to us.
We made progress in the electronic processing of our
court files in 2011. In November, the two new “electronic
courtrooms” were inaugurated, drawing keen interest
from the stakeholders. You can obtain valuable knowledge on this topic from our homepage under the
heading “Electronic Legal Transactions”  “Electronic
Courtroom”.
Last year was also dominated by the debate on intellectual property rights in Europe and by the European
Patent, which would take uniform effect. Following a
dynamic development, these issues have returned to
a standstill. Therefore, as it waits for a decision to be
made concerning the location of the European Patent
Court, the Federal Patent Court will definitely continue
to have ample opportunity to capitalise on its highquality rulings to prove to the rights holders within
a reasonable period of time that the system building
on technically qualified judges, which has been implemented at the Federal Patent Court, serves its interests
perfectly.
It goes without saying that the highlight of 2011 was
the celebratory event commemorating the Court’s
50th anniversary on 1 July 2011, which we had the pleasure to celebrate with numerous guests of honour. I was
especially pleased that the audience included some of
our more elderly colleagues, who were members of
the Court back on the day of its inception. I would like
to take this opportunity to express my gratitude to all
those who supported our work last year and contributed to our successful performance – the stakeholders
involved and the members of the Court alike.
I wish you have an enjoyable read.
Beate Schmidt
President of the Federal Patent Court
97
BPatG Annual Report 2011 Contents
Table of Contents
Foreword
97
patent law
100
I. Patentability
100
1. Technical teaching on procedure
and definition of invention
- Technical problem/solution
- Programs for data processing systems
- Notional or commercial activities
- Mathematical methods
- Technical contribution to inventive step
100
100
100
101
101
101
2. Exclusion of patentability of medical
processes
103
3. Prior art and public availability
104
4. Novelty and inventive step
- Novelty
- Inventive step
- Average person skilled in the art
105
105
105
107
II. Supplementary Protection Certificates
108
III. Proceedings before the German
Patent and Trade Mark Office
110
1. Application date
110
2. Division of the application
110
3. Version of the documents, disclosure
111
4. Patent category
111
5. Transfer, legal succession
111
IV.Opposition Proceedings
112
1. Procedural principles
112
2. Domestic representative and power
of attorney
112
3. Admissibility of the opposition
113
4. Interpretation
5. Examination of grounds for revocation
- Enablement, complete and clear teaching
- Inadmissible extension of the subject
matter of the application, disclaimer
114
116
116
117
6. Termination of the opposition proceedings 118
7. Binding effect of the requests
119
8. Intervention
119
98
V. Appeal Proceedings
120
1. Eligibility of the appeal
120
2. Admissibility of the appeal
120
3. Cost-related issues
121
4. Appeal on points of law
121
VI.Nullity Proceedings
121
1. Admissibility of the action
121
2. Grounds for nullity
123
3. Binding effect of requests in
nullity proceedings
124
utility model law
124
design law
125
trade mark law
126
I. Unconventional Trade Mark Forms
126
1. Graphical representability
126
2. Abstract colour trade marks
127
3. Three-dimensional trade marks
127
4. Other types of trade marks
128
II. Word Marks, Word/Figurative Marks
and Figurative Marks 128
1. Terms in foreign languages
128
2. Letter/numeral trade marks
128
3. Word combinations
129
4. Slogans
130
5. Word sequences with geographic
indication of origin
131
6. Designations of establishment 131
7. Names of individuals
131
8. Word marks/figurative marks
133
9. Figurative marks
133
10. Geographical indications of origin pursuant
to EC Council Directive No. 520/2006 dated
20 March 2006 for the protection of geographical indications and designations of origin for
agricultural products and foodstuffs
134
Contents BPatG Annual Report 2011
11. Violation of public policy or accepted
principles of morality (Sec. 8, Para. 2, No. 5
of the German Trade Mark Act)
135
12. Ban on the abuse of public national emblems
for commercial purposes (Sec. 8, Para. 2,
Nos. 6 and 8 of the German Trade Mark Act) 136
13. Eligibility for protection based on possible
options for use as a trade mark
III.Cancellation Proceedings
136
137
1. Due to bad faith pursuant to Sec. 50, Para. 1
in conjunction with Sec. 8, Para. 2, No. 10
of the German Trade Mark Act
137
2. Absolute obstacles to protection according
to Art. 50 para. 1, 2 in conjunction with
Art. 8 para. 2 No. 1 – 9, 54 Trade Mark Act 138
IV.Opposition Proceedings
138
1. Genuine use
138
2. Direct likelihood of confusion
139
3. Indirect likelihood of confusion 139
business report 2011
142
business development 142
I. Overview
142
II.Statistics
147
III.Appeals against Rulings
of the Federal Patent Court
147
staffing
148
training of candidate
patent attorneys
148
documentation and the library
149
I. Documentation
149
II. The Library
149
electronic legal transactions
150
public relations work and
international affairs
151
BPatG Annual Report 2011 Patent Law
Patent Law, Utility Model Law
and Design Law
Of the abundance of rulings handed down by the Federal Patent Court on patents, utility models and designs in the period under review, this report presents
those which relate to new or contentious issues as
well as update or confirm the case law in the light of
new trends, categorised by thematic key points.
Patent Law
I. Patentability
1. Technical teaching for action and
definition of invention
An invention as defined by patent law is a teaching
for plan-conformant action, the claimed technical
subject matter of which can be reduced to practice,
is repeatable, and represents a solution to a problem
based on technical considerations. In consequence,
patent protection is only granted for inventions in
the field of technology.1 However, according to the
more recent case law of the Federal Court of Justice2,
in line with the case law of the Boards of Appeal of
the European Patent Office, in particular in the field of
“computer-implemented inventions” and the exclusion from patentability pursuant to Sec. 1, Para. 3, No. 3
of the German Patent Act, the focus of the examination of patentability has clearly shifted. As a result, the
requirement of formulating a technical problem and
providing a solution by technical means, which was
often not complied with and was the point of focus
according to earlier case law3, is now addressed much
more liberally4 and less important, whereas the focus
of examination has shifted to the overall consideration
of the solution necessary within the context of novelty
and inventive step.
Technical problem/solution
According to the 17th Board, a patent claim merely
claiming the automation of the examination of multiple prescriptions for physiological harmlessness based
on medical considerations, which has been conducted
by a physician thus far – in particular with regard to
potential side-effects and cross reactions with other
drugs – without containing information going beyond
the use of data processing means, cannot be considered an invention in a technical field in accordance
with Sec. 1 of the German Patent Act.5
Programs for data processing systems
A user interface (software) with which a user can
configure a computer system in dialog with an online
store and which checks the computer system components selected by the user for compatibility is excluded from patentability pursuant to Sec. 1, Paras. 3
and 4 of the German Patent Act, because it does not
contain any instructions leading to the solution of a
specific technical problem by technical means.6 The
claimed online user interface included the technical
properties required by Sec. 1, Para. 1 of the German
Patent Act if only because it suggests taking a series
of method steps in network-connected devices by
processing data, namely in the computer of the user
and in the online store connected to it via the Internet. These are typical steps of processing, storing and
transmitting data via technical devices.7 However, the
present solution specifically does not consist of de-
1 F ederal Court of Justice, GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 1992, 36 – Chinesische Schriftzeichen;
Federal Court of Justice, GRUR 2000, 498 – Logikverifikation;Federal Court of Justice,
GRUR 2000, 1007 – Sprachanalyseeinrichtung.
2 F ederal Court of Justice, GRUR 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten;
Federal Court of Justice, GRUR [2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen.
3 Cf. Federal Court of Justice, GRUR 1992, 33 – Seitenpuffer; Federal Court of Justice, GRUR 2000, 498 – Logikverifikation;
Federal Court of Justice, GRUR 2002, 143 = GRUR Int. 2002, 323 – Suche fehlerhafter Zeichenketten.
4 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 613 – Dynamische Dokumentengenerierung.
5 Federal Patent Court, ruling dated 22 March 2011 – 24 W (pat) 104/05.
6 Federal Patent Court, ruling dated 28 June 2011 – 17 W (pat) 166/05.
7 See Federal Court of Justice, GRUR 2011, Margin No. 16 – Webseitenanzeige.
100
Patent Law BPatG Annual Report 2011
signing a data processing program to make it consider the technical circumstances surrounding the data
processing system.8
Notional or commercial activities
The 17th Board9 had been called upon to decide on a
method for the computer-aided design of components
and component systems, with which components
could be integrated into a component system on the
display of a CAD system so that their dimensions and
arrangement could be controlled in accordance with
the dimensions of the component surrounding them.
The key element of the solution proposed is a geometric reference figure that is to control the size and shape
of the respective component. The Board found that the
suggestion of expanding a CAD system by a (shape
and size) control function for components and introducing a construct in the form of a reference figure
for this purpose was not a technical feat and instead
merely a notional concept, keeping the claimed teaching from being classified as an invention in a technical
field (Sec. 1, Paras. 3 and 4 of the German Patent Act).
Mathematical methods
A method for simulating a piezo actuator that proposes a mathematical model for calculating the chronological progression of the axial length of the stack of
piezo elements on the basis of specific values and the
derivation of a differential equation from two EulerLagrange equations relates to a mathematical method
per se and is thus excluded from patentability pursuant to Sec. 1, Para. 3, No. 1 in conjunction with Para. 4
of the German Patent Act. The fact that the claimed
method is computer-assisted, i.e. calculated, does not
give rise to a specific technical problem and is trivial.
The 17th Board found that therefore, not even a partial
aspect of the protected teaching can be found to solve
a technical problem and that in consequence, it is excluded from patentability in line with the case law of
the Federal Court of Justice.10 11
Technical contribution to inventive step
Based on established case law12, “when examining the
invention for inventive step” only those instructions
may be considered that lead to the solution of the
technical problem by technical means or at least influence it. The technical problem solved by an invention
is to be determined based on what the invention actually achieves.13 In a method for guiding a user through
a menu-controlled system using soft keys on a touchsensitive display device in a motor vehicle, e.g. a navigation system, features which solely relate to the design of the user interface via one or two additional soft
keys are disregarded when assessing inventive step.14
A “design of the (user) interface between a human being and a technical device tailored to the needs and
capabilities of the operator”15 does not belong to the
field of technology.
8 See Federal Court of Justice, GRUR 2011, Margin No. 21 – Webseitenanzeige.
9 Federal Patent Court, ruling dated 11 January 2011 – 17 W (pat) 99/05.
10 Federal Court of Justice, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen.
12 Cf. most recently Federal Court of Justice, GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen.
13 See Federal Court of Justice, BlPMZ [Patent, Trade Mark and Sign Journal] 2005, 77 – Anbieten interaktiver Hilfe.
15 Cf. Federal Patent Court, BlPMZ 2007, 214 – Bedienoberfläche.
101
According to the 17th Board, a method for examining
various drugs for healthy interaction by technical
means in connection with a data processing system
is of technical nature and thus not excluded from patentability pursuant to Sec. 1, Para. 3, Sentence 3 of the
German Patent Act.16 When assessing inventive step,
features relating to the conceptual approach of an
examination of the interaction between the drugs in
order to avoid harming the patient may not be considered as they do not belong to a technical field. The
remaining features, which are concerned with the
generation of a data pool for a prescription database,
cannot substantiate an inventive step.
The 17th Board17 also ruled on an order to set up a production schedule for medical products that can be reconditioned, i.e. instruments and devices that must be
disinfected before re-use and disposed of after having
been subjected to a certain number of reconditioning
passes, e.g. because they are damaged. To establish a
more reliable basis for this production schedule, the
application suggests saving a meter reading and/or
measurement values for every single product that is
reconditioned, and comparing the saved information
with reference values to obtain an indication that the
product will have to be replaced in a foreseeable period of time. The Board denied patentability because if
the subject matter of the claimed teaching in terms of
the technical features is known from the prior art and
the teaching is based on microeconomic considerations, it cannot substantiate an inventive step.18
A further case related to a method for topping up prepaid
mobile communication accounts involving the amount
of the desired top-up being transmitted to a central
control unit, said central control unit providing voucher
data, and this voucher data being made available to the
customer. The top-up procedure can be initiated by dialing a unique top-up number that can be obtained from
the voucher data using a mobile phone assigned to the
mobile communications account. The subscriber phone
number assigned to the mobile phone is automatically
detected via a detection device when the top-up number
is dialed and automatically transmitted to the central
control unit. The latter subjects the top-up telephone
number to a validity check, and if its validity is verified,
a prepaid account assigned to the subscriber is topped
up with at least part of the top-up amount. The technical problem was limited to the objective task of enabling
the automatic detection of a subscriber using his or her
mobile phone to top up the prepaid account assigned to
it using voucher data and was solved through the automatic detection of the calling mobile phone number via
a detection device. Therefore, only this feature was to be
considered when assessing inventive step.19
Another method that was not found to be inventive
was directed to the implementation of voice communications for an expert hotline wherein a database
can be queried by callers via the Internet to place
an expert and the consulting costs can be paid in a
customer-friendly manner. Part of the subject matter
claimed involved crediting the account of the selected
contact person with a prorated amount of the costs.
The 20th Board20 states that the determination of the
individual to whom the costs of the voice communication are credited and, in particular, the determination
of a corresponding partial sum without determining
its amount (“prorated”) was a purely commercial decision in the form of a selection of one of many potential
business models.
16 F ederal Patent Court, ruling dated 22 February 2011 – 17 W (pat) 149/05 making reference to Federal Court of Justice, GRUR 2010,
613 – Dynamische Dokumentengenerierung.
17 F ederal Patent Court, ruling dated 19 April 2011 – 17 W (pat) 16/07; also cf. Federal Patent Court, ruling dated 26 July 2011 – 17 W (pat) 60/07.
18 Federal Court of Justice, GRUR 2011, 125, Headnote 2 – Wiedergabe topografischer Informationen.
19 Federal Patent Court, ruling dated 14 July 2011 – 17 W (pat) 63/06.
20 F ederal Patent Court, ruling dated 28 March 2011 – 20 W (pat) 103/05; also cf. Federal Patent Court, ruling dated 16 February 2011
– 19 W (pat) 55/09.
102
The conception of new processor instructions for a microprocessor with a core for executing instructions in
order to perform mathematical computer operations
cannot be recognised as an achievement in the technical field if such conception is not based on knowledge
supported by technical considerations and the selection of the instructions is not influenced by technical
aspects. Therefore, details included in the claim, which
are solely based on mathematical considerations for
calculating the product of two complex numbers may
not be considered when assessing inventive step.21 In
the case in point, they relate to the “objective task” of
making programs of this kind smaller and more manageable through special, new instructions. The 17th
Board holds that this is not a technical problem.22
2. Exclusion of patentability of medical
processes
The 3rd Board23 had been called upon to determine
whether the method claim under attack in the patent
in suit was to be deemed null and void because it was
a diagnostic method excluded from patentability pursuant to Art. 53 (c) of the EPC. The claim was directed
to “a method for use in diagnosing inflammations of
human respiratory tracts wherein, when it is necessary to obtain an indication of the condition of the
lower respiratory tracts, the person inhales through
the mouth and the NO value in the orally exhaled air
is determined, the determined value is compared to
the value typical of healthy individuals and a value
that is higher than typical values is considered an indication of an inflammation of the lower respiratory
tracts.” The Board started by stating that, according
to the case law of the European Patent Office, which
has been adopted by the Federal Court of Justice24, a
diagnostic method applied to a human or animal body
covered by Art. 53 (c) of the European Patent Convention is only on hand if it contains as method steps the
examination phase including the collection of data
(step i), the comparison of this data with reference
data (step ii), the determination of a significant deviation (step iii) and the attribution of the deviation to
a specific clinical picture (step iv – diagnosis). Accordingly, a method that merely delivers the interim results
relevant to the diagnosis is not a diagnostic method
and thus not excluded from patentability. Furthermore, the exclusion only takes effect if all the steps of
the method are applied to a human or animal body,
including the method step relating to the deductive
human or veterinary medicine decision-making phase,
i.e. to the diagnosis in the strict sense of the word as
a purely intellectual activity.25 The Board found that
these prerequisites are not fulfilled if, as in the case in
point, the subject matter of the claim merely relates
to a computerised comparison of datasets obtained
through measurements, namely those of the NO values of the patient to the datasets of healthy control
subjects or of the respective patient at another point
in time, wherein an elevated NO value is an indication
of a severe inflammation. The method in dispute thus
does not provide a specific diagnosis, and not all of the
method steps are applied to a human body, because
the determination of the NO values in the respiratory
air samples and the data comparison are not conducted on the human body.
In deviation from the legal opinion of the 3rd Board
and the Enlarged Board of Appeal, the 4th Board26 is of
the opinion that a diagnosis of a condition in accord-
21 Cf. Federal Patent Court, BlPMZ 2009, 499 – Druckvorlagenerstellung.
22 Federal Patent Court, ruling dated 30 November 2011 – 17 W (pat) 122/06.
23 F ederal Patent Court, ruling dated 1 February 2011 – 3 Ni 17/09, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 88/11].
24 E uropean Patent Office, G 1/04, GRUR Int. 2006, 514, in particular Items 5 and 6.2.2 of the reasoned decision; Federal Court of Justice,
GRUR 2010 1081–1083 et seq. – Kein Patentierungsausschluss für Therapie unterstützendes Verfahren; also cf. Federal Patent Court,
GRUR 2008, 981 – Verfahren zur gesundheitlichen Orientierung.
25 European Patent Office, G 1/04, GRUR Int. 2006, 514, Items 6.2.3 and 6.4.4; dissenting opinion: Federal Patent Court, ruling dated
28 June 2011 – 4 Ni 47/09 (EU), appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 107/11]; Federal Patent Court, GRUR 2008, 981 Verfahren
zur gesundheitlichen Orientierung.
26 F ederal Patent Court, ruling dated 28 June 2011 – 4 Ni 47/09, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 107/11].
103
According to established case law, an apparatus is rendered obvious simply if the apparatus is delivered to a
third party unconditionally. After all, if the parties do
not agree to maintain confidentiality and confidentiality cannot be expected to be maintained otherwise,
it can generally be assumed that the delivery equates
to the exposure of the knowledge of the invention to
the public and that it is self-evident that the possibility
has been created for any third party (employees and
factory visitors in this case) to gain knowledge of it.29
Based on the view taken by the 4th Board30, the same
holds true if a service manual including a description
of all the details of the apparatus is delivered instead
of the apparatus itself.
ance with step iv is on hand simply if an abnormal, i.e.
“not healthy” state relative to the reference values is
displayed as a result of the method based on the collected data. Since there is no need for a physician to be
involved, automatic methods or self-diagnostic methods can also be subject to the ban on patentability.
3. Prior art and public availability
The 3rd Board27 had been called upon to concern itself
with the consideration of prior art not belonging to
the field of a patent in suit, through which a method
for coating two sides of a single pane of glass in a single pass using a coating device was claimed. The Board
found that whenever necessary, the relevant person
of skill in the art considers in his or her research prior
art belonging to a different field which could in principle be expected to provide solutions given the type of
problems faced.28
The 3rd Board31 had been called upon to clarify an issue relating to a public prior use through the sale of
a pharmaceutical product which in the case in point
was intended for oral administration as a hard or soft
gelatin capsule or as a liquid comprising a combination of eucalyptus oil and orange oil. The state of the
art included a drug with an active ingredient consisting of eucalyptus oil, orange peel oil, myrtle oil and
lemon oil. The Board states that putting a pharmaceutical product into circulation made not only the substance as such but also its composition and structure
available to the public as long as it was possible to
analyse it. In this context, one can generally assume
that analysable products on the market that does not
bear an indication of their structure are indeed analysed, because this is of interest to third parties even
if the analysis takes some effort and produces costs.32
This applies to the chemical/pharmaceutical field also
if the analysis involves extensive time-consuming and
laborious qualitative and quantitative examinations
which, however, can be performed by a person of skill
27 Federal Patent Court, ruling dated 9 August 2011 – 4 Ni 19/08, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 123/11].
28 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 992 – Ziehmaschinenzugeinheit II.
29 Federal Court of Justice, GRUR 1996, 747 et seqq. – Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem.
30 F ederal Patent Court, ruling dated 28 June 2011 – 4 Ni 55/09, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 81/11].
31 F ederal Patent Court, ruling dated 26 July 2011 – 3 Ni 7/10, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 120/11].
32 F ederal Court of Justice, GRUR 1986, 372 – Thrombozytenzählung; Busse/Keukenschrijver, PatG [German Patent Act], 6th Edition (2003),
Sec. 3 Margin No. 127 with evidence.
33 Federal Patent Court, ruling dated 6 April 2011 – 20 W (pat) 379/05.
104
in the art using standard methods upon intense deliberation without running into undue difficulties exceeding his or her average skill.
Having regard to the prior use of a lightweight engine
block within the scope of a research project supported
by the Bavarian Research Foundation, the simple fact
that this foundation supported the project is irrelevant
concerning the availability of the results to the public.
The objection for lack of novelty due to public prior use
therefore failed in the opposition proceedings before
the 20th Board33, in particular because the opponent
did not clarify whether a factual report it submitted
thereon was merely an internal report or not.
The 21st Board34 states that prior art that is erroneously
cited as such in the description of a patent application,
is not substantiated by a publication, and represents
internal state of the art according to the applicant is
not detrimental to the assessment of the patentability
of the invention. According to established case law, the
prevailing circumstances, legal provisions and in particular the state of the art based on the objective circumstances are decisive when assessing patentability,
and not the circumstances alleged by the inventor.35
4. Novelty and inventive step
Novelty
A “method for determining the binding behaviour of
ligands specifically binding to target molecules at at
least one binding site” cannot be delineated from the
state of the art via functional, interchangeable terms
for methods in the relevant technical field. The 15th
Board finds that the functional terms “ligands, markers, inhibitors and reference substances” used for
chemical compounds, all of which bind to the same
target molecules, are exchangeable terms given the
literal meaning of the method and thus cannot be
used to make a distinction between substances.36
Inventive step
According to the 1st Board, objectively, one can only
determine the technical problem solved by an invention (an elevator system in this case) and whether a
claimed solution is based on an inventive step based
on what the invention claimed in the claims of the
patent actually accomplishes37 compared to the state
of the art and on what is reflected in the features of
the claims.38 Various starting points may be considered in making this assessment.39 If the claimed solution actually merely solves the problem of improving
the wear and tear and durability of the cable vis-à-vis
the state of the art in cases in which steel cables lie
directly on the traction sheave, the claimed teaching
is limited to this optimisation of the elevator system.
35 Cf. Federal Court of Justice, GRUR 1973, 263 – Rotterdam-Geräte, GRUR 1994, 357 – Muffelofen.
36 Federal Patent Court, ruling dated 13 December 2010 – 15 W (pat) 15/06.
37 F ederal Court of Justice, GRUR 2010, 602, 605, Para. 27 – Gelenkanordnung; GRUR 2010, 607, 608, Para. 18 – Fettsäurezusammensetzung; Federal Court of Justice, GRUR 2007, 1055, Para. 28 – Papiermaschinengewebe.
38 F ederal Patent Court, ruling dated 1 February 2011 – 1 Ni 11/09 (EU), appeal on points of law lodged
[case no.: X ZR 74/11], making reference to the Federal Court of Justice, BlPMZ 1979, 151– Etikettiergerät II, GRUR 1981, 732 – First- und
Gratabdeckung; Benkard/Bacher/Melullis, PatG, 10th Edition (2006), Sec. 1, Margin No. 78; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6th Edition
(2003), Sec. 1, Margin No. 101; and Federal Patent Court, ruling dated 29 March 2011 – 1 Ni 12/09 (EU), appeal on points of law lodged
[case no.: X ZR 72/11]; Federal Patent Court, ruling dated 1 March 2011 – 1 Ni 19/09, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 96/11].
39 F ederal Court of Justice, GRUR 2009, 1039, Para. 20 – Fischbissanzeiger; Federal Court of Justice, GRUR 2009, 382, Para. 51 – Olanzapin;
Federal Patent Court, GRUR 2004, 317, 319 – Programmartmitteilung.
105
Even if the problem addressed by the patent specification is deemed “novel”, this does not justify a different
assessment: What is deemed the problem addressed
by the invention in the patent specification may provide an indication of how the claimed technical teaching should be understood40 and the aides for determining the objective technical problem. 41 An inventive
step of the technical teaching may be given simply
upon recognition of the cause of the disadvantages of
the state of the art. 42 However, the 1st Board also ruled
that the problem solved by the invention had to be determined objectively alone. 43
If the state of the art envisages two ways of stacking
packagings (batches), assembling them with varying
layer patterns, and then stacking them on a pallet, it is
irrelevant to the assessment of inventive step whether
the claimed method performs more than the task of
homogeneous palleting, also solving further objective
problems such as a higher operating speed associated
with the solution according to the invention, even if
the state of the art does not include a motivation to
this effect, which could substantiate the obviousness
of the claimed method and could thus call its patentability into question. 44 The 1st Board found that there
was no such motivation. 45
According to the 3rd Board, if a combination of active
ingredients in drugs – in this case Taxol or Taxotere and
their analogues as well as therapeutically effective
substances for treating neoplastic diseases – is obvious to the person skilled in the art, a synergistic effect
claimed by the defendant cannot serve to substantiate an inventive step. 46 The objection raised by the
defendant, alleging that the person skilled in the art
had not considered including Taxotere in such combinations because Taxotere had not been approved
and the prior art lacked information to this effect was
countered by the Board, which held that combinations
of Taxotere and other cytostatics had been tested on
tumors in mice before the priority date of the patent in
suit. This demonstrates that experts indeed had considered Taxotere, which had not been approved and
had merely been subjected to phase 1 clinical trials by
then, for inclusion in combinations with further cytostatics. Moreover, testing an active ingredient under
various conditions in a laboratory before carrying out
further, elaborate, expensive and extremely risky studies on humans is common practice when searching for
suitable drugs.
The 1st Board47 had been called upon to asses the patentability of a device having a slit for removing a tick
from the skin of a human being or animal and the dimensions of a credit card (85 mm x 54 mm x 4 mm)
as depicted. According to statements made in the patent in suit, the invention aims to solve the problem of
creating a device that a person can easily carry around
and is made of a “relatively stiff material” as per the
invention. Starting from a state of the art consisting
of a sheet of plastic or metal (12) albeit with different
dimensions (length: 57 mm, width: 12.7 mm, thickness:
0.3 mm) formed as an add-on or integral part of another device as depicted, e.g. a pocket knife or a nail
clipper, the Board found that the teaching pursuant
to the invention had not been rendered obvious. Instead, due to this prior art, the person of skill in the
art was prevented from looking for a solution to the
problem in line with the invention and significantly
increasing the dimensions of the device, namely to ob-
40 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 602, 605, Para. 27 – Gelenkanordnung.
41 Federal Court of Justice, GRUR 2005, 141, 142 – Anbieten interaktiver Hilfe, with further evidence.
42 Federal Court of Justice, GRUR 1985, 369 – Körperstativ [Stabilizer].
43 Federal Patent Court, ruling dated 28 June 2011 – 1 Ni 6/09.
44 Federal Court of Justice, GRUR 2003, 693, 695 – Hochdruckreiniger.
45 F ederal Patent Court, ruling dated 1 February 2011 – 3 Ni 1/10, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 143/11].
46 F ederal Patent Court, ruling dated 7 December 2010 – 3 Ni 52/08 (EU) in conjunction with 3 Ni 14/09 (EU), making reference to
Federal Court of Justice, GRUR 2003, 317 headnote – Kosmetisches Sonnenschutzmittel, and
Federal Court of Justice, GRUR 2010, 607, 612 – Fettsäurezusammensetzung.
47 F ederal Patent Court, ruling dated 29 March 2011 – 1 Ni 12/09, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 72/11].
106
tain the dimensions of a credit card, and creating an
independent article that could easily be carried around
by the user, making it constantly available, instead of
integrating it into another device. A credit card-sized
prior-art ice scraper also failed to motivate the person
of skill in the art to modify the dimensions of the depicted device and would only have been considered by
the person skilled in the art in hindsight, after having
gained knowledge of the solution according to the invention. The Board thus affirmed inventive step and
dismissed the suit.
Obviousness may also be supported by the combination of three documents even if, starting from the
problem objectively solved by the patent in suit, it
would be impossible to solve it without having knowledge of prior art evidenced by two documents as a
starting point. The Board did not allow a suggested
appeal on points of law since a formal limitation of
the state of the art to a certain number of documents
furnishing proof of the obviousness of an invention is
not permitted by law. 48
The 9th Board49 finds that the seat cushion in a vehicle
seat is rendered obvious by the combination of two
documents even if there is a period of 30 years between the publications. Since the German Patent Act
does not include a provision for qualitatively downgrading a source when considering the state of the art,
the age of a document may be at best considered an
indication of evidence.50 In the case in point, however,
the older publication was undoubtedly the starting
point of the invention and the problem of circulatory
disorder in the legs caused by unsuitable seat cushions was solved by the findings and materials of the
younger publication.
Average person skilled in the art
The relevant person of skill in the art is one who is
normally charged with solving the problem posed.51
Therefore, the 3rd Board52 is of the opinion that a person skilled in the art with respect to the teaching of
the patent in suit, which is directed to an iron with a
metal baseplate and an anti-friction layer, is a process
engineer or chemist with professional experience in
the field of coating technology, who works in a team of
several experts in developing irons. An engineer with
a degree in mechanical engineering from a college or
university of applied sciences is immaterial, because
he merely determines the requirements that are to be
implemented by the aforementioned person skilled in
the art.53 There was no reason to examine the evidence
offered by the defendant to the contrary, because the
definition of the relevant person skilled in the art is essentially a legal issue that must be evaluated by the
court and may not be clarified by calling witnesses.54
The definition of the person skilled in the art must
always be based on factual findings.55 However, the
Board, which is staffed with technical members, has
the expertise required to establish who was normally
involved in developing and refining subject matter according to the patent as part of commercial practice
and independently of the defendant’s proven actual
circumstances and who had the skills in the technical
field of relevance in the case in point to be commissioned with solving the problem addressed by the patent. There was thus no need to commission the expert
opinion offered.
The 3rd Board defined the person skilled in the art concerning the improvement of pharmaceutical compositions for cancer therapy as a team of at least one
50 See Schulte/Moufang, PatG, 8th Edition (2008), § 4 Margin No. 135-137.
51 F ederal Court of Justice, GRUR 78, 37 – Börsenbügel; Federal Court of Justice, GRUR 1962, 290 – Brieftaubenreisekabine II;
cf. Schulte/Moufang, PatG, 8th Edition (2008), Sec. 4, Margin No. 48.
52 Federal Patent Court, ruling dated 14 July 2011 – 3 Ni 1/11 (EP).
53 Federal Court of Justice, GRUR 2009, 1039 – Fischbissanzeiger.
54 Federal Court of Justice, GRUR 2006, 663, Margin No. 28 – Vorausbezahlte Telefongespräche.
55 Federal Court of Justice, GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung.
107
pharmacologist and at least one medical expert conducting research in the field of oncology with several
years of experience in the field of cancer therapy or the
development of oncological drugs.56
The 10th Board found that the relevant person of skill
in the art can be expected to consult with an expert or
a person skilled in the art with better qualifications or
procure information to the same effect if he recognises based on his expertise that he can find the solution
in a different field.57
II. Supplementary Protection
Certificates
Pursuant to Art. 10 of Regulation (EC) No. 469/2009 on
supplementary protection certificates for drugs (referred to as “the Regulation” hereinafter) in conjunction with Sec. 49 a, Para. 2 of the German Patent Act, a
certificate must be granted if the application and the
product in question meet the requirements set out
in the Regulation. Art. 4 of the Regulation describes
the subject matter protected by the drug protection
certificate. Accordingly, the protection conferred by
the certificate solely covers the product as defined by
Art. 1 (b) of the Regulation, which is covered by the approval for the introduction into circulation of the product as a drug, i.e. the active ingredient or the composition of active ingredients of a drug within the limits of
the protection granted by the basic patent.58 Pursuant
to Art. 3 (a) of the Regulation, a further prerequisite is
that the product is protected by a basic patent in force
at the application date. The assessment of whether
this is the case must be based on the basic patent’s
entire scope of protection and not solely on its subject matter.59 Accordingly, the Federal Court of Justice
based its finding on the valid scope of protection of the
basic patent, i.e. on Sec. 14 of the German Patent Act
for German basic patents and on Art. 69 of the European Patent Convention in conjunction with the interpretation protocol on Art. 69 of the EPC for European
basic patents.60 In a case prosecuted by the 15th Board61,
based on the foregoing, the approved product Tenofovir Disoproxil and its salts – especially the fumarate,
hydrates, tautomers and solvates – were protected by
the basic patent in force in combination with further
therapeutic components in accordance with Art. 3 (a)
of the Regulation, and therefore, a protection certificate was issued.
The certificate in suit for “Escitalopram or its non-toxic
acid-addition salts, including escitalopram oxalate”
attacked by the plaintiff filing the nullity action had
already been subject to an unsuccessful attack in an
earlier lawsuit without the involvement of the plaintiff due to an infringement of Art. 3 (d) of the German
Work Appliance Directive. In its ruling on the escitalopram case62, the Federal Court of Justice had dismissed
the suit on grounds that, as a substance having a medical effect, the r-enantiomer escitalopram contained
in the racemate citalopram was neither a contamination63, an auxiliary nor an additive64 of the racemate,
but instead a different active ingredient and in any
case a different composition of active ingredients. The
56 F ederal Patent Court, ruling dated 7 December 2010 – 3 Ni 52/08 (EU) in conjunction with 3 Ni 14/09 (EU), making reference to Federal
Court of Justice, GRUR 2010, 607, 611, Para. 70 – Fettsäurezusammensetzung; GRUR 2010, 123, 125, Para. 27 – Escitalopram; GRUR 2007,
404, 406, Para. 26 – Carvedilol II; and ruling dated 28 October 2010 – 3 Ni 50/08 (EU) in conjunction with 3 Ni 10/09 (EU).
57 F ederal Patent Court, ruling dated 16 September 2010 – 10 Ni 13/09, appeal on points of law lodged
[case no.: X ZR 26/11] making reference to Federal Court of Justice, GRUR 1986, 798, 799
– Abfördereinrichtung für Schüttgut; GRUR 2010, 41, 43 – Diodenbeleuchtung.
58 Benkard/Grabinski, PatG, 10th Edition (2006), Sec. 16 a, Margin No. 10.
59 European Court of Justice, C-392/97, GRUR Int. 2000, 69 – Farmitalia, Margin No. 22; Schennen, Die Verlängerung der Patentlaufzeit
für Arzneimittel im Gemeinsamen Markt, 1st Edition (1993), page 68, item 7, page 57, items 1 – 4.
60 F ederal Court of Justice, GRUR 2000, 683 – Idarubicin II, GRUR 2002, 523 – Custodiol I; Benkard/Grabinski, PatG, 10th Edition (2006),
Sec. 16 a, Margin No. 18; Busse/Hacker, PatG, 6th Edition (2003), annexed to Sec. 16a, Margin No. 24.
61 Federal Patent Court, ruling dated 12 May 2011 – 15 W (pat) 24/07.
62 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 123 – Escitalopram.
108
enantiomer and the racemate are thus two different
products pursuant to Regulation (EC) No. 469/2009
and in consequence, the approval issued in compliance with pharmaceutical law for a drug containing
a chemical compound such as racemate as an active
ingredient is not an obstacle to the grant of a supplementary protection certificate for a drug containing
an enantiomer as an active ingredient that receives
approval under pharmaceutical law and becomes the
subject matter of a dedicated product patent later on.
Conversely, the plaintiff had claimed that the enantiomer escitalopram had no independent pharmaceutical effect compared to the racemate, making the two
substances one and the same product as defined by
Art. 1 (b) of the German Work Appliance Directive, and
that the first approval for putting the racemate citalopram into circulation, which was issued in 1996, should
also apply to the enantiomer escitalopram. The defendant had based its pleading inter alia on new facts
regarding the pharmaceutical effect of escitalopram
and citalopram. The 3rd Board65 did not concur and dismissed the action as unfounded. Having considered
all the publications and documents on file, the Board
could not deduce with the required degree of clarity
and unambiguity that the components escitalopram
and citalopram designated as being pharmaceutically
active or pharmaceutically effective in the relevant approvals had the same therapeutic effect, making them
one and the same product as defined by Art. 1 (b) of the
German Work Appliance Directive. The Board did not
act on the plaintiff‘s suggestion to stay the lawsuit in
accordance with Art. 27 of the Treaty on the Function-
ing of the European Union and to refer the case to the
European Court of Justice to obtain a preliminary ruling because it could not identify any unresolved issues
concerning the interpretation of the German Work Appliance Directive.
III. Proceedings before the German
Patent and Trade Mark Office
1. Application date
Pursuant to Sec. 35, Para. 2, Sentence 1, No. 1 of the German Patent Act, the decisive point in time is the date
on which the application documents are received by
the German Patent and Trade Mark Office and not the
date on which they are sent by the applicant. In a case
over which the 7th Board66 presided, the German Patent
and Trade Mark Office‘s fax machine showed a time of
receipt after midnight, whereas the applicant stated
that it had received a message from the German Patent and Trade Mark Office‘s fax machine indicating the
“OK” status confirming the complete transmission of
the pages sent before midnight. However, the applicant provided counter-evidence by presenting a credible witness, who had recorded the time at which the
transmission of the “OK” status by the German Patent
and Trade Mark Office‘s fax machine had occurred using a radio-controlled clock and based on the atomic
clock of the German Institute of Physics and Technology on the Internet.
63 In this context European Court of Justice, 2001 Collection, 3643, Margin No. 29 = GRUR Int. 2001, 754 – BASF/Bureau voor de
Industriële Eigendom [BASF/Intellectual Property Authority].
64 Reference: European Court of Justice, 2006 Collection, I-4107, Margin No. 23 = GRUR 2006, 694 = EuZW [European Commercial Law
Magazine] 2006, 408 – Massachusetts Institute of Technology [Polifeprosan].
65 Federal Patent Court, ruling dated 29 March 2011 – 3 Ni 22/10 – Escitalopram II.
109
2. Division of the application
The legal right to be heard is not infringed if a divisional application in dispute, the documents of which
are identical to the original documents of the parent
application, is rejected via a resolution without an
advance official communication from the Examining
Board after the claims of the patent have been objected to in an official communication from the Examining Board on grounds of non-patentability in the
procedure relating to the parent application. At the
end of the suspensory state pursuant to Sec. 29, Para. 3
of the German Patent Act, the divisional application
becomes an autonomous patent application, which
is not dependent on the parent application. Furthermore, according to Sec. 48, Sentence 2 in conjunction
with Sec. 42, Para. 3, Sentence 2 of the German Patent
Act, the patent filer must be informed of the circumstances forming the basis for the rejection before the
application is rejected. However, there was no need for
a preceding official communication from the Examining Board nevertheless, because the procedure relating to the divisional application must be continued on
conclusion of the suspensory state in which the parent application found itself before the Board.67 According to the 19th Board, administrative actions that have
taken place in the procedure relating to the parent application – including official communications from the
Examining Board – before the declaration of the Board
do not need to be repeated68 insofar as they concern
the subject matter of the divisional application and
the Examining Board could assume that the applicant
assigns the reported deficiency to the divisional application.69 70
Unlike in the procedures concerning divisional applications, communications and administrative actions
of the German Patent and Trade Mark Office relating
to the parent application before the submission of an
application of addition pursuant to Sec. 16, Para. 1, Sentence 2 of the German Patent Act do not apply to the
procedure relating to the application of addition. This
follows from the necessary differences in substance
between the main application and the application of
addition, which has a later application date and by nature relates to an invention that is partially different,
whereas the divisional applications are legally treated
as a continuation of the grant procedure relating to
the parent application that is already pending.71 Therefore, if the Examining Board rejects the application of
addition without affording the applicant of the patent of addition an opportunity to respond to the objections forming the basis of the rejection – be it by
way of an official communication from the Examining
Board in accordance with Sec. 45 of the German Patent Act, or a hearing in accordance with Sec. 46, Para. 1
of the German Patent Act – it violates the right of the
applicant filing the application for addition to due process of law. According to the 20th Board, this is also
the case if the application of addition is rejected for
the reasons for which the parent application had been
objected to.72 Therefore, the refund of the appeal fee
pursuant to Sec. 80, Para. 3 was ordered.
3. Version of the documents, disclosure
Statements made in the description, according to
which a combination of features from various claims
is possible even if this deviates from the selected references between the claims, are not contradictions
between the claims and the description making it unclear for which subject matter patent protection is being sought or justifying a rejection of the application.
The 12th Board73 states that the applicant can include
additional features from the description in claim 1 if
this causes the teaching of the claim to be limited to
67 Cf. official explanatory statements concerning the Federal Patent Court, BlPMZ 1979, 284;
Federal Court of Justice, GRUR 1986, 877, 879 – Kraftfahrzeugsgetriebe (for exclusion).
68 Cf. Schulte/Moufang, PatG, 8th Edition (2008), Sec. 39, Margin Nos. 51 and 52.
69 F ederal Patent Court, ruling dated 20 June 2006 – 8 W (pat) 4/04;
BPatGE [Collection of Rulings Handed Down by the Federal Patent Court] 43, 159 – Akustisches Oberflächenwellenfilter.
71 Federal Court of Justice, GRUR 1971, 565, 567 – Funkpfeiler.
110
a narrower teaching and the additional features in the
description were understood to belong to the claimed
invention.74
4. Patent category
Having regard to a “method for deflecting microwaves
with miniature dipoles of a high-frequency energy
field” the features of relevance to the assessment of
patentability relating to effects that are inherent in
every dipole and do not give the person skilled in the
art an instruction on how to design the method are
irrelevant. Therefore, the 20th Board found that the
method was not novel.75 One does not reach a different assessment even on the basis of the disclosure of
an apparatus for implementing the method taught in
claim 1. Even if one uses this as a starting point, the
teaching addressing the person skilled in the art is reduced to any dipole that is not limited any further in
terms of its spatial and physical design. If one bases
the assessment on the disclosure of a use, it is impossible to identify the cause-and-effect relationship between the dipole and the high-frequency energy field
and the person skilled in the art cannot determine
whether this solves the problem addressed by the invention (change of the direction of the wave energy
or creation of a neutral zone).76 In consequence, the
teaching cannot be reduced to practice as defined by
Sec. 34, Para. 4 of the German Patent Act.
5. Transfer, legal succession
According to the 21st Board, the applicant, the legal
entity of which has remained unchanged following the transformation of its legal form (cf. Sec. 202,
Para. 1, No. 1 of the German Company Transformation
Act) and has hitherto been a party to the proceedings
before the German Patent and Trade Mark Office, has
thus filed an admissible appeal pursuant to Sec. 74 of
the German Patent Act as an existing party remains
a party to the proceedings although the register was
updated later on to reflect its transformation into its
legal successor, because Sec. 263, Para. 2, Sentence 1
of the German Code of Civil Procedure also applies
analogously to the application appeal proceedings.77
Sec. 265, Para. 2 of the German Code of Civil Procedure
provides protection for the opponent of the party subjected to a change in factual legitimisation as well
as for procedural economy78 so that the proceedings
can be continued with the existing parties unaffected by a substantive change in the ownership of the
subject matter in dispute. Therefore, Sec. 265, Para. 2,
Sentence 1 of the German Code of Civil Procedure also
applies to the registration and application appeal procedure in compliance with patent law that is not conducted as an adversary proceedings. The proceedings
is simplified if the applicant who is already familiar
with the appeal proceedings can continue the proceedings although its legal successor has already been
entered into the patent register, especially since the
applicant may be particularly interested in continuing
the registration procedure after the transfer of rights.
IV. Opposition proceedings
1. Procedural principles
The 8th Board79 specified important procedural principles in opposition proceedings for the assessment
of modified claims. Making reference to the case law
of the Federal Court of Justice in the “Polymermasse”
[Polymer Substance]80 case for the defense of a patent
in amended form in opposition and opposition-appeal
proceedings, according to which the admissibility of
this version must be assessed without limiting one-
74 Federal Court of Justice, GRUR 1991, 307 – Bodenwalze.
76 Federal Patent Court, ruling dated 18 March 1999 – 3 Ni 18/98 (EU) BPatGE – Kernmaterial.
77 Federal Patent Court, ruling dated 13 January 2011 – 21 W (pat) 16/09 making reference to Federal Court of Justice, GRUR 2000, 892 – MTS.
78 Federal Court of Justice, GRUR 2008, 87 et seqq. – Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren.
80 Federal Court of Justice, GRUR 1998, 901 – Polymermasse.
111
self to the grounds for revocation, the Board emphasised that this also covered the formal admissibility of
the amended version. Therefore, it may be necessary
to adapt both the admissibly limited claims as well
as the description and possibly the drawings as well,
in order to obtain an allowable version of the patent.
The Board thus took a view that differed from that of
the 7th Board81, according to which the adaptation of
the description and/or drawings can be renounced for
patents defended with limited claims if this is not absolutely necessary in order to interpret or determine
the scope of protection. In the opinion of the 8th Board,
this rule cannot be derived from the law. Sec. 21, Para. 2,
Sentence 2 of the German Patent Act also expressly
stipulates that a limitation of the patent achieved by
amending the claims, description or drawings is permissible and that in such cases, a new patent specification is to be issued in accordance with Sec. 61, Para. 4
of the German Patent Act. It thus appears to be fairly
illogical that the limitation of a patent could be connected to the issuance of a deficient patent specification and the reproduction of a version of a patent that
is not formally allowable. For this reason, in the case in
point, the version of the patent defended with an auxiliary request was not formally allowable because the
claims were in contradiction to each other and to parts
of the description and drawings and the description
contained statements that were obviously unnecessary for illustrating the invention. In addition, in violation of Sec. 9, Para. 6, Sentence 1 of the German Patent
Directive, a dependent claim had been drafted, which
did not relate to a special embodiment of the invention. This resulted in the revocation of the patent in suit
as the written request made by the patent proprietor,
who did not attend the oral proceedings, was directed
to a version of the patent that was not allowable.
2. Domestic representative and power of
attorney
In the opinion of the 21st Board82, an appeal is inadmissible if the effective appointment of a domestic
representative pursuant to Sec. 25, Para. 1 of the German Patent Act is not proven by submitting the original power of attorney or if the power of attorney falls
short of the minimal scope it is allowed to have by law.
This is a prerequisite of procedural law for the objective
continuation of proceedings. A lack thereof is a procedural obstacle that can be overcome, and therefore the
foreigner is first requested to remedy the deficiency. If,
as in this case, he fails to comply with this request before the statutory deadline, the appeal he has lodged is
dismissed in the appeal proceedings.83 Sec. 97, Para. 6,
Sentence 2 of the German Patent Act does not apply
to domestic representatives. The law speaks of the individual vested with power of attorney and not of the
representative or domestic representative. Sec. 97, Para.
6, Sentence 2 of the German Patent Act only relates to
the general power of attorney for a lawsuit and not to
the appointment of the domestic representative, which
is conducted as a prerequisite for the proceedings and
must thus be verified ex officio at all times and which
determines whether the party that does not have a domestic place of residence or business is at all entitled to
participate in the proceedings.84
The 20th Board found that an opposition pending before the Federal Patent Court is inadmissible if only
a power of attorney has been filed with the German
Patent and Trade Mark Office for the opponent‘s representative, as it is not related to acts of representation.85
Since a power of attorney for representation before the
Federal Patent Court had not been filed subsequently
81 F ederal Patent Court, ruling dated 26 March 1997 – 7 W (pat) 64/95 (comment: this ruling stipulates that the amendment (adaptation) of the description may be renounced if the claims have been amended if this is not absolutely necessary for interpreting the
new version of the claims as any amendment (especially deletion) made to the documents gives rise to the risk of inadmissibly
extending the scope of protection conferred by the patent).
82 F ederal Patent Court, ruling dated 11 January 2011 – 21 W (pat) 1/07 and ruling dated 16 November 2010 – 21 W (pat) 10/08.
83 Busse/Schwendy, PatG, 6th Edition (2003), Sec. 25, Margin No. 45.
84 Busse/Schwendy, PatG, 6th Edition (2003), Sec. 25, Margin No. 45; Bühring, GebrMG [German Utility Model Act], 7th Edition. (2007),
Sec. 28, Margin No. 34.
85 F ederal Patent Court, ruling dated 22 December 2010 – 20 W (pat) 357/05; also cf. Federal Patent Court, ruling dated 11 January 2011
– 21 W (pat) 1/07; Federal Patent Court, ruling dated 16 November 2010 – 21 W (pat) 10/08.
112
by the end of the oral proceedings, a subsequent authorisation was not considered.86 The opposition, which
has been withdrawn in the meantime, was rejected as
inadmissible in the continued single-party proceedings
(Sec. 61, Para. 1, Sentence 2 of the German Patent Act).
3. Admissibility of the opposition
In order for an opposition on the grounds of public
prior use to be admissible, the facts and findings submitted in support of it must reveal the circumstances
resulting in the alleged use with regard to it becoming
available to the public pursuant to Sec. 3, Para. 1, Sentence 2 of the German Patent Act. The 9th Board87 finds
that this requirement is not met by the unconditional
delivery of a gear mechanism for a wind power plant
if one cannot directly conclude from this that the design of the gear mechanism was in the public domain.
The gear mechanisms shipped a mere 17 days before
the application date of the patent in suit and one can
rule out based on practical experience that the gear
mechanisms were opened, allowing for their internal
configuration to be made available to the public.
An opposition founded on public prior use is inadmissible if the only fact referred to in support of the public
availability of a liquid hydrogen storage container is
the festive opening of a hydrogen service station without this providing any information on how the visitors
could see the storage container, the cut-off valves and
how they worked. The 11th Board88 finds that on such
occasions, a reception is hosted during which speeches are held and sparkling wine is served, without there
being a technical demonstration of the entire facility,
especially since liquid hydrogen plants are subject to
strict safety standards given the risk of fire and explosion and may not be freely accessible.
An opposition is inadmissible if it is merely founded
on a conference proceedings that includes an indication of the period during which the conference took
place, but lacks the date of its publication. This was the
view taken by the 12th Board89 in a case in which the
application date of the patent was only a few weeks
before the period in which the conference was held.
Experience shows that conference proceedings are
often printed much later than the conference. The
statement made by the opponent after the opposition period had expired, alleging that the conference
proceedings had been distributed to the participants
during the conference fails to substantiate the admissibility of the opposition retroactively.
References to gaps, a lack of clarity or contradictions
in the application as originally filed or in the patent
specification are insufficient for substantiating insufficiency of disclosure as a ground for opposition in
accordance with Sec. 21, Para. 1, No. 2 of the German
Patent Act. Instead, it must be demonstrated why the
person skilled in the art cannot implement the teaching due to allegedly incomprehensible terms used in a
claim, despite having knowledge of all the salient passages of the patent specification.90 91 The 19th Board92
thus rejected an opposition as inadmissible because
the submissions made by the opponent were incomplete and it had only referenced a single paragraph in
the description regarding a term it held to be incomprehensible, disregarding numerous other passages
relating to the term.
According to the 20th Board93, an opposition basing
the analysis of the features of claim 1 of a patent on
the ground for revocation of lack of novelty on several
publications is inadmissible. The consideration that
the opponent might have intended to submit on in-
86 Further reference: BGHZ [Collection of Rulings Handed Down by the Federal Court of Justice in Civil Suits] – Aluminium-Trihydroxid.
88 Federal Patent Court, ruling dated 22 September 2011 – 11 W (pat) 310/11.
90 Federal Court of Justice, BlPMZ, 1988, 250 – Epoxidation.
91 Federal Court of Justice, BlPMZ, 1993, 439 – Tetraploide Kamille .
113
ventive step was inconsequential because the submission understood as set out above likewise failed to establish what could have motivated the person skilled
in the art to combine the teachings of the publications
and was thus insufficiently substantiated.
4. Interpretation
The 5th Board94 had reason to summarise the principles
applicable to the interpretation of the subject matter of a claim. They stipulate that the decisive aspect
is what a person skilled in the art derives from the
features of the claim in particular and as a technical
teaching in general.95 According to established case
law, a limiting interpretation that is narrower than the
wording (an interpretation that is narrower than the
content) of the claims is not permissible if the person
skilled in the art, as in the case in point, can derive clear
and unambiguous subject matter from the relevant
version of the claims.96 Analogously, Sec. 14 of the German Patent Act and Art. 69 of the European Patent
Convention prescribe that only the subject matter set
out in the claims is covered by the protection sought
and that this does not apply to subject matter that is
mentioned in the description but not covered by the
claims. The principle according to which a patent may
not be interpreted more narrowly than the wording of
its claims applies especially if it is impossible to determine from the description the extent to which protection is limited to specific embodiments.97
The 3rd Board98 also found that having regard to the
feature “solvent for the active agent base” that was in
dispute regarding its reduction to practice in the case
in point, the full content of the patent specification99,
which serves as its own dictionary100, does not set out
that the feature is limited to solvents with at least one
acid group or the acids mentioned in the description,
although the description and the embodiments of the
patent solely related to specific embodiments or examples.101
The 1st Board102 also found that despite the consideration of the overall context103, a limited interpretation of
claims that is narrower than the wording of the claims
is not permissible especially if this limits the claims
to a content that limits the embodiments if a corresponding limitation in the scope of protection cannot
be derived from the description.104 However, the claim
also has priority over the rest of the content of the patent specification in such an event as well.
Based on statements made by the 1st Board105 , this
does not conflict with a limited understanding of the
person skilled in the art if, based on his basic knowledge (in this case about the geometric principles of
a “mechanical mirror” and its technical implications)
and without further reflection, he clearly and unambiguously derives from the disclosure of the application as originally filed that the claimed teaching can
only be reduced to practice if these very geometric
requirements are met, he thus reads the indispensa-
94 Federal Patent Court, ruling dated 1 December 2010 – 5 Ni 67/09 (EU) as main reference, in conjunction with 5 Ni 77/09 (EU),
appeal on points of law lodged [Az: X ZR 35/11].
95 BGHZ 172, 298, Para. 38 – Zerfallszeitmessgerät [Decay-Time Measuring Device].
96 F ederal Patent Court, ruling dated 26 January 2000 – 20 W (pat) 20/99, BPatGE 42, 204 – Veränderbare Daten;
Federal Court of Justice, ruling dated 7 September 2004 – X ZR 255/01, BGHZ 160, 204 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung.
97 Federal Court of Justice, GRUR 2007, 309, Margin No. 17 – Schussfädentransport.
98 F ederal Patent Court, ruling dated 23 November 2010 – 3 Ni 47/08, appeal on points of law lodged
[case no.: X ZR 39/11], = GRUR 2011, 905 – Buprenorphinpflaster.
99 Federal Court of Justice, GRUR 2001, 232, 233 – Brieflocher.
100 Federal Court of Justice, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; Communication 2000, 105, 106.
101 F ederal Court of Justice, GRUR 2007, 309, 311 – Schussfädentransport; GRUR 2004, 1023, 1024 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung.
103 Established case law, cf. Federal Court of Justice, GRUR 2011, 129 – Fentanyl-TTS, GRUR 2004, 845 – Drehzahlermittlung,
with further references.
104 F ederal Court of Justice, Communication 2000, p. 105 – Extrusionskopf; Federal Court of Justice, GRUR 2007, 309
– Schussfädentransport.
114
ble framework conditions onto the disclosed teaching,
and conceptually rules out technically incompatible
variations from the beginning.
In interpreting claims, the person skilled in the art
addressed will attempt to mentally correct identifiable mistakes, instructions he realises are problematic and linguistic wordings in a manner amenable
to the object of the disclosed solution and assume
that the suggestion made in the patent specification
is directed to a sensible application.106 In a case tried
before the 15th Board107, based on the description, the
person skilled in the art thus understood the term
“silicone” to mean “silicone resin” and an unclear
wording used to list components to mean that they
were linked by “or”.
Statements of purpose, effect and function that are
components of a claim may contribute to delineating its subject matter if they define the apparatus
element to which they refer in such a way that it can
exercise the function in question.108 Statements of
purpose in a product claim are usually intended to
define the subject matter protected by the patent
in such a manner that the subject matter realises
the spatial/physical features mentioned in the claim
and that it must be designed in order to be usable
for the purpose stated in the claim.109 According to
the statements of the 1st Board110, the concept of the
neologism “heat transfer mat” alone does not have
clear implications with respect to the size or other
design characteristics of the claimed apparatus, even
when viewed in combination with the statement of
purpose, namely “for floor heating”.
Based on this understanding of statements of purpose, the 17th Board111 also found that the feature “for
establishing a vacuum for setting the prism assembly and for retaining the same” of a telescope with
a prism assembly and an outlet opening merely
claimed a telescope having an outlet opening for
establishing a vacuum without any further physical
features of a specific prism retainer. The Board found
that inventive step had to be denied because telescopes with outlet openings for flushing and filling
gas, which are in principle also suitable for creating a
105 F ederal Patent Court, ruling dated 15 March 2011 – 1 Ni 10/09 (EU) also cf. ruling dated 1 February 2011 – 1 Ni 11/09 (EU), appeal on
points of law lodged [Az: X ZR 74/11].
106 Cf. Federal Court of Justice, GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I with further references; Federal Court of Justice,
Communication 2002, 176, 177 II.2.aa) – Gegensprechanlage; Federal Court of Justice, GRUR 1999, 909, 2nd headnote, 911 III.3.a)
– Spannschraube.
108 Federal Court of Justice, GRUR 2006, 923, Para. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage.
109 Federal Court of Justice, GRUR 2009, 827 – Bauschalungsstütze.
110 Federal Patent Court, ruling dated 1 February 2011 – 3 Ni 3/10, appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 152/11].
115
vacuum in the interior of the housing and thus have
the physical features of the claimed outlet opening,
are known from the prior art.
5. Examination of grounds for revocation
Enablement, complete and clear teaching
According to the 3rd Board112, an enabling disclosure of
the invention as defined by Sec. 22, Para. 1 and Sec. 21,
Para. 1, No. 2 of the German Patent Act is denied if the
subject matter protected in the claim contains wording that is so general that it generalises it beyond the
solution presented to the person skilled in the art by
the documents on the whole or his expert knowledge
to such an extent that the protection conferred by the
patent goes above and beyond the contribution made
by the invention to the state of the art. The Board
found that with respect to the contested feature “solvent for the active ingredient base” in the patent under
attack, the person skilled in the art is not given an indication of the agents he can use other than solvents.
Given the suitability of an indefinite number of potential compounds that do not have an acid group, barring further instruction in the patent in suit, he would
thus have to rely solely on trial and error, conducting
elaborate experiments, in order to verify whether the
selected compounds dissolved buprenorphine enough
without this resulting in a complete formation of salt.
In the Boards opinion, however, this does not justify the assumption that the invention is enabling.
This does not contradict the unanimous view that a
teaching is deemed enabling if at least one enabling
way of reducing the claimed invention to practice has
been disclosed113 or that according to the established
case law of the Federal Court of Justice, in principle it
is not necessary for methods that relate to granted
patents to be enabling for all conceivable embodiments covered by the wording of the claim or for the
enabling teaching disclosed to cover the entire ambit
of the claim.114 After all, in view of the host of suitable
means for implementing the solution that can only be
discovered by applying the principle of trial and error,
the present patent protection claimed covers such a
general teaching that it must be considered an “invitation to produce an invention” or a “request to launch a
research programme”. The patent protection granted
thus extends beyond the contribution made by the
invention to the state of the art.115 Although an “inappropriate breadth of a claim” as such does not provide
legal justification to declare the patent null and void116,
this is subject to the technical teaching that a person
of skill in the art can actually derive from the claim
building on his expert knowledge and the description
in its most general form.117
112 F ederal Patent Court, ruling dated 23 November 2010 – 3 Ni 47/08 = GRUR 2011, 905 – Buprenorphinpflaster; the decision is noneffective. The action was withdrawn; also cf. comments by Schoenen in GRURPrax [Intellectual Property and Copyright Journal –
Intangible Asset and Antitrust Law Practices] 2011, 270.
113 F ederal Court of Justice, GRUR 2010, 901, 903 – Polymerisierbare Zementmischung; GRUR 2010, 414 – Sicherheitssystem; GRUR 2001,
813 – Taxol; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6th Edition (2003) Sec. 34, Margin No. 278; regarding the case law of the Boards of Appeal of
the European Patent Office; cf. supra, 6th Edition 2010, II.A.3.b.
114 Regarding Art. II, Sec. 6, Para. 2, No. 2 of the Law on International Patent Conventions in conjunction with Art. 138, Para. 1 (b) of the
European Patent Convention: Federal Court of Justice, GRUR 2010, 414, 415 – Thermoplastische Zusammensetzung; GRUR 2003, 223
– Kupplungsvorrichtung II; GRUR 2001, 813 – Taxol; Art. 83 of the European Patent Convention incorporating: Federal Court of Justice,
GRUR 2010, 901, 903 – Polymerisierbare Zementmischung; the established case law of the Boards of Appeal of the European Patent
Office is of a dissenting opinion; regarding Art. 100 (b) of the European Patent Convention: European Patent Office, ABlEPA 1995,
188 = GRUR Int. 1995, 591, 592 – Reinigungsmittel/UNILEVER; GRUR Int. 1997, 918 – Modifizieren von Pflanzenzellen/MYCOGEN;
also of a dissenting opinion is Schulte/Moufang, PatG, 8th Edition (2008), Sec. 21 Margin No. 29.
115 Regarding Art. II, Sec. 6, Para. 2, No. 2 of the Law on International Patent Conventions in conjunction with Art. 138, Para. 1 (b) of the
European Patent Convention: Federal Court of Justice, GRUR 2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung; regarding Art. 83 of
the European Patent Convention: European Patent Office, GRUR Int. 2010, 158 – Durchgriffsanspruch/BAYER SCHERING PHARMA
AG; regarding Art. 100 (b) of the European Patent Convention: European Patent Office, GRUR Int. 1995, 591, 592 – Reinigungsmittel/
UNILEVER.
116 Federal Court of Justice, GRUR 2004, 47 – blasenfreie Gummibahn I.
116
Inadmissible extension of the subject matter of the
application, disclaimer
When comparing the subject matter of the granted
patent to the content of the application as originally
filed, which is the standard applied when assessing
an inadmissible extension of the scope of protection
granted by the application, it is decisive whether the
original disclosure allowed the person skilled in the
art to recognise that the proposed solution under
protection was supposed to have been covered118 by
the protection sought from the beginning and that
it is derivable from the application as originally filed
that it is part of the invention.119 On this basis, the
1st Board emphasised that this only includes what
is objectively “clearly and unambiguously” derivable
from the application as originally filed and excludes
the deeper knowledge obtainable by the person of
skill in the art by virtue of his general common knowledge or by modifying the disclosed teaching.120 The
subjective ideas of the inventor or applicant121 and the
ex-post-facto interpretation of the patent proprietor
are irrelevant. The 1st Board is of the opinion that despite this, the patent proprietor cannot be prevented
from including a set of features in the granted claim
during the application procedure which proves to be
a mere restriction of the claim as originally filed, even
if the set of features does not contain all of the sup-
portive features of an embodiment and thus constitutes a generalisation.122
6. Termination of the opposition
proceedings
According to the 7th Board, if a patent has expired in accordance with Sec. 20, Para. 1, No. 3 of the German Patent Act and the former patent proprietor has expressly
waived its rights to all the past claims affected by the
patent, causing all potential rights arising from the
patent for which an application was filed and which
was granted pursuant to Sec. 362 of the German Civil
Code to expire as well, the opposition proceedings is
completely terminated as there is no need to adjudicate.123 The 21st Board124 takes the view that the opposition proceedings is already terminated once the opponent no longer desires to obtain legal protection, and
the 20th Board125 is of the opinion that if the opponent
does not have a specific interest in obtaining legal protection, the opposition becomes retroactively inadmissible with regard to the continuance of the opposition
proceedings and must thus be rejected.
The 21st Board126 was again afforded the opportunity
to rule on the legal consequences of the expiry of a
patent due to failure to pay the annual fee in a case
117 Meier-Beck in: Festschr. f. Ullmann, 2006, p. 495, 502.
118 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 509, Para. 28 – Hubgliedertor I.
119 Cf. Federal Court of Justice, GRUR 2010, 513, Para. 29 – Hubgliedertor II; BGHZ 110, 123, 125 = GRUR 1990, 432, 433 – Spleißkammer.
120 Federal Court of Justice, GRUR 2010, 910, Para. 62 – Fälschungssicheres Dokument.
121 Federal Court of Justice, GRUR 2009, 933, Para. 23 – Druckmaschinen-Temperierungssystem II.
122 Federal Patent Court, ruling dated 15 March 2011 – 1 Ni 19/09 (EU), appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 96/11], making
reference to Federal Court of Justice, GRUR1990, 432, 433 – Spleißkammer; GRUR 2006, 316, Para. 22 – Koksofentür; furthermore:
Federal Patent Court, ruling dated 29 March 2011 – 1 Ni 12/09 (EU), appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 72/11] and
Federal Patent Court, ruling dated 13 July 2011 – 19 W (pat) 5/08.
125 Federal Patent Court, GRUR 2009, 612 – Auslösevorrichtung.
126 F ederal Patent Court, ruling dated 13 April 2011 – 21 W (pat) 308/08 = BlPMZ 2011, 384 – Optische Inspektion von Rohrleitungen,
appeal on points of law allowed.
117
regarding the pending opposition proceedings and
confirmed its jurisprudence127 concerning this issue,
which is the subject of controversial debate in both
case law and literature, most importantly as it differs
from the opinion of the 7th Board.128 The opponent had
not responded to the Board‘s inquiry with respect to
its interest in obtaining legal protection by continuing the proceedings against the patent, which had
expired in the interim. The Board pointed out that
the opposition proceedings had not become inadmissible retrospectively, but that a complete termination had occurred because there was no need to
adjudicate129, which must be established by way of a
ruling.130 It is not necessary for the patent proprietor
to issue a declaration of exemption to the public as
required by the 7th Board, because it is only affected
by the law-shaping or affirmative outcome of the opposition proceedings.
The 7th Board131 takes the view that the proceedings is
also terminated because there is no need to adjudicate if the opposition is based on misappropriation as
the sole ground for revocation (Sec. 21, Para. 1, No. 3 of
the German Patent Act) and the opponent withdraws
its opposition. After all, unlike grounds for revocation used as an aid to assert the rights of the people
in the interest of the general public and aiming for a
comprehensive assessment of patentability132, an opposition occasioned by misappropriation may only be
filed by the injured party. However, this would be irreconcilable with the (individual) request of the injured
party with which it is asserting its rights as inventor
and would go inadmissibly beyond its desire to obtain
legal protection if in this case, the patent was revoked
on another ground for revocation raised ex officio, for
example due to a lack of patentability.
7. Binding effect of the requests
The 9th Board133 is of the opinion that if the patentee defends the patent in an opposition proceedings
by limiting its scope in a main and auxiliary request,
these requests are authoritative and generally justify
the revocation of the patent if only the subject matter
of a claim comprising all of the dependent claims in
the defended set of claims proves to be unpatentable.
The principles underlying the Federal Court of Justice
ruling on the Informationsübermittlungsverfahren II134
case concerning independent claims does not apply
to dependent claims. The Board further stated that in
practical terms, there was no justification for all of the
512 combinations theoretically possible on the basis of
10 claims using existing resources.
8. Intervention
The intervener who became a party to the appeal
proceedings after the expiry of the appeal period had
substantiated the “intervention in an opposition and
opposition appeal proceedings” in writing and paid
an “appeal fee” of €500 by submitting a direct debit
authorisation. The 8th Board135 found that two issues
concerning the admissibility of the intervention had
been addressed. It stated that contrary to the wording of Sec. 59, Para. 2 of the German Patent Act, the
128 Federal Patent Court, ruling dated 20 October 2010 – 7 W (pat) 333/06 = GRUR 2011, 657 – Vorrichtung zum Heißluftnieten.
129 F ederal Court of Justice, GRUR 1999, 571 et seqq. – künstliche Atmosphäre; GRUR 1997, 615 et seqq. – Vornapf [Pre-Bowl].
130 Earlier reference to the same effect: BPatGE 51, 128 et seqq. – Radauswuchtmaschine.
131 F ederal Patent Court, ruling dated 17 August 2011 – 7 W (pat) 130/11, making reference to Federal Patent Court, GRUR 2011, 657
– Vorrichtung zum Heißluftnieten.
132 Federal Court of Justice, GRUR 1995, 333, 335 – Aluminium-Trihydroxid.
134 Federal Court of Justice, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II.
136 E uropean Patent Office, T 0452/05, Official Journal 2007, Special Edition No. 6, 65, quoted in Schulte/Schulte, PatG, 8th Edition (2008),
118
intervention in an opposition proceedings is admissible even if a suit for infringement of the patent has
not yet been filed and there was only a preliminary
injunction. The Board finds that this broadened interpretation is covered by the purpose of this regulation and also makes reference to the case law of the
Boards of Appeal on the European Patent Convention136, citing the English version of Art. 105, Para. 1 (a)
of the EPC “proceedings for infringement”. This is
because a preliminary injunction also puts the patent infringer under pressure on the ground of patent
infringement and, as in the case in point, confronts
the infringer with an enforcement order early on,
without the possibility of staying the infringement
proceedings. Under these circumstances, the patent
infringer cannot be required to wait until the patent
proprietor files a suit in the main proceedings (if at
all) or the opposition proceedings is ended with legal
effect. The Board takes the view that the admissibility of an intervention is not jeopardised by the fact
that an “appeal fee” of €500 (No. 401 100) was paid
instead of an opposition or intervention fee of €200
(No. 313 600). After all, analogously to Sec. 140 of the
German Civil Code, the fee paid can be reinterpreted
as an opposition fee.137 In addition, an intervention
made during the course of a pending opposition appeal proceedings does not require an appeal fee to be
paid.138 Only if the appeal period is still underway can
the intervener pay a separate appeal fee, making it an
appellant alongside the original opponent and keeping its participation from depending on the continuation of the appeal lodged by the opponent.139
V. Appeal Proceedings
1. Eligibility of the appeal
The 10th Board140 had to hand down a ruling in a case
in which a “suit” originally filed against the Federal Republic of Germany with the German Administrative
Court had been referred to the Federal Patent Court.
The objective was to delete certain passages from a
German patent specification which were deemed derogatory. The Board classified the “suit” as an appeal
against the decision to grant the patent and rejected
it as inadmissible pursuant to Sec. 74 of the German
Patent Act because the appellant had not formally
been a party to the grant procedure and there was
no other reason to justify an appeal. In special exceptional cases, in which no factual relationship of the
statements in the description affecting the third party
can be identified, the statements are obviously false or
they prove to be an inadmissible taunt, the third party
that was not involved in the grant procedure may be
entitled to lodge an appeal against the decision to the
grant the patent.141 However, this did not apply to the
case in point.
2. Admissibility of the appeal
The 8th Board142 is of the opinion that an appeal is
inadmissible if the appeal brief only has a copy of a
signature as it has thus not been filed in writing, contravening Sec. 73, Para. 2, Sentence 1 of the German
Patent Act. The written form requirement stipulated
137Cf. Schulte/Schulte, PatG, 8th Edition (2008), Introduction, Margin No. 339; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9th Edition, Sec. 70,
Margin No. 3 making reference to Federal Court of Justice, NJW 2001, 1217.
138 Established case law, middle of the lower half, cf. BPatGE 29, 194, 2nd headnote and p. 197; BPatGE 30, 109, 110;
Schulte/Schulte, PatG, 8th Edition (2008), Sec. 59, Margin No. 272; Benkard/Schäfers, PatG, 10th Edition (2006), Sec. 59, Margin No. 42;
Busse/Schwendy/Keukenschrijver, PatG, 6th Edition (2003), Sec. 59, Margin No. 125.
139 S chulte/Schulte, PatG, 8th Edition (2008), Sec. 59, Margin No. 271; Busse/Schwendy/Keukenschrijver, PatG, 6th Edition (2003), Sec. 59,
Margin No. 126.
140 F ederal Patent Court, ruling dated 20 January 2011 – 10 W (pat) 21/06 = BPatGE 52, 256 – Aufreißdeckel; appeal on points of law
allowed, but not lodged.
141 Following Federal Court of Justice, GRUR 2010, 253 – Fischdosendeckel.
142 F ederal Patent Court, ruling dated 26 August 2011 – 8 W (pat) 24/11, making reference to Federal Patent Court, BlPMZ 2005, 183, 184,
left-hand column.; BPatGE 25, 41, 43; Schulte/Schulte, PatG, 8th Edition (2008), Sec. 73, Margin No. 57, Introduction, Margin No. 309;
Busse/Keukenschrijver, PatG, 6th Edition (2003), before Sec. 34, Margin No. 61; Benkard/Schäfers, PatG, 10th Edition (2006), Sec. 73,
Margin No. 25; same reference, before Sec. 34, Margin No. 23.
119
by this provision demands an original signature.143
This is in line with the imperative of legal certainty
because an original signature ensures that the procedural step is intended to be related to the proceedings and that the signatory assumes responsibility
for its entire content.144 Photocopiers enable infinite
reproduction so that, similar to facsimile and printed
signatures, it impossible to determine whether the
signatory intends to assume responsibility for the
content of the writ and take the procedural step and
whether the writ has been delivered to the recipient
with the knowledge and consent of the authorised
representative.
According to the 10th Board, the admissibility of the
appeal is not opposed by the fact that it was filed one
day before the service of the impugned decision145 because the decision definitely existed from a legal point
of view at that point in time. A decision made in the
written procedure is issued as soon as it has been released to the internal mail handling department by
the office.146 In this case, this happened one day before
the service. The appealable decision required for the
admissibility of an appeal pursuant to Sec. 73, Para. 1
of the German Patent Act had thus been issued before
the appeal was lodged. Whereas in principle, an appeal
may not be filed before a decision has been issued, this
can be done before the beginning of the appeal period.147 Furthermore, the Patent Act does not include a
provision for an appeal on the ground of inaction or any
other form of legal recourse or remedy due to inactivity of the first instance, and these are impermissible.148
Interest in obtaining legal protection is the prerequisite for litigation.149 If this is lacking when an appeal
is lodged, the appeal is inadmissible. If the interest
that the plaintiff intends to protect with the appeal
cannot be identified, the need for legal protection
must be denied because the litigation does not merit
protection. According to the 10th Board150, no one has
the right to call on authorities or courts unnecessarily, as exemplified by a case in which the restitutio in
integrum and appeal proceedings opposing the late
payment of the annual fee proved useless, because
the application had irretrievably ceased to exist due
to the fruitless expiry of the period for applying for an
examination in accordance with Sec. 58, Para. 3 of the
German Patent Act.
3. Cost-related issues
All parties to appeal proceedings before the Federal
Patent Court bear their respective costs. This principle may be deviated from for reasons of equitability
(Sec. 80, Para. 1 of the German Patent Act). In a case
handled by the 20th Board151, the costs of a first oral
hearing that did not provide an outcome in an opposition appeal proceedings were charged to the opponent, because its existence and identity could not
be clarified during the oral hearing, making a second
hearing necessary.
4. Appeal on points of law
In a case handled by the 20th Board152, a patent proprietor filed a motion for a definitive resolution to be
143 Schulte/Schulte, PatG, 8th Edition (2008), Sec. 73, Margin No. 57.
144 Schulte/Schulte, PatG, 8th Edition (2008), Introduction, Margin No. 302.
145 F ederal Patent Court, ruling dated 9 September 2010 – 10 W (pat) 19/09 – Ethylenische Hauptketten, appeal on points of law
allowed and lodged [case no.: X ZB 2/11].
146 Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8th Edition (2008), Sec. 47, Margin No. 14.
147 Busse/Keukenschrijver, PatG, 6th Edition (2003), Sec. 73, Margin No. 88.
148 F ederal Patent Court, ruling dated 21 April 2005 – 10 W (pat) 47/04; on potential exceptions: Schulte/Schulte, PatG, 8th Edition (2008),
149 Federal Court of Justice, BlPMZ 1995, 442 – Tafelförmige Elemente.
150 F ederal Patent Court, ruling dated 9 May 2011 – 10 W (pat) 16/08, making reference to: Schulte/Schulte, PatG, 8th Edition (2008),
Introduction, Margin No. 274.
152 Federal Patent Court, ruling dated 9 February 2011 – 20 W (pat) 352/05.
153 See Federal Court of Justice, BGHZ 44, 395 and NJW 2004, 779.
120
supplemented retroactively with a declaration of the
admission of the appeal on points of law. This cannot
be done153 even if (unlike in the case in point) the admissibility may have been denied by mistake.154 If none
of the parties has requested the admissibility, an express decision is dispensable. Silence on this issue in
the ruling equates to an inadmissibility. A retrospective admissibility would not equate to the handing
down of an omitted ruling as required by Sec. 321 of
the German Code of Civil Procedure, instead contravening Sec. 318 of the German Code of Civil Procedure
by contradicting and changing the ruling that was
handed down.
VI. Nullity Proceedings
1. Admissibility of the action
A nullity action contravening Sec. 81, Para. 1, Sentence 2
of the German Patent Act by being brought against a
defendant that does not have an entry in the German
Patent Register is admissible and is brought against
the right defendant if the defendant was formed as a
result of a transformation and merger under corporate
law.155
A nullity suit is admissible even if a patent has lapsed
after the commencement of the proceedings due to
the expiry of its term in the interim if the plaintiff has
a legal interest in the retroactive destruction of the
patent in suit due to the claims asserted by the patentee against the licensee for having infringed the
patent.156 The 1st Board157 found that the motion should
be for a declaration of invalidity and not for a determination of invalidity – even in light of the fact that the
legal effects of the grant of the patent158 could not be
reversed.159
The 5th Board160 was called upon to address a matter of
extension of legal effectiveness pursuant to Sec. 325 of
the German Code of Civil Procedure and the inadmissibility of the subsequent action based thereupon. If an
affiliated group company files a nullity suit although a
legally effective ruling has already been handed down
in a nullity suit filed earlier by another company belonging to the same group, one cannot assume an
extension of legal effectiveness pursuant to Sec. 325
of the German Code of Civil Procedure or an inadmis-
154 Schulte/Kühnen, PatG, 8th Edition (2008), Sec. 100, Margin No. 14.
155 F ederal Patent Court, ruling dated 8 February 2011 – 4 Ni 38/09 – appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 37/11],
making reference to Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4th Edition (2010), Margin No. 140.
156 F ederal Court of Justice, GRUR 2005, 749 – Aufzeichnungsträger; GRUR 2008, 90 – Verpackungsmaschine; GRUR 1965, 231 – Zierfalten.
157 F ederal Patent Court, ruling dated 28 June 2011 – 1 Ni 6/09; likewise Federal Patent Court, GRUR 2011, 905 – Buprenorphinpflaster,
making reference to Federal Court of Justice, GRUR 1974, 146
– Schraubennahtrohr; also cf. Hövelmann, GRUR 2007, 283, 286, see footnote 40 for a dissenting opinion.
158 Regarding the delimitation of the (unaffected) effectiveness of the decision to grant the patent as an administrative act:
Federal Court of Justice, GRUR 1997, 615, 616 – Vornapf; BPatGE 46, 134 – gerichtliches Einspruchsverfahren;
Federal Patent Court, ruling dated 13 April 2011 – 21 W (pat) 308/08– Optische Inspektion von Rohrleitungen;
Hövelmann, GRUR 2007, 283, 286, footnote 40; dissenting opinion: Federal Patent Court, GRUR 2011 657, 662 – Vorrichtung zum
Heißluftnieten.
159 Federal Court of Justice, GRUR [1974, 146, 147 – Schraubennahtrohr.
160 F ederal Patent Court, ruling dated 19 January 2011 – 5 Ni 103/09 (EU), appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 36/11] =
BPatGE 52, 245 = Communication 2011, 236 – Tintenpatrone, following BPatGE 27,55.
121
sibility of a subsequent action based thereupon simply
because the two companies are or were in charge of
selling certain goods in Germany. With the possible exception of a general trend in the case law at the highest judicial level towards extending legal effectiveness,
the ruling on the Sammelhefter II case by the Federal
Court of Justice161 does not provide a different solution
for the case in point, the facts and findings of which
were different. The sales company filing the later action cannot be deemed the straw man of the superordinate group company that is no longer active.
The 4th Board162 took a different decision and was of
the opinion that a German limited liability company
which files a suit and is not the same legal entity as
the company that filed the suit earlier must accept
the objection that its managing director, who was the
owner of the company that filed the earlier suit, is now
both a managing director of the current plaintiff and
its sole partner. The Federal Court of Justice set this
decision aside and referred the matter back to the Federal Patent Court.163
Jurisprudence acknowledges that a plaintiff in a nullity suit cannot extricate itself from its obligation not
to attack by advancing a “straw man”, who appears
to act on his own behalf in the nullity suit, but is in
fact acting in his “backer’s” interest and based on his
instructions, without having his own material commercial interest in the destruction of the patent.164
This applies despite the legal autonomy of the plaintiff and of the third-party legal entity commissioned
via a non-aggression agreement especially if the two
are one and the same entity from a commercial point
of view and, due to the plaintiff‘s commercial identity,
it does not place an undue burden on the plaintiff to
observe the limits of commercial activity imposed on
the third party as is the case with the relationship
between a German limited liability company and its
sole partner and vice-versa.165 However, this does not
apply to an affiliation with a group of companies166,
unless the subsidiary is fully controlled by the parent
and safeguards the commercial interests of the latter as its extended arm167. The 1st Board holds that the
“backer” activity of a third person who –I n this case
as an advisory board or consultant – is not in a legal
position to exercise control in its capacity as managing director or as sole partner is insufficient pursuant
to the principles set out.168 It is equally insufficient for
two companies to have a commercially interlocking
relationship as manufacturing and sales company
even if the latter does not own production facilities,
office space or assets. Based on generally accepted
principles, the burden of proof is on the defendant
with regard to the material allegations of fact, which
might substantiate commercial identity and straw
man characteristics.169 The point in time that is decisive for the assessment of the alleged straw man
characteristics is the same as regards the other procedural requirements170, namely the end of the last
oral proceedings. Prior existing circumstances may
only be taken into account if they allow one to draw
drastic conclusions concerning the circumstances
during the last oral proceedings.
161 Federal Court of Justice, GRUR 2008, 60 – Sammelhefter II.
162 Federal Patent Court, ruling dated 14 December 2010 – 4 Ni 24/09.
163 Federal Court of Justice, ruling dated 29 November 2011 – X ZR 23/11 – Rohrreinigungsdüse.
164 F ederal Court of Justice, GRUR 1963, 253, 254 – Bürovorsteher; Federal Patent Court, ruling dated 3 December 2009 – 10 Ni 8/08.
165 F ederal Court of Justice, GRUR 1987, 900, 903 – Entwässerungsanlage, GRUR 1957, 482 – Custodiol I;
Benkard/Rogge, PatG, 10th Edition (2006), Sec. 22, Margin No. 44; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6th Edition (2003), Sec. 81, Margin No. 67.
166 BPatGE 27, 55.
167 BPatGE 43, 125, 127 – Gatterfeldlogik.
168 F ederal Patent Court, ruling dated 17 May 2011 – 1 Ni 1/09 (EP), appeal on points of law lodged [case no.: X ZR 98/11].
169 Schulte/Kühnen, PatG, 8th Edition (2008), Sec. 81, Margin No. 9, regarding the burden of proof: Margin No. 160.
170 T
homas/Putzo-Reichhold, ZPO [German Code of Civil Procedure], 31st Edition (2010), preparation for Sec. 253 of the German Code of
Civil Procedure, Margin No. 11 with further references.
122
2. Grounds for nullity
Regarding the contentious issue of inadmissible extension of the contents of the application
(a divisional application in this case), the 1st Board171
pointed out according to Art. II, Sec. 6, Para. 1, No. 3
of the International Patent Convention in conjunction with Art. 138, Para. 1 (c) of the European Patent
Convention that, based on the case law of the Enlarged Board of Appeal172, the decisive assessment
in the event of a series of divisional applications has
only been made in compliance with Sec. 76, Para. 1
of the European Patent Convention if the subject
matter claimed in the last divisional application was
originally disclosed in all of the preceding divisional
applications and in the parent application.173 Unlike
the declaration of division pursuant to Sec. 39 of the
German Patent Act174, Art. 76 of the European Patent
Convention in conjunction with Rule 36 of the Regulations of the European Patent Convention requires
that a divisional application be filed for an earlier
pending European patent application. The Board was
thus of the opinion that the European divisional application filed pursuant to Art. 76 of the European
Patent Convention for a European patent constitutes
a further hurdle for the disclosure175, as does every
other preceding divisional application forming a basis for it, and that the case law of the Enlarged Board
of Appeal had to be adhered to.
3. Binding effect of requests in nullity
proceedings
The 3rd Board176 had been called upon to rule on the
sequence in which the various versions of the claims
of the patent in suit being defended, which had been
numbered by the patentee in its request, were to be
reviewed. The claims according to the auxiliary requests were of the same claim category. Claim 1 of
auxiliary request 6 claimed the use of combinations
of the active pharmaceutical ingredient Taxotere and
active ingredients that were not defined any further,
whereas claim 1 of auxiliary requests 2 to 5 mentioned specific active ingredients in a combination
with Taxotere. The Board stated that in principle, the
court was not bound to reviewing the versions of the
claims defended by the patentee based on the numbering selected by the patentee and that, irrespective
of the numbering and in line with established case
law, the version that was limited the least was usually the first to be reviewed. Therefore, the Board was
of the opinion that the claims according to auxiliary
request 6 should be reviewed before claims 1 to 3 of
auxiliary requests 2 to 5.177
In a case in which the defendant in a nullity suit
stopped defending the patent in suit in the scope under attack by introducing an admissible voluntary limitation, the 4th Board178 adhered to the jurisprudence of
the 3rd Nullity Board of the Federal Patent Court179, according to which a patent in suit that has been “voluntarily limited to zero” must be declared null and void
172 European Patent Office, G 1/06, Official Journal 2008, 307 – Ketten von Teilanmeldungen; G 1/05, Official Journal 2008, 271.
173 Singer/Stauder/Teschemacher, European Patent Convention, 5th Edition (2010), Art. 76, Margin No. 12.
174 Federal Court of Justice, GRUR 2000, 688 – Graustufenbild; Melullis, GRUR 2001, 971, 975.
175 Concurred by Busse/Keukenschrijver, PatG, 6th Edition (2003), Sec. 39, Margin No. 63.
176 Federal Patent Court, ruling dated 28 October 2010 – 3 Ni 50/08 in conjunction with 3 Ni 10/09 (EU).
177 S chulte/Kühnen, PatG, 8th Edition (2008), Sec. 81, Margin No. 136, BPatGE 34, 230; Federal Patent Court, GRUR 2008, 892 – Memantin;
Federal Patent Court, ruling dated 14 September 1995 – 2 Ni 29/94– Wirbelplatzhalter.
178 Federal Patent Court, ruling dated 19 October 2011 – 4 Ni 73/09.
179 Federal Patent Court, GRUR 2010, 137 – Oxaliplatin.
123
BPatG Annual Report 2011 Utility Model Law
without factual review, because a factual review may
only be conducted within the limits set by the litigating parties. The 4th Board stated that accordingly, this
submission was to be considered a declaration similar to the acknowledgment of the plaintiffs motion
as defined by Sec. 307 of the German Code of Civil
Procedure which justifies declaring the patent in suit
null and void while being exempt from the obligation
to subject it to a factual review as is the case when a
claim is dropped, which justifies declaring the patent
partially null and void without subjecting it to a factual review.
Utility Model Law
On the occasion of an appeal lodged on cost-related
issues, the 35th Board180 found that the cancellation
proceedings before the Utility Model Department of
the German Patent and Trade Mark Office was an administrative proceedings although it was similar to a
court.181 The administration fee due for representation
in administration proceedings must thus comply with
No. 2300 of German Attorney Remuneration Act. There
is no justification for a further fee pursuant to No. 3104
of the German Attorney Remuneration Act for attending an oral proceedings before the Utility Model Department.
The 35th Board had the opportunity in several proceedings to present its view on the prerequisites for
immediate acknowledgment in utility model cancellation proceedings. Two conditions have to be met
in order to be able to apply Sec. 93 of the German
Code of Civil procedure in utility model cancellation
proceedings, namely a) the utility model holder must
immediately acknowledge the cancellation claim
raised against him in accordance with Sec. 13, Para. 1
and Sec. 15, Para. 1, Nos. 1 or 3 of the German Utility
Model Act and b) the utility model holder did not occasion the filing of a cancellation request.182 If the appellant has allowed the period for raising objections
pursuant to Sec. 17, Para. 1, Sentence 1 of the German
Utility Model Act to lapse without raising an objection, this is deemed an immediate acknowledgment
of the claim for cancellation as set out in Sec. 93 of
the German Code of Civil Procedure. In exceptional
cases, acknowledgment may also be deemed immediate despite an opposition if the request is changed
and the utility model holder immediately submits
to the new ground for cancellation for example by
withdrawing its objection.183 This can be occasioned
by behaviour that reasonably justifies the conclusion that a cancellation proceedings is necessary.
This is generally the case if the utility model holder
has failed to comply with a request for the voluntary
surrender of the utility model or a request of similar
nature, which has a reasonable time limit and is substantiated, i.e. with verifiable facts from which the
lack of protectability has been deduced.184 185 However,
a previous cancellation request may be abandoned
without the risk of incurring costs if the cancellation
requester has been faced with an infringement suit
filed by the utility model holder186 or injunction pro-
181 Federal Constitutional Court, GRUR 2003, 723 – Rechtsprechungstätigkeit; Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 8th Edition (2008), Sec. 26
Margin Nos. 4 and 5.
182 F ederal Patent Court, ruling dated 29 October 2010 – 35 W (pat) 21/09; Federal Patent Court, ruling dated 2 September 2011
– 35 W (pat) 20/10; Bühring, GebrMG, 7th Edition (2007), Sec. 17 Margin No. 62 with further evidence; BPatGE 8, 47, 50.
183 F ederal Patent Court, ruling dated 29 November 2010 – 35 W (pat) 16/09; referring to Bühring, GebrMG, 7th Edition (2007), Sec. 17,
Margin No. 64.
184 F ederal Patent Court, ruling dated 2 September 2011 – 35 W (pat) 20/10 making reference to Bühring, GebrMG, 8th Edition. (2011),
Sec. 17, Margin Nos. 91 et seqq. with further evidence, Loth, GbmG, 2001, Sec. 17, Margin No. 60.
185 Federal Patent Court, ruling dated 29 October 2010 – 35 W (pat) 21/09.
186 F ederal Patent Court, ruling dated 29 November 2010 – 35 W (pat) 21/09; referring to Bühring, GebrMG, 7th Edition (2007), Sec. 17,
Margin No. 84.
124
Design
ceedings have been threatened.187 However, it does
not suffice to simply contest that summary protection measures have been threatened.188
Design Law
The 10th Board189 had been called upon to rule on the
prerequisites for granting the application date of a
utility model application. The applicant had applied
for a utility model on Form R 5703, but had failed to
complete the section headed “Indication of Products”
or provide more detailed information on the product.
The Utility Model Department of the Patent Office
pointed to the missing indication of product and the
consequences of a subsequent indication of product
for the application date and ruled – after the applicant
had subsequently provided the indication of product –
that the later application date was granted. Having
regard to the appeal filed by the applicant, the 10th
Board confirmed the legal opinion of the Utility Model
Department, making reference to Secs. 11, 13 and 16,
Para. 5 of the German Utility Model Act. Pursuant to
Sec. 11, Para. 2, No. 4 of the German Utility Model Act,
the application must contain an indication of product.
This formal requirement, the statement of which does
not affect the scope of protection of the utility model,
forbids the office from entering an application in the
Utility Model Register under a certain product class
without the applicant having indicated it. The objective is to prevent false register entries.190 According to
Sec. 16, Para. 5 of the German Utility Model Act, the
consequence of the late indication is that the application date as defined by Sec. 13, Para. 1 of the German
Utility Model Act is the date on which the late indication of product is made. The Board found that the
fact that the applicant had indicated the “03-03” classification did not suffice because this class of goods
includes several products.
Rainer Engels*, Dr. Wolfgang Morawek**
187 F ederal Patent Court, ruling dated 7 February 2011 – 35 W (pat) 8/09, making reference to Bühring, GebrMG, 7th Edition. (2007),
Sec. 17, Margin No. 85; Benkard/Goebel, PatG, 10th Edition (2006), Margin No. 23 regarding Sec. 17 of the German Utility Model Act;
for the patent nullity proceedings, cf.: Federal Patent Court, GRUR-RR 2009, 325, 326.
188 F ederal Patent Court, ruling dated 7 February 2011 – 35 W (pat) 8/09, making reference to Frankfurt Higher Regional Court,
NJW-RR1996, 62 – Darlegungs- und Beweislast bei der Kostenbeschwerde; Rostock Regional Court, WRP [Competition and Legal
Practice Journal] 2009, 1314 (headnote); Federal Court of Justice, GRUR 2007, 629, 630; Bühring, GebrMG, 7th Edition (2007), Sec. 17,
Margin No. 84.
190 Eichenmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 4th Edition, Sec. 11, Margin Nos. 62 et seq.
* Presiding Judge at the Federal Patent Court, Munich.
** Judge at the Federal Patent Court, Munich.
125
BPatG
BPatG
Annual
Annual
Report
Report
20112011
TradeTrade
MarkMark
Law Law
Trade Mark Law
I. Unconventional Trade Mark
Forms
1. Graphical representability
Abstract colour trade marks
The “blue (Pantone 2747C)/silver (Pantone 877C)”1 colour combination in a ratio described by the appellant as being
“approximately 50 to 50” for which an
application was filed for energy drinks
was found by the 26th Board to be inherently ineligible for protection because it
lacked graphical representability as defined by Sec. 8, Paras. 1 and 3 of the German Trade Mark
Act. Failure to specify a precise ratio allowed for an indefinite number of colour combinations to be covered.
The graphical representability of a contour-free colour
combination required the literal description to include
not only a clear specification of the claimed colours by
way of an internationally recognised colour classification system and of the spatial arrangement of the colours, but also precise specifications of their quantitative ratios. This protection hurdle could not be taken by
virtue of acquired distinctiveness. The 47.65 % (blue) to
52.35 % (silver) ratio specified for the two colours in an
auxiliary request filed during the appeal proceedings
was an inadmissible amendment to the trade mark for
which an application had been filed.
Three-dimensional trade marks
In the proceedings concerning the three-dimensional
“chocolate sticks” international trade mark registered
for “cocoa, chocolate and chocolate goods”2, the 25th
Board ruled that the pictorial representation was not
unambiguous enough because it allowed for a large
variety of three-dimensional design variants. It was
impossible to derive the stick’s precise shape or struc-
ture from the image filed. The
explanatory description according to which the trade
mark represented the shape of
a branch or a shoot of a vine was also insufficient for
the unambiguous determination of the subject matter for which protection was sought, because grapevines may naturally differ in structure. An appeal on
points of law was allowed in order to obtain clarity on
the fundamental issues of whether, when dealing with
(complex) three-dimensional designs, all sides had to
be shown, or whether it sufficed to present a side view,
and whether the unambiguous graphical representation of the sign was part of European ordre public as
defined by Sec. 6 quinquies B, No. 3 of the Paris Convention for the Protection of Intellectual Property.
Other types of trade marks
By confirming the ineligibility for protection of what
is known as the “rectangle-like geometrical shape
filed with a violet-purple colour” variable pictorial trade mark classified under other types of trade
marks3 , the 29th Board was in line with the decision
reached by the European Court of Justice on the “Dyson” case. 4 The pictorial representation showed three
possible manifestations of the sign, and the annexed
description specified that the figure’s variable lengthto-width ratio was between 1:2
and 10:1. The only elements remaining unchanged were the colour scheme and the abstract features (two straight parallel border
lines in longitudinal direction and
a straight border line as well as
an outwardly arching curved border line transversely perpendicular to the longitudinal direction).
Given the variability of the length-to-width ratio, the
sign could be manifested in a plurality of proportions.
What was thus claimed was not just one specific sign,
2 Federal Patent Court, ruling dated 21 July 2011 – 25 W (pat) 8/09. The allowed appeal on points of law was filed: I ZB 56/11.
3 Federal Patent Court, ruling dated 14 November 2011 – 29W (pat) 173/10 for numerous goods and services of nearly all classes.
4 GRUR [Intellectual Property and Copyright Journal] 2007, 231, 233, margin no. 37; also cf. the decision of the Board, GRUR 2008, 416, 418
et seq. – Variabler Strichcode and the ruling dated 10 December 2008 – 26 W (pat) 60/08 – Variable Bildmarke (nearly identical trade
mark application).
126
Trade Mark Law BPatG Annual Report 2011
but a plurality of different manifestations, resulting
in a lack of graphical representability and in turn the
failure of the appeal.
2. Abstract colour trade marks
The number of proceedings concerning abstract colour trade marks continued to decrease. Abstract colour
trade marks often lack distinctive character because
consumers are not accustomed to deduce the origin of
goods or services solely based on colour. They are only
eligible for protection under extraordinary circumstances, namely in cases in which the goods or services are limited and the relevant market is very specific. Otherwise, protection may be obtained through
acquired distinctiveness.
The appeal lodged in the cancellation proceedings
concerning the “green” (RAL 1506040) colour trade
mark for which an application was filed for polypropylene drinking water pipes5 was rejected due to a lack
of distinctiveness because it targeted a large number
of manufacturing operations and – as buyers – both
construction professionals as well as handymen endconsumers who conduct their purchases in DIY outlets, which meant
that there was no specific, limited
market with a few suppliers and a
manageable clientele. The appellant
had failed to prove sufficiently or
plead convincingly that this obstacle to eligibility for
protection had been taken through acquired distinctiveness.
3. Three-dimensional trade marks
Three-dimensional signs lack distinctiveness in cases
in which they are only a natural rendition of the product, the manifestation of central conceptual content,
or simple, aesthetic design features. They are only eligible for protection if they have characteristic features
that substantially deviate from the norm or what is
customary in the relevant sector.
The 26th Board found that the latter did not apply
to the three-dimensional trade
mark registered for “armchairs”
[armchair].6 It was eligible to be
registered as a trade mark in accordance with Sec. 3, Para. 2, No. 1
of the German Trade Mark Act in
abstract terms, because its shape
was not determined by the type
of product in itself. Since use and
purpose as a piece of seating furniture were at the fore instead of
aesthetic value, the mark did not merely consist of a
shape that imparted major value to the product (Sec. 3,
Para. 2, No. 3 of the German Trade Mark Act). However,
the trade mark merely represented another variation
on armchair design, which did not differ significantly
from the wide variety of seating furniture known in
the art.
The 25th Board also found that the
three-dimensional mark “chocolate
praline with a light/dark filling” for
which an application was filed for ice
cream, jellied fruit, chocolate and confectionery was not eligible for protection. The spherical shape7 with a flattened bottom and vertically split light/
dark filling was a further aesthetic
design variation on the shapes already
known in the chocolate and confectionery sector. The
degree of distinctiveness required to obtain acquired
distinctiveness for the mere reproduction of the shape
of an article is much higher than 50 %. The consumer
survey was found to suffer from numerous deficiencies. It revealed a level of familiarity of a mere 45.2 %
and did not draw any conclusions regarding the degree of identification or attribution.
5 F ederal Patent Court, ruling dated 30 March 2011 – 28 W (pat) 65/10 for “polypropylene pipes and pipe fittings for supplying drinking
water in residential, office and industrial buildings”.
7 Federal Patent Court, ruling dated 15 September 2011 – 25 W (pat) 522/11. This is the image of the “original Halloren sphere” manufactured by the applicant in Halle, the shape of which is modelled on the silver buttons of the traditional costume of the “Halloren
Brotherhood”, the guild of the salt knitters domiciled in Halle.
127
BPatG Annual Report 2011 Trade Mark Law
4. Other types of trade marks
The 28th Board confirmed the
rejection of the “specific geometric structure with golden
colouring”8 applied for as another type of trade mark for
“vehicles and their parts in
so far as they belong to class
12” on the ground of a lack of
distinctiveness. The mark reflected the image of the article as a pattern of a surface or structural design. Since the automotive sector
had a manageable variety of surface design variants
– including gold coloured and structured alternatives
– there was no substantial deviation from the norm.
II. Word Marks, Word/Figurative
Marks and Figurative Marks
1. Terms in foreign languages
Eligible for protection
“THALASSA”9 was etymologically related to the technical term “thalasso” designating a therapy for treating
diseases with sea water, the sun, algae, etc. In view of
the significant difference in terms of tone and typeface between the “a” and “o” ending, international
trade mark experts would accord it a property allowing one to deduce its origin, and the average consumer
would understand that the term was a fictitious word.
Neither the expert community, nor the average consumer would be familiar with the Japanese term
“kuro”10 for “black”, as Japanese is neither a common
foreign language nor a language used by experts in
the textile industry; “kuro” was thus perceived as a fictitious word.
Not eligible for protection
“ALMOND”11 was demonstrably a colour designation
used for garments and shoes. The disclaimer “excluding light beige articles” was inadmissible because it
did not exclude delimitable articles on the basis of
their colour scheme.
The term “cone”12 described the shape of sitting furniture such as stools, the shape of which resembled a
cone placed on its tip. There was also a close objective
descriptive relation with respect to planning services
because cones were considered a basic geometric
shape in both interior and furniture design.
2. Letter/numeral trade marks
Single letters and combinations of letters lack distinctiveness in cases in which they represent factual
acronyms or are considered standard type, serial or
technical designations due to the branch of industry in
which they are used. Numbers are generally not eligible for protection when they are used as quantifiers or
as abbreviations or synonyms, e.g. “24” for “around the
clock”, “2” for “to” or “4” for “for”. However, making this
determination strongly depends on the circumstances
prevailing in the sector in question.
Registration procedures
“QE”13, which the appellant itself used as an acronym
for “Quantum Entertainment”, a cure developed by Dr.
Kinslow, was not a commonly used generic designation in the relevant market and abbreviated a plurality
of terms (e.g. “quod est”). Even if a term was apparently turning into a generic designation pursuant to
Sec. 8, Para. 2, No. 3 of the German Trade Mark Act, the
trade mark proprietor could counter this development
successfully by “managing the brand aggressively”.
8 Federal Patent Court, ruling dated 16 February 2011 – 28 W (pat) 551/10.
9 Federal Patent Court, ruling dated 21 July 2011 – 30 W (pat) 34/10 for class 43 and 44 services.
10 Federal Patent Court, ruling dated 17 May 2011 – 27 W (pat) 536/10, for “garments”.
11 Federal Patent Court, ruling dated 15 February 2011 – 27 W (pat) 568/10, inter alia for “garments; sneakers”.
12 Federal Patent Court, ruling dated 23 February 2011 – 26 W (pat) 512/10, inter alia for “garments; interior decorator services”.
13 Federal Patent Court, ruling dated 18 July 2011 – 27 W (pat) 162/10 for class 9, 16, 35 and 41 goods and services.
14 Federal Patent Court, ruling dated 14 November 2011 – 28 W (pat) 47/11 for class 7, 40 and 42 goods and services.
15 F ederal Patent Court, ruling dated 1 January 2011 – 26 W (pat) inter alia for “paper, cardboard (carton) and articles made of these materials; suitcases and carry-on luggage; furniture; woven material and textile goods; garments; carpets, advertising for third parties”.
128
After all, the appellant had demonstrated that it had
announced and implemented its use as a trade mark
in due course. This should also be taken into account
when making an assessment in accordance with
Sec. 8, Para. 2, No. 1 of the German Trade Mark Act.
“LCM”14 may be the English acronym for “liquid crystal monitor” according to Wikipedia, but this was demonstrably neither common, nor used. There was no
reason to interpret “LCM” as “LCD monitor”, since “LCD”
alone was the customary abbreviation for “liquid crystal device monitor”.
was the ruling handed
down on the superlative
of the “XXL” size designation used in the clothing sector, which in addition was found to have originated from advertisements in which it was used to
describe a wide range of diverse services or to highlight the stand-out position of a product or service.
Advertising messages would only be found to have
acquired distinctiveness if their intent to serve as a
commercial origin identifier took centre stage from
the perspective of the relevant consumer circles. This
was not the case if a retailer selling a large number
of goods affixed the mark to the external areas of its
outlets or in its own advertisements without making
specific reference to the goods. The graphic was insufficient to act as a business indicator.
15
“18 +”16 indicated that the goods and services targeted
or were suitable for the “over 18” age group or that
their acquisition or usage required the consumer to
be of age. The combination of a number and “plus” or
“+” to describe an age group was already widely used
(50plus; 30 plus; 40 plus). The cancellation of this trade
mark was thus confirmed.
Opposition proceedings
17
: The large number of registered
“M” trade marks in the affected
services sector resulted in a low
vs.
degree of uniqueness. There was
no similarity in terms of typeface
or image due to the differences in general visual impression. There was no likelihood of one being mistaken for the other because the target group would mention further elements of the trade marks, e.g. “white M
against a red backdrop” even when referring to common and fairly insignificant ingredients or ornaments.
18
“46” vs.
: Even if the scope of protection were small, there was a likelihood of one being
mistaken for the other because the goods are identical
and the marks are identical phonetically. A distinction
had to be made between services in the technical field
and content-related services in order to prevent goods
and services in the fields of the dissemination of information, telecommunications and the Internet from
becoming infinitely similar.
3. Word combinations
“go-collect”19: Even if a few consumers were to understand what “collect” meant in German, the “go” prefix
connected to the second word with a hyphen gave the
mark a structure that was so unusual that one could
only deduce what it meant by drawing a series of major logical conclusions.
The subject of no less than 19 appeal proceedings thus
far were word/figurative marks including the element
“Volks-” [people’s] alongside the designation of a product or service. The 29th Board found it eligible for protection. The lawsuits could basically be subdivided into
two categories:
16 F ederal Patent Court, ruling dated 18 August 2011 – 25 W (pat), liable to be cancelled inter alia for “all types of data carriers ...;
computers as well as computer software and hardware ...; telecommunications ...; pharmaceuticals ...; exposed films ..., audio films, ...
CDs, ...; printed matter ...; video rentals ...; sex aides ...; ... jewellery; garments ...”.
17 F ederal Patent Court, ruling dated 2 March 2011 – 26 W (pat) 504/10. The trade mark in suit is registered inter alia for the “the conduct
of cultural and sports activities; room and board”, whereas the opposing trade mark is registered for class 41 and 42 services.
18 F ederal Patent Court, ruling dated 11 May 2011 – 26 W (pat) 30/10. The trade mark in suit is registered for class 25, 38 and 42 goods and
services, whereas the opposing trade mark is registered for class 9 and 25 goods.
19 Federal Patent Court, ruling dated 18 January 2011 – 33 W (pat) 136/09 for class 9, 36, 38, 42 and 45 goods and services.
129
- Marks consisting of combinations of words, the
connection of which alone
make them distinctive, e.g. “VolksHähnchen”20: The
word element “Volks-” in connection with the designation of a product or service did not mean that it was a
particularly well-priced product or service. “Volks-” only
meant “for all” or “for everyone”. Based on the marking
customs of the relevant sector, poultry put on sale did
not target specific sociological groups (upper, middle
or lower class) even if for economic reasons alone.
- Marks consisting of word
combinations providing a certain indication of the subject
matter that are distinctive due to their graphical design, e.g. VolksGolfen21. The appellant had already registered 62 word/figurative marks of the “Volks-” category with corresponding compositions and designs,
which had been advertised through extensive campaigns. They were closely related to the standard mark
“Bild.de”. In addition, the image in itself had already
been registered as a figurative mark.22
“iNanny”23: In view of the observed habit acquired by
consumer circles to use the term “nanny” for communications devices and software, when taken to mean
“Internet nanny”, the registered mark indicated that
the claimed devices, programmes and services used to
locate and monitor individuals via the Internet were
capable of fulfilling the tasks of a nanny.
: A linguistic expert opinion found that the term
“Euroshop” had not yet
been vernacularised. However, there was ample proof
of research on the Internet providing strong evidence
of the fact that “Euroshop” was understood to be
the generic term for the formation of semantic subgroups of a constantly rising number of bargain discount stores offering products in the lowest price segment, namely between f 0 and f 10.
24
4. Slogans
The Federal Patent Court’s established case law, according to which slogans are eligible for protection if
they have a certain degree of brevity, originality and
conciseness, was complied with.
“Wir machen morgen möglich”25: The descriptive core
of the statement specifying that goods and services in
the computer sector were oriented to future developments and progress did not have to be freely available
to competitors because it was not a figure of speech.
“VIVA LA MONEY”26: In sum, the meaning of “Long live
money” merely hinted at the fact that money played a
significant role, but did not designate a specific aspect
of a financial service.
“Wir sind die Guten”27: It was irrelevant whether the
slogan was deemed an indication of the technically
20 Federal Patent Court, ruling dated 28 March 2011 – 29 W (pat) 5/11 for class 30, 35, 38 and 43 goods and services.
21 Federal Patent Court, ruling dated 24 March 2011 – 29 W (pat) 215/10 for class 30, 35, 38 and 43 goods and services.
22 Dissenting opinion: 26 W (pat) 83/10 – Volks-Kredit and 26 W (pat) 102/10 – Volks-Plasma-TV.
23 Federal Patent Court, ruling dated 31 May 2011 – 28 W (pat) 23/10 for class 9, 38 and 45 goods and services.
24 Federal Patent Court, ruling dated 14 December 2011 – 29 W (pat) 3/11 for class 16, 21 and 35 goods and services.
25 F ederal Patent Court, ruling dated 19 May 2011 – 30 W (pat) 501/11 inter alia for “data processors; computer software and hardware for
wireless communications; network hardware and software training services; consulting services in the computer and wireless data
transmission sectors”.
26 Federal Patent Court, ruling dated 15 March 2011 – 30 W (pat) 507/10 for class 36 services.
27 Federal Patent Court, ruling dated 15 March 2011 – 24 W (pat) 21/10 for class 35, 38 and 42 services.
28 F ederal Patent Court, ruling dated 30 March 2011 – 26 W (pat) 518/10 for class 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 41, 42 and 45
goods and services.
130
qualified suppliers of the relevant services or of their
good quality. Even if the slightly self-deprecating nature of the sequence of words were recognised by
most, this slogan, which is already being used in the
most diverse product and service sectors, was not suitable to function as proof of origin.
“Madrid”31: In cases concerning places of economic
importance such as the Spanish capital, one would
generally assume that it was necessary to be able to
use the name of the place freely for nearly all goods/
services.32
“Colour your life”28 was also understood in Germany
to be nothing but a descriptive call to make life colourful.
“has Antep”33: “has” meant “idiosyncratic, real, pure”.
“Antep” was the abbreviation of the Turkish province
of “Gaziantep” which produced culinary specialties
and in consequence, reference was merely made to the
geographic origin of the goods. This descriptive significance was also discernible to domestic consumers
with respect to the import and export of agricultural
goods from Turkey.
5. Word sequences with geographic
indication of origin
“Cajun”29: Rural Cajun County in the Mississippi Delta,
which has an abundance of swampland had no meaning with respect to automotive issues or the domestic
media sector. Those who were familiar with the term
“Cajun” designating an ethnic group in the USA as well
as its dialect, music and cuisine, would imaginatively
apply this ethnic-geographic term to the field of automotive literature or comparable media dealing with
automotive issues.
“ORDU-Döner”30: Neither the Turkish town nor the
region of “Ordu” had been associated with the production or origin of foodstuffs for the German market. Since there was a domestic ban on importing
meat products from Turkey, the word sequence was
not expected to turn into a geographic indication of
origin.
6. Designations of establishment
“Stadion An der Alten Försterei”34 had been formed
as the name of an establishment perceived both as
such and as a mark, which the public generally regarded as a commercial origin identifier.35 The mark
could also be applied to typical souvenirs in a manner that indicated their origin.36 Furthermore, designations of establishments were not required to
remain in the public domain for services at events,
which could only be rendered there with the operator’s approval. In contrast, the statement of contents
was not eligible for protection with respect to “printed matter, photographs; paper and cardboard goods”.
29 F ederal Patent Court, ruling dated 10 March 2011 – 33 W (pat) 503/11 inter alia for “magnetic recording media, gramophone records;
data carriers including programmes, computer games, the aforementioned class 9 goods only with content from the automotive
sector; printed matter; ..., the aforementioned class 16 goods only with content from the automotive sector”.
30 F ederal Patent Court, ruling dated 22 June 2011 – 28 W (pat) 132/10, inter alia for “meat, sausage products ... , dishes prepared with the
aforementioned goods; ... guest catering ...;” in line with: Federal Patent Court, ruling dated 22 June 2011 – 28 W (pat) 133/10
– AKSARAY doner for the same goods and services.
31 Federal Patent Court, ruling dated 17 February 2011 – 27 W (pat) 518/10 for class 10, 25 and 35 goods and services.
32 Also cf. Federal Patent Court, ruling dated 17 February 2011 – 27 W (pat) 517/10 – “Gizeh” for class 10 and 25 goods as well as class 35
services.
33 F ederal Patent Court, ruling dated 14 November 2011 – 28 W (pat) 138/10 liable to be cancelled for class 29 and 30 goods–mainly fruit,
vegetable, sausage products and spices.
34 F ederal Patent Court, ruling dated 18 January 2011 – 27 W (pat) 158/10, eligible for protection inter alia for “paper; stationery; garments;
advertising, education; entertainment; sports and cultural activities,” not eligible for protection for “printed matter; photographs;
paper and cardboard goods”.
35 Cf. Federal Patent Court, ruling dated 30 May 2011 – 32W (pat) 11/01 – Bodensee-Arena; ruling dated 15 November 2010
– 27W (pat) 218/09 – Ruhrstadion.
36 Dissenting opinion: Federal Patent Court, ruling dated 4 November 2010 – 25 W (pat) 182/09 – Neuschwanstein. The allowed appeal
on points of law was filed: I ZB 13/11.
131
“Nordhessenhalle”37: It had become customary to use
distinguishing marks designating venues made up of
the name of a region or municipality and the type of
establishment (e.g. stadium or arena).
Basic linguistic rules enabled one to deduce the
merely descriptive meaning of “Orthopaedicum”38,
namely “an orthopaedic institute with scientific ambitions” – not least due to the large number of terms
formed in a similar manner, e.g. Gynäkologicum or
Implantologicum.
was perceived as a
descriptive indication
of an institute domiciled in Germany or
funded by a German entity, dedicated to the field of
“human rights”.
39
7. Names of individuals
Names of individuals are distinctive by nature. However, the names of famous historical figures, e.g. Leonardo da Vinci40 are part of general cultural heritage and
can thus not be protected as distinguishing marks.
The appeals filed in the following cases were successful:
“Fürst von Metternich“41: Given the practices applied
to create distinguishing marks in the affected branches of industry, the name of the head of the Congress
of Vienna was not suitable to be used as a statement
of content. The name was only associated with political events and was not related to gastronomic or
wine culture, newspapers, or a specific dance, music or
clothing style.
“Hugo Sinzheimer Institut”42: The legal scholar and
social democrat who was considered the father of
abour law did not rank among the famous figures
of the world’s cultural heritage, the names of which
should remain in the public domain in any event. After all, Hugo Sinzheimer was only known to German
experts specialised in the field of labour law. Moreover,
the designation had not turned into a descriptive specialist term for a certain kind of institutional establishment or method of instruction.
A likelihood of confusion was denied in the following
cases:
“Simon Weber” vs. “WEBER”43: It was impossible to
characterise the overall impression made by the trade
mark in suit with the last name “Weber” alone and it
was found that it did not have independently distinctive status because “Weber” was a common name in
Germany – especially in the wine sector – which obtained an individual character only if it was combined
with a first name.
“ROCCO MILES” vs. “MILES”44: An argument against
“MILES” being deemed distinctive or capable of causing confusion on its own was that it was not a name
that was typical or easy to remember. The first name
“Rocco” was insufficient to identify an individual and
was not descriptive. Even if the public were to perceive it as a business identifier, it would at least contribute to providing an identifying effect.
37 F ederal Patent Court, ruling dated 22 March 2011 – 27 W (pat) 16/11 inter alia for “advertising; publication and issuance of printed matter for advertising purposes; organisation and hosting of cultural, political and sports events; room and board”.
38 F ederal Patent Court, ruling dated 27 June 2011 – 28 W (pat) 46/10, not eligible for protection for class 16, 35, 41 or 42 goods and services; eligible for protection for class 5, 10, 35, 39 and 41 goods and services.
39 Federal Patent Court, ruling dated 22 July 2011 – 24 W (pat) 43/10 for class 9, 35, 36, 41 and 42 goods and services.
40 Federal Patent Court, MarkenR [Trade Mark Law] 2008, 33.
41 F ederal Patent Court, ruling dated 18 May 2011–29 W (pat) 158/10 inter alia for “books, namely ...; newspapers” and “publication and
issuance of books, namely ...; organisation and hosting of cultural events, namely ...”.
42 Federal Patent Court, ruling dated 31 October 2011 – 29 W (pat) 542/11 for class 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 and 45 goods and services.
43 F ederal Patent Court, ruling dated 30 March 2011 – 26 W (pat) 87/10. The trade mark in suit is registered for class 33 goods, whereas
the opposing trade mark is registered for “wines”.
44 Federal Patent Court, ruling dated 25 January 2011 – 27 W (pat) 533/10 both registered for class 18 and 25 goods.
132
8. Word marks/figurative marks
The following appeals were successful for reasons relating to graphic design:
: The meaning of “ein Mehr an Fairness” did not make any sense because one was either fair or just or
not. Furthermore, other such combinations such as “ein Mehr am Markt”
and “Messe und Mehr” did not have
a sensible meaning. The image’s elements, namely the
arrangement of the word components of varying size
and colour and the globe hinted at by the sketch, were
customary for advertising purposes in themselves, but
created a cohesive, characteristic overall impression.
45
: The international trade mark
merely contained a general indication of the fact that an international association tested seed
both fairly and uniformly. Despite
the habitualness of seal-like representations, the overall figurative representation was based
on a sophisticated design, which still conveyed the
required minimum degree of distinctiveness as a result of the specific connection of the figurative mark’s
means of representation, each of which is customary
in the field of advertising.
46
The seal47 corresponded to widespread quality, company and association marks as well as official seals
in Germany. The inclusion of the term “Deutsches Hy-
gienezertifikat” in an Internet address merely indicated the source
of information. Given the central
importance of hygiene in the field
of health care, the Rod of Asclepius
known as a symbol of alternative
medicine was also a manifest emblem for a certificate of hygiene.
: The graphical design of word components of promotional
character customary
in advertising was
neither particularly idiosyncratic nor surprisingly creative and differed above all from the sophisticated and
imaginative tattoo marks of Hardy-Life LLC. It was not
affixed in a manner in which it served as an indication
of origin. 49
48
9. Figurative marks
The principles applicable to figurative marks are the
same as those applicable to three-dimensional marks.50
: The clearly discernible graphical representation of a beaver
was not directly descriptive of printed
matter and drawings
in the fields of architecture and construction engineering. It should be disregarded that the applicant’s last name corresponded
51
45 F ederal Patent Court, ruling dated 26 September 2011 – 29 W (pat) 144/10 for class 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 35 and 38
goods and services.
46 Federal Patent Court, ruling dated 29 July 2011 – 28 W (pat) 37/11 for class 16, 31, 42 and 42 goods and services.
47 Federal Patent Court, ruling dated 9 August 2011 – 24 W (pat) 34/09 for class 16, 35, 38, 41, 42, 44 and 45 goods and services.
48 Federal Patent Court, ruling dated 17 May 2011 – 27 W (pat) 144/10 for class 25 goods.
49 See item II. 13
50 See item I. 3.
51 Federal Patent Court, ruling dated 1 March 2011 – 24 W (pat) 18/10 for class 16, 36 and 42 goods and services.
133
phonetically to the image’s motif. The disclaimer “all ...
goods ... only for publications in the field of architecture and construction engineering” was admissible because the product category was expressed positively.
colour scheme, which was
recognised by the public as
the colours of the Federal
Republic of Germany and
thus as a geographical indication of origin.
The 27th Board found that the six two-dimensional
figurative marks claimed for “footwear” 52 were eligible
for protection. They did not merely reproduce the ornamental details of shoes. In fact, their graphical embodiment encompassed representational content, namely
the roman numerals “XI”, “IX”, “V”, “X”, a combination of
“I”, “X” and “I” or the letter “N”, whereby they were assumed to be used as a trade mark.53
54
: The connection of the two purely descriptive symbols for medicine and the law in the present
pictogram-like form did not create
a new idiosyncratic design through
further transmutation, allowing
for the two symbols to remain discernible in terms of their significance and preventing them from
forming a new imaginative unit.
The figure55 was limited to the factual statement according to which the foodstuffs affected were domestic dairy and beef products, which did not apply to
cocoa beans or powder, making the mark eligible for
protection. The specific representation differed from
the natural reproduction only in terms of the striped
: Both of the
marks included
a stylised figure
vs.
of the head of a
bovine, flanked
by the two handles of an open
claw cutter and two further claw-care tools. The frame
was a border in the shape of a coat of arms, making
the two marks appear as seals of a guild.
56
10. Geographical indications of origin
pursuant to EC Council Directive No.
520/2006 dated 20 March 2006 for the
protection of geographical indications
and designations of origin for agricultural
products and foodstuffs
“Bayerischer Obazda, Obazda, Bayerischer Obazter
und Obazter” (savoury cheese spread typical of Bavaria)57: The request filed by a manufacturer of obazda
from the state of Baden-Württemberg to reject the
application for registration filed by a protective association was granted. The designations were not generic
designations as defined by Art. 3, Para. 1 of EC Directive
No. 510/2006 and instead designated a foodstuff, the
52 F ederal Patent Court, ruling dated 11 January 2011 – 27 W (pat) 278/09 and 279/09 to 283/09, each dated 1 February 2011
for “footwear”.
53 See item II. 13.
54 F ederal Patent Court, ruling dated 24 February 2011 – 30 W (pat) 47/10 inter alia for “presentations, seminars and internships
of a coroner or forensic psychiatrist, also relating to medical law, the code of conduct of the medical profession and ethical issues
in the field of medicine”.
55 F ederal Patent Court, ruling dated 26 October 2011 – 28 W (pat) 544/10, not eligible for protection for numerous class 29, 30 and 32
goods, but eligible for protection for “cocoa”.
56 Federal Patent Court, ruling dated 3 March 2011 – 30 W (pat) 105/09, inter alia for “animal health and beauty care”.
57 Federal Patent Court, ruling dated 22 September 2011 – 30 W (pat) 9/10, for “cheese preparation”.
134
reputation of which stemmed from its geographical
origin, and which was produced in a delimited geographical area. It had not been proven that substantial
amounts of the foodstuff were produced outside Bavaria. The German Patent and Trade Mark Office had
to verify, inter alia, whether the ban on preservatives in
modern-day common industrial production practices
represented an appropriate limitation. The case was
thus remitted.
“Schwarzwälder Schinken” : The Association for the
Protection of the Black Forest Ham Producers had requested that the conditions for using the protected
geographical indication be changed so that they require Black Forest ham to be cut and packaged in the
Black Forest. A meat processing factory, among others,
which cuts and packages the ham it produces in the
Black Forest, had lodged an appeal against this. The
30th Board ruled that the authenticity of cut and packaged Black Forest ham was ensured only if the aforementioned processing steps were carried out in the
Black Forest and this could be verified on site.
58
11. Violation of public policy or accepted
principles of morality (Sec. 8, Para. 2, No. 5
of the German Trade Mark Act)
FICKEN59: In the first half of 2011, the applicant was
publicly reprimanded by the Advertising Council, the
German advertising industry’s self-monitoring body,
for making use of this designation on a bottle of
schnapps for advertising purposes. However, the 26th
Board allowed this word mark to be entered into the
trade mark register. In light of progressive liberalisation, this was not an intolerable contravention of accepted principles of morality. The lewd reference to
sexual intercourse was gender-neutral in terms of its
meaningfulness and thus not one-sidedly derogatory.
The word, which originated from gutter language, was
used by various social strata and age groups, e.g. in titles of plays, films and books. Furthermore, in the fashion segment affected, it could be a surname (67 entries
in the German telephone directory) which was used as
a trade mark in a sewn-in label.
The 27th Board was of a
different opinion with respect to the sign “READY
TO FAAK” 60: Although
the word “fuck” had been
crossed out, it remained
legible, drawing attention
to itself for this very reason. The vulgar expression “fuck” designating the conduct of sexual intercourse in connection with “ready
to” was indecent. Its frequent use in movies, literature
and the media did not take away from that. The use
of gutter language had nothing to do with liberalisation because attempts to prevent it were made when
raising children. The fact that the colour scheme was
based on that of a well-known motorcycle brand did
not suffice to make a reference to the biker meeting
at Lake Faak.
“D A K I N I”61 (Sanskrit for sky dancer) was also found
to be in violation of accepted principles of morality. It
related to a female (enlightened) angelic or God-like
being which was a respected or esteemed transcendental (Buddhist) figure in religious theory and practice. Practicing Buddhists in Germany regarded its
commercialisation offensive. The space between the
letters would not be perceived.
58 Federal Patent Court, ruling dated 13 October 2011 – 30 W (pat) 33/09, for “meat products”.
59 Federal Patent Court, ruling dated 3 August 2011 – 26 W (pat) 116/10 for class 25, 32 and 33 goods.
60 F ederal Patent Court, ruling dated 20 September 2011 – 27 W (pat) 138/10 for class 25 and 41 goods and services. The following allowed appeal on legal points for ensuring uniform jurisdiction regarding sexually explicit words was lodged: case number I ZB 89/11.
61 Federal Patent Court, ruling dated 10 May 2011 – 27 W (pat) 50/10, liable to be cancelled for the “administration of aroma massages”.
135
12. Ban on the abuse of public national
emblems for commercial purposes
(Sec. 8, Para. 2, Nos. 6 and 8 of the German
Trade Mark Act)
There is a ban on signs exclusively consisting of national emblems and containing national emblems
as well as on heraldic imitations and the use of parts
thereof and of the stylised representation. However,
the use or imitation of national emblems of international organisations is only permissible if the trade
mark is capable of creating the unfounded impression
of a connection to them (Sec. 8, Para. 4, Sentence 4 of
the German Trade Mark Act).
62
: Since the contour of the
image element representing the borders of Georgia was largely unfamiliar
in expert consumer circles, the idiosyncratic overall
graphical impression made the sign eligible for protection. Furthermore, given the fading red colour, it was
not a national emblem, i.e. not the Georgian flag.
63
: included the core elements of
the heraldic description of the
flag of the European Council (“a
wreath of 12 five-point stars, the
points of which do not touch
each other, against a blue backdrop”) and referred – as an unauthorised heraldic imitation (Sec. 8, Para. 2, No. 8 and
Para. 4 of the German Trade Mark Act) – to a European
deposit system or a European foodstuff transportation
assignment and thus to a connection to the EU.
13. Eligibility for protection based on
possible options for use as a trade mark
A mark’s eligibility for protection partially depends
on whether there are practically important and obvious ways of affixing or making use of it, allowing the
sign to be perceived as a commercial origin identifier64,
which pure statements of content are incapable of
(e.g. a label bearing the inscription “cotton” on a T-shirt
made of said material). The assessment depends on
the marking habits of the sector in question.
a) Registration procedures
“Feierbiest” [word-for-word translation of “party animal”]65: The term coined by Louis van Gaal, the former
coach of the German first division soccer club Bayern
München, for someone who likes to party extensively
was already used in many contexts, but was composed
in an unusual linguistic manner and thus not descriptive. Furthermore, it could not be ruled out that the
mark be understood as a trade mark due to its placement on the claimed goods (e.g. on labels or patches).
: The figurative mark intended for goods made of metal
– in particular sheet metal
signs and postcards – was not
liable for cancellation simply
because it depicted the little
lamp man of the old East German crossing signal which had
lost its legal significance as a
traffic sign upon German reunification. In addition, usage options based on which the mark would solely be
perceived as an indication of origin were both conceivable and obvious.
66
62 Federal Patent Court, ruling dated 29 June 2011 – 26 W (pat) 551/10 for class 39 services.
63 F ederal Patent Court, ruling dated 11 August 2011 – 26 W (pat) 62/10, liable for cancellation inter alia for “containers not made of
metal, in particular for the storage and transportation of food; the cleaning, maintenance and repair of containers;
the transportation sector ...; packaging and storage of goods, in particular food and leftovers in containers”.
64 F ederal Patent Court: 27 W (pat) 250/09 – In Kölle jebore; Federal Court of Justice GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II;
GRUR 2010, 1100 – TOOOR!.
65 Federal Patent Court, ruling dated 18 August 2011 – 27 W (pat) 512/11 for class 24 and 25 goods.
66 Federal Patent Court, ruling dated 4 August 2011 – 28 W (pat) 29/11.
136
“Querdenker”67: A person who thinks outside the box
was someone who was capable of solving problems
with innovative, unorthodox and cross-disciplinary
concepts far removed from established thinking patterns. Since the trade mark was solely a factual statement of the contents of the printed matter and of the
type of advertising and consulting services, obvious
ways of using it as a trade mark could not make it eligible for protection.
: If the goods were made of jute fibre, it was a statement concerning
the material, which was descriptive
for all uses. However, this did not apply to packaging made of leather or
to umbrellas.
68
b) Opposition proceedings
vs. “SCORPIONS”69: In cases in which
the name of the band was affixed to
the chest or back area of outerwear
merchandising apparel in the music industry, e.g. T-shirts, it was perceived as an indication of the origin
of the goods and thus as a trade
mark. The 33rd Board found that
there was a likelihood of confusion
as the word elements “BUDO’S FINEST” were a descriptive reference to
an Asian martial arts discipline and the goods’ good
quality and were visually subordinated. The figurative representation of a scorpion merely illustrated
the term.
III. Cancellation Proceedings
1. Due to bad faith pursuant to Sec. 50,
Para. 1 in conjunction with Sec. 8, Para. 2,
No. 10 of the German Trade Mark Act
Affirmation of bad faith
A designation holder is deemed to be acting in bad
faith if it takes advantage of the legal position it has
formally without the will to use a mark while abusing
its rights in order to prevent third parties from competing. This can be done by applying for what are known
as blocking marks in order to block usage to third parties, by applying for what are known as ambush and
speculative marks in order to claim money from third
parties, by unjustifiably intruding on a domestic prior
user’s known vested rights that are eligible for protection or by fraudulently obtaining a trade mark.
The 28th Board was of
the opinion that the
proprietor of the figurative mark70 for which
an application was filed inter alia for meat and sausage products in 2006 and was registered since 2007
acted in bad faith because it had known about its use
by its Austrian domestic competitors for a salami since
2004. Since it was a specific segment of the market
with a relatively small number of suppliers, one could
also assume that the proprietor had knowledge of the
scope of said use. It was also found that it was not
promoting its position on the market in a way that
would have justified intruding on the vested rights of
its competitors which were eligible for protection, because it had failed to furnish evidence of the use of its
trade mark and had started taking action against its
competitors immediately after having obtained pro-
67 F ederal Patent Court, ruling dated 9 February 2011 – 29 W (pat) 208/10, liable for cancellation for “printed matter; advertisements,
business consulting, marketing consulting; seminars, basic and advanced training consulting”.
68 F ederal Patent Court, ruling dated 19 September 2011 – 27 W (pat) 534/10, not eligible for protection for “bags, namely briefcases,
beach bags ... made of textile material, including jute fibre; clothing; headgear, shoes, including those made of paper, ..., jute and
other natural products”, eligible for protection for “packaging material, packaging wrappers and packaging bags made of leather,
umbrellas and sunshades”.
69 Federal Patent Court, ruling dated 23 August 2011 – 33 W (pat) 526/10. The two trade marks are registered inter alia for class 25 goods.
70 F ederal Patent Court, ruling dated 3 August 2011 – 28 W (pat) 40/10. The designation, which was written in Cyrillic letters, equates to
“berjozka” in Latin notation, which means “birch” in Russian.
137
tection for the trade mark by launching an authorisation inquiry and warning its competitors. The decision
of the German Patent and Trade Mark Office to cancel
the mark was thus confirmed.
Denial of bad faith
In agreement with the German Patent and Trade Mark
Office, the 28th Board found that the application filed
for the word mark “Simca”71 registered inter alia for
motor vehicles was not an act of bad faith if the trade
mark “SIMCA” registered for the applicant internationally and in France had stopped being used long before
the application was filed for the mark in dispute both
in France and abroad. The “resuscitation” of a designation used in the past could not be deemed an abuse
of legal rights because trade mark law did not require
independent creative activity.
2. Absolute obstacles to protection
according to Art. 50 para. 1, 2
in conjunction with Art. 8 para. 2
No. 1 – 9, 54 Trade Mark Act
Cancellations
“Kaleido:”72 was merely understood to be an abbreviated description of the product “kaleidoscope” belonging to the registered generic product term “toy”. Based
on linguistic findings in the field of associative and
prototype theory, gaps in words were filled in a generally understandable manner.
“EXPAT”73, the abbreviation for “expatriate” had become a technical term used in Germany for employees
on foreign assignment, which meant that the trade
mark merely indicated the designation and suitability
of the services, even if only a small part of the overall
consumer circle was familiar with the term.
Non-cancellations
“BEAUTY WALKER”74: It was impossible to establish
with the degree of certainty required for a cancellation
that a “walker” was understood to be a “shoe” when it
was registered in May 2000, resulting in the product
itself being perceived as an “elegant shoe for hikers”.
“BULLI”75 had not become the customary manufacturer-independent designation for “motor-powered
wheeled vehicles” (Sec. 8, Para. 2, No. 3 of the German
Trade Mark Act). Only the pickup trucks of the trade
mark proprietor VW AG, which were manufactured by
a certain company, were called “BULLI”.
IV. Opposition Proceedings
1. Genuine use
The genuine use of a
Community trade mark is
not absolutely essential
throughout the EU, but it
is debatable whether it occurs in just one member state.
Pursuant to a judgement dated 30 November 201076,
the Dutch Court of Justice in the Hague, which tends
to take an affirmative stance on the issue, referred it to
the European Court of Justice to obtain a preliminary
ruling.77 Having regard to the request for a preliminary
ruling, the 30th Board, which also found that the use
of a Community trade mark in just one member state
72 F ederal Patent Court, ruling dated 21 September 2011 – 29 W (pat) 40/09. The following allowed appeal on points of law concerning
the fundamental question of whether linguistic findings could be considered in determining subject matter was filed: I ZB 72/11.
73 F ederal Patent Court, ruling dated 8 February 2011 – 33 W (pat) 42/09, liable to be cancelled for “insurance, finance, legal and tax
consulting”.
74 Federal Patent Court, ruling dated 5 July 2011 – 27 W (pat) 67/10, for “footwear”.
76 LJN [Law Journal Newsletters]: BO6451, BeckRS [Beck Case Law] 2011, 18778 – “Lenco Merken vs. Hagelkruis Beher”.
77 The action is pending before the European Court of Justice as legal case C-149/11.
138
(Germany) was sufficient in the °TolTec”vs. “TOMTEC”78
case, allowed for an appeal on points of law to be filed
which, however, was not lodged. The likelihood of confusion due to phonetic similarities was affirmed because the difference in consonants (L/M) in the middle
of the word was too small.79
2. Direct likelihood of confusion
Affirmation of a likelihood of confusion
“TEFLEXAN” vs. “TEFLON”80: Although the two trade
marks differed significantly in terms of both phonetics and typeface owing to the middle syllable “(F)LEX”
of the younger trade mark, with this difference being
amplified due to the semantic similarity of the middle
syllable to “flexible” and the extension of the younger
trade mark associated with this, the younger trade
mark approximated the older one especially given
the characteristic beginning of the two words “TEFL”,
which accounted for two thirds of the opposing trade
mark. The letter sequences “TEF” and “TEFL” were not
technical abbreviations for “tetrafluoroethylene”.
vs. “SOFTLAN” 81: The designations “SOFTLINE” and “SOFTLAN” were of great phonetic similarity despite the emphasis placed
on each of them. Unlike the older trade
mark, a word element of little distinguishing character or even lacking eligibility for
protection of the younger trade mark could
be accorded a formative position especially
if said component (“SOFT LINE” in this case)
was highlighted in a distinguishing manner by the design of the trade mark as a whole.
Denial of a likelihood of confusion
“Panprazol” vs. “PANTOZOL”82: There was no likelihood
of confusion because the scope of protection conferred
on the opposing trade mark “PANTOZOL” was limited
in view of the discernible approximation of the statement of the relevant active ingredient designation
“Pantoprazol” and because the younger trade mark
“Panprazol” was also an approximation of this active
ingredient designation. In deviation from the case law
of the Federal Court of Justice regarding HEITEC83, the
limited scope of protection was neither modified nor
extended through the mutual approximation of a factual statement.84
vs. “POST”85: Proof of the
acquired distinctiveness
of the word mark “POST”
for conveyance and delivery services, which has
attained legal validity86, did not substantiate an enlarged scope of protection for the opposing trade mark
since this would equate to a double reward. The word
component “POST” formed a generic term when combined with “CITI”.
3. Indirect likelihood of confusion
Affirmation of a likelihood of confusion
87
vs.
: Even if the
depiction of a
temple in the
trade mark
in suit could
be accorded
78 F ederal Patent Court, ruling dated 14 April 2011 – 30 W (pat) 1/10. The trade mark in dispute is registered inter alia for “micrograph
measurement devices”, whereas the opposing trade mark is registered for “software programmes stored on data carriers”.
79 Federal Patent Court, ruling dated 20 October 2011 – 30 W (pat) 4/10 – Epican vs. EPIGRAN.
80 Federal Patent Court, ruling dated 8 February 2011 – 33 W (pat) 45/09, both registered for class 1 goods.
81 F ederal Patent Court, ruling dated 22 March 2011 – 24 W (pat) 47/10. The international trade mark is seeking protection for class 3 in
Germany, whereas the opposing trade mark is registered inter alia for “detergents”.
82 F ederal Patent Court, ruling dated 17 March 2011 – 25 W (pat) 516/10. The trade mark in dispute is registered for “prescription drugs
for treating gastrointestinal diseases with the active ingredient Pantoprazole”, whereas the opposing trade mark is registered for
“gastrointestinal therapies for human medical purposes”.
83 GRUR 2008, 803, Margin No. 22 – HEITEC.
84 The appeal on points of law, which was allowable due to the deviation from the case law of the Federal Court of Justice, was not lodged.
85 Federal Patent Court, ruling dated 18 April 2011 – 26 W (pat) 30/07 in both cases for class 39 services.
86 Federal Court of Justice, ruling dated 19 October 2011 – I ZB 90/10, BeckRS [Beck Case Law] 2012, 05511 and – I ZB 91/10, BeckRS 2012, 05512.
87 Federal Patent Court, ruling dated 22 February 2011 – 27 W (pat) 254/09, both registered for class 41 and 44 services.
139
distinguishing or independently characterising status,
the two temples differed from each other significantly
(4 instead of 5 columns, the middle column shifted to
the back instead of being side by side, the orange-coloured sheen over the roof and the square vs. rectangular impression). Since it was a popular motif, it was not
associated with a specific supplier.
vs. “Mc DONALDS”88: Since
a consumer survey revealed
that two thirds of the population automatically completed the letter sequence “Mc” to form “McDonald’s”,
the shared beginning of the word had a pronounced
signalling effect and the opponent was the proprietor
of further trade marks including this root word component (McRIB, McCafé, etc.), an association would be
made with the trade marks being compared.
Denial of a likelihood of confusion
./. und
the ankle also contributed to the characterising effect.
Even if the opposing trade mark had a significant distinguishing effect, the graphical differences were sufficient to deny a likelihood of confusion. Furthermore,
the striped representation of the two opposing trade
marks featured lines with a soft rearward orientation,
whereas the stripes of the younger trade mark were
more angular and looked like the mirror image of an
“F”. The trade mark in suit did not fit in the opponent’s
series of trade marks due to these F-shaped stripes.
“Märchenwein” vs. ROTKÄPPCHEN90: There was no
similarity in the formation of the two trade marks.
Whereas the opposing trade mark merely consisted of
the name of a fairytale, the younger trade mark linked
the generic term “fairytale” with the product designation “wine” to form a coherent term.
For further examples of the case law of the Federal
Patent Court established in 2011, reference is made to
the May edition of the GRUR journal.
Ingrid Kopacek* and Regina Kortge**
: The F-shaped stripe on the shoe did not characterise the overall impression of the younger trade mark
as other elements, e.g. the lacing and the cut-out for
89
88 F ederal Patent Court, ruling dated 7 December 2011 – 28 W (pat) 25/10, both inter alia for “fish, guest catering (in self-service
restaurants)”.
89 F ederal Patent Court, ruling dated 8 November 2011 – 27 W (pat) 68/10. The two trade marks being compared are registered
for “footwear”.
90 Federal Patent Court, ruling dated 28 September 2011 – 26 W (pat) 553/10, for “alcoholic an non-alcoholic beverages”.
* Chapters II and IV are edited by Judge at the Federal Patent Court Ingrid Kopacek
** Chapters I, III and V are edited by Judge at the Federal Patent Court Regina Kortge
140
Business Report 2011
141
BPatG Annual Report 2011 Business Report
Business Development
I. Overview
A total of 2,464 new sets of proceedings were received
by the Federal Patent Court in 2011 (2010: 3,019), comprising 1,937 main sets of proceedings (2010: 2,440)
and 527 sets of ancillary proceedings e.g. file access
requests and reminders (2010: 579). In the year under
review, 2,858 sets of proceedings were adjudicated
(2010: 3,190).
The duration of the main proceedings before the Trade
Mark Boards was on par with the previous year’s level
of about 14 months. In contrast, the processing time
posted by the Technical Appeal Boards was 54 months
as opposed to 50. However, this is due to the fact that
the boards still have to process appeals, which increased in number substantially between 2002 and
2004 due to changes in legislation. Overall, the number of main proceedings pending was almost halved
again (from 486 at the end of 2010 to 233 at the end
of 2011).
The number of entries recorded by the six Nullity
Boards (1st to 5th and 10th Boards) rose to 297 main
proceedings in 2011 (2010: 255). By the end of the year
142
under review, 276 cases (2010: 242) had been closed
and 423 cases (2010: 402) were still pending. Out of 19
appeals received by the Juridical Board of Appeal (10th
Board) (2010: 58), 40 cases were processed (2010: 30),
leaving 91 cases pending at the end of 2011 (2010: 112).
The number of new entries recorded by the 13 Technical Boards (6th to 9th, 11th, 12th, 14th, 15th, 17th, 19th to 21st and
23rd Boards) totalled 287 main proceedings (2010: 606),
of which 261 were filed in the first half of 2011, prior to
the introduction of the electronic IP file at the German
Patent and Trade Mark Office. At the end of 2011, there
were 2,181 cases pending (2010: 2,684).
In 2011, 1,303 complaints were received for the eight
Trade Mark Boards (24th to 30th and 33rd Boards) (2010:
1,465). At the end of the year, there were still 1,591 cases
pending (2010: 1,421).
The number of new entries dropped to 31 main proceedings (2010: 55) as regards the Board of Appeal for
Utility Models (35th board), and there were 92 cases
pending at the end of the year under review (2010: 55).
Business Report BPatG Annual Report 2011
II. Statistics
Business Development in 2011 in the Field of Main Proceedings
Cases in hand:
1 Jan 2011
New cases
Prosecuted
cases
Cases in hand:
31 Dec 2011
Nullity Boards
402
297
276
423
Juridical Board of Appeal
112
19
40
91
Technical Boards of Appeal total
2,684
287
790
2.181
of which
2,198
287
537
1.948
486
0
253
233
Boards of Appeal for Trade Marks
1,421
1,303
1,133
1,591
Board of Appeal for Utility Models
119
31
58
92
1
0
0
1
4,739
1,937
2,297
4,379
appeal proceedings
opposition proceedings
(including appeal proceedings pursuant to Art. 165, Paras. 4
and 5 of the Trade Mark Act)
Board of Appeal in Plant Variety Cases
Total
143
Overall Statistics on the Activities of the Federal Patent Court in 2007 – 2011
Nullity, Appeal and Opposition Proceedings – Main Proceedings
Nullity
Boards
1
Juridical
Board of
Appeal
2
Technical Boards
of Appeal
Boards of
Appeal for
Trade Marks
Board of
Appeal for
Utility
Models
Board of
Total sets of
Appeal for
proceedings
Plant Variety
Cases
(Columns
1-7)
Appeal
proceedings
Opposition
proceedings
3
4
5
6
7
8
2007
Received
Closed
Still pending
234
235
350
48
54
77
588
563
1,978
6
435
1,740
1,044
1,704
1,784
87
79
99
-
2,007
3,070
6,028
275
237
388
47
44
80
750
610
2,118
1
452
1,289
961
1,471
1,274
113
85
127
-
2,147
2,899
5,276
228
227
389
61
57
84
683
549
2,252
9
464
834
1,068
1,190
1,152
141
83
185
-
2,190
2,570
4,896
297
276
423
58
30
112
598
652
2,198
8
356
486
1,465
1,196
1,421
55
121
119
1
0
1
2,440
2,597
4,739
297
276
423
19
40
91
287
537
1,948
0
253
233
1,303
1,133
1,591
31
58
92
0
0
1
1,937
2,297
4,379
2008
Received
Closed
Still pending
2009
Received
Closed
Still pending
2010
Received
Closed
Still pending
2011
Received
Closed
Still pending
144
Nullity, Appeal and Opposition Proceedings – Proceedings Outside Main Proceedings (ZA (pat) Proceedings)
Nullity
Boards
1
Juridical
Board of
Appeal
2
Technical Boards
of Appeal
Boards of
Appeal for
Trade Marks
Appeal
proceedings
Opposition
proceedings
3
4
Board of
Appeal for
Utility
Models
Board of
Total sets of
Appeal for
proceedings
Plant Variety
Cases
(Columns
1-7)
5
6
7
8
2007
Received
Closed
Still pending
308
314
44
9
9
0
140
138
6
217
221
2
46
50
2
21
20
3
-
741
752
57
354
344
54
9
7
2
140
136
10
135
135
2
36
36
2
44
45
2
-
718
703
72
412
362
104
1
3
0
175
182
3
109
110
1
30
30
2
40
40
2
-
767
727
112
290
309
85
8
4
4
160
162
1
49
50
0
34
35
1
38
33
7
-
579
593
98
311
347
49
0
4
0
127
122
6
41
41
0
25
22
4
23
25
5
-
527
561
64
2008
Received
Closed
Still pending
2009
Received
Closed
Still pending
2010
Received
Closed
Still pending
2011
Received
Closed
Still pending
145
Overall Statistics of Duration of Proceedings 2007 – 2011 in Months
49.65
38.50
40.4
13.75
24.23
24.19
21.91
14.08
17.86
21.77
25.61
19.01
16.65
21.26
22.91
12.81
10
21.35
21.51
24.87
16.17
20
21.7
30
18.15
35.2
40
46.09
50
54.42
60
0
2007
2008
2009
2010
2011
Nullity Boards
Technical Boards
Utility Models
Trade Marks
Juridical Board
2007
2008
2009
2010
2011
Nullity Boards
21.70
21.51
21.26
21.77
24.19
Technical Boards of Appeal
35.20
40.40
46.09
49.65
54.42
Board of Appeal for Utility Models
16.17
12.81
16.65
17.86
24.23
Boards of Appeal for Trade Marks
24.87
21.53
19.01
14.08
13.75
Juridical Board of Appeal
18.15
22.91
25.61
21.91
38.50
146
III. Appeals against Rulings of the Federal Patent Court
Patent Nullity Proceedings
An appeal was lodged against 78 of the 115 judgements issued by the Federal Patent Court in 2011 (2010:
85 of 112 cases). Of the 92 appeals pending before the
Federal Court of Justice, 39 were concluded by judgement, in 23 cases of which the first-instance rulings of
the Federal Patent Court were upheld. In 16 cases, the
impugned decision was modified or set aside. The remaining 53 proceedings ended otherwise (for instance
through a settlement or a withdrawal of the appeal).
Relative to the total number of completions, 17 % of
the appeals resulted in the Federal Court of Justice
amending or overturning the first-instance judgment
of the Federal Court of Justice (2010: 26 %).
Further Appeal Proceedings to the
Federal Court of Justice
In 2011, the Federal Patent Court allowed appeals to
the Federal Court of Justice in 18 cases, broken down
as follows: three proceedings before the Technical
Boards of Appeal, 12 proceedings before the Boards
of Appeal for Trade Marks, one utility model appeal
proceedings and two proceedings before the Juridical Board of Appeal.
The parties to the proceedings lodged appeals in eight
proceedings (of which one was before the Technical
Board of Appeal, five were before the Boards of Appeal
for Trade Marks, one was before the Board of Appeal
for Utility Models and one was before the Juridical
Board of Appeal).
An appeal not requiring admission was lodged in 11
cases (in two proceedings before a Technical Board of
Appeal and in nine proceedings before the Board of
Appeal for Trade Marks).
Decisions of the Federal Court of Justice on
admitted Appeals and Appeals not requiring
Admission in 2011
In the year under review, the Federal Court of Justice
ruled on a total of ten admitted appeals of the Federal Patent Court, in one case of which the appeal was
granted, whereas in six cases, it was rejected. In the
three remaining proceedings, the appeal was concluded in another manner.
The Federal Court of Justice adjudicated 18 appeals
not requiring admission, which were successful in four
cases and were rejected in six proceedings. The eight
remaining proceedings were concluded in another
manner.
147
Staffing
As of 31 December 2011, the Federal Patent Court had
a total of 112 judges as defined by Sec. 65, Para. 2 of
the German Patent Act (2010: 110). They included 30
female and 82 male judges (2010: 26 female and 84
male judges), 65 and 47 of whom were technically and
legally qualified members, respectively (2010: 61 technically and 49 legally qualified members). Eleven positions were vacant due to ongoing staffing processes.
In the year being reviewed, the three chairmanship
positions of the 11th, 12th and 35th/36th Boards were restaffed. The Chairman of the 15th Board acted as Interim Chairman of the 14th Board until the latter position
was re-staffed.
Of the 112 female and male judges of the court, one
female judge was seconded to the Munich I Regional
Court (in exchange for a male judge from that court)
another female judge was seconded to the Federal
Court of Justice, and a male judge was seconded to
the Federal Ministry of Justice. One technically qualified female judge and two technically qualified male
judges were seconded to the German Patent and Trade
Mark Office. One female judge is on leave to perform
tasks at the Office for Harmonization in the Internal
Market, and four additional legally qualified members
– including the former President of the Federal Patent
Court – are on leave to perform tasks at the European
Patent Office.
A female judge presiding over the Potsdam Regional
Court (aiming to be transferred) and a judge from the
Zweibrücken Higher Regional Court (20%) were seconded to the Federal Patent Court.
As of 31 December 2011, the Federal Patent Court had
126 non-judicial staff members, (2010: 128), three of
whom were on leave, of which one female employee
was on parental leave. Non-judicial personnel consisted of 90 women and 36 men.
In 2011, the Federal Patent Court trained a total of six
young adults, four women of whom to become office
clerks and two to become media and information services professionals. By virtue of these traineeships, the
Federal Patent Court complied with the government’s
training campaign, which envisages a trainee ratio of
7 % relative to all employees subject to social security
contributions.
Training of Candidate Patent Attorneys
Candidate patent attorneys are assigned to the Federal Patent Court for a six-months training period. Overall responsibility for this training lies with the German
Patent and Trade Mark Office. Before 2001, between 90
and 110 candidate patent attorneys were trained at the
Federal Patent Court every year. From 2003 to 2009,
this figure averaged just under 150 candidates per annum. Following a sudden rise in assigned candidates
in 2011 (238) this figure dropped to 181 in 2011.
148
In view of the current number of candidates, a group
of approximately 50 to 60 candidates will be assigned
to the Federal Patent Court every four months. They
will be placed in small groups and allocated to the various boards. Furthermore, judges at the Federal Patent
Court provide each candidate group with instruction
in numerous study groups.
Of the 196 exam participants (2010: 168) 189 candidates, or 96.4 %, passed the patent attorney exam in
the year being reviewed (2010: 99.4 %).
Documentation and the Library
I. Documentation
All of the final rulings handed down by the Federal Patent Court in the year being reviewed were published in
the “Judgements” section of the court’s website (www.
bpatg.de) where they were freely accessible. This section includes all of the rulings handed down by the
Trade Mark Boards, the Patent Nullity Boards, the Utility Model Board and the Juridical Appeal Board from
2,000 onwards. This service can be used free of charge
for all non-commercial purposes.
The juris database includes the rulings handed down
by the boards intended for it as well as access to all of
the rulings against which an appeal on points of law
has been admitted or lodged and have been cited in
the annual reports since 1995 as well as to all of the
rulings handed down by the Federal Patent Court,
which were published in more than 600 print media
evaluated by juris over the course of the year. These
rulings are made more reader-friendly by being indexed, among other things.
In 2011, the Archive Department included 801 rulings
handed down by the boards in the juris database in
this manner, accounting for about 30 % of all rulings.
In addition, 388 passages in the court’s rulings in relevant periodicals were supplemented.
II. The library
The court library allows all court staff to conduct
research. The library’s stock of books grew to some
20,000 titles last year. To supplement the information offering, 101 regular collections (loose-leaf collections, annuals, etc.) and 190 periodicals are kept,
some of them in several copies. The special collection of product catalogues which has been compiled
for several years currently comprises approximately
5,600 catalogues and product lists of all kinds.
the judges as well as the court administration staff
access to the “Beck online” legal database. “Beck online” is one of the largest professional legal databases
in Germany, which includes rulings as well as commentary and magazines published by Beck. All of the
published rulings of the Federal Patent Court are also
constantly added to this database.
The library issues a monthly in-court press review,
which is a collection and presentation of news from
the fields of intellectual property, patents, trade
marks, marketing and advertising published in dailies
and online services. The library posts monthly overviews of all new additions to the library’s stock in the
intranet, including a full list of new monographs and
a selection of magazines.
In the year being reviewed, the information offered
by the library was improved considerably by granting
149
Electronic Legal Transactions
Electronic legal transactions/eJustice
“Electronic legal transactions” is the term used to
designate the secure legally binding electronic communication between parties to proceedings and
the courts and covers electronic file management,
the court’s internal electronic processing (workflow
management), as well as electronic archiving. The
requirements necessary to effect electronic legal
transactions are the possibility of the legally secure
exchange of documents (e.g. motions, complaints
and court decisions) as well as the clarity, integrity,
completeness and consistency of files maintained
electronically.
The objective is to speed up correspondence significantly and to enable files to be processed without
a discontinuity in media within the Federal Patent
Court as well. The time-consuming and costly creation of paper documents and their delivery, as well as
incoming mail processing and distribution are being
replaced by the immediate exchange of documents
between the IT systems of the parties involved. The
“Festschrift 50 Jahre Bundespatentgericht” [Ceremonial Publication on 50 Years of the German Patent
Court] (cf. Carl Heymanns Verlag 2011, Dr Norbert
Mayer, Thomas Kleinschmidt “Elektronischer Rechtsverkehr beim Bundespatentgericht”– 1. Teil: Rechtliche
Rahmenbedingungen [Electronic Legal Transactions
at the Federal Patent Court – Part 1: Legal Framework
Conditions], p. 1001 to 1013) provides an overview of
the legal framework conditions applicable to the Federal Patent Court.
Details on this IT solution have also been summarised in the ceremonial publication entitled “50 Jahre
Bundespatentgericht” [50 Years of the German Patent
Court] (Carl Heymanns Verlag 2011, Dr Norbert Mayer
“Elektronischer Rechtsverkehr beim Bundespatentgericht”– 2. Teil: Entwicklung der Informationstechnik
[Electronic Legal Transactions at the Federal Patent
Court – Part 2: IT Developments], p. 1015 to 1026).
Electronic courtroom
Oral hearings are the core element of every court
proceedings. A direct consequence of electronic legal
transactions and eJustice is thus the need for all electronic file contents – including those of the court of
lower instance – namely the electronic case file (EISA)
of the German Patent and Trade Mark Office to be
available in hearings. However, the availability of the
electronic file and on-screen searches may not interfere with the oral proceedings. Experience has shown
that for this purpose, it is not sufficient to set up notebooks or monitors in the courtroom, behind which the
judges appear to be “hidden”.
IT
New information technologies open the door to innovative ways of distributing information at oral hearings that have not been made use of thus far (cf. Dr
Norbert Mayer: “Innovative Informations- und Kommunikationstechnik im Gerichtssaal des Bundespatentgerichts”, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, [“Innovative Information and Communication
Technology in the Courtroom of the Federal Patent
Court”, Notifications of German Patent Attorneys] Issue 7-8/2011, p. 349 to 355). Plans are in place to equip
further courtrooms with innovative IT infrastructure.
In 2009, the Federal Patent Court switched its administration to electronic file management using the
VISkompakt workflow management system as a precursor to managing electronic court files, enabling
the processing of administrative transactions without media discontinuity and across all departments.
The “Electronic Courtroom” project is a pilot of the
German court landscape that has already drawn huge
attention. Informational video clips making the technology employed clearer to and easier to use by parties to proceedings can be accessed on the Federal
Patent Court’s website (www.bpatg.de).
150
Public Relations Work and International Affairs
20 January 2011
Some 200 guests accepted the invitation of Vice President Dr Klaus Strößner to the traditional New Year Reception hosted in the foyer in front of the courtrooms
of the Federal Patent Court.
11 to 15 April 2011
Once again, the Federal Patent Court joined forces with
the European Patent Office to organise a joint seminar
in Munich for judges from other European countries.
This year, the countries represented were Albania, Serbia and Macedonia.
14 April 2011
The Federal Patent Court has been participating in the
nationwide “Girl‘s Day” every year since 2007. As in the
preceding years, the programme‘s focus in the Federal
Patent Court in 2011 was the profession of the technically qualified female judge: ten high school girls aged
14 to 16 spent a day informing themselves about the
Federal Patent Court, experiencing an oral hearing as
visitors and gaining a lot of valuable insight into this
diverse profession first hand, namely from the court‘s
technically qualified female judges.
ent Court Mr Raimund Lutz and inaugurated the
new President of the Federal Patent Court Ms Beate
Schmidt.
30 June 2011
The Federal Patent Court hosted its third international
symposium at the Munich Residence. The topical issue
in 2011 was “National Patent Jurisdiction in Europe”.
Some 250 participants attended from throughout Europe, all of whom are concerned with this issue, be it as
judges, lawyers, representatives of industry, commerce
and the sciences or officials of the governments of EU
member states and the EU Commission, taking advantage of the symposium to share information and
opinions.
Following the symposium, the Bavarian Minister of
Justice and Consumer Protection Dr Beate Merk invited the attendees on behalf of the Bavarian state government to a reception in the Emperor‘s Room of the
Munich Residence.
More detailed information on this event as well as the
conference proceedings entitled “2011 Symposium”
can be downloaded from the court‘s homepage (www.
bpatg.de).
3 May 2011
1 July 2011
At a ceremonial event, the German Minister of Justice Ms Sabine Leutheusser-Schnarrenberger bade
farewell to the former President of the Federal Pat-
The Federal Patent Court commemorated the 50th anniversary of its establishment with a celebratory event
held in the Allerheiligen-Hofkirche [All Saints Court
151
Church]. The former President of the Federal Republic
of Germany Christian Wulff and the Federal Minister
of Justice Sabine Leutheusser-Schnarrenberger held
speeches in honour of the Federal Patent Court. The
testimonial speech was given by the former President
of the Federal Constitutional Court Prof Hans-Jürgen
Papier. The full collection of speeches including numerous pictures can be found on the court‘s homepage (www.bpatg.de).
of Understanding” as well as an ongoing work programme for future cooperation of the two institutions.
As already for previous visits, the host institution had
prepared a wide social and cultural programme and attended the delegation of DPMA and BPatG attentively
and generously.
17 November 2011
Occasioned by the anniversary, a commemorative
book entitled “50 Jahre Bundespatentgericht” [50
Years of the Federal Patent Court], a collaborative effort of more than 100 authors from Germany and
abroad, was published by Carl Heymanns Verlag.
Chaired by President Beate Schmidt, the 11th session of
the European Patent Jurisdiction Task Force was held
at the Federal Patent Court. The topics addressed were
unresolved matters relating to the European Patent
Court and the developments during the Polish council
presidency.
8 – 15 October 2011
18 November 2011
On the occasion of the long–lasting 30 years cooperation between the German Patent and Trade Mark Office and the State Intellectual Property Office of the
People’s Republic of China (SIPO), famous representatives from authorities and institutions, science and
industry were invited to two symposia held in Peking
and Shanghai. On the part of the Federal Patent Court,
President Ms Beate Schmidt, and Judge at the Federal
Patent Court, Mr. Günter Hubert, took part in the very
interesting events which took place from 8 – 15 October
2012. A special highlight was inter alia the presentation
of the electronic facilities of the High People’s Court, a
really ultra-modern court. The President of SIPO and
the President of the DPMA signed a “Memorandum
A small ceremony way held to present two new courtrooms to the audience of experts, including numerous
representatives of the lawyer’s profession, industry and
commerce.
152
Visits from Abroad
In 2011, the Federal Patent Court again received numerous delegations from abroad, namely from China, Vietnam, Japan, South Korea, France, Sweden, Turkey, Serbia, Moldavia, Uzbekistan, Georgia and Saudi Arabia. As
before, the regional points of focus of cooperation with
intellectual property establishments abroad are Russia
and Asia.
Bundespatentgericht
Federal Patent Court
Cincinnatistraße 64
D - 81549 München
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Jahresbericht 2011 - Bundespatentgericht

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