Petra Matschkur

AIPPI Swiss Day 2012: Marken
31. Mai 2012
Detaillierte Spezifikationen
Petra Matschkur, LL.M.
Ausganglage:
Das ist was Mandant will:
International aufgestelltes Schweizer Unternehmen lanciert ein neues Produkt in folgenden Märkten:
Basis: CH
Madrider System: EU, RU, USA, JP, CN, SG
National: HK, CN (zusätzlich zu IR), CAN
Marke: ChooChix (Wort)
Zielpublikum: junge Frauen und Männer ab 15.
Angebot: Alle Arten von Accessoires für Freizeit und Sport, Kosmetik und Healthcare,
Computer(Games, Homepage mit herunterladbarem Content), Lifestyle im weitesten Sinne, Uhren
und Schmuck; Bekleidung. Als mögliches Beispiel verweise ich auf die Marke 545656 „Disney
Princess“ (Beilage) bzw. auf das dort aufgelistete Verzeichnis.
Vertrieb: Shop in Shop, Flagship Stores, Outlets und Online Handel, interaktive Webseite
(www.choochix.com).
Klient macht folgende Auflagen:
Möchte überall die gleiche WDL mit detaillierte Spezifikationen aller Waren und Dienstleistungen
und trotzdem das Risiko von WDL Beanstandungen aus Kostengründen so gering wie möglich halten.
Gebrauch noch nicht für alle Produkte sicher; regional gestaffelte Einführung, USA und Kanada erst in
ca. 3 bis 4 Jahren.
Wir gehen einmal davon aus, dass der Mandant beratungsresistent ist und auf diesem Vorgaben
besteht.
Überlegungen:
1. Zunächst grob welche Klassen kommen in Betracht?
Warenklassen:
3
5 Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine ect.
9
14
18
21 Bürsten und Kämme, Glaswaren, Tassen,
25
28
29, 30, 31, 32, 35 (Detailhandel mit Waren aller Art, insbesondere mit ...) 44 (Online-Bereitstellung
von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk über den Gebrauch von
Körperpflegeprodukten und Schönheitsprodukten, Kosmetika, Parfümeriewaren) ..................
Lifestyle im weitesten Sinne:
Der Ausdruck Lebensstil, auch Lebensart, bezeichnet umgangssprachlich die Art und Weise der
Lebensführung.
Begriff „Lifestyle“ umfasst:
Wohnstil, Kleidung, Lebensmittel, Getränke, elektronische Geräte, Autos ect.etc.
Eigentlich umfasst „Lifestyle“ alles.
Problem der Begriffsdefinition!
Hier ist der Mandant gefordert mit dem Anwalt zusammen zuarbeiten. Anderenfalls müssten,
abgesehen von Klassen 1, 10 und 17 alle Warenklassen geschützt werden. Denn auch z.B. Farben in
Klasse 2, Kerzen in Klasse 4, Denkmäler in Klasse 19 können Lifestyle im weitesten Sinne sein.
2. Spezifische Ausarbeitung WDL:
Orientierung an Konkurrenten. Sowohl an deren CH als auch IR oder OHIM WDLs.
Zuhilfenahme der WDL Klassifikationshilfe des IGE.
Beispiele:
Nur Klasse 3 hat 943 Begriffe in der IGE Klassifikationshilfe und bei der Suche in Klasse 3 nach
„cosmeti“ bekommt man noch 190 Ergebnisse.
Klasse 3 könnte insofern wie folgt aussehen:
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; lotions
après-rasage; anti-transpirants; huiles essentielles; faux cils et faux ongles; huile pour bébés;
lingettes pour bébés; gels pour le bain; poudre pour le bain; masques de beauté; fard à joues;
crèmes, lotions et poudres pour le corps; sprays buccaux pour l'haleine; bain moussant; eau de
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; talc; huiles essentielles à usage
personnel; khôl; fard à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crème pour le visage;
lotion pour le visage; masques pour le visage; gommages pour le visage; parfums; gel capillaire;
après-shampoing; shampoing; mousse coiffante; crème capillaire; laque pour les cheveux; crème
pour les mains; lotion pour les mains; savon pour les mains; baume pour les lèvres; rouge â lèvres;
brillant à lèvres; savon liquide; maquillage; mascara; produits pour les soins de la bouche; produits
pour le soin des ongles; vernis à ongles pailletés; soins durcisseurs pour les ongles; vernis à ongles;
parfum; pot-pourri; parfum d'intérieur; crème à raser; savons pour la peau; talc; eau de toilette;
crème; crème hydratante; écran total crème solaire; crème solaire; crème après solaire;
Baumes à lèvres; brillants à lèvres; pulvérisateurs corporels servant de déodorant et parfum;
déodorants pour soins corporels; déodorants à usage personnel; déodorants personnels; produits
contre la transpiration; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour soins corporels; lotions de beauté;
cosmétiques pour soins corporels et esthétiques; lotions corporelles; lotions pour les mains;
nettoyants pour le corps; eaux de Cologne; senteurs à usage personnel; parfum
Cosmétiques et crèmes cosmétiques; laques pour les ongles; lotions à usage cosmétique; masques
de beauté; préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; produits de maquillage; parfums, rouge à lèvres; savonnettes, savons, shampooings.
produits pour le soin du corps et de beauté, produits pour le soin du visage et de la peau, produits
nettoyants pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, masques de beauté et du visage, soins
exfoliants pour le visage, crèmes de jour et de nuit, lotions pour le visage et la peau, extraits de
plantes et de fleurs ainsi que cellules végétales à usage cosmétique, huile d'amandes, huile d'onagre,
à usage non médical, produits de coloration du visage et de la peau; lotions capillaires et shampoings
…………………………………….
Klasse 25:
Oberbegriffe: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
Wie präzisiere ich?
Schuhwaren für Damen, Schuhwaren für Herren...?
(Schutz für Schuhwaren für Kleinkinder, Kinderschuhe ist nicht erforderlich, da dies nicht die
Zielgruppe ist)
Abendschuhe, Anzugschuhe, Freizeitschuhe, Sportschuhe, Badeschuhe, Anglerschuhe, Skischuhe,
Reiterschuhe, Rugbyschuhe, Hausschuhe, Gymnastikschuhe ...?
Halbschuhe, Stiefel, Stiefeletten, Pumps, Sandalen, Sandaletten, Flip Flops, flache Schuhe?
Lederschuhe, Leinenschuhe, Holzschuhe, Gummischuhe ...?
Nach welchen Kriterien richte ich mich bei der detaillierten Auflistung?
In Klasse 25 hat die IGE Klassifikationsdatenbank 78 zugelassene Begriffe die „Schuh“ enthalten.
Allein zu „Stiefel“ hat die IGE Datenbank 20 zugelassene Begriffe in Klasse 25.
Nach Markenadressat, nach Verwendungszweck, nach Fachbezeichnung des einzelnen Schutyos oder
nach dem Material?
P.S.: Hätten Sie daran gedacht „After-Ski Stiefel“ zu schützen?
Obgleich die detaillierte Aufzählung mühsam ist, ist sie in einigen Fällen unerlässlich.
So zum Beispiel:
Wenn der Oberbegriff eine Ware oder Dienstleistung nicht erfasst.
In der alten 9. Nizzaer Klassifikation war Computersoftware nicht als Oberbegriff in Klasse 9
aufgelistet und fiel auch unter keinen der Oberbegriffe in Klasse 9. Wurde also Computersoftware
nicht explizit erwähnt, bestand für diese kein Schutz.
In verschiedenen Branchen wie z.B. der Baubranche oder auch im Bankenwesen sind die
angebotenen Waren bzw. Dienstleistungen so mannigfaltig und so branchenbezogen, dass hierfür
keine Oberbegriffe existieren.
Für einen Mandanten welcher im Ingenieur- und Bauwesen, im Bereich der Infrastruktur, der
Immobilienentwicklung sowie der städtischen Entwicklung und des Stadtmanagements tätig ist habe
ich beispielsweise folgendes Warenverzeichnis in enger Zusammenarbeit mit dem Mandanten
ausgearbeitet:
ACHTUNG!
Das Input des Mandanten ist dringend erforderlich. Dieser kennt sein Unternehmen nicht nur besser
als der Anwalt, sondern weiss auch was in Zukunft für das Unternehmen geplant ist.
Das schützen was benötigt wird und wirklich geplant ist und nicht nur wie auf einer Wunschliste alles
was ganz nett wäre auswählen.
Klasse 35:
Business management services; business administration; business consultancy; commercial and
professional business operation of traffic infrastructural facilities, buildings and installations for
public infrastructures and energy production facilities; Object accounting; secretarial work in relation
with setup and support for crisis organisations and management support for setup and support for
crisis organisations; support for security systems with respect to organisation in relation to the
protection of property, material assets and persons; selection of personnel in relation to the
protection of property, material assets and persons; facility management, namely development of
usage concepts for real estate with regard to professional business matters, development of
advertising and marketing initiatives, and advertising and marketing for real estate; franchising,
namely providing of business know-how; arranging and concluding of commercial transactions,
including within the framework of e-commerce; providing of addresses; arranging of trading and
economical contacts, also over the Internet; arranging of advertising and promotion contracts for
third parties; arranging, conclusion and settlement of contracts regarding the demand of services.
Klasse 36:
Financial services for real estate, in particular financial planning, investment planning, budgeting,
rent collection, creditor management; real estate affairs, in particular trade in real estate,
development, rent and placement of real estate, consultation and support in financial matters;
management of land; real estate brokerage; facility management; procurement and
administration and shareholding in investments in infrastructural facilities, buildings and installations
for public infrastructures and in energy production facilities.
Klasse 37:
General contractor services in the field of real estate, namely engineering, technical project studies,
feasibility studies, usage studies, legal building and planning consultancy, concept development,
office and space planning; technical project development, project management and planning;
building construction, in particular consultation in building and construction matters, conducting
building projects, project development, implementation of building projects, interior installation,
building, support of as well as consultation relating to building equipment and installations; repair;
installation services; erection of traffic infrastructure facilities, as well as buildings and installations
for public infrastructures, and energy production facilities; facility management or infrastructural
building management; installation services; construction information; management and supervision
of construction works; building, namely the implementation of building projects; structural and civil
engineering; demolition of buildings; cleaning of buildings, exterior and interior.
Klasse 42:
Architecture, consultation and support in environment matters; Developing of integrated energy
concepts; Advisory services relating to energy efficiency; architecture; architectural consultancy; land
surveying; urban planning; research and development (for others);technical development projects,
management of projects and planning of construction projects; industrial analysis and research
services; design and development of computers and computer programs, facility management,
namely development of usage concepts for real estate with regard to technical matters, franchising,
namely providing of technical know-how.
Klasse 44:
Horticulture and forestry service; landscape architecture services; landscape design.
Klasse 45:
Security consultation.
Ausarbeitung des WDL am besten mit der Klassifizierungsdatenbank des IGE:
Vorteile:
Begriffe die so gewählt wurden werden nicht beanstandet.
Schnellere (vorgezogene) Prüfung der Anmeldung beim IGE.
Exzellentes Übersetzungstool des IGE. Damit kann für die IR Marke dann auch gleich das WDL ins
französischeFranzösische übersetzt werden, oder das WDL gleich auf französischauf Französisch
ausgearbeitet werden.
In der Klassifizierungsdatenbank des IGE ist ersichtlich ob der Begriff nur vom IGE oder auch der
OMPI zugelassen ist. Also alles auf einen Blick; keine extra Überprüfung des WDL mit der OMPI
Datenbank erforderlich.
Auch englische Übersetzung mit der Klassifizierungsdatenbank des IGE möglich.
Nachteil:
Nicht alle Begriffe die man aufzählen möchte sind in der Klassifikationsdatenbank des IGE. So z.B.
Abendschuhe, Flip Flops und Sandaletten.
Anmeldestrategie:
Zunächst CH Marke (Expressprüfung beantragen, wenn die Priorität beansprucht werden soll und
sichergestellt werden soll, dass Marke wirklich Schutz hat – keine Widersprüche eingegangen sind).
IR Marke innert 6 Monaten Priofrist IR Marke anmelden.
Vorteil: Für Verlängerung, Benutzungsschonfrist und der Abgabe von Benutzungserklärungen z.B.
USA. So gewinnt man 6 Monate. Bei Anmeldung IR gleichzeitig mit CH Marke Risiko, dass Basismarke
wegfällt, da Schutz verweigert wird, oder aufgrund eines erfolgreichen Widerspruchs. Zudem fangen
die Benutzungsschonfrist und die Fristen zur Abgabe einer Benutzungserklärung dann eben schon 6
Monate vorher an zu laufen. Die Verlängerung ist erst ab Anmeldetag 10 Jahre fällig, Schutz besteht 6
rückwirkend aufgrund der Prio.
Nationale Marken innert 6 Monaten Priofrist IR Marke anmelden wo Gebrauch schon absehbar. Für
CA abwarten, oder intent to use Anmeldung, da ansonsten nach Zulassung der Marke immer wieder
alle 6 Monate eine Verlängerung zur Abgabe der Benutzungserklärung notwendig ist (wenn basis
Basis in use ist).
WDL auf Englisch (Übersetzung aus der IGE Klassifikationshilfe) an Kollegen mit Instruktionen zur
Prüfung ob Begriffe so in Ihrem Land akzeptiert werden.
Vorteil: Für Verlängerung, Benutzungsschonfrist z.B. USA (so gewinnt man 6 Monate s.o.).
Nationale Marke CN zusätzlich zur IR Erstreckung ???? Bemerkung Pw: CN verwendet zwar auch die
Nizza Klassifikation, hat aber nationale Subklassen pro Klasse – Gleichartigkeit innerhalb der
Subklassen ist nicht unbedingt gegeben, was gerade bei Dienstleistungen zu grossen Überraschungen
im Konfliktfall führen kann.
Vorteil detailliertes WDL
Präziser Schutz für das was gewünscht ist
Keine Gefahr, dass Oberbegriff gewünschten Schutz nicht abdeckt - im Idealfall umfassender Schutz
Für nationale Anmeldungen oder IR Erstreckungen sind oft Präzisierungen notwendig, wie z.B. in USA
und Kanada. Nachdem das WDL bereits detailliert ist kann es verwendet werden. Anpassungen an
das jeweilige nationale Recht erfolgen dann durch die jeweiligen Kollegen.
Durch präzises WDL können unter Umständen Widersprüche vermieden werden. Bessere
Abgrenzung.
Die Arbeit wird quasi zu Beginn schon so weit wie möglich erledigt und Anpassungen müssen dann
nur durch die jeweiligen Kollegen erfolgen. Man muss sich nicht jedes Mal wieder neu reindenken.
Durch die detaillierte Auflistung ist alles schon da. Dies erleichtert die Arbeit für Anwalt und
Mandant.
Später entstehen nicht immer wieder neue Kosten für die Präzisierung, lediglich für die nationale
Anpassung. Bessere Budgetierung.
Möglichst einheitliches WDL in allen Registern
Nachteil detailliertes WDL
Extrem zeitaufwendig und damit schon zu Beginn kostenintensiv.
Fehlt ein Begriff, kein Rückgriff auf Oberbegriffe möglich
Übersetzungsschwierigkeiten
Wenn ein Begriff in einem Land nicht zugelassen ist kann evt. kein anderer dafür verwendet werden
und ein Rückgriff auf den Oberbegriff ist ausgeschlossen.
Hohe Kosten bei der Übersetzung des WDL, z.B. bei nationaler chinesischer Marke
Mögliche Probleme im Widerspruchs-verfahren: Angegriffene Ware ist nicht im WDL der
Widerspruchsmarke enthalten und fällt auch nicht in den Gleichartigkeits- bereich, kein Rückgriff auf
den umfassenden Oberbegriff.
Jedes Land hat spezielle Formulierungen welche zugelassen sind. Dadurch kann die ganze Arbeit
nochmals entstehen.
Eventuell kein Schutz im Gleichartigkeits-bereich, da keine Gleichartigkeit vorliegt bei detaillierter
Aufzählung
Ein weites WDL birgt folgende Problematiken (grundsätzlich unabhängig von Oberbegriffen oder
detaillierte Spezifikationen):
Je weiter das WDL gefasst ist, umso mehr ältere Rechte können entgegen stehen.
Wenn ich nur Schutz für Skistiefel brauche, warum schütze ich dann „Bekleidungsstücke,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ in Klasse 25? Der Inhaber des älteren rechtes mag nur
Babybekleidung herstellen und die Skistiefel stören ihn nicht, wohl aber „Bekleidungsstücke,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen“.
Die rechtserhaltende Benutzung und deren Nachweis
Bei sehr weiten WDLs besteht die Problematik der Defensivmarke (Nichtigkeit wegen offensichtlich
mangelnder Gebrauchsabsicht).
Diese Probleme bestehen jedoch gleichermassen, unabhängig ob Oberbegriffe oder spezifisches
detailliertes WDL mit einzelnen aufgelisteten Waren und Dienstleistungen vorliegen. Das Problem
besteht wegen der Vielzahl der Klassen und damit verbundenen Waren.
WDLs mit nahezu allen Klassen muss realistisch die Benutzungsabsicht abgesprochen werden. Selbst
grosse Modelabels wie Hugo Boss, die zwar viele Waren unter dem Oberbegriff „Bekleidungsstücke“
verkaufen, verkaufen nicht alle denkbaren Bekleidungsstücke, wir z.B. Nachthemden, Büstenhalter,
Bettjacken, Babyhöschen oder Judobekleidung.
Ausnahme für realistische wirklich ernsthafte weite WDLs können beispielsweise Versandhäuser sein.
Jedenfalls alle oder nahezu alle Klassen kann niemand ernsthaft benutzen oder beabsichtigen zu
benutzen.
Wenn wirklich weites Benutzungsinteresse besteht, so mag es sinnvoll sein bei einem weiten WDL
einen Handelsregisterauszug des Mandanten mit in die Akte zu nehmen, um bei einem späteren
Angriff auf die Marke aufgrund des weiten WDLs zeigen zu können, dass der Geschäftszweck
tatsächlich so weit gefasst war und den HR Auszug quasi als Indiz für die glaubhaft zu machende
„schützenswerte Benutzungsabsicht“ zu verwenden. Auch wäre es sinnvoll gewisse andere
Unterlagen dazu aufzubewahren, wie Anfragen bei Herstellern, Distributoren oder Marktforschungen
in Bezug auf einzelne Bereiche.
Reine WDLs aus einzelnen Aufzählungen sind in der Praxis selten. Zumeist besteht ein Mix aus
Oberbegriffen und detaillierter Aufzählung, was auch am sinnvollsten ist. Je nach Klient und Branche
kann das WDL mehr Oberbegriffe, oder mehr detaillierte Begriffe enthalten.
WDL ist extrem wichtig. Es muss wirklich dem entsprechen was der Mandant braucht und darf nicht
aufgebläht werden, denn dass kenn einem schnell um die Ohren fliegen.
Wichtig, dass Mandant klar ist, dass ein zu weites WDL nicht nur die ganze Marke kippen kann
(Stichwort Defensivmarke). Ein solches viele Probleme wie Widersprüche ect. mit sich bringen kann.
Es ausserdem in gewissen Ländern, wie den USA und Kanada ohnehin notwendig ist in gewissen
Zeitabständen wahrheitsgemäss eine Benutzungserklärung dahingehend abzugeben, für welche
Waren / Dienstleistungen die Marke in dem jeweiligen Land tatsächlich rechtserhaltend benutzt
wurde.
Was tun, wenn man merkt man hat für Waren / Dienstleistungen angemeldet, für die man gar nicht
mehr benutzen will?
Löschen!
Es ist ohnehin sinnvoll den markenschutzMarkenschutz in gewissen zeitabständen Zeitabständen zu
überprüfen, da sich die Unternehmenstätigkeitz verlagert haben kann. Dann müssen ggf. Waren /
Dienstleistungen aus bestehenden Marken gelöscht werden oder neu angemeldet werden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spass beim Entwerfen des nächsten WDL!