Año XXXII – Número 2477 Lima, 10 de abril de 2015

 Año XXXII – Número 2477
Lima, 10 de abril de 2015
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
Proceso 178-IP-2014
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134
literales a), b) y g), 135 literales b) y e), y 157 de la Decisión
486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión
de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta
formulada por la Octava Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de
Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del
Perú. Expediente Interno Nº 07022-2011-0-01801-JR-CA09. Actor: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Marca mixta:
SINMOS-K...... ..................................................................................... 1
Proceso 191-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136
literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República
de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera. Actor: Sociedad TELEFÓNICA S.A. Marca: DÚO
DE TELEFÓNICA (denominativa). Proceso interno Nº. 200800131....... ............................................................................................ 17
Proceso 202-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina. Consultante:
Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú. Asunto:
Oposición andina contra el registro del nombre comercial
SUNSET BEACH (mixto)....... ............................................................. 27
PROCESO 178-IP-2014
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 135
literales b) y e), y 157 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por
la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por
la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en
Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.
Expediente Interno Nº 07022-2011-0-01801-JR-CA-09. Actor: INTRADEVCO
INDUSTRIAL S.A. Marca mixta: SINMOS-K.
Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo
Para nosotros la Patria es América
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días
del mes de febrero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la
solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de
Justicia, Lima, República del Perú.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de
Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 7022-2011-0/8va SECA-CSJLIPJ, de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo
electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los
requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de
su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada
procedente por auto de 14 de enero de 2015.
A.
ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar
como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.
Partes:
Apelante:
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
Partes contrarias:
INSTITUTO
NACIONAL
DE
DEFENSA
DE
LA
COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL - INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.
TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
HECHOS:
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de
la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos
acusados, se encuentran los siguientes:
1. El 26 de agosto de 2009, la sociedad TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO
S.A., solicitó el registro como marca del signo mixto SINMOS-K (se reivindica
colores), representada por una mosca, la cual se encuentra contenida dentro de
la letra “O”, todo en combinación de los colores blanco y púrpura, para amparar
los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza:
“productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina;
desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas,
herbicidas, insecticidas”.
2. El 13 de octubre de 2009, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., formuló
oposición al registro solicitado sobre la base de los siguientes argumentos:
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−
Se encuentra exitosamente consolidada en el mercado, gracias a ser uno
de los principales agentes dedicados a ofrecer productos de la clase 5 de
la Clasificación Internacional. Es titular de las siguientes marcas:
CALOREX (Certificado No. 74795); CONTROL (Certificado No. 102150);
DENTODEX (Certificado No. 106851); DENTRODIN (Certificado No.
106905); GLUCOSOFT (Certificado No. 126449); OUT! (Certificado No.
72314); SAPOLIO (Certificado No. 74194); y VT (Certificado No. 71157).
−
La denominación SINMOS-K es una expresión descriptiva, ya que
describe una de las características de los insecticidas y desinfectantes:
“sin moscas”.
3. El 14 de junio de 2010, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante
la Resolución No. 1261-2010/CSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la
oposición presentada y concedió el registro solicitado.
4. El 30 de junio de 2010, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó
recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.
5. El 14 de noviembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI,
mediante Resolución No. 2533-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de
apelación, confirmando la Resolución No. 1261-2010/CSD-INDECOPI, y dispuso
que se inicie de oficio las acciones de nulidad de las marcas denominativas
MOSCAFIN (Certificado No. 143064) y KITAMOSKA-I (Certificado No. 161545),
ambas registradas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
6. La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó demanda contencioso
administrativa contra las anteriores Resoluciones.
7. El Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte
Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como
Resolución No. Siete de 19 de junio de 2013, declaró infundada la demanda.
8. La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó recurso de apelación
contra la anterior sentencia.
9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con
Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima,
República del Perú, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
a.
Argumentos de la demanda.
La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:
10. Indica, que el signo solicitado carece de distintividad, debido a su carácter
meramente descriptivo. Por lo tanto, la denominación SINMOS-K se limita a
informar al consumidor medio que el producto cumple con la finalidad o destino
para la cual se emplean los insecticidas, desinfectantes, y demás productos
contenidos en la Clase No. 5 de la Nomenclatura Oficial.
11. Sostiene, que el hecho que la denominación “SINMOS” se encuentre separada de
la letra “K” con un guión, no obsta para que el consumidor medio aprecie que este
signo describe el destino de los productos que pretende amparar.
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12. Agrega, que los elementos figurativos y cromáticos no dotan de distintividad al
signo en conflicto. Por el contrario, corroboran el carácter descriptivo del signo.
13. Señala, que se pretende monopolizar la utilización de un término que puede ser
utilizado por cualquier agente de mercado, a fin de excluir a éstos de emplear
dicha denominación.
b.
Argumentos de la contestación de la demanda.
El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:
14. Indica, que la marca registrada ha sido concedida sin reivindicar la denominación
SINMOS-K, concediéndose sólo para proteger el aspecto gráfico del signo en su
conjunto.
15. Agrega, que no existe ninguna controversia respecto al carácter descriptivo de la
denominación SINMOS-K, ya que el Tribunal del INDECOPI había determinado
tal carácter.
16. Manifiesta, que la marca registrada está dotada de distintividad, toda vez que se
encuentra constituida por una diversidad de elementos figurativos y cromáticos, y
no por la denominación descriptiva SINMOS-K. Por lo tanto, resulta fácil identificar
el origen empresarial de los productos.
17. Agrega, que la presencia de una mosca en el signo solicitado no le resta
distintividad al signo, toda vez que ese elemento presenta características
particulares y no se presenta de forma aislada sino como parte del conjunto del
signo.
La sociedad TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A., contestó la demanda
sobre base de los siguientes argumentos:
18. Manifiesta, que la sociedad demandante confunde lo que es un signo descriptivo
con un signo evocativo. Por lo tanto del análisis en conjunto del signo solicitado,
se infiere que se está en presencia de un signo evocativo que goza de total
distintividad.
19. Arguye, que el INDECOPI no le concedió en ningún momento derechos
exclusivos sobre la denominación SINMOS-K.
c.
Sentencia de primera instancia.
20. El Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte
Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como
Resolución No. Siete de 19 de junio de 2013, declaró infundada la demanda,
argumentando que debe “(…) atenderse que la expresión SINMOS-K es
descriptiva y por ello no ha sido reivindicada de manera exclusiva a favor de la
codemandada Tecnología Química y Comercio S.A., por tanto siendo que dicha
expresión es de libre uso para todos los competidores del mercado, no se ha
vulnerado derecho alguno de la recurrente. En tanto lo que se ha registrado es
una representación gráfica (denominación SINMOS-K que contiene un gráfico
estilizado de una mosca al interior de la letra O) que requiere de una operación
mental de los consumidores para conocer la finalidad del producto y que, además
cumple con el registro de distintividad de productos que se exige a toda marca”.
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d.
Recurso de apelación.
21. La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., en el escrito de recurso de
apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y agregó que “(…) si
bien es cierto la denominación SINMOS-K no ha sido reivindicada, (…) al
momento de otorgar dicho signo ha obviado que los elementos adicionales sí
producirían mayor descripción a la denominación y no otorgarían distintividad”.
Por lo tanto, no estamos en presencia de un signo fantasía.
B.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
22. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a)
de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:
“1. Criterios para determinar la capacidad distintiva de un signo mixto
cuando contiene algún elemento descriptivo de los productos o servicios que
pretende distinguir”.
23. No se hará la interpretación del artículo 136 ya que no es pertinente para resolver
el asunto particular. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 134
literal a), b), g)1, 135 literales b) y e)2, y 1573 de la misma normativa.
1
Artículo 134
“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para
su registro.
“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para
a) las palabras o combinación de palabras;
su registro.
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y
escudos;
(…)
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”
(…)”.
2
Artículo 135
“No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
b) carezcan de distintividad;
(…)
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo
o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…)”.
3
Artículo 157
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C.
CUESTIONES A INTERPRETARSE.
24. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente
interpretación prejudicial son los siguientes:
A.
Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La distintividad
como factor esencial.
B. Elementos denominativos descriptivos en un signo mixto. El análisis fonético
para determinar la descriptividad.
C. Los signos evocativos.
D. Elementos explicativos que acompañan al signo a registrarse como marca.
D.
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.
A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS
MARCAS. LA DISTINTIVIDAD COMO FACTOR ESENCIAL.
25. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro como
marca del signo mixto SINMOS-K. Por tal motivo, es pertinente referirse al
concepto de marca y los requisitos para su registro, haciendo énfasis en la
distintividad como factor esencial.
26. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011,
expedida en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011:
“Requisitos para el registro de las marcas.
Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente
referirse al concepto de marca y sus funciones.
El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece
una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado”.
De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca
es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y
servicios que se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:
“Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio
nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie,
calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación
de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a
título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir
al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para
anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de
productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de
recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de
buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre
el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”.
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• Diferencia los productos o servicios que se ofertan.
• Es indicadora de la procedencia empresarial.
• Indica la calidad del producto o servicio que identifica.
• Concentra el goodwill del titular de la marca.
• Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las
funciones de la marca de la siguiente manera:
“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias
funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios,
de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y,
para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función
distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios
de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se
encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta
no existiría el signo (…)”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de
15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET").
Respecto de la función publicitaria ha reiterado lo siguiente:
“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel
esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del
producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es
percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante
causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los
productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación
Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca:
“GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN
ESCUDO”).4
El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en
siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos
para obtener el registro de marca; establece que pueden constituir marcas, entre
otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos,
gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los
sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por
una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o
envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados
anteriormente.
4
Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales
emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación
Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2
de abril de 2003.
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Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada
Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y
susceptibilidad de representación gráfica.
A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad,
es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de
la marca.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento,
signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por
medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la
asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa
de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han
venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan
referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura,
a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004.
Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre
de 2004. Marca: “DIADICON”).
En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:
La distintividad.
La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir
unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al
consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir;
también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de
otros similares que se ofertan en el mercado.
La susceptibilidad de representación gráfica.
Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante
palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes
puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para
la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.
En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y
susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la
Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho
requisito se encuentra implícito en la noción de marca.
Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a
causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se
desprenden del artículo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo es
absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de
representación gráfica o de perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada
de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135,
literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,
mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir
productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se
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determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el
mercado.”
27. En relación con la distintividad como elemento esencial el Tribunal ha precisado lo
siguiente:
“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente
condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de
representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b)
de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos
constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual
no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de
distintividad’.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: ‘En la
jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una
marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos
o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en
relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está
formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no
es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida
identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio,
transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la
función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al
usuario último el origen del producto o del servicio designado por la
marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los
productos designados en la solicitud de registro van destinados a los
consumidores en general, “se supone que el público correspondiente
es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la
circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen
imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar
en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor
medio puede variar en función de la categoría de productos
contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del
2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial
de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009).
28. La corte consultante tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar
cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está
inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señalada en el artículo 135
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
B. ELEMENTOS DENOMINATIVOS DESCRIPTIVOS EN UN SIGNO MIXTO. EL
ANÁLISIS FONÉTICO PARA DETERMINAR LA DESCRIPTIVIDAD.
29. La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., sostiene que el signo solicitado es
descriptivo. Argumenta que el hecho de que la denominación SINMOS se
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encuentre separada con un guion, no obsta para que el consumidor aprecie que
este signo describe el destino de los productos que pretende amparar.
30. Como el signo solicitado es mixto, SINMOS-K tiene un elemento denominativo y
supuestamente descriptivo.
31. De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado, y para ello se
reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013,
expedida en el marco del proceso 29-IP-2013:
“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos
como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente
consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de
uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por
persona alguna.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, dispone:
“No podrán registrarse como marcas los signos que
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en
el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los servicios para los
cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones
laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o
indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o
más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que
formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo
con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la
utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.
(…)
Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase
determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por
ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de
restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en
cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión
competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se
podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase
afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy
importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la
información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se
apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda
ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente
relacionados.”
32. Ahora bien, el caso particular tiene ciertas peculiaridades que merecen un análisis
especial. Si bien ortográficamente la palabra SINMOS-K no es parte del idioma
castellano, fonéticamente la situación puede cambiar. Por tal motivo, la corte
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consultante deberá analizar no sólo el aspecto ortográfico sino el fonético para
determinar si el signo es descriptivo para los productos de la clase 5.
33. En nuestro idioma podemos hacer ciertas conjunciones de letras y partículas cuya
pronunciación sea idéntica a algunas palabras. Por ejemplo las palabras Krolina
o Cbra; en estricto sentido no se encuentran en el diccionario, pero si las
pronunciamos lo haríamos igual que el nombre Carolina o el animal Cebra.
34. Este tipo de estructuras deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya
que el público consumidor aprehende y comunica las marcas por su
pronunciación. Ciertamente el móvil fonético es el que más impacta en la mente
del consumidor y el que genera la recordación de las marcas denominativas o de
las mixtas cuya parte denominativa es relevante.
35. En este sentido, la corte consultante para determinar si el signo mixto SINMOS-K
es descriptivo en la clase 5, deberá establecer si su pronunciación es idéntica a
una palabra descriptiva en dicha clase o clases conexas. Si esto es así nos
encontraríamos en frente de un signo irregistrable sobre la base de dicho análisis
fonético. Ningún empresario se puede apropiar de una palabra descriptiva,
camuflando su condición con un juego de letras que el público consumidor
inmediatamente captaría.
36. La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto SINMOS-K es
descriptivo para los productos de la clase 5 de la Clasificación de Niza, así como en
clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente
providencia.
C. LOS SIGNOS EVOCATIVOS.
37. Como quiera que la sociedad TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.,
argumentara que el signo solicitado es evocativo, se tratará el tema de los signos
evocativos.
38. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013,
expedida en el marco del proceso 164-IP-2012:
“El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas
características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer
uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto;
las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o
cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a
comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y
usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el
mismo.
Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin
embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o
servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo
marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el
registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se
da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos,
descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad
evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no
puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
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Cosa distinta, ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una
fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este
evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo
tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.
El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el
tema5. A continuación se transcribirá:
"Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este
concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el
carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su
disponibilidad.
En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento
marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del
producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo
debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al
signo genérico, de utilización libre (Freizeichen). En el otro, el signo puede
ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a
designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros
marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo,
sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el
Registro (...).
(…)
a)
La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que,
en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de
utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio,
es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia
también parecidos a la marca de referencia.
La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al
conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz
genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán
exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan
para distinguirlo claramente del otro.
Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades
medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos
elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades
(...)"6.
39. Así las cosas, la corte consultante deberá establecer si el signo solicitado es
evocativo y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
D. ELEMENTOS
EXPLICATIVOS
REGISTRARSE COMO MARCA.
QUE
ACOMPAÑAN
AL
SIGNO
A
5
6
Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del
proceso 4-IP-95.
BERTONE, Luis
Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DERECHO DE
MARCAS”, Tomo II, págs. 78 y 79.
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40. El INDECOPI afirmó que la marca registrada ha sido concedida sin reivindicar la
denominación SINMOS-K.
41. De conformidad con lo anterior, estaríamos en frente de elementos explicativos.
Por lo tanto, el Tribunal entrará a dilucidar qué papel juegan en el análisis de
registrabilidad los elementos explicativos, así como las características que deben
tener para ser considerados como tales.7
42. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación
Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el proceso 170-IP-2011:
“El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece lo siguiente:
“Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada,
utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre
geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad,
cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus
productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos;
siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal
uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de
inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios,
(lo subrayado es nuestro).
(…)”.
De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al
momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den
cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara,
que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser
genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras
marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no
afectar a terceros o al público consumidor.
Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe
concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y
efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo
registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no
uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el del uso en el
mercado y el registral. Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la
posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer
referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a
registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo
anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se
utilizará la marca en el comercio. Si la norma permite “usar” ciertos elementos
explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha
información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y
servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se
deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el
mercado, que adaptados al campo registral son:
7
Se seguirá como precedente lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida
en el proceso 170-IP-2011.
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- Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que
debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento
jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del
mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales,
al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo
distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar
daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea
transparente y se desenvuelva de manera leal.
- Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos
explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como
distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de
elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un
signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la
oficina de registro de marcas que no se está reivindicando propiedad sobre
dichos elementos, diferenciando claramente en su solicitud el signo a
registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de
registro de marcas deberá publicar el signo diferenciando claramente los
elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información
suficiente para los terceros interesados.
- Que se limite al propósito de identificación o información. Esta
característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos
explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios
que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público
consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.
- Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere
salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de
confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de
bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se
pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. La
oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo acompañado
de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no genere riesgo de
confusión o asociación en relación con otros signos distintivos.
Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente
procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos
explicativos.
43. En este orden de ideas, la corte consultante debe determinar si el elemento
SINMOS-K cumple con los requisitos que deben tener los elementos explicativos,
tal y como fueron establecidos en la presente providencia.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE
PRONUNCIAMIENTO:
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PRIMERO:
Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de
distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el
signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad
señalada en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad
por cualquiera de los sentidos.
La corte consultante deberá analizar si el elemento gráfico le otorga
distintividad al signo solicitado. Al efecto, deberá tomar en cuenta los
elementos figurativos y cromáticos del aspecto gráfico del signo. En caso
de ser distintivo, se podrá registrar el signo solicitado para proteger el
aspecto gráfico del conjunto de la marca.
SEGUNDO:
En este sentido, la corte consultante para determinar si el signo mixto
SINMOS-K es descriptivo en la clase 5, deberá establecer si su
pronunciación es idéntica a una palabra descriptiva en dicha clase o clases
conexas. Si esto es así nos encontraríamos frente a un signo irregistrable
sobre la base de dicho análisis fonético. Ningún empresario se puede
apropiar de una palabra descriptiva, camuflando su condición con un juego
de letras que el público consumidor inmediatamente captaría.
La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto SINMOSK es descriptivo para los productos de la clase 5 de la Clasificación de Niza,
así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo
expresado en la presente providencia.
TERCERO:
La corte consultante deberá establecer si el signo solicitado es evocativo y,
posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.
CUARTO:
La corte consultante debe determinar si el elemento denominativo SINMOSK cumple con los requisitos que deben tener los elementos explicativos, tal y
como fueron establecidos en la presente providencia.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante
deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento
a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese a la Autoridad Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la
Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
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Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Gustavo García Brito
SECRETARIO
PROCESO 191-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de
la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: Sociedad TELEFÓNICA S.A. Marca: DÚO DE TELEFÓNICA (denominativa).
Proceso interno Nº. 2008-00131.
Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince.
VISTOS:
El 22 de octubre de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación
prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que proceda a la
interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 200800131;
El auto de 3 de diciembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a
trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y
33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo
125 del Estatuto; y,
Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar
como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
Partes en el proceso interno.
Demandante: Sociedad TELEFÓNICA S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: Sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.
Hechos.
1.
El 7 de julio de 2006, la sociedad TELEFÓNICA S.A. solicitó ante la División de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del
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signo DÚO DE TELEFÓNICA (denominativo), para distinguir servicios comprendidos en
la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 567 de 31
de agosto de 2006.
3.
El 3 de octubre de 2006, la Sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L.
DE C.V. presentó oposición sobre la solicitud anterior del signo ALÓ DÚO (denominativo)
que busca distinguir servicios de telecomunicaciones comprendidos en la Clase 38 de la
Clasificación Internacional de Niza y cuya solicitud de registro fue presentada el 27 de
mayo de 2005, con anterioridad a la solicitud presentada por TELEFÓNICA S.A.
4.
Por Resolución Nº. 09337 de 30 de marzo de 2007, la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por
la Sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. y denegó el
registro de la marca DÚO DE TELEFÓNICA (denominativa) solicitada por la sociedad
TELEFÓNICA S.A.
5.
El 10 de mayo de 2007, la sociedad TELEFÓNICA S.A. presenta recurso de reposición
en subsidio de apelación.
6.
El recurso de reposición fue resuelto por medio de la Resolución Nº. 018528, de 26 de
junio de 2007, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, revocó la decisión contenida en la Resolución
Nº, 09337 y, en consecuencia, declaró infundada la oposición presentada por Sociedad
ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., y concedió el registro de la
marca DÚO DE TELEFÓNICA (denominativa) a la sociedad TELEFÓNICA S.A.
7.
El recurso de apelación fue resuelto mediante la Resolución Nº. 36320 de 31 de octubre
de 2007, en virtud de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio REVOCÓ la
decisión contenida en la Resolución Nº. 18528 de 26 de junio de 2007 y confirmó la
decisión contenida en la Resolución Nº. 09337 de 30 de marzo de 2007.
8.
La sociedad TELEFÓNICA S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra las mencionadas resoluciones materia de impugnación.
9.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la
República de Colombia mediante providencia de 22 de octubre de 2013 suspende el
proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.
Argumentos jurídicos de la demanda.
10.
La sociedad TELEFÓNICA S.A., presenta demanda bajo los siguientes argumentos:
11.
No existe riesgo de confusión entre los signos, dado que el término “DÚO” es descriptivo,
al hacer referencia a la forma en la cual se presta el servicio a distinguir, por lo que dicho
término no podía ser parte del cotejo al momento de compararse las marcas “DÚO DE
TELEFÓNICA” y “ALÓ DÚO”.
12.
El término DÚO es uno de uso común en el ramo de las telecomunicaciones.
13.
La sociedad accionante, TELEFÓNICA S.A., tiene un derecho adquirido sobre el término
TELEFÓNICA.
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14.
Los términos “DÚO DE TELEFÓNICA” Y “ALÓ DÚO” presentan suficientes diferencias
desde el punto de vista ortográfico, fonético, conceptual y gráfico, por lo que no son
confundibles.
15.
Se violaron los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486, ya que al
emitir la Resolución impugnada no se tomó en cuenta que para el cotejo de marcas no
debe incluirse a los términos descriptivos, así como de la ausencia de similitud existente
entre los signos en conflicto.
Argumentos de la contestación a la demanda.
16.
La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su
escrito de contestación a la demanda, manifestó:
17.
Con la emisión de la Resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas
contenidas en la Decisión 486, por lo que los actos administrativos impugnados son
válidos.
18.
En el cotejo de marcas se han aplicado las reglas para comprar signos distintivos
denominativos, ya que se hizo un análisis conjunto, que concluyó que la marca solicitada
no resultaba ser lo suficientemente distintiva, pudiendo crear confusión en el público
consumidor.
19.
No se han violado los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 de la Decisión 486.
Tercero interesado.
20.
No obra escrito de contestación de la Sociedad ADMINISTRADORA DE MARCAS RD,
S. DE R.L. DE C.V., tercero interesado en el proceso.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.
21.
Que, los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del
artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
22.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación
uniforme en el territorio de los Países Miembros;
23.
Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:
Solicitados: 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina1.
1
“Artículo 134.. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a)
las palabras o combinación de palabras;
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El Tribunal no interpretará el artículo 135 literales a) y b) por no ser aplicable al caso
concreto.
C. CUESTIONES EN DEBATE.
1.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión
o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo
entre signos.
2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos compuestos.
3.
Términos descriptivos y de uso común en la conformación de signos.
1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o
asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo
entre signos.
29.
En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado DÚO TELEFÓNICA
(denominativo) es confundible con el signo sobre la base del cual se presenta la
oposición ALÓ DÚO (denominativo), el Tribunal considera oportuno referirse al tema.
30.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan,
fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto
en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que,
en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente
cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro
o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
31.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina
tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de
asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de
riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
32.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto
piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto
tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie
las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el
(…)
“Artículo 136.-­‐ No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a)
sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o
de asociación;
(…)”.
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productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto
de 2008, marca: SHERATON).
33.
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para
registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo
de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o
servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el
hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a
diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación,
toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases
puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de
asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
34.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de
claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los
consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.
(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004,
marca: DIUSED JEANS).
35.
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el
mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo
que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios
que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o
semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo
previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario
relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
36.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe
identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los
productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores
o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate,
independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
37.
Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar
al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una
de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa
y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los
signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e
identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también
semejanza entre éstos.
38.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple
semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos
comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por
tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos
encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002,
publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
39.
El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación
corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con
base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de
precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
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40.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o
servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del
surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base
de la actividad ajena.
41.
Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes
criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los
aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión
auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el
consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una
perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o
marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a
relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor,
en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se
atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa
o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de
2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de
marzo de 1998, marca: DERMALEX).
42.
En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la
similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de
similitud:
43.
La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a
compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus
raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.
44.
La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la
sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben
tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los
consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su
estructura gráfica y fonética.
45.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea,
que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando
los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría
impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para efectuar el cotejo de marcas.
46.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta
confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios
elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han
sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los
siguientes:
1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es
decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de
ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que
“debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones
comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos.
Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).
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2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma
sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos
confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el
análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o
usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan
entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los
elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los
elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor
presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios
identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas
de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
47.
Finalmente, es importante destacar que el consumidor medio es aquel informado y
razonablemente atento y perspicaz. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “se supone
que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la
circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que
conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el
nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de
productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”. (Proceso 92-IP-2004,
sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina).
48.
En el cotejo que haga el Juez consultante es necesario determinar los diferentes modos
en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no
de similitud o identidad.
2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos compuestos.
49.
Se abordará el tema de los signos denominativos, en vista de que el signo solicitado
DÚO DE TELEFÓNICA y el signo sobre la base del cual se presentó la oposición ALÓ
DÚO son denominativos. Además, se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta
de los signos en conflicto.
Signos denominativos.
50.
Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones
acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que
pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en:
sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas
cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no
manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones
del producto que va a identificar.
51.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son
aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido
que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros,
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más
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palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico
(...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001,
marca: BOLIN BOLA).
Comparación entre signos denominativos.
52.
En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal
ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los
elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en
cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en
pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia
diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función.
Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:
1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de
las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de
las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión
que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar
en los consumidores.
53.
El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su
caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la
jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
54.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se
solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede
existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos,
etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido
de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el
examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará
especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una
visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
3. Términos descriptivos y de uso común en la conformación de signos.
55.
La sociedad demandante sociedad TELEFÓNICA S.A. manifestó que el término DÚO es
descriptivo y de uso común, por este motivo, el Tribunal interpretará el tema.
Descriptivos.
56.
Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos
descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los
consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de
los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala
que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características
(calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
57.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos
descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marcas, entre otros, los que
designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
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geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los
productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los
productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser
registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente
de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado
a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o
servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
58.
El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar
si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la
pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera
que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor
medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la
naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del
10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca:
“CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la
G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995).
59.
El Tribunal ha señalado que: “Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos
productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio,
de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados
productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza”. El
Tribunal continúa diciendo: “La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean
designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados
por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que
formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un
signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la
utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”.
(Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca:
HELADERIA AMERICANA mixta).
Uso común.
60.
El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase
de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden
ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no
está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de
otros elementos en el diseño de signos marcarios.
61.
Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas y a efectos de determinar si
existe riesgo de confusión, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso
general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe
realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo
prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso
común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la
condición de signo de fantasía del conjunto marcario.
62.
La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas,
descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que
pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario,
porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga
utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de
unos pocos.
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63.
También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga
una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de
terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que
entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de
uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que
tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el
futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el
cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente
débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con
criterio benevolente. (Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de
agosto de 2003, marca: & MIXTA).
64.
Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o
descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o
usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de
restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta
que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y,
de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el
estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del
signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o
servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace
imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los
negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios
íntimamente relacionados”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de
16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta).
D. PRONUNCIAMIENTO.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo DÚO DE TELEFÓNICA
(denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo
134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra
incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de
la misma Decisión.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio
afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda
registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente
solicitado para registro para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de
donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a
confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión
o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de
confusión o de asociación sobre la base de los principios y reglas elaborados por la
doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se
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refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos
y entre los productos o servicios que éstos amparan.
El juez consultante deberá tener presente que la similitud ideológica, se produce entre
signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido
conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma
cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los
elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar
la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta
los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: Los signos conformados por expresiones descriptivas no son registrables
cuando refieren exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los
productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o
varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.
De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo DÚO TELEFÓNICA
(denominativo) está conformado por expresiones descriptivas o está dotado de otros
elementos que lo hagan distintivo.
CUARTO: Una marca que contenga una palabra o una expresión de uso común no
puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la
existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un
privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca
con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y
con las que se han de solicitar en el futuro.
El Juez consultante debe determinar si la denominación DÚO DE TELEFÓNICA es de
uso común en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las
clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente
providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial
cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2008-00131, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo
tercero, del Estatuto del Tribunal.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (e)
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 202-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina. Consultante: Dirección de Signos Distintivos del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI) de la República del Perú. Asunto: Oposición andina contra el registro
del nombre comercial SUNSET BEACH (mixto).
Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,
a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince.
VISTOS:
El Oficio 1363-2014-DSD-INDECOPI, de 30 de septiembre de 2014, con sus respectivos
anexos, recibido en este Tribunal, el 24 de octubre de 2014, la Dirección de Signos
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la
Propiedad Intelectual, solicita la interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión
486;
El auto de 20 de noviembre de 2014, por medio del cual el Tribunal admitió a trámite la
solicitud de interpretación prejudicial.
La sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del
Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableció que “la Dirección de Signos
Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional”
(…)”; y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa para solicitar interpretaciones
prejudiciales facultativas.
A. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar
como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
Partes en el proceso interno.
Accionante: CCC ACQUISITION CORPORATION.
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Emplazada: S.M.P CLOTING S.R.L.
Hechos.
1.
El 3 de enero de 2005, la sociedad S.M.P. CLOTING S.R.L. solicitó el registro del nombre
comercial SUNSET BEACH (mixto), para identificar actividades económicas relacionadas
con la comercialización de pantalones, shorts, camisas, casacas, polos y demás de la
Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, consignando como la fecha de primer
uso el 8 de abril de 2002. El expediente fue signado con el número 228161-2005.
2.
El 30 de abril de 2005, la solicitante publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la solicitud de
registro del nombre comercial SUNSET BEACH (mixto).
3.
El 30 de mayo de 2005, la sociedad CCC ACQUISITION CORPORATION, se opuso a la
solicitud de registro del nombre comercial SUNSET BEACH (mixto), argumentando que
tiene registrada en Colombia la marca SUNSET BEACH (denominativa) con Certificado
198575, que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza.
4.
La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicita al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda.
La sociedad CCC ACQUISITION CORPORATION, presenta escrito de oposición en el
que manifiesta:
5.
Sobre la base de su marca SUNSET BEACH (denominativa) registrada en Colombia,
presentó oposición a la solicitud del registro del nombre comercial SUNSET BEACH
(mixta).
6.
Los signos en conflicto son idénticos desde el punto de vista gráfico y fonético. Además,
pertenecen a la misma Clase 25, por lo tanto, van dirigidas al mismo mercado.
7.
La parte gráfica del signo solicitado no debe ser tomada en cuenta.
Argumentos de la contestación.
La sociedad S.M.P. CLOTING S.R.L. contesta la oposición señalando:
8.
Que si bien se ha probado el uso del nombre comercial desde el 2002, lo viene utilizando
desde 1987, año en el que, además, solicitó y se le concedió el registro de la marca
SUNSET BEACH.
9.
La marca SUNSET BEACH se encuentra inscrita en Ecuador por lo que le asiste el derecho
del uso del registro.
10.
Su nombre comercial es notoriamente conocido.
Argumentos contenidos en el oficio por el que se solicita interpretación prejudicial.
La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI en su Oficio N°. 1363-2014/DSDINDICOPI, manifiesta que:
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11.
El INDECOPI, debido a su condición de Autoridad Nacional competente tiene a su cargo “la
solución de conflictos intersubjetivos de intereses en aspectos relacionados con la aplicación
de la normativa andina en materia de Propiedad Intelectual, se encuentra facultado a
solicitar Interpretaciones Prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.
Agrega que, la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI le atribuye competencia
para resolver litigios en materia de Propiedad Intelectual, “de donde se debe colegir que el
mencionado organismo se encuentra dentro de los alcances del concepto ‘Juez Nacional’”.
12.
El INDECOPI se encuentra legitimado para realizar la presente consulta “atendiendo a lo
dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el concepto Juez Nacional
(…). Cita los procesos 14-IP-2007, 130-IP-2007 y 03-AI-2007.
13.
En el caso concreto, estamos ante una solicitud de registro de nombre comercial, contra la
cual la empresa CCC ACQUISITION CORPORATION ha formulado una oposición andina,
en virtud al artículo 147 de la Decisión 486.
14.
Por este motivo, solicita que el Tribunal interprete el citado artículo.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.
1.
Que, el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma
parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1
del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
2.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que
conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación
uniforme en el territorio de los Países Miembros;
3.
Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo:
-
Solicitado: 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1.
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. La oposición andina en general.
2. La oposición andina en el supuesto del registro de un nombre comercial.
3. Signo notoriamente conocido solicitado para registro.
1
Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen
legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una
marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera
de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el
mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro
de la marca al momento de interponerla.
La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de
los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina
nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente
presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este
artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la
primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.
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1. La oposición andina en general.
4.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que
atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del
signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada a dicha solicitud, por
una sola vez y dentro de los 30 días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo
adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos. En el
caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste
tendrá la posibilidad, dentro de los 30 días siguientes, de hacer valer sus alegatos y
pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas,
de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión.
5.
En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son:
1. De acuerdo con el artículo 1462, dentro de los 30 días siguientes a la publicación,
cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el
Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar
oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad
para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto de marcas.
2. De acuerdo con el artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar
oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca idéntica o
similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda
inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en
cualquiera de los Países Miembros. En este último caso para que prospere esta
oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado
del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este
interés es solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición.
Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los 30 días siguientes a la
publicación.
2.1. Si la oposición, se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países
Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado.
Esta facultad, constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente,
quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y
la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones, y,
tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación concederá o negará el registro
solicitado.
2.2. En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro, previamente
solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar
el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo
solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo
opositor. Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina
nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un
examen de registrabilidad.
2
Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga
legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar
el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola
vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las
oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No
procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al
vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en
marcas que hubieren coexistido con la solicitada.
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6.
Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición y cumplido lo indica
precedentemente el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre
traslado al solicitante para que en término de 30 días, si lo estima conveniente, presente
sus argumentaciones y pruebas. Este término puede ser ampliado por una sola vez, por
30 días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la
oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y
concederá o negará el registro.
7.
El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud
previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la
titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de
registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios
respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo
147). En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un
interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”.
(Proceso 153-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. de 1172 de 7 de marzo de 2005,
marca: HERBAMIEL mixta)
8.
El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el
artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente
procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es
obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado
oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda
eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de
que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará
sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.
9.
El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario
respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo
libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho
examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación
de los registros marcarios. (Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 916 de 2 de
abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO).
10.
El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el
caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las
causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. En
consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante
deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la
norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso
concreto.
La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el
registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones
de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en
uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones
de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del
derecho de defensa.
2. La oposición andina en el supuesto del registro de un nombre comercial.
11.
El consultante, manifestó: “(…) solicitamos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina se sirva interpretar la disposición normativa antes mencionada, a efectos de
determinar si dicha norma regula un supuesto que se restringe únicamente al caso de
oposiciones formuladas contra el registro de marca de producto y/o servicios, o, si es
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posible ejercer tal facultad, tratándose de solicitudes de otros signos distintivos, como es
el caso de la solicitud de registro de un nombre comercial”.
12.
Por lo tanto, en el presente caso, este Tribunal se pronunciará exclusivamente sobre la
oposición andina en el supuesto del registro de un nombre comercial, tal como ha sido
solicitado por la Dirección de Signos Distintivos, para lo cual se seguirán los parámetros
esgrimidos dentro del Proceso 140-IP-2014.
13.
Sobre el nombre comercial cabe la posibilidad que se tome la decisión de usarlo en el
mercado sin proceder a su registro ante la Oficina Nacional Competente. Del mismo
modo, cabe la posibilidad que se tome la decisión de proceder a su registro. Éste es el
supuesto contemplado específicamente en el artículo 1933 de la Decisión 486.
14.
Si se opta por la segunda alternativa, el nombre comercial tendrá los mismos derechos y
limitaciones conferidos a una marca, en lo que corresponda y de conformidad con la
naturaleza del nombre comercial. Ello se desprende del artículo 1924 de la Decisión 486
que señala que será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156,
157 y 1585 en lo que corresponda.
3
Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre
comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito
tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos
previstos en el artículo 191.
4
Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el
comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de
asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres
comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o
comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa
del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en
cuanto corresponda.
5
CAPITULO III: De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca
Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier
tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
a)
b)
c)
d)
e)
aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los
cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales
ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de
tales productos;
suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o
colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o
contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos
o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular
del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se
presumirá que existe riesgo de confusión;
usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto
de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un
daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del
valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del
prestigio de la marca o de su titular;
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15.
16.
Los derechos de propiedad industrial son de naturaleza territorial, como se constata de la
normativa interna de un buen número de países, en las que a su vez se prevén algunas
excepciones a este principio, tal como sucede con la figura de la oposición andina. En
igual sentido, los tratados multilaterales reconocen expresamente la naturaleza territorial
de estos derechos; inclusive aquéllos por medio de los cuales se crean sistemas
internacionales de registro. Por lo tanto, “La propiedad intelectual es territorial; en
atención a ello, patentes, marcas y derechos de autor son protegidos país por país, en
ocasiones a nivel regional, pero nunca a escala global”6.
El reconocimiento de la protección territorial también se expresa en el artículo 1597 de la
Decisión 486. En efecto, el principio de territorialidad queda consagrado al prohibirse la
f)
usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para
fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del
valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso
de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:
a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese
signo;
b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,
c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones
escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de
las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en
el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra
indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de
producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos;
siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a
propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión
sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el
derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa,
ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente
marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios
utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite
al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen
empresarial de los productos o servicios respectivos.
6
7
Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos
de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto
se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona
con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos
y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido
ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá
que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o
indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos
sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.
Marco Matías Alemán, “El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial frente
a dos nuevas realidades: globalización e internet”, Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas
Tecnologías, Universidad de los Andes, Revista 4, junio de 2010, pp. 1-21.
Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a
nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la
comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del
respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que
permitan dicha comercialización.
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comercialización de las mercancías o servicios identificados con una marca registrada en
el territorio de un País Miembro.
17.
Desde el punto de vista temporal, la protección del nombre comercial registrado se
confiere por diez años. En efecto, el artículo 196 de la Decisión 486 establece que: “En
caso de registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años contados a
partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales”.
18.
Del mismo modo cabe destacar el artículo 194 de la Decisión 486 que establece que no
podrá registrarse como nombre comercial un signo cuando su uso sea susceptible de
causar confusión:
“(…)
b)
cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios
comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades,
el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento
designado con ese nombre;
c)
cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios
comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u
otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o
comercialice; o,
d)
cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior” (lo
subrayado es nuestro).
19.
El artículo 195 de la Decisión 486 señala que para efectos del registro, la oficina nacional
competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo 194.
Del mismo modo, los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus
normas nacionales.
20.
De las normas citadas en los párrafos precedentes de la presente interpretación
prejudicial se advierte que para el caso de una solicitud de registro de nombre comercial
son aplicables las normas relativas a las marcas en lo que corresponda y de conformidad
con la naturaleza del nombre comercial, especialmente, los derechos y las limitaciones
conferidos a la marca. En consecuencia, se aplicará el principio de territorialidad al
nombre comercial registrado.
21.
Por lo tanto, se debe aplicar la figura de la oposición andina en los casos de una solicitud
de registro de nombre comercial. En otras palabras, en el presente caso se desprende
que el artículo 147 de la Decisión 486 también resulta aplicable para las solicitudes de
registro de un nombre comercial, dado que su protección surte los mismos efectos que en
En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para
evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate,
incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con
caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público
consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar
las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.
En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la
situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en
el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que
el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la
marca obedece a causas justificadas (lo subrayado es nuestro).
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el caso de las solicitudes de registro de una marca. Adicionalmente, cabe señalar que el
legítimo interés para presentar oposición andina debe entenderse en el sentido que la
vulneración de derechos de terceros adquiridos con anterioridad en cualquiera de los
Países Miembros también podría ponerse de manifiesto mediante el registro de un
nombre comercial.
22.
El objetivo y finalidad del artículo 147 de la Decisión 486 consiste en que no debe
proceder el registro de un signo distintivo (sea marca o nombre comercial), si
previamente un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo se encuentra registrado
a favor de un tercero, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a riesgo de
confusión en el público consumidor a nivel de todo el territorio nacional.
23.
Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que no existe impedimento alguno para que
se formulen oposiciones andinas contra las solicitudes de registro de nombres
comerciales. En efecto, el Consultante debe tener en cuenta que los únicos requisitos
indispensables para que proceda una oposición andina son:
i) que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con
anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto
de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y,
ii) que quien formule oposición andina deba, además, acreditar su interés de
ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al
efecto el registro del signo.
3. Signo notoriamente conocido en un País miembro solicitado para registro como
nombre comercial en otro País Miembro.
24.
Se interpretará el tema en razón a que la sociedad SMP CLOTING S.R.L. al solicitar el
registro del nombre comercial SUNSET BEACH (mixto) manifestó que tiene el registro, en
Ecuador, de la marca notoriamente conocida SUNSET BEACH (mixta).
25.
Si bien se advierte que para el caso de una solicitud de registro de un nombre comercial
son aplicables las normas relativas a las marcas en lo que corresponda y de conformidad
con la naturaleza propia del nombre comercial, especialmente, los derechos y las
limitaciones conferidos a la marca. En consecuencia, se aplicará el principio de
territorialidad al nombre comercial registrado.
26.
En este sentido, partiendo de la premisa de que la protección del nombre comercial, de
conformidad con la norma comunitaria deriva de su uso efectivo. Quien alegue tener un
nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la
legislación de cada País Miembro en el que desee registrar su nombre comercial.
27.
Por lo tanto, en el caso de que se solicite el registro de un nombre comercial en un País
Miembro, éste deberá someterse al examen de regisrabilidad, deberá probar su uso real y
efectivo en el mercado y no servirá de fundamento el hecho de tener registrado en otro País
Miembro una marca, aunque sea notoriamente conocida.
D. PRONUNCIAMIENTO.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
PRIMERO: El Tribunal considera que no existe impedimento alguno para que se
formulen oposiciones andinas contra las solicitudes de registro de nombres comerciales.
En efecto, el Consultante debe tener en cuenta que los únicos requisitos indispensables
para que proceda una oposición andina son:
i)
que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con
anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los
cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y,
ii)
que quien formule oposición andina deba, además, acreditar su interés de
ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el
registro del signo.
SEGUNDO: En el caso de que se solicite el registro de un nombre comercial en un País
Miembro, éste deberá someterse al examen de regisrabilidad, deberá probar su uso real y
efectivo en el mercado y no servirá de fundamento el hecho de tener registrado en otro País
Miembro una marca, aunque sea notoriamente conocida.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, la Autoridad consultante, al emitir la Resolución en el procedimiento,
deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (e)
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Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú