Año XXXII – Número 2505 Lima,22 de mayo de 2015 EL TRIBUNAL

 Año XXXII – Número 2505
Lima,22 de mayo de 2015
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
Proceso 271-IP-2014
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 3, 58, 59
y 64 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con
fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, de la República de Colombia. Diseño Industrial:
PALETA PARA MAQUILLAJE. Expediente Interno: 200400428.............. ..................................................................................... 1
Proceso 311-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e), f) y
g) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena; y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la misma
normativa; con fundamento en la consulta formulada por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca:
“STICK PACK” (denominativa). Expediente Interno: 200700341............ ....................................................................................... 15
PROCESO 271-IP-2014
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 3, 58, 59 y 64 de la Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la
consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Diseño
Industrial: PALETA PARA MAQUILLAJE. Expediente Interno: 2004-00428.
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 10
días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de
Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
VISTOS:
El Oficio 3706 de 21 de noviembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 24
de noviembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo
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Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso
Interno 2004-00428.
El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite
la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno:
Demandante:
LAM COSMÉTICOS LIMITADA
Demandados:
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
República de Colombia
YOQUIRE LTDA.
2. Hechos:
1. El 13 de mayo de 1999, la sociedad YOQUIRE LTDA. solicitó a la
Superintendencia de Industria y Comercio la concesión y registro del diseño
industrial para el producto denominado PALETA PARA MAQUILLAJE.
2. Una vez publicado el extracto de la solicitud y durante el término establecido
por la ley no fueron presentadas oposiciones por parte de terceros que
pudieran desvirtuar el registro del diseño industrial.
3. Mediante Resolución 44625 de 28 de diciembre de 2001, la Superintendencia
de Industria y Comercio concedió el registro del diseño industrial del producto
PALETA PARA MAQUILLAJE.
4. Posteriormente, al mencionado derecho concedido le fue asignado el
Certificado 3620, vigente desde el 13 de mayo de 1999 hasta el 13 de mayo
de 2009.
5. El 19 de noviembre de 2004, la sociedad LAM COSMÉTICOS LIMITADA
presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado por intermedio de su
apoderado.
6. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante Auto
de 31 de octubre de 2005, que ordenó notificar a la entidad demandada
Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad YOQUIRE LTDA.
en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso.
7. El 8 de julio de 2013, la
Administrativo del Consejo
suspender el proceso para
115 y 116 literal b) de la
Andina.
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
de Estado de la República de Colombia resolvió
solicitar interpretación prejudicial de los artículos
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
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3. Argumentos de la demanda:
8. LAM COSMÉTICOS LIMITADA sustentó su demanda sobre la base de los
siguientes argumentos:
-­‐ Desde antes del 13 de mayo de 1999, fecha de inicio del procedimiento de
concesión y registro del diseño industrial PALETA PARA MAQUILLAJE, la
sociedad YOQUIRE LTDA. ya se encontraba usando dicho producto, ante
lo cual se había hecho accesible al público y, por consiguiente, carecía del
requisito de novedad para que pueda ser protegido por el registro.
-­‐ Asimismo, indicó que ha comercializado y, por ende, usado paletas para
maquillaje con las mismas o semejantes características de la registrada
bajo el Certificado 3620, uso que no infringió ningún derecho de la
sociedad YOQUIRE LTDA. puesto que ocurrió antes del registro a su favor.
Esta circunstancia denota de igual manera la pérdida de novedad del
diseño industrial denominado PALETA PARA MAQUILLAJE.
-­‐ Por otro lado, adujo que la sociedad YOQUIRE LTDA. no presentó ninguna
reivindicación de prioridad, así como tampoco demostró si se le reconoció
un derecho de prioridad que permita evidenciar una protección del producto
desde antes del 13 de mayo de 1999, fecha de presentación de la solicitud
de registro.
-­‐ Por lo expuesto, la demandante concluye que el diseño industrial PALETA
PARA MAQUILLAJE desconoció el contenido de los artículos 115 y 116
literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda
vez que carecería de novedad al momento de su presentación.
4. Argumentos de las contestaciones a la demanda:
9. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando
lo siguiente:
-­‐ No se presentaron oposiciones contra la solicitud de diseño industrial en
debate, razón por la cual la autoridad nacional no se encontraba obligada a
efectuar de oficio un examen de novedad de la solicitud de registro.
-­‐ Una vez efectuado el examen del diseño industrial PALETA PARA
MAQUILLAJE, el examinador técnico concluyó que el mismo cumplía con
los requisitos de forma y de fondo para, válidamente, aprobar la concesión
de la solicitud presentada por la sociedad YOQUIRE LTDA.
10. La sociedad YOQUIRE LTDA. contestó la demanda señalando lo siguiente:
- En primer término, aseguró que en este caso no hubo agotamiento previo
de la vía gubernativa, requisito necesario para iniciar un proceso ante la
jurisdicción.
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- No tenía por qué reivindicar la prioridad sobre el diseño industrial
concedido, debido a que éste no se encontraba en el estado del arte, es
decir, nunca fue accesible al público de ninguna manera.
- Existen diferencias evidentes entre el diseño industrial de la paleta para
maquillaje que había hecho accesible al público y aquel sobre el cual se le
concedió el registro. Lo anterior se debe a que el diseño industrial
concedido consiste en una novedosa utilización y combinación de líneas,
contornos y figuras geométricas sobre un producto.
- Precisó que el hecho que el destino o finalidad del producto sea el mismo
que otros productos, no afecta la novedad del diseño industrial.
- Respecto a lo manifestado por la sociedad demandante sobre el hecho que
ésta había comercializado productos con características semejantes al
diseño industrial solicitado, sostuvo que resulta obvio que entre ambos
productos existan características similares, puesto que, a diferencia de una
patente de invención, un diseño industrial es la apariencia particular de un
producto que ya existe en el mercado, lo que se traduce en la necesidad de
que existan, inevitablemente, características similares entre un diseño y
otro.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
11. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 115 y
116 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin
embargo, la solicitud de registro de diseño industrial se presentó el 13 de
mayo de 1999, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
12. Por lo tanto, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 3, 58, 59 y 64 de
la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 4861.
1
Artículo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación
del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el
país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal
divulgación hubiese provenido de:
a) El inventor o su causahabiente;
b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el
contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente;
c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su
causahabiente;
d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o,
e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o
ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren
necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo. En este caso, el interesado deberá
consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención
ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.
Artículo 58.- Serán registrables los nuevos diseños industriales.
Se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o
cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o
de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho
producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.
No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que
sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.
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C. CUESTIONES A INTERPRETAR
1. La norma comunitaria en el tiempo.
2. Registrabilidad de los diseños industriales. Requisitos y efectos de su
registro.
3. La divulgación previa del diseño industrial.
4. El requisito de novedad del diseño industrial.
5. Análisis de oficio por parte de la Oficina Nacional Competente.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.
13. La Corte Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la
solicitud de registro del diseño industrial PALETA PARA MAQUILLAJE se
presentó cuando aún se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión
de Acuerdo de Cartagena. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la
aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.
14. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente
señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los
hechos que se produzcan a partir de su vigencia, es decir, que la ley rige para
lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Sin embargo, no
constituirá aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma
posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada
bajo el imperio de la norma anterior.
15. Bajo el precedente entendido, el Tribunal con el fin de garantizar el respeto a
las exigencias de seguridad jurídica en los casos de tránsito legislativo ha
diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza
procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la
norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio
de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará
los hechos que se produzcan a partir de su vigencia por lo que no afectará
derechos consolidados en el periodo anterior a su entrada en vigor. La norma
No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones previstas en los
artículos 82 y 83 de la presente Decisión.
Artículo 59.- Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de
prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier
momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto
a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.
Artículo 64.- Si no se presentaren observaciones o si éstas fueran rechazadas, la oficina nacional
competente procederá a practicar el examen de novedad del diseño.
Disposición Transitoria Primera.Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación
comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su
otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de
propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas
contenidas en esta Decisión.
Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se
hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.
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de carácter sustancial o material no tiene efecto retroactivo, a menos que por
excepción se le haya conferido tal calidad. Este principio constituye una
garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.
16. Al respecto, este Tribunal ha manifestado dentro de la Interpretación
Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, correspondiente al Proceso 114-IP2003, publicada en la Gaceta Oficial 1028 de 14 de enero de 2004:
“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un
derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma
posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.
17. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la
Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra
actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando
los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor. Ello implica que la
eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para reglar situaciones
jurídicas que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales
hechos, como los relacionados con el uso, renovación, licencias, prórrogas y
plazo de vigencia, se rijan por la nueva ley.
18. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan
por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre
los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las
etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
19. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido
como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en
el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal,
especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones
legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales
criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada
dentro del Proceso 39-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial 965 de 8 de
agosto de 2003, en donde se precisó:
“(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma
comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al
momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los
parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión
expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma
sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular
los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una
norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a
reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente
otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.
20. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la
solicitud de registro del diseño industrial ha sido derogada y reemplazada por
otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la
aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que
se exigen para el registro respectivo.
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21. De la interpretación prejudicial requerida por la Corte Consultante y de los
documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del diseño
industrial PALETA PARA MAQUILLAJE se presentó en vigencia de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición
comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente al diseño
industrial y al trámite de la solicitud para su registro.
2. REGISTRABILIDAD DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES. REQUISITOS Y
EFECTOS DE SU REGISTRO.
22. Tal y como lo define el artículo 58 de la Decisión 344, el diseño industrial es
“cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma
externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto
industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el
destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su
fabricación”.
23. La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de
distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline
por aquéllos que sean de su preferencia estética. Así, el fabricante buscará
aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado
que uno de los factores determinante en el consumidor para la elección de los
productos en el mercado radica en la mera apariencia de los mismos.
24. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma,
incorporada a la apariencia externa de los productos. En ese sentido, la
reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones sólo deberán
poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de
la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño
industrial. Por lo tanto, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los
que le otorguen al diseño industrial su categoría.
25. Otero Lastres señala que “el modelo industrial es un bien inmaterial
consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los
que se materializa. Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra
originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material
y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera
obra originaria” (Otero Lastres, José Manuel. El modelo industrial,
Montecorvo, Madrid, 1977)”.
26. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños
industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales,
decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto
industrial que resulte de una actividad del diseño” (Diseño Industrial en
Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication Nº 476
(E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229).
27. Al respecto, el Tribunal ha manifestado:
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“De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma
que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto
técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del
diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser
separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del
modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la
protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que
en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico.
Las características elementales de los diseños industriales se pueden
resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del
producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir,
no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe
agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto
al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por
la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no
en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo
industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial”2 (lo subrayado
es nuestro).
28. En el presente caso, la demandante sostuvo que el diseño industrial
registrado por la autoridad nacional carece de novedad. Al respecto, este
Tribunal advierte que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto
(su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función
utilitaria, sino tan solo estética.
29. Si bien la demandante alegó el artículo 116 literal b) de la Decisión 486, la
normativa aplicable al presente caso es el artículo 58 de la Decisión 344, el
mismo que señala que: “No podrán ser registrables los diseños industriales
comprendidos en las prohibiciones previstas en los artículos 82 y 83 de la
presente Decisión”. Al respecto, el literal c) del artículo 82 de la Decisión 344
señala que: “No podrán registrarse (…) cuando c) Consistan en formas que
den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se
aplican”.
30. El legislador comunitario ha establecido la prohibición contenida en el literal c)
del artículo 82 de la Decisión 344, con el objetivo de limitar la concesión de un
derecho de marca a los signos que son susceptibles de registro y
diferenciarlos de aquellos que pueden adquirir protección a través de una
patente de modelo de utilidad o una de invención. En este sentido, el Tribunal
ha dejado claramente establecido que “La ratio legis de la norma es impedir
que por medio del registro de una marca se logre una protección
temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su
naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o
temporal que otorga el Derecho de Patentes o el modelo de utilidad. Este
deslinde tiene importancia fundamental por las distancias que revisten unas y
otras figuras de la propiedad industrial. `En tanto que el Derecho de Patentes o,
2
Proceso 135-IP-2007, publicado en la Gaceta Oficial 1585 de 13 de febrero de 2008, Marca: ENVASE
CARACTERÍSTICO gráfico.
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en general, de Creaciones Industriales confiere una protección temporalmente
limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para
los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que -además de
poseer ciertas características intrínsecas- sean nuevas e impliquen una
actividad inventiva, el Derecho de Marcas o, en general, de Signos Distintivos
otorga, en cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las
formas que distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o
servicios de otros idénticos o similares´. (Areán Lalín, “La protección de las
marcas tridimensionales”, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad
Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 8). (Proceso 64IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1543 de 19 de agosto de 2007, marca:
FIGURA CARACTERÍSTICA DE UNA UNIDAD AFEITADORA).
31. De igual forma, el Tribunal ha sostenido: “Según estos principios no podrán
registrarse como marca la forma de la que resulte alguna ventaja prácticamente
apreciable para el uso o fabricación del correspondiente producto o envase. Así
ocurrirá, según Fernández-Novoa, cuando la forma que pretende registrase
como marca contribuye decisivamente a que el producto o el envase sea más
duradero o más resistente; o bien cuando es menos costoso fabricar el
producto o el envase dotado con la forma que pretende registrase como marca
(…)” (Proceso 23-IP-98).
Requisitos y Efectos del registro.
32. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal: “La esencia del derecho sobre
el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular,
para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones
y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar
la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En
consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de
exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo
debe necesariamente registrarlo” (Proceso 55-IP-2002, publicado en la
Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002).
33. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que
ese registro le otorga como lo expresa el artículo 69 de la Decisión 344: “El
registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a
terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular
del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su
consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice
comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial”.
34. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su
novedad, el Tribunal entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de
la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho
accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su
descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente,
un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustente en
diferencias secundarias con otros diseños industriales.
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35. Por otra parte, el artículo 58 de la Decisión 344 remite a los artículos 82 y 83
de la normativa en mención, que tratan sobre las prohibiciones de carácter
absoluto y relativo en materia de marcas, a fin de que sean aplicados como
causales que impiden el registro de un diseño industrial. De esa manera, el
artículo 82 prohíbe el registro cuando: “b) Consistan en formas usuales de los
productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la
naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.
36. Asimismo, se tomará en cuenta lo señalado en el Proceso 97-IP-2014 sobre el
“Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia
externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico”.
37. El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los
diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada
enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una
función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.
38. De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño
industrial, una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden
técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una
función técnica.
39. Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una
consideración de orden técnico, es aquella que concede a un producto las
características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una
función técnica significa que sin estas características el producto no podría
obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las
necesidades que persigue.
40. De esta manera y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación
prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un
producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al
margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del
producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el
aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al
aporte técnico que tenga el diseño.
41. En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de
su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple
objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del
diseño.
42. Por lo tanto, corresponde al Juez consultante examinar el caso concreto y
determinar si el diseño industrial solicitado brinda una apariencia diferente
otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro.
3. LA DIVULGACIÓN PREVIA DEL DISEÑO INDUSTRIAL.
43. En el presente caso se señaló que el diseñador ha divulgado con anterioridad
el diseño industrial. Al respecto, cabe indicar que el artículo 71 de la Decisión
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344 señala que: “Son aplicables, en lo pertinente, las disposiciones de la
presente Decisión sobre patentes de invención relativas a los titulares del
registro”.
44. El artículo 3 de la Decisión 344 establece que: “Para efectos de determinar la
patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de
la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la
solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta
ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:
a) El inventor o su causahabiente;
b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma
que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente
presentada por el inventor o su causahabiente;
c) Un tercero que hubiese obtenido la información
indirectamente del inventor o su causahabiente;
directa
o
d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o,
e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la
invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando
para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla
pública para continuar con su desarrollo. En este caso, el interesado
deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una
declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente
exhibida y presentar el correspondiente certificado”.
45. El Juez Consultante deberá analizar si la divulgación del diseño industrial se
dio de conformidad con el artículo 3 de la Decisión 344 para, posteriormente,
analizar el requisito de novedad.
4. EL REQUISITO DE NOVEDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL.
46. La demandante señaló que el diseño industrial solicitado, PALETA PARA
MAQUILLAJE, no cumple con el requisito de novedad ya que antes de que la
Superintendencia de Industria y Comercio le otorgara el registro, se había
empezado a comercializar paletas para maquillaje con características
semejantes a las del diseño industrial mencionado.
47. Es así que el problema central del proceso interno es determinar si el diseño
industrial solicitado PALETA PARA MAQUILLAJE cumple con el requisito de
novedad. Por lo tanto, corresponde a este Tribunal desarrollar el requisito de
novedad exigida por la Decisión 344, para el registro del diseño industrial.
48. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para
la protección del diseño industrial.
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49. Como se dijo en los considerando precedentes, un diseño industrial es nuevo
si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad
invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción,
utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño
industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias segundarias
respecto diseño industrial.
50. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los
siguientes criterios3:
(1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado
momento;
(2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;
(3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un
determinado momento.
En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el
correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de
Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica4
a nivel mundial.
En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se
encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial5, mientras que
en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la
presentación de la solicitud no es conocido por las personas que integran un
círculo especializado de cuyo conocimiento depende la existencia de la
novedad.
51. De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá
que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el
patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de
referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la
creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas
estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario,
la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una
anticipación perjudicial para la novedad”6.
52. El artículo 59 de la Decisión 344 señala que los antecedentes sobre los
cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños
industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos o
cualquier otro medio.
Las Diferencias Secundarias.
53. El citado artículo 59 señala que las diferencias que debe poseer el diseño
solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no
3
4
5
6
OTERO LASTRES, José Manuel, “Reflexiones sobre el Concepto de Novedad en los Modelos
Industriales”, Actas de Derecho Industrial, Tomo 5, Madrid, 1979, pp. 371 y ss.
Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.
Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”.
OTERO LASTRES, José Manuel, “El Modelo Industrial”, Madrid, 1977, p. 359.
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meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que
ello no lo librará de ser confundible y, por lo tanto, de no ser registrable.
54. En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad,
deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros
que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se
considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino
uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro solo en características
secundarias.
55. Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la
impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos
interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro
diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo,
deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en
su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En
consecuencia, es el consumidor quien determinará si las diferencias
existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no,
en su elección de los productos en el mercado.
56. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva
al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre
dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un
consumidor medio le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en
comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno
de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son
consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre
ambos son sustanciales.
57. La Corte Consultante deberá tomar en consideración lo señalado al momento
de resolver el presente proceso.
5. ANÁLISIS DE OFICIO POR PARTE DE LA OFICINA NACIONAL
COMPETENTE.
58. En el presente caso, la SIC afirmó que como no se presentaron
observaciones no tenía la obligación de realizar el examen de novedad.
59. Al respecto, se debe tomar en cuenta que el artículo 64 de la Decisión 344
establece de manera expresa que: “Si no se presentaren observaciones o si
éstas fueran rechazadas, la oficina nacional competente procederá a practicar
el examen de novedad del diseño” (lo subrayado es nuestro).
60. Por lo tanto, la norma es clara al exigir que la SIC, aun cuando no se hayan
presentado observaciones al registro, sí tenía la obligación de realizar el
examen de novedad del diseño industrial solicitado.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
PRONUNCIAMIENTO:
DE
LA
COMUNIDAD
ANDINA
EMITE
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PRIMERO:
Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de
registro del diseño industrial ha sido derogada y reemplazada por
otra en el curso del procedimiento correspondiente, la norma
derogada será la aplicable para determinar si se han cumplido o no
los requisitos que se exigen para que se registre un diseño
industrial. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya
aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los
hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo
las etapas del procedimiento que se inicien a partir de ese
momento.
SEGUNDO:
Según lo señalado en la Decisión 344 se considera diseño industrial
a cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier
forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un
producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial,
sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo
o patrón para su fabricación.
TERCERO:
El Juez Consultante deberá analizar si la divulgación del diseño
industrial se dio de conformidad con el artículo 3 de la Decisión 344
para, posteriormente, analizar el requisito de novedad.
CUARTO:
Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la
forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia
distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el
patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma
será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias
respecto de las formas existentes.
Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la
impresión general que produzca en los círculos interesados del
público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya
sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño
con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al
producto, expresado en su apariencia estética.
La Corte Consultante debe examinar el caso concreto y determinar
si el diseño industrial PALETA PARA MAQUILLAJE posee la
suficiente novedad para acceder al registro.
QUINTO:
Si no se presentaren observaciones o si éstas fueran rechazadas,
la oficina nacional competente procederá a practicar el examen de
novedad del diseño.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente
interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo
tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
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De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,
firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en
su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la
presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina
para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 311-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 134 literal a) de la
misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República
de Colombia. Marca: “STICK PACK” (denominativa). Expediente Interno: 200700341
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, el primer días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la
solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de
Colombia.
VISTOS:
El Oficio 3946 de 18 de diciembre de 2014, recibido vía correo electrónico el
mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
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Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita
interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00341.
El Auto de 4 de marzo de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de
interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES:
1. Partes en el proceso interno:
Demandante:
INGENIO DEL CAUCA S.A.
Demandados:
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
República de Colombia
INGENIO RIOPAILA S.A. (ahora RIOPAILA AGRÍCOLA
S.A.)
2. Hechos:
1. El 28 de julio de 2005, la sociedad INGENIO RIOPAILA S.A. solicitó el registro
de la marca STICK PACK (denominativa) para distinguir productos de la
Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante,
Clasificación Internacional de Niza).
2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 555 de
2005 y, dentro del término oportuno, no fue objetada.
3. Mediante Resolución 2605 de 8 de febrero de 2006, la División de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el
registro de la marca STICK PACK (denominativa), para distinguir productos
de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que
cumplía con todos los requisitos previstos en las disposiciones legales
vigentes.
4. La sociedad INGENIO DEL CAUCA S.A. interpuso demanda de nulidad en
contra de la citada Resolución ante el Consejo de Estado.
5. El 22 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió
suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial del artículo 135
literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
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3. Argumentos de la demanda:
6. INGENIO DEL CAUCA S.A. sustentó su demanda sobre la base de los
siguientes argumentos:
-­‐ La denominación STICK PACK es ampliamente conocida y se utiliza de
manera generalizada en los medios comerciales y en el mercado
colombiano para designar un tipo específico de empaque o sistema de
envasado de productos.
-­‐ Varios proveedores del sistema STICK PACK lo ofrecen en Colombia para
la industria alimenticia y, en la actualidad, existe una amplia variedad de
productos alimenticios de diferentes empresas que ofrecen y venden con
este empaque o sistema.
-­‐ En consecuencia, el signo STICK PACK (denominativo) no es susceptible
de ser registrado como marca para distinguir productos alimenticios
comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en
la medida que consiste en el nombre corrientemente utilizado en los
medios comerciales para designar un empaque y un sistema de envasado
de tales productos.
-­‐ Asimismo, precisó que la denominación STICK PACK carece de carácter
distintivo porque no tiene la capacidad intrínseca para denotar el origen
empresarial de los productos que ampara, bien porque proporciona
información al público sobre un componente del producto (su empaque) o
bien porque describe una característica del mismo, como su presentación
comercial.
4. Argumentos de las contestaciones a la demanda:
7. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando
lo siguiente:
-­‐
La marca STICK PACK (denominativa) no describe en forma directa o
indirecta las características usuales de los productos de la Clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza ni es la designación común de los
productos de esta clase.
-­‐
Señala que el signo en debate posee capacidad distintiva suficiente para
identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de
Niza, razón por la cual es susceptible de ser registrada como marca por la
oficina nacional competente.
8. INGENIO RIOPAILA S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:
-
El signo STICK PACK (denominativo) es suficientemente distintivo y
consiste en un término de fantasía para los productos de la Clase 30 de la
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Clasificación Internacional de Niza, por cuanto no describe u ofrece al
público consumidor información sobre la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,
características o información del respectivo producto.
-
La expresión STICK PACK consiste en un fonema que no es conocido en
el idioma castellano y, por lo tanto, no puede catalogarse como descriptivo.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
9. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 1351
literales b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el
artículo 1342 literal a) de la misma normativa.
C. CUESTIONES A INTERPRETAR
1. La marca denominativa compuesta.
2. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.
3. Palabras en idioma extranjero. Signos de uso común, descriptivos y
genéricos.
4. Marcas de fantasía.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. LA MARCA DENOMINATIVA COMPUESTA.
10. En el presente caso, se debe tomar en cuenta que el signo solicitado STICK
PACK es uno de tipo denominativo compuesto, por lo que se considera
conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas
compuestas.
11. Dentro del Proceso 15-IP-2013, publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de
mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:
1
2
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
b) carezcan de distintividad;
(…)
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la
calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros
datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse
dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto
o servicio de que se trate;
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o
servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún
caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras.
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“Las marcas denominativas, llamadas también nominales o
verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una
o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente
estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que
puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se
subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación
conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto
identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión
alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del
producto que va a identificar”.
12. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que
son los integrados por dos o más palabras, números, entre otros. Al respecto,
el Tribunal ha establecido dentro del Proceso 13-IP-2001, publicado en la
Gaceta Oficial 677 de 13 de junio de 2001, que: “No existe prohibición alguna
para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas
formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras,
con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico
(...)”.
13. El Juez Consultante deberá tomar en cuenta para el examen de
registrabilidad que el signo solicitado es de tipo denominativo compuesto, de
conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial.
2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD.
14. En el presente caso, INGENIO DEL CAUCA S.A. interpuso demanda de
nulidad contra la Resolución 2605 de 8 de febrero de 2006, que concedió el
registro de la marca STICK PACK (denominativa), alegando que ésta carecía
de carácter distintivo debido a que no tenía la capacidad intrínseca para
denotar el origen empresarial de los productos que ampara.
15. Es importante advertir que el artículo 135 literal a) de la Decisión 486, eleva a
causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se
desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es
irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación
gráfica o de perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de
distintividad, una vez más, está consagrada como causal de nulidad absoluta
de manera independiente en el artículo 135, literal b).
16. De lo expuesto se puede observar que la distintividad tiene un doble aspecto:
1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual implica que el signo cuyo
registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios,
independientemente de la clase a la que pertenezca, este tipo se distintividad
se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486; y 2)
Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo
contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el
producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el
artículo 135 literal b) de la normativa en mención.
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17. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia
Europeo:
“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de
una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los
productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por
otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que
está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que
“no es necesario que la marca permita que el público al que va
dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del
servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”,
pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al
consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio
designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y
que cuando los productos designados en la solicitud de registro van
destinados a los consumidores en general, “se supone que el público
correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en
cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la
imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente,
tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del
consumidor medio puede variar en función de la categoría de
productos contemplada”3 (lo subrayado es nuestro).
18. Por lo tanto, la Corte Consultante debe analizar en primer lugar si el signo
solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, debe evaluar si
posee aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende
distinguir en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. SIGNOS DE USO COMÚN,
DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS.
19. En atención a que el signo solicitado STICK PACK (denominativo) está
compuesto por palabras en inglés que significan “envase o empaque de
barras o palillos”4, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma
extranjero utilizadas en la conformación de marcas.
20. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre
de 2013, expedida en el marco del Proceso 146-IP-2013:
“Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero
que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de
los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como
signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como
marca.
3
4
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre
de 2002.
Véase en: www.wordreference.com.
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No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las
palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del
conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario,
habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o
descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le
otorguen distintividad al conjunto de la marca”.
21. Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, ha
manifestado dentro del Proceso 69-IP-2001, publicado en la Gaceta Oficial
759 de 6 de febrero de 2002, lo siguiente:
“(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz
al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca
examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse
como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo
establecido en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o
descriptivo de una marca no está referido a su denominación en
cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas
expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de
uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son
comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a
su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido
adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los
Países Miembros (…)”.
22. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la
denominación STICK PACK -del idioma inglés- es conocida o no por el
público consumidor. De tratarse de una denominación conocida, se deberá
tomar en cuenta lo relacionado a los signos de uso común, descriptivos y
genéricos, en virtud que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el
signo STICK PACK (denominativo) constituye un término utilizado para
designar un empaque y un sistema de envasado de productos alimenticios.
Signos de uso común.
23. Si bien en el artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso
común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente
distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro. El titular de dicha
marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser
utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil
porque tiene una fuerza limitada de posición, ya que las palabras de uso
común se deben excluir del cotejo5.
5
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común
sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y
sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva,
necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de ser marca. Esto necesariamente
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24. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las
palabras de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de
las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que
se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso,
la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la
condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.
25. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro
de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio
público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al
ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los
siga utilizando. Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras
necesarias en beneficio de unos pocos.
26. Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a
otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como
veremos a continuación.
Signos descriptivos:
27. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló
lo siguiente:
“En primer lugar, deviene necesario precisar que el signo descriptivo
no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va
a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus
propiedades o características. El literal e) del artículo 135 de la
Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos”.
28. La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen
exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen,
la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los
productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros
productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá
ser registrado.
29. El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo
es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio
que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta
espontáneamente suministrada –por ejemplo por un consumidor medio– es
igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la
naturaleza descriptiva de la denominación”6.
30. La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser
aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los
6
tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de
uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos
Aires, Argentina, 2010, p. 215.
Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686 de 10 de julio de 2001,
citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”,
publicado en la Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995.
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bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso,
cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de
calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas
clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su
utilización en diversos productos o servicios.
31. Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones
descriptivas, en este caso, como se dijo, su titular no puede atribuirse la
exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de
terceros.
Signos genéricos
32. Dentro del Proceso 17-IP-2013, publicado en la Gaceta Oficial 917 de 10 de
abril de 2003, el Tribunal ha sostenido al referirse al signo genérico, que la
dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el
criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que
pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor
de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser
genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en
relación con otros. Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede
desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio
y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”.
33. Sobre lo expuesto el Tribunal ha expresado dentro del Proceso 7-IP-2001,
publicado en la Gaceta Oficial 661 de 11 de abril de 2001: “(...) para fijar la
genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al
producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge
exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente
distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser
registrada como marca.
34. Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no
deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si
existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las
marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se
enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en
el elemento diferente que integra el signo.
35. Sin embargo, al igual que se manifestó al tratarse los signos que contienen
palabras de uso común, el signo compuesto, formado por uno o más vocablos
genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un
conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con
dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la
utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil.
36. Finalmente, este Tribunal considera necesario hacer la siguiente aclaración
respecto a los signos tratados, la cual se encuentra recogida en el Proceso
29-IP-2013 en el que se estableció:
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“Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una
clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o
usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no
serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin
embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y
servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y,
de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se
podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común
en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o
relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o
servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se
cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un
signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser
utilizado por los comerciantes de productos y servicios íntimamente
relacionados”.
37. La Corte Consultante debe considerar este aspecto al momento de dictar su
resolución. Por lo tanto, debe verificar si en efecto la denominación STICK
PACK es por sí sola capaz de identificar productos de la Clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza, sin que cause perjuicio a sus
competidores.
4. MARCAS DE FANTASÍA.
38. La sociedad demandada sostuvo que el signo solicitado STICK PACK
(denominativo) no tiene un significado conocido, por lo que se trata de un
signo de fantasía. Por consiguiente, se hace necesario abordar el tema de los
signos de fantasía.
39. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15
de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:
“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus
autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero
que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo
significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna
de sus propiedades”.
40. Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la
siguiente manera:
“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario
que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o
concepto; también lo son las palabras con significado propio que
distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus
propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es
la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones
originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de
palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las
marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de
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septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial 989 de 29 de
septiembre de 2003).
41. Sobre la base de lo expuesto, se concluye que los signos de fantasía tienen
generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados
poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o
semejantes.
42. En consecuencia, la Corte Consultante deberá establecer el carácter de
fantasía del signo STICK PACK (denominativo), para así poder determinar su
carácter distintivo.
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o
fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números,
individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto
o un todo pronunciable, que puede o no tener significado
conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se
encuentran integrados por dos o más palabras.
El Juez Consultante deberá tomar en cuenta para el examen de
registrabilidad que el signo solicitado es de tipo denominativo
compuesto, de conformidad con lo señalado en la presente
interpretación prejudicial.
SEGUNDO:
La Corte Consultante debe analizar en primer lugar si el signo
solicitado STICK PACK (denominativo) tiene aptitud distintiva en
abstracto y, de ser así, debe evaluar si posee aptitud distintiva en
concreto respecto de los productos que pretende distinguir en la
Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO:
En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la
denominación STICK PACK -del idioma inglés- es conocida o no
por el público consumidor. De tratarse de una denominación
conocida, se deberá tomar en cuenta lo relacionado a los signos de
uso común, descriptivos y genéricos, en virtud que en el proceso
interno se controvierte el hecho de si el signo STICK PACK
(denominativo) constituye un término utilizado para designar un
empaque y un sistema de envasado de productos alimenticios.
CUARTO:
Los signos compuestos por una o más palabras en idioma
extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo
un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían
considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede
registrarlos como marca. La Corte Consultante deberá establecer
el carácter de fantasía del signo STICK PACK (denominativo), para
así poder determinar su carácter distintivo.
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De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente
interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo
tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,
firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en
su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Gustavo García Brito
SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la
presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina
para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú