Año XXXII – Número 2489 Lima, 20 de abril de 2015

 Año XXXII – Número 2489
Lima, 20 de abril de 2015
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
Proceso 228-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a), b) y
g) y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud
formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del
Perú. Marca: CASA AHORRO (mixta). Expediente Interno:
16875-2013.............. ........................................................................... 1
Proceso 230-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de
oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literal h), 224 y 228
de la misma normativa; con fundamento en la consulta
solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la
Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.
Actor:
BAVARIA
S.A.
Marca:
CLUB
ESPECIAL
(denominativa). Expediente Interno: 2372-2011-0-1801-JRCA-05................................................................................................... 13
Proceso 240-IP-2014
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal
a), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta
solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la
Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.
Actor: UNILEVER N. V. Marca: AXE TWIST (denominativa).
Expediente Interno: 6861-2010-0-1801-JR-CA-02................. ........... 36
PROCESO 228-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a), b) y g) y 135 literales b) y
e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en
la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. Marca: CASA AHORRO
(mixta). Expediente Interno: 16875-2013
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito,
a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince.
VISTOS:
El Oficio 299-2014-SCS-CS de 22 de octubre de 2014, recibido en este Tribunal vía
courier el 5 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, solicita a este
Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 16875-2013.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.
A. Antecedentes:
Recurrente:
EAFC MAQUISISTEMA S.A.
Parte contraria:
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI),
República del Perú.
1. Hechos:
1.
El 11 de noviembre de 2008, EAFC MAQUISISTEMA S.A. solicitó el registro de la
marca de CASA AHORRO (mixta) para distinguir “servicios brindados en fondos
colectivos” de la Clase 36 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación
Internacional de Niza).
2. Mediante Resolución 6425-2009/DSD-INDECOPI de 28 de abril de 2009, la Dirección
de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado, ya que la
denominación CASA AHORRO y logotipo no es capaz de identificar los servicios que
pretende distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. El 18 de mayo de 2009, EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso recurso de apelación.
4. Mediante Resolución 2587-2009/TPI-INDECOPI de 5 de octubre de 2009, la Sala de
Propiedad Intelectual del Tribunal del Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 6425-2009/DSD-INDECOPI,
mediante la cual se denegó, de oficio, el registro del signo solicitado.
5. El 14 de enero de 2010, EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso demanda
contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2587-2009/TPI-INDECOPI.
6. Mediante sentencia de primera instancia de 31 de mayo de 2012, se declaró
infundada la demanda.
7. EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso recurso de apelación.
8. Mediante sentencia de segunda instancia de 23 de julio de 2013, se declaró
infundada la demanda.
9. El 7 de noviembre de 2013, EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso recurso
extraordinario de casación.
10. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia, República del Perú, solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de
resolver el proceso interno 16875-2013.
2.
Argumentos de la demanda:
11. La demandante EAFC MAQUISISTEMA S.A. señaló lo siguiente:
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El INDECOPI no ha tomado en cuenta que el 30 de noviembre de 2001 otorgó a
favor de un tercero el registro de la marca CASA PLAN en la Clase 36 de la
Clasificación Internacional de Niza relacionado con los servicios que brindan las
Administradoras de Fondos Colectivos. En tal sentido, se debió otorgar el registro
del signo solicitado.
La frase CASA AHORRO resulta ser de fantasía y, en ese sentido, cuenta con la
capacidad distintiva necesaria para ser registrada como marca.
El signo solicitado no representa una denominación genérica dentro de la Clase
36 de la Clasificación Internacional de Niza, ni es utilizada en el mercado de
manera habitual o común para los servicios que se pretenden distinguir. No se
limita a informar al consumidor acerca de las características de los servicios a
distinguir de manera directa, sino de forma sugestiva obligando al consumidor a
utilizar su imaginación.
3. Fundamentos de la contestación a la demanda:
12. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:
- El signo solicitado constituido por la denominación CASA AHORRO y logotipo no
es capaz de identificar los servicios que pretende distinguir en la Clase 36 de la
Clasificación Internacional de Niza. En efecto, el signo solicitado está conformado
por las denominaciones CASA y AHORRO, las que por sí solas no están dotadas
de los atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifique y diferencie
los servicios que pretende distinguir, toda vez que no serán percibidas por el
público usuario como un signo distintivo de un determinado origen empresarial, ya
que la denominación CASA AHORRO alude a un sistema en el cual se ahorra o
guarda dinero para la adquisición de un inmueble.
- La denominación CASA AHORRO apreciada en su conjunto, será percibida por el
público usuario como una expresión que señala que un mecanismo o un sistema
por el cual se pretende adquirir un inmueble a través del ahorro, por lo que
constituye una denominación que por sí sola carece de la capacidad distintividad
para constituirse en marca.
- Cabe señalar que si bien el signo solicitado está formado también por la
representación estilizada de un techo y una línea recta de color azul, la grafía del
elemento denominativo y la combinación de colores, se trata de elementos que no
le aportan la aptitud distintiva que requiere para acceder al registro como marca;
toda vez que éstos solo refuerzan el concepto del elemento denominativo. Es
decir, que se trata de un sistema en el cual se ahorra dinero para la adquisición de
un inmueble.
- Es por ello, que sobre la denominación CASA AHORRO no puede recaer un
derecho de exclusiva con relación a los servicios que se pretende distinguir, sino
que por el contrario, debe permanecer en el dominio público a fin de que pueda
ser utilizada por cualquier empresario en la prestación y promoción de sus
servicios.
- El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida
por el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, por lo que no corresponde acceder
a su registro.
- El signo solicitado contiene palabras descriptivas, por lo que se encuentra incurso
en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486.
4.
Argumentos de la sentencia de primera instancia:
13. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que: La marca CASA
AHORRO (mixta) es un signo descriptivo y no evocativo, encontrándose dentro de
las causales de prohibición que señala el artículo 135 de la Decisión 486.
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5. Argumentos del recurso de apelación:
14. La demandante presentó recurso de apelación reiterando lo señalado en su
demanda.
6. Argumentos de la sentencia de segunda instancia:
15. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que: El signo solicitado no
es capaz de identificar en el mercado los servicios que pretende distinguir en la
Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, pues resulta ser incapaz de
individualizar los servicios que se pretenden distinguir, dado que no puede estar
sometido a apropiación exclusiva.
7. Argumentos del recurso extraordinario de casación:
16. EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso recurso extraordinario de casación por la
interpretación errónea de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486
alegando que “la Sala de vista resolvió sin haber tomado en consideración para la
determinación del carácter evocativo de la marca solicitada, la definición de los
servicios de administración de fondos colectivos, por lo que resulta imposible
determinar de un modo adecuado la descriptividad o no de una marca sino se analiza
la misma en función a la definición de los servicios que se pretenden distinguir, en
este caso, los servicios de administración de fondos, cuyas características esenciales
no son descritas a través de la marca”.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
17. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 1341 y 135
literales b) y e)2 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede
la interpretación solicitada y se limitará el artículo 134 a sus literales a), b) y g).
C. CUESTIONES A INTERPRETAR:
1. La causal de irregistrabilidad absoluta: la falta de distintividad.
2. Los signos descriptivos y genéricos.
3. La marca mixta.
1
2
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;
(…)
g) lquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
b) carezcan de distintividad;
(…)
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para
describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de
producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios
para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios.
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4. Marcas evocativas.
5. Autonomía de la Oficina Nacional Competente. Denegatoria de oficio.
D.
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:
1.
LA CAUSAL DE
DISTINTIVIDAD.
IRREGISTRABILIDAD
ABSOLUTA:
LA
FALTA
DE
18. En el presente caso, el INDECOPI denegó de oficio el registro solicitado, ya que la
denominación CASA AHORRO apreciada en su conjunto, será percibida por el
público usuario como una expresión que señala que es un mecanismo o un sistema
por el cual se pretende adquirir un inmueble a través del ahorro, por lo que constituye
una denominación que por sí sola carece de la capacidad distintividad para
constituirse en marca.
19. Dentro del Proceso 104-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal ha
señalado que: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente
condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de
representación gráfica. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la
marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser
registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad”.
20. A manera ilustrativa, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas:
“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca
ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para
los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del
público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos
productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público
al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio,
transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función
esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el
origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002,
asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de
registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el
público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la
circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta
que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el
hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función
de la categoría de productos contemplada” (lo subrayado es nuestro).
21. El Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado CASA AHORRO (mixto) es
distintivo respecto de “servicios brindados en fondos colectivos” que pretende
distinguir en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
2. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS.
22. El INDECOPI denegó el registro del signo solicitado, ya que sobre la denominación
CASA AHORRO no puede recaer un derecho de exclusiva en relación con los
servicios que se pretenden distinguir, sino que por el contrario, debe permanecer en
el dominio público a fin de que pueda ser utilizada por cualquier empresario en la
prestación y promoción de sus servicios. Por lo tanto, el INDECOPI señaló que el
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signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida por el
artículo 135 literal e) de la Decisión 486.
23. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo
siguiente:
Signos descriptivos.
“En primer lugar, deviene necesario precisar que el signo descriptivo no tiene poder
identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto
o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. El literal e) del
artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos descriptivos.
Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente:
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de
los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o
indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios” (lo subrayado es nuestro).
24. La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen
exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época
de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los
servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo
no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
25. El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es
descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se
pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente
suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación
de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la
denominación”3.
26. La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados
como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los
servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la
medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o
servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva,
por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.
27. Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas,
en este caso, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas
expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros.
Signos genéricos.
28. El artículo 135 de la Decisión 486 contempla los impedimentos absolutos. No podrán
registrarse como marcas los signos que: “consistan exclusivamente en un signo o
3
Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686 de 10 de julio de 2001,
citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”,
publicado en la Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995.
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indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se
trate”.
29. Al respecto, este Tribunal ha señalado que “la denominación genérica determina el
género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho
exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de
ventaja injusta frente a otros empresarios.
30. “La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?,
en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la
denominación genérica. Un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en
alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí
sólo pueda servir para identificarlo” (lo subrayado es nuestro)4.
31. En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos,
tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto
suficientemente distintivo.
32. Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren
conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta
al efectuar el examen de registrabilidad. La exclusividad del uso que confiere el
derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas,
que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular.
33. En el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el
examen de registrabilidad, éstas no deben considerarse, tal circunstancia constituye
una excepción a la regla de que el examen de los signos debe realizarse atendiendo a
una simple visión de los signos, en donde el todo prevalece sobre sus partes o
componentes.
34. En los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras
descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que
integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles.
35. Corresponderá al Juez Consultante determinar si el signo CASA AHORRO (mixto) es
un signo descriptivo o genérico para distinguir “servicios brindados en fondos
colectivos”5 de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
3.
LA MARCA MIXTA.
36. En el presente caso, EAFC MAQUISISTEMA S.A. solicitó el registro de la marca
CASA AHORRO (mixta) para distinguir “servicios brindados en fondos colectivos” de
la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
4
PROCESO 50-IP-2011. Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. Marca: “RON
LIMÓN PALO VIEJO” (mixta).
5
“El préstamo hipotecario no es la única vía para hacer realidad el sueño de la casa propia,
también puede concretarlo a través de los fondos colectivos inmobiliarios (FCI). Éstos
representan una alternativa de ahorro programado que les permite adquirir, construir o
remodelar un inmueble para uso familiar o comercial. (…) En principio, los clientes
interesados eligen hacerse de un certificado de participación del monto que requieren para la
inversión inmobiliaria que varía entre US$ 12,500 y US$ 25,000 cuyo plazo para juntar el
dinero es de 80 meses. (…) Precisan que los clientes pueden comprar más de un certificado
a fin de cubrir el valor del inmueble que desean adquirir”.
Véase: http://gestion.pe/noticia/701826/ya-hay-fondos-colectivos-casas
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37. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo
siguiente:
“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico. El
primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable,
dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos
o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar
gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas6,
logotipos7, íconos, etc. Por lo general el elemento denominativo del signo mixto
suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la
mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a
través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca. Sin
embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder
que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color,
diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor”.
38. El Tribunal ha realizado las siguientes consideraciones al respecto:
“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del
elemento denominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el
registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos
por separado’. (…) en general, el elemento denominativo de la marca mixta
suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza
expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que
no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento
gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento
dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia
cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente
en un dibujo abstracto”.
39. La Corte Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto
solicitado a registro y, posteriormente, proceder al examen de registrabilidad.
4.
MARCAS EVOCATIVAS.
40. EAFC MAQUISISTEMA S.A. interpuso recurso extraordinario de casación por la
interpretación errónea de los artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486
alegando que “la Sala de vista resolvió sin haber tomado en consideración para la
determinación del carácter evocativo de la marca solicitada, la definición de los
servicios de administración de fondos colectivos, por lo que resulta imposible
determinar de un modo adecuado la descriptividad o no de una marca sino se analiza
la misma en función a la definición de los servicios que se pretenden distinguir, en
este caso, los servicios de administración de fondos, cuyas características esenciales
no son descritas a través de la marca”.
6
7
“El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente
cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge,
“DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 2010, p.
33.
Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: “Logotipo:
(…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa,
conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA
LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. Edición. 2001.
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41. Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo
siguiente:
Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas
características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer
uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este
objeto.
Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una
característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la
marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la
marca o signo y el producto o servicio8.
Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la
mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un
desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del
consumidor del producto amparado por el signo.
El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la
marca y es, por lo tanto, registrable. No existe un límite exacto para diferenciar
los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la
autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas
son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el
derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los
productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que
supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas
evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así
las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que
expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para
asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado
servicio”9.
42. El Tribunal señala respecto de los signos evocativos:
“Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de
fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo,
como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a
chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de
superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc. En este sentido la
doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”10.
43. Dentro del Proceso 164-IP-2012, este Tribunal precisó que si bien la marca evocativa
es registrable, “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o
servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo
marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de
8
9
10
Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de
2001.
Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso 7IP-95. Caso “COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-IX-95.
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signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso
de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso
común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo
tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen
dichos elementos”.
44. En el presente caso el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado CASA
AHORRO (mixto) sería evocativo de los “servicios brindados en fondos colectivos” de la
Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
5.
AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. DENEGATORIA DE
OFICIO.
45. Como quiera que en el presente caso la autoridad competente llevó a cabo un examen
de oficio, se hace necesario tratar el tema del análisis de registrabilidad que realizan las
oficinas nacionales competentes.
46. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo
siguiente:
47. El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina se encuentra
soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales
competentes en cada País Miembro.
48. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras
oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación
con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las
decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del Derecho de
marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de
prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de
ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas”.
49. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas
significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas,
sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en
otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo
anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto
no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros
Países. O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco
significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de
presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo
País que negó el registro” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de
agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553 de 15
de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M”).
50. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el
procedimiento del registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas
Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:
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“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales11 ha abordado el tema del
examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos,
determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:
1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional
Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren
presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.
2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al
analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple
con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486; para luego
determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales
de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma
norma.
3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la
Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si
el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad
contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no
idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro
o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar
un riesgo de confusión o de asociación” (Proceso 180-IP-2006. Interpretación
Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena 1476 de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA
MONA”).
51. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe
ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca. Esto
quiere decir que la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto
dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que
se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado,
se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.
52. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y
motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por
otras oficinas de registro, como con las decisiones emitidas por la propia oficina. Esto
significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso
concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones
presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión,
independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
53. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) El principio de
independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que,
de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la
decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable
el criterio adelantado”12.
11
12
Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7
de julio de 2004 emitida dentro del Proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005
emitida dentro del Proceso 03-IP-2005; e, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005 emitida
dentro del Proceso 167-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el Proceso 22-IP-2012, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2069 de 5 de julio de 2012.
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54. No se está afirmando que la Oficina Nacional Competente no tenga límites a su
actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino
que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con
las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que
obran en cada trámite. Además, los límites en la actuación de dichas oficinas se
encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones
judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.
PRONUNCIAMIENTO:
Primero:
La Corte Consultante debe tomar en cuenta que el signo solicitado “CASA
AHORRO” es uno de tipo mixto, a fin de realizar el examen de registrabilidad
correspondiente.
Segundo: La Corte Consultante deberá analizar si el signo solicitado CASA AHORRO
(mixto) incurre en una causal de irregistrabilidad absoluta por no ser apto para
funcionar como marca, según lo determinado por los artículos 134 y 135 de la
Decisión 486. El Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado es
distintivo respecto de los servicios que pretende distinguir en la Clase 36 de la
Clasificación Internacional de Niza.
Tercero:
El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como
marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca
de las características u otros datos del servicio de que se trate, comunes a
otros servicios del mismo género.
En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas,
éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen de registrabilidad.
Cuando el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas o
genéricas, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones
ni prohibir su utilización por parte de terceros.
Cuarto:
Quinto:
Corresponderá al Juez Consultante determinar si el signo CASA AHORRO
(mixto) es un signo descriptivo o genérico para distinguir los “servicios
brindados en fondos colectivos” de la Clase 36 de la Clasificación Internacional
de Niza.
En el presente caso el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado
CASA AHORRO (mixto) sería evocativo de los servicios brindados en fondos
colectivos de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
El examen de registrabilidad debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo,
tanto en relación con las decisiones emitidas por otras Oficinas Nacionales
Competentes, como en relación con anteriores decisiones emitidas por la
propia oficina.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno la Corte consultante deberá
aplicar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
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Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (E)
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 230-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136
literal h), 224 y 228 de la misma normativa; con fundamento en la consulta
solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima,
República del Perú. Actor: BAVARIA S.A. Marca: CLUB ESPECIAL (denominativa).
Expediente Interno: 2372-2011-0-1801-JR-CA-05.
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del
mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación
Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la
República del Perú.
VISTOS:
El Oficio 2372-2011-0/5va SECA-CSJLI-PJ del 6 de noviembre del 2014, recibido vía
correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte
Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación
prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2372-2011-0-1801-JR-CA-05.
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El 13 de enero de 2015, la Corte Consultante envió al Tribunal la Resolución 5 de 13 de
junio de 2014.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la
presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES
1.
Partes en el proceso interno:
Demandante:
BAVARIA S.A.
Demandados:
INSTITUTO
NACIONAL
DE
DEFENSA
DE
LA
COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ
ACAVA LIMITED
2.
Hechos:
2.
El 3 de abril de 2009, ACAVA LIMITED, de Malta, solicita el registro de la marca de
producto conformada por la denominación CLUB ESPECIAL (denominativa), para
distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la Clase 33 del Arreglo de Niza
Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de
las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza).
3.
El 13 de agosto de 2009, BAVARIA S.A., de Colombia, formula oposición sobre la
base de la marca CLUB COLOMBIA y logotipo (Certificado 509), para distinguir
productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.
Mediante Resolución 602-2010/CSD-INDECOPI de 8 de marzo de 2010, la Comisión
de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición formulada y, en
consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado. BAVARIA S.A. presentó recurso
de apelación.
5.
Mediante Resolución 187-2011/TPI-INDECOPI de 26 de enero de 2011, la Sala de
Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 602-2010/CSD-INDECOPI
que resolvió declarar infundada la oposición formulada y, en consecuencia, otorgó el
registro del signo solicitado.
6.
El 28 de abril de 2011, BAVARIA S.A. presenta demanda contencioso administrativa,
a fin de anular la Resolución 187-2011/TPI-INDECOPI.
7.
El Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la
Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, dictó Sentencia el 25 de julio
de 2012 mediante Resolución 6, declarando infundada la demanda.
8.
El 10 de septiembre de 2012, BAVARIA S.A. interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia.
La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad
en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso
y, en consecuencia, solicita interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de
la Decisión 486 de la siguiente manera:
9.
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“1.Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos con
signos distintivos semejantes pertenecientes a clases distintas pero conexas.
2. Cómo debe interpretarse la conexión competitiva, así como los canales de
comercialización y publicidad de dichos productos.
3. Cómo debe interpretarse el riesgo de confusión en signos distintivos que
contienen como común denominador una palabra”.
3.
Argumentos de la demanda:
10. La demandante BAVARIA S.A. señaló lo siguiente:
- Es titular de la marca CLUB COLOMBIA y logotipo (Certificado 509), para
distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Los productos que distinguen los signos en cuestión se encuentran vinculados.
- La denominación ESPECIAL que presenta el signo solicitado constituye un
elemento descriptivo y comúnmente utilizado para distinguir productos de la Clase
33 de la Clasificación Internacional de Niza.
- La semejanza entre los signos en cuestión radica en el hecho que presentan en
su conformación la palabra CLUB. Asimismo, existe una semejanza conceptual
entre los mismos.
- Su marca registrada goza de la calidad de marca notoriamente conocida en el
mercado colombiano.
- Si bien existen diversas marcas registradas en la Clase 33 de la Clasificación
Internacional de Niza que presentan la denominación CLUB, considera que la
Autoridad ha cometido un error al permitir la coexistencia de las mismas, más aún
si el término CLUB aplicado a cervezas y otros productos de la Clase 33 de la
Clasificación Internacional de Niza constituye una denominación arbitraria.
- El signo solicitado se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas en los
literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486.
- COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. (ahora CERVECERÍA
NACIONAL CN S.A.), es titular de la marca CLUB PREMIUM (Certificado 72659),
es una empresa subsidiaria de BAVARIA S.A., por lo que si bien dicha marca y su
marca registrada se encuentran registradas a favor de distintos titulares, no afecta
el interés de los consumidores dado que constituyen empresas vinculadas.
- No se puede permitir la dilución de la marca notoriamente conocida CLUB
COLOMBIA.
4.
Argumentos de la contestación a la demanda:
11. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:
-
Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión
en el público consumidor.
- La marca CLUB COLOMBIA es notoria en relación con las cervezas. No obstante,
se deja constancia de que si bien la palabra CLUB es frecuentemente utilizada
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dentro de varias marcas en relación con los productos de las Clases 32 y 33 de la
Clasificación Internacional de Niza, es un término arbitrario.
- Existe conexión competitiva entre las Clases 32 y 33 de la Clasificación
Internacional de Niza.
- En el presente caso, no obstante la conexión competitiva entre los productos a
distinguir, dadas las diferencias existentes entre los signos confrontados, sumado
al hecho de que CLUB es una palabra de uso común, la coexistencia de los
signos confrontados no producirá riesgo de confusión.
- No es susceptible de causar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca
notoria.
- No es susceptible de causar riesgo de dilución de la fuerza distintiva o del valor
comercial y publicitario de la marca notoria.
12. Por su parte, ACAVA LIMITED manifestó lo siguiente:
- Es titular de las marcas CLUB ESPECIAL y logotipo (Certificado 143962), CLUB
ESPECIAL BEST QUALITY BEER y logotipo (Certificado 143963), registradas en
la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
- La denominación CLUB está contenida en diversas marcas registradas en la
Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
- No existe conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en
cuestión, sino que sólo un producto está relacionado con los que distingue la
marca registrada, como es la cerveza respecto a las bebidas alcohólicas.
- Los signos en cuestión no son similares debido a que presentan diferentes
elementos gráficos y cromáticos. Asimismo, si bien comparten la denominación
CLUB, no resulta relevante dado que forma parte de diversas marcas registradas
en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Si bien la opositora alega que su marca registrada goza de la calidad de marca
notoriamente conocida, ésta no ha presentado suficientes documentos que
acrediten tal calidad.
5.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia:
13. El juzgado declaró infundada la demanda, ya que los signos confrontados no son
similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
6.
Argumentos del recurso de apelación:
14. BAVARIA S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia reiterando los argumentos de la demanda.
B.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
15. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 1361 literal a) de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación
1
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
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C.
solicitada; y, de oficio, se interpretarán los artículos 1342 literal a), 1363 literal h), 2244
y 2285 de la misma normativa.
CUESTIONES A INTERPRETAR
16. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente
interpretación prejudicial son los siguientes:
1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e
ideológica. Riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación. Reglas para
realizar el cotejo de marcas.
2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
3. Palabras de uso común. Palabras descriptivas.
4. La marca notoria y su prueba. La dilución de la marca notoria. Sobre el
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria.
5. Conexión competitiva entre las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de
Niza.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
2
3
4
5
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún
caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras.
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de
un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un
riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario.
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en
cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual
se hubiese hecho conocido.
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros,
los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País
Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País
Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los
productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad,
productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se
alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la
protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en
determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del
signo en el País Miembro en que se busca protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País
Miembro o en el extranjero.
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1.
IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD
GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA,
INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE
MARCAS.
17. En el presente caso, ACAVA LIMITED, de Malta, solicitó el registro de la marca
CLUB ESPECIAL (denominativa) para distinguir “bebidas alcohólicas (excepto
cerveza)” de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. BAVARIA S.A, de
Colombia, formuló oposición sobre la base de su marca CLUB COLOMBIA y logotipo
(Certificado 509), que distingue “cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y
otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas” en la
Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
18. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:
“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como
marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el
literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la
de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de
diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra
empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de
exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de
oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.6
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado
que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre
ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor
de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y
complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista
identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada
uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no
sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos
productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de
simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar
a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión
posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad
corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del
juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la
doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de
confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la
doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es
necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:
La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los
segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o
6
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden
inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un
sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos,
de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o
terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades
de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión
entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar
idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto,
cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se
estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Riesgo de confusión: directa, indirecta y de asociación.
Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es
necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores,
sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para
que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la
falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos
los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser
distintivo'.7
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será
necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa,
tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por
ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en
función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar
lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de
identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un
servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que
implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la
indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya,
en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le
ofrecen, un origen empresarial común.8
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y
los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i)
que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o
servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre
los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los
productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre
éstos.9
7
8
9
Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que
se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas
idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de
asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal
d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de
asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que
el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica’ (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: ‘SHERATON’,
publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008).
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto
o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del
surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la
actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los
siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de
manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El
segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la
percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación
aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes,
auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último
criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo
o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este
punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se
atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea
denominativa o gráfica”.10
Reglas para realizar el cotejo de marcas
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas
originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:
Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las
marcas.
Regla 2.- Las
simultáneamente.
marcas
deben
examinarse
sucesivamente
y
no
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador
presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.11
10
11
Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998,
marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial
Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.
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Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista
Breuer Moreno ha manifestado:
‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el
cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase
de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el
consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión
frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el
comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad
penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que
el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan
ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada
componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra
marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y
no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación
utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el
método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis
simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas
las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema
recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de
la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se
procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de
‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de
marcas.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos
que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante
disposición de esos elementos’12.
(…)”.
19. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que
pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión
en el público consumidor.
2.
COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.
20. En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado CLUB ESPECIAL
(denominativo) con la marca registrada CLUB COLOMBIA (mixta). Al respecto, se
tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013,
marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de
2013:
12
Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de
2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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“Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan
expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o
números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un
todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de
marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación
conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por
la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y
la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos,
que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el
Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a
registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de
una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación
conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001,
publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias
palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos
elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea
sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el
mercado. La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha
solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no
a sus elementos por separado’”.13
Comparación entre signos denominativos y mixtos:
21. La Corte Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas
debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor
influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
22. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que
esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que
con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo
mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los
consumidores”.14
23. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el
elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando
las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la
marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la
confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito
comercial.
24. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas
denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal,
como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX.
13
14
Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial:
BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.
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“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la
totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y
gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio
comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las
marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de
especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan
atenuada función diferenciadora.”
“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba
tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de
distinguir.”
“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza
de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia
decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”
“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión
que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar
en los consumidores”15.
25. En este orden de ideas, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión
que pudiera existir entre los signos confrontados.
3.
PALABRAS DE USO COMÚN. PALABRAS DESCRIPTIVAS.
26. Se interpretará el tema de las palabras de uso común en virtud a que en el proceso
interno se controvierte el hecho de si el signo solicitado CLUB ESPECIAL
(denominativo) está conformado por elementos de uso común como la palabra
“CLUB”.
Palabras de uso común:
27. Si bien en el artículo 13516 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por
designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas
con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se
puede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que las
expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto
quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya
que las palabras de uso común se deben excluir del cotejo17.
15
16
17
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial
Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o
servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común
sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y
sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva,
necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de ser marca. Esto necesariamente
tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de
uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos
Aires, Argentina, 2010, p. 215.
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28. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de
uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe
realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el
todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en
el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del
conjunto de dicho signo distintivo.
29. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de
marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público,
puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos
vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos
pocos.
30. Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros
que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como veremos a
continuación.
Signos descriptivos:
31. Por otro lado, la demandante BAVARIA S.A. sostuvo que la palabra “ESPECIAL” del
signo solicitado a registro CLUB ESPECIAL (denominativo) es un elemento
descriptivo y comúnmente utilizado para distinguir productos de la Clase 33 de la
Clasificación Internacional de Niza.
32. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo
siguiente:
33. “En primer lugar, deviene necesario precisar que el signo descriptivo no tiene poder
identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto
o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.
34. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de signos
descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “No podrán
registrarse como marcas los signos que: (…) consistan exclusivamente en un signo o
indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos,
características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha
de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a
esos productos o servicios”.
35. La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen
exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época
de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los
servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo
no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.
36. El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es
descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se
pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente
suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación
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de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la
denominación”.18
37. La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados
como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los
servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la
medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o
servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva,
por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.
38. Ahora bien, puede ser que el signo esté integrado por varias expresiones descriptivas,
en este caso, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas
expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros”.
La marca débil:
39. Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: TAXI DRIVER (mixta) de 7 de junio de 2013,
este Tribunal señala que:
“Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el
mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los
elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso
común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil
frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades,
inapropiables en exclusiva.
Según la doctrina, ‘la presencia de una locución genérica no monopolizable resta
fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz
genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que
las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para
distinguirlo claramente del otro’. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante
su distintividad, el signo puede haberse tornado banal ‘por el crecido número de
registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del
signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el
Registro (...)’.19
Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener
ésta: ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de
terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya
que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una
raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el
criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de
uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben
ser efectuados con criterio benevolente”20.
40. En atención a todo lo expuesto, la Corte Consultante deberá determinar si la palabra
“CLUB” es de uso común en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza y
en otras clases conexas. De tratarse de una palabra de uso común, se entenderá
que es una marca débil. Asimismo, deberá determinar si la palabra “ESPECIAL” es
18
19
20
Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686 de 10 de julio de 2001,
citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”,
publicado en la Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995.
BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II,
1984, pp. 78 y 79.
OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191
y 192.
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descriptiva para distinguir los productos de la Clase 33 de la Clasificación
Internacional de Niza.
4.
LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. LA DILUCIÓN DE LA MARCA NOTORIA.
SOBRE EL APROVECHAMIENTO INJUSTO DEL PRESTIGIO DE LA MARCA
NOTORIA.
41. Tomando en cuenta que en el presente caso la empresa BAVARIA S.A. presentó
oposición a la solicitud de registro de marca alegando la notoriedad de la marca
CLUB COLOMBIA y logotipo (mixta); deviene necesario referirse a dicho tema.
42. Por lo tanto, este Tribunal procede a tomar como referencia el Proceso 82-IP-2013,
en el que señaló lo siguiente:
Concepto y prueba de los signos notorios:
43. “La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente
conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el
sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se
hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión
entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere
proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro
de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella
ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la
marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las
necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
44. El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar
en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen
decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor
reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la
misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de
notoria. Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior
al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares de marcas siempre
tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que
sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas
distinguen”.21
45. Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de
difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de
productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de
los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”22. El Profesor José
Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como:
“aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos
interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende
que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un
determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos
interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o
servicio”.23
21
22
23
OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010,
p. 341.
FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32.
OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho de Marcas,
Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.
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46. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser
conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de
consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable,
porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo, el Tribunal ha
manifestado:
“(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende
–caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registrocon independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del
territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento
indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el
registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de
aquella”.24
47. La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa
condición. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la
siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta
tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las
marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola,
o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que
precisamente han dado a la marca ese status”.25
48. El reconocimiento de la notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional
competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda
determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de
cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de
cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o
de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País
Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio; o,
24
25
Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1147 de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 231 de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca
protección;
j)
los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos:
49. Por su parte, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como
marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos
o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de
confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución
de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
50. La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente
conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a
terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá
impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486,
éstos son:
“(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante,
sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así
como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya
nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases,
envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca
(literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de
cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de
confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o
similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto
por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar
públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún
para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento
injusto de su prestigio (literal f). Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los
terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia
o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar
la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables
con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se
lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de
inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios
(artículo 157). Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos
de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido
introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra
persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en
particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo,
no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”26.
26
Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal.
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51. Asimismo, el Tribunal considera que “dentro del conflicto suscitado entre una marca
notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el
momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien
de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los
derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”27.
En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y
efectivo de la marca:
52. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los
principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que
establece la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, la protección de
los signos notoriamente conocidos se brinda de una manera aún más amplia.
53. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y
efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el
conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.
54. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el
examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo
notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h)
mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución,
independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o
similar a la marca notoria.
55. En cuanto al principio de territorialidad, de la propia definición que trae el artículo 224
de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que
no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea
notorio en cualquiera de los Países Miembros.
56. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la
calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o
en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo
puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo
País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el
carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio
determinado.
57. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá
de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la
cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b),
dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que
no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para
identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.
58. La finalidad consiste en evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo
empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado
por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el
respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin
embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios
27
Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
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diferentes al del uso del signo en el mercado, deberá dar cumplimiento a lo indicado
en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En relación con los diferentes tipos de riesgos. El riesgo de dilución de la
marca notoria:
58. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos
distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a
dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista
se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger
los signos distintivos según su grado de notoriedad.
59. En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente
conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de
conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el
riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El
Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado
los riesgos que se podrían generar, a saber:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un
producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que
dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee
(confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo
piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o
vinculación económica.
El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o
similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo
notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos
que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo
notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor
parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente
conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan
ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.
60. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el
público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo
otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii)
Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.
61. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la
protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la
protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas
respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición
competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria
capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.28
28
MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid
España, 1995. Pág. 283.
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62. Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido o siguiente:
“Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso
de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada.
La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente
en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca
renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. (…) En líneas
generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca
renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que
inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que
utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”.29
63. Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de
propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a
efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo,
la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la
marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual
régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos
clases de marcas.
64. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias,
hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07
(L’Oreal), y expresa que: “En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de
la marca, denominado igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho
perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar
como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya
que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la
identidad de la marca y de su presencia en la mente del público”.30
65. Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada
para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá
perdido su poder distintivo”.31
Aprovechamiento injusto de la marca notoria:
66. Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo
notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de
terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que
se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se
diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es
únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un
debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.
67. Sobre el tema la doctrina ha manifestado:
“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud
entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar
falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación
intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que
alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la
29
30
31
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. págs. 307 y 308.
SANCHO GARGALLO, Ignacio, “ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA
JURISPRUDENCIA COMUNITARIA”. En “PROBLEMAS ACTUALES DE DERECHO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL”. I Jornada de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudios de Derecho
Mercantil, España, 2011, p. 151.
OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010. P. 354.
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transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo
pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.
En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo
titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.32
68. De no probarse la alegada notoriedad de la marca opositora CLUB COLOMBIA y
logotipo (mixta), la Corte Consultante deberá determinar si existe conexión
competitiva entre los productos que distinguen ambos signos confrontados.
5. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 32 Y 33 DE LA CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE NIZA.
69. En el presente caso, ACAVA LIMITED, de Malta, solicitó el registro de la marca
constituida por el signo CLUB ESPECIAL (denominativo) para distinguir “bebidas
alcohólicas (excepto cervezas)” de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de
Niza. BAVARIA S.A. formuló oposición sobre la base de su marca CLUB COLOMBIA
y logotipo, que distingue “cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras
bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas” de la Clase
32 de la Clasificación Internacional de Niza.
70. La Corte Consultante ha preguntado lo siguiente: “1. Cómo debe analizarse e
interpretarse el riesgo de confusión entre productos con signos distintivos semejantes
pertenecientes a clases distintas pero conexas; 2. Cómo debe interpretarse la
conexión competitiva, así como los canales de comercialización y publicidad de
dichos productos”.
71. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado
en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:
“Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden
llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los
productos.
El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría
constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia
podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión
competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el
aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones
usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si
a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo
éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que
tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las
mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de
complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto
pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse
otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a
utilizarse conjuntamente.33
32
33
Ibídem. Pág. 247.
FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246.
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Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los
productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal
ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber:
a)
La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta
regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el
registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor,
perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la
limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en
dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro,
corresponde a quien alega.
b)
Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio
de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su
conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o
supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa
desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En
cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes
especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría
en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser
confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.
c)
Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o
distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los
mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y
prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los
productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es
restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa,
boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
d)
Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos
puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en
una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y
muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados
también influye en la asociación que el consumidor haga del origen
empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede
llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor
medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
e)
Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que
comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa)
pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el
público consumidor supondría que los dos productos son del mismo
empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en
forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso
necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su
utilización no sería la de su última finalidad o función.
f)
Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en
diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares
características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al
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estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo:
medias de deporte y medias de vestir)”34.
En el presente caso, la Corte Consultante deberá aplicar los criterios referidos
anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión
competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a
productos en diferentes clases, la Corte Consultante deberá analizar si se trata, en
efecto, de un caso de conexión competitiva.
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación
prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la
oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en
conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de
asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de
existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la
prohibición de registro.
SEGUNDO:
Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación
prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, la Corte Consultante
debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir
entre los signos confrontados.
TERCERO:
Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las
palabras de uso común o descriptivas. Ésta es una excepción al principio
de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple
visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus
componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento
diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del
conjunto de dicho signo distintivo.
La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del
registro de marcas, descarta que palabras de uso común o descriptivas
que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por
un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede
impedir que el público en general los siga utilizando. Hacerlo constituirá
un monopolio del uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos.
Los signos conformados por palabras uso común o descriptivas se harán
débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o
cualidades.
En atención a lo expuesto, la Corte Consultante deberá determinar si la
palabra “CLUB” es de uso común en la Clase 33 de la Clasificación
Internacional de Niza y en otras clases conexas. De tratarse de una
palabra de uso común, se entenderá que es una marca débil. Asimismo,
deberá determinar si la palabra “ESPECIAL” es descriptiva para distinguir
los productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
34
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003.
Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del
14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).
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CUARTO:
La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se
encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha
logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente
conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las
circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o
más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad
resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la
extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el
ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso
constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que
distingue la marca.
La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos
notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los
principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la
marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación,
dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la
presente Interpretación Prejudicial.
De no probarse la alegada notoriedad de la marca opositora, la Corte
Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los
productos que distinguen los signos confrontados.
QUINTO:
Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de
considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión
competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas.
En este caso particular, debe tomarse en consideración que hay lugares
de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente
para que pueda producirse conexión competitiva, como sería el caso de
las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se
distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor
la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión
competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de
determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de
expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los
productos guardan también una aparente similitud.
Asimismo, debe valorarse como criterio para establecer la conexión
competitiva que los medios de comercialización o distribución tienen
relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos
productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y
prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los
productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión
es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación
directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva
sería menor.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación
prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
Estatuto vigente.
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De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
PRESIDENTE
Patricio Peralvo Mendoza
SECRETARIO (E)
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 240-IP-2014
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literal a) y 150
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la
consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de
Justicia de Lima, República del Perú. Actor: UNILEVER N. V. Marca: AXE TWIST
(denominativa). Expediente Interno: 6861-2010-0-1801-JR-CA-02.
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 26 días del
mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación
Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
Subespecialidad
en
Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.
VISTOS:
El Oficio 6861-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 10 de noviembre de 2014, recibido vía
correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte
Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación
prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 6861-2010-0-1801-JR-CA-02.
El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la
presente interpretación prejudicial.
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E.
ANTECEDENTES
7.
Partes en el proceso interno:
8.
Demandante:
UNILEVER N. V.
Demandado:
INSTITUTO
NACIONAL
DE
DEFENSA
DE
LA
COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ
Hechos:
59. El 17 de abril de 2009, UNILEVER N. V. solicitó el registro de la marca de producto
AXE TWIST (denominativa) para distinguir “jabones; perfumería, aceites esenciales,
cosméticos, colonias, aguas de tocador, perfumes en sprays para el cuerpo; aceites,
cremas y lociones para la piel; espuma de afeitar, gel de afeitar, lociones para antes
y después de afeitar; talco de tocador; preparaciones cosméticas para el baño y la
ducha; lociones para el cabello; dentífricos; enjuagues bucales no medicados;
desodorantes para uso personal; antitranspirantes para uso personal; preparaciones
de tocador no medicadas” de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas
(en adelante, la Clasificación Internacional de Niza).
60. Mediante Resolución 15-2010/DSD-INDECOPI de 7 de enero de 2010, la Dirección
de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado sobre la base
de la marca de producto FLOWER TWIST (denominativa) de la misma Clase 3 de la
Clasificación Internacional de Niza.
61. El 21 de enero de 2010, UNILEVER N. V. interpuso recurso de apelación.
62. Mediante Resolución 1578-2010/TPI-INDECOPI de 14 de julio de 2010, la Sala de
Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 15-2010/DSD-INDECOPI
que denegó de oficio el registro del signo solicitado.
63. UNILEVER N. V. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la
Resolución 1578-2010/TPI-INDECOPI.
64. Mediante Sentencia de 19 de diciembre de 2013, el Vigésimo Cuarto Juzgado
Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de
Lima declaró infundada la demanda.
65. El 13 de enero de 2014, Unilever N.V. presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia.
66. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad
en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso
y, en consecuencia, solicita interpretación prejudicial del literal a) del artículo 135 de
la Decisión 486, en los siguientes términos:
“1. La coexistencia en una misma Clase de marcas denominativas que
distinguen productos idénticos y similares que comparten un término de los dos
que conforman los signos sujetos a comparación.
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2. Asimismo, deberá precisarse si resulta relevante que los productos y signos
que los identifican son comercializados por empresas multinacionales
competidoras”.
9.
Argumentos de la demanda:
67. La demandante UNILEVER N. V. señaló lo siguiente:
- No hay similitud gráfica entre los signos en conflicto, ya que el signo solicitado
está conformado por 8 letras e inicia con la expresión AXE, a diferencia de la
marca registrada que contiene 11 letras y comienza con FLOWER.
- Desde el punto de vista fonético, el término AXE, elemento importante en el signo
solicitado, tiene una pronunciación distinta a FLOWER que pertenece a la marca
registrada, incluso ambos términos provienen del idioma inglés.
- La palabra AXE nombra a un grupo de marcas que le pertenecen a su empresa
solicitante, ya que dicha expresión es muy popular en el mercado. En efecto la
marca AXE identifica principalmente a desodorantes y antitranspirantes de uso
personal, los mismos que son muy conocidos en el Perú, entre otras razones, por
su publicidad. En ese sentido, es natural que los consumidores asocien el signo
solicitado AXE TWIST con las marcas que contienen la denominación AXE.
- El término TWIST califica a la palabra AXE, ya que dicho término significa, entre
otros, torcer, retorcer, doblar, doblegar, enrollar, enroscar. Por tal razón, el término
AXE constituye la denominación principal. Igual sucede en la marca registrada,
toda vez que TWIST también califica a la denominación FLOWER.
- La marca base de la denegatoria FLOWER TWIST ha coexistido con la marca
TWISTER y logotipo. Por tal razón, si la autoridad considera que existe alguna
posibilidad de confusión indirecta entre los signos AXE TWIST y FLOWER TWIST
entonces debió denegar el registro de FLOWER TWIST cuando se solicitó, puesto
que estaba vigente la marca TWISTER y logotipo.
10. Argumentos de la contestación a la demanda:
68. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:
-
Se encuentra registrada, a favor de The Gillette Company (Estados Unidos de
América), la marca de producto FLOWER TWIST (Certificado 62015), que
distingue “preparaciones para afeitarse, lociones para después de afeitarse,
antitranspirantes y desodorantes para uso personal, perfumería; cosméticos;
preparaciones de tocador no medicadas; jabones; champúes, preparaciones para
el cuidado del cabello; dentífricos; preparaciones depilatorias; aceites de baño,
geles para el baño y sales para el baño; preparaciones no medicadas para la
limpieza de la piel; lociones y cremas para la piel y todos los demás productos” de
la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Los productos que pretende distinguir el signo solicitado, AXE TWIST, se
encuentran incluidos dentro de los productos que distingue la marca registrada,
FLOWER TWIST.
- Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca registrada,
se determina que su coexistencia es susceptible de generar riesgo de confusión.
En efecto, la semejanza radica en el hecho de que ambos se encuentran
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conformados por la denominación TWIST, lo cual determina que el signo
solicitado, en su conjunto, suscite la impresión de ser una variación de la marca
registrada. Si bien el signo solicitado y la marca registrada están conformados por
otros elementos denominativos, los mismos no los diferencia plenamente.
- Si bien The Gillette Company (Estados Unidos de América), titular de la marca
registrada, no ha formulado oposición contra la solicitud de registro, este hecho no
determina la registrabilidad del signo solicitado, ya que la Autoridad administrativa,
en defensa del interés público, tiene la facultad de denegar, de oficio, una solicitud
de registro al considerarla confundible con un signo registrado con anterioridad.
11. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:
69. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la
Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia declarando infundada la demanda,
bajo los siguientes fundamentos: Existe identidad conceptual entre los signos
confrontados al compartir la palabra TWIST, la misma que no se encuentra presente
en otras marcas de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La
demandante tiene registrados a su favor varios signos que incluyen en su
conformación el término AXE, por lo que puede formar parte de una familia de
marcas. Sin embargo, dicha circunstancia no desvirtúa el análisis comparativo.
12. Argumentos del recurso de apelación:
70. UNILEVER N. V. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia reiterando los argumentos de la demanda.
F. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
71. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal a) de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la
interpretación solicitada, ya que el presente caso versa sobre un riesgo de confusión.
Por lo tanto se interpretarán, de oficio, los artículos 1341 literal a), 1362 literal a) y
1503 de la misma normativa.
G.
CUESTIONES A INTERPRETAR
72. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los
siguientes:
1
2
3
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras.
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o
de asociación.
Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará
sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.
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6. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e
ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para
realizar el cotejo de marcas.
7. Comparación entre signos denominativos compuestos. Cuando los signos
confrontados comparten un mismo término.
8. Palabras en idioma extranjero.
9. Familia de marcas.
10. ¿Resulta relevante que los productos y signos que los identifican sean
comercializados por empresas multinacionales competidoras?
11. Examen de registrabilidad. Denegatoria de oficio.
H.
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
6.
IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD
GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA,
INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE
MARCAS.
73. En el presente caso, UNILEVER N. V. solicitó el registro de la marca AXE TWIST
(denominativa) para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación
Internacional de Niza. El INDECOPI denegó la solicitud de registro sobre la base de
la marca FLOWER TWIST (denominativa) que distinguen productos de Clase 3 de la
Clasificación Internacional de Niza.
74. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:
“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro
como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo
establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la
de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de
diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra
empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de
exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de
oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.4
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado
que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre
ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la
labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes
matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación
exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que
cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas
no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos
productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de
simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de
llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión
posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad
corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del
4
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca:
“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que
la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de
confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la
doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es
necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:
La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los
segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la
o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes,
pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen
un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros
elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o
terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las
particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad
real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar
idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto,
cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea,
se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Riesgo de confusión: directa, indirecta y de asociación.
Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es
necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los
consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de
asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la
falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos
los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser
distintivo'.5
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será
necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa,
tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por
ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en
función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar
lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de
identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un
servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo
que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o
servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el
5
Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE
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consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o
dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.6
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y
los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i)
que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o
servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre
los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los
productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre
éstos.7
También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que
se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas
idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de
asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal
d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de
asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que
el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación
económica’ (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: ‘SHERATON’,
publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008).
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un
producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola
posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían
sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los
siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de
manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El
segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la
percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación
aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes,
auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último
criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el
signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en
este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se
atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea
denominativa o gráfica”.8
Reglas para realizar el cotejo de marcas
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas
originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:
Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las
marcas.
6
7
8
Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998,
marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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Regla 2.- Las
simultáneamente.
marcas
deben
examinarse
sucesivamente
y
no
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador
presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.9
Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista
Breuer Moreno ha manifestado:
‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el
cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase
de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el
consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión
frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el
comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad
penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que
el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan
ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada
componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra
marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y
no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación
utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el
método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis
simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas
las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema
recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de
la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se
procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de
‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de
marcas.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos
que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante
disposición de esos elementos’10.
(…)”.
9
10
BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial
Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.
Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de
2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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75. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que
pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión
en el público consumidor.
7.
COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. CUANDO
LOS SIGNOS CONFRONTADOS COMPARTEN UN MISMO TÉRMINO.
76. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado
AXE TWIST (denominativo) y la marca registrada FLOWER TWIST (denominativa),
siendo que ambos signos confrontados comparten la palabra “TWIST”. Por tal motivo
es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos
compuestos.
77. Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo
siguiente:
“(…)
Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan
expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o
números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o
un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo
de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación
conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado
por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su
significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a
identificar.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos,
que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el
Tribunal ha establecido que: ‘No existe prohibición alguna para que los signos a
registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de
una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación
conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)’. (Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN
BOLA).
(…)
En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el
Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con
la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad
fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que
forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos
elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor
a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se
considera que la Corte Consultante deberá tener presente que:
1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba
tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de
distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la
semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume
una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
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3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la
dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la
denominación va a suscitar en los consumidores.
El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez
nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la
doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de
todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y
se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro,
puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales,
sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión,
siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al
cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas
para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que
señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin
fraccionar sus elementos. (…)”.
78. La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre
el signo solicitado AXE TWIST (denominativo) y la marca registrada FLOWER TWIST
(denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación
prejudicial.
8.
PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO.
79. El Tribunal analizará el tema de las palabras en idioma extranjero debido a que el
signo solicitado AXE TWIST11 (denominativo) y la marca registrada FLOWER
TWIST12 (denominativa) se encuentran conformados por palabras en idioma
extranjero.
80. En el Proceso 59-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente:
“Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de
conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser
registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo,
en consecuencia, su registro.
Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, ‘Las denominaciones de
fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener
significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un
mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser
elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación
conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación
genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea
admitido su registro aumenta’.
11
12
Significa en inglés “giro hacha”. Véase www.wordreference.com
Significa en inglés “giro flor”. Véase www.wordreference.com
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Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado
conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión
del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que
conforma un signo es fácilmente reconocible entre el público consumidor o
usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse
en cuenta que ‘el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a
su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas
expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso
común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el
consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud
fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua
en cualquiera de los Países Miembros’.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado ‘No serán registrables dichos signos, si el
significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del
conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si adema, se
trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los
productos o servicios que se pretende identificar’ (Proceso 70-IP-2012 de 12 de
septiembre de 2012).
Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen
extranjero que ‘han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con
acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o
anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del
idioma en un país dado’.
Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por
una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la
denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros
elementos que lo doten de distintividad suficiente”.
81. En este sentido, la Corte Consultante deberá determinar si las palabras en inglés de
ambos signos confrontados son elementos en idioma extranjero conocidos o no por
el público consumidor.
9.
FAMILIA DE MARCAS.
82. En el presente proceso, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó sentencia
señalando que “La demandante tiene registrados a su favor varios signos que
incluyen en su conformación el término AXE, por lo que puede formar parte de una
familia de marcas. Sin embargo, dicha circunstancia no desvirtúa el análisis
comparativo”. Por lo tanto, el tema de la familia de marcas se tratará a continuación.
83. Al respecto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de
2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:
“Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo
titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público
consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la
siguiente manera:
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‘En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad
de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura
al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El
elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan
produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los
consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se
refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común
obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es
probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el
citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a
determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de
corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión’ (Proceso 96-IP-2002.
Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena 912 de 25 de marzo de 2003).
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas
conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento
de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de
productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de
uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo
distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede
impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso
común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo
identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de
marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un
origen común”.
84. En este sentido, la Corte Consultante deberá determinar si la palabra “AXE”
establece una familia de marcas, para así determinar la registrabilidad del signo
solicitado AXE TWIST (denominativo).
10. ¿RESULTA RELEVANTE QUE LOS PRODUCTOS Y SIGNOS QUE LOS
IDENTIFICAN SEAN COMERCIALIZADOS POR EMPRESAS MULTINACIONALES
COMPETIDORAS?
85. En el presente caso, la Corte Consultante solicita interpretación prejudicial sobre la
relevencia que pudiera tener para el examen de registrabilidad el hecho que los
productos y signos que los identifican sea comercializados por empresas
multinacionales competidoras.
86. Sobre el presente tema, este Tribunal debe precisar que el examen de registrabilidad
exige determinar si un signo puede ser registrado como marca. Esto implica revisar si
el signo cumple con todos los requisitos previstos en el artículo 134 de la Decisión
486 y no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad
establecidas en los artículos 135 y 136 de la misma normativa comunitaria.
87. Entre los criterios de registrabilidad de la Decisión 486 no existe uno que se dirija a
analizar o valorar las cualidades o características que tenga el titular o solicitante de
una marca. Ello se debe a que el examen de registrabilidad se avoca a determinar la
existencia de los elementos constitutivos de la marca y que no resulte confundible
con otros signos que tengan derecho preferente.
88. Por lo tanto, no resultará relevante para el examen de registrabilidad que el titular o
solicitante de un signo sea una empresa competidora mutinacional o no, pues esta
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condición no influirá de ninguna manera en el examen de registrabilidad que deba
hacer la oficina nacional competente.
11. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. DENEGATORIA DE OFICIO.
89. Tomando en cuenta que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro del
signo AXE TWIST (denominativo); el Tribunal estima adecuado referirse al tema del
examen de registrabilidad.
90. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo
siguiente:
91. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que:
“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de
registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional
competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del
registro de la marca mediante resolución”.
92. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el
examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el
caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la
Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo
para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones,
la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de
la concesión o de la denegación del registro solicitado.
93. Al respecto, este Tribunal ha manifestado:
“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la
realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera
de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que
dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión
o de denegación de los registros de marcas”.13
94. Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo
150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el
análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser
registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el
artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los
artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.
95. De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida
sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y,
desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el
acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio
prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de
base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y
la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se
realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y
hechos que rodeen a las marcas en conflicto.
13
Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003.
Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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96. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido
características aplicables al examen de registrabilidad, a saber:
ciertas
“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales14 ha abordado el tema del
examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos
determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:
1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional
Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren
presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.
2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al
analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple
con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar
si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de
irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.
3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la
Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si
el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad
contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no
idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro
o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar
un riesgo de confusión o de asociación”.15
97. Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en
relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro de Marcas,
como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.
98. En este sentido, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de
marcas tiene las siguientes características: debe ser de oficio, integral, plasmarse en
una resolución debidamente motivada, y debe ser autónomo.
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO:
SEGUNDO:
De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación
prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la
oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en
conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de
asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de
existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la
prohibición de registro.
Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación
prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, la Corte Consultante
debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir
entre los signos denominativos AXE TWIST y FLOWER TWIST.
14
15
Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7
de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro
del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167IP-2005.
Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena 1476 de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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TERCERO:
La Corte Consultante deberá tomar en cuenta que el signo solicitado AXE
TWIST (denominativo) y la marca registrada FLOWER TWIST
(denominativa) se encuentran conformados por palabras en idioma
extranjero. En este sentido, la Corte Consultante deberá determinar si las
palabras en inglés de ambos signos confrontados son elementos en idioma
extranjero conocidos o no por el público consumidor.
CUARTO:
La Corte Consultante deberá determinar si la palabra “AXE” establece
una familia de marcas, para así determinar la registrabilidad del signo
solicitado AXE TWIST (denominativo).
QUINTO:
No resultará relevante para el examen de registrabilidad que el titular o
solicitante de un signo sea una empresa competidora mutinacional o no,
pues esta condición no influirá de ninguna manera en el examen de
registrabilidad que deba hacer la oficina nacional competente.
SEXTO:
La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen
de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el
análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho
examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido
presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que,
independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que
determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá
plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser
notificada al peticionario.
Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de
registro de marcas tiene las siguientes características: debe ser de oficio,
integral, plasmarse en una resolución debidamente motivada y debe ser
autónomo.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación
prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del
Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la
presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO
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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente
Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez
Gustavo García Brito
PRESIDENTE
SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente
Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú