årsbok 2011 här - Advokatfirman Lindahl

Transcription

Immaterialrätt
– årsbok 2o11
Årets viktigaste immaterialrättsliga händelser, i sammandrag
av Advokatﬁrman Lindahl.
Ansvarig utgivare:
Håkan Borgenhäll
[email protected]
Redaktör:
Therése Hallbergson
[email protected]
© 2012 Advokatfirman Lindahl KB
Immaterialrätt
– årsbok 2011
Årets viktigaste immaterialrättsliga händelser,
i sammandrag av Advokatﬁrman Lindahl.
i n n e h å ll s f ö r t e c k n i n g
Förord
6
Nya omständigheter och nya bevis i IP-processen
7
Upphovsrätt
Upphovsrättsåret 2011
Internetleverantörers ansvar
11
12
13
Ephone-målet (C-461/10)
13
SABAM-målet (C-70/10)
14
Övriga mål 16
EU-domstolen dömer ut territoriella begränsningar i licensavtal avseende
sändningsrättigheter Premier League-målet (C-403/08 och C-429/08)
Länkning på internet 16
16
20
Retriever-målet (T 5923-10)
20
Canal+-målet (B 1309-10)
20
Katalogskyddet
ATG-målet (T 16297-07)
Forumfråga
Kicki Danielsson-målet (Ö 2256-10)
Porträttfotografi
Painer-målet (C-145/10)
Upphovsrättsutredningens slutbetänkande Upphovsrätt avseende möbler
21
21
23
23
24
24
25
27
LAMINO och KURVA mål T 375-11 vid Eksjö tingsrätt (ännu inte avgjort)
samt Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande nr 238, ärende 5/2011
27
Varumärkesrätt
30
Varumärkesåret 2011
31
DHL-målet (C235/09)
32
Philips och Nokia (C-446/09 och C-495/09)
34
Gasflaskor 3D (C-46/10)
36
Ny varumärkeslag trädde i kraft den 1 juli 2011
38
Skydd för officiella beteckningar (PBR 10-280 och 10-281)
39
Energigivande varumärken (PBR 09-285)
41
Varumärke i sorg (PBR 09-329)
42
Mellanliggande rättigheter (PBR 10-072)
42
Förväxlingsrisk trots associationsmässig skillnad (PBR 10-168)
43
Känt varumärke påverkar inte likhetsbedömningen (C-552/09) 44
Sökordsannonsering (C-323/09 Interflora) 48
Sökordsannonsering samt användning av annans varumärke på en elektronisk marknadsplats
(C-324/09 L’Oréal II) 52
5
Bang & Olufsen förlorar talan rörande tredimensionellt varumärke (T-508/08)
57
California White/Red-målet (T 572-11)
61
Generaladvokatens yttrande av den 29 november 2011 i mål C 307/10 Chartered Institute of
Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks
Firmarätt
Användningstvånget
TV 7 Stockholm-målet (Högsta domstolens dom 2011-12-29 i mål nr T 1408-09)
PatentRÄTT
Patenträttens utveckling
67
71
72
72
75
76
När preskriberas ersättningsanspråk i patentmål? (NJA 2011 s 270)
76
Mothåll var inte kompatibla och kunde därför inte kombineras (T 3065-10 och T3179-10)
79
Föranvändarrätt? (T 26687-06, T 1370-07 och T 15455-07)
80
Inte onödigt att inleda talan om ogiltigförklaring av patent (T19169-10)
83
Mänskliga embryon ska förstås i vid mening i Bioteknikdirektivet-bakslag för
stamcellsforskningen (C-34/10)
84
Giltighetstiden för tilläggskydd (SPC) kan i vissa fall vara negativ (C-125/10)
88
Hur ska villkoren för beviljande av tilläggsskydd förstås när de aktuella produkterna för vilka
tilläggsskydd söks innehåller flera aktiva substanser? (C-322/10 och C-422/10)
90
Europeisk patentdomstol
94
Mönsterrätt
Mönsterrättsåret 2011
EU-domstolen om pogs (C-281/10)
Kunnig användare av beståndsdelar (T-10/08 och T-11/08)
97
98
98
102
Klocka på snodd – streckade linjer (T-68/10)
103
Göta hovrätts dom i mål T 1992-10
105
Ogiltighetsärende ICD 6682 vid Harmoniseringskontoret i Alicante
107
Ipred
Uppföljning IPRED
109
110
Beslut enligt upphovsrättslagen 53 c-d §§ 110
Beslut enligt patentlagen 57 c-d §§ 112
Marknadsrätt
Vad har hänt i svensk (och europeisk) marknadsrätt under år 2011?
115
116
Marknadsföring av kläder – vilseledande om kommersiellt ursprung och/eller
renommésnyltning? (MD 2011:1)
116
Alkohollagens krav på iakttagande av särskild måttfullhet vid marknadsföring av alkohol
6
(MD 2011:5)
118
Vad krävs för att man skall få använda begreppet ”marknadsledande”? (MD 2011:6) 119
Onödig rättegång? Kärandeparten inledde rättegång utan att först skicka varningsbrev och
svarandeparten medgav samtliga yrkanden – kan detta föranleda ersättningsansvar för vinnande
part? (MD 2011:11; även frågan om tillåtlighet av uttrycket ”marknadsledande” prövades) 120
Användning av miljöargument vid marknadsföring av personbilar (MD 2011:12) 121
Användning av miljöargument vid marknadsföring av lim (MD 2011:13) 123
Ingen prövning när den påtalade marknadsföringen hade upphört? (MD 2011:19) 124
Betydelsen av reklamens tidsmässiga närhet till konsumentens köpbeslut; närmare
beskrivning av transaktionstestet (MD 2011:24) 125
Misskreditering av konkurrent – marknadsföring enligt MFL? (MD 2011:25) 126
EU-domstolens förhandsavgörande i fråga om tillåtligheten av viss monopolfrämjande
nationell lagstiftning inom hasardspelssektorn (C-212/08)
128
ICC:s konsoliderade och delvis utökade/nya Regler för reklam och marknadskommunikation 130
Företagshemligheter
132
Företagshemligheter år 2011
133
Ändrad ersättningspraxis? (AD 2011:11)
133
Matleverantör använt sig av konkurrents kundregister (Ö 7342-10)
135
Register över trygghetslarm ansågs ej vara företagshemlighet (T 3040-10)
136
Domännamn
Domännamn
Avgöranden
ATF Nr. 487 – forsvarsexportmyndigheten.se
137
138
140
140
Wipo Arbitration and Mediation Center, Case No. DCO2011-0028 – compassgroupusa.co
141
ATF Nr. 515 – allinvest.se
142
ATF Nr. 508 – växjöhem.se
143
ATF Nr. 447 – motorad.se
144
Nyheter på området
145
Nya generiska toppdomäner
145
Toppdomänen .xxx
146
Kontaktuppgifter
148
7
FÖRORD
A
dvokatfirman Lindahl ger nu traditionsenligt ut sin årsbok
med redovisning av viktiga händelser inom IP-området under
2011. Tyngdpunkten ligger på rättsutvecklingen i Sverige vilket
nödvändigtvis innefattar rättsutvecklingen på EU-nivå. Vi vill ändå nämna
att ett historiskt genombrott har förekommit i USA genom America Invents
Act som på patenträttens område i vissa delar innebär ett närmande till
principer med större global tillämpning. Denna nya lag utgör också en
bekräftelse på immaterialrättens globala ställning och fortgående harmonisering.
Även om projektet med Europeisk patentdomstol (se särskilt avsnitt
härom) och enhetligt patentskydd i Europa under december 2011 har fått
ett (tillfälligt) bakslag är den internationella utvecklingen mycket viktig.
Konsulter inom IP-området måste följa den internationella utvecklingen
på nära håll. Advokatfirman Lindahl har gått längre än så och har flera
medarbetare som är aktiva i nationella och internationella organisationer
av olika slag där vi är med och påverkar utvecklingen. Genom detta engagemang säkerställer vi att vår rådgivning till våra klienter blir av hög kvalitet,
inte minst när det gäller rådgivning kring strategier vid uppbyggnad och
bibehållande av företagens immateriella tillgångar.
Årsboken 2011 innehåller inte alla betydelsefulla rättsfall och händelser
under 2011, utan urvalet bygger på vår ledstjärna, nämligen den praktiska
nytta som kan hämtas från rättsutvecklingen. Vi har i år lagt till ett avsnitt
om domännamn som inte sorteras under området IP men som de flesta
företag måste beakta vid sin känneteckensstrategi. Likaså har vi i år två
avsnitt som vi särskilt vill belysa och det är ”Nya omständigheter och bevis
i IP-processen” samt en ”Uppföljning av IPRED”.
De som har medverkat i denna årsbok finns angivna under respektive
avsnitt. Som redaktörer för boken står Håkan Borgenhäll och Therese Hallbergson.
Stockholm den 30 december 2011
Ulf Dahlgren, Håkan Borgenhäll, Jonas Westerberg, Johan Norderyd,
Katarina Strömholm, Henrik Wistam
8
N ya o m s tä n d i g h e t e r o c h n ya b e v i s i i p - p r o c e s s e n
Nya omständigheter och nya bevis i IP-processen
Det händer inte sällan att part i en domstolstvist kort tid före huvudförhandlingen i tingsrätten eller efter ett överklagande av domen i hovrätten vill
åberopa en omständighet till grund för sin talan eller ett bevis som han tidigare inte åberopat. Detta kan ställa till problem för den andra parten med
tanke på att den processuella spelplanen förändras. I andra instans innebär
åberopandet av nya omständigheter och nya bevis dessutom att instansordningsprincipen bryts. Det finns därför bestämmelser i rättegångsbalken
som reglerar i vilken utsträckning som sådant åberopande tillåts. Denna
artikel handlar om hur domstolarna numera tillämpar reglerna, särskilt i
immaterialrättsliga mål.
Den bestämmelse som styr frågan om tillåtande av en ny omständighet
eller ett nytt bevis i underrätten är 42 kap. 15a § rättegångsbalken som anger
att i mål där förlikning om saken är tillåten – alltså dispositiva mål – får
tingsrätten utfärda ett meddelande till parterna att förberedelsen vid en viss
senare tidpunkt skall anses vara avslutad (ett s.k. stupstocksföreläggande).
Efter den tidpunkten får en part åberopa en ny omständighet eller ett nytt
bevis endast om parten har haft en giltig ursäkt att inte åberopa omständigheten eller beviset tidigare eller prövningen av målet inte fördröjs i någon
väsentlig mån om åberopandet tillåts. Stupstocksförelägganden är relativt
vanliga i immaterialrättsliga mål.
För hovrättsprocessen gäller enligt 50 kap. 25 §, tredje st. rättegångsbalken att i dispositiva mål får en part till stöd för sin talan åberopa en ny
omständighet eller ett nytt bevis endast om parten gör sannolikt att sådant
åberopande inte kunnat ske tidigare eller han annars haft giltig ursäkt att
inte göra det.
Begränsningarna har inte tillämpning på indispositiva mål, d.v.s. mål där
parterna inte kan disponera över tvisteföremålet genom en förlikning. I
de indispositiva målen har domstolen en skyldighet att, oavsett parternas
inställning, pröva det som saken gäller. Indispositiva mål förekommer inom
flera olika rättsområden bl.a. på det familjerättsliga området men också,
9
vilket är av särskilt intresse för immaterialrätten, vid förbud som är sanktionerade genom ett vite.
I en typisk immaterialrättslig tvist väcker rättighetshavaren talan mot en
intrångsgörare med yrkande om förbud för intrångsgöraren vid äventyr av
vite att fortsätta intrånget. Rättighetshavaren kan i samma mål, eller separat,
föra talan om ersättning för den skada som intrånget medfört. När det i ett
och samma mål förs båda typerna av talan, som således har både dispositiva
och indispositiva inslag, brukar man tala om blandade mål. Det är också
vanligt att intrångsgöraren i sin tur väcker talan mot rättighetshavaren om
ogiltigförklaring eller hävning av rättigheten. Enligt ett tidigare synsätt är
en vitessanktionerad förbudstalan ett indispositivt mål eftersom vitet är en
offentligrättslig sanktion medan en talan om ersättning är ett dispositivt
mål. Trots att talan i båda fallen grundas på ett intrång skulle olika processuella regler tillämpas vid prövningen av vitesförbud respektive skadestånd.
Frågan är då vad som gäller ifall part vill åberopa en ny omständighet eller
ett nytt bevis i dessa typer av mål. Är sådant åberopande tillåtet eller inte?
Vissa tidigare avgöranden av Svea hovrätt, avdelning 2, som handlägger
immaterialrättsliga mål, gick ut på att part, med hänsyn till vitesförbudets
offentligrättsliga inslag med en sanktion vid en eventuell överträdelse, fick
anses vara oförhindrad att föra in nya omständigheter och ny bevisning i
hovrätten i den prejudicerande delen (intrångsfrågan) och i vitesdelen men
inte i skadeståndsdelen (exempelvis T 2655-03 och T 4605-04). Hovrätten
ansåg nämligen att mycket talade för att intrångsfrågan inte kan särskiljas
från frågan om vitesförbud och därför får betraktas som indispositiv, i vart
fall när det gäller den aspekt som handlar om tillåtande av nya omständigheter eller nya bevis. Hovrättens inställning i dessa avgöranden går tillbaka
på Högsta domstolens uttalande i NJA 2000 s. 435 att motparten inte har rätt
till dom enligt 13 kap. 5 § första st. rättegångsbalken när en part återkallat ett
yrkande om vitesförbud eftersom parterna inte kan förlikas rörande omfattning och sanktionering av ett vitesförbud. HD-avgörandet har i doktrinen
uttolkats så att det inte går att dela upp ett mål om vitesförbud i en dispositiv
och en indispositiv del, utan att målet i sin helhet är indispositivt (Heuman,
JT 2000/2001 s. 956 ff.). Även NJA 2006 s. 354 går i denna riktning.
10
Under senare tid har emellertid hovrätten kommit att meddela beslut som
innebär att det indispositiva inslaget begränsas till själva vitesdelen (T 56805, T 5027-06, T 8352-06 och T 4421-08).
I sina beslutsmotiveringar i dessa senare avgöranden har hovrätten konstaterat att om en talan om vitesförbud fullt ut skulle anses vara indispositiv följer
att delvis andra processuella regler ska tillämpas jämfört med en dispositiv talan om intrångsersättning, trots att talan i båda fallen grundas på ett
intrång. Parterna i vitesförbudsmålet skulle exempelvis få åberopa ny bevisning i hovrätten och de skulle inte med bindande verkan för domstolen
kunna erkänna viss omständighet. Vidare skulle rätten ha en utredningsskyldighet i intrångsfrågan och ett avgörande skulle kunna grundas på en
omständighet som en part inte åberopat och rätten skulle självmant kunna
ta initiativ rörande bevisning.
Hovrätten tar avstånd från en sådan tillämpning och menar att det i stället är ändamålsenligt att se själva vitesförbudsdelen som ett indispositivt
element, med skyldighet för domstolen att se till att förbudet i domslutet
har en tydlig formulering som lämpar sig att förena med ett vitesföreläggande samt att självständigt ta ställning till vitesbeloppet. Övriga delar av
målet avseende frågan om intrång, ersättning och ogiltighet/hävning, liksom för övrigt en talan om förbud som inte är vitessanktionerad betraktas
som dispositiva. Hovrätten anser inte att det av de båda HD-avgörandena
följer att det inte skulle vara möjligt att dela upp ett mål om vitesförbud i
en dispositiv del och en indispositiv del när det gäller begränsningarna i
möjligheterna att åberopa nya omständigheter och ny bevisning.
Eftersom de nya omständigheter och nya bevis som part vill åberopa i praktiken regelmässigt hänför sig till materiella frågor i målet, och inte själva
vitesdelen, är den enkla regeln att part inte kan räkna med att få en ny
omständighet eller ett nytt bevis beaktat av domstolen, såvida det inte finns
någon giltig ursäkt för det sena åberopandet. Han måste därför se till att
åberopandet blir så komplett som han önskar redan innan förberedelsen av
målet avslutas i tingsrätten.
11
Hovrättens synsätt avspeglar sig också i de stupstocksförelägganden som
Stockholms tingsrätt utfärdar i immaterialrättsliga vitesförbudsmål, varvid
domstolen anger att föreläggandet inte gäller frågan om det yrkade förbudet
fyller erforderliga krav på entydighet och konkretisering samt frågan om
vitesbeloppet.
Frågan har inte fått sitt slutgiltiga svar genom ett prejudicerande avgörande
av Högsta domstolen, men tills vidare har parter att förhålla sig till hovrättens nuvarande inställning som från såväl en praktisk som en rättspolitisk
utgångspunkt framstår som både rimlig och ändamålsenlig.
Ulf Dahlgren
Tel: +46 8 527 70 905
[email protected]
12
U p p h o v s r ät t
U pp h o v s r ät t
Upphovsrättsåret 2011
Utvecklingen på upphovsrättsområdet går fortsatt – föga överraskande – på
temat digitala utnyttjanden där många frågor aktualiseras kring ingripande
mot olovliga utnyttjanden i den digitala miljön. Vi vet ännu inte om Pirate
Bay-målet får en fortsättning i Högsta domstolen då frågan om prövningstillstånd ännu inte är avgjord, men i det s.k. Ephone-målet, avseende möjligheten att förelägga internetleverantörer att lämna ut uppgifter i samband
med intrång, har generaladvokatens yttrande kommit och blivit föremål för
olika tolkningar. Vår tolkning kan du läsa mer om nedan.
I det s.k. Premier League-målet där huvudfokus i och för sig låg på den fria
rörligheten för varor och tjänster inom EU har EU-domstolen också uttalat
sig om upphovsrätten vilket vi sammanfattar.
Länkning på internet är en sedan tidigare omdiskuterad fråga där vi under
förra året fick se en kanske överraskande vändning på bedömningen av vilken länkning som är acceptabel från upphovsrättsligt perspektiv. I Canal+målet gjorde hovrätten upp med föreställningen att en förflyttande s.k.
referenslänkning inte innebär intrång och tillämpade istället ett öppnare
effektrekvisit. Vi hade förväntat oss en fortsättning på rättsutvecklingen
under året genom hovrättens ställningstagande till motsvarande frågor i det
s.k. Retriever-målet, men den huvudförhandling som var utsatt till början
av december blev inställd och vi får alltså vänta på ett hovrättsavgörande
till nästa år.
Det särskilda databasskyddet har fått en genomlysning i praxis ifråga om förutsättningarna för skydd och även möjligheten till skadestånd vid intrång.
Vi rapporterar om utgången i målet mellan ATG och Unibet i tingsrätten
men kan konstatera att målet redan prövats även i hovrätten där dom dock
väntas först i januari 2012.
Slutligen summerar vi upphovsrättsutredningens slutbetänkande och ser
fram emot vad som kan komma i lagstiftningsväg under nästa år.
14
Internetleverantörers ansvar
Ephone-målet (C-461/10)
I Ephone-målet, som vi rapporterade om både 2009 och 2010, yrkade rättighetshavare att en internetleverantör skulle åläggas att lämna ut namn
och adress till användare av en viss IP-adress då rättighetshavarna hävdat att
användarna begått upphovsrättintrång genom fildelning. Högsta domstolen
har på svarandens yrkande begärt förhandsavgörande från EU-domstolen i
frågan om Sanktionsdirektivets (2004/48/EG) förenlighet med EU-rätten,
Datalagringsdirektivet (2006/24/EG).
Högsta domstolen ställde följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:
1. Hindrar Datalagringsdirektivet, särskilt artiklarna 3, 4, 5 och 11, en til�lämpning av en nationell bestämmelse som är införd med stöd av artikel 8 i Sanktionsdirektivet och som innebär att en internetleverantör i
en civilprocess, i syfte att en viss abonnent ska kunna identifieras, föreläggs att ge en upphovsrättsinnehavare eller dennes rättsinnehavare
information om vilken abonnent som av internetleverantören tilldelats
en viss IP-adress, från vilken adress intrång påstås ha skett? Förutsättning för frågan är att sökanden visat sannolika skäl för intrång i viss
upphovsrätt samt att åtgärden är proportionell.
2. Påverkas svaret på fråga 1 av det förhållandet att medlemsstaten inte
genomfört direktiv 2006/24/EG trots att tiden härför gått ut?
Den 11 november 2011 lämnade generaladvokaten Niilo Jääskinen förslag
till avgörande i EU-domstolens förhandsavgörande i målet.
Förslag till avgörande:
1. Datalagringsdirektivet är inte tillämpligt på behandling av personuppgifter för andra ändamål än dem som avses i artikel 1.1 i detta direktiv. Följaktligen utgör nämnda direktiv inte hinder för att en nationell
bestämmelse tillämpas enligt vilken en domstol – inom ramen för ett
15
civilprocessuellt förfarande och i syfte att identifiera en viss abonnent
– kan förelägga en internetleverantör att till en upphovsrättsinnehavare,
eller till den som utövar rätten i dennes ställe, lämna ut uppgifter om
identiteten på den abonnent som internetleverantören tilldelat en viss
IP-adress som påstås ha använts för att göra intrång i den berörda upphovsrätten. Dessa uppgifter måste dock ha lagrats just i syfte att kunna
lämnas ut och användas för detta ändamål, i enlighet med detaljerade
nationella lagbestämmelser som antagits med iakttagande av unionsrätten angående skydd av personuppgifter.
2. Med hänsyn till svaret på den första frågan har den andra frågan inte
längre något föremål.
Det kan konstateras att generaladvokatens förslag till avgörande sannolikt
inte skulle innebära att Ephone föreläggs att lämna ut de begärda uppgifterna då de inte lagrats i syfte att kunna lämnas ut och användas i detta
ändamål.
Generaladvokatens förslag till avgörande kan dock komma att ändras av
EU-domstolen vars dom kan väntas under 2012.
För en utförligare analys av förutsättningar för informationsföreläggande
hänvisas till avsnittet om IPRED.
SABAM-målet (C-70/10)
Vad avser nationella domstolars möjlighet att förelägga internetleverantörer
att implementera nätfiltrering till förebyggande och bekämpning av upphovsrättsintrång på internet har EU-domstolen i det uppmärksammade
målet C-70/10 SABAM ogillat ett allt för allmänt hållet föreläggande som
också kränkte medborgerliga fri- och rättigheter.
I målet hade SABAM, en belgisk upphovsrättsorganisation som företräder upphovsmän, kompositörer och utgivare av musik, stämt internetleverantören Scarlet och förmått den belgiska förstainstansrätten att förelägga
Scarlet att i förebyggande syfte och på egen bekostnad skapa och införa
ett system för filtrering av all elektronisk kommunikation i internetleveran-
16
törens tjänster, framför allt fildelning genom P2P-program, avseende alla
bolagets kunder och utan begränsning i tiden.
Scarlet hade överklagat föreläggandet och invänt att det vore omöjligt att
införliva föreläggandet då ett liknande filtreringssystem inte gick att konstruera p.g.a. begränsad nätkapacitet och då det fanns P2P-program som
möjliggjorde trafik som inte kunde filtreras. Man menade också att ett
sådant föreläggande innebar en allmän skyldighet för Scarlet att övervaka
alla meddelanden i nätet i strid med artikel 15 i direktiv 2000/31 (E-handelsdirektivet) samt att denna datahantering skulle strida mot direktiv 95/46/
EG och 2002/58/EG om skyddet för personuppgifter då en sådan filtrering
skulle innebära en behandling av IP-adresser som utgör personuppgifter.
Domstolen konstaterade att E-handelsdirektivet skulle tillämpas i enlighet
med C-324/09 L’Oreal och att nationella domstolars föreläggande till internetleverantörer inte fick innebära en skyldighet för internetleverantören att
aktivt övervaka alla meddelanden i nätet. Föreläggandet måste vidare vara
rättvist, proportionerligt och inte onödigt kostsamt.
Föga förvånande fann domstolen att det ifrågavarande föreläggandet var så
pass allmänt utformat att det var förbjudet enligt E-handelsdirektivet. Domstolen konstaterade vidare att föreläggandet också kränkte Scarlets näringsfrihet, bolagets kunders grundläggande fri- och rättigheter avseende skydd
för personuppgifter samt frihet att ta emot och sprida uppgifter. Domstolen
poängterade också att föreläggandet riskerade att kränka informationsfriheten då det skulle vara svårt att skapa ett filter som i varje enskilt fall kunde
avgöra om det filtrerade innehållet var olagligt med beaktande av bl.a.
nationella upphovsrättslagar.
Domen kan med rätta uppfattas som en vinst för nätneutraliteten men det
bör uppmärksammas att domstolen inte uteslöt alla filtreringssystem och
särskilt inte sådana som utformas på ett sätt som är begränsat i tid och räckvidd. Vi kan därför förvänta oss att frågor om internetleverantörers nätfiltrering kommer aktualiseras även i framtiden.
17
Övriga mål
Förra året rapporterade vi om tre fall avseende internetleverantörers ansvar
för fildelning på internet, Portlane-målet (T 17127-09) och Black Internetmålen (T 7540-09 och T 11712-09).
I Portlane-målet meddelade Svea hovrätt internetleverantören Portlane
interimistiskt förbud att tillhandahålla internetaccess till en eller flera
trackrar. Portlane har emellertid försatts i konkurs. Kärandebolagen och
konkursboet har träffat en förlikning och målet har avskrivits.
Även internetleverantören Black Internet meddelades under förra året interimistiskt förbud att tillhandahålla Pirate Bay internetaccess. Målet pågår
vid Stockholms tingsrätt. Black Internet har dock bytt namn till Abandonner AB.
Högsta domstolen har fortfarande inte fattat beslut i prövningstillståndsfrågan i det uppmärksammade fildelningsfallet, Pirate Bay-målet (B 5880-10).
Beslut väntas i januari 2012.
EU-domstolen dömer ut territoriella
begränsningar i licensavtal avseende
sändningsrättigheter
Premier League-målet (C-403/08 och C-429/08)
I denna dom fastställer EU-domstolen att licensavtal avseende sändningsrättigheter innehållande territoriella begränsningar strider mot unionsrätten. Domstolen slår även fast att visning av en fotbollsmatch kan utgöra en
överföring till allmänheten, men inte ett otillåtet mångfaldigande.
18
Bakgrund
Football Association Premier League (FAPL) organiserar bl.a. filmningen
av Premier League-matcher och innehar sändningsrättigheterna, d.v.s.
rätten att göra matchernas audiovisuella innehåll tillgängligt för allmänheten genom tv-sändningar. FAPL beviljar programföretag licenser till sändningsrättigheterna genom licensavtal med bl.a. en klausul om territoriell
begränsning, vilken ofta anknyter till en viss medlemsstat, som ger programföretaget en exklusiv rätt inom sitt territorium (ensamrätt). För att upprätthålla ensamrätten åtar sig programföretagen att säkerställa att samtliga
sändningar är kodade samt att ingen utrustning godkänns som möjliggör
för någon att se deras sändningar utanför det aktuella området.
De nationella processerna som föranlett de aktuella målen vid EU-domstolen gäller olika försök att kringgå nämnda ensamrätt. Vissa pubar i Storbritannien (däribland Karen Murphys pub) har nämligen börjat använda
utländsk avkodningsutrustning, som distribueras av ett grekiskt programföretag till abonnenter bosatta i Grekland, för att få tillgång till matcherna
i Premier League. Genom uppgivande av falsk grekisk identitet och adress
har pubarna köpt avkodningskort och dekoderbox för privat användning
från en grekisk distributör till lägre priser än de som tas ut av BSkyB, som
licensierar sändningsrättigheterna i Storbritannien.
EU-domstolen
Artikel 56 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) utgör hinder för lagstiftning i en medlemsstat, som innebär att det är
förbjudet att till denna stat importera samt där sälja och använda utländsk
avkodningsutrustning som möjliggör tillgång till en kodad satellitsändningstjänst från en annan medlemsstat.
Inskränkningar av principen om fri rörlighet av tjänster i artikel 56 EUFfördraget kan motiveras av immaterialrättsliga hänsyn. Domstolen konstaterar härvidlag att t.ex. inledande videosekvenser, Premier Leagues hymn,
förinspelade filmer som visar de viktigaste ögonblicken från de senaste
matcherna i Premier League eller grafik av olika slag kan anses utgöra verk
och därmed kan skyddas av upphovsrätten. Däremot kan inte matchen i sig
skyddas av upphovsrätten.
19
Trots att det kan finnas ett upphovsrättsligt skydd för vissa delar anser EUdomstolen att ett förbud mot att använda utländsk avkodningsutrustning
skulle gå utöver vad som är nödvändigt för att tillförsäkra de berörda rättighetsinnehavarna skyddet för de rättigheter som utgör det särskilda föremålet
för upphovsrätten, vilket av domstolen anges vara rätten till skälig ersättning.
För tv-sändningar ska en sådan ersättning stå i rimlig proportion till olika
aspekter av de aktuella sändningarna, såsom den faktiska och potentiella
publiken i de medlemsstater i vilka sändningarna tas emot och språkversionen. Skyddet omfattar alltså inte rättighetshavarens eventuella intresse
att få högsta möjliga ersättning, vilket var FAPL:s syfte med licensieringen
av ensamrätten. En inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster är
således enligt domstolen inte motiverad i förevarande fall.
Enligt domstolen strider vidare ett system med exklusiva licenser mot unionens konkurrensrätt och artikel 101 EUF-fördraget om licensavtalen förbjuder tillhandahållandet av utländsk avkodningsutrustning till tv-tittare
som vill se sändningarna utanför den medlemsstat för vilken licensen gäller.
Detta eftersom sådana avtal skulle göra det möjligt att ge varje programföretag en ”absolut territoriell ensamrätt” i det område som omfattas av licensen
och eliminera all möjlighet till konkurrens.
Vidare konstaterar EU-domstolen att mottagandet av en sändning av en fotbollsmatch som sedan visas på en tv-skärm medför att det sker ett mångfaldigande i Upphovsrättsdirektivets (2001/29/EG) mening i dekoderns minne
och på tv-skärmen. EU-domstolen anser dock att sådana exemplar omfattas
av det undantag om flyktiga kopior som tillåter att ett mångfaldigande får
ske utan godkännande av rättighetsinnehavaren. Att ta emot en sändning
av en fotbollsmatch och visa den för gästerna på en pub utgör däremot
enligt domstolen en överföring till allmänheten, enligt Upphovsrättsdirektivet, som kräver godkännande av rättighetsinnehavaren. Det görs bl.a. klart
att upplänkning av material till en satellit utgör ett tillgängliggörande för
allmänheten, men nedlänkning från satelliten utgör inte ett upphovsrättsligt relevant förfogande.
20
Praktiska konsekvenser
Genom domen torde det stå klart att privatpersoner har rätt att i hemmet titta på tv-sändningar från andra medlemsstater genom användande
av utländsk avkodningsutrustning. Vad gäller kommersiellt utnyttjande
av upphovsrättsligt skyddat innehåll, t.ex. genom visning på en pub, med
användning av utländsk avkodningsutrustning är domen inte lika tydlig.
En tänkbar följd av domen är att det fastställda förbudet mot territoriella
begränsningar för avkodningsutrustning, medför att man inte heller upphovsrättsligt får begränsa kommersiellt utnyttjande av skyddat innehåll så
länge som rättighetshavaren erhållit en skälig ersättning. Detta resonemang utgår från principen att undantag från den fria rörligheten av varor
och tjänster kan ske mot bakgrund av det särskilda föremålet för upphovsrätten, vilket alltså är att skälig ersättning erlagts för användningen av rättigheten. Om så har skett någonstans inom EU skulle pubarna enligt detta
resonemang vara fria att visa fotbollsmatcherna. Det är också en logisk följd
av att förhindra begränsningar i möjligheten att sälja avkodningsutrustning
inom EU.
Å andra sidan är det inte helt klart att det särskilda föremålet för upphovsrättens undantag från den fria rörligheten av varor och tjänster är begränsat
till skälig ersättning. Eventuellt utgörs detta även av rätten att bestämma
var, när och på vilket sätt användning får ske. Det kan också ifrågasättas
om lägsta pris inom EU för avkodningsutrustning utgör en ersättning för
upphovsrätten som ska anses vara skälig. Det är slutligen tänkbart att vissa
rättigheter (t.ex. sändningsrättigheterna till en tv-sändning av starkt nationellt intresse) inte betingar samma värde i samtliga medlemsstater.
Oaktat domens mer precisa verkningar medför den otvivelaktigt att såväl
rättighetsinnehavare som rättighetsanvändare måste se över befintliga
licensavtal. Licensavtal som innehåller territoriella begränsningar för
avkodningsutrustning, och således är i strid med tillämplig konkurrensrätt,
måste skrivas om. Rättighetsinnehavarna bör vidare överväga vilken strategi
bolagen numera kan och bör välja för att fortsättningsvis säkerställa att rätt
ersättning erläggs.
21
Länkning på internet
Retriever-målet (T 5923-10)
Länkning på internet är fortfarande ett omdiskuterat ämne. Förra året slog
Stockholms tingsrätt i Retriever-målet fast att s.k. referenslänkning inte strider mot upphovsrättslagen då det klart och tydligt framgår att användaren
förflyttas till en annan internetadress. Målet överklagades till Svea hovrätt
som meddelat prövningstillstånd, huvudförhandling och dom väntas dock
inte förrän i början av 2012.
Canal+-målet (B 1309-10)
Även Hudiksvalls tingsrätts dom i Canal+-målet överklagades till Hovrätten
för Nedre Norrland som beviljade prövningstillstånd. Målet avser brott mot
upphovsrättslagen då en privatperson på sin hemsida länkat till Canal+ on
demand-sändningar av hockeymatcher. Hovrätten konstaterade inledningsvis att varken sportkommentatorernas tal eller kameramännens eller bildproducentens upptagningar uppnår verkshöjd. Däremot stod det enligt hovrättens mening klart att de repriseringar och slowmotion-sekvenser av mål,
målchanser samt andra situationer som förekommit i de direktsända ishockeymatcherna åtnjuter upphovsrättsligt skydd som s.k. närstående rättigheter.
Såsom framställare av reprissekvenserna har rättighetshavaren en ensamrätt
att göra dem tillgängliga för allmänheten. Fråga var om länkläggaren genom
att lägga en länk till hockeymatcherna på sin privata hemsida självständigt
överfört reprissekvenserna till allmänheten. Enligt hovrättens bedömning
är frågan huruvida länken definieras som en s.k. djuplänk eller en s.k. referenslänk av underordnad betydelse, i stället bör bedömningen utgå från den
effekt som länken haft. Om en besökare klickat på länken som lagts på hemsidan fick han eller hon omedelbart materialet strömmat till sin dator. Mot
den bakgrunden ansåg hovrätten att länkläggarens förfarande bör bedömas
som ett självständigt förfogande genom överföringen av reprissekvenserna
och stod således i strid med upphovsrättslagen. Hovrättens dom har överklagats till Högsta domstolen som ännu inte fattat beslut om prövningstillstånd.
22
Katalogskyddet
ATG-målet (T 16297-07)
AB Trav och Galopp (”ATG”) svarar för anordnandet av vadhållning i
samband med trav- och galopptävlingar i Sverige. ATG har framställt en
s.k. sportdatabas som innehåller uppgifter om samtliga svenska trav- och
galopphästar samt utländska tävlingshästar. Delar av sportdatabasen är tillgängliga för allmänheten genom ett gränssnitt på internet, som nås via www.
atg.se. Sportdatabasen är också delvis tillgänglig för allmänheten via www.
travsport.se. Unibet som är ett av Europas största företag inom online-spel
på internet, använder uppgifter från ATG:s sportdatabas vid anordnandet
av dessa spel. ATG stämde Unibet för upphovsrättsintrång i sportdatabasen. Målet avsåg således frågan om huruvida ATG:s sportdatabas är skyddad
enligt det särskilda skyddet för databaser i 49 § upphovsrättslagen och om
Unibet i så fall gjort intrång i denna databas. Enligt nyssnämnt stadgande
har den som framställt en katalog, tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket
ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en
väsentlig investering, uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och
göra det tillgängligt för allmänheten.
Tingsrätten kom fram till att ATG som databasproducent gjort en sådan
kvantitets- och kvalitetsmässigt sett väsentlig investering som krävs för att
databasen ska åtnjuta skydd. I målet var det ostridigt att ATG t.o.m. år 2000
investerat 123,9 miljoner kronor i framställningen av sportdatabasen samt
187,2 miljoner kronor per den 31 december 2006. ATG har anfört att den
helt övervägande delen av investeringen avser presentation medan endast
en mindre del kan anses avse anskaffning och granskning. Begreppet investering som avser presentation av innehållet i en databas rör de resurser som
läggs ned på att förse databasen med en informationsbehandlingsfunktion,
d.v.s. de resurser som läggs ned på att systematiskt eller metodiskt ordna
databaselementen och på att arrangera dem så att de är individuellt tillgängliga. En huvudfunktion med databasen är att den automatiskt hanterar det
successiva uppgiftslämnande som sker från ett stort antal aktörer och bl.a.
automatiskt genererar start- och resultatlistor när det är dags för lopp. Detta
23
utgör enligt tingsrätten just en informationsbehandlingsfunktion för att systematiskt eller metodiskt ordna uppgifterna och arrangera dem så att de är
individuellt tillgängliga. Tingsrätten fann att storleken på ATG:s investering hänförlig till presentationen är kvantitetsmässigt väsentlig samt att det
av den åberopade bevisningen i målet även framgick att kvalitativa resurser
tagits i anspråk vid framställandet av databasen. Med en kvalitetsmässigt
sett väsentlig investering i direktivets mening avses insatser som inte går
att kvantifiera, t.ex. en intellektuell insats eller en energiinsats. Tingsrätten
kom fram till att relevanta intellektuella insatser gjorts.
I målet var det ostridigt att Unibet använt uppgifter ur speldatabasen men
parterna var oense om själva omfattningen. Tingsrätten fann att Unibet
i princip dagligen gjort utdrag och återanvänt uppgifter ur databasen om
hästar, namn på banor samt datum och tid för lopp, avseende ungefär en
tredjedel av alla travlopp. Unibet medgav också att de sökt efter programförändringar, cirka nio sökningar för helgernas V75-lopp och omkring fem sökningar för lopp andra dagar. Unibet hade därutöver återanvänt uppgifterna
då bolaget erbjudit spel på de aktuella loppen. Tingsrätten konstaterade att
Unibets återkommande och systematiska utdrag jämte den återanvändning
av uppgifter ur databasen som skett under sju års tid får anses innebära att
en väsentlig del av databasen återskapats utan ATG:s tillstånd och således
ansåg tingsrätten att Unibet gjort intrång i ATG:s skyddade databas.
ATG yrkade 325 miljoner kronor i skadestånd varav 225 miljoner kronor
i skälig ersättning för utnyttjande, vilket motsvarade 10 % av Unibets
påstådda omsättning på hästspel, samt 100 miljoner kronor i ersättning för
ytterligare skada.
Tingsrätten tillerkände ATG 35 miljoner kronor baserat på att det prövade
intrånget omfattade sju år och att en skälig licensavgift bedömdes vara 5 miljoner kronor per år. Avseende ersättningen för ytterligare skada konstaterade
tingsrätten att det sammantaget inte går att dra slutsatsen att varje krona
som Unibet omsätter på travspel motsvarar en kronas utebliven omsättning
för ATG vilket utgjorde kärnan i ATG:s skadeståndstalan. Tingsrätten til�lade att det yrkade beloppet är så högt att det inte heller kan komma ifråga
24
för tingsrätten att uppskatta skadan till ett skäligt belopp i enlighet med 35
kap. 5 § rättegångsbalken. Tingsrätten lämnade således ATG:s yrkande om
ersättning för ytterligare skada helt utan bifall.
Tingsrättens dom har överklagats till Svea hovrätt, som meddelat prövningstillstånd. Huvudförhandling i hovrätten hölls i början av december
och dom väntas den 30 januari 2012.
Forumfråga
Kicki Danielsson-målet (Ö 2256-10)
Forumfrågor i internetrelaterade immaterialrättsintrång är ständigt aktuella,
förra året rapporterade vi om Kicki Danielsson-målet där en fotograf väckte
talan om upphovsrättsintrång vid Stockholms tingsrätt då hans fotografi
olovligen använts på internet. Svea hovrätt ansåg inte att sådan omedelbar
skada som krävs enligt EU-domstolens tolkning av Luganokonventionens
artikel 5.3 (motsvarande bestämmelse finns i Bryssel I-förordningen) ska
anses ha inträffat i Sverige och således var inte Stockholms tingsrätt behörig
att pröva målet. Fotografen har överklagat hovrättens avvisningsbeslut till
Högsta domstolen som har meddelat prövningstillstånd i forumfrågan men
något avgörande i sak är ännu inte fattat. Tid för föredragning är inte utsatt
men planeras till början av 2012.
25
Porträttfotografi
Painer-målet (C-145/10)
I målet behandlade EU-domstolen en rad frågor om upphovsrättens omfattning avseende porträttfoton, speciella undantag i upphovsrättsinnehavarens ensamrätt rörande bl.a. den allmänna säkerhetens intresse samt även
vissa forumfrågor.
Målet rörde ett porträttfoto av en ung österrikisk flicka som kidnappats på
nittiotalet. Då flickan senare återfanns var medieintresset stort och i avvaktan på nya bilder på flickan använde fem tyska och österrikiska tidningsförlag porträttfotografiet samt en fantombild baserad på fotot som bearbetats
för att simulera flickans åldrande utan att ha upphovsmannens tillstånd
eller ange denna.
Den principiellt viktigaste frågan i målet var om upphovsrättens omfattning var mindre för ett porträttfotografi än för andra verk. Domstolen fann i
ljuset av C-5/08 Infopaq att även ett sedvanligt porträttfotografi kunde vara
resultatet av en upphovsmans egna intellektuella skapande och ett uttryck
för dennes personlighet och fria kreativa val genom bl.a. ljussättning, komposition och posering.
Av detta följde att när en nationell domstol med beaktande av de särskilda
omständigheterna i det enskilda fallet slagit fast att ett porträttfotografi
utgjorde ett verk så skulle dess skydd vara lika starkt som andra verks.
26
Upphovsrättsutredningens slutbetänkande
I fjolårets årsbok redovisades Upphovsrättsutredningens delbetänkande
Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24) och dess många intressanta och i delar
omdiskuterade förslag. Under 2011 kom utredningen med sitt slutliga
betänkande – En ny upphovsrättslag (SOU 2011:32).
Ensamutredaren professor Jan Rosén framlägger i slutbetänkandet en redaktionellt och språkligt granskad och reviderad version av lagen (1960:729)
om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagförslaget innebär en
regelförenkling och strukturell ordning som är avsedd att underlätta til�lämpningen av de upphovsrättsliga bestämmelserna och som gör det enklare att förstå och tillämpa lagen.
Den föreslagna lagen innehåller kodifieringar av de nyheter som föreslogs i
delbetänkandet, t.ex. den s.k. specialitetsgrundsatsen om en inskränkande
tolkning av avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt (5 kap. 1 §
tredje st.), tumregeln avseende arbetsgivares rätt att använda verk skapade i
anställningsförhållanden (5 kap. 7 §) samt omfattande ändringar i reglerna
om avtalslicenser (6 kap.) speciellt avseende s.k. särskild avtalslicens som
möjliggör för parter att ingå avtal med avtalslicensverkan även på andra
områden än de som nämns i lagen.
Slutligen föreslås att samtliga bestämmelser i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) införlivas i den nya lagen då dessa utgör internationell privaträtt som ger rättigheter till enskilda och därför bör prioriteras
i lagtext (13 kap.).
Proposition förväntas i början av 2012.
27
Jonas Westerberg
Tel: +46 8 527 70 919
[email protected]
Henrik Wistam
Tel: +46 8 527 70 928
[email protected]
Hans Eriksson
Tel: +46 8 527 70 857
[email protected]
Hanna Tilus
Tel: +46 8 527 70 967
[email protected]
28
Upphovsrätt avseende möbler
LAMINO och KURVA mål T 375-11 vid Eksjö tingsrätt (ännu inte
avgjort) samt Svensk Forms Opinionsnämnds yttrande nr 238,
ärende 5/2011
Ett möbelföretag, DBAB, ställde vid 2011 års möbelmässa i Stockholm ut
en fåtölj som Swedese Möbler bedömde utgjorde intrång i upphovsrätten
till den mycket välkända böjträfåtöljen LAMINO. LAMINO skapades på
nittonhundrafemtiotalet av formgivaren Yngve Ekström. LAMINO ingår i
Nationalmuseums samlingar och har även utsetts till århundradets möbel
av tidningen Sköna hems läsare.
Eftersom möbelmässan pågick lämnades en stämningsansökan med en
begäran om interimistiskt förbud ex parte in till tingsrätten i Eksjö. Eksjö
tingsrätt fattade beslut om förbud utan hörande av DBAB innebärande att
DBAB vid vite om 500 000 kronor förbjöds att tillverka, låta tillverka, marknadsföra, utbjuda till försäljning eller på annat sätt sprida exemplar av sin
fåtölj.
Talan i målet utökades så småningom till att omfatta också fåtöljen KURVA.
Yngve Ekström skapade KURVA innan LAMINO. De båda fåtöljerna har
samma karaktäristiska drag men skiljer sig åt i vissa mindre detaljer.
Tingsrätten förordnade Svensk Forms Opinionsnämnd som sakkunnig i
målet. Sådana förordnanden är ovanliga och har, såvitt vi känner till, endast
skett en gång tidigare. Förordnandet innebar att Svensk Forms Opinionsnämnd förelades att avge ett skriftligt utlåtande avseende dels huruvida
KURVA respektive LAMINO har upphovsrättsligt skydd, dels huruvida
DBAB:s försäljning, tillverkning och liknande åtgärder avseende den egna
fåtöljen innebär intrång i sådan upphovsrätt.
Efter sammanträde, vid vilket parterna närvarade, avgav Svensk Forms Opinionsnämnd yttrande och angav att man anser att
29
”… fåtöljerna som benämns Kurva och Lamino båda, var för sig, är upphovsrättsligt skyddade som alster av brukskonst samt att den av [DBAB] marknadsförda fåtöljen […] gör intrång i det skydd som tillkommer Kurva samt i
det skydd som tillkommer Lamino.”
Svensk Forms Opinionsnämnd motiverade sitt yttrande med att KURVA
och LAMINO är skapade av samma formgivare och bygger på samma formelement. Man menade att de karaktäristiska dragen hos såväl KURVA som
LAMINO är, framförallt, sitsens och ryggstödets profil som tillsammans
bildar en karaktäristisk sittlinje. Vidare, anser Svensk Forms Opinionsnämnd, framträder
”… de bakre benens lätt utsvängda form och det förhållande att benen och
armstöden består av samma stycke trä och härigenom bildar ett upp och nedvänt ”U” som ett individuellt och särpräglat inslag i fåtöljens form.”
Sammantaget menar Svensk Forms Opinionsnämnd att de båda fåtöljerna
ger ett sådant individuellt och särpräglat helhetsintryck att fåtöljerna
”… väl höjer sig över det krav som bör ställas för att verkshöjd skall anses
föreligga.”
Vid bedömningen avseende huruvida DBAB:s fåtölj utgör intrång i det upphovsrättsliga skydd som tillkommer KURVA och LAMINO uttalar Svensk
Forms Opinionsnämnd att DBAB:s fåtölj utnyttjar de mest karaktäristiska
särdragen hos KURVA och LAMINO, nämligen sittlinjen och benens/
armstödens utformning och vinkel. Man menar att fåtöljerna därmed ger
väsentligen samma helhetsintryck och att DBAB:s fåtölj därmed gör intrång
i det upphovsrättsliga skydd som tillkommer KURVA och LAMINO.
Målet pågår alltjämt vid Eksjö tingsrätt. Huvudförhandling förväntas till
våren 2012.
30
Eva Jensen
Tel: +46 40 622 66 61
[email protected]
31
Va r u m ä r k e s r ät t
Varumärkesåret 2011
Utvecklingen inom varumärkesrätten 2011 har präglats av den allt större
påverkan som EU:s rättsakter och EU-domstolens avgöranden får i den dagliga hanteringen i Sverige av varumärkesrelaterade ärenden. Svensk nationell praxis av intresse finns, men rättsutvecklingen leds från EU-domstolen.
Från EU-domstolen vill vi framhålla två viktiga utvecklingslinjer: Gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär och begränsningarna i varumärkets
rättsverkan till sådan användning som påverkar någon av varumärkets funktioner. DHL-målet är en kraftfull markering för att gemenskapsvarumärken
ska ha samma rättsverkan i hela unionen och domstolarna för gemenskapsvarumärken har möjlighet att fatta beslut som omfattar hela unionen. Vad
svensk domstol säger kan således få betydelse i Grekland. Detta är en intressant utveckling mot en allt mer integrerad union. Att någon av varumärkets
funktioner måste påverkas för att det ska finnas ett skyddsvärt intresse synes
också vara en lämplig utgångspunkt. Den fråga som uppstår är om juridiken förmår att skydda samtliga varumärkets funktioner på ett adekvat sätt.
Tveksamheter uppstår när EU-domstolen gör bedömningen i Philips-målet
att varumärkesintrång inte föreligger när inte varumärkets funktioner påverkas inom EU. Vad som är intrång utanför ett tullager inom EU är tydligen
inte intrång innanför denna byggnad.
Handeln med piratkopior utgör alltjämt ett växande problem. Rättighetshavarnas försök att inte bara hålla intrångsgöraren ansvarig, utan även stoppa
mellanhänders hantering av piratkopior har från EU-domstolen mötts med
blandat resultat. Svårigheten att balansera rättighetshavarnas intressen mot
allt för långtgående ingrepp i den dagliga handeln med varor och tjänster
kommer att fortsätta skapa bekymmer för domstolar och parter.
Under 2011 har vi också fått en ny varumärkeslag efter ett arbete som
huvudsakligen inneburit en omstrukturering och språklig översyn av den
tidigare varumärkeslagen. Den nya varumärkeslagen innehåller dock ett
antal viktiga förändringar där möjligheten till administrativ hävning av en
varumärkesregistrering kanske är den viktigaste.
33
Vi hoppas att detta kapitel om varumärkesrätten 2011 kommer att ge er en
nyttig genomgång av några av årets viktigare avgöranden.
DHL-målet (C235/09)
EU-domstolen har slutligt avgjort den långvariga diskussionen om de nationella domstolarna för gemenskapsvarumärken har behörighet att meddela
förbud som gäller hela EU eller om dessas förbud är begränsade till visst
territorium. Domstolen ansåg att huvudregeln är att ett förbud gäller över
hela EU, men att part kan invända och med stöd av t.ex. språkliga argument inskränka förbudet till sådan del av EU där varumärkets funktioner
påverkas.
Målet i korthet
De franska bolagen Chronopost SA och DHL Express France SAS tvistade
vid fransk domstol om intrång förelåg mellan Chronoposts äldre varumärke
WEBSHIPPPING och DHL:s användning av kännetecknet WEB SHIPPING. I överinstansen gjordes gällande att den överklagade domen stod i
strid med artiklarna 1 och 98 i varumärkesförordningen eftersom förbudet
inte omfattade hela EU. Överinstansen ställde då ett antal frågor till EUdomstolen för att få klarhet om ett förbud har rättsverkan i hela EU eller ej.
EU-domstolen
Domstolen inledde med att klargöra att artikel 98 avser påföljder vid intrång
i ett gemenskapsvarumärke. Första meningen i artikel 98.1 innebär att
en domstol för gemenskapsvarumärken ska meddela förbud mot intrång.
Andra meningen i artikel 98.1 innebär att domstolen ska meddela säkerhetsföreskrifter enligt nationell rätt, i Sverige vite, för att säkerställa att förbudet
efterlevs. Artikel 98.2 avser andra sanktioner än förbud för vilka nationell
rätt tillämpas och då lagen i den medlemsstat där intrånget gjordes.
Förbudens geografiska räckvidd styrs dels av domstolens geografiska behörighet, dels av den geografiska omfattning som ensamrätten ger.
34
Domstolarna för gemenskapsvarumärken har exklusiv behörighet i fråga
om talan om intrång. Väljs domstol utifrån reglerna om hemvistforum har
domstolen behörighet i fråga om intrång som sker i vilken som helst av medlemsstaterna. Behörigheten för den domstol som väljs utifrån reglerna om
hemvistforum kan därför omfatta hela EU. Domstolens behörighet begränsas däremot till det land där intrång sker om domstolen väljs enligt reglerna
om skadeforum. I detta fall begränsas förbudets omfattning till samma land.
Den ensamrätt som tillkommer innehavaren av ett gemenskapsvarumärke
omfattar i princip hela EU. Inom detta område har innehavaren samma
skydd och varumärket får samma rättsverkan. Av artikel 1.2 i varumärkesförordningen framgår vidare att förbud mot användning av ett gemenskapsvarumärke bara får meddelas om förbudet gäller för hela EU. I Nokia-målet,
C-316/05, har också EU-domstolen slagit fast att syftet med artikel 98.1 är
att skydda varumärken på samma sätt i hela EU. Av dessa skäl ska förbud
som huvudregel omfatta hela EU.
Ensamrätten till ett gemenskapsvarumärke är emellertid begränsad till
situationer när tredje mans användning av ett kännetecken skadar varumärkets funktion. Sådan användning som inte skadar varumärkets funktion kan
därför inte omfattas av ett förbud. Om svaranden visar att varumärkets funktion inte skadas i vissa länder, t.ex. av språkliga skäl, måste domstolen därför
begränsa förbudets geografiska omfattning till de områden där varumärkets
funktion skadas.
Sammanfattning och slutsats
EU-domstolen har i denna dom lämnat ytterligare vägledning om hur förbudssanktionen ska tillämpas. Huvudregeln är att förbud gäller över hela
EU, men att förbud undantagsvis kan begränsas till viss del av EU. Undantagen kopplas samman dels med domstolens behörighet vilket medför att
beslut om var talan ska väckas blir av betydelse, dels med ensamrättens
omfattning som innebär att varumärkets funktion måste påverkas för att en
påtalad användning ska kunna träffas av ett förbud.
35
Käranden styr var talan väcks (och kan även inskränka talan till visst territorium). Svaranden har bevis- och åberopsbörda för omständigheter hänförliga till begränsningar i ensamrättens omfattning. Det är uppenbart att
såväl käranden som svaranden bör överväga dessa frågor i intrångsmål.
Eftersom det nu är klart att det är möjligt att utverka ett förbud för hela EU
bör domen sammantaget innebära en effektivare hantering av varumärkesmål.
Philips och Nokia (C-446/09 och C-495/09)
I denna dom upprätthåller EU-domstolen uppfattningen att varor som i
och för sig är olovligen märkta med annans varumärke inte ska anses göra
varumärkesintrång av det skälet att varumärkets funktioner inte påverkas
när det inte finns risk att varorna når EU:s konsumenter.
Målen i korthet
I båda målen har varor transporterats från Kina och tillfälligt förts in i EU
för vidare transport (transit); i Philips-målet genom placering i tullager och
i Nokia-målet till Colombia. Frågan som EU-domstolen hade att ta ställning till var om mönster- respektive varumärkesintrång förelåg genom att
svarandena fört in varorna i EU.
EU-domstolen
Domstolen inleder med att konstatera att varken placering av varor i tul�lager eller transit innebär att varorna utbjudits till försäljning inom EU.
Av detta följer att det inte föreligger något intrång enbart på grund av att
varorna placerats i tullager eller är i transit. Domstolen konstaterar däremot
att intrång kan föreligga om varorna varit föremål för någon form av kommersiell aktivitet riktad mot konsumenterna inom EU eller om det finns
andra omständigheter som antyder att så kommer att ske.
Beträffande andra omständigheter än en visad kommersiell aktivitet ger
domstolen ytterligare vägledning dels såvitt avser beviskrav (misstanke att
sådan omständighet föreligger) dels vilka typer av omständigheter som kan
komma ifråga (placering i tullager utan angivande av slutdestination, avsak-
36
nad av tydlig information om identitet på parter inblandade i transporten,
bristande samarbete med tullmyndigheten och dokument som ger uttryck
för en risk att varorna faktiskt kommer att föras ut inom EU trots att så inte
ska ske).
I sin analys understryker domstolen att syftet med EU-rätten är begränsat
till att förhindra att intrångsföremål förs ut på marknaden inom EU och att
införa åtgärder mot att så sker utan att för den skull förhindra laglig handel.
Vad som sker utanför EU är således utan betydelse för bedömning av om
intrång sker).
Domstolen belyser även skillnaden på hantering av transitfrågan inom å ena
sidan tullförfaranden och å andra sidan inom ett efterföljande intrångsmål.
I tullförfarandet är det tillräckligt att misstanke föreligger om att intrångsföremålen når EU:s konsumenter, men i intrångsmålet krävs att detta är styrkt.
Domstolen följer tidigare praxis på så sätt att varumärkets funktion måste
påverkas för att åtgärder ska kunna vidtas mot intrångsföremål, men ger
nu vägledning om att vissa omständigheter i vart fall ska anses medföra
att misstanke föreligger om att varorna ska föras ut i EU. De exempel som
ges bör inte anses vara uttömmande, utan även andra omständigheter bör
accepteras. För rättighetshavarna är detta goda nyheter då domen i vart fall
öppnar en möjlighet att komma åt intrångsföremål placerade i tullager eller
i transit.
Eftersom beviskravet för såväl frågan om misstanke att varorna ska föras
ut på marknaden inom EU som frågan om misstanke om intrång föreligger skärps i ett efterföljande intrångsmål där dessa omständigheter måste
styrkas bör rättighetshavarna hantera transitfrågorna med samma grad av
försiktighet som intrångsfrågorna.
37
Gasflaskor 3D (C-46/10)
Enligt traditionell svensk praxis har det varit förbjudet att samla in och
återfylla varumärkesskyddade förpackningar (förpackningar märkta med
ett varumärke eller förpackningsutstyrslar) för att sedan bjuda ut varorna
till försäljning. EU-domstolen ändrar nu rättsläget när domstolen i ett vägledande avgörande förklarar att denna typ av varumärkesanvändning inte
innebär intrång i ensamrätten till ett varumärke.
Målet i korthet
Kosan Gas tillverkar och säljer flaskgas i Danmark. Utformningen av flaskorna som Kosan Gas använder är skyddad som ett 3D varumärke. Flaskorna är också märkta med Kosan Gas namn och logotyp. Viking Gas har
en återfyllningsstation i Danmark där en konsument kan lämna in en tom
gasflaska och få tillbaka en ny full flaska mot betalning för gasen. Viking
Gas har på detta sätt samlat in, återfyllt och sålt Kosan Gas flaskor. Den
danska överrätten har begärt besked från EU-domstolen om detta förfarande utgör varumärkesintrång.
EU-domstolen
Domstolen inleder med att konstatera att flaskan från Kosan Gas är tänkt att
återanvändas, vilket visar att flaskan inte enbart fungerar som förpackning
utan har ett självständigt ekonomiskt värde. Flaskan ska därför anses utgöra
en vara i sig. Domstolen konstaterar även att när konsumenten förvärvar
en flaska med gas från Kosan Gas betalar konsumenten inte bara för gasen
utan även för flaskan.
I sin analys framhåller domstolen att ensamrätten till ett varumärke konsumeras om en försäljning innebär att varumärkets ekonomiska värde realiseras. Den som köper flaskorna skulle inte heller kunna dra full nytta av sin
äganderätt till dessa flaskor om äganderätten begränsas så att köparen blir
hänvisade till en enda gasleverantör när de senare vill fylla på dessa flaskor.
Konkurrensen på eftermarknaden för återfyllning av gasflaskor skulle också
minska om rättighetshavaren med stöd av sitt varumärke skulle kunna hindra tredje man att återfylla flaskorna. EU-domstolen slår fast att den intres-
38
seavvägning som ska ske medför att konsumtion inträtt genom Kosan Gas
försäljning av gasflaskorna till konsumenten.
Domstolen ger också vägledning om möjligheten att åberopa skälig grund
för att hindra tredje mans användning trots att konsumtion inträtt. Domstolen framhåller i detta sammanhang att den nationella domstolen måste
beakta hur flaskorna är märkta, hur dessa byts ut och hur marknaden för
den underliggande varan, i detta fall gas, fungerar. Om genomsnittskonsumenten kan få intrycket att det föreligger ett samband mellan parterna i
målet eller att gasen kommer från rättighetshavaren föreligger skälig grund.
Sammanfattning och slutsatser
EU-domstolens dom förändrar den svenska marknaden för återfyllning av
förpackningar när det nu konstateras att konsumtion inträder vid den första
lagliga försäljningen av förpackningen. En förutsättning är dock att priset
för förpackningen, oberoende av priset på den underliggande varan, är så
högt att rättighetshavaren får anses ha realiserat varumärkets ekonomiska
värde.
Det åligger vidare tredje man att vidta försiktighetsåtgärder så att inte konsumenten kan få intrycket att det föreligger ett samband mellan tredje man
och rättighetshavaren. Det bör också framhållas att EU-domstolens dom
enbart synes vara tillämplig på marknader där konsumenten är van vid att
det finns andra distributörer av den underliggande varan.
Sammantaget innebär domen ökad konkurrens på eftermarknaden samtidigt som domen öppnar för möjligheter för rättighetshavaren att skydda sina
legitima intressen.
39
Ny varumärkeslag trädde i kraft den 1 juli 2011
Den 1 juli 2011 trädde den nya varumärkeslagen (2010:1877) i kraft. Nedan
följer en sammanfattning av de viktigaste ändringar som genomförts genom
den nya lagen.
Inledningsvis kan nämnas att diskussionerna kring att eventuellt ta bort
officialprövningen inte ledde till några ändringar utan granskningen av
nya varumärkesansökningar avseende både absoluta och relativa hinder
hos Patent- och registreringsverket (PRV) finns kvar i den nya lagen. Till
skillnad från många andra länder inom Europa innebär detta att Sverige
utmärker sig genom att myndigheten granskar nya ansökningar och anför
äldre rättigheter som registreringshinder om det anses att förväxlingsrisk
föreligger. Bedömningen om förväxlingsrisk föreligger utgår ifrån en jämförelse mellan både varumärkena (och i aktuella fall den äldre firman och
det yngre varumärket) och de varor och tjänster som omfattas av ansökan
respektive den äldre rättigheten.
Den största nyheten är att det införts en möjlighet till administrativ hävning vilket innebär att PRV kan häva en varumärkesregistrering efter att
tredje man ansökt om hävning förutsatt att innehavaren inte motsätter sig
detta. För att tredje man ska anses behörig att ansöka om hävning krävs att
han för talan för egen räkning och förfogar över det intresse på vilken den
åberopade grunden vilar. Förfarandet har utformats med den summariska
processen enligt lagen om betalningsföreläggande som förebild. Om innehavaren bestrider ansökan om hävning kan den som ansökt om hävning
begära att ärendet överförs till tingsrätt för prövning. Syftet med regeln är
att tillhandahålla ett relativt snabbt, enkelt och billigt system för hävning av
registreringar som uppenbart saknar förutsättningar att bestå. Fortfarande
kvarstår naturligtvis möjligheten att, liksom tidigare, ansöka om hävning
vid domstol, t.ex. om det är känt att innehavaren kommer att motsätta sig
talan om hävning.
En annan nyhet som infördes genom den nya lagen är att PRV numera ska
granska samtliga varor och tjänster som ingår i en ansökan separat. Detta
40
innebär att en ansökan kan komma att avslås delvis om varumärket anses
registrerbart för vissa, men inte alla, varor och tjänster. Tidigare avslogs en
ansökan, mot vilken ett hinder anförts, i sin helhet förutsatt att inte sökanden aktivt begränsat varuoch tjänsteförteckningen för att komma förbi det
motanförda hindret.
Ytterligare en praktiskt viktig nyhet är det faktum att släktnamn inte längre
per automatik utgör registreringshinder. Tidigare krävdes i princip att den
som ansökte om skydd för ett varumärke som innehöll ett släktnamn kunde
visa behörighet till släktnamnet alternativt medgivande från släktnamnsbärarna. Genom den nya lagen har släktnamnshindret lättats upp och numera
utgör endast egenartade släktnamn hinder, förutsatt att varumärkesanvändningen också skulle komma att medföra en nackdel för bäraren. Efter ändringen har varumärken som PETTERSSON kunnat registreras trots att
sökanden inte visat behörighet till släktnamnet Pettersson (PBR 10-085).
Avslutningsvis kan nämnas att det skydd som titlar tidigare åtnjöt genom
varumärkeslagen har tagits bort i den nya lagen. Tidigare förelåg hinder
mot att såsom varumärke registrera titeln på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, förutsatt att titeln var egenartad. Genom den
nya lagen kvarstår att en titel som självständigt anses uppnå verkshöjd och
därmed är upphovsrättsligt skyddad fortfarande kan utgöra hinder. En titel
kan också naturligtvis, genom inarbetning eller registrering, ha uppnått
ett varumärkesskydd som kan verka hindrande mot en varumärkesansökan
innehållande titeln. För egenartade titlar som inte uppnår upphovsrättsligt skydd och som inte heller registrerats eller inarbetats såsom varumärke
innebär den nya lagen dock en försämring. Bland annat kan nämnas att
varumärket RAINMAN RESEARCH, efter att den nya varumärkeslagen
trädde i kraft, har kunnat registreras för diverse konsulttjänster i klass 35,
trots att RAINMAN är titeln på en amerikansk film från 1988 som av PRV
ansetts vara egenartad (PBR 10-140).
Skydd för officiella beteckningar (PBR 10-280 och 10-281)
Enligt 2 kap. 7 § första st. varumärkeslagen får inte ett varumärke innehålla
41
något som skyddats såsom officiell beteckning enligt lagen (1970:498) om
skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar. Bland annat skyddas Europarådets tillika Europeiska kommissionens emblem (se nedan)
genom en hänvisning i förordningen (1976:100), samt bilagan till denna,
på detta sätt.
Patentbesvärsrätten (PBR) har i mål 10-280 och 10-281, efter invändning
från Europeiska kommissionen, bedömt huruvida de sökta figurmärkena
EUROPEAN CRAFTSMANSHIP och EUROPEAN CRAFTMANSHIP
SVENSK INDUSTRIGRAVYR (se nedan) innehåller beståndsdel som
kan uppfattas som en efterbildning av det skyddade emblemet. I sammanhanget kan noteras att det vid förväxlingsbedömningen sker en jämförelse
mellan de sökta varumärkena och det skyddade emblemet såväl som mellan
märkena och den heraldiska beskrivningen som finns för det europeiska
emblemet, nämligen ”På ett azurblått fält framträder en cirkel med tolv
guldfärgade stjärnor vars spetsar inte berör varandra”.
PBR kom i målen fram till att de sökta varumärkena inte var förväxlingsbara
ur traditionell synvinkel och inte heller innehöll något som var ägnat att
uppfattas som en efterbildning av det europeiska emblemet ur en heraldisk
synpunkt.
42
Kommentar
Det bör noteras att bedömningen vad gäller officiella beteckningar och
huruvida ett varumärke är ägnat att uppfattas som en efterbildning av
en viss officiell beteckning skiljer sig ifrån den gängse förväxlingsbedömning som sker när två varumärken jämförs, genom att även den heraldiska
beskrivningen ska beaktas.
Energigivande varumärken (PBR 09-285)
Swedish Match North Europe AB (Swedish Match) invände i detta mål mot
varumärket ENERGY SNUS som registrerats för ”tobak; tuggtobak; cigaretter av tobakssurrogat, ej för medicinska ändamål” i klass 34 och anförde
att märket är beskrivande för sökta varor och därmed saknar för registrering
erforderlig särskiljningsförmåga samt att termen ENERGY SNUS måste
omfattas av det så kallade frihållningsbehovet. Sökanden, Northerner Scandinavia AB, anförde att märket inte är direkt beskrivande utan suggestivt för
sökta varor och således registrerbart.
PBR gick på Swedish Match linje och ansåg att varumärket ENERGY
SNUS innehåller beståndsdelar som var för sig kan användas vid beskrivning av de sökta varorna i klass 34. PBR uttalade att snus är en tobaksvara
som bland annat innehåller nikotin som utgör en form av uppiggande stimulantia, vilket innebär att ordet ENERGY därmed kommer att upplysa
om denna egenskap hos de tobaksprodukter som omfattas av ansökan.
Vidare hänvisade PBR i sitt avgörande till EU-domstolens domar i mål
C-265/00 (BIOMILD) och C-363/99 (POSTKANTOOR) när det gällde
bedömningen av huruvida de två märkesdelarna kan anses samverka på ett
sådant sätt att deras distinktivitet sammantaget förstärks på ett sådant sätt att
särskiljningsförmåga uppnås. PBR fann att så inte var fallet och upphävde
registreringen för ENERGY SNUS.
43
Varumärke i sorg (PBR 09-329)
Ett ytterligare avgörande från PBR där frågan avseende beskrivande egenskap hos ett varumärke bedömts avsåg frågan huruvida ordvarumärket
SORG kunde anses beskrivande för smycken i klass 14.
Fri Kommunikation KB invände mot registreringen och angav att märket är beskrivande för sökta varuslag eftersom varumärket kan komma att
användas för smycken för användning av personer som bär sorg. Invändaren
anförde att det åter blivit modernt att ge uttryck för sorg genom bärande av
särskilda smycken.
PBR delade PRV:s bedömning och anförde i sina domskäl att invändaren
inte lyckats visa att traditionen avseende smycken som bärs i samband med
sorg fortfarande lever kvar. Med anledning härav fann PBR att omsättningskretsen inte kommer att uppfatta varumärket SORG i samband med
smycken som angivande av en viss egenskap hos dessa och registreringen
fick bestå. Ett av patenträttsråden var skiljaktig.
Kommentar
Vid utformning/framtagning av nya varumärken är det viktigt att man gör
en noggrann bedömning av om det kan finnas en risk att varumärket kan
uppfattas som beskrivande för de sökta varorna och/eller tjänsterna för vilka
varumärket är avsett att registreras och användas. Vidare är det också viktigt
att man vid användning av ett varumärke alltid tänker på att använda det
tillsammans med en generisk term för att inte riskera att varumärket efter
hand kan komma att uppfattas som den beskrivande termen för varorna/
tjänsterna. För att behålla varumärkeskaraktären kan man tänka på att alltid använda versaler samt inte använda varumärket i genitiv-form.
Mellanliggande rättigheter (PBR 10-072)
Tropicana Products Inc. ansökte om skydd för varumärket TROPICANA för
varor i klasserna 29 (fruktbaserade snacks, yoghurt), 30 (spannmålsbaserade
snackbars) och 31 (färsk frukt). PRV motanförde fem stycken svenska firmor.
44
Efter avslag från PRV överklagade sökanden. I samband med överklagandet vidhöll man ansökan, i första hand med den ursprungliga varuförteckningen och, i andra hand, med en begränsning till fruktbaserade snacksprodukter i klass 29.
PBR valde i målet att endast bedöma förväxlingsrisken mellan det sökta
varumärket och den av de motanförda firmorna som var identisk med varumärket. Sökanden hade en tidigare registrering för TROPICANA i klass
32, som var äldre än den motanförda firman. Firman avsåg restaurang- och
pubverksamhet. Enligt vedertagen praxis anses livsmedel och drycker i
varumärkesrättslig mening uppvisa likhet med restaurangverksamhet etc.
Eftersom varumärket och firman var identiska ansågs förväxlingsrisk föreligga. Det faktum att sökanden hade en äldre registrering som också omfattade varor med vilka restaurangtjänsterna ska anses liknande gav inte skäl
till någon annan bedömning. I samband härmed hänvisade PBR till det
äldre Regeringsrättsavgörandet (RÅ 2006 ref. 75) avseende PIZZA PAPA
JOHN’S.
Kommentar
Vad gäller mellanliggande rättigheter som kan ha tillkommit trots förekomsten av en äldre hindrande registrering så kan man av ovanstående dra slutsatsen att tidigare praxis står fast. Detta innebär att för den rättighetsinnehavare som har en äldre registrering och som får en mellanliggande rättighet
anförd som hinder mot en ny identisk eller snarlik ansökan återstår endast
att agera mot den mellanliggande rättigheten genom hävningstalan för det
fall medgivande inte kan inhämtas.
Förväxlingsrisk trots associationsmässig skillnad (PBR 10-168)
Innehavaren, Regus Management Ltd (Regus), av varumärkesregistreringarna för REGUS och REGUS (figur) invände mot ordvarumärkesregistreringen för REBUS DEVELOPMENT för tjänster i klass 36.
PBR och PRV gjorde samma bedömning vad gäller tjänsteslagslikhet, nämligen att identitet/likhet förelåg, samt att det inarbetningsmaterial som
45
lämnats in av Regus inte ansågs tillräcklig för att visa förvärvad förstärkt
särskiljningsförmåga.
PBR konstaterade vidare att en tydlig fonetisk och visuell likhet förelåg
mellan varumärkesdominanterna REBUS och REGUS. Det faktum att
REBUS ger en annan association än REGUS var inte tillräckligt för att
utesluta förväxlingsrisk. PBR ansåg inte heller att det figurativa utförandet
i REGUS (figur) var tillräcklig för att förta likheten. Sammanfattningsvis
fann PBR att förväxlingsrisk förelåg och registreringen för REBUS DEVELOPMENT hävdes.
Känt varumärke påverkar inte likhetsbedömningen (C-552/09)
År 1998 ansökte Tirol Milch (Tirol) om registrering av varumärket Timi
KINDERJOGHURT (figur) såsom gemenskapsvarumärke vid Byrån för
harmonisering inom den inre marknaden (OHIM) i Alicante. Ansökan
omfattade varor i klass 29. Ferrero SpA (Ferrero) invände mot ansökan
och åberopade en äldre italiensk registrering för ordmärket KINDER som
registrerats för varor i klass 30. Invändningen avslogs på grund av att varumärkena inte ansågs tillräckligt lika varandra och Tirols varumärke registrerades slutligen som ett gemenskapsvarumärke.
Efter det att Timi KINDERJOGHURT (figur) registrerats som gemenskapsvarumärke väckte Ferrero talan om hävning av registreringen. Harmoniseringsbyråns annulleringsenhet beslutade om hävning av varumärkesregistreringen, men överklagandenämnden upphävde detta beslut. Ferrero
överklagade därefter till EU-tribunalen och anförde att likheten mellan
varumärkena och varorna innebar en risk för förväxling enligt artikel 8 (1)
(b) i förordning 40/94/EEC (numera ersatt av förordning 2009/207/EC).
Ferrero hävdade också att varumärket KINDER är ett välkänt varumärke
och att registreringen av Timi KINDERJOGHURT drog otillbörlig fördel
av eller var till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller
renommé enligt artikel 8 (5).
EU-tribunalen fann att trots att ordet KINDER ingick i båda parters varu-
46
märken så förelåg ett antal visuella och fonetiska skillnader som förde med
sig att varumärkena inte uppfattades som lika. Tribunalen fastslog vidare
att omständigheterna att Ferreros äldre varumärke är välkänt samt likheten
mellan parternas varor kan beaktas vid bedömning av om förväxlingsrisk
föreligger, men att det inte påverkar bedömningen av likheten mellan varumärkena i sig.
I målet som slutligen avgjordes av EU-domstolen, efter ytterligare ett överklagande från Ferrero, fastställdes EU-tribunalens beslut att avvisa Ferreros
talan om hävning av gemenskapsvarumärket Timi KINDERJOGHURT
(figur).
EU-domstolen uttalade att frågan huruvida likhet föreligger mellan de motstående varumärkena är ett gemensamt rekvisit för tillämpningen av såväl
artikel 8 (1) (b) som artikel 8 (5). Domstolen förklarade vidare, med hänvisning till äldre rättspraxis, att risken för förväxling skall avgöras utifrån en
helhetsbedömning där hänsyn tas till alla relevanta faktorer vilka omfattar,
inte bara graden av likhet mellan de motstående varumärkena, men också
graden av särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket samt i hur hög
grad det äldre varumärket är känt. Frågan om graden av särskiljningsförmåga samt huruvida det äldre varumärket är känt är dock inte relevanta faktorer vid bedömning av huruvida varumärkena i fråga är lika. Dessa faktorer
skall beaktas först i samband med bedömningen av om omsättningskretsen
kan få uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena.
Domstolen utvecklade att faktorer såsom graden av särskiljningsförmåga
samt huruvida det äldre varumärket är känt kan spela in vid helhetsbedömningen av förekomsten av ett samband mellan det äldre varumärket och det
yngre varumärket enligt artikel 8 (5) så att till exempel en låg grad av likhet
mellan varumärkena skulle kunna kompenseras av den starka särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket. Domstolen fastställde emellertid att
omständigheten att varumärket KINDER var känt och det faktum att parternas varor var identiska eller liknande inte var tillräcklig för att fastställa
en risk för förväxling mellan varumärkena eller att allmänheten skulle göra
47
en koppling mellan dem. För att artikel 8 (1) (b) eller artikel 8 (5) ska anses
tillämpliga måste villkoret att de motstående varumärkena är identiska eller
liknande vara uppfyllt. Bestämmelserna i artikel 8 (1) (b) eller artikel 8 (5)
var således inte tillämpliga eftersom domstolen hade slagit fast att varumärkena inte liknade varandra.
Vidare fastställde domstolen tidigare rättspraxis att förekomsten av en varumärkesfamilj eller varumärkesserie är en relevant faktor vid bedömning av
förväxlingsrisken. I det aktuella målet var dock denna faktor irrelevant eftersom varumärkena inte ansetts lika (jmf ovan).
Av målet kan man dra slutsatsen att oavsett hur känt ett äldre varumärke
är så kan det inte påverka bedömningen av förväxlingsrisk på så sätt att
två varumärken som har bedömts inte likna varandra anses lika endast på
grund av att det äldre varumärket är känt.
48
Henrik Wistam
Tel: +46 8 527 70 928
[email protected]
Merit Berlips Persson
Tel: +46 8 527 70 968
[email protected]
Liselott Enström
Tel: +46 8 527 70 916
[email protected]
Helena Wassén Öström
Tel: +46 8 527 70 963
[email protected]
49
Sökordsannonsering (C-323/09 Interflora)
I förra årets upplaga av denna årsbok redogjordes för två avgöranden från
EU-domstolen avseende användning av sökord i sökmotorer på internet,
nämligen de förenade målen C-236/08, C-237/08 och C-238/08 (nedan
”Google-domen”) och C-558/08 (Portakabin). Under 2011 har EU-domstolen lämnat ytterligare två förhandsavgöranden där man dels vidareutvecklat
de varumärkesrättsliga principerna för tolkning inom detta område, dels
tolkat vissa frågor gällande användning av annans varumärke på en elektronisk marknadsplats.
I Interflora-målet vidareutvecklade EU-domstolen de principer som tidigare slagits fast i Google-domen. Bakgrunden till målet är följande. Marks
& Spencer (”M&S”) valde inom ramen för söktjänsten ”AdWords” ut sökordet ”Interflora” och varianter av detsamma, vilket medförde att en annons
för M&S visades under rubriken ”sponsrade länkar” när en internetanvändare sökte på begreppet ”Interflora” i sökmotorn Google. Varumärket
”Interflora” är välkänt i Storbritannien och i andra medlemsstater i EU vad
gäller blomsterleveranstjänster. Interflora väckte därför talan om varumärkesintrång, varpå den nationella domstolen slutligen ställde fyra tolkningsfrågor till EU-domstolen.
Den nationella domstolen ville få klarhet i huruvida innehavaren av ett
varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent, utifrån ett sökord som är
identiskt med detta varumärke och som vederbörande utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på internet, låter visa en
annons för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket i fråga har registrerats. Domstolen ville också få klarhet i om det i detta
sammanhang är relevant att annonsen kan få vissa delar av omsättningskretsen att felaktigt tro att annonsören är medlem i varumärkesinnehavarens
kommersiella nätverk och att sökmotorföretaget inte tillåter varumärkesinnehavarna att hindra att kännetecken som är identiska med deras varumärken väljs som sökord. Vidare ville domstolen få utrett huruvida innehavaren
av ett i varumärkesrättslig mening ”känt” varumärke har rätt att förhindra
att en konkurrent gör reklam utifrån ett sökord som överensstämmer med
50
varumärket och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på internet.
Inledningsvis konstaterade domstolen att den redan i Google-domen slagit
fast att det kännetecken som annonsören väljer som sökord i en söktjänst
på internet är det medel som används för att dennes annons ska visas, varför kännetecknet anses användas i näringsverksamhet i varumärkesrättslig
mening. Sådan användning föreligger även när kännetecknet (sökordet)
inte framträder i själva annonsen.
När det gäller användning av ett varumärke som är i allt väsentligt identiskt,
krävs för att en sådan användning ska kunna förbjudas att användningen
skadar någon av varumärkets funktioner. Domstolen menade härvid att när
det gäller användning av kännetecken i en söktjänst på internet har domstolen redan slagit fast att utöver ursprungsangivelsefunktionen kan även
reklamfunktionen vara relevant. I förevarande fall hade Interflora därutöver
även gjort gällande att investeringsfunktionen skadades. Domstolen gjorde
följande bedömning när det gäller skada på varumärkets funktioner.
Skada på varumärkets funktioner
(Tolkning av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 samt artikel 9.1 a i förordning
40/94.)
När det gäller skada på ursprungsangivelsefunktionen menade domstolen att
bedömningen ska ta sin utgångspunkt i huruvida en normalt informerad
och skäligen uppmärksam internetanvändare, utifrån marknadens allmänt
kända egenskaper, kan förväntas känna till att M&S’s blomsterleveranstjänst inte ingår i Interfloras nätverk. Om det visar sig att detta inte är allmänt känt, ska det bedömas huruvida M&S’s annons gjorde det möjligt för
internetanvändaren att förstå att nämnda tjänst inte ingick i nätverket, t.ex.
genom användning av termer såsom ”M&S Flowers”. Denna bedömning är
upp till den nationella domstolen att göra.
Beträffande skada på reklamfunktionen konstaterade domstolen att den
omständighet att tredjemans användning av ett sökord som är identiskt
51
med ett varumärke tvingar varumärkesinnehavaren att intensifiera sina
reklamansträngningar för att bibehålla eller öka sin synlighet bland konsumenterna inte alltid är tillräcklig för att det ska anses föreligga en skada
på reklamfunktionen. Domstolen poängterade härvid att syftet med varumärket inte är att skydda varumärkesinnehavaren mot tillvägagångssätt som
utgör en naturlig del av konkurrensen.
Investeringsfunktionen tar sikte på att innehavaren använder sitt varumärke
för att skaffa sig eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket. Domstolen menade att när
tredjemans användning stör varumärkesinnehavarens användning enligt
ovan skadas varumärkets investeringsfunktion. Huruvida detta förhållande
är för handen är upp till den nationella domstolen att avgöra.
Betydelsen av att ett varumärke är känt
(Tolkning av artikel 5.2 i direktiv 89/104 samt artikel 9.1 c förordning 40/94.)
När det gäller betydelsen av att ”Interflora” är ett känt varumärke konstaterade domstolen följande. Varumärkesinnehavaren av ett känt varumärke
har rätt att förhindra tredjeman att använda varumärket om användningen
utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Kända varumärken skyddas
således mot intrång som innebär förfång för varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning), förfång för varumärkets renommé (nedsvärtning) eller
mot intrång som innebär att det dras otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning).
När det gäller urvattning föreligger förfång när användningen minskar
varumärkets förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från varor och tjänster med annat ursprung, d.v.s. bidrar till att varumärket degenereras. Domstolen fastslog att bedömningen huruvida en användning bidrar till urvattning ska göras utifrån en ”normalt informerad och
skäligen uppmärksam internetanvändare” och huruvida denne kan förstå
att de erbjudna varorna och tjänsterna inte härrör från innehavaren av det
52
kända varumärket utan från en av dennes konkurrenter. Denna bedömning
lämnar domstolen till den nationella domstolen att göra.
När det gäller snyltning konstaterade domstolen inledningsvis att det förhållandet att varumärket är känt leder till att många användare kommer att
använda detta som sökord på internet. Valet av sökord kommer då att medföra att en konkurrents annons visas för konsumenten. Om konsumenten
då väljer att i stället köpa konkurrentens vara eller tjänst i stället för varumärkesinnehavarens, drar konkurrenten en verklig fördel av varumärkets
särskiljningsförmåga och renommé. Domstolen menade att det i en sådan
situation ska bedömas huruvida det föreligger en ”skälig anledning” härför
eller inte.
Domstolen menade dock att skälig anledning inte föreligger när en annonsör placerar sig i ett känt varumärkes kölvatten för att dra fördel av dess
attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att utge någon ekonomisk ersättning eller egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den
kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa
och befästa bilden av varumärket. När däremot användning sker i syfte att
visa ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, utan att
någon imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster erbjuds,
utan att någon urvattning eller nedsvärtning orsakas och utan att varumärkets funktioner skadas, anses sådan användning i princip ingå i en sund och
lojal konkurrens. Under sådana förhållanden, menade domstolen, föreligger en skälig anledning.
53
Sökordsannonsering samt användning av annans varumärke på en
elektronisk marknadsplats
(C-324/09 L’Oréal II)
Även i förevarande fall vidareutvecklade domstolen några av de principer
som behandlades i Google-domen avseende användning av sökord i söktjänster på internet. Målet behandlade dock även en rad tolkningsfrågor om
annonsering av och på elektroniska marknadsplatser.
Bakgrunden till målet är följande. L’Oréal väckte talan om varumärkesintrång mot Ebay vid High Court of Justice i England med anledning av dels
försäljning via Ebays marknadsplats, dels sökordsannonsering via Googles
söktjänst ”AdWords”. Totalt rörde det sig om 17 varor. Två av varorna var förfalskade, medan de andra varorna antingen inte var avsedda för försäljning
på grund av att de var demonstrationsexemplar eller var avsedda endast
för försäljning i Nordamerika och inte inom Europa. Vidare hade vissa av
varorna sålts utan förpackning. När det gällde annonserna på sökmotorn
Google innehöll dessa sökord som överensstämde med L’Oréals varumärken och det fanns en reklamlänk till Ebay’s hemsida. L’Oréal gjorde således
även gällande att Ebay gjort sig skyldigt till intrång då bolaget annonserat
på Google med sökord liknande L’Oréals.
Ebay driver en elektronisk marknadsplats som visar annonser för varor som
säljs av personer som har ett konto hos Ebay. Ebay tar ut provision på genomförda försäljningar. Vid behov hjälper Ebay också sina säljare att optimera
sina försäljningserbjudanden, att inrätta egna online-butiker och att främja
och öka försäljningen. Ebay gör även reklam för vissa varor som utbjuds till
försäljning på Ebay genom annonser i sökmotorer, såsom Google.
Den nationella domstolen ställde en rad frågor till EU-domstolen. Frågorna
tog dels sikte på konsumtionsrättsliga aspekter, dels huruvida ett kännetecken ansågs ”användas” i varumärkesrättslig mening.
54
Fråga om försäljning av märkesvaror på en elektronisk
marknadsplats
(Tolkning av artikel 5 i direktiv 89/104 samt artikel 9 förordning 40/94.)
Domstolen erinrade inledningsvis om att för att en varumärkesinnehavare ska ha rätt att förbjuda tredjeman att använda ett kännetecken som är
identiskt med eller liknar dennes varumärke krävs att användningen sker i
näringsverksamhet.
När det så gäller utbjudande av varor, som varumärkesinnehavaren avsett
för försäljning i tredjeland, på en elektronisk marknadsplats avsedd för konsumenter inom unionen slog EU-domstolen fast följande. En varumärkesinnehavare kan motsätta sig försäljning, försäljningserbjudande och reklam
av varor försedda med dess varumärke när en näringsidkare via en elektronisk försäljningsplats utan företagets medgivande säljer varor som inte
tidigare sålts inom unionen till en konsument inom unionen eller riktar
försäljningserbjudande till konsumenter i det område där varumärket är
registrerat inom unionen. De nationella domstolarna ska från fall till fall
bedöma om reklam eller försäljningserbjudande på en elektronisk marknadsplats riktar sig till konsumenterna på nämnda territorium.
Vidare konstaterade EU-domstolen att utbjudande till försäljning på elektroniska marknadsplatser av varuprover och demonstrationsexemplar som
är försedda med varumärket som skickats ut till återförsäljare, t.ex. i syfte
att dessa ska demonstreras för konsumenter, innebär i avsaknad av bevis
för motsatsen inte att varorna har förts ut på marknaden enligt reglerna om
varumärkesrättslig konsumtion.
När det gäller de varor som på Ebay försålts utan förpackning erinrade
domstolen dels att frågan om ett varumärkes renommé skadas genom att
avlägsna förpackningen får bedömas från fall till fall, dels att då varumärkets grundläggande funktion är att ange varans ursprung för konsumenten
utgör det en garanti för att alla varor som bär varumärket har framställts
eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för
deras kvalitet. Domstolen konstaterade härvid att en varumärkesinnehavare
55
får motsätta sig återförsäljning av kosmetika och parfym när varornas förpackning avlägsnats om avlägsnandet innebär att grundläggande uppgifter
om exempelvis tillverkaren saknas alternativt om varumärkesinnehavaren
styrker att avlägsnandet av förpackningen skadat varans image och därmed
varumärkets renommé.
Reklam för den elektroniska marknadsplatsens webbplats och där
erbjudna varor med användande av sökord
(Tolkning av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 samt artikel 9.1 a i förordning
40/94.)
Domstolen hänvisade inledningsvis till att man när det gäller reklam på
internet utifrån sökord som sammanfaller med varumärken, redan har fastslagit att denna användning utgör användning i näringsverksamhet i varumärkesrättslig mening (Google-domen). Domstolen prövade därefter dels
om annonser av den typ som Ebay visar med hjälp av en sådan söktjänst
som Google tillhandahåller gäller varor och tjänster som är identiska med
dem för vilka varumärket har registrerats, dels om nämnda annonser skadar
eller kan skada någon av varumärkets funktioner.
När det gäller Ebays reklam för sin egen tjänst konstaterade domstolen att
denna användning inte har skett för varor eller tjänster som är identiska
med eller liknar dem för vilka varumärket har registrerats. Denna bedömning bör i stället ske enligt bestämmelserna avseende utökat skydd för
kända varumärken.
När det däremot gäller den reklam som Ebay gjort för försäljningserbjudanden som kommer från företagets försäljningskunder konstaterade domstolen att Ebays användning skett för varor eller tjänster som är identiska med
dem som varumärket har registrerats för och att användningen skett på ett
sådant sätt att ett samband uppstår mellan kännetecknet och tjänsten.
Domstolen kom sammanfattningsvis fram till att en varumärkesinnehavare
har rätt att förbjuda en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats att använda sökord identiska med varumärket på internet för att göra
56
reklam för varor försedda med varumärket och som erbjuds på nämnda
marknadsplats, när reklamen gör det svårt för konsumenten att veta om
varan som avses i annonsen kommer från varumärkesinnehavaren, från ett
företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller från tredjeman.
Användning av kännetecken som sammanfaller med varumärken i
försäljningserbjudanden på den elektroniska marknadsplatsen
(Tolkning av artikel 5 i direktiv 89/104 samt artikel 9 förordning 40/94.)
Vid handel på elektroniska marknadsplatser är det ofrånkomligt att kännetecken som är identiska med eller liknar varumärken kommer att visas
på den webbplats som drivs av näringsidkaren som står bakom den elektroniska marknadsplatsen, så som Ebay.
EU-domstolen konstaterade härvid att den näringsidkare som driver en
elektronisk marknadsplats inte kan anses ”använda” kännetecken som är
identiska med eller liknar varumärken som förekommer i försäljningserbjudanden på dennes webbplats. Användningen görs i stället av försäljningskunderna till näringsidkaren som driver marknadsplatsen och inte av
näringsidkaren själv.
Ebays ansvar som mellanhand
(Tolkning av artikel 14.1 i direktiv 2000/31, ”Direktiv om elektronisk handel”.)
Den nationella domstolen ville även få klarhet i dels huruvida den tjänst
som exempelvis Ebay tillhandahåller utgör en ”värdtjänst” enligt E-handelsdirektivet, dels under vilka förutsättningar näringsidkaren i så fall ska
anses ha sådan kännedom som avses i direktivet.
När det gäller den första frågan konstaterade domstolen att för det fall en
näringsidkare lämnat hjälp som bland annat bestått i att optimera presentationen av de aktuella försäljningserbjudandena eller att göra reklam för
erbjudandena, kan näringsidkaren inte anses ha haft en neutral ställning
mellan försäljningskunden och potentiella köpare. Denna får i stället anses
57
ha utövat en aktiv roll, varpå näringsidkaren inte kan åberopa det undantag
från ansvar som föreskrivs i E-handelsdirektivet.
Beroende på om näringsidkaren kan anses ha utövat en aktiv roll eller inte,
blir det aktuellt att utreda huruvida denne uppfyller villkoren i E-handelsdirektivet för att omfattas av undantaget från ansvar.
Domstolen kom därvid fram till att E-handelsdirektivet ska tolkas så att när
näringsidkaren inte utövar en aktiv roll kan denne enbart hållas ansvarig
i mål där skadestånd kan komma att utdömas om näringsidkaren hade
kännedom om sådana fakta eller omständigheter som borde ha föranlett
insikt om olagliga försäljningserbjudanden eller när det kommit till dennes
kännedom inte tagit bort sådan information utan dröjsmål. Näringsidkaren utövar en aktiv roll när denne lämnar hjälp bestående i att optimera
presentationen av aktuella försäljningserbjudanden eller att göra reklam för
dessa. Huruvida Ebay har utövat en sådan aktiv roll eller inte är upp till den
nationella domstolen att avgöra.
Sammanfattning och slutsatser av C-323/09 och C-324/09
Av EU-domstolens domar kan man dra några generella slutsatser när det
gäller användning av annans varumärke dels som sökord i söktjänster på
Internet, dels på elektroniska marknadsplatser.
I Interflora-domen har EU-domstolen konstaterat att utöver varumärkets
ursprungsfunktion kan användning av någon annans varumärke som sökord
i en söktjänst på internet medföra skada på varumärkets investeringsfunktion. Detta sker när tredjemans användning stör varumärkesinnehavarens
användning av sitt varumärke för att skaffa sig eller behålla ett gott rykte
som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket. Vidare har EU-domstolen i samma dom slagit fast att varumärken
som är kända kan skyddas mot intrång som innebär förfång för varumärkets
särskiljningsförmåga (urvattning) eller som innebär att det dras otillbörlig
fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning).
58
I L’Oréal II-domen konstaterade EU-domstolen bl.a. när det gäller användning av sökord i en söktjänst på internet att man får skilja på huruvida
användningen av någon annans varumärke som sökord sker i förhållande
till de tjänster som den elektroniska marknadsplatsen erbjuder eller i reklam
för varor och tjänster som hänför sig till den elektroniska marknadsplatsens försäljningskunder. I den förstnämnda situationen kan det vara svårt
att påvisa att användning sker för samma eller liknande tjänster. Samma
princip gäller själva användningen på den elektroniska marknadsplatsen,
där försäljningskunderna får anses vara de som använder varumärken i sina
erbjudanden.
Bang & Olufsen förlorar talan rörande tredimensionellt varumärke
(T-508/08)
Bang & Olufsens utdragna strid för att som EU-varumärke få registrera
sitt tredimensionella kännetecken har nu avgjorts av förstainstansrätten
(tribunalen). Tribunalen ansåg att Board of Appeal gjorde rätt i att pröva
även andra absoluta registreringshinder och avslog Bang & Olufsens överklagande med hänvisning till att kännetecknet består av en form som ger
varan ett betydande värde och därmed inte är registrerbar enligt artikel
7.1 e iii i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumärken (förordning nr 40/94) (numera ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken).
Bakgrund
Bang & Olufsen ansökte den 17 september 2003 om registrering av en
högtalare som tredimensionellt kännetecken. Ansökan avslogs med hänvisning till utstyrselns bristande särskiljningsförmåga och att särskiljningsförmåga inte heller förvärvats till följd av användning. Board of Appeal avslog
Bang & Olufsens överklagande med hänvisning till bristande ursprunglig
särskiljningsförmåga. Designen ansågs ovanlig men inte särskiljande och
uppfattades därför inte som ett kännetecken. Bang & Olufsen förde talan
om ogiltigförklaring av beslutet i tribunalen och anförde bland annat att
Board of Appeal hade underlåtit att pröva registreringsansökan mot andra-
59
handsgrunden att utstyrseln förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Nämnda talan resulterade i att Board of Appeal vidtog en rättelse
och angav att den begått ett uppenbart fel genom att underlåta att pröva
om registreringsansökan genom användning förvärvat särskiljningsförmåga.
Board of Appeal ändrade således sitt tidigare beslut och avslog registreringsansökan även på den grund att särskiljningsförmåga inte förvärvats till
följd av användning. Bang & Olufsen vände sig åter till tribunalen, som
biföll talan och anförde att Board of Appeal på ett felaktigt sätt slagit fast
att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga. Tribunalen uttalade
att om omsättningskretsen uppfattar ett kännetecken som en uppgift om
kommersiellt ursprung har det ingen inverkan på särskiljningsförmågan om
kännetecknet samtidigt fyller någon annan funktion. Board of Appeal upphävde granskarens beslut avseende bristande särskiljningsförmåga. Board of
Appeal prövade dock ansökan med utgångspunkt i ett annat absolut registreringshinder än det nyss nämnda och avslog ansökan med motiveringen att
kännetecknet endast består av en form som ger varan ett betydande värde
i den mening som avses i 7.1 e iii förordning nr 40/94. Tribunalen har nu
avgjort Bang & Olufsens överklagande av Board of Appeals senaste beslut.
Tribunalen
Den första grunden: Åsidosättande av artikel 63.6 i förordning nr 40/94 nämligen att byrån ska vidta de åtgärder som krävs för att följa Europeiska gemenskapernas domstols dom.
Bang & Olufsen gjorde i första hand gällande att granskaren vid OHIM
och Board of Appeal redan avgjort att artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94
inte var tillämplig på det sökta varumärket. Tribunalen fann att de tidigare
instanserna inte uttalat sig om tillämpningen av artikel 7.1 e iii utan endast
om det sökta varumärkets särskiljningsförmåga, inneboende eller förvärvad.
I andra hand gjorde Bang & Olufsen gällande att Board of Appeal är skyldig att följa tribunalens dom och endast registrera det sökta varumärket
utan möjlighet att beakta annat absolut registreringshinder. Tribunalen
anförde att ett ogiltigförklarande av det överklagade beslutet på denna
60
grund skulle föranleda OHIM att på nytt granska det sökta varumärket,
eftersom OHIM är skyldigt att ex officio pröva om en ansökan faller under
ett absolut registreringshinder. Tribunalen ansåg således att Board of
Appeal gjort helt rätt i att företa en ny prövning av aktuell ansökan under
annat absolut registreringshinder.
I tredje hand gjorde Bang & Olufsen gällande att hindret i 7.1 e iii inte
kan prövas eftersom det inte åberopats före hindret i 7.1 b om bristande
särskiljningsförmåga. Tribunalen anförde att de absoluta hindren i artikel
7.1 anges utan inbördes ordning. Kännetecken som omfattas av artikel 7.1 e
kan aldrig förvärva särskiljningsförmåga till följd av användning, varför den
inte behöver prövas mot bakgrund av artikel 7.3 i motsats till om kännetecknet omfattas av ett hinder stadgat i artikel 7.1 b-d. Det finns således ett
intresse av att initialt pröva om hinder föreligger enligt artikel 7.1 e, dock
inte en skyldighet.
Talan vann således inte bifall hos tribunalen såvitt avser den första grunden
hänförlig till åsidosättande av artikel 63.6 i förordning nr 40/94.
Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94
nämligen att kännetecknet endast består av en form som ger varan ett betydande värde.
Initialt kan konstateras att varans design kan utgöra ett varumärke enligt
artikel 4 i förordning nr 40/94. Enligt artikel 7.1 e ska emellertid registrering nekas för kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller
en form som ger varan ett betydande värde.
Bang & Olufsen gör i första hand gällande att det i praxis fastslagna syftet
bakom artikel 7.1 e, nämligen att förhindra att ensamrätt ges till tekniska
lösningar eller användbara egenskaper hos en vara som användare sannolikt
skulle kräva hos konkurrenternas varor, inte är tillämpligt vad gäller artikel
7.1 e iii. Tribunalen finner dock inget stöd för sökandens påstående utan
61
anser att det omedelbara syftet med artikel 7.1 e iii är att förbjuda registrering av former som är rent funktionella, eller som ger varan ett betydande
värde för att undvika ensamrätt till sådana former.
I andra hand har Bang & Olufsen gjort gällande att den aktuella formen
inte kan omfattas av artikel 7.1 e iii eftersom denna ska tolkas restriktivt och
andra egenskaper än formen måste beaktas. Tribunalen anser att formen för
vilken registrering sökts i sin helhet utgör en anmärkningsvärd design som
är lätt att memorera. Designen av varan är enligt tribunalen mycket viktig
för konsumentens val, även om andra egenskaper hos varan också beaktas.
Bang & Olufsen har medgivit att designen är en betydande del av bolagets
varumärkesstrategi och att den ökar varans värde. Även bevisning i målet
visar att varans form är en viktig egenskap i marknadsföringen. Tribunalen
anser därför att Board of Appeal inte har gjort något fel i sin bedömning
vad gäller det betydande värdet av varans design. Tribunalen tillade dock
att det faktum att formen ger varan i fråga ett betydande värde inte utesluter
att andra egenskaper hos varan, såsom i förevarande fall de tekniska kvaliteterna, också kan ge den aktuella varan ett betydande värde.
Talan vann således inte bifall hos tribunalen såvitt avser den andra grunden
hänförlig till åsidosättande av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94.
Bang & Olufsens ansökan om varumärkesskydd för sitt tredimensionella
kännetecken har således avslagits av tribunalen med hänvisning till det
absoluta registreringshindret att kännetecknet består av en form som ger
varan ett betydande värde. Detta undantag kan inte avhjälpas ens med den
starkaste inarbetning. Historiskt har nämnda undantag sällan tillämpats.
Frågan efter tribunalens avgörande är om undantaget i framtiden kommer att tillämpas mer frekvent eftersom formens värde idag sannolikt är
högt för en mängd olika varor på marknaden. Undantaget är till viss del
motsägelse-fullt. Å ena sidan ska formen vara så speciell att den uppfyller
kravet på att fungera som ett kännetecken. Å andra sidan får formen inte
vara så speciell att den är väsentlig för konsumentens val av varan eftersom
formen då medför ett betydande värde för varan i fråga vilket gör att varu-
62
märket inte blir registrerbart enligt detta undantag. På så vis kan undantaget drabba alltför nytänkande och framgångsrik formgivning. Anledningen
härtill synes vara att man inte vill ge en form ett i tid obegränsat skydd, ett
produktionsmonopol, genom en varumärkesregistrering, utan istället hänvisa dessa fall till andra immaterialrättsliga skyddsformer begränsade i tiden,
så som designskydd och upphovsrätt. Här kan tilläggas att det heller inte
finns absoluta hinder för designskydd så som för varumärkesskydd. Ligger
undantaget beträffande formens betydande värde för varan i fråga i farans
riktning är det med anledning av det ovan nämnda rekommendabelt att
innan, eller åtminstone i samband med, en varumärkesansökan för en form
även överväga designskydd. Vid marknadsföring bör även hållas i åtanke
att tribunalen betonade det faktum att Bang & Olufsens marknadsföring
framhållit sin säregna design som ett skäl för att undantaget i detta fall var
uppfyllt.
Det återstår nu att se om tribunalens dom kommer att stå fast eller om Bang
& Olufsen försöker gå vidare till EU-domstolen.
California White/Red-målet (T 572-11)
Svea hovrätt meddelade den 30 juni 2011 en dom avseende varumärkens
särskiljningsförmåga vid beskrivande ordelement. I målet hävdade käranden att ordvarumärkena CALIFORNIA WHITE och CALIFORNIA
RED skulle hävas på grund av bristande särskiljningsförmåga vid såväl registreringstillfällena som vid tidpunkten för talans väckande. Svaranden
menade å sin sida att varumärkena hade en inneboende särskiljningsförmåga eller i vart fall förvärvat sådan, varför kärandens talan skulle ogillas.
Målet i korthet
V & S Vin och Sprit Aktiebolag (Vin & Sprit) lanserade år 1989 ett rött
vin benämnt California Red i Sverige. År 1990 lanserades ett motsvarande
vitt vin med namnet California White. Etiketterna på vinerna ändrades
år 1996 genom att dessa försågs med en bild av Golden Gate-bron i San
Francisco, Kalifornien. Samma år gav Vin & Sprit in varumärkesansökningarna CALIFORNIA RED (nr. 330099) och CALIFORNIA WHITE
63
(nr. 330098) för registrering i Sverige. De aktuella ansökningarna avslogs
först, men bifölls sedan av Patentbesvärsrätten (PBR) år 1999. PBR uttalade
att varumärkena, som också bestod av en bild av Golden Gate-bron, hade
förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Varumärkena har emellertid hävts genom en dom från Stockholms tingsrätt den 28
april 2009 med hänvisning till bland annat att Vin & Sprit inte kunde visa
verkligt bruk av varumärkena i dess registrerade form under den i målet
relevanta femårsperioden.
Vin & Sprit ansökte dock i mellantiden och innan ovan nämnda varumärkesregistreringar hade hunnit hävas, den 21 december 2006 om varumärkesregistrering för ordvarumärkena CALIFORNIA RED och CALIFORNIA WHITE i klass 33 för varorna alkoholhaltiga drycker (ej öl). Patent- och
registreringsverket (PRV) gjorde först bedömningen att ordvarumärkena
inte uppfyllde kraven på särskiljningsförmåga. Ordvarumärkena registrerades emellertid i juni 2007 sedan Vin & Sprit hade åberopat PBR:s ovan
nämnda beslut samt presenterat försäljningssiffror avseende vinerna till
stöd för att varumärkena hade förvärvat särskiljningsförmåga.
Golden State Vintners (GSV) hade tidigare ett affärsförhållande med Vin
& Sprit, varvid GSV levererade vitt vin i bulk till Vin & Sprit. I det nu
aktuella målet väckte GSV talan mot Vin & Sprit med yrkande om att ovan
nämnda registreringar från 2007 för ordvarumärken CALIFORNIA RED
(nr. 0389297) och CALIFORNIA WHITE (nr. 0389296) i klass 33 skulle
hävas. Som grund för sin talan angav GSV att ordvarumärkena saknade
såväl förvärvad som inneboende särskiljningsförmåga vid registreringstidpunkten och vid tidpunkten för talans väckande. Ordmärkena hade
således enligt GSV:s uppfattning registrerats i strid med den förut gällande
varumärkeslagen (1960:644).
Vin & Sprit å sin sida hävdade att ordvarumärkena vid registreringstidpunkten hade erforderlig särskiljningsförmåga för att kunna registreras och att
varumärkena alltjämt innehade sådan grad av särskiljningsförmåga att de
kunde registreras. Ordvarumärkena hade enligt Vin & Sprit i vart fall förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga.
64
Domstolens bedömning
Såväl tingsrätten som hovrätten ogillade GSV:s talan. Tingsrätten var av
uppfattningen att ordvarumärkena saknade ursprunglig särskiljningsförmåga då orden ”white” och ”red” anger beskaffenhet och ordet ”California” anger geografiskt ursprung. I likhet med tingsrätten ansåg hovrätten
att ordvarumärkena saknade inneboende särskiljningsförmåga. Däremot
ansågs att CALIFORNIA WHITE och CALIFORNIA RED hade förvärvat särskiljningsförmåga genom omfattande bruk av varumärkena. Någon
anledning att häva registreringarna fanns således inte.
Varumärkens särskiljningsförmåga
Hovrätten konstaterade att de aktuella svenska bestämmelserna om erhållande och vidmakthållande av varumärkesregistrering kan behöva tolkas
och tillämpas i ljuset av EU-rätten, varvid EU-domstolens avgörande
ska tjäna som vägledning. Av sådan praxis framgår att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas dels med avseende på de produkter eller
tjänster som registreringen omfattar, dels utifrån den uppfattning som en
normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas ha. Vid bedömningen av om ett varumärke lämpar
sig som identifikationsmedel för att fastställa att den ifrågavarande varan
har sitt ursprung i ett visst företag och att varan kan särskiljas från andra
företags varor, ska hänsyn tas till exempelvis varumärkets inneboende
egenskaper, den marknadsandel som varumärket innehar, hur länge och
inom hur stort geografiskt område varumärket har brukats och den andel
av omsättningskretsen som tack vare varumärket som kan ange att varan
kommer från ett visst företag.
Förvärvad särskiljningsförmåga
Hovrätten angav att de aktuella varumärkena innehåller deskriptiva element och sammantagna har en i hög grad beskrivande karaktär för de varor
för vilka de har registrerats. Någon inneboende särskiljningsförmåga föreligger således inte. Hovrätten gick därefter vidare och prövade om ordvarumärkena hade förvärvat sådan särskiljningsförmåga. GSV hade invänt att
varumärkena används för varor som är lågt prissatta, vilket ska beaktas vid
bedömningen av varumärkenas särskiljningsförmåga eftersom en konsu-
65
ment inte uppmärksammar varumärket med lågt pris i samma utsträckning
som för en vara med högt pris. Hovrätten konstaterade dock i detta sammanhang att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas med avseende
på de produkter eller tjänster som registreringen omfattar. Genomsnittskonsumentens förmåga att uppmärksamma varumärket som identifikationsmedel bör därför bedömas i första hand mot bakgrund av vilken kategori av varor som registreringen omfattar.
Omsättningskretsens kännedom och användning under avsevärd tid
De marknadsundersökningar som Vin & Sprit hade presenterat gav vid
handen att omsättningskretsen i stor utsträckning känner till de aktuella
varumärkena, dock kunde inte några slutsatser dras om att konsumenter
identifierar varumärkena med produkterna i fråga. Hovrätten konstaterade
vidare att varumärkena använts av Vin & Sprit under en lång tid och att det
inte hade någon betydelse att innehållet i de produkter som varumärkena
använts för i viss mån skiftat under årens lopp, vinet hade nämligen haft
olika producenter och leverantörer. Den omständighet att CALIFORNIA
WHITE och CALIFORNIA RED under perioder använts som del av eller
i kombination med annat varumärke var inte av betydelse i detta sammanhang då det inte kan uppställas något krav på att varumärkena ska ha använts
självständigt för att förvärva särskiljningsförmåga. Avgörande är snarare att
användningen av respektive varumärke gjort det möjligt för omsättningskretsen att identifiera varan som härrörande från ett visst företag. Hovrätten anförde vidare att både CALIFORNIA WHITE och CALIFORNIA
RED har haft och fortfarande har betydande marknadsandelar, även om
CALIFORNIA WHITE utmärker sig i detta avseende då det sedan lanseringen varit ett av det bäst säljande vita vinerna på Systembolaget. Hovrätten menade dock att det var naturligt för konsumenter att associera varumärkena med varandra då de har använts och fortfarande används sida vid
sida för liknande varor. Även i målet presenterade tidningsartiklar gav stöd
för vinernas försäljningsframgång.
Vid en helhetsbedömning av omsättningskretsens kännedom om varumärkena, den avsevärda tid som varumärkena har använts och omständigheten att varumärkena, särskilt CALIFORNIA WHITE, haft och
66
fortfarande har väsentliga marknadsandelar, ansåg hovrätten det visat att
varumärkena förvärvat och alltjämt innehar tillräcklig särskiljningsförmåga.
Tingsrättens dom fastställdes därmed.
Slutsats
Avgörandet visar att en lång användning av ett varumärke i kombination
med betydande marknadsandelar och stor kännedom i omsättningskretsen kan leda till att varumärket anses ha förvärvat särskiljningsförmåga,
trots att varumärket i sig i hög grad är av beskrivande karaktär. Att varorna
eller tjänsterna har ett lågt pris är inte av betydelse vid bedömning av varumärkets särskiljningsförmåga då genomsnittskonsumentens förmåga att
uppmärksamma varumärket som identifikationsmedel bör därför bedömas
i första hand mot bakgrund av vilken kategori av varor som registreringen
omfattar. Av domen framgår vidare att det inte finns något krav på att varumärket används självständigt för att kunna erhålla särskiljningsförmåga, så
länge konsumenterna kan identifiera att varan kommer från ett visst företag.
67
Johan Norderyd
Tel: +46 40 664 66 56
[email protected]
Malin Cronhamn
Tel: +46 40 622 66 66
[email protected]
Elna Jönsson
Tel: +46 40 622 66 64
[email protected]
Cecilia Åberg
Tel: +46 40 622 66 67
[email protected]
68
Generaladvokatens yttrande av den 29 november 2011 i mål
C 307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of
Trade Marks
Bakgrund i korthet
Chartered Institute of Patent Attorneys (”CIPA”) ansökte till Registrar of
Trade Marks i Storbritannien (”Registret”) om att registrera varumärket IP
TRANSLATOR för olika tjänster inom klass 41 enligt den nionde årgången
av Niceklassificeringssystemet. Ovanstående tjänsteförteckning motsvarade
helt rubriken i klass 41 i Niceklassificeringssystemet, d.v.s. ”undervisning/
utbildning; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet”.
Registret nekade registrering med hänvisning till att det sökta varumärket
var beskrivande för översättningstjänster, vilka omfattas av klass 41 men
som inte ingår i klassrubriken i och för sig.
CIPA överklagade beslutet och anförde att ansökan varken angav eller avsåg
översättningstjänster. OHIM anser enligt Kommunikation nr 4/03 sammanfattningsvis att en ansökan om ett gemenskapsvarumärke som anger
en klassrubrik ska omfatta samtliga varor eller tjänster i sådan klass. Vissa
medlemsstater tillämpar följaktligen denna princip, men andra kräver en
högre grad av specificering.
Sammanfattning av yttrandet och generaladvokatens förslag till
avgörande
Generaladvokaten hade att ta ställning till följande frågor:
1. Är det nödvändigt att klart och precist ange vilka varor och tjänster som
omfattas av en varumärkesansökan, och i så fall hur klart och precist?
2. Är det tillåtet att använda de generella termerna i Niceklassificeringens
rubriker vid varumärkesansökan?
3. Är det nödvändigt eller tillåtet att tolka användning av Niceklassificeringens rubriker i enlighet med OHIM:s kommunikation nr 4/03?
69
Generaladvokaten inleder med att notera att Niceklassificeringen inte är
en juridiskt bindande rättsakt utan snarare fyller en administrativ och praktisk funktion, bl.a. för att underlätta sökningar i varumärkesregistren. Detta
framgår bl.a. av regel 2(4) i Implementeringsförordningen (Förordning
(EG) nr 2868/95), där det även anges att enbart indelningen av varor och
tjänster under en viss, eller vissa, rubriker i Niceklassificeringen inte ska
vara avgörande för varuslagslikhet. Medlemsstaterna är därutöver fria att
använda sig av Niceklassificeringens rubrikindelning eller att avvika från
den.
Både varumärkesdirektivet (2008/95/EG) och varumärkesförordningen
(förordning (EG) nr 207/2009) innebär att identifieringen av de varor och
tjänster sökanden vill registrera måste uppfylla vissa krav på tydlighet och
precision.
Generaladvokatens svar på den första frågan innebär att identifikationen
av vilka varor och tjänster som omfattas av ansökan måste vara tillräckligt
tydlig för att behöriga myndigheter och näringslivets aktörer ska kunna göra
en korrekt bedömning av varumärkets skyddsomfång. Tydlighetskraven kan
uppfyllas antingen genom att produkterna eller tjänsterna räknas upp i en
specificerad lista, eller genom att identifiera de grundläggande och objektiva egenskaperna för de aktuella varorna eller tjänsterna.
Kraven på tydlighet och precision måste dock bedömas i enlighet med
omständigheterna i det enskilda fallet och i enlighet med de specifika varor
och tjänster sökanden vill registrera. Detta gäller oavsett om det rör sig om
ett nationellt varumärke eller ett gemenskapsvarumärke.
Svaret på den andra frågan ska enligt generaladvokaten vara att det i och för
sig inte är uteslutet att använda generella begrepp enligt Niceklassificeringens rubriker, förutsatt att identifieringen av varor och tjänster i det enskilda
fallet ändå uppfyller kraven på tydlighet och precision. Som exempel nämner generaladvokaten ”tvål” i klass 3 som varande tillräckligt tydlig oavsett
att begreppet återfinns i klassrubriken. Rubriken i klass 45, som bl. a. inkluderar ”personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers
70
behov”, anser generaladvokaten däremot bara i allmänna ordalag beskriva
ett stort antal skilda tjänster såsom dejtingtjänster och krematorietjänster
och är därför inte tillräckligt tydlig.
Slutligen, avseende den tredje frågan, anser generaladvokaten att OHIM:s
tillämpning av klassrubriker enligt Kommunikation 4/03 inte garanterar
tillräcklig tydlighet och precision såsom anförts ovan.
Sammanfattande reflektioner
Den generella slutsatsen av generaladvokatens yttrande är att en varumärkessökande måste precisera de produkter och tjänster som avses med varumärket ganska väl. Ansökan med angivande enbart av klassrubrik, som alltjämt förekommer, kan inte med självklarhet anses innebära att varumärket
vinner skydd för samtliga produkter eller tjänster som ingår i den aktuella
klassen.
Det ställer högre krav på hur sökanden utformar varuoch tjänsteförteckningen i sin varumärkesansökan. Skyddsomfånget kan möjligen som en
följd komma att bli snävare, men vinner samtidigt i tydlighet. Detta förhållande kan dock vara till fördel för sökanden i förhållande till reglerna om
användningstvång, eftersom avgränsningen rimligen innebär att sökanden
inte ansöker om registrering av produkter och tjänster som sökanden inte
har en intention att faktiskt saluföra.
I förhållande till internationellt samordnade portföljer kan det dock diskuteras vilken praktisk betydelse generaladvokatens yttrande innebär, eftersom
sådana ofta har en högre grad av precisering för att lättare fungera i flera
jurisdiktioner utan att avvika från en enhetlig varuoch tjänsteförteckning.
En relevant fråga är dock om sökande som tills nu använt eller överväger
registrering enbart med Niceklassificeringens rubriker genast bör överväga
större precision eller inte. Generaladvokatens yttrande är inte bindande för
domstolen, och ett slutligt avgörande kan inte väntas förrän under 2012. Vår
uppfattning är dock att en sökande troligen gör klokt i att anpassa sina varuoch tjänsteförteckningar enligt generaladvokatens anvisningar redan nu.
71
Frågan kan även ställas hur redan registrerade gemenskapsvarumärken ska
hanteras om Kommunikation 4/03 ogiltigförklaras av EU-domstolen. Ska
dessa kvarstå oförändrade, medges precisering i efterhand eller rentav anses
för oprecisa för att medges fortsatt giltighet?
Fredrik Persson
Tel: +46 31 799 10 49
[email protected]
Sepideh Sadeghi
Tel: +46 31 799 10 57
[email protected]
72
F i r m a r ät t
F i r m a r ät t
Användningstvånget
TV 7 Stockholm-målet (Högsta domstolens dom 2011-12-29
i mål nr T 1408-09)
Firmarättsliga tvister är relativt ovanliga i domstolarna. Detta mål som gick
upp till HD gäller frågan huruvida innehavaren av firman TV 7 Stockholm
Aktiebolag hade gjort verkligt bruk av firman i Sverige för den verksamhet
som den registrerats för under fem år före väckande av talan om hävning.
HD-domen innehåller en vägledande genomgång av gällande rätt och tidigare avgöranden från HD och EU-domstolen samt en principiellt viktig
analys av vilka omständigheter som är relevanta för bedömningen av frågan
om hävning av firma på grund av underlåten användning.
I målet yrkade NonStop Television 7.0 AB (NonStop Television) att firman
TV 7 Stockholm Aktiebolag skulle hävas på grund av att den inte använts på
det sätt som krävs för att ensamrätten skall få bibehållas (16 a § firmalagen).
TV 7 Stockholm Aktiebolag (TV 7 Stockholm) bestred denna talan. HD
ansåg i domen att kravet på användning var uppfyllt och fastställde därmed
hovrättens domslut.
I enlighet med övergångsbestämmelserna till ändringen av firmalagen som
trädde i kraft den 1 juli 2011 avgjordes målet i HD enligt den nya lydelsen
av 16 a §, trots att den omtvistade firman registrerades och talan väcktes vid
tingsrätten före lagändringen. Den kritiska frågan var om innehavaren gjort
”verkligt bruk” av firman.
HD noterade i domskälen att bestämmelsen i 16 a § firmalagen utformats
i överensstämmelse med 3 kap. 2 § i den nya varumärkeslagen och att det
enligt förarbetena till 16 a § uttalas att bestämmelsen om hävning av firmor på grund av underlåten användning behövde anpassas till motsvarande
bestämmelse i varumärkeslagen för att skapa en god balans och ett gott
samspel mellan firmarätten och varumärkesrätten men att undantag bör
göras om det finns sakliga skäl för detta, exempelvis med hänsyn till firmans
74
F i r m a r ät t
associationsrättsliga funktion eller dess användning som offentligrättsligt
individualiseringsmedel.
HD ansåg att kriterierna för verkligt bruk av en firma bör ta sin utgångspunkt i firmans huvudsakliga funktion, att identifiera den näringsverksamhet som näringsidkaren bedriver. Detta leder enligt HD till att begreppet
verkligt bruk inte kan förstås på riktigt samma sätt när det gäller firmor som
när det gäller varumärken. De kriterier som utvecklats på varumärkesområdet är därför inte fullt ut tillämpliga på firmaområdet.
HD uttalade vidare att det inte räcker att näringsidkaren under den relevanta tidsperioden använt firman i olika sammanhang, utan också att
användningen skett just för sådan verksamhet som den registrerats för. Vad
som ligger i detta krav får bedömas med hänsyn till vilket slags verksamhet
som ska bedrivas. I mera komplicerade verksamheter kan det vara tillräckligt att det under den relevanta tidsperioden har vidtagits åtgärder som leder
näringsidkaren närmare målet att bedriva viss verksamhet.
Firman TV 7 Stockholm Aktiebolag registrerades 1994 för tv-sändningar
och därmed förenlig verksamhet. Den relevanta tidsperioden för bedömningen av om användningstvånget var uppfyllt var 2002-2007. HD fann
utrett att det var ett komplicerat, tidskrävande och kostsamt projekt att starta
en tv-kanal, där det krävdes att ett stort antal åtgärder vidtogs för att det
skulle vara möjligt att starta sändningsverksamhet.
Den användning av firman som åberopades av TV 7 Stockholm, bestående
bl.a. i webb-tv-sändningar och ingående av ett avtal med ett närstående
bolag för bedrivande av verksamhet för TV 7 Stockholms räkning syftande
till att förbereda för tv-sändningar samt användning av firman i årsredovisningarna under de aktuella åren och i kontakter med myndigheter, ansåg
HD utgjorde verkligt bruk av firman för den verksamhet som den registrerats för.
75
F i r m a r ät t
Ulf Dahlgren
Tel: +46 8 527 70 905
[email protected]
76
Pat e n t RÄTT
Pat e n t r ät t
Patenträttens utveckling
Som vi rapporterade i föregående årsbok är den stora immaterialrättspolitiska frågan relaterad till EU-patent och Europeisk patentdomstol, ett projekt som den svenska regeringen drivit aktivt. En utveckling har skett som
kommenteras mera i detalj nedan. En EU-förordning avseende det enhetliga patentskyddet (EU-patent med undantag för Italien och Spanien som
valt att stå utanför) samt en särskild förordning avseende språkhanteringen
har tagits fram och även hanterats i Europaparlamentet. Troligen återstår
det inte några större ändringar i dessa förordningar men de kan inte träda
ikraft före avtalet om Europeisk patentdomstol har trätt ikraft. I december
2011 havererade de politiska förhandlingarna p.g.a. av att enighet inte kunde
uppnås om i vilket land domstolens Central Division skall vara belägen.
I övrigt har vi att redovisa ett mycket intressant avgörande i ett patentmål
från Högsta domstolen avseende preskription av skadestånd i belysning
av gällande femårsregel (som är densamma i varumärkes- och mönsterlagen). Hovrätten har ändrat en tingsrättsdom som gäller bedömningen av
det svåra kriteriet om uppfinningshöjd och tingsrätten har i ett fall prövat frågan om föranvändarrätt, där praxis är mycket sparsam. Synnerligen
viktiga avgöranden från EU-domstolen har meddelats inom området för
läkemedelspatent. Ett av dessa avgöranden avser tolkningen av undantaget
att inte kunna få patent beviljat för användningen av mänskliga embryon.
Det för patenthavaren negativa beslutet medför enligt vissa bedömare klara
risker för mindre investeringar i stamcellsforskning för behandling av vissa
nervsjukdomar (Parkinsons sjukdom m.fl.). De övriga avgörandena avser
förutsättningarna att under vissa omständigheter kunna få s.k. tilläggsskydd
(SPC) för läkemedelspatent.
När preskriberas ersättningsanspråk i patentmål?
(NJA 2011 s 270)
I en fråga om skadeståndsersättning på grund av patentintrång har Högsta
domstolen prövat när preskription ska anses inträda.
78
Pat e n t r ät t
I tidigare mål hade fastställts att DeLavals (DeLaval International AB)
patent var giltigt samt att motparten Lely (Lely Industries N.V. och Lely
Sverige AB) genom att sälja en typ av mjölkningsrobotar hade gjort intrång
i DeLavals patent.
Mellan parterna var det ostridigt att Lely sålt sju mjölkningsrobotar, vilka i
Högsta domstolen betecknades nr 3-9 (tidigare under målets handläggning
i tingsrätten hade ytterligare två robotar varit aktuella). Försäljningarna
kunde delas upp enligt följande; (a) avtal om försäljning slöts, (b) roboten
levererades, (c) roboten installerades, (d) start-up av roboten, (e) slutförande
av intrimning samt (f) slutbetalning. DeLaval hade yrkat ersättning dels för
skälig ersättning för utnyttjandet av patentet och dels ersättning för utebliven försäljning avseende fyra av robotarna (nr 3, 6, 7 och 9).
I patentlagen fastslås att ersättning för patentintrång bara utgår för skada
under de senaste fem åren innan talan väcks vid domstol. Om den skadelidande inte väcker talan inom den tiden, går rätten till ersättning förlorad.
Den i målet aktuella tidpunkten var den 9 maj 1998. Ersättning för tiden
dessförinnan skulle inte utgå.
Parterna hade olika uppfattning om preskriptionstiden för ersättningsanspråket skulle börja löpa vid tidpunkten då respektive försäljningsavtal slöts
eller vid den senare tidpunkt då intrångshandlingarna upphörde.
Högsta domstolen, som gjorde en annan bedömning än underinstanserna
i preskriptionsfrågan, konstaterade att det vid ett patentintrång kan förekomma en serie av intrångshandlingar. Redan den första av dessa handlingar
kan orsaka skada. Genom senare intrångshandlingar kan den ursprungliga
skadan förvärras eller också nya skador uppkomma. Utgångspunkten för
preskriptionstiden bör bestämmas särskilt för varje tillkommande skada till
följd av nya intrångshandlingar. Detta innebär att det löper en preskriptionstid från den tidpunkt då en skada uppkom till följd av den ursprungliga intrångshandlingen och därefter en ny preskriptionstid för varje tillkommande skada. Däremot påverkar en intrångshandling som inte medför
någon skada inte preskriptionstiden.
79
Pat e n t r ät t
Högsta domstolen fastslog att ersättning för utnyttjandet ska motsvara skälig licensavgift. DeLaval hade också beräknat ersättningen för detta utnyttjande som den licensavgift Lely bort betala. Skyldigheten ansågs därför ha
uppstått när Lely slöt avtal med sina kunder.
När det gällde ersättning för utebliven försäljning konstaterade Högsta
domstolen att förarbetena till patentlagen inte ger någon direkt vägledning
i frågan om preskriptionstid ska räknas från respektive tidpunkt då Lely
ingick de avtal enligt vilka Lely sålde sina robotar eller, som tingsrätten
och hovrätten funnit, från någon senare tidpunkt hänförlig till dessa avtal.
DeLavals möjlighet att sälja sin egen robot gick förlorad i de fall där presumtiva köpare slöt avtal med Lely och därmed kunde antas ha valt bort andra
robotar på marknaden. Därför var det naturligt att anse att DeLaval drabbades av skada vid respektive avtalstidpunkt. Det hade inte gjorts gällande att
de övriga intrångshandlingarna skulle ha medfört ytterligare skada i form
av utebliven försäljning. Högsta domstolen ansåg därför att det inte borde
räknas någon ny preskriptionstid från tidpunkterna för de andra intrångshandlingarna. Det gäller även om en möjlighet kvarstod för Lely att bryta
avtalen med köparna. Högsta domstolen fastslog att preskriptionstiden för
ersättning för skada på grund av utebliven försäljning skulle räknas från
respektive avtalstidpunkt.
Med tanke på att ett ersättningsanspråk preskriberas är det viktigt att så
snart som möjligt agera vid patentintrång. I och med att Högsta domstolen
beslutat att preskriptionsfristen börjar löpa vid tidpunkten då skada inträffar,
när flera intrångshandlingar inträffar efter varandra (som i det refererade
målet), har det blivit än tydligare att patenthavare måste vara vaksamma på
femårsfristen.
80
Pat e n t r ät t
Mothåll var inte kompatibla och kunde därför inte kombineras
(T 3065-10 och T3179-10)
I en dom från Svea hovrätt mellan Wonderland A/S och Hilding Aktiebolag
har hovrätten upprätthållit Wonderlands patent för en särskild rammadrass
och funnit att Hilding gjort intrång i patentet genom försäljning av dess
produkt.
Krav 1 i patentet uppdelat i bestämningar lyder:
a. Rammadrass innefattande en ram (1) och
b. en övre madrass (4), som har ett fjäderinlägg och är fäst vid ramen
(1) och
c. ett formanpassat madrassöverdrag (5), som är avtagbart monterat över
hela konstruktionen och
d. är avtagbart fäst på undersidan av ramen (1)
kännetecknat av att
e. ramen (1) bildar en kavitet och
f. att ett fjäderinlägg (2) är beläget i denna kavitet och
g. är täckt med tyg (3) som är fäst vid ramen (1) och
h. att fjäderinlägget hos den övre madrassen på båda sidor har en
användbar stoppning och
i. är vändbart anordnat på ramen (1).
Hovrätten fann att patentet avsåg en rammadrass och att uppfinningen syftar till att åstadkomma en madrass som i förhållande till känd teknik har
fördelar avseende bättre hygien och ökad livslängd samt att det stod klart för
fackmannen att madrassens komfort skulle bibehållas under den ökade livslängden för rammadrassen. Detta var problemet som uppfinningen enligt
patentet löste, genom en rammadrass med ett övre fjäderinlägg som var
vändbart och hade stoppning på båda sidor.
Frågan om Wonderlands uppfinning hade erforderlig uppfinningshöjd prövades. Bland annat hade Hilding gjort gällande att en kombination av två
tyska patentskrifter föregrep patentet. I tingsrätten fick Hilding gehör för sitt
81
Pat e n t r ät t
påstående. Hovrätten gjorde emellertid en annan bedömning efter att mer
i detalj gått igenom respektive uppfinningstanke i de åberopade mothållen.
I det första mothållet talas om att göra en förhållandevis lätt och lätthanterlig madrass till skillnad från de då kända självbärande madrasserna som
ansågs tunga och otympliga samt hade ett överdragsmaterial som inte utan
vidare kunde bytas ut. Ambitionen är att minimera användningen av material i konstruktionen bl.a. genom att överfjädringen inte förses med ett hölje
runt om hela konstruktionen utan endast runt överfjädringens ovansida. I
det andra mothållet finns stoppning på båda sidorna av överfjädringen som
omsluts av ett hopsytt överdrag. Hovrätten ansåg att det inte fanns något i
det första mothållet som skulle ha lett fackmannen, som försökte hitta en
lösning på det problem som patentet ställt upp, till det andra mothållet.
Hovrätten kommer därför till slutsatsen att en fackman därför inte skulle ha
kombinerat de två dokumenten. Det förefaller som att hovrätten, även om
detta inte uttryckligen sägs, anser att de båda mothållen mot bakgrund av
det problem som uppfinningen enligt patentet löser inte är kompatibla, eller
med andra ord pekar i olika riktningar.
Hovrätten finner att uppfinningen enligt patentet skiljer sig väsentligen från
vad som tidigare var känt genom en kombination av de båda mothållen.
Inte heller de övriga mothållen eller kombinationer därav anses medföra att
uppfinningen enligt patentet är näraliggande för fackmannen. Hovrätten
bedömer således att uppfinningen besitter erforderlig uppfinningshöjd. I
intrångsfrågan delade hovrätten tingsrättens uppfattning att Hildings sängkonstruktion gör intrång i patentet.
Hilding har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen som ännu inte
fattat beslut om prövningstillstånd ska meddelas.
Föranvändarrätt? (T 26687-06, T 1370-07 och T 15455-07)
Det är ovanligt i svensk rätt att någon som påstås göra intrång i ett patent
invänder att man har rätt att utnyttja patentet p.g.a. föranvändarrätt. I tre
omfattande mål som handlades i samma rättegång mellan å ena sidan Fer-
82
Pat e n t r ät t
ring International Center S.A. (”Ferring”) och å den andra Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH (”Medac”) och Gebro Pharma
GmbH gjordes emellertid en sådan invändning (”Gebro”).
Föranvändarrätten fastlås i 4 § första st. patentlagen där det föreskrivs att
den som utnyttjade en uppfinning yrkesmässigt i Sverige när en ansökan
om patent på uppfinningen görs får, utan hinder av patentet, fortsätta
utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art, om inte utnyttjandet innefattade uppenbart missbruk i förhållande till patentsökanden eller
någon från vilken denne härleder sin rätt. Även den som har vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt i Sverige har en
sådan rätt under motsvarande förutsättningar.
Ferring är innehavare av ett svenskt patent som benämns farmaceutisk
sammansättning innefattande desmopressin, kiseldioxid och stärkelse.
Desmopressin är den verksamma substansen i läkemedel vid behandling
av sängvätning hos barn men används även för behandling av nattlig urinträngning. Ansökan om patent gjordes den 2 mars 2006.
Gebro tillverkar läkemedlet Nocutil och Medac marknadsför och säljer
Nocutil bl.a. i Sverige. Ferring påstod att Medac gjorde intrång i Ferrings
patent genom att marknadsföra Nocutil i och från Sverige, vilket bestreds av
Medac. Därefter väckte först Gebro och senare även Medac talan mot Ferring och yrkade att patentet skulle förklaras ogiltigt p.g.a. bristande nyhet
samt att uppfinningen inte besitter erforderlig uppfinningshöjd.
Målen var tämligen omfattande och berörde flera intressanta frågor men
här kommer bara föranvändarrätt att behandlas.
Som försvar i intrångsmålet invände nämligen Medac att man i vart fall
inte gjort intrång då man hade föranvändarrätt eftersom Medac (och
Gebro) vidtagit sådana åtgärder som, var för sig eller sammantagna, medför
att patentet inte kan göras gällande mot Medacs marknadsföring och försäljning av Nocutiltabletter i Sverige.
83
Pat e n t r ät t
Tingsrätten konstaterar att följande måste vara uppfyllt för att föranvändarrätt ska föreligga:
•
•
•
•
utnyttjandet eller de väsentliga åtgärder till ett utnyttjande måste ha
vidtagits vid tidpunkten då patentansökan gavs in,
de väsentliga åtgärderna måste ha syftat till ett utnyttjande i riket, däremot är det inte nödvändigt att åtgärderna faktiskt vidtagits här,
om de vidtagna åtgärderna är väsentliga eller inte får som regel bestämmas utifrån vad som sammantaget fordras för att sätta igång utnyttjandet, och
det bör krävas att utnyttjandet är tänkt att ske i nära anslutning till att de
förberedande åtgärderna vidtas.
Vidare framhåller tingsrätten att föranvändarrätten är en rätt att fortsätta
utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art. Detta innebär enligt
tingsrätten att föranvändaren måste hålla sig inom ramen för den planerade nyttjandeformen. Det är inte tillåtet att ändra utnyttjandet från en
utföringsform till en annan (om den andra utföringsformen omfattas av
patentet).
Medac hade åberopat flera omständigheter till stöd för föranvändarrätten.
Tingsrätten konstaterar kort att många av de omständigheter som åberopats
antingen avser utnyttjanden utanför Sverige eller av något som inte faller
under patentets skyddsomfång. Enligt tingsrätten är det fyra omständigheter som det finns anledning att närmare bedöma:
a. ett distributionsavtal som Gebro och Medac ingått i oktober 2005,
b. e-postkorrespondens mellan Gebro den 15 februari 2006 om förmodade beställningskvantiteter,
c. skrivelse och förslag till produktresumé som Gebro gett in till Läkemedelsverket i december 2005, och
d. Gebros ansökan om försäljningsgodkännande i Sverige.
Av e-postkorrespondensen (a) framgår att en beställning från Medac kunde
göras först sedan försäljningsgodkännandet hade beviljats och att en lanse-
84
Pat e n t r ät t
ring kunde ske därefter. Genom ett vittnesförhör framkom att en beställning gjordes i maj 2006 med leverans i september 2006 samt att Medacs
lansering av läkemedlet i Sverige till stor del var beroende av att Läkemedelsverkets beslut att Minirin (Ferrings produkt) och Nocutil var utbytbara,
vilket vittnet trodde var år 2007. En omständighet som tingsrätten också
vägde in i bedömningen är att Medac inte hade anmält sig som lokalt
ombud för Nocutil i tablettform vid tiden för patentansökan. Tingsrätten
ansåg sammantaget att med tanke på de omständigheter som måste vidtas
innan patentet utnyttjas i patentlagens mening så var inte de förberedande
åtgärderna tillräckliga för att ge Medac föranvändarrätt i Sverige.
Tingsrätten finner att Ferrings patent är ogiltigt och därför blir intrångsbedömningen endast hypotetisk. Varken Medacs invändning om föranvändarrätt eller övriga invändningar i intrångsdelen vinner dock gehör utan tingsrätten anser att Medac i och för sig skulle ha gjort intrång i Ferrings patent.
Tingsrättens dom har överklagats till hovrätten som meddelat prövningstillstånd.
Inte onödigt att inleda talan om ogiltigförklaring av patent
(T19169-10)
I målet yrkade Hospira (Hospira Nordic AB, Hospira UK Limited och Hospira Enterprises B.V.) att fyra europeiska patent som innehades av Aventis
Pharma S.A. skulle ogiltigförklaras. Aventis Pharma bestred käromålet –
som det angavs – i formellt hänseende och uppgav att förlikningsförhandlingar pågick. Så småningom medgavs dock käromålet, vilket innebar att
patenten ogiltigförklarades. Då uppkom frågan om Hospira hade inlett en
rättegångsprocess i onödan och om det i sådana fall skulle ha inverkan på
hur rättegångskostnaderna skulle fördelas.
Aventis Pharma menade att det inte varit nödvändigt för Hospira att ansöka
om stämning mot Aventis Pharma. Aventis Pharma skulle ha beretts tillfälle att vidta frivillig rättelse, vilket i sådana fall antingen skulle ha skett
genom att patenten återtagits från registret eller genom en överenskom-
85
Pat e n t r ät t
melse med Hospira att Aventis Pharma inte skulle åberopa patenten mot
Hospira i Sverige.
Hospira anförde att man hade skälig grund att förvänta sig att Aventis
Pharma även skulle föra en intrångstalan mot Hospira i Sverige eftersom
man gjort det i flera andra jurisdiktioner. I vissa länder hade även interimistiska förbud meddelats utan att Hospira givits tillfälle att kommentera
Aventis Pharmas intrångspåståenden, s.k. ex parte beslut. Hospira led således förfång av patenten och hade ett befogat intresse av att väcka talan om
ogiltighet. Det hade i målet inte visats att Hospira skulle ha kunnat uppnå
syftet på frivillig väg, vilket erfordras för att talan ska anses vara onödig.
Tingsrätten konstaterade att ett mål om ogiltigförklaring av patent är dispositivt på så sätt att patentinnehavaren kan medge en ogiltighetstalan med
bindande verkan, vilket innebär domstolen ogiltigförklarar patentet utan
prövning efter ett medgivande. Men det är bara möjligt att ogiltigförklara
ett patent genom en domstols dom. Oavsett hur patenthavaren ställer sig
till en ogiltigförklaring av patentet så måste den som vill få patentet ogiltigförklarat vända sig till domstol. Hospira hade därför inte inlett en onödig
rättegång.
Tingsrättens dom har vunnit laga kraft.
Mänskliga embryon ska förstås i vid mening i Bioteknikdirektivetbakslag för stamcellsforskningen (C-34/10)
I ett förhandsavgörande har EU-domstolen klargjort vissa begrepp i Bioteknikdirektivet 98/44/EG.
Oliver Brüstle är innehavare av ett tyskt patent som avser isolerade och
renade neurala prekursorceller, förfaringssätt för att framställa dem från
embryonala stamceller (från människa) och deras användning för behandling av nervsjukdomar, som t.ex. Parkinsons sjukdom och nervskador.
86
Pat e n t r ät t
De embryonala stamceller som tagits fram genom metoden hade isolerats i
blastocyststadiet och var pluripotenta vilket innebär att de har förmågan att
förnya sig i alla typer av celler och vävnader samt kan förvaras under många
övergångar i detta pluripotentiella tillstånd och föröka sig.
Greenpeace väckte talan vid tysk domstol, Bundespatentgericht, om ogiltigförklaring av patentet. Domstolen gick på Greenpeace linje och förklarade
patentet ogiltigt. Domen överklagades till Bundesgerichtshof som i sin tur
hänsköt ett antal frågor till EU-domstolen avseende tolkningen av Bioteknikdirektivet 98/44/EG.
De lagregler som var aktuella målet är implementeringen av direktivets
artikel 6:
”1. Uppfinningar, vilkas kommersiella utnyttjande skulle stå i strid
med allmän ordning eller goda seder, är uteslutna från patenterbarhet;
utnyttjande skall dock inte betraktas som stridande mot allmän ordning eller goda seder endast på den grund att det är förbjudet genom en
bestämmelse i lag eller annan författning.
2. Med avseende på punkt 1 är följande icke patenterbart:
[…]
c) Användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål. ”
I den svenska patentlagen har direktivet implementerats i 1c § med följande
lydelse:
”Patent meddelas inte på en uppfinning vars yrkesmässiga utnyttjande
skulle strida mot allmän ordning eller goda seder.
[…]
Vid tillämpningen av första stycket skall bland annat följande anses
strida mot allmän ordning eller goda seder,
[…]
3. användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella
ändamål, samt […].”
87
Pat e n t r ät t
Bundesgerichtshof ville ha svar på tre huvudfrågor.
Första frågan: Vad avses med begreppet ”mänskliga embryon” i artikel 6.2c
i direktivet?
Efter en genomgång av bl.a. skäl 16 i direktivet där det understryks att
patenträtten bör utövas med respekt för de grundläggande principerna som
säkerställer människans värdighet och integritet konstaterar EU-domstolen
att unionslagstiftaren har avsett att utesluta varje möjlighet till patenterbarhet när den tillbörliga respekten för mänsklig värdighet kan påverkas härav.
Av detta följer att begreppet mänskligt embryo i direktivets mening ska ges
en vid betydelse. Varje mänsklig äggcell från det att den har befruktats anses
utgöra ett mänskligt embryo då befruktningen kan utlösa utvecklingen av
en människa. Även en obefruktad mänsklig äggcell, i vilken en cellkärna
från en mogen mänsklig cell transplanteras, samt en obefruktad mänsklig
äggcell som har stimulerats till delning och vidareutveckling genom partenogenes, ska anses var ett mänskligt embryo i direktivets mening.
När det gäller sådana stamceller som utvunnits ur mänskliga embryon i
blastocyststadiet, d.v.s. sådana celler som uppfinningen enligt Oliver Brüstles patent avser, så ansåg EU-domstolen att det var den nationella tyska
domstolens uppgift att med beaktande av den vetenskapliga utvecklingen
avgöra om stamcellerna kan utlösa utvecklingen av en människa och därmed omfattas av begreppet mänskligt embryo i direktivets mening.
Andra frågan: Vad avses med uttrycket ”användning av mänskliga embryon
för industriella eller kommersiella ändamål? Omfattar detta begrepp allt
kommersiellt utnyttjande inkluderande även användning för vetenskaplig
forskning?
EU-domstolen uttalar att patenterbarhet är uteslutet vad avser användning
av mänskliga embryon även när det gäller användning för vetenskaplig
forskning eftersom det i det här sammanhanget inte är möjligt att särskilja
användning av mänskliga embryon för vetenskaplig forskning som skulle
kunna blir föremål för en patentansökan och industriell och kommersiell
88
Pat e n t r ät t
användning. Endast användning av mänskliga embryon med ett terapeutiskt eller diagnostiskt syfte som är tillämplig på eller till nytta för mänskliga
embryon kan bli föremål för patent.
Tredje frågan: Kan en teknisk lösning inte heller patenteras enligt artikel 6.2c
i direktivet, om användning av mänskliga embryon inte hör till den tekniska
lösning som omfattas av patentet, men användning av mänskliga embryon är
en nödvändig förutsättning för tillämpning av denna lösning?
Det omstridda patentet omfattar en uppfinning som avser framställning
av neurala prekursorceller, vilket förutsätter användning av stamceller som
har utvunnits ur mänskliga embryon i blastocyststadiet. Av utlåtanden som
domstolen tagit del av framgår att utvinning av en stamcell ur ett mänskligt
embryo på blastocyststadiet resulterar i att embryot dör.
Domstolen kommer fram till att uppfinningar som innebär att mänskliga embryon förstörs eller att de används som utgångsmaterial – även när
användningen av mänskliga embryon inte nämns i patentbeskrivningen –
inte är patenterbara. Den omständigheten att mänskliga embryon används
i ett skede långt före tillämpningen av uppfinningen – som t.ex. framställningen av embryonala stamceller ur en stamcellslinje som i sig kräver att
mänskliga embryon förstörs – är irrelevant för frågan om patenterbarhet.
EU-domstolens dom har följts noggrant av olika intressenter inom området och har blivit mycket omdiskuterad. Några frågor som kommit upp är
hur denna dom påverkar patent som redan meddelats på stamceller som
framställts genom att mänskliga embryon förstörts. Kommer sådana patent
överhuvudtaget att kunna göras gällande mot potentiella intrångsgörare?
Domen är formellt sett inte bindande för Europeiska Patentverket (EPO)
men eftersom domen är bindande för EU:s medlemsstater, vilka utgör
majoriteten av de länder som är medlemmar i Europeiska Patentkonventionen, är det sannolikt att EPO:s granskare framöver kommer att följa EUdomstolens dom.
89
Pat e n t r ät t
Giltighetstiden för tilläggskydd (SPC) kan i vissa fall vara negativ
(C-125/10)
Tanken med tilläggsskydd för läkemedel (ofta förkortat till SPC efter den
engelska benämningen) är att kompensera en patenthavare för att den tid
som ett läkemedelspatent kommersiellt kan utnyttjas vanligtvis är betydligt
kortare än patenttiden om 20 år. Detta beror på att läkemedel inte får säljas utan ett beviljat marknadsgodkännande vilket i de flesta fall tar mellan
fem och tio år (om det avser hela EU genom förfarande vid det europeiska
läkemedelsverket).
Tilläggsskyddet beviljas med stöd av en EU-förordning 469/2009/EG och
gäller under en period som är lika med den tid som förflutit från patent söktes till det första marknadsgodkännandet för att sälja en produkt inom EU
meddelas, minskad med fem år. Maximalt kan tilläggsskydd beviljas för fem
år. Om ett läkemedelsföretag skulle ha fått ett marknadsgodkännande inom
fem år från patentansökan skulle alltså giltighetstiden för tilläggsskyddet
vara negativ eller noll, vilket i sig inte är till nytta för läkemedelsföretaget.
Sedan några år tillbaka finns det emellertid genom Pediatriska förordningen 1901/2006/EG möjlighet till en förlängning med sex månader av
giltighetstiden för tilläggsskydd. Avsikten är att kompensera innehavaren
av tilläggskyddet för åtgärder som vidtagits i enlighet med ett visst förfarande för att bedöma hur läkemedlet påverkar barn. Förlängningen kan
bara göras om ett tilläggsskydd har beviljats. Därför kan det i vissa fall finnas ett intresse för ett läkemedelsföretag att få ett tilläggsskydd med ingen
eller negativ giltighetstid beviljat. Så är fallet i det mål som nu har avgjorts
av EU-domstolen.
Merck Sharp & Dohme är innehavare av ett europeiskt patent som validerats i Tyskland. Patentansökan gavs in den 5 juli 2002. Bolaget beviljades ett europeiskt marknadsgodkännande för substansen sitagliptinfofatmonohydrat, såld under varumärket Januvia för behandling av diabetes.
Marknadsgodkännandet meddelades den 21 mars 2007 det vill säga fyra år,
åtta månader och sexton dagar efter det att patentansökan gavs in. Merck
90
Pat e n t r ät t
Sharp & Dohme ansökte senare om förlängning av tilläggsskyddet i Tyskland. Ansökan avslogs med motiveringen att tilläggsskyddet skulle ha fått
en negativ giltighetstid om tre månader och fjorton dagar. Merck Sharp &
Dohme överklagade beslutet till Bundespatentgerichthof och påpekade att
bolaget ville kunna ansöka om förlängning av tilläggsskyddet med stöd av
Pediatriska förordningen. Domstolen hänsköt med anledning av detta en
tolkningsfråga till domstolen.
Kan ett tilläggsskydd för läkemedel meddelas när perioden mellan dagen då
patentansökan gjordes och dagen för beviljande av första marknadsgodkännandet för läkemedlet är kortare än fem år? Om ja, ska den förlängning med
sex månader som föreskrivs i den Pediatriska förordningen börja löpa före
utgången av patentets giltighet, d.v.s. vid den tidpunkten som fastställs om
tilläggsskyddet ges en negativ giltighetstid eller ska tilläggskyddets giltighetstid avrundas till noll och förlängningen börja löpa från utgången av patentets
giltighetstid?
Efter en genomgång av syftet med de båda förordningarna konstaterar EUdomstolen att målet med den Pediatriska förordningen skulle äventyras om
en ansökan om tilläggsskydd nekas på grund av att giltighetstiden blir negativ eller lika med noll.
Tolkningsfrågan besvaras därför jakande, ett tilläggsskydd kan meddelas
även när perioden mellan dagen då patentansökan gjordes och dagen för
beviljande av första marknadsgodkännandet för läkemedlet är kortare än
fem år. Däremot kan inte en negativ giltighetstid avrundas till noll, eftersom det inte är förenligt med den beräkningsmetod för tilläggsskyddets giltighetstid som anges i SPC-förordningen. Endast i de fall där tiden mellan
ingivandet av patentansökan och beviljandet av marknadsgodkännandet är
exakt fem år kan tilläggsskyddets giltighetstid vara lika med noll.
EU-domstolens avgörande är viktigt för att harmonisera bedömningen av
om tilläggsskydd med negativ giltighetstid kan beviljas, särskilt som medlemsstaterna gjort helt olika bedömningar i frågan. Merck Sharp & Dohme
hade sökt tilläggsskydd också i andra medlemsstater. Bulgarien, Nederlän-
91
Pat e n t r ät t
derna och Storbritannien beviljade tilläggsskydd med negativ giltighetstid
medan Grekland avrundande giltighetstiden till lika med noll.
Ett motsvarande mål avseende Mercks svenska validering av Europapatentet och ansökan om SPC handläggs av patentbesvärsrätten.
Hur ska villkoren för beviljande av tilläggsskydd förstås när de
aktuella produkterna för vilka tilläggsskydd söks innehåller flera
aktiva substanser? (C-322/10 och C-422/10)
EU-domstolen har avgjort två mål om tolkningen av artikel i 3 i förordning
469/2009/EG om tilläggsskydd för läkemedel (SPC-förordningen efter den
engelska benämningen för tilläggsskydd). Målen handlades gemensamt
men EU-domstolen har meddelat två separata domar.
Artikel 3 i SPC-förordningen anger villkoren för erhållande av tilläggsskydd
och lyder:
”Tilläggsskydd meddelas om, i den medlemsstat där den ansökan som
avses i artikel 7 görs och vid den tidpunkt då denna görs, följande villkor
är uppfyllda:
a) Produkten skyddas av ett gällande grundpatent.
b) Ett giltigt godkännande att saluföra produkten som läkemedel har
lämnats i enlighet med direktiv 2001/83/EG respektive direktiv 2001/82/
EG.
c) Tilläggsskydd inte redan tidigare har meddelats för läkemedlet.
d) Det godkännande som avses under led b är första godkännandet att
saluföra produkten som läkemedel.”
Mål C-322/10 gällde fem ansökningar om tilläggsskydd som givits in av
Medeva men avslagits av Comptroller General of Patents, Designs and
Trade marks i England. Medeva innehade ett europeiskt patent för en metod
för framställning av ett vaccin mot Bordetella pertussis. De aktiva ingredienserna i vaccinet är två antigener, pertactin och filamentöst hemagglutinin som kombineras i ett bestämt förhållande. Medeva hade också fått
92
Pat e n t r ät t
marknadsgodkännande för ett antal läkemedel som åberopades till stöd för
att tilläggsskydd skulle beviljas. Läkemedlen innehåller emellertid mellan
åtta och elva ytterligare aktiva ingredienser förutom den patenterade kombinationen. Läkemedlen avser vaccin mot olika sjukdomar.
Fyra av ansökningarna om tilläggsskydd avslogs på den grunden att antalet aktiva beståndsdelar som nämndes i ansökningarna var fler än vad som
hade angivits i patentkraven och ansågs därför inte skyddas av patentet i den
mening som avses i artikel 3 (a) i SPC-förordningen.
Den femte ansökningen avslogs eftersom myndigheten ansåg att marknadsgodkännandena som lämnats in till stöd för ansökan inte uppfyllde artikel
3 (b) i förordningen eftersom de avsåg läkemedel som innehöll nio aktiva
ingredienser. Med andra ord gällde marknadsgodkännandena vaccin som
inte bara innehåller de aktiva beståndsdelar som anges i ansökan om til�läggskydd och i patentkraven. Medeva överklagade till High Court of Justice, Chancery Division men förlorade och ärendet överklagades till Court
of Appeal som hänsköt sex tolkningsfrågor till EU-domstolen.
Den sjätte och sista tolkningsfrågan ställdes också i det parallella målet
C-422/10. Georgetown University, University of Rochester och Loyola
University of Chicago ansökte i separata förfaranden om att få ett antal
tilläggsskydd för vissa produkter som alla i något avseende avsåg varianter av papillomvirus samt framtagande av virus som kan användas i olika
typer av vaccin. De tre universiteten grundade sina ansökningar på olika
patent samt olika marknadsgodkännanden. Gemensamt för dem var dock
att myndigheten avslog deras ansökningar med en liknande motivering,
nämligen att de läkemedel som fått marknadsgodkännanden innehöll fler
aktiva ingredienser än de läkemedel som var föremål för ansökan om til�läggskydd. Därmed var inte artikel 3 (b) i förordningen uppfyllda. Universiteten överklagade myndighetens beslut till High Court of Justice som då
ställde samma fråga som Court of Appeals sjätte fråga.
De första fem frågorna i mål C-322/10 kan enligt EU-domstolen kokas ner
till att den nationella domstolen vill veta om artikel 3(a) ska tolkas så att
93
Pat e n t r ät t
den utgör hinder för att bevilja tilläggsskydd när aktiva ingredienser som
inte anges i patentkraven för det grundpatent som åberopas till stöd för en
ansökan om tilläggsskydd, ingår bland de aktiva ingredienser som anges i
ansökan. Det är denna fråga som EU-domstolen sedan besvarar.
EU-domstolen pekar på att artikel 5 i SPC-förordningen anger att ett til�läggsskydd ger samma rättigheter samt medför samma skyldigheter och
begränsningar som grundpatentet. Därefter uttalar domstolen att på samma
sätt gäller att om ett patent omfattar en kombination av två aktiva ingredienser, kan ett tilläggsskydd inte meddelas på grundval av ett sådant patent
för den ena av dessa aktiva ingredienser. I förarbetena nämns det dessutom
att det som ”skyddas av ett grundpatent” uttryckligen och uteslutande är det
som anges i patentkraven för grundpatentet.
De fem frågorna besvaras mot bakgrund av denna motivering mycket kortfattat; artikel 3(a) ska tolkas så att den utgör hinder mot att bevilja ett til�läggsskydd för aktiva ingredienser som inte anges i patentkraven i det grundpatent som åberopas till stöd för ansökan.
Den sjätte frågan, som alltså ställdes i båda målen kan sammanfattas till att
de nationella domstolarna vill få klarhet i om artikel 3(b) ska tolkas så att
den inte utgör hinder för att bevilja ett tilläggsskydd för en aktiv ingrediens,
som anges i patentkraven i det åberopade grundpatentet, när det läkemedel
med avseende på vilket ett marknadsgodkännande lagts fram till stöd för
ansökan innefattar inte endast denna aktiva ingrediens utan även andra
aktiva ingredienser.
EU-domstolen erinrar om att SPC-förordningen antogs därför att den
period då en läkemedelsprodukt faktiskt åtnjuter patentskydd ansågs för
kort för att avkastningen skulle hinna täcka investeringen i farmaceutisk
forskning. Syftet med SPC-förordningen är att ge ett erforderligt skydd för
att stimulera farmaceutisk forskning vilken spelar en avgörande roll för den
fortgående förbättringen av folkhälsan. De läkemedel som för närvarande
släpps ut på marknaden, särskilt för komplicerade sjukdomar, utgörs ofta av
kombinationer av aktiva ingredienser för multiterapeutiska ändamål som
94
Pat e n t r ät t
kan ordineras till patienter med hjälp av ett enda preparat. På samma sätt
framställs ofta vacciner i form av multivalenta vaccin.
Det skulle inte vara förenligt med SPC-förordningens syfte och ändamål
om en innehavare av ett patent, som omfattar en innovativ aktiv ingrediens
eller en kombination av sådana, inte skulle beviljas ett tilläggsskydd med
motiveringen att handelsversionen av läkemedlet även innehåller andra
aktiva ingredienser eller kombinationer av sådana än de som angivits i
patentet.
Vidare upprepas att artikel 5 i SPC-förordningen anger att ett tilläggsskydd ger samma rättigheter samt medför samma skyldigheter och begränsningar som grundpatentet. Om patenthavaren hade kunnat invända mot
all användning eller viss användning av produkten i form av ett läkemedel bestående av en sådan produkt eller innehållande produkten med stöd
av patentet, så ska tilläggsskyddet som meddelats för samma produkt ge
innehavaren samma rättigheter för all användning som godkändes före
utgången av tilläggsskyddets giltighetstid.
EU-domstolen uttalar därför att artikel 3 (b) ska tolkas så att den inte utgör
hinder för att bevilja tilläggsskydd för en aktiv ingrediens, som anges i
patentkraven för det åberopade grundpatentet, när det läkemedel med avseende på vilket marknadsgodkännanden lagts fram till stöd för ansökan inte
innefattar endast denna aktiva ingrediens, utan även andra aktiva ingredienser.
Genom domarna har vissa viktiga frågor klargjorts men det finns fortfarande frågetecken kvar kring när tilläggsskydd för läkemedel som innehåller kombinationer av aktiva substanser kan beviljas. En sådan fråga som
kvarstår är t.ex. hur ”anges i patentkraven” ska förstås. Det har i vart fall
blivit tydligt att tilläggsskydd har en stark koppling till utformningen av det
aktuella patentets krav.
95
Pat e n t r ät t
Europeisk patentdomstol
Det polska ordförandeskapet har under andra halvåret 2011 mycket aktivt
drivit frågan om att åstadkomma ett avtal om Europeisk patentdomstol.
Som vi rapporterade i förra årsboken skulle EU-domstolen bedöma om då
liggande förslag till domstol var förenligt med EU:s rättsakter. EU-domstolen konstaterade att så inte var fallet och en omarbetning av förslaget har
alltså skett under året. Traktaträttsligt innebär detta att det föreslagna domstolsavtalet numera ligger utanför EU:s regelverk och utgör ett avtalsförslag
mellan intresserade medlemsstater. Detta har bl.a. medfört att kostnaden
för patentdomstolen hamnar utanför EU:s budget och belastar deltagande
stater. Förslaget är att domstolen skall vara självfinansierad och det innebär
i sin tur att inte helt obetydliga domstolsavgifter kommer att krävas från
parterna i patenttvisterna. Vissa beräkningar visar att avgifterna kan hamna
på 6000 Euro för att inleda en intrångs- eller ogiltighetstalan och ett överklagande till Court of Appeal skulle uppgå till 9000 Euro.
Flera remissinstanser, bl.a. de som Advokatfirman Lindahls medarbetare
ingår i, har uttalat sig mycket kritiskt kring stora delar av det liggande avtalsförslaget. En allmän synpunkt är att projektet uppfattas som ett hastverk
och att politiska framsteg prioriteras framför noggranna rättssäkerhetsöverväganden.
Områden som kritiserats är exempelvis möjligheterna till ”forum shopping”,
språkregleringen, avsaknaden av klara processregler, EU-domstolens roll,
möjligheterna att kunna ändra eller frånträda domstolsavtalet samt frågan
om valfriheten att kunna processa i nationella domstolar avseende europeiska patent meddelade enligt EPC. Från svensk sida är vi också kritiska mot
att det finns möjligheter att dela upp prövningen av intrångs- respektive
ogiltighetsfrågan. Det riskerar att patentprocesserna tidsmässigt blir mer
långdragna. Dessutom har frågorna om intrång (skyddsomfång) och ogiltighet ofta ett samband som gör att det är mera effektivt att hantera båda
frågorna i samma rättegång. En annan svensk angelägenhet är att domstolen alltid skall bestå av både jurister och tekniker för att de tekniska frågorna
skall få adekvat belysning.
96
Pat e n t r ät t
Ett måhända tillspetsat men illustrerande exempel avseende språkfrågan
är följande. Enligt huvudregeln skall processpråket vara det språk där första
instansen (local division) är belägen. Det kan tänkas att Grekland väljer
att inrätta en lokal enhet och då blir grekiska processpråk i ett intrångsmål.
Sammansättningen av domstolen skall vara en lokal domare (en grek) och
två utländska domare (exempelvis en svensk och en polack). Patentet kommer att vara avfattat på ett av de tre officiella språken, exempelvis franska.
Domen skall skrivas på processpråket, i detta exempel på grekiska. Det kan
under vissa omständigheter också tänkas att en ogiltighetstalan väckts angående det aktuella patentet och att den processen handläggs på patentets
språk, d.v.s. på franska enligt detta exempel. Detta medför att en svensk
och en polsk domare skall delta i en intrångsprocess som förs på grekiska
och skriva under en dom på grekiska. Vid överklagande av denna dom skall
överinstansen handlägga överklagandet på grekiska. I händelse av att ogiltighetsmålet överklagas kommer det att handläggas på franska. Två domar
avseende ett och samma patent kommer alltså att meddelas men på olika
språk, som i det här fallet är språk där utgångspunkten måste vara att de
allmänna språkkunskaperna är relativt låga. Komplexiteten i språkfrågan
kan således inte underskattas.
Sammanfattningsvis menar många remissinstanser att det återstår ett stort
utredningsarbete innan domstolsavtalet är klart för undertecknande. Som
framhållits inledningsvis har projektet för närvarande (december 2011) tappat tempo då polska ordförandeskapets förslag att placera Central Division
i Paris inte kunde accepteras av Storbritannien och Tyskland, vilka båda
länder utöver Frankrike också hade framställt önskemålet om att inrätta
Central Division.
97
Pat e n t r ät t
Håkan Borgenhäll
Tel: +46 8 527 70 912
[email protected]
Sara Ulfsdotter
Tel: +46 8 527 70 995
[email protected]
98
M ö n s t e r r ät t
Mönsterrättsåret 2011
Antalet ansökningar för gemenskapsmönster (på EU-nivå) har varit i huvudsak oförändrat sedan förra året, med totalt ungefär 70 000 nya ansökningar
under året. Av dessa kommer cirka 1 100 från svenska sökande.
Under året har EU-domstolen avkunnat dom i ett mål där den viktiga frågan om den hypotetiska personen ”kunnig användare” bedöms. Målet illustrerar också hur lång tid en mönsterprocess kan dröja om det vill sig illa,
där ansökan om registrering gjordes i september 2003, ansökan om ogiltighetsförklaring gjordes i februari 2004 och där EU-domstolens slutliga dom
(efter tidigare prövning i flera instanser) meddelades den 20 oktober 2011.
EU-domstolens dom beskrivs här, följt av ett kortare referat av mål från Tribunalen som rör kunniga användare av beståndsdelar. Därefter behandlas
ett mål i Tribunalen som bland annat rörde streckade linjer i en mönsteransökan, ett svenskt hovrättsmål samt ett beslut i ett ogiltighetsärende inför
OHIM som kan vara av praktiskt intresse.
EU-domstolen om pogs (C-281/10)
Bakgrund
Läsare av ”Immaterialrätt – årsbok 2010” kanske minns Tribunalens dom
i målet T-9/07, som gällde så kallade ”pogs”, ”rappers” eller ”tazos” (nedan
kallade ”pogs”) – en sorts cirkulär leksak som bland annat används vid
marknadsföring och som kan vara gjord av plast, kartong m.m. och som har
vissa karakteristiska drag.
10 0
De två olika gemenskapsformgivningarna, se ovan för det nyare mönstret
och nedan för det äldre mönstret.
Det mönsterrättsligt intressanta i målet rörde definitionen av och karaktäristika hos den kunnige användaren, den hypotetiska person som används
för att bedöma hur ett mönster ska uppfattas, såväl under Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning
(”Mönsterskyddsförordningen”) som under den svenska mönsterskyddslagen (1970:485).
Tribunalen fann förra året att den kunnige användaren i målet inte var en
tillverkare eller försäljare av pogs, utan en särskilt uppmärksam person med
viss kunskap om tidigare kända formgivningar. En sådan skulle enligt domstolen kunna vara ett barn mellan fem och tio år som leker med pogs eller
en marknadschef för ett bolag som tillverkar de produkter som marknadsförs med hjälp av erbjudandet om pogs; det spelade enligt domstolen ingen
roll vilket av dem det var i det aktuella fallet. Det avgörande var istället
att den kunnige användaren skulle anses särskilt uppmärksam vid bedömningen av produkten som användaren väl känner till.
Tribunalen konstaterade därefter att det vid bedömningen av hur den kunnige användaren uppfattar ett nytt mönster i relation till ett äldre mönster
måste beaktas att vissa produkter har ett mycket begränsat variationsutrymme. Pogs, som bland annat ska vara billiga men också säkra eftersom
barn leker med dem, följer en relativt begränsad formgivningsfrihet. De
delar som är likadana för hela produktkategorin kommer användaren i stor
101
utsträckning att bortse från, vilket även gäller de delar som är föranledda av
funktionella krav. Det som tilldrar sig mest uppmärksamhet blir istället den
mest synliga delen av det som skiljer sig mönstren emellan, vilket i detta fall
var ovansidan. Sammantaget bedömde domstolen därför att de två mönstren gav samma helhetsintryck och PepsiCos mönster befanns därför ogiltigt.
EU-domstolen
PepsiCo överklagade till EU-domstolen, som nu har avgjort målet. Överklagandet avsåg bland annat Tribunalens bedömning av faktiska omständigheter, något som endast omprövas av EU-domstolen i vissa särskilda
situationer som inte förelåg i målet. De rättsliga bedömningsfrågor som
EU-domstolen hade att pröva rörde den kunnige användaren och dennes
uppmärksamhetsgrad.
PepsiCo argumenterade att Tribunalen tillämpat felaktiga kriterier för den
kunnige användaren, som varken ska vara en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument (såsom denne
definierats inom varumärkesrätten), eller de aktuella produkternas slutanvändare. Inte heller, argumenterade PepsiCo, skulle den varumärkesrättsliga principen om ”bleknande minnesbild” tillämpas. Slutligen menade
PepsiCo att den kunnige användaren inte bara skulle beakta de mest framträdande detaljerna, utan skulle jämföra hela de relevanta formgivningarna
och därvid observera även mindre skillnader, med beaktande av den kreativa frihet designern har haft med hänsyn till funktion med mera.
EU-domstolen inledde med att konstatera att det saknas en definition av
den kunnige användaren i befintlig lagstiftning. Domstolen uttalade att
begreppet ska ”förstås som ett mellanbegrepp, det vill säga ett mellanting
mellan det inom varumärkesrätten tillämpliga begreppet genomsnittskonsument – varvid genomsnittskonsumenten inte förväntas besitta någon särskild
sakkunskap och generellt sett inte ser någon direkt koppling mellan de motstående varumärkena – och begreppet fackman – varvid fackmannen är en
sakkunnig som har en betydande teknisk kompetens. En kunnig användare
kan sålunda förstås, inte som en genomsnittligt uppmärksam användare,
utan som en särskilt uppmärksam användare, oberoende av om detta beror på
10 2
användarens personliga erfarenhet eller vederbörandes vidsträckta kunskap
om den aktuella sektorn”.
EU-domstolen fastslog också att den kunnige användaren oftast, när det är
möjligt med hänsyn till de aktuella formgivningarna, kommer att göra en
direkt jämförelse produkterna emellan, men att det inte är en nödvändig
utgångspunkt att en sådan direkt jämförelse ska ske eftersom lagstiftaren
inte har infört ett sådant krav. EU-domstolen kom därför fram till att Tribunalen inte gjort något misstag i sin bedömning av den kunnige användaren
och sättet på vilket den jämför mönstren.
En ytterligare fråga som behandlades var den kunnige användarens grad av
uppmärksamhet. EU-domstolen påpekade där att den kunnige användaren
inom mönsterrätten inte kan likställas med ”en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument som vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess
olika detaljer”, vilket är den uppmärksamhetsgrad som tillämpas inom varumärkesrätten. Inte heller kan den anses ha den uppmärksamhetsgrad som
en sakkunnig eller fackman får anses ha, där minsta skillnad på detaljnivå
kan anses avgörande. Istället ska den kunnige användaren anses känna till
de olika formgivningarna inom det aktuella området och ha vissa kunskaper om de delar som dessa vanligtvis brukar ha. Den kunnige användaren
är, på grund av sitt intresse för produkterna, också relativt uppmärksam när
han eller hon använder dem.
Slutligen besvarade EU-domstolen frågan om huruvida det är korrekt att
vid jämförelsen mellan två formgivningar också bedöma de produkter som
faktiskt har marknadsförts och som är gjorda utifrån formgivningen jakande.
Mot bakgrund av detta resonemang kom EU-domstolen fram till att Tribunalens dom var korrekt, och överklagandet lämnades därför utan bifall.
Kommentar
Att en kunnig användare kan vara ett fem till tio år gammalt barn kanske
förvånar vissa. EU-domstolens dom tyder dock på en relativt praktisk och
10 3
marknadsorienterad syn på figuren ”kunnig användare”, som beaktar det
som får antas vara den faktiska, intresserade användaren av produkterna
som formgivningen omfattar. Det är naturligtvis också bra att viss vägledning nu finns för hur denna inom mönsterrätten mycket viktiga figur ska
bedömas.
Problemet som kan uppstå för formgivare är att riktlinjerna, trots denna
dom, fortfarande inte ger konkret stöd för hur man som formgivare ska
bedöma sina formgivningar i relation till andras. Abstrakta termer som
”kunnig användare” är notoriskt svårbedömda och leder mycket ofta till
omfattande argumentation i rättsprocesser. För formgivaren kan det vara
mycket svårt att anlägga perspektivet av ”kunnig användare” och försöka
bortse från delar av sin egen kunskap. För utomstående eller mindre kunniga inom området kan det vara svårt att utan mer omfattande undersökningar med rimlig säkerhet fastställa vem den kunnige användaren är. Den
sortens undersökningar kan vara kostsamma och ta mycket tid, vilket inte
alltid hinns med i exempelvis en intrångssituation. En felaktig eller otillräcklig bedömning kan leda till att en rättsprocess inleds med låg framgångsmöjlighet eller att en produkt lanseras som riskerar att göra intrång.
Förutom att hålla register med egna och andras formgivningar kan det därför vara en god idé för formgivare att dokumentera sina (och konkurrenters)
kunder också från ett mönsterrättsligt perspektiv eftersom ett under flera
år förberett underlag normalt blir mer fullständigt och övertygande än ett
hastigt framtaget sådant.
Kunnig användare av beståndsdelar (T-10/08 och T-11/08)
I två överklagade ogiltighetsmål inför Tribunalen har frågan om den kunnige användaren av beståndsdelar behandlats. Målen gällde två olika mönsteransökningar för förbränningsmotorer. Av allmänt intresse i målen är
bedömningen av den kunnige användaren, även om domarna föll innan
den ovan refererade domen i mål C-281/10, särskilt eftersom Tribunalen
också hänvisade till och tillämpade kriterierna från Tribunalens dom i det
målet, som ju gillades av EU-domstolen.
10 4
Mönsterskydd för beståndsdelar är specialreglerat på så vis att endast de
delar av ett mönster som är synliga vid normal användning av produkten
som mönstret avser ska beaktas vid bedömningen av om mönstret är nytt
och särpräglat.
Förbränningsmotorerna i målet var avsedda att användas som beståndsdelar
i främst gräsklippare. Tribunalen kom fram till att vid normal användning
av en gräsklippare står användaren bakom denna, vilket innebär att det är
ovansidan av förbränningsmotorn som är synlig, och som därmed kan ligga
till grund för bedömningen.
Förbränningsmotorerna såldes normalt inte direkt till slutkonsumenter
utan till tillverkare av gräsklippare och liknande produkter. Mönsterinnehavaren ansåg därför, som det får förstås, att den kunnige användaren skulle
anses vara en tillverkare av sådana produkter. Tribunalen delade inte denna
uppfattning utan ansåg att det istället skulle vara slutanvändaren som skulle
ligga till grund för den kunnige användaren. Detta ledde i förlängningen,
efter viss ytterligare bedömning, till att Tribunalen fastställde ogiltigförklaringen av mönstren.
Kommentar
Målet visar att det är viktigt för formgivare att fokusera formgivningsinsatsen av beståndsdelar främst på just de delar som är synliga vid normal
användning av slutprodukterna som formgivningen ska användas för. Det
gäller då alltså att inte vara för branschfokuserad, eftersom slutanvändaren
i många fall inte ser hela produkten.
Klocka på snodd – streckade linjer (T-68/10)
Målet inför Tribunalen gällde ogiltigförklaring av ett mönster för en klocka
på en snodd/nyckelband, avsedd att exempelvis kunna ha hängandes runt
halsen. Delar av mönstrets ritning – urtavlan, karbinhaken och fästdelarna
till snodden – representerades av streckade linjer.
10 5
För att ett mönster ska kunna registreras måste det vara nytt och särpräglat,
vilket innebär att det i relation till andra kända mönster ska ge ett annat
helhetsintryck på en kunnig användare. Vid denna bedömning beaktas inte
offentliggöranden av det mönster som registreringen söks för om det har
gjorts av designern eller någon av dess efterträdare inom tolv månader av
registreringsansökans ingivande, den så kallade nyhetsfristen (eng. grace
period). Syftet med denna viktiga regel är att ge mönsterskapare en möjlighet att påbörja användning av ett mönster innan registrering sker, för att se
om mönstret blir framgångsrikt, utan att för den skull förlora möjligheten
att senare söka en registrering. En fråga som kom upp i målet rörde vem
i ogiltighetsmål som ska ha bevisbördan för att en sådan giltig nyhetsfrist
löper. Inte oväntat ansåg Tribunalen att det är innehavaren av mönstret som
är föremål för ogiltighetstalan som ska bevisa att den är skapare eller ägare
av formgivningen som påstås ge upphov till en nyhetsfrist. Detta hade inte
ens gjorts gällande i målet och nyhetsfrist förelåg alltså inte.
En annan fråga som behandlades var innebörden av de streckade linjerna
på mönsterritningen. Sådana har vid OHIM ansetts kunna användas för att
i ritningen avgränsa delar av ett mönster för vilka skydd inte söks men som
används för att illustrera hur mönstret kan användas. Tribunalen godkände
sådan användning av streckade linjer och bortsåg därför vid bedömningen
av mönstret från de streckade delarna av ritningen.
Mot det ifrågasatta mönstret hade åberopats ett fotografi av en äldre, liknande klocka på snodd. Fotografiet visade inte hela snodden, utan endast
den nedre delen med klockan och delar av fästdelarna och alltså inte den
övre delen av snodden som vid användning runt halsen skulle vara bakom
nacken. Det var dock klarlagt att bilden föreställde en klocka på snodd och
att det alltså i och för sig funnits en övre del på snodden. Tribunalen ansåg
att det var tillräckligt, eftersom det är själva offentliggörandet av det tidigare mönstret som är relevant – inte det åberopade fotografiet av mönstret
i målet. Sammantaget fann Tribunalen att mönstret inte i jämförelse med
tidigare mönster hade särprägel och fastställde därför beslutet att ogiltigförklara mönstret.
10 6
Göta hovrätts dom i mål T 1992-10
Göta hovrätt meddelade den 28 februari 2011 en dom gällande mönsterintrång. Kärande i Växjö tingsrätt var Thorsman & Co Aktiebolag (”Thorsman”) och svarande var XLAN AB (”XLAN”).
Det påstådda intrånget gällde s.k. skruvclips. Thorsman är innehavare av
svensk mönsterregistrering nr 76962.
Svensk mönsterregistrering nr 76962
Thorsman hävdade att proportionerna på XLAN:s produkt jämfört med
Thorsmans registrerade mönster är identiska och att det som skiljer clipsen åt är uteslutande skruvdelen, vilken fått en lätt variation i XLAN:s produkt. Skruvdelen framträder dessutom endast ur vissa vinklar. Hos XLAN:s
produkt är skruvdelen helt rundad medan Thorsmans mönster har två mer
plana ytor. Skillnaderna förändrar dock inte helhetsintrycket, enligt Thorsman.
XLAN å sin sida hävdade att det i stort sett inte finns något variationsutrymme vid utformandet av skruvclips p.g.a. att utformningen till stor del är
given av dess tekniska funktion. XLAN hävdade vidare att utformningen av
fästdelarna ska vara avgörande vid intrångsbedömningen eftersom utform-
10 7
ningen av den del som är avsedd att omsluta kabeln är densamma som i en
äldre svensk mönsterregistrering (nr 53387).
Svensk mönsterregistrering nr 53387
Växjö tingsrätt meddelade mellandom i intrångsdelen. Tingsrätten framhöll att det inom ifrågavarande produktområde föreligger begränsade variationsmöjligheter vid utformningen av produkter och att mönster inom detta
produktområde således åtnjuter ett smalt skyddsomfång. Enligt tingsrättens
bedömning åtnjuter en rättighetsinnehavare inom denna produktkategori
inte mycket mer än ett rent kopieringsskydd. Tingsrätten förklarade vidare
att Thorsman inte styrkt att XLAN:s clips är en sådan efterbildning. Följaktligen förelåg inte intrång, enligt tingsrättens mening.
Thorsman överklagade målet till Göta hovrätt och yrkade att hovrätten fastställer att mönsterintrång föreligger.
I motsats till tingsrättens bedömning ansåg hovrätten att skyddsomfånget
för det registrerade mönstret visserligen är begränsat – men inte helt försumbart. Enligt hovrätten saknas skäl att tillämpa XLAN:s synsätt. Att ett
mönster är sammansatt av delar som redan är kända bör inte ges någon
avgörande eller självständig betydelse. Således ska även tas hänsyn till den
del som är avsedd att omsluta kabeln. Vidare ansåg hovrätten att det inte är
tillräckligt att fästdelarna skiljer sig åt för att mönstren skall anses ge en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Hovrätten fann således att XLAN:s
skruvclips faller inom det registrerade mönstrets skyddsomfång.
Målet överklagades till Högsta domstolen vilken inte medgav prövningstillstånd.
10 8
Det som bör noteras är att hovrätten i det aktuella målet uppenbarligen
endast tagit hänsyn till variationsutrymmet inom det aktuella produktområdet. Hovrätten har således inte tagit hänsyn till det registrerade mönstrets
grad av särprägel (skillnaden i förhållande till tidigare mönster) vid bedömningen av skyddsomfångets storlek (jfr t.ex. Patentbesvärsrättens dom i mål
nr 06-066, där man tog hänsyn till det befintliga formförrådet vid bedömningen av ett mönsters särprägel).
Ogiltighetsärende ICD 6682 vid Harmoniseringskontoret i
Alicante
Vid upprättande av mönsterskyddsstrategier till klienter brukar ett generellt
råd vara att se till att lämna in mönsteransökan så snart mönstret är färdigställt. Råder osäkerhet kring om mönstret kommer att utvecklas ytterligare,
finns i många länder möjlighet att hemlighålla mönsteransökan under en
period. Under denna period är det även möjligt att återkalla mönsteransökan för det fall eventuella ändringar är betydande. Att det är lämpligt att
lämna in mönsteransökan så snabbt som möjligt bekräftas av ett avgörande
hos OHIM:s ogiltighetsenhet.
Enligt artikel 7 (2) Mönsterskyddsförordningen, inverkar allmänhetens kännedom om formgivningen inte på nyheten i de fall då formgivningen gjorts
tillgänglig av formgivaren och mönsteransökan inges inom ett år (nyhetsfristen) från det att formgivningen offentliggjordes.
I ogiltighetsärendet ICD 6682 kunde formgivaren, d.v.s. sökanden i ogiltighetsärendet, bevisa att mönstret visats på en utställning av denne. Eftersom
innehavaren av mönsterregistreringen lämnat in en identisk mönsteransökan inom ett år efter utställningen och då det var formgivaren som offentliggjort mönstret, ansågs grund för hävning p.g.a. bristande nyhet och särprägel inte föreligga.
Artikel 7 (2) Mönsterskyddsförordningen är således inte till någon hjälp för
formgivaren i de fall någon annan som tagit del av mönstret inger en möns-
10 9
teransökan inom nyhetsfristen (d.v.s. inom 12 månader efter offentliggörandet) och innan formgivaren själv hunnit inge mönsteransökan.
Hade däremot formgivaren, i denna situation, inte tydliggjort för OHIM:s
ogiltighetsenhet hur gemenskapsformgivningen kunde vara en exakt kopia
av mönstret som visats på utställningen, hade mönstret kunnat ogiltigförklaras.
I den här situationen skulle formgivaren, enligt artikel 15 Mönsterskyddsförordningen, kunna ansöka om överföring av mönstret. För att lyckas med
detta krävs dock gedigen bevisning. I frånvaro av sådan bevisning återstår
endast hävning av mönsterregistreringen vid OHIM. Som framgår tydligt
av detta exempel bör formgivaren vid en sådan hävning undvika att anföra
argument kring att det föreligger en koppling mellan det utställda mönstret
och det registrerade mönstret.
Ludvig Holm
Tel: +46 8 527 70 876
[email protected]
Annalena Nordin
Tel: +46 8 527 70 907
[email protected]
1 10
Ipred
Ip r e d
Uppföljning IPRED
Det civilrättsliga Sanktionsdirektivet på immaterialrättens område
(2004/48/EG, även kallat Ipred) har nu varit implementerat i Sverige i
ett par år och har inneburit flera förändringar på immaterialrättens område.
Den största och medialt mest uppmärksammade nyheten var införandet
av möjligheten till informationsföreläggande i samtliga immaterialrättsliga
lagar. Direktivet införde dock även möjligheten för domstolarna att ålägga
intrångsgöraren en skyldighet att bekosta åtgärder för att sprida information
om dom i målet. Möjligheten att vid vite förbjuda någon att fortsätta med
intrångsgörande åtgärder utsträcktes även till dem som gjort sig skyldiga till
försök eller förberedelse till intrång. Direktivet resulterade också i uttryckliga bestämmelser om att åtgärder mot den som gör intrång även kan vidtas
mot en medverkande part samt ett förtydligande av skadeståndsbestämmelserna i de immaterialrättsliga lagarna.
I praxis har Ipred-direktivets genomförande hittills främst märkts av på
informationsföreläggandets område. För att domstolen ska besluta om
informationsföreläggande behöver rättighetshavaren visa att ett intrång sannolikt har begåtts och att den begärda informationen kan antas underlätta
utredningen av ett intrång eller en överträdelse. Därutöver ska föreläggandet vara proportionerligt i förhållande till den olägenhet som det skapar
för den som ska lämna ut informationen. Nedan följer de mest intressanta
händelserna från det gångna året som rör informationsförelägganden: ett
förslag till avgörande från EU-domstolens generaladvokat i Ephone-målet
samt två beslut på patenträttens område som förtydligar vilka uppgifter ett
informationsföreläggande får omfatta och vilket syfte ett informationsföreläggande får ha.
Beslut enligt upphovsrättslagen 53 c-d §§
Ephone-beslutet (Ö 4817-09)
Tingsrätten biföll ett yrkande från rättighetshavarna, ett antal förlag, om
att förelägga en internetleverantör att utge personuppgifter för användare
112
Ip r e d
som misstänks för upphovsrättsintrång. Hovrätten ansåg inte att kravet
att intrång sannolikt hade begåtts var uppfyllt och upphävde tingsrättens
beslut. Högsta domstolen (HD) begärde ett förhandsavgörande från EUdomstolen och vilandeförklarade målet. HD:s tolkningsfrågor redogörs för i
årsbokens upphovsrättsavsnitt. Det har nu kommit ett icke-bindande förslag
till avgörande från EU-domstolens generaladvokat Niilo Jääskinen.
Generaladvokaten konstaterar inledningsvis att de begärda uppgifterna
utgör personuppgifter och därför omfattas av ett särskilt skydd. Vidare konstaterar han att Datalagringsdirektivet 2006/24/EG, som ännu inte implementerats i svensk rätt, visserligen föreskriver en skyldighet att säkerställa att
personuppgifter finns tillgängliga för utredning och åtal av brott, men att
direktivet inte är tillämpligt i det aktuella fallet eftersom det bara omfattar
myndigheters rätt att få tillgång till uppgifterna, och inte privata aktörer
såsom de aktuella rättighetshavarna.
Den centrala frågan blir därför hur personuppgiftsskyddet ska balanseras
mot rättighetshavarnas intresse av ett fullgott immaterialrättsligt skydd.
Generaladvokaten understryker i samband med detta vikten av personuppgiftsskyddet som en grundläggande mänsklig rättighet. För att personuppgifter ska få lämnas ut ställer unionsrätten krav på att det finns en skyldighet
till att lagra dessa uppgifter som är föreskriven i den nationella lagstiftningen, med precisering av vilka kategorier av uppgifter som ska lagras, lagringens syfte samt vem som kan få tillgång till uppgifterna. Det skulle strida
mot personuppgiftsskyddet att använda personuppgifter för andra ändamål
än de som lagstiftaren definierat, och immaterialrättsinnehavare bör inte
särskilt gynnas i denna situation genom att få ta del av och utnyttja personuppgifter som lagrats för andra ändamål än för att skydda deras immateriella rättigheter.
Generaladvokatens slutsats blir därför att Datalagringsdirektivet visserligen
inte utgör något hinder mot att nationella bestämmelser tillämpas för att
förelägga en internetleverantör att utge personuppgifter till rättighetshavare
inom ramen för ett civilprocessuellt förfarande. Sådana personuppgifter får
1 13
Ip r e d
dock endast lämnas ut om de lagrats specifikt för det ändamålet, d.v.s. för
att kunna lämnas ut till rättighetshavare. Det skulle därmed även kräva att
internetanvändarna ursprungligen gett sitt samtycke till att personuppgifterna lagras i detta syfte.
Om EU-domstolen väljer att följa generaladvokatens icke-bindande bedömning skulle det i dagsläget inte vara möjligt att förelägga internetleverantörer att lämna ut personuppgifter om abonnenter till rättighetshavare,
eftersom de inte ursprungligen lagrats i syfte att kunna lämna ut dem. Det
finns dock inget som hindrar att man i svensk rätt lagstadgar om en skyldighet för internetleverantörer att lagra uppgifter för ett sådant ändamål, och
att användarna då skulle behöva godkänna ett sådant lagrande för att få
använda internettjänsten.
Även Telia Sonera-beslutet (ÖÄ 10152-09) som redogjordes för i fjolårets
årsbok är vilandeförklarat i väntan på Ephone-avgörandet.
Beslut enligt patentlagen 57 c-d §§
Catway-beslutet (Ö 10502-10)
Målet gällde ett påstått intrång i ett patent för en skarvhållare för fiberoptisk kabel. Sökanden yrkade på ett föreläggande om att utge uppgifter om
distributionsnät samt även uppgifter om svarandens kunder. Tingsrätten
biföll yrkandet. Hovrätten konstaterade dock att ett informationsföreläggande endast får omfatta information om tidigare länkar i distributionskedjan och tilltänkta grossister och detaljister. Identifikation av mellanled
eller slutkunder som i förhållande till den förelagda personen befinner sig
senare i kedjan och som redan fått produkterna i sin besittning nämns inte
som en upplysning som kan ingå i ett informationsföreläggande. Vidare
ska informationen som föreläggandet avser som regel gälla intrång som
begåtts av andra än den ansökan riktas mot. Detta särskilt mot bakgrund
av bestämmelsen 57 d § i patentlagen om att informationsförelägganden
inte får omfatta uppgifter som skulle röja att uppgiftslämnaren eller dennes
114
Ip r e d
närstående begått en brottslig handling. Hovrätten menar att det även bör
innebära att en juridisk person inte kan vara skyldig att lämna uppgifter
som röjer ställföreträdares brottslighet. Det saknas alltså tydligt stöd i lagen
att förelägga en part att lämna uppgifter om huruvida den sålt påstådda
intrångsföremål och vem som i så fall varit köpare, och yrkandet om informationsföreläggande ogillades.
Shire-beslutet (T 5784-10 och T 4790-11)
Målet gällde ett läkemedelspatent och sökanden hade begärt information
om distributionsnät och kunder samt antal levererade förpackningar och
pris. Tingsrätten bekräftade bedömningen från Catway-beslutet, d.v.s. att
en part inte kan föreläggas att lämna information om sina kunder. Däremot konstaterade tingsrätten att information som gäller kunder som redan
är kända kan omfattas av föreläggande, t.ex. uppgift om pris och sålda
exemplar. I detta fall var det ostridigt att svaranden sålde läkemedlet till de
svenska apotekskedjorna, och kunde därför föreläggas att utge information
om antal förpackningar och pris.
Tingsrätten konstaterade vidare att det inte krävs att ett informationsföreläggande enbart syftar till att utreda det intrång som sökanden visat
sannolika skäl för. Detta eftersom informationsföreläggandets syfte är att
underlätta utredningen av ett intrång eller en överträdelse som avser de
aktuella varorna. Informationsföreläggandet kan alltså syfta till att utreda
ett annat intrång avseende de aktuella varorna. Tingsrätten hänvisade till
förarbetena och konstaterade att det heller inte krävs att informationen är
avsedd att användas som bevisning i en kommande rättegång. Beslutet är
överklagat till hovrätten.
Det är nu tydliggjort att ett informationsföreläggande inte får omfatta uppgifter
om kunder. Däremot kan en part föreläggas att utge information om kända
kunder eller om försäljning som parten vidgått. Vidare behöver syftet med
informationsföreläggandet inte vara att underlätta utredningen av det specifika
intrånget som sökanden visat sannolika skäl för, utan så länge det underlättar
1 15
Ip r e d
någon intrångsutredning rörande de aktuella varorna är föreläggandets syfte
uppfyllt. Domstolarna har fortsatt att inte redogöra närmare för bedömningen
huruvida den begärda informationen underlättar utredningen eller hur proportionalitetsbedömningen görs.
Annie Kabala
Tel: +46 8 527 70 948
[email protected]
1 16
M a r k n a d s r ät t
Ma r k n a d s r ät t
Vad har hänt i svensk (och europeisk)
marknadsrätt under år 2011?
Marknadsdomstolen har i skrivande stund (den 13 december 2011) meddelat 24 domar med tillämpning av marknadsföringslagen (MFL) under
året. Bland annat innefattar årets avgöranden diskussioner och ställningstaganden i fråga om hur det s.k. transaktionstestet skall tillämpas, om och när
misskreditering av konkurrent kan utgöra marknadsföring i MFL:s mening,
när miljöargument i marknadsföring faktiskt får användas, tillåtligheten av
på visst sätt utformad alkoholreklam, vad som krävs för att ett företag skall få
kalla sig ”marknadsledande” och när en taxiskylt skall anses utgöra en vilseledande efterbildning av en annan taxiskylt. Det senaste avgörandet – MD
2011:29 – behandlade frågan om lagstridighetsprincipen och gränssnittet
mellan immaterialrätt och marknadsrätt. Den 1 mars 2012 tillträder Patentbesvärsrättens nuvarande ordförande, Per Carlson, som ny ordförande för
Marknadsdomstolen – kanhända kan skiftet på ordförandeposten komma
att göra avtryck i den marknadsrättsliga praxis som sammanfattas i nästa
utgåva av Lindahls årsbok för immaterialrätt?
I det följande redogör vi närmare för några av årets avgöranden från Marknadsdomstolen. Vi sammanfattar också innehållet i en intressant dom om
spelmonopol från EU-domstolen. Avslutningsvis nämner vi något om innehållet i Internationella Handelskammarens – ICC:s – konsoliderade Regler
för reklam och marknadskommunikation vilka träder i kraft den 1 januari
2012.
Marknadsföring av kläder – vilseledande om kommersiellt
ursprung och/eller renommésnyltning? (MD 2011:1)
Det svenska företaget KappAhl Sverige AB (KappAhl) använde uttrycken
WeKids respektive WeTweens vid marknadsföring av sina kläder. Företaget
WeSC AB (WeSC) stämde KappAhl vid Marknadsdomstolen och gjorde
gällande att KappAhls användning innebar att konsumenterna vilseleddes
om klädernas kommersiella ursprung, att en förväxling med WeSC:s kända
och väl ansedda We-koncept och varumärke We kunde uppkomma och/
1 18
eller att konsumenterna felaktigt kunde uppfatta någon form av samarbete
mellan företagen. Vidare ansåg WeSC att KappAhls marknadsföring innebar ett otillbörligt utnyttjande av den goodwill och det uppmärksamhetsvärde som förknippas med WeSC, We och dess koncept och att användandet
av begreppen WeKids och WeTweens därmed utgjorde renommésnyltning.
Marknadsdomstolen konstaterade inledningsvis att domstolen i flera tidigare avgöranden prövat frågan om kännedom på viss marknad (inarbetning)
och då grundat sina ställningstaganden på vad som framkommit genom
marknadsundersökningar (i de fall sådana gjorts) och i övrigt på uppgifter
om marknadsföringens omfattning och kostnader, försäljning, övrig produktexponering, bolagets/produktens marknadsandel, tid som kännetecknet funnits på marknaden samt vittnesuppgifter.
Marknadsdomstolen kommenterade därefter i korthet den av WeSC åberopade marknadsundersökningen, varvid angavs att delar av undersökningsresultatet var svårtolkat. Domstolen anslöt sig därefter vidare till den kritik som
framförts av KappAhl angående det sätt på vilket undersökningen utförts
samt upprepade sitt uttalande i MD 2006:19 att marknadsundersökningar
ofta är ett osäkert bevismedel. I fråga om WeSC:s undersökning ansåg inte
domstolen att det var möjligt att utläsa hur många av respondenterna som
förknippat varumärket We i figurativt utförande med WeSC respektive med
kläder; hur vägning skett framgick inte heller. Sammanfattningsvis ansåg
inte domstolen att undersökningen utgjorde stöd för att varumärket We
eller det s.k. We-konceptet var känt i omsättningskretsen.
För att ytterligare styrka kändheten av varumärket We och We-konceptet
på den svenska marknaden hade WeSC åberopat vittnesförhör med bl.a.
butikschefer för s.k. konceptbutiker samt bevisning i form av diverse artiklar,
utdrag från webbplatser, reklamfilmer som visats på Youtube och e-postkorrespondens. Enligt Marknadsdomstolen var bevisvärdet av dessa uppgifter
emellertid lågt då uppgifterna var allmänt hållna och i betydande utsträckning lämnade av WeSC:s egna anställda. Utredning om marknadsföringskostnader och marknadsföringens omfattning saknades helt.
1 19
Marknadsdomstolens slutsats var att i målet framlagd bevisning sammantaget pekade på att ordet ”We” (oavsett grafisk utformning) av WeSC:s
anställda och samarbetspartners uppfattades som starkt anknutet till företaget och dess sortiment av kläder samt att detsamma möjligen även gällde
i en snäv krets av konsumenter med inriktning på designkläder i street- och
skateboardsegmentet. Enligt WeSC själva är omsättningskretsen emellertid
bredare än så – den består av alla konsumenter i åldern 16-45 år i storstäder.
Marknadsdomstolen fann det inte styrkt att vare sig varumärket We eller det
s.k. We-konceptet var känt på den svenska marknaden på sätt som erfodras
för skydd, varför WeSC:s talan om vilseledande om kommersiellt ursprung
ogillades. Med hänsyn härtill konstaterades att varken varumärket eller konceptet var känt på sådant sätt att de kan vara bärare av ett renommé. Även
WeSC:s talan om renommésnyltning lämnades därför utan bifall.
Alkohollagens krav på iakttagande av särskild måttfullhet vid
marknadsföring av alkohol (MD 2011:5)
Spendrups Bryggeriaktiebolag (Spendrups) hade i dagligvaruhandeln
marknadsfört Heineken folköl genom ett kombinationserbjudande som
innebar att man vid köp av ett sexpack folköl erhöll en DVD-film med
filmsekvenser från Champions League utan extra kostnad. Konsumentombudsmannen (KO) ansåg att kombinationserbjudandet stred mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet och att det därför var otillbörligt enligt
marknadsföringslagen (prövning gjordes med tillämpning av alkohollagen i
dess lydelse före den 1 januari 2011; alkohollagen (2011:1622) har emellertid
inte inneburit några sakliga ändringar med avseende på måttfullhetskravet,
varför domen är av intresse även framgent).
Marknadsdomstolen konstaterade inledningsvis att alkohollagen och dess
förarbeten inte innehåller något uttryckligt förbud mot kombinationserbjudanden och att KO:s allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till
konsumenter (KOVFS 2009:6) i sig tillåter vissa former av kombinationserbjudanden.
120
Marknadsdomstolen slog därefter fast att kombinationserbjudanden således
inte automatiskt medför att viss marknadsföring står i strid med alkohollagen,
utan att en bedömning av om erbjudandet präglas av den särskilda måttfullhet som alkohollagen kräver istället måste göras utifrån omständigheterna
i det enskilda fallet. Bedömningen skulle enligt Marknadsdomstolen ta sin
utgångspunkt i syftet med alkohollagen, d.v.s. att marknadsföringen inte
skall medverka till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol och
inte heller bidra till en positiv inställning till bruket av ”aktuella varor”.
Marknadsdomstolen ansåg att det aktuella erbjudandet kopplade samman
alkohol med idrott och därigenom befäste och befordrade föreställningen
att man skall dricka öl när man ser på fotboll. Erbjudandet bidrar därmed
till att skapa en positiv inställning till bruket av alkohol. Vidare fann Marknadsdomstolen att den slogan som innefattades i reklamen – ”Det bästa av
två världar – köp ett 6-pack Heineken och få DVD:n utan extra kostnad”
– och den ingående illustrationen av en ölburk mot fonden av en stiliserad
fotboll förstärkte kopplingen på ett icke måttfullt sätt.
Sammantaget fann Marknadsdomstolen att Spendrups marknadsföring
inte präglades av en sådan särskild måttfullhet som alkohollagen kräver och
att den därför var att anse som otillbörlig i MFL:s mening.
Vad krävs för att man skall få använda begreppet
”marknadsledande”? (MD 2011:6)
I ett mål rörande marknadsföring av nyckelfria låssystem hade svarandebolaget bland annat gjort gällande att man var ”marknadsledande leverantör
av nyckelfria låssystem”.
Med avseende på frågan om innebörden och tillåtligheten av att använda
uttrycket ”marknadsledande” konstaterade Marknadsdomstolen att
uttrycket inte har en klar innebörd utan kan uppfattas på olika sätt. Domstolen slog dock fast att sådana generella påståenden ofta ger intryck av
att det aktuella företaget är ledande i åtminstone flertalet för branschen
eller produktområdet viktiga avseenden. Då det instämda företaget endast
121
förebringat bevisning i form av uppgifter om antalet levererade nyckelfria
låssystem ansåg Marknadsdomstolen inte att bolaget förmått visa att man
är ”marknadsledande” som leverantör av nyckelfria låssystem. Marknadsföringspåståendet var därför vilseledande.
Onödig rättegång? Kärandeparten inledde rättegång utan att
först skicka varningsbrev och svarandeparten medgav samtliga
yrkanden – kan detta föranleda ersättningsansvar för vinnande
part? (MD 2011:11; även frågan om tillåtlighet av uttrycket
”marknadsledande” prövades)
Målet gällde marknadsföring av guldköptjänster och innefattade ett huvudkäromål och ett genkäromål (båda innefattande yrkanden om förbud vid
vite att använda vissa marknadsföringspåståenden). Huvudsvaranden medgav samtliga förbudsyrkanden, men ansåg att ansvaret för rättegångskostnader åvilade den vinnande kärandeparten i enlighet med bestämmelsen
i 18 kap. 3 § rättegångsbalken (föranledande av onödig rättegång) då inget
varningsbrev hade skickats och parterna hade kunnat lösa tvisten utanför
domstol om så hade skett.
Marknadsdomstolen konstaterade inledningsvis att utrymmet för att til�lämpa bestämmelsen i 18 kap. 3 § rättegångsbalken är begränsat då det är
fråga om ett indispositivt mål där förbud mot otillbörlig marknadsföring
kan meddelas trots att marknadsföringen har upphört.
Vidare angav Marknadsdomstolen att enbart den omständigheten att en
näringsidkare har upphört med påtalad marknadsföring innan en talan
väcks inte i tidigare rättspraxis har ansetts vara tillräckligt för att onödig rättegång skall anses föreligga – särskilt med hänsyn till att ett avgörande från
Marknadsdomstolen kan vara av stor betydelse såväl principiellt som för den
enskilde näringsidkaren oavsett om marknadsföringen upphört eller inte.
Det avgörande, konstaterade Marknadsdomstolen, blir istället om det har
funnits godtagbara skäl för käranden att få frågan prövad av Marknadsdomstolen. Vid denna bedömning menade Marknadsdomstolen att marknads-
122
föringens närmare utformning och den ansvarige näringsidkarens agerande
blir av särskild betydelse, i synnerhet frågan om marknadsföringen har tillkommit på grund av misstag eller förbiseende.
I aktuellt mål hade huvudkäranden inte skickat något varningsbrev till
huvudsvaranden med uppmaning att upphöra med användningen av
omstämda marknadsföringspåståenden. Då Marknadsdomstolen prövat
omstämda marknadsföringspåståenden och funnit dessa vilseledande och
otillbörliga samt då de inte tillkommit genom förbiseende eller misstag kan
huvudkäranden trots detta inte anses ha föranlett onödig rättegång – ansåg
domstolen.
Användning av miljöargument vid marknadsföring av personbilar
(MD 2011:12)
Mercedes-Benz Sverige AB (Mercedes) använde vid marknadsföring av
personbilar påståendet ”miljövänlig” i en tidningsannons och påståendena
”miljövänliga dieselmotorer”, ”bra för miljön” och ”gynna miljön” i en broschyr publicerad på företagets webbplats. KO ansåg att marknadsföringen
stred mot god marknadsföringssed och var vilseledande (även genom utelämnande av information) och stämde Mercedes inför Marknadsdomstolen.
Marknadsdomstolen konstaterade inledningsvis att det enligt tidigare praxis
ställs höga vederhäftighetskrav på marknadsföring innefattande miljöargument. Exempelvis måste det i reklam vari ordet ”miljövänlig” används om
typiskt sett miljöbelastande produkter klargöras att begreppet används med
relativ innebörd, de miljöeffekter som åsyftas preciseras samt den jämförelse som görs ge en rättvisande totalbild.
I sitt fortsatta resonemang, där domstolen bland annat hänvisade till ICC:s
regler, slog Marknadsdomstolen bland annat fast att uttrycket ”miljövänlig”
kan innebära olika saker för olika konsumenter, att ett allmänt hållet påstående om att produkten ifråga är miljövänlig av en genomsnittskonsument
lätt kan uppfattas gälla produktens totala miljöpåverkan och att uttrycket
också skulle kunna leda till andra tolkningar beroende på sammanhanget.
1 23
Sammantaget medför detta, enligt Marknadsdomstolen, att företaget har
bevisbördan för att de tolkningar och intryck som aktuell marknadsföring
ger upphov till är förenliga med MFL och även att företaget skall kunna
styrka riktigheten i budskapet för alla betydelser som genomsnittskonsumenten kan uppfatta att budskapet har.
Efter en genomgång av vad som framkommit genom muntlig och skriftlig
bevisning konstaterade Marknadsdomstolen att det i och för sig borde vara
möjligt för en biltillverkare att använda uttrycket ”miljövänlig”, men endast
om det tydligt framgår vilka miljöfördelar som åsyftas. Detta innebär ett
krav på en tydligt framträdande precisering av miljöpåståendet som är lätt
att förstå och placerad så att påstående och precisering läses ihop.
Beträffande den i målet aktuella annonsen fann Marknadsdomstolen att
uttrycket ”miljövänlig” uppfattades som att bilen hade klara miljöfördelar,
men att uttrycket var alltför obestämt för att uppfylla nyss angivna krav på
klarhet och precision och att det således var oklart i vilket eller vilka hänseenden som bilen kunde förstås ge fördelar från miljösynpunkt. Marknadsföringen stred därför mot god marknadsföringssed och var vilseledande. Då
den påtalade marknadsföringen i vart fall ansågs så intresseväckande att
den kunde föranleda konsumenten att söka vidare efter information ansågs
den ha påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
Marknadsföringen ansågs därmed även otillbörlig.
De uttryck som återfanns i företagets broschyr (”miljövänliga dieselmotorer”,
”gynna miljön” och ”bra för miljön”) bedömdes dock av Marknadsdomstolen som preciserade i fråga om de miljöeffekter som åsyftas, påståendena
uppfattades med en relativ innebörd och beskrivningen ansågs ge en rättvisande totalbild (d.v.s. att de aktuella bilmodellerna från miljösynpunkt hade
fördelar på det sätt som beskrivits). Marknadsföringen i denna del ansågs
därför inte strida mot god marknadsföringssed eller vara vilseledande.
124
Användning av miljöargument vid marknadsföring av lim
(MD 2011:13)
Ett företag hade genom ett antal marknadsföringspåståenden gjort gällande
att företagets limprodukt hade vissa miljö- och hälsofördelar i förhållande
till andra tillgängliga produkter på marknaden. Företaget stämdes in till
Marknadsdomstolen, varvid kärandebolaget gjorde gällande att marknadsföringen utgjorde vilseledande jämförande reklam.
Marknadsdomstolen erinrade inledningsvis om att prövningen av om viss
marknadsföring är att anse som otillbörlig eller inte skall ske i två led: först
skall en bedömning göras av om åtgärden strider mot god marknadsföringssed eller är vilseledande och därefter skall bedömas i vad mån åtgärden har
effekt på mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (transaktionstestet).
Vid en prövning av om ett påstående är sakligt korrekt och vederhäftigt
måste, angav Marknadsdomstolen, först påståendets innebörd fastställas –
avgörande är då hur en genomsnittlig mottagare får antas uppfatta meddelandet. Utgångspunkten skall vara att reklam i allmänhet läses flyktigt och
att mottagaren i första hand påverkas av det helhetsintryck meddelandet
ger, inte av detaljer. I målet ansågs målgruppen/den genomsnittliga mottagaren vara inköpare vid golvläggningsfirmor samt andra personer yrkesverksamma inom golvläggningsområdet, med kunskap om golvlim och dess
funktionella egenskaper, men utan närmare insikter i bl.a. miljötekniska
frågor.
Marknadsdomstolen slog fast att miljöargument har ett betydande kommersiellt värde som de senaste åren har ökat markant i takt med att konsumenter
medvetandegjorts om att produkter påverkar miljön. Samtidigt ansåg Marknadsdomstolen att det även för yrkesfolk borde vara svårt att kritiskt värdera
och bedöma rimligheten i påståenden om produkters miljöfördelar och att
det mot den bakgrunden fanns anledning att ställa höga vederhäftighetskrav på reklam innefattande sådana produktlöften.
1 25
Marknadsdomstolen hänvisade till ICC:s regler avseende miljöpåståenden,
vari anges att ett allmänt miljöpåstående om en vara, såsom ”miljövänlig”,
är vagt och icke-specifikt och därför bör undvikas. Såvitt avsåg de analysbesked som hade förebringats och presenterats av svarandebolaget i syfte att
styrka produktens fördelar ur ett miljö-, och hälsoperspektiv visade dessa
enbart att produkten bl.a. erhållit Svanens miljömärkning. Marknadsdomstolen framhöll här att miljömärkningar erhålls utifrån vissa förutbestämda
kriterier, men att de i sig inte medför att produkten kan marknadsföras som
miljövänlig.
Mot bakgrund av de höga krav som ställs på miljö-, och hälsoargument
inom marknadsföring ansågs majoriteten av företagets påståenden om att
produkten var miljövänlig och inte hade någon inverkan på användarens
hälsa vara vilseledande. Att enbart visa att produkten erhållit viss miljömärkning m.m. ansågs således inte tillräckligt för att marknadspåståendena
skulle vara vederhäftiga.
Då marknadsföringen innehöll ytterst slagkraftiga argument om produktens inverkan på användarens fysiska hälsa och arbetsmiljö ansåg Marknadsdomstolen det även sannolikt att den påverkade mottagarens förmåga
att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen ansågs därför även
vara otillbörlig.
Ingen prövning när den påtalade marknadsföringen hade
upphört? (MD 2011:19)
Målet gällde ett företags marknadsföring av biljetter till en konsert med
gruppen Roxette ett specifikt speldatum. Under handläggningens gång
avslog Marknadsdomstolen vid tre tillfällen kärandebolagets yrkande om
interimistiskt vitesförbud. När domstolen tog ställning till kärandebolagets
huvudyrkande hade konserten redan ägt rum.
Marknadsdomstolen konstaterade att det förhållandet att påtalad marknadsföring har upphört inte utgör något hinder mot att dess tillbörlighet prövas.
Ett förbud kan vara befogat för att hindra att marknadsföringen återupptas
126
eller för att få fram ett prejudicerande avgörande i en principiellt betydelsefull fråga.
Marknadsdomstolen slog därefter fast att ett förbud i det aktuella fallet
skulle vara verkningslöst då någon ytterligare marknadsföring av biljetter
till just denna konsert inte var aktuell då konserten redan hade hållits samt
att det i målet inte heller förelåg något betydande prejudikatintresse som
motiverade en prövning.
På dessa grunder ansåg Marknadsdomstolen att det saknades skäl för prövning i sak och avskrev målet från vidare handläggning.
Betydelsen av reklamens tidsmässiga närhet till konsumentens
köpbeslut; närmare beskrivning av transaktionstestet (MD
2011:24)
Målet gällde ett företags marknadsföring av anslutning till fibernät genom
direktreklam till villaägare i visst område. Företaget stämdes in vid Marknads
domstolen, varvid käranden gjorde gällande att företagets marknadsföring
bland annat saknade väsentlig information avseende erbjudandets begränsningar och villkor.
I fråga om erbjudandets tydlighet avseende villkor och begränsningar
konstaterade Marknadsdomstolen att en grundläggande utgångspunkt vid
marknadsföring är att det står näringsidkaren fritt att själv välja vilka uppgifter som skall tas med i marknadsföringen, dock att friheten måste vägas mot
konsumentens intresse av att vid lämplig tidpunkt och i ändamålsenlig form
erhålla viktig information för att få möjlighet att fatta ett välgrundat ekonomiskt beslut om den marknadsförda produkten. Vilken information som bör
krävas är, enligt domstolen, en fråga om meddelandets karaktär och utformning och under vilka former konsumenten konfronteras med detta samt det
medium som används. Av särskild betydelse är hur nära ett avslut en viss
reklam förekommer – ju närmare tidpunkten för köp eller annan avtalssituation marknadsföringsmaterialet distribueras, desto högre krav kan ställas
på marknadsföringens innehåll och utförlighet (prop. 2007/08:115, s. 86 ff.).
1 27
Domstolen ansåg att broschyren var av sådan karaktär att den kunde få en
genomsnittlig konsument att såväl allvarligt överväga en anslutning till
fibernätet som att söka efter ytterligare information liksom underlag för
avtal. Att i en sådan situation, på sätt som skett i aktuellt fall, utelämna viss
information om begränsningar och förutsättningar för erbjudandet måste
enligt Marknadsdomstolen anses vara vilseledande.
Vid prövningen av om marknadsföringen haft viss påverkan på konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut konstaterade Marknadsdomstolen att det räcker med att en konsument bestämmer sig för att
vidta en ytterligare åtgärd med anledning av ett reklammeddelande för
att ett affärsbeslut skall anses föreligga. Domstolen ansåg att det påtalade
reklamutskicket måste bedömas vara så intresseväckande att det var sannolikt att konsumenten beslutade sig för att inskaffa mer information genom
att exempelvis besöka en av de informationsträffar som svarandebolaget
redogjort för, beställa ett hembesök eller kontakta svarandebolaget för att
få mer information om erbjudandet. Sammanfattningsvis ansåg Marknadsdomstolen att påtalad marknadsföring hade påverkat eller sannolikt hade
påverkat konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och att
marknadsföringen därmed var otillbörlig.
Misskreditering av konkurrent – marknadsföring enligt MFL? (MD
2011:25)
Målet gällde e-postmeddelanden från företag A innehållande misskrediterande uppgifter om företag B.
Företag A skickade e-postmeddelanden dels till företag B:s externa finansiär
och dels till företag B:s samarbetspartner med påståenden om att (i) företag
B:s produkt X materiellt utgör en kopia av företag A:s produkt y, (ii) företag
B använder företag A:s patenterade teknik och därmed begår patentintrång
(vid eventuella frågor hänvisades till en person i företag A:s ledning), (iii)
företag B i sin utveckling av produkten X använt konfidentiell och proprietär kunskap från företag A.
128
Marknadsdomstolens majoritet gjorde bedömningen att uttalandena i
e-postmeddelandena utgjorde marknadsföring i MFL:s mening, d.v.s. att de
behandlade kommersiella förhållanden och hade uttalats i avsättningsfrämjande – kommersiellt syfte. Syftet med de aktuella meddelandena ansågs
vara att få finansiären att avstå från att fortsättningsvis investera i företag B
respektive samarbetspartnern att avbryta samarbetet, vilka resultat ansågs
kunna gynna företag B.
Marknadsdomstolen ansåg att påståendet om att företag B:s produkt X materiellt utgjorde en kopia av företag A:s produkt gav sken av att den av företag
B tillhandahållna produkten utgjorde en olovlig kopia av företag A:s produkt.
Produkterna företer stora likheter, men genom utredningen i målet har inte
kunnat klarläggas omständigheter/fakta som med önskvärd tydlighet visade
att företag B:s produkt skulle utgöra en olovlig kopia (exempelvis vad som
utgjorde skyddad teknik, vem aktuell teknik tillkom eller vad som fanns att
köpa på den öppna marknaden). Påståendet ansågs därför vara vilseledande.
Vad avsåg påståendet att företag B:s produkter använder företag A:s patenterade teknik och att företag B därför begår patentintrång konstaterade Marknadsdomstolen att påståendet utgör ett uttalande om att företag B begår
intrång och att tillhandahållandet av företag B:s produkter på marknaden
därmed är olagligt. Det pågår en tvist om ett i målet aktuellt patent och parterna har lämnat skilda utsagor om denna tvist. Mot denna bakgrund ansåg
Marknadsdomstolen inte att det fanns fog för en sådan kategorisk beskyllning om olaglighet, varför påståendet är ovederhäftigt och vilseledande.
Avslutningsvis konstaterade Marknadsdomstolen att företag A:s påstående
om företag B:s användning av företagshemlig information gav sken av att
företag B använde sig av kunskap som var förbehållen företag A men att
detta, samt vilken information som avsågs eller vad det i praktiken skulle
innebära, inte hade kunnat klarläggas. Mot denna bakgrund ansåg Marknadsdomstolen att det inte visats att företag B använder sig av kunskap som
är förbehållen företag A, varför även detta påstående var att anse som ovederhäftigt och vilseledande.
129
Samtliga påståenden ansågs vara otillbörliga då det framkommit att den
externa finansiären inte velat göra ytterligare investeringar i företag B samt
att samarbetspartnern valt att inte samarbeta med företag B – mottagarnas
förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut hade således påverkats av företag
A:s åtgärder.
Avslutningsvis kan noteras att en ledamot var skiljaktig och inte ansåg att
meddelandet under påstående (ii) ovan utgjorde marknadsföring då ”det
kommersiella syftet med brevet som sådant var höljt i dunkel”. Avgörandet
kan sägas ligga i linje med tidigare praxis, men den skiljaktiga meningen
kan möjligen tyda på att det aktuella meddelandet ligger i gränszonen för
vad som skall anses utgöra marknadsföring.
EU-domstolens förhandsavgörande i fråga om tillåtligheten av viss
monopolfrämjande nationell lagstiftning inom hasardspelssektorn
(C-212/08)
En begäran om förhandsavgörande framställdes av den franska appelationsdomstolen Conseil d’État (Frankrike) i ett mål mellan Zeturf Ltd, som bl.a.
erbjuder vadhållning på franska hästkapplöpningar via sin webbplats, och
den franske premiärministern, angående den senares beslut att inte upphäva nationella bestämmelser som ger en viss ekonomisk intressegruppering i Frankrike, Groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain
(”PMU”), ensamrätt att anordna vadhållning på hästar utanför kapplöpningsbanor. Begäran avsåg tolkningen av artiklarna 49 (friheten att tillhandahålla tjänster) och 50 (definitionen av tjänster) i EG-fördraget. Här redogörs endast för frågor med bäring på artikel 49.
Det franska målet innebar tillämpning av viss fransk lagstiftning som reglerar tillstånd för och verksamhet med hästkapplöpning. Som huvudregel
innebär lagstiftningen att vadhållning på hästar är förbjuden. Den franska
staten tillåter emellertid att vissa hästkapplöpningsbolag, efter särskilt erhållet tillstånd, anordnar vadhållning på hästar utanför kapplöpningsbanor (s.k.
totalisatorspel). Hästkapplöpningsbolagen måste dock ge PMU i uppdrag
13 0
att för deras räkning anordna spelen. PMU har vidare ensamrätt att vid
sådana speltillfällen ta emot vad. Utöver möjligheten att via PMU anordna
vadhållning på hästar har det i Frankrike – genom ett särskilt beslut fattat
den 13 september 1985 om totalisatorspel – även skapats en möjlighet att
slå vad på internet. I beslutet slås dock principen om det allmänna förbudet
mot vadhållning på hästar fast (d.v.s. förbud att ingå eller ta emot vad vid
kapplöpningar som anordnas i Frankrike utan att det sker genom de tjänster
som avser franska totalisatorspel).
Målet vid Conseil d’État
I juli 2005 begärde Zeturf Ltd att den franska nationella lagstiftning varigenom PMU ges ensamrätt att anordna vadhållning på hästar utanför kapplöpningsbanor skulle upphävas. Domstolen avslog begäran, varvid Zeturf
Ltd överklagade avslagsbeslutet till Conseil d’État på den grunden att domstolen inte beaktat den inom EU garanterade friheten att tillhandahålla
tjänster (vilken garanteras genom artikel 49 i EG-fördraget).
Conseil d’État konstaterade att de franska bestämmelserna om vadhållning
på hästar utgör en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster, men
ansåg emellertid att en sådan inskränkning kan vara tillåten enligt undantagsbestämmelser i EG-fördraget eller med hänsyn till tvingande skäl av
allmänintresse, under förutsättning att inskränkningen uppfyller de krav
på proportionalitet som gäller enligt unionsrätten. Conseil d´État begärde
förhandsavgörande från EU-domstolen, varvid samtliga frågor uteslutande
hänförde sig till om inskränkningen i friheten att tillhandahålla tjänster var
motiverad.
EU-domstolens bedömning
Sammanfattningsvis kom EU-domstolen fram till att en medlemsstat som
strävar efter att säkerställa en särskilt hög skyddsnivå för konsumenterna
inom hasardspelssektorn kan ha fog för bedömningen att det bara är om
ensamrättigheter ges till ett enda organ, vilket är föremål för sträng kontroll av myndigheterna, som det är möjligt att kontrollera de risker som är
förenade med sektorn (d.v.s. att motverka att allmänheten lockas till över-
13 1
drivna spelutgifter och att bekämpa spelberoende på ett tillräckligt effektivt
sätt). Monopol inom hasardspelssektorn kan således godtas i vissa särskilda
situationer.
ICC:s konsoliderade och delvis utökade/nya Regler för reklam
och marknadskommunikation
ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation och ICC:s övriga
regelverk inom området för marknadsföring har under många år kompletterat MFL:s bestämmelser och fyllt begreppet ”god marknadsföringssed”
med innehåll. ICC har under hösten avslutat arbetet med att dels konsolidera de olika regelverken inom marknadsrättsområdet och dels återspegla
och anpassa regelverket till näringsidkares nya tekniska förutsättningar
att marknadsföra sig på internet. De konsoliderade ICC-reglerna gäller all slags reklam och marknadskommunikation, ”inbegripet reklam för ett företag eller dess verksamhet som
sådan” och ska i Sverige ”sättas i praktisk tillämpning” av Reklamombudsmannen. Tanken är att reglerna skall utgöra en grund för en global harmonisering av marknadsföringsregler. När lagar och föreskrifter inte är samordnade över gränserna kan ICC-reglerna utgå från vad som gäller nationellt
(exempelvis gäller detta definitionen av ”barn” och ”ungdomar”). Tolkning
av reglerna kan begäras av ICC Code Interpretation Panel.
Några intressanta nyheter i de konsoliderade reglerna är:
• särskilda bestämmelser avseende reklam och marknadskommunikation
i digitala interaktiva media (ICC:s Onlineregler),
• vissa ytterligare/tydligare restriktioner för marknadsföring till barn,
• vissa krav på öppenhet kring digitalkommunikation och sociala medier,
och
• riktlinjer för ansvarsfull, miljö- och klimatvänlig marknadskommunikation.
De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2012.
13 2
Katarina Strömholm
Tel: +46 8 527 70 917
[email protected]
Cathrine Blomhammar Sandberg
Tel: +46 8 527 70 933
[email protected]
133
F ö r e ta g s h e m l i g h e t e r
Företagshemligheter år 2011
I fjolårets årsbok redogjordes kortfattat för de förändringar och tillägg som
har föreslagits i betänkandet SOU 2008:63 – Förstärkt skydd för företagshemligheter. Det har ännu inte kommit någon proposition med anledning
av betänkandet. Enligt uppgift från Regeringskansliet ska en proposition
läggas fram under 2012 varför det fortfarande återstår att se om de tidigare
beskrivna förslagen kommer att tas med i propositionen.
Avgörandena avseende lagen om skydd för företagshemligheter (”FHL”) har
annars under år 2011 varit relativt få och vi förväntar oss att år 2012 blir ett
mer händelserikt år för FHL då propositionen som nämnts ovan förhoppningsvis läggs fram.
Ändrad ersättningspraxis? (AD 2011:11)
Konsulten L.N. var anställd vid företaget Capgemini. Capgemini stämde
L.N. och hävdade att L.N., innan han bytt arbetsgivare till ett konkurrerande bolag, hade brutit mot sitt anställningsavtal, gjort intrång i Capgeminis upphovsrätt och gjort angrepp på bolagets företagshemligheter genom
att skicka över en mängd finansiella dokument till sin nya arbetsgivare. De
finansiella dokumenten hade endast varit tillgängliga för en snäv krets personer hos Capgemini. Capgemini yrkade ekonomiskt skadestånd av L.N.
Arbetsdomstolen konstaterade att dokumenten utgjorde företagshemligheter och att L.N., i strid med 7 § FHL, hade röjt dessa för sin nya arbetsgivare
och att L.N. mot bakgrund av detta skulle ersätta Capgemini för den skada
som uppkommit. Därutöver ansåg även Arbetsdomstolen att L.N. hade brutit mot såväl upphovsrättslagen som sitt anställningsavtal.
Arbetsdomstolen fann dock att Capgemini inte hade visat att bolaget hade
drabbats av någon ekonomisk skada och att L.N. därför inte kunde åläggas
skadestånd. Frågan blev således om det fanns förutsättningar att ålägga L.N.
att betala ett s.k. allmänt skadestånd till Capgemini.
135
Arbetsdomstolen konstaterade att det inte förelåg någon möjlighet att
utdöma ett allmänt skadestånd för att ha åsidosatt ett enskilt anställningsavtal med stöd av skadeståndslagens bestämmelser eller allmänna kontraktsrättsliga principer. Bolaget hade heller inte uttryckligen framfört något
sådant yrkande för åsidosättandet av avtalet. Bolaget hade heller inte krävt
ersättning för ideell skada i den delen av det yrkade skadeståndet som gällde
intrånget i bolagets upphovsrätt, varför L.N. inte kunde åläggas att betala
något sådant skadestånd. Då skadestånd inte kunde utgå enligt ovan blev
frågan huruvida skadestånd kunde utgå enligt 9 § FHL och hur denna lagregel skulle tolkas. Bolaget gjorde gällande att skadestånd skulle utgå enligt
9 § FHL och att denna bestämmelse inte skulle ses som en självständig
skadeståndsregel avseende allmänt skadestånd utan istället skulle uppfattas som en regel för att underlätta beräkningen utav skadan. L.N. däremot
gjorde gällande att 9 § FHL skulle ses som en självständig skadeståndsregel
och att ett allmänt skadestånd inte kunde utgå enligt 9 § FHL utan ett
uttryckligt yrkande därom.
Arbetsdomstolen menade att det fanns uttalanden i förarbetena som pekade
på att 9 § FHL skulle ses som en hjälpregel för att underlätta beräkningen
av den ekonomiska skadan men att själva lydelsen gav intrycket att den var
tänkt som en självständig regel som ger möjlighet till ersättning även för en
rent ideell skada. Det senare stöddes av paralleller till arbetsrättens skadeståndsregler där det görs en tydlig skillnad mellan ekonomiskt skadestånd
och allmänt skadestånd. En part som inte har lidit någon ekonomisk skada
kan tillerkännas allmänt skadestånd. För att en part ska tillerkännas detta
krävs det dock alltid att parten har yrkat detta. Arbetsdomstolen hänvisade
också till att domstolen i sin tidigare praxis (AD 2006:49) sett på skadeståndsreglerna i FHL på samma sätt som i arbetsrätten. Denna metod hade
enligt Arbetsdomstolen den uppenbara fördelen att den förutsatte att den
skadelidande redovisade de olika delarna i skadeståndsyrkandet, och att
motparten då gavs möjlighet att ta ställning även till de delarna av skadeståndet som inte tar sikte på den ekonomiska skadan. Arbetsdomstolen
hänvisade även till NJA 1998 s. 633 och NJA 2005 s. 180 men anförde att
det av dessa rättsfall inte gick att dra något entydigt besked i frågan om 9 §
13 6
FHL var att betrakta som en självständig skadeståndsregel eller mer som en
hjälpregel när storleken av skadan skulle uppskattas.
Sammanfattningsvis fann Arbetsdomstolen att 9 § FHL inte ger utrymme
för att, i en situation när någon skada inte visats, istället och utan ett särskilt
yrkande döma ut ett allmänt skadestånd. Detta fick till följd att L.N. inte
blev skadeståndsskyldig trots röjande av företagshemlighet, utnyttjande av
upphovsrätt och brott mot anställningsavtalet.
Matleverantör använt sig av konkurrents kundregister (Ö 7342-10)
Matleverantören Godsmak stämde konkurrenten Gastroni och yrkade interimistiskt vitesförbud enligt FHL. Godsmak hävdade att Gastroni på olagligt sätt hade kommit över deras kundregister för att skicka erbjudanden via
e-post och försöka ta deras kunder.
Hovrätten konstaterade att kundregistret som innehöll förteckning över
e-postadresser till Godsmaks kunder utgjorde information om affärs- eller
driftsförhållanden i Godsmaks verksamhet. Tillgången till kundregistret
hade begränsats till en mindre mängd anställda och det stod klart för dessa
att de inte fick röjas för tredje part varför domstolen ansåg att Godsmak
hade hållit kundregistret hemligt. Mot bakgrund av att ett kundregister, vars innehåll typiskt sätt är värdefullt för andra företag inom samma
bransch fann hovrätten att det var sannolikt att ett röjande av informationen
skulle innebära skada för Godsmak.
Hovrätten ansåg att Godsmak hade gjort sannolikt att Gastroni haft tillgång
till kundregistret mot bakgrund av att flera anställda hos Godsmak och släktingar till personer i Godsmaks ledning som tidigare inte haft någon kontakt med Gastroni fått deras erbjudanden via e-post. Därutöver hade även
70 av 79 kontrollerade kunder hos Godsmak blivit kontaktade av Gastroni.
Detta var enligt hovrätten svårförklarade sammanträffanden och Gastroni
hade endast redogjort för ett antal hypotetiska tillvägagångssätt enligt vilka
de hade kunnat få tillgång till e-postadresserna.
137
Med beaktande av de e-postutskick som redan hade gjorts fann hovrätten
att det förelåg sabotagerisk och att förutsättningarna för att meddela interimistiskt vitesförbud var uppfyllda. Beslutet överklagades men HD beslutade
i februari 2011 att inte meddela prövningstillstånd.
Register över trygghetslarm ansågs ej vara företagshemlighet
(T 3040-10)
Företaget Tunstall som levererar trygghetslarm stämde företaget Phoniro
som också är verksamt inom hemtjänstbranschen och yrkade att tingsrätten interimistiskt skulle besluta ett förbud för Phoniro att utnyttja eller röja
hela eller delar av den information som framgick av de företagsregister som
tillhörde Tunstall och som hade sammanställts i ett s.k. brukarregister. Tunstall hävdade att deras brukarregister innehöll nio slags uppgifter om varje
företag/brukare. Den bevisning som hade åberopats i tingsrätten innehöll
en lista som omfattade sex sidor och de enda uppgifterna som återfanns på
listan var en versal följd av ett bindestreck med ett fyrsiffrigt nummer. Mot
bakgrund av detta kunde inte tingsrätten avgöra huruvida brukarregistret
kunde anses utgöra en företagshemlighet och fann att det inte förelåg sannolika skäl för att en företagshemlighet hade angripits. Beslutet överklagades inte.
Therése Hallbergson
Tel: +46 8 527 70 956
[email protected]
138
Domännamn
Domännamn
Domännamn
Varumärkesanvändning på internet har alltid varit ett område där den territoriellt begränsade känneteckensrätten haft svårt att hålla jämna steg med
teknikutvecklingen och globaliseringen av samhället i stort. Inte minst gäller detta för domännamn som idag fyller en allt starkare känneteckensfunktion. Det blir därmed än viktigare för näringsidkare att ha en tydlig domännamnsstrategi som komplement till mer övergripande varumärkesstrategier
och marknadsföringsåtgärder. Domännamn registreras dock enligt principen först till kvarn och dessutom betydligt billigare, enklare och snabbare
än varumärkesrättigheter. Varumärkesinnehavare måste därför konkurrera
om attraktiva domännamn med såväl andra varumärkesinnehavare som privatpersoner och domännamnskapare.
Även om domännamnsanvändning under vissa omständigheter kan fylla
en känneteckensfunktion som i den bemärkelsen liknar användningen av
en immateriell rättighet måste det poängteras att en domännamnsregistrering, oavsett hur domännamnet används, aldrig kan ge upphov till en sådan
typ av ensamrätt som följer av en varumärkes- eller firmaregistrering. Ett
registrerat domännamn ger innehavaren rätten att använda det specifika
domännamnet, men ger ingen självständig rätt att angripa annans känneteckens- eller domännamnsanvändning.
Vid registrering av domännamn förbinder man sig att följa de registreringsvillkor som gäller för respektive toppdomän. Generellt innehåller
registreringsvillkoren för de olika toppdomänerna regler om hur tvist med
anledning av registreringen ska hanteras. För generiska toppdomäner – t.ex.
.com, .info, .net och .org – gäller ICANN:s (Internet Corporation for Assigned Names) Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP),
medan den svenska nationella toppdomänen lyder under .SE:s (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Alternativa Tvistlösningsförfarande (ATF).
Gemensamt för båda systemen är grundtanken att de bara ska omfatta klara
fall av missbruk, och rent materiellt är förfarandena snarlika.
140
Domännamn
Systemen innehåller tre rekvisit som samtliga måste vara uppfyllda för att
ett omtvistat domännamn ska avregistreras eller överföras till den som ansöker om tvistlösning:
1. Domännamnet är identiskt med eller liknar bl.a. ett varu- eller näringskännetecken till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa
rätt, och
2. Domännamnet har registrerats och/eller använts i ond tro, och
3. Innehavaren av domännamnet har inte någon rätt eller berättigat
intresse till domännamnet.
Under den första förutsättningen finns inget specifikt krav på att den rättighet sökanden åberopar som grund för ansökan om avregistrering eller
överföring har en tidigare rättsgrund än det omtvistade domännamnet.
Denna omständighet kan dock få betydelse för bedömningen av övriga kriterier. Rättighetens rent känneteckensrättsliga skyddsomfång bör heller inte
påverka det första villkoret, men kan visa sig avgörande vid den fortsatta
prövningen av resterande villkor. Den största materiella skillnaden mellan ATF och UDRP består i att den andra förutsättningen anses uppfylld
om domännamnet registrerats eller använts i ond tro enligt ATF, medan
UDRP-förfarandets motsvarighet avser registrering och användning i ond
tro. Den tredje förutsättningen är generellt sett kopplad till den andra, och
ond tro är vanligtvis en indikation på att rätt eller berättigat intresse saknas.
Bevisbördan åligger initialt sökanden, men övergår i normalfallet till innehavaren om sökanden gör det sannolikt att rekvisiten är uppfyllda.
141
Domännamn
Avgöranden
Det måste nämnas att det är svårt att dra alltför långtgående slutsatser av
enskilda avgöranden i domännamnstvister. Vanligtvis avgörs ärenden av
endast en tvistlösare, och framförallt när det gäller UDRP är både antalet
ärenden och antalet tvistlösare mycket stort. Det är därför svårt att utläsa en
klar och entydig praxis som kan tillämpas på detaljnivå.
ATF Nr. 487 – forsvarsexportmyndigheten.se
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen registrerade domännamnet
forsvarsexportmyndigheten.se den 27 maj 2010 och drev under detsamma
en hemsida med syfte att, som ett led i föreningens fria opinionsbildning,
informera allmänheten om den verksamhet Försvarsexportmyndigheten
bedriver. Försvarsexportmyndigheten, som bildades den 1 augusti 2010,
menade att det registrerade domännamnet var snarlikt myndighetsnamnet
till vilket hävdades ensamrätt enligt Lag (1970:498) om skydd för vapen och
vissa andra officiella beteckningar. Vidare angavs att innehavaren skulle
ha registrerat domännamnet i syfte att vilseleda sidans besökare genom att
hemsidan under domännamnet till sitt utförande i stor utsträckning liknade myndighetens egen hemsida.
Tvistlösarna ansåg att myndighetsnamnet Försvarsexportmyndigheten
åtnjuter skydd under såväl Förordning (1976:199) om vissa officiella beteckningar som Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella
beteckningar. Myndigheten ansågs därför ha en sådan rätt till namnet
Försvarsexportmyndigheten som avses i de allmänna registreringsvillkoren
för .se-domäner. Då det aktuella domännamnet skiljde sig från myndighetsnamnet endast genom att bokstaven Ö ersatts med O fann tvistlösarna att
det första villkoret i ATF var uppfyllt.
Tvistlösarna fann vidare att även om domännamnet i fråga registrerades
innan myndigheten bildades kände innehavaren till såväl att myndigheten
skulle bildas som namnet på myndigheten. Hemsidan under det omtvistade domännamnet användes förvisso till att informera och skapa debatt
142
Domännamn
kring sökandens verksamhet, men det kunde inte bortses från att hemsidans
layout och uppbyggnad var snarlik den som används av sökanden. Tillsammans med den information som publicerats på hemsidan kunde det därför vara svårt för besökaren att avgöra vem som stod bakom informationen.
Tvistlösarna fastslog därför att domännamnet registrerats och använts för
att störa sökandens verksamhet, för att hindra sökanden att själv registrera
domännamnet samt att användningen av domännamnet riskerade att vilseleda allmänheten.
Då såväl registrering som användning av domännamnet befunnits ha skett
i ond tro kunde innehavaren inte heller anses ha någon rätt eller berättigat
intresse till domännamnet. Att informera och skapa debatt om sökandens
verksamhet kan förvisso utgöra ett berättigat intresse, men detta medför
ingen rätt att bedriva sådan opinionsbildning under ett domännamn som
är i det närmaste identiskt med sökandens namn och som dessutom riskerar
att vilseleda allmänheten.
Wipo Arbitration and Mediation Center, Case No. DCO20110028 – compassgroupusa.co
Hemsidan under domännamnet compassgroupusa.co riktade kritik mot
den verksamhet som bedrevs av Compass Group USA. Hemsidan innehöll
bilder som återfanns på sökandens egen hemsida, avbildningar av sökandens varumärken och innehöll även texten ”The Official Compass Group
Website.” Dessutom förekom sponsrade länkar av den typ som ger domännamnets innehavare ersättning för varje besökare som klickar på respektive
länk. Innehavaren av domännamnet angav att syftet med hemsidan var att
kritisera sökandens verksamhet och att detta utgjorde ett legitimt och berättigat intresse till domännamnet.
Tvistlösaren fann inledningsvis att sökanden var innehavare av ett antal
registrerade varumärken med vilka det omtvistade domännamnet riskerade
att förväxlas.
Beträffande frågan om rätt eller berättigat intresse konstaterade tvistlösaren
1 43
Domännamn
att det i denna fråga finns två olika synsätt bland UDRP-systemets tvistlösare. Många anser att rätten att kritisera aldrig kan utsträckas till en rätt att
registrera ett domännamn som är förväxlingsbart med annans varumärke.
Företrädesvis amerikanska tvistlösare anser dock att användning av annans
varumärke som domännamn utgör berättigat intresse om kritiken är saklig
och inte har ett kommersiellt syfte. I det aktuella ärendet var dock angivet
på hemsidan under domännamnet att sidan var sökandens officiella. Vidare
var själva utformningen av hemsidan sådan att besökare svårligen kunde
skilja den från sökandens. Användningen av domännamnet ansågs heller
inte ske utan vinstsyfte då sponsrade länkar återfanns på hemsidan. Tvistlösaren konstaterade därmed att innehavaren inte hade rätt eller berättigat
intresse till domännamnet.
Med hänsyn till samma omständigheter som ovan fann tvistlösaren att
innehavaren såväl registrerat som använt domännamnet i ond tro. Samtliga
förutsättningar för överföring av domännamnet till sökanden var därmed
uppfyllda.
Det är värt att återigen poängtera att tvistlösningsförfarandena för domännamn endast avser klara fall av missbruk. Att registrera ett domännamn för
att recensera och kritisera kan utgöra berättigat intresse, men endast om
omständigheterna i övrigt talar för att registreringen har ett legitimt syfte.
ATF Nr. 515 – allinvest.se
Domännamnet allinvest.se registrerades den 11 november 2009. Bolaget
Allinvest i Uppsala AB bildades den 27 oktober 2009, registrerades den 26
november 2009 och firmaregistrerades den 13 april 2010. Domännamnet i
fråga registrerades således innan firman Allinvest i Uppsala AB registrerats,
men efter att bolaget bildats.
Tvistlösaren konstaterade att firman Allinvest i Uppsala AB var registrerad
och att domännamnet allinvest.se var förväxlingsbart med firman. Den första punkten enligt registreringsvillkoren var därmed uppfylld.
144
Domännamn
Vid bedömningen om innehavaren varit i ond tro vid registreringstillfället
eller vid den fortsatta användningen gjordes en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter. Då domännamnet registrerades
tidigare än den anförda firman ansågs det inte finnas skäl att tro att innehavaren kände till denna vid tidpunkten för domännamnets registrering.
Innehavaren var således inte i ond tro vid registreringstillfället. Eftersom
rekvisiten för ond tro enligt de svenska ATF-reglerna är alternativa kan dock
innehavaren befinnas ha varit i ond tro vid den fortsatta användningen av
domännamnet. Tvistlösaren fann indikationer på att så var fallet, men
ingen dokumentation eller bevisning hade givits in till stöd för att ond tro
vid den fortsatta användningen skulle ha förelegat. Det var därmed inte
visat att innehavaren registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i
ond tro och yrkandet om överföring av domännamnet lämnades utan bifall.
I registreringsvillkoren för .se-domäner finns, som tidigare angivits, inget
krav på att den rättighet på vilken ansökan om överföring av domännamn
grundas har tidigare prioritet än domännamnet. Prioriteten kan dock få stor
betydelse för bedömningen om innehavaren registrerat eller använt domännamnet i ond tro. Ett yngre kännetecken kan sannolikt endast i undantagsfall läggas till grund för överföring av ett äldre domännamn. Det är
dessutom värt att återigen poängtera att tvistlösningsförfarandet endast är
tänkt att avse klara fall av missbruk. Indikationer kan därmed inte läggas till
grund för avregistrering eller överföring, och det är därför av synnerlig vikt
att säkra tillräcklig bevisning innan tvist inleds.
ATF Nr. 508 – växjöhem.se
Firman Växjöhem AB befanns bl.a. med hänsyn till branschtradition vara
distinktiv för verksamhet i form av att förvärva, äga, bebygga och förvalta
fastigheter i vilka bostadsrätter upplåts med hyresrätt. Domännamnet
växjöhem.se var identiskt med den dominanta delen av sökandens firma
och tvistlösaren fann därmed att det första rekvisitet enligt registreringsvillkoren var uppfyllt. Tvistlösaren fann vidare att uppbyggnaden av domännamnet var sådan att innehavaren vid registreringstillfället måste ha förstått
att Växjöhem kunde vara använt som kännetecken. Denna omständighet
1 45
Domännamn
var dock inte i sig tillräcklig för att konstatera att ond tro förelåg vid registreringstillfället. Innehavaren vitsordade emellertid att ett brev från sökanden
mottagits, i vilket framgick att Växjöhem AB användes som kännetecken
och att sökanden gjorde anspråk på domännamnet. Även efter att innehavaren mottagit brevet från sökanden användes sponsrade länkar avseende
bl.a. lägenheter på hemsidan under det omtvistade domännamnet. Vid den
fortsatta användningen av domännamnet kände innehavaren således till att
sökanden använde kännetecknet Växjöhem. Med hänsyn till innehavarens
kännedom om sökandens kännetecken och då domännamnet användes
för att marknadsföra verksamhet som i känneteckensrättslig mening var
av samma eller liknande slag som den som bedrevs under firman Växjöhem AB befanns innehavaren använda domännamnet i ond tro. Eftersom
användning i ond tro inte kan utgöra ett berättigat intresse har innehavaren
heller inte rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Domännamnet
överfördes därför till sökanden.
Ärendet visar tydligt på skillnaden mellan ATF och UDRP vad avser ond
tro. Det ansågs inte visat att innehavaren var i ond tro vid registreringstillfället, men då ond tro kunde konstateras för den fortsatta användningen av
domännamnet var registreringsvillkorens andra förutsättning uppfylld. Att
utfärda ett varningsbrev till innehavaren innebär sannolikt att innehavaren
inte kan hävda att denne inte kände till sökandens rättigheter.
ATF Nr. 447 – motorad.se
Domännamnet motorad.se registrerades den 26 oktober 2007. Innehavaren av det svenska varumärket MOTORRAD, sökt den 3 augusti 2007 och
registrerat den 17 oktober 2008, ansökte om ATF och begärde att det aktuella domännamnet skulle överföras till sökanden. Som stöd anfördes att
innehavaren vidarekopplat det omtvistade domännamnet till sin egen, med
sökanden direkt konkurrerande, hemsida.
Tvistlösaren konstaterade att domännamnet utgjorde en äldre rättsgrund än det
åberopade varumärket. Vidare ansågs skyddsomfånget för varumärket MOTORRAD vara begränsat. Med hänsyn härtill och då det inte framkommit några
146
Domännamn
ytterligare omständigheter saknades grund för överföring av domännamnet.
Ett registrerat varumärke har giltighet från ansökningsdagen. I det aktuella
ärendet var det åberopade varumärket sökt före tidpunkten för registrering
av domännamnet motorad.se, men registrerat senare. Varumärket hade
alltså giltighet från tiden före domännamnets registrering, men tvistlösaren fann ändå att domännamnet hade en äldre rättsgrund. Tvistlösaren
valde att inte redogöra för bedömningen av förutsättningarna för överföring
enligt registreringsvillkorens tre rekvisit separat, utan presenterade endast
en samlad bedömning. Det är således svårt att veta vilka omständigheter i
ärendet som påverkat respektive rekvisit enligt registreringsvillkoren. Det är
sannolikt att varumärkets begränsade skyddsomfång inverkade på utgången
i ärendet, men det kan heller inte uteslutas att ett varumärkes registreringsdatum har större betydelse än ansökningsdatum för frågan om innehavaren
av ett domännamn anses ha varit i ond tro.
Nyheter på området
Nya generiska toppdomäner
Den 12 januari 2012 startar ansökningsfasen för nya generiska toppdomäner. Dagens handfull generiska toppdomäner kommer utökas till ett i
teorin närmast oändligt antal som ger företag och organisationer möjlighet att själva välja och registrera individuella och unika toppdomäner. För
näringsidkare kan det vara intressant att registrera exempelvis den bransch
inom vilken man verkar som toppdomän, t.ex. .cars eller .hotels, eller att
helt enkelt registrera det egna varumärket. Fördelarna med en egen unik
toppdomän är uppenbara. Det uppställs inga krav på att toppdomänen ska
vara distinktiv och registrering av en generisk branschbeteckning skulle rätt
utnyttjad ge stora konkurrensfördelar. Registrering av det egna varumärket
i sin tur skulle kunna underlätta marknadsföring och skapa en igenkänning
och trygghet hos konsumenter och kunder som alltid kan vara förvissade
om att domännamn registrerade under varumärkets toppdomän alltid har
1 47
Domännamn
auktorisation från varumärkesinnehavaren. Registrering av en unik toppdomän innebär även fullständig kontroll över alla subdomäner (i domännamnet exempel.com är exempel subdomän till toppdomänen .com) under
toppdomänen. Innehavaren kan alltså fritt prissätta domännamn vid försäljning till tredje man, om de ens ska finnas tillgängliga utanför den egna
företagssfären.
Att ansöka om registrering av en generisk toppdomän innebär i praktiken en ansökan om att hantera driften av en del av internets infrastruktur och registreringsförfarandet skiljer sig därför markant från registrering
av domännamn under befintliga toppdomäner. Sökanden ska bl.a. kunna
säkerställa själva driften av toppdomänen genom att visa att vissa operativa,
tekniska och ekonomiska krav är uppfyllda. Ansökningsperioden är öppen
mellan den 12 januari 2012 och den 12 april 2012. Handläggningen av
inkomna ansökningar förväntas ta mellan 9 och 20 månader. Ansökningsavgiften är idag satt till USD 185 000, men kan komma att stiga under
ansökans handläggning.
Toppdomänen .xxx
Under slutet av 2011 inleddes lanseringen av toppdomänen .xxx som är
avsedd att användas av verksamma inom erotikindustrin. På grund av den
bransch till vilken toppdomänen riktar sig inleddes lanseringen med en
första fas, under vilken varumärkesinnehavare som inte är verksamma i den
aktuella branschen kunde blockera registrering av det egna varumärket som
.xxx-domän. Under november pågick den andra fasen, under vilken .xxxdomäner endast kunde registreras, men inte blockeras. Den andra fasen
var endast öppen för verksamma i erotikbranschen. I början av december
släpptes domänerna fria för alla.
Även .xxx-domäner registreras enligt principen först till kvarn. För de
varumärkesinnehavare som inte vill förknippas med den verksamhet som
bedrivs under den nya toppdomänen är det viktigt att vara uppmärksam på
.xxx-registreringar som riskerar att skada det egna varumärket. Ett alternativ
till att bevaka nya registreringar är att skyddsregistrera potentiellt känsliga
148
Domännamn
.xxx-domäner utan att aktivera desamma. Domännamnen kommer därmed
inte kunna registreras av tredje part och är därför i praktiken blockerade för
skadlig användning.
Håkan Johansson
Tel: +46 8 527 70 850
[email protected]
149
Lindahl kan immaterialrätt
Lindahl är topprankade inom immaterialrätt av internationella rankinginstitut som Chambers and Partners, Legal 500 och PLC Which lawyer?
Sammanlagt 40 jurister, verksamma inom hela spektrat av det immaterialrättsliga området, erbjuder en fullservice till företag som prioriterar sina
immateriella rättigheter och ser dem som strategiska tillgångar i konkurrensen på marknaden. Här nedan finner du juristerna på Lindahls kontor i
Stockholm, Malmö och Göteborg som bidragit till denna årsbok.
Stockholm
Håkan Borgenhäll, advokat, delägare,
chef för IP-gruppen i Stockholm
Immaterialrätt, inklusive tvister rörande varumärken, patent, upphovsrätt och
mönsterskydd. Kommersiella avtal på immaterialrättsområdet. Marknadsrätt.
Tel: +46 8 527 70 912
[email protected]
Ulf Dahlgren, advokat, delägare
Immaterialrättstvister, inklusive patent, varumärken och mönsterskydd och
med särskild inriktning på patenttvister inom läkemedels-, bioteknik- och
elektronikområdena och rörande mekaniska uppfinningar.
Tel: +46 8 527 70 905
[email protected]
Katarina Strömholm, advokat, delägare
Immaterialrätt och processer/tvistelösning, samt löpande rådgivning inom detta
område (upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt, patenträtt och marknadsrätt).
Tel: +46 8 527 70 917
[email protected]
Jonas Westerberg, advokat, delägare
Immaterialrätt och immaterialrättstvister, med inriktning på patent,
företagshemligheter och upphovsrätt. Särskild erfarenhet av patenttvister på
läkemedelsområdet och upphovsrättsfrågor avseende digitala utnyttjanden.
Tel: +46 8 527 70 919
[email protected]
150
Henrik Wistam, advokat, delägare
Immaterialrätt, marknadsrätt, piratkopiering, tvistelösning och processer.
Tel: +46 8 527 70 928
[email protected]
Merit Berlips Persson, advokat, biträdande jurist
Immaterialrätt (mönsterrätt, patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt) och
marknadsrätt inklusive processer inom dessa områden.
Tel: +46 8 527 70 968
[email protected]
Cathrine Blomhammar Sandberg, advokat, biträdande jurist
Immaterialrätt (mönsterrätt, patenträtt inklusive life science, upphovsrätt,
varumärkesrätt) och marknadsrätt, inklusive processer/tvistelösning inom dessa
områden.
Tel: +46 8 527 70 933
[email protected]
Liselott Enström,
chef för varumärkes- och designavdelningen i Stockholm
Varumärkesjuridik med specialkompetens inom registreringsförfarandet.
Auktoriserad svenskt varumärkesombud samt EG-varumärkesombud med rätt att
företräda klienter vid OHIM.
Tel: +46 8 527 70 916
[email protected]
Hans Eriksson, biträdande jurist
Tel: +46 8 527 70 857
[email protected]
Therése Hallbergson, biträdande jurist
Tel: +46 8 527 70 956
[email protected]
15 1
Ludvig Holm, biträdande jurist
Immaterialrätt (mönsterrätt, patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt), marknadsrätt
och life science, inklusive processer inom dessa områden.
Tel: +46 8 527 70 876
[email protected]
Håkan Johansson, biträdande jurist
Varumärkesrätt. Särskild erfarenhet inom registreringsförfarandet.
Tel: +46 8 527 70 850
[email protected]
Annie Kabala, biträdande jurist
Tel: +46 8 527 70 948
[email protected]
Annalena Nordin, biträdande jurist
Varumärkes- och mönsterrätt. Särskild erfarenhet inom registreringsförfarandet av
varumärken och mönster.
Tel: +46 8 527 70 907
[email protected]
Hanna Tilus, advokat, biträdande jurist
Immaterialrätt (mönsterrätt, patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt) innefattande
kommersiella avtal och tvistelösning på immaterialrättsområdet. Marknadsrätt och
life science.
Tel: +46 8 527 70 967
[email protected]
Sara Ulfsdotter, advokat, biträdande jurist
marknadsrätt samt processer/tvistelösning inom dessa områden med särskild
inriktning på patenttvister.
Tel: +46 8 527 70 995
[email protected]
15 2
Helena Wassén Öström, biträdande jurist
Immaterialrätt med inriktning på varumärkes- och mönsterrätt. Auktoriserad
som svenskt varumärkesombud samt OHIM-auktoriserat ombud för
gemenskapsvarumärken och -mönster.
Tel: +46 8 527 70 963
[email protected]
Malmö
Johan Norderyd, advokat, delägare, ordförande i Lindahls
kompetensgrupp för immaterialrätt
Immaterialrätt och tvister rörande varumärken, patent, upphovsrätt, mönsterskydd
och marknadsrätt.
Tel: +46 40 664 66 56
[email protected]
Malin Cronhamn, biträdande jurist
Immaterialrätt med inriktning på varumärken.
Tel: +46 40 622 66 66
[email protected]
Eva Jensen, advokat, biträdande jurist
Immaterialrätt och processer/tvistelösning inom detta område (upphovsrätt,
varumärkesrätt, mönsterrätt, patenträtt och marknadsrätt).
Tel: +46 40 622 66 61
[email protected]
Elna Jönsson, biträdande jurist
marknadsrätt.
Tel: +46 40 622 66 64
[email protected]
Cecilia Åberg, biträdande jurist
Tel: +46 40 622 66 67
[email protected]
153
Göteborg
Fredrik Persson, advokat, biträdande jurist
Immaterialrätt, särskilt varumärke och upphovsrätt, inklusive tvistelösning
och strategisk hantering av varumärkesportföljer. Kommersiella avtal på
immaterialrättsområdet. Konkurrensrätt och marknadsrätt.
Tel: +46 31 799 10 49
[email protected]
Sepideh Sadeghi, biträdande jurist
Tel: +46 31 799 10 57
[email protected]
15 4
Bilder:
s. 11 Grafissimo/Vetta/Getty Images
s. 30 leigh/Shutterstock.com
s. 71 zimmytws/Shutterstock.com
s. 75 Tom Grill/Photographer’s Choice RF/Getty Images
s. 97 Reinhold Leitner/Shutterstock.com
s. 109 Fuse/Getty Images
s. 115 Dmitry Mordvintsev/Vetta/Getty Images
s. 132 Joshua Hodge Photography/the Agency Collection/Getty Images
s. 137 Steve Allen/Brand X Pictures/Getty Images
STOCKHOLM
GÖTEBORG
MALMÖ
HELSINGBORG
UPPSALA
ÖREBRO
www.lindahl.se

årsbok 2011 här - Advokatfirman Lindahl

Transcription

Similar documents

Stugvakten tillbaka.pdf

Varumärkesrätt och domännamn

Checklista - Konsumentverket

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 6 2015

Får man portförbjuda kunder i butiken?

bit för bit

B 5187-14 - Högsta domstolen

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret

nyhetsbrev ip/tmt 2012:2 26 september 2012

Patent- och marknadsdomstol, Anna Avenberg

nyhetsbrev ip/tmt 2013:1 11 januari 2013

Så bygger du varumärken genom trovärdig kommunikation