Varumärkesrätt och domännamn

Varumärkesrätt och domännamn
av Bojana Saletic
Hovrätten för Västra Sverige prövade
frågan om bättre rätt till domännamn.
I en intressant dom som meddelades
den 31 oktober 2013
(T 4304-12) behandlar domstolen tre
viktiga frågor
- tillämpning av immaterialrättsliga
principer på domännamn,
- bevisbördan vid ond tro och
- rättegångskostnader när tvisten
först
prövas av WIPO.
Folkia AS («Folkia») behövde hjälp med
att utveckla företagsidentitet och webb­
gränssnitt och kontaktade 2006 ett kon­
sult­företag för grafisk design med namnet Faidon Design
AB («Faidon Design»). Folkia fick en offert från Faidon
Design för «upplåtande av fullständig reproduktionsrätt
till ett varumärkesnamn». På uppdrag av Folkia registre­
rade Faidon Design domännamnet «folkia.com» men re­
gistreringen skedde i Faidon Designs namn.
Tre år senare registrerade Folkia varumärket ­«FOLKIA»
som både gemenskapsvarumärke och norskt varumärke.
När parterna bröt sitt samarbete kom det fram att
­Folkia inte var registrerat som rättighetsinnehavare till
domän­namnet. Då vände sig Folkia till World Intellectual
Property Organisation («WIPO») för att genom skiljeför­
farande lösa tvisten. Efter en helhetsbedömning baserad
på
(i) om domännamnet är identiskt/förväxlingsbart med
ett av Folkias varumärken,
(ii) om Faidon Design har några rättigheter eller legala
intressen till domännamnet, och
(iii) om domännamnet ansökts/registrerats och använts i
ond tro,
kom WIPO fram till att registreringen av domännamnet
skulle överföras till Folkia. Beslutet kunde dock inte verk­
ställas eftersom Faidon Design vände sig till svensk dom­
stol och hävdade bättre rätt till domännamnet.
Domstolen konstaterade först att det inte finns någon
lagstiftning som särskilt reglerar rätten till domännamn
och att användningen av ett domännamn som är identiskt
eller likt ett varumärke inte alltid behöver utgöra intrång i
varumärkesrätten. Vidare fann domstolen att varumärkes­
34
rätten är en lagfäst ensamrätt
och att rätten till domännamn
därför ska prövas mot parter­
nas uppdragsavtal som ska
tolkas mot bakgrund av im­
materialrättsliga principer.
Faidon Design argumente­
rade för att de som registre­
rade rättighetsinnehavare
hade bättre rätt till domän­
namnet. Domstolen hänvisa­
de dock till WIPO:s beslut
och konstaterade att en sådan
situation där Faidon Design
registrerar domännamnet för
att senare sälja det till Folkia
och göra vinst, visar på att registreringen skedde i ond tro.
På grund av detta valde domstolen att ålägga Faidon De­
sign bevisbördan i frågan om bättre rätt. Vid bedömning­
en tog domstolen dock inte hänsyn till att varumärkes­
registreringen skedde först tre år efter registreringen av
domännamnet.
Mot bakgrund av e-postkorrespondens mellan parterna
beslutade domstolen att tolka offerten som att registre­
ringen av domännamnet var en del i uppdragsavtalet.
­Folkia som betalade enligt avtalet hade därmed bättre rätt
till domännamnet.
Folkia yrkade även att kostnaden för tvisten vid WIPO
skulle ersättas som rättegångskostnad eftersom den hade
varit påkallad som förberedelse av tvisten i svensk dom­
stol. Domstolen fann dock att förfarande i svensk domstol
utgjorde en ny process varför de kostnader som hänförde
sig till tvisten i WIPO inte kunde ersättas som rättegångs­
kostnader.
Artikeln är tidigare publicerad
i Hammarskiöld & Co:s
Nyhetsbrev IP/TMT 2014:1
Bojana Saletic
är biträdande jurist
i advokatfirman Hammarskiöld & Co:s
och medlem i advokatfirmans IP/TMT grupp.
Hon arbetar bl a med immaterialrätt och IT-rätt.
Lov&Data nr. 117 - Mars 2014